B-8052/2008 - Abteilung II - Opposition - Procédure d'opposition n° 9509 IR 920'743 G-STAR /...

Cour II
B-8052/2008
{T 1/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Claude Morvant (président du collège),
David Aschmann, Hans Urech, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
G-Star Raw Denim Kft,
représentée par William Blanc & Cie,
Conseils en propriété industrielle SA,
recourante,
contre
X-STAR GmbH,
représentée par Maître Alp Göçmen,
Zwicky Windlin & Partner,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 9509
IR 920'743 G-STAR / CH 564'970 X-STAR
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-8052/2008
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque verbale suisse n° 564'970 «X-STAR» a
été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC)
n° 240 du 11 décembre 2007. Elle revendique la protection pour les
produits de la classe 25 suivants : «Bekleidungsstücke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen».
B.
Le 11 mars 2008, la société G-Star Raw Denim Kft (ci-après :
l'opposante) a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement
précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) en se
fondant sur sa marque verbale internationale n° 920'743 «G-STAR»
enregistrée notamment pour les produits de la classe 25 suivants :
«Vêtements comprenant vêtements de sport et vêtements de bain ;
chaussures comprenant chaussures de sport, articles de chapellerie ;
ceintures en cuir pour l'habillement».
Invoquant l'identité ou quasi-identité des produits désignés,
l'opposante allégua que les marques concordaient dans leur structure
et leur seconde composante et que, même si l'élément «STAR»
présentait une connotation positive et constituait plutôt un élément
usuel, il n'en restait pas moins que les signes, dans leur ensemble,
présentaient une forte similarité phonétique, la consonne «X» pouvant
être substituée à n'importe quelle autre. Ils produisaient en outre le
même effet visuel dès lors qu'ils se composaient d'une seule
consonne et partageaient le même signe de ponctuation (tiret) entre
cette consonne et le mot «STAR». Relevant être titulaire de plusieurs
marques enregistrées en Suisse pour la classe 25 comprenant comme
élément principal le signe «G-STAR» suivi d'un ou de plusieurs autres
termes ou éléments, l'opposante soutint que l'on ne pouvait nier le
risque important que les consommateurs lui attribuent les produits de
la marque attaquée et qu'il existait de ce fait également un risque de
confusion indirect. Ceci était d'autant plus vrai que la marque
opposante jouissait d'un degré de connaissance élevé et d'une
notoriété parmi le public suisse dans le domaine de l'habillement et de
la mode en général et que, de par la durée et l'intensité de l'usage de
la marque «G-STAR» en Suisse et en Allemagne, l'élément «STAR»
participait au champ de protection élargi.
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C.
Invité à se prononcer sur l'opposition, X-STAR GmbH, titulaire de la
marque attaquée, contesta l'existence d'un risque de confusion entre
les signes au terme de sa réponse du 26 mai 2008 en alléguant que
ces derniers pouvaient être distingués sans difficulté aux plans
phonétique et visuel et qu'ils s'adressaient du reste à des segments de
clients différents. Relevant qu'il existait en Suisse et à l'étranger
diverses marques contenant le mot «STAR», elle soutint que
l'opposante ne bénéficiait d'aucune prérogative sur ce terme, ajoutant
que, si la marque «G-STAR» (raw denim) était connue dans le marché
du jeans, elle ne l'était pas à un point tel que le prétendait l'opposante.
Elle fit enfin valoir que «X-STAR» constituait une marque,
respectivement un magasin, où l'on ne vendait pas uniquement des
jeans mais toute sorte de vêtements.
D.
Par décision du 13 novembre 2008, l'IPI a rejeté l'opposition.
Admettant de prime abord l'identité des produits visés, il soutint
ensuite que la seule partie de la marque attaquée de nature à fonder
un risque de confusion était le mot «-STAR» qui, de manière générale
et en l'espèce, s'avérait être une indication faible en lien avec les
produits visés. Il rappela à cet égard sa pratique pour les motifs
absolus d'exclusion selon laquelle l'élément «STAR» seul devait être
en principe considéré comme une indication qualitative et surtout
comme un élément usuel ; les combinaisons usuelles avec «STAR»
telles les slogans publicitaires, les combinaisons avec une désignation
générique, l'expression super star, des expressions en rapport avec
l'hôtellerie ou des indications se rapportant à des produits ou services
directement liés aux stars et aux vedettes du showbiz étaient refusées.
Relevant ainsi que ce terme ne disposait pas de force distinctive et
qu'il s'agissait d'une indication descriptive ou à tout le moins très
faible, l'IPI fit valoir que l'acceptation des marques en cause n'était due
qu'à leur impression d'ensemble caractérisée par la combinaison de
«STAR» avec une lettre et un tiret. Les signes ne concordant ainsi que
sur un élément faible, les différences constituées par les lettres «G-..»
et «X-..» suffisaient à les distinguer et à exclure un risque de
confusion, de la même manière qu'il n'existait pas de risque de
confusion entre les lettres «G» et «X». L'IPI ajouta que le fait que la
marque opposante soit éventuellement connue, comme le prétendait
l'opposante, ne changeait pas cette constatation dès lors que «STAR»
était une indication faible et qu'un risque de confusion ne pouvait être
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fondé sur cet élément uniquement. En outre, la marque opposante ne
pouvait monopoliser toutes les constructions «lettre-STAR» en
invoquant l'impression d'ensemble dégagée. Au contraire, la lettre
suivie d'un tiret avait, dans une telle constellation, toute son
importance puisqu'elle se révélait être un élément essentiel de
distinction des signes et constituait plus qu'une petite divergence.
E.
Par mémoire du 12 décembre 2008, G-STAR Raw Denim Kft (ci-
après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à l'admission de l'opposition. Invoquant
une identité des produits en cause, elle relève que l'IPI n'a pas
procédé à l'analyse préalable de l'étendue de la force distinctive de la
marque opposante avant d'examiner le risque de confusion. Or, selon
la recourante, la marque opposante a acquis auprès du public suisse
une grande notoriété de par la distribution conséquente et de longue
durée des produits couverts par la marque sur l'ensemble du territoire
suisse. Elle ajoute qu'elle commercialise ses vêtements et accessoires
en Suisse sous cette marque depuis plus d'une décennie, qu'elle s'y
est progressivement imposée comme une référence en matière
d'habillement pour les jeunes et qu'elle a réussi à s'y positionner
comme l'un des leaders du marché du jean. A l'appui de ses
allégations, la recourante note que les produits munis de la marque
«G-STAR» sont commercialisés dans près de 130 magasins présents
dans 75 villes suisses et produit divers extraits de brochures
commerciales et de magazines à destination de la Suisse qui attestent
selon elle de la large présence de la marque en Suisse. Joignant
encore un nombre de factures ainsi qu'une liste de clients, elle ajoute
que le budget publicitaire consacré à la marque «G-STAR» en Suisse
de 2001 à 2008 et le chiffre d'affaires lié à cette marque pour ces trois
dernières années démontrent le caractère imposé de la marque «G-
STAR» en Suisse en lien avec les produits de la classe 25 mais
également sa notoriété. La recourante relève sur ce point que si les
documents qu'elle a produit ne devaient pas suffire à emporter la
conviction du Tribunal quant au caractère notoire de sa marque, elle a
entamé les démarches nécessaires à l'organisation d'un sondage
d'opinion en Suisse et prie le Tribunal de lui octroyer un délai
supplémentaire pour présenter les résultats dudit sondage. La
recourante joint encore trois décisions de l'Office de l'harmonisation
dans le marché intérieur, Marques, Dessins et Modèles (OHMI) ayant
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reconnu la notoriété de la marque G-STAR en Europe et au Bénélux
qui constituent selon elle un indice de l'ampleur de la notoriété
mondiale de la marque opposante. La recourante fait ainsi valoir que
la marque «G-STAR» a acquis une grande notoriété et s'est imposée
en Suisse comme une marque distinctive dans son ensemble et que,
partant, l'élément «-STAR» participe au champ de protection élargi de
cette dernière et constitue un élément sans lequel la marque
d'ensemble serait privée de sa substance ; le risque de confusion
devra ainsi être examiné compte tenu de cette étendue de protection
accrue de la marque dans son intégralité.
S'agissant de la comparaison des signes, la recourante relève que ces
derniers doivent être examinés dans leur impression d'ensemble dès
lors que la marque opposante s'est imposée dans son ensemble. Sur
le plan phonétique, elle fait valoir que les signes comportent la même
structure acoustique, soit deux syllabes «consonne-STAR», et une
seconde composante identique. Les signes sont de même longueur
avec une pause de ponctuation au milieu du mot et la même
terminaison, impliquant une cadence identique. Sous l'angle visuel,
elle soutient que les signes sont de même longueur et qu'ils ne
diffèrent que par une lettre, partageant ainsi cinq caractères sur six, et
conteste le fait d'exclure le tiret et le terme «STAR» de la comparaison
des signes en cause. Enfin, sémantiquement, elle relève que les deux
signes reprennent la notion de «STAR» désignant une vedette de
cinéma. Bien que ce terme ne possède en soi pas de force distinctive,
il convient de lui en accorder une au sein de la marque «G-STAR» du
fait de l'imposition de celle-ci. Ce n'est ainsi pas la copie par la marque
attaquée du terme «STAR» qui doit être réprimée mais la reprise de la
structure phonétique, visuelle et de ponctuation de la marque
opposante. La modification d'une lettre ne suffit pas à créer une
différence de nature à éviter tout risque de confusion. La recourante
soutient que la titulaire de la marque attaquée s'est servie de la
marque opposante en modifiant simplement la première consonne de
manière à profiter de sa notoriété. Par ailleurs, alléguant qu'elle est
titulaire de plusieurs marques enregistrées en Suisse en classe 25
comprenant le signe «G-STAR» suivi d'un ou de plusieurs autres
termes et/ou éléments, la recourante considère que l'on ne peut nier le
risque que les consommateurs visés attribuent au titulaire de la
marque opposante les produits de la marque attaquée, de sorte qu'un
risque de confusion indirect existe également. Elle soutient enfin que
le risque d'association de la marque attaquée à la marque opposante
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lui est particulièrement préjudiciable en tant que le public pourrait être
amené à croire que la marque attaquée est la déclinaison «érotique»
de la marque «G-STAR», ce qui mettrait à mal les efforts de la
recourante visant à associer sa marque à une image de qualité.
F.
Faisant suite à la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du
18 décembre 2008 lui donnant la possibilité de déposer, de son propre
chef, un moyen de preuve supplémentaire, la recourante a fait parvenir
un mémoire complémentaire en date du 20 février 2009, accompagné
des résultats d'un sondage d'opinion.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au
terme de sa réponse du 3 avril 2009 en renonçant à présenter des
observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.
H.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, X-STAR GmbH (ci-
après : l'intimée) en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 5
mai 2009. Elle relève en premier lieu que, dans une autre procédure
d'opposition n° 9516 ayant opposé la marque prétendument notoire
«G-STAR» à la marque attaquée, l'IPI avait conclu par décision du 13
novembre 2008 que les documents produits par la recourante ne
permettaient pas d'établir la reconnaissance du signe opposant par le
consommateur et son degré de notoriété et que l'opposante ne pouvait
se prévaloir d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 let. b de
la loi sur la protection des marques. Retenant que cette décision n'a
pas été attaquée, l'intimée soutient ainsi que la marque opposante ne
constitue pas une marque notoirement connue. Elle fait ensuite valoir
que c'est au stade de la procédure d'opposition que la recourante
aurait dû produire les pièces complémentaires pour démontrer que sa
marque est notoirement connue en Suisse. Toutefois, l'IPI ayant
considéré dans la procédure d'opposition n° 9516 que tel n'était pas le
cas, elle fait valoir qu'il ne peut être tenu compte de ces nouvelles
pièces dans la présente procédure. L'intimée relève ensuite que les
signes ne concordent que sur l'élément «STAR» qui ne revêt qu'une
force distinctive faible et peu imprégnante en regard des produits
visés. Considérant que les signes ne concordent pas sur leurs plans
sémantique, phonétique et visuel, elle relève d'ailleurs qu'il convient
d'examiner la manière dont ils sont appréhendés par les
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consommateurs sur le marché et non uniquement la forme sous
laquelle ils sont enregistrés. L'intimée prétend encore qu'il ne peut y
avoir de monopole sur la combinaison «lettre-tiret-star».
I.
Par réplique du 8 juin 2009, la recourante soutient que, dans sa
décision concernant la procédure d'opposition n° 9516, l'IPI ne conclut
à aucun moment à l'absence de notoriété de la marque «G-STAR».
Elle relève à cet égard que l'IPI a reconnu que dite marque était
utilisée et connue en Suisse en lien avec les produits de la classe 25
mais que les documents fournis ne lui permettaient pas d'examiner le
caractère notoire de cette marque. L'IPI avait également précisé qu'un
tel examen (du degré de notoriété) ne pouvait se faire sur la simple
vue de documents telles que factures, publicité, chiffres d'affaires mais
qu'il nécessiterait une analyse objective du marché à l'aide d'une
enquête auprès d'un échantillon représentatif des cercles de
consommateurs visés (p. ex. un sondage d'opinion). Invoquant ainsi
une nuance déterminante entre le fait de refuser de reconnaître la
notoriété d'une marque et mentionner que les documents fournis sont
insuffisants à établir cette notoriété, la recourante précise que c'est la
raison pour laquelle elle a entrepris de conduire un tel sondage et
relève que le caractère notoire de la marque opposante reste donc
une question ouverte laissée à l'appréciation du Tribunal. Elle indique
du reste avoir déjà invoqué, pièces à l'appui, le caractère notoire de la
marque opposante dans son mémoire d'opposition, de sorte que la
notoriété de la marque ne constitue pas un nouvel argument de droit.
Etant donné qu'elle fait grief à l'IPI de ne pas avoir analysé cette
notoriété et les pièces correspondantes, c'est à bon droit qu'elle
invoque à nouveau cet argument en procédure de recours et qu'elle
produit à cet effet des preuves supplémentaires.
Alléguant que les marques ne coïncident pas uniquement sur «STAR»
mais sur la structure commune «consonne-tiret-STAR», elle relève que
le fait de limiter l'analyse de la similarité des signes au terme «STAR»
revient à négliger le principe selon lequel une marque s'analyse en
fonction de l'impression d'ensemble qu'elle dégage. La recourante
note ensuite que la similitude s'apprécie uniquement en fonction de
l'inscription dans le registre et non selon l'utilisation effective. Relevant
que l'arrêt Kamillosan rappelle qu'il convient de prendre en compte les
circonstances du cas d'espèce lorsqu'il en ressort qu'un champ de
protection plus large doit être accordé à la marque opposante, la
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recourante soutient que la présente affaire présente justement des
circonstances particulières de nature à influencer l'analyse du risque
de confusion. D'une part la recourante est titulaire d'une série de
marques dont «G-STAR» est l'élément principal. D'autre part, «G-
STAR» a acquis auprès du public suisse un degré de connaissance
élevé ; cette notoriété engendre un risque élevé d'associations
inexactes et doit être prise en considération dans l'analyse du risque
de confusion, en attribuant à la marque opposante une plus grande
étendue de protection. Or, l'IPI n'a pas pris en considération les
circonstances particulières liées à la notoriété de la marque
opposante, pourtant invoquées en première instance.
J.
L'IPI a renoncé à dupliquer par courrier du 13 juillet 2009 et a renvoyé
à la motivation de sa décision.
K.
Dans sa duplique du 25 août 2009, l'intimée relève que les allégations
de la recourante selon lesquelles la marque opposante serait une
marque notoirement connue sont dénuées de pertinence pour la
présente procédure d'opposition dans la mesure où la recourante
fonde son opposition sur la marque internationale n° 920'743 et non
sur le prétendu caractère notoirement connu de cette marque comme
elle l'avait fait dans la procédure d'opposition n° 9516. Ajoutant que s'il
est vrai que les parties ont la possibilité d'invoquer de nouveaux
moyens de preuve dans le recours au Tribunal administratif fédéral
mais que leur production tardive doit au moins influer sur la liquidation
des frais, l'intimée soutient que même avec ses nouveaux moyens de
preuve, la recourante n'est pas parvenue à démontrer ou rendre
vraisemblable le prétendu caractère notoire de la marque opposante
ou son imposition dans le commerce. Selon l'étude démoscopique,
seuls 20% des sondés et 27% de ceux ne portant qu'exclusivement
des jeans connaissent la marque opposante. Enfin, l'intimée argue du
fait que la marque attaquée, contrairement à la marque opposante, ne
comprend pas de jeans dans son assortiment et qu'elle n'envisage pas
d'en avoir à l'avenir.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
l'espèce, la décision attaquée revêt la qualité de décision sur
opposition au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens
de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est
donc compétent pour statuer sur le présent recours. La recourante, qui
a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement
atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors
lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les dispositions relatives
à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du
mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres
conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de
la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM,
RS 232.11). A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la
protection comme marque les signes similaires à une marque
antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il
en résulte un risque de confusion.
3.
Il n'est en l'espèce pas contesté que l'enregistrement international
n° 920'743 «G-STAR», inscrit le 15 février 2007 au registre
international, est antérieur à la marque suisse n° 564'970 «X-STAR»
déposée le 21 juin 2007.
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4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en
compte la similarité aussi bien des signes que des produits pour
lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux
éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits
doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et
vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre
les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire
d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes.
Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient
également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font
ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 Atlantic/TISSOT ATLAN-T).
5.
Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les
produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques
ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de
distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins,
produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises
liées (LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999,
MSchG, n° 8 et 35 ad art. 3). A l'instar de l'IPI, il convient en l'espèce
de conclure à l'identité des produits revendiqués, les produits visés par
la marque attaquée se retrouvant à l'identique dans ceux désignés par
la marque opposante.
6.
Les produits revendiqués par les marques en présence sont destinés à
un même cercle de consommateurs. Dès lors qu'il s'agit de biens de
consommation courante destinés à un consommateur moyen, il y a
lieu d'admettre que, lors de l'acquisition de tels produits, le degré
d'attention de l'acheteur est peu élevé, ce qui tend à accroître le
risque de confusion (arrêt du TAF B-5440/2008 du 24 juillet 2009
consid. 4.2 Jump/JUMPMAN).
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7.
L'identité des produits devant être admise, il convient d'examiner la
similarité entre les signes, étant établi de jurisprudence constante que
c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui reste
dans l'esprit des personnes concernées (ATF 128 III 441 consid. 3.1
Appenzeller).
7.1 L'IPI a en substance considéré que les signes ne concordaient
que sur un élément faible et que les différences constituées par les
lettres «G» et «X» suffisaient à les distinguer et à exclure un risque de
confusion. Il a ajouté que le fait que la marque opposante soit, dans
son ensemble, éventuellement connue comme l'invoquait la
recourante, ne changeait pas cette constatation dès lors que pour
l'examen de sa notoriété, la marque opposante devait être considérée
dans son ensemble, que l'élément «STAR» était une indication faible
et qu'un risque de confusion ne pouvait être fondé sur cet élément
uniquement.
La recourante fait grief à l'IPI de ne pas avoir procédé à l'analyse
préalable de l'étendue de la force distinctive de la marque opposante
avant d'examiner le risque de confusion entre les signes. Elle soutient
dans ce contexte que la marque opposante a acquis auprès du public
suisse une grande notoriété par la distribution conséquente et de
longue durée des produits couverts par la marque sur l'ensemble du
territoire helvétique et que dite marque est aujourd'hui reconnue et
appréciée par la plupart des consommateurs suisses amateurs de
jeans et de vêtements de style décontracté. Elle considère que ce
signe s'est imposé en Suisse comme une marque distinctive dans son
ensemble et que l'élément «-STAR» participe au champ de protection
élargi de celle-ci.
7.2 La comparaison des signes suppose en premier lieu de
s'interroger sur l'étendue de protection de la marque opposante, celle-
ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt du
TAF B-1427/2007 du 28 février 2008 consid. 6.1
Kremlyovskaya/Kremlyevka ; directives de l'IPI du 1er juillet 2008 en
matière de marques, p. 164, ci-après : les directives IPI 2008). Dans
ses directives, l'IPI souligne avec raison que, quand bien même
l'opposition ne peut se fonder que sur des motifs relatifs d'exclusion au
sens de l'art. 3 al. 1 LPM, cela n'exclut pas de déterminer dans le
cadre de l'examen du risque de confusion le contenu distinctif et ainsi
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le champ de protection d'une marque. L'enregistrement d'une marque
ne dit en effet rien sur son caractère distinctif. Cela est dû au fait que
les cas limites au regard des motifs absolus selon l'art. 2 let. a LPM
doivent être enregistrés, un réexamen par les tribunaux civils étant
réservé en cas de litige (directives IPI 2008, p. 164). C'est dire qu'il
faut tenir compte, au moment d'examiner une opposition, des
éventuels changements du caractère distinctif de la marque opposante
au regard de la notoriété acquise ou du changement de la langue
depuis son enregistrement. Ainsi donc, l'autorité inférieure ne peut pas
admettre tacitement la validité de la marque, mais doit au contraire
examiner préalablement le caractère distinctif et, dans ce contexte,
également si elle s'est imposée dans le commerce comme marque
(arrêt du TAF B-1698/2007 du 26 février 2008 consid. 5
MOSKOVSKAYA/moskovskaya).
7.3 Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le
langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou
ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes,
résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le
marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre
les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des
essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan ;
arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 2.2 Yello ; IVAN
CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 116).
Ainsi, celui qui choisit un signe faible, qui équivaut par exemple à une
indication de qualité, doit assumer les conséquences de ce choix et
admettre l'existence de signes ne se distinguant que très peu du sien
(KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle
2006, p. 88).
7.4 Sont exclus de la protection à titre de marques au sens de l'art. 2
let. a LPM les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont
imposés comme marques pour les produits ou les services concernés.
De tels signes se caractérisent par le fait qu'ils sont à priori dépourvus
de force distinctive ou assujettis à un besoin de disponibilité (ATF 131
III 121 consid. 4.1 Smarties). Appartiennent notamment au domaine
public les signes descriptifs, soit les signes qui décrivent d'une façon
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ou d'une autre la marchandise concernée (ATF 134 III 314
consid. 2.3.2 M/M-Joy). Le fait qu'un signe soit composé d'un élément
tiré d'une langue ne comptant pas au nombre des langues officielles
ou nationales suisses n'exclut pas qu'il soit considéré comme
ressortant du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa Yeni Raki).
Il existe certaines indications pouvant se rapporter généralement à
tout produit ou service et qui seront descriptives ou dénuées de force
distinctive quel que soit le produit ou le service revendiqué. Tel est le
cas des indications de qualité et des affirmations publicitaires
(CHERPILLOD, op. cit., p. 73 ; arrêt du TAF B-8371/2007 du 19 juin 2008
consid. 4.2 Leader). Ainsi, la jurisprudence reconnaît le besoin de libre
disposition pour les expressions attribuant certaines qualités à la
marchandise, telles que «beau, belle, super, bon, fin», pour autant que
ces désignations soient descriptives en lien avec le produit visé
(ATF 131 III 121 consid. 4.2 Smarties ; EUGEN MARBACH, in : Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, n° 312
p. 96 ; arrêt du TAF B-7424/2006 du 12 novembre 2007 consid. 3.3
Bona).
De simples lettres en tant que telles, comme en l'espèce «G»,
constituent des signes élémentaires qui appartiennent au domaine
public (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 M/M-Joy ; arrêt du TAF
B-3512/2008 du 9 mars 2009 consid. 5.1.1.1.1 Z/Z-Brand ; DAVID,
op. cit., n° 31 ad art. 2). Quant au terme anglais «STAR», il peut revêtir
la signification d'«étoile», mais également de «célèbre vedette de
cinéma» ou par extension de «personne très en vue» (dictionnaire Le
Nouveau petit Robert de la langue française 2007, p. 2429 ;
dictionnaire de poche Larousse anglais/français 1999, p. 326). Les
consommateurs suisses possédant au moins le vocabulaire de base
anglais (arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.1
Sky/SkySIM), ces derniers en comprendront aisément la signification,
ce terme étant du reste entré dans le langage courant dans toutes les
régions linguistiques suisses. Le vocable «STAR» doit être comparé à
une indication vantant la qualité supérieure des produits visés (arrêt
du TAF B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 3.2 Choco Stars ;
décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de
propriété intellectuelle [CREPI] du 10 février 1999 in sic! 1999 276
consid. 3 Swibo/Swico Star ; ATF 96 II 400 consid. 2 MEN'S
CLUB/EDEN CLUB SUPER STAR).
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Force est ainsi d'admettre que la marque opposante, composée de la
lettre «G» suivie d'un tiret et du terme «STAR» ne revêt qu'une force
distinctive restreinte. Dans la décision attaquée, l'IPI fait valoir à cet
égard que l'acceptation des marques en cause n'était due qu'à leur
impression d'ensemble, caractérisée par la combinaison de «STAR»
avec une lettre et un tiret.
7.5 Il n'existe pas de risque de confusion juridiquement pertinent
lorsque les marques à comparer concordent uniquement sur des
éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection (DAVID, op. cit.,
n° 29 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-7489/2006 du 10 décembre 2008 in
sic! 2009 260 consid. 5.2 Le Gruyère Switzerland/Gruyère cuisine) et
même pour une marque forte, la protection ne s'étend pas aux
éléments du domaine public (décisions de la CREPI du 11 août 2005
in sic! 2005 805 consid. 4 Alba Moda/The Alba et du 11 mai 1999 in
sic! 1999 420 consid. 2c Compaq/CompactFlash). Ainsi, même si une
marque formée d'une combinaison d'éléments bénéficie d'une étendue
de protection élargie grâce à sa notoriété, la reprise d'un élément qui
doit rester à la libre disposition des concurrents ne suffit, en règle
générale, pas pour créer un risque de confusion ; les marques doivent
bien davantage présenter d'autres similitudes (décision de la CREPI
du 12 décembre 2006 in sic! 2007 537 consid. 12 Swissair/swiss).
Dans ce contexte, la CREPI n'a par exemple pas reconnu de risque de
confusion entre les marques «ever-plast» et «evercare» (sic! 2002
679) ou «Natural White» et «Natural White TP.» (sic! 1999 275). En
outre, dans une affaire opposant les signes figuratifs «Swatch» et
«B watch», elle a nié l'existence d'un risque de confusion en relevant
que même en admettant, par hypothèse, que la marque «Swatch»
était une marque forte bénéficiant ainsi d'un champ de protection plus
large, celui-ci ne saurait écarter les dissemblances visuelles,
phonétiques et sémantiques entre les signes (sic! 2004 686).
A l'inverse, la CREPI a admis dans certains cas un risque de
confusion en se fondant sur des éléments faibles concordants de
marques verbales, lorsque la différence entre les autres éléments
n'atteignait pas un certain degré (décision du 8 décembre 2006 in sic!
2007 448 consid. 9 Actimel/Actismile avec en particulier les réf. aux
décisions Elle due/Elle [sic! 2000 802] et Nicopatch/Nicoflash [sic!
1997 294] ; voir également les décisions Eurosport/Eurospot [sic! 2006
411], Prevista/Previsa [sic! 2004 780] et Baguettine/Baghetti [sic! 2004
504]).
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7.6 L'IPI indique dans ses directives que pour qu'un risque de
confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine
public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque
doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé
dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de
l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public
doit participer au champ de protection élargi (directives, p. 163 et les
réf. aux arrêts du TAF B-7439/2006 in sic! 2008 36 Kinder/Kinder Party
et B-7491/2006 in sic! 2007 745 Yeni raki Tekel/Yeni Efe).
Un signe initialement doté d'une force distinctive réduite peut
s'imposer auprès du public (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas ;
arrêt du TAF précité B-3512/2008 consid. 5.1.1 Z/Z-Brand ; décisions
de la CREPI du 7 avril 1998 in sic! 1998 403 consid. 4 Elle/NaturElle
collection et du 19 décembre 1997 in sic! 1998 197 consid. 2c Torres,
Las Torres/Baron de la Torre ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, MSchG,
n° 115 ad art. 3 ; DAVID, op. cit., n° 29 ad art. 3 ; DAVID ASCHMANN, Die
Rechtsprechung der Rekurskommission für geistiges Eigentum im
Jahre 2006 in sic! 2007 763, p. 767). Un signe s'est imposé dans le
commerce à titre de marque dès le moment où une part importante
des destinataires du produit ou service concerné le perçoivent comme
une référence à une entreprise déterminée. Il n'est pas nécessaire
qu'ils connaissent le nom de cette entreprise mais le signe doit être
assimilé à une marque dans toute la Suisse (ATF 131 III 121 consid. 6
Smarties, 128 III 441 consid. 1.2 Appenzeller ; DAVID, op. cit., n° 39 ad
art. 2). Un signe générique ou descriptif s'étant imposé en tant que
marque constitue en principe un signe dont la sphère de protection est
normale (CHERPILLOD, op. cit., p. 117 ; MARBACH, op. cit., p. 302 s. ;
décision de la CREPI du 6 juin 2005 in sic! 2005 749 consid. 7 Zurich
Private Bank/First Zurich Private Bank). Le caractère de marque
imposée peut être constaté sur la base de faits autorisant, selon
l'expérience, des déductions relatives à la perception du signe par le
public. Ils peuvent en particulier consister dans un volume d'affaires
très important et réalisé lors d'une longue période avec le signe en
question, ou dans des efforts publicitaires intenses. Il est également
possible de déterminer directement, par un sondage représentatif
dans le public visé, si un mot y est perçu comme la marque de
produits ou de services particuliers (ATF 131 III 121 consid. 6
Smarties).
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7.7 Ainsi, bien que n'étant guère imaginatif pour des produits
cosmétiques, le signe «Kamillosan» a été considéré comme étant
devenu fort au fil des ans, bénéficiant de ce fait d'un périmètre de
protection accru ; un risque de confusion a été reconnu avec les
marques «Kamillan» et «Kamillon» (ATF 122 III 382). De même,
relevant que l'élément «Securi» était descriptif pour des produits et
services offerts dans la branche de la sécurité et que l'on ne pouvait
déduire de la notoriété acquise par «Securitas» une notoriété pour
l'élément «Securi», le Tribunal fédéral a relevé qu'il ne fallait toutefois
pas en déduire que ce dernier élément doive demeurer libre pour
d'autres entreprises de la branche sans égard aux autres éléments du
signe distinctif en cause. Admettant que la marque «Securitas», qui
s'était imposée dans les affaires, n'était pas mentalement scindée en
deux éléments «Securi» et «tas» par les destinataires mais qu'elle
était comprise comme un tout, il a toutefois indiqué que cela ne
signifiait pas que les trois premières syllabes ne revêtaient dans ce
contexte aucune signification. Le signe «Securitas» était notoire en
Suisse pour les services de sécurité et de surveillance et toute
marque commençant par un élément «Securi» serait dans ce domaine
comprise comme une référence au groupe des demanderesses ; un
risque de confusion devait être reconnu notamment entre les marques
«Securitas» et «Securicall» (ATF 127 III 160). Le Tribunal administratif
fédéral a pour sa part considéré que l'élément «kinder», en soi
descriptif des consommateurs des produits visés, avait fait l'objet
d'une publicité intensive depuis de nombreuses années et était
reconnu par les consommateurs en rapport avec ces produits comme
une marque et un renvoi à une entreprise déterminée. En outre, cette
marque était devenue un signe fort de sorte que son périmètre de
protection s'en trouvait accru ; un risque de confusion a été admis
avec la marque figurative «kinder Party» (arrêt du TAF B-7439/2006 du
6 juillet 2007 in sic! 2008 36).
A cet égard, lorsqu'il relève dans ses directives 2008 que les marques
connues bénéficient d'un caractère distinctif accru, l'IPI ajoute
toutefois que le concept «imposé dans le commerce» utilisé par le
Tribunal fédéral est problématique car il peut être confondu avec le
concept de «marque imposée» au sens de l'art. 2 let. a LPM (p. 164,
note de bas de page n° 182).
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7.8 Au stade de l'opposition devant l'IPI, la recourante avait produit
diverses pièces à l'appui de son allégation selon laquelle la marque
opposante avait acquis une notoriété et un degré de connaissance
très élevé en Suisse ; il s'agissait de listes de magasins détaillants en
Suisse dans lesquels les produits munis de la marque étaient vendus,
de chiffres d'affaires réalisés par la marque de 2001 à 2007, de
budgets promotionnels et de publicité pour dite marque de 2001 à
2007, de factures concernant la Suisse et l'Allemagne de 1998 à 2005
ainsi que d'extraits de magazines suisses et allemands de 2000 à
2008. Devant le Tribunal de céans, la recourante a, à nouveau, produit
des pièces tendant selon elle à démontrer la grande notoriété acquise
par la marque opposante en Suisse et son imposition, soit notamment
des listes de magasins dans lesquels étaient commercialisés les
produits «G-STAR», des extraits de magazines à destination de la
Suisse, des chiffres d'affaires de 2001 à 2008, un grand nombre de
factures émises à destination de la Suisse entière concernant les
produits «G-STAR» entre 1997 et 2008 ainsi que trois décisions de
l'OHMI ayant reconnu la notoriété de la marque «G-STAR» en Europe
et au Bénélux. Elle a en outre déposé les résultats d'un sondage
d'opinion visant selon elle a établir que la marque «G-STAR» s'est non
seulement imposée dans son ensemble, y compris l'élément «STAR»,
mais fait également l'objet d'une renommée importante en Suisse.
7.9 Il a été relevé ci-dessus (consid. 7.2) que l'appréciation du champ
de protection de la marque opposante constitue une condition
préalable à l'examen du risque de confusion entre deux signes. Ceci
se justifie d'autant plus que, comme en attestent les exemples cités,
une marque originellement faible ou dotée d'une force distinctive
restreinte peut, avec le temps, acquérir une certaine renommée
auprès des consommateurs visés, l'élément appartenant au domaine
public pouvant participer au champ de protection élargi. Or, en
l'espèce, dans la décision attaquée, l'IPI n'a pas examiné si, comme le
prétendait la recourante dans son mémoire d'opposition, la marque
opposante avait acquis une notoriété et un degré de connaissance
élevé en Suisse, se limitant à considérer que «le fait que la marque
opposante soit éventuellement une marque connue (dans son
ensemble), ne change rien au fait que "STAR" est une indication faible
et qu'un risque de confusion ne peut être fondé sur cet élément
uniquement». Pourtant, comme l'indique lui-même l'IPI dans ses
directives, un risque de confusion peut exister en cas de reprise
d'éléments appartenant au domaine public lorsque des conditions
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spécifiques sont remplies ; la marque doit par exemple avoir acquis un
degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de
la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément
appartenant au domaine public doit participer au champ de protection
élargi (supra consid. 7.6).
Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité statue elle-même sur l'affaire ou
exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à
l'autorité inférieure. Dans la présente affaire, il convient de constater
que l'IPI n'a, à tort, pas procédé à l'examen de la force distinctive de la
marque opposante préalablement à l'appréciation du risque de
confusion. Ce faisant, il n'a pas déterminé si la marque opposante «G-
STAR» avait, comme le prétendait la recourante, acquis dans son
ensemble, y compris avec l'élément «STAR», une certaine notoriété et
un degré de connaissance élevé en Suisse qui pourrait suppléer à sa
faiblesse originelle et dont il conviendrait de tenir compte, le cas
échéant, dans l'appréciation du risque de confusion. Ainsi, l'IPI ne
s'est pas matériellement prononcé de manière complète sur
l'opposition. A cet égard, il sied de relever qu'invité à se prononcer sur
le recours, ce dernier s'est limité à renvoyer à la motivation de sa
décision, malgré les arguments développés par la recourante. Partant,
il se justifie de renvoyer l'affaire à l'IPI afin qu'il rende une nouvelle
décision en examinant en premier lieu l'aire de protection à accorder à
la marque opposante et qu'il apprécie à nouveau, dans un second
temps et compte tenu de la conclusion à laquelle il sera parvenu, le
risque de confusion entre les deux signes en cause. Dans le cas
contraire, les parties perdraient le bénéfice d'une part de leurs droits
en première instance (arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009
consid. 7.3 Torres/Torre Saracena). A cet effet, l'IPI prendra également
en compte les pièces nouvellement produites par la recourante en
procédure de recours ainsi que les résultats du sondage d'opinion.
8.
Parallèlement à la procédure d'opposition n° 9509 fondée sur la
marque internationale n° 920'743 «G-STAR» objet de la présente
procédure de recours, la recourante avait en outre formé opposition
(n° 9516) contre la marque attaquée en invoquant cette fois la marque
prétendument notoire «G-STAR», conformément à l'art. 3 al. 2 let. b
LPM à teneur duquel on entend également par marques antérieures
les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sour le coup
de l'art. 3 al. 1 LPM, sont notoirement connues en Suisse au sens de
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l'art. 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04).
L'art. 3 al. 2 let. b LPM constitue une exception au principe selon
lequel, dans le conflit entre deux marques, la première enregistrée a,
selon le droit suisse actuel, des droits prioritaires : il protège une
marque plus ancienne non enregistrée par rapport à une marque
identique ou similaire prêtant à confusion, pour autant qu'elle soit
notoirement connue en Suisse au sens de l'art. 6bis CUP au moment
du dépôt de la seconde marque (ATF 130 III 267 consid. 4.1 Tripp
Trapp).
Dans sa décision du 13 novembre 2008 relative à cette procédure
d'opposition n° 9516, relevant que les conditions posées pour
admettre qu'une marque soit notoirement connue étaient plus élevées
que celles liées à la marque connue, qui, par son implantation sur le
marché disposait d'un champ de protection étendu, l'IPI a constaté
que sur le vu des documents présentés par la recourante, la marque
«G-STAR» était utilisée et connue en Suisse (et au-delà) en rapport
avec les produits de la classe 25. Il a relevé que l'examen du degré de
connaissance du signe ne pouvait se faire sur la simple vue de
documents tels que factures, publicité, chiffres d'affaires qui, bien que
rendant vraisemblable une certaine intensité de l'usage du signe
laissant supposer un succès commercial et une connaissance de la
marque par le consommateur, n'étaient pas à même d'établir l'impact
réel de la marque auprès du consommateur (degré de notoriété). Le
fait qu'une large publicité soit effectuée ou qu'un produit soit vendu
(même avec grand succès) ne disait encore rien sur le véritable degré
de notoriété du signe permettant à celui qui s'en prévaut d'obtenir un
droit de marque sans l'avoir enregistré. L'IPI a ajouté qu'un tel examen
nécessiterait une analyse objective du marché à l'aide d'une enquête
auprès d'un échantillon représentatif des cercles de consommateurs
visés, par exemple un sondage d'opinion, et qu'il devrait pouvoir être
établi, au moyen de questions précises et serrées, le pourcentage ou
degré de reconnaissance du signe. L'IPI a rejeté l'opposition en
considérant que les documents fournis par la recourante ne
permettaient pas d'établir la reconnaissance du signe par le
consommateur et donc son degré de notoriété et qu'elle ne pouvait
donc pas se prévaloir d'une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2
let. b LPM.
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Dans la présente affaire, fondée quant à elle sur la procédure
d'opposition n° 9509, la recourante indique que, suite à la décision de
l'IPI dans la procédure d'opposition n° 9516, elle a entrepris de
conduire un sondage d'opinion, qu'elle produit devant de Tribunal de
céans, et que le caractère notoire de la marque opposante reste donc
une question ouverte laissée à l'appréciation dudit tribunal.
En l'espèce, il convient de relever que la décision de l'IPI concernant
la procédure d'opposition n° 9516 n'a pas été déférée au Tribunal
administratif fédéral et est par voie de conséquence entrée en force de
chose jugée. Partant, l'IPI, pas plus que le Tribunal administratif
fédéral, ne sauraient revenir sur la question de savoir si la marque «G-
STAR» doit être considérée comme une marque notoirement connue
au sens de l'art. 3 al. 2 let. b LPM. Le sondage d'opinion nouvellement
produit au cours de la procédure de recours n'a donc pas à être
examiné sous cet angle précis. En revanche, cette pièce doit être prise
en considération par l'IPI dans l'examen du champ de protection à
accorder à la marque opposante.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis au sens des
considérants et la décision de l'IPI du 13 novembre 2008 concernant
la procédure d'opposition n° 9509 annulée. L'affaire est renvoyée à
l'IPI afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
10.
10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les
débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci
n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des
autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 al. 2 PA). L'émolument judiciaire est calculé en
fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation
financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en
matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la
radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au
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maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque
cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait
avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés
de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces
pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être
fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et
Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.-. Vu
l'issue de la procédure et les circonstances particulières afférentes à
la présente affaire, il se justifie de répartir les frais par moitié entre la
recourante et l'intimée. Un montant de Fr. 2'000.- est ainsi imputé sur
l'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par la recourante le 7 janvier
2009. Le solde de Fr. 3'000.- lui est restitué. L'intimée est invitée à
s'acquitter d'un montant de Fr. 2'000.- au moyen du bulletin de
versement joint en annexe dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt.
10.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en lien avec
l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire
parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de
leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte
(art. 14 al. 1 et 2 FITAF).
La recourante a fait parvenir au Tribunal de céans des notes
d'honoraires pour un montant total de Fr. 19'218.- relatives aux
procédures de première instance et de recours. Il convient d'une part
de retrancher de cette somme le montant de Fr. 5'000.- demandé en
restitution de l'avance de frais versée devant le Tribunal administratif
fédéral (supra consid. 10.1). D'autre part, les frais inhérents au
sondage d'opinion, d'un montant d'environ Fr. 5'000.-, devront être
examinés dans le cadre de la nouvelle décision à rendre par l'IPI.
Reste donc un montant requis d'environ Fr. 6'500.- pour la présente
procédure de recours.
En l'espèce, les dépens doivent équitablement être fixés à Fr. 4'500.-.
Pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus concernant les frais de
procédure (consid. 10.1), il se justifie de réduire ces dépens de moitié.
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Partant, une indemnité de Fr. 2'250.- (TVA non comprise) est allouée à
la recourante à titre de dépens et mise à la charge de l'intimée. La
taxe sur la valeur ajoutée n'est due que pour les prestations de
services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse et non lorsque,
comme en l'espèce, la prestation de service du mandataire est fournie
pour un recourant ayant son siège à l'étranger (art. 5 let. b de la loi
fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA [LTVA, RS 641.20] en lien
avec l'art. 14 al. 3 let. c LTVA et l'art. 9 al. 1 let. c FITAF).
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants. La décision de
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 13 novembre 2008
dans la procédure d'opposition n° 9509 est annulée et la cause
renvoyée à ce dernier afin qu'il rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont répartis par
moitié entre la recourante et l'intimée.
Un montant de Fr. 2'000.- est imputé sur l'avance de frais de
Fr. 5'000.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 3'000.- lui est
restitué. L'intimée est invitée à s'acquitter d'un montant de Fr. 2'000.-
au moyen du bulletin de versement joint en annexe dans les 30 jours
dès la notification du présent arrêt.
3.
Des dépens d'un montant total de Fr. 2'250.- (TVA non comprise) sont
alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : actes en retour et
formulaire «Adresse de paiement»)
- à l'intimée (Recommandé ; annexes : actes en retour et bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Proc. d'opp. n° 9509 ;
Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Expédition : 29 octobre 2009
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