Abtei lung II
B-8055/2008
{T 1/2}
U r t e i l v o m 8 . S e p t e m b e r 2 0 1 0
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard,
P.O. Box 1130, US-95354 Modesto California,
vertreten durch Advokat Dr. iur. Felix H. Thomann und
Advokat lic. iur. Daniel Plüss, ThomannFischer,
Elisabethenstrasse 30, Postfach 632, 4010 Basel,
Beschwerdeführerin,
gegen
Lateltin Lanz Ingold AG, Haldenstrasse 31, Postfach,
8045 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Sigmund Pugatsch,
Beethovenstrasse 11, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsentscheid Nr. 8605 vom
12. November 2008 betreffend CH-Marke Nr. 320'294
RED BULL / CH-Marke Nr. 550'039 DANCING BULL.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-8055/2008
Sachverhalt:
A.
Die Eintragung der Schweizer Wortmarke Nr. 550'039 DANCING BULL
der Beschwerdeführerin wurde am 26. September 2006 im Schweizeri-
schen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Die Marke ist für folgende Wa-
ren der Klasse 33 registriert:
Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
B.
Am 13. Dezember 2006 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf
fünf Markeneintragungen vor der Vorinstanz gegen diese Eintragung
Widerspruch. Diesen präzisierte sie mit einem Schreiben vom 20. De-
zember 2006, worin sie erklärte, dass sie ihn auf ihre ältere Wortmar-
ke Nr. 320'294 RED BULL stütze und vier weitere Marken "Black Bull",
"Blue Bull", "White Bull" und "Red Bull Spicy" nur zur Verdeutlichung
des Seriencharakters ihrer "Bull-Marken" dienen würden. Die Wider-
spruchsmarke RED BULL ist für folgende Waren der Klasse 33 einge-
tragen:
Spirituosen und Liköre.
C.
Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 8. Februar
2007 den Widerspruch abzuweisen. Sie wies insbesondere darauf hin,
dass die vier weiteren Marken unbeachtet bleiben müssten, bestritt
den Gebrauch der Widerspruchsmarke und verwies auf die Drittmarke
"Red Bull" einer anderen Inhaberin, in deren Schatten die Wider-
spruchsmarke stehe.
D.
Mit Replik vom 14. Juni 2007 betonte die Beschwerdegegnerin den
Seriencharakter der Marken und legte Belege zu deren Gebrauch vor.
E.
Mit Duplik vom 2. August 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ihren
Rechtsbegehren fest.
F.
Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 28. November 2007 den
Widerspruch mit der Begründung ab, die Beschwerdegegnerin habe
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den Gebrauch ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht. Die eingereichten
Belege würden für den relevanten Zeitraum ausser Betracht fallen und
könnten so nicht zur Glaubhaftmachung genügen.
G.
Die Beschwerdegegnerin erhob am 11. Januar 2008 gegen diese Ver-
fügung mit neuen Gebrauchsbelegen Beschwerde ans Bundesverwal-
tungsgericht. Dieses hiess sie mit Urteil B-246/2008 vom 26. Septem-
ber 2008 gut mit der Begründung, dass der rechtserhaltende Ge-
brauch ausreichend glaubhaft gemacht worden sei. Die angefochtene
Verfügung wurde aufgehoben und die Angelegenheit zur Beurteilung
der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen.
H.
Nach erneuter Prüfung hiess die Vorinstanz am 12. November 2008
den Widerspruch gut und begründete ihren Entscheid mit der Feststel -
lung eines normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke und des
Bestehens einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Das in
der angefochtenen Marke enthaltene Element DANCING verleihe die-
ser nicht genügend eigene Individualität; die Vergleichszeichen würden
mehr als Varianten erscheinen, weshalb eine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr bestehe.
I.
Am 12. Dezember 2008 erhob die Beschwerdeführerin gegen diese
Verfügung Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit folgenden
Rechtsbegehren:
„1. In Gutheissung der Beschwerde sei der angefochtene Entscheid vom
12. November 2008 aufzuheben und die Marke der Beschwerdeführerin
zur Eintragung in das Markenregister zuzulassen.
2. Eventualiter sei die Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin auf
«Alkoholische Getränke (ohne Biere, Spirituosen und Liköre)» einzu-
schränken.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerde-
gegnerin.“
Zur Begründung machte sie geltend, die Widerspruchsmarke habe in-
folge Verwässerung durch die ausserordentlich bekannte, gleichlauten-
de Marke "Red Bull" einer anderen Inhaberin einen nur geringen
Schutzumfang. Das auf beiden Seiten enthaltene Wortelement BULL
dürfe nicht isoliert verglichen werden, vielmehr stünden sich DANCING
BULL einerseits und BULL andererseits gegenüber. Dies folge aus der
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beschreibenden Natur des Elements RED der Widerspruchsmarke.
Diesfalls bestehe keine beziehungsweise nur eine geringfügige Zei-
chenähnlichkeit. Des Weiteren bestritt die Beschwerdeführerin die Wa-
rengleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Marken.
J.
Mit Beschwerdeantwort vom 11. März 2009 beantragte die Beschwer-
degegnerin, die Beschwerde abzuweisen. Sie bestritt, dass ihre Marke
nur eine schwache Kennzeichnungskraft habe, und verwies auf eine
Abgrenzungsvereinbarung mit der Inhaberin der "Red-Bull"-Energy-
drink-Marke, die den Marken der Beschwerdegegnerin ein Aus-
schliesslichkeitsrecht für die Nutzung in der Warenklasse 33 (Alkoholi-
sche Getränke [ausgenommen Biere]) in der Schweiz sichere. Es sei
gerichtsnotorisch, dass jene Marke "Red Bull" ausnahmslos für Ener-
gydrinks verwendet werde, weshalb keine Warengleichheit für die bei-
den gleichlautenden Marken bestehe. Im Verhältnis zu der Marke der
Beschwerdeführerin machte sie geltend, dass der Gesamteindruck der
Marken entscheidend vom Wortelement BULL beeinflusst werde, und
dem zweiten Zeichenelement nur noch eine marginale Bedeutung bei-
zumessen sei. Ebenfalls bestehe eine Verwechslungsgefahr aufgrund
des ähnlichen Sinngehalts.
K.
Mit Replik vom 24. Juni 2009 hielt die Beschwerdeführerin an ihren
Rechtsbegehren fest.
L.
Auch die Beschwerdegegnerin hielt mit Duplik vom 30. November
2009 an ihrem Antrag auf vollumfängliche Beschwerdeabweisung fest.
Sie wies auf weitere Serienmarken hin ("Green Bull", "Pink Bull", "Red
Bull Spicy" und "Hot Bull").
M.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des
Verwaltungsgerichtsgesetztes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Seite 4
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde innert der ge-
setzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der ver-
langte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist
die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders
berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist darum
einzutreten.
2.
Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älte-
ren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechs-
lungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom
28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
[MSchG, SR 232.11]).
2.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit
der Marken Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser
berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchti-
gen (BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Dabei ist nicht nur von einer
Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Ver-
kehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (soge-
nannte unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn
sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der Mar-
kenähnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhänge vermuten – ins-
besondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktlinien
ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich
miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte
mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller,
BGE 122 III 384 E. 1 Kamillosan/Kamillon, Kamillan, je mit Hinweisen).
So kann z. B. aufgrund eines gemeinsamen Bestandteils zweier Mar-
ken ein wirtschaftlicher Zusammenhang vermutet werden, wenn dieser
bei den massgeblichen Verkehrskreisen eine Gedankenverbindung zu
der älteren Marke auslöst (Entscheid der Eidgenössischen Rekurs-
kommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 10. Dezember 2004
E. 4 Lipton Ice Tea Fusion/NesFusion, veröffentlicht in sic! 2005
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S. 199, mit Verweis auf: LUCAS DAVID in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und
Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 6; Entscheide der RKGE vom
5. Juli 2006 E. 5 McDonald's/McLake, veröffentlich in sic! 2006 S. 761;
vom 4. Oktober 2001 E. 8 Viva/CoopViva [fig.], veröffentlicht in sic!
2001 S. 813; vom 11. September 2001 E. 7 Mikron [fig.]/Mikromat [fig.],
veröffentlicht in sic! 2002 S. 101). Hat dieser Bestandteil keine oder
nur eine schwache Kennzeichnungskraft, so wird sich eine solche
Gedankenverbindung nicht einstellen (Entscheid der RKGE vom
10. Dezember 2004 E. 4 Lipton Ice Tea Fusion/Nes Fusion, veröffent-
licht in sic! 2005 S. 199).
Die Verwechslungsgefahr zweier Marken ist nicht aufgrund eines abs-
trakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der ge-
samten Umstände aufgrund des Eintrags beider Marken im Register
zu beurteilen. Es kommt nicht bloss auf den Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke und die Ähnlichkeit der Zeichen an, sondern auch auf
die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen, für welche die
sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 385 E. 1
Kamillosan/Kamillon, Kamillan). Gleichartigkeit der Waren oder Dienst-
leistungen bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den
Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken
angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs-
und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch
wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers her-
gestellt (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 35).
Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Warengleichartigkeit besteht
eine Wechselwirkung (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 8): Je näher sich die Wa-
ren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind,
desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker
muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Ver-
wechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist an-
zulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind. Im weiteren ist von Bedeutung, an
welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Um-
ständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täg-
lichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einem gerin-
geren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei
Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger
geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III
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320 E. 6b/bb Apiella, BGE 122 III 387 f. E. 3a Kamillosan/Kamillon, Ka-
millan, Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004
E. 2.3 Yello mit Hinweisen).
2.2 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck,
den die Marken im Erinnerungsbild der angesprochenen Verkehrskrei-
se hinterlassen (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, BGE 119 II 475 E. 2b
Radion, mit weiteren Hinweisen). Bei Wortmarken wird sie durch den
Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen
insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufein-
anderfolge von Vokalen, während das Schriftbild vor allem durch die
Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben
gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 Kamillosan/Kamil-
lon, Kamillan; BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 Boss; Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 Feel'n
learn/See'n learn). Bereits die Ähnlichkeit auf einer der genannten Be-
urteilungsebenen kann genügen, um eine Zeichenähnlichkeit zu beja-
hen (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 875).
2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt ferner von der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke ab, da kennzeichnungskräfti -
ge Marken einen grösseren Schutzumfang verdienen (DAVID, a.a.O.,
Art. 3, N. 13, GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3,
N. 74 mit Hinweisen; BGE 122 III 385 f. E. 2a Kamillosan/Kamillon, Ka-
millan, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4151/2009 vom
7. Dezember 2009 E. 7 Golay/Golay Spierer [fig.], B-7442/2006 vom
18. Mai 2007 E. 2.2 Feel'n learn/See'n learn und B-7491/2006 vom
16. März 2007 E. 2 Yeni Raki/Yeni Efe). Stark kennzeichnungskräftig
sind Marken, die entweder aufgrund ihres Fantasiegehalts ursprüng-
lich unterscheidungskräftig sind, und solche, die sich im Verkehr
durchgesetzt haben (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon,
Kamillan, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7475/ 2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Star
[fig.]/Army tex [fig.] und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006
E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil veröffentlicht in sic! 2007 S. 531;
MARBACH, a.a.O., N. 979). Als schwach gelten demgegenüber Marken,
die sich eng an Sachbegriffe anlehnen oder die in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreiben (Urteile des
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Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2
jump [fig.]/JUMPMAN, B-8320/2007 vom 13. Juni 2008 E. 5.1.1
iBond/HY-Bond Resiglass, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6
Regulat/H2O3 ph/Regulat [fig.], B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6
Aromata/Aromathera; MARBACH, a.a.O., N. 981 f.). Es gilt zusätzlich zu
beachten, dass der Schutzumfang jeder Marke durch die Sphäre des
Gemeinguts begrenzt wird, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist,
steht definitionsgemäss dem Verkehr zur freien Verwendung zu.
Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs gegenüber
Marken, die einem im Gemeingut stehenden Wort nahekommen,
soweit sich ihre Ähnlichkeit auf dieses Element beschränkt. Solche
Marken können zwar schutzfähig sein, doch erstreckt sich ihr Schutz-
umfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element als solches
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 2007 E. 3
Karomuster [fig.], Entscheid der RKGE vom 11. Mai 1999 E. 2c
Compaq/CompactFlash, veröffentlicht in sic! 1999 S. 420; vgl. auch
Entscheide der RKGE vom 21. April 2006 E. 11 Sbrinz [fig.]/sbrinz
[fig.], veröffentlicht in sic! 2006 S. 484; vom 16. Mai 2000 E. 6 Assura
(fig.)/Assurapoint, veröffentlicht in sic! 2000 S. 378).
2.4 Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann durch eine auf einem
ihrer kennzeichnungskräftigen Bestandteile aufbauende Markenserie
gestärkt werden. Es genügt jedoch nicht, auf die Eintragung solcher
Serienmarken hinzuweisen. Diese müssen dem Publikum vielmehr
durch tatsächlichen Gebrauch bekannt gemacht worden sein, andern-
falls werden sie bei der Beurteilung nicht berücksichtigt (Entscheide
der RKGE vom 19. Dezember 1997 E. 2b und 2d Torres/Baron de la
Torre, veröffentlicht in sic! 1998 S. 197 und 199; vom 9. August 2005
E. 4 Suprême des Ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine, ver-
öffentlicht in sic! 2005 S. 805; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 8 "Quadratischer Rahmen" [fig.]).
2.5 Die Beschwerdeführerin bringt im Zusammenhang mit dem
Schutzumfang der Widerspruchsmarke vor, die Marke der Beschwer-
degegnerin sei identisch mit der gleichlautenden Drittmarke "Red Bull"
für Energydrinks. Zwischen jenen Marken bestehe Warengleichartig-
keit. Eine Verwässerung aufgrund der ausserordentlich bekannten
Drittmarke führe zu einer Einschränkung des Schutzumfangs der Wi-
derspruchsmarke RED BULL. Unklar ist, ob die Beschwerdeführerin
damit sinngemäss geltend macht, die Beschwerdegegnerin könne kei-
nen grösseren Schutzumfang für ihre Marke verlangen als denjenigen,
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den sie selbst gegenüber anderen, älteren Zeichen beobachtet ("Ab-
standslehre", vgl. DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 13). Ein solcher Einfluss
älterer Drittmarken auf den Schutzumfang der angreifenden Marke bei
der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird in der Schweiz aller -
dings nur noch vereinzelt vertreten (DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 13; a. A.
MARBACH, a.a.O., N 711). Da sich nur der Inhaber der älteren Marke auf
einen relativen Ausschlussgrund berufen kann (Art. 3 Abs. 3 MSchG;
CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und
internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 177 ff.; JOLLER,
a.a.O., Art. 3, N. 354 ff.), vermag die blosse Nähe zu einer älteren
Drittmarke (die überdies nach glaubwürdiger Darstellung der Be-
schwerdegegnerin auf einer Abgrenzungsvereinbarung zwischen den
Inhaberinnen beruht) die Kennzeichnungskraft der angreifenden Marke
nicht zu beeinträchtigen. Auch in Deutschland mehren sich zur Ab-
standslehre warnende Stimmen (KARL-HEINZ FEZER, Kommentar zum
Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider
Übereinkommen, Dokumentation des nationalen, europäischen und in-
ternationalen Kennzeichenrechts, 4. Aufl., München 2009, § 14, N.
401; FRANZ HACKER in: Paul Ströbele/Franz Hacker [Hrsg.], Marken-
gesetz Kommentar, 9. Aufl., Köln 2009, § 9, N. 125 ff.).
Dies schliesst zwar nicht aus, eine Verwässerung der Widerspruchs-
marke aufgrund eines umfangreichen Gebrauchs vieler ähnlicher Dritt -
zeichen für gleiche oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen im
Sinne eines gewandelten Sprachgebrauchs zu berücksichtigen (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-1077/2008 vom 3. März 2009
E. 6.2.2 Sky/SkySIM, B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 5.3 Se-
ven/Seven For All Mankind, JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 103 f.). Im vor-
liegenden Fall wird der Widerspruchsmarke aber nur ein einziges Dritt -
zeichen entgegengehalten, so dass noch nicht von einer Verwässe-
rung ausgegangen werden kann.
3.
Die massgeblichen Verkehrskreise werden vorliegend vor allem aus
der Käuferschaft von Spirituosen und Likören mit einem Mindestalko-
holgehalt von 15 Volumenprozent gebildet. Das sind neben Zwischen-
händlern und Fachgeschäften insbesondere auch die Endkonsumen-
ten dieser Waren. Als Konsument/in gilt jede/r Erwachsene, der/die
das 18. Lebensjahr erlangt hat und gemäss Art. 41 des Bundesgeset-
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zes vom 21. Juni 1932 über die gebrannten Wasser (Alkoholgesetz,
SR 680) zum Konsum von Spirituosen und Likören berechtigt ist.
4.
Vor einem Zeichenvergleich ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren
der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht dieser Abnehmer-
kreise gleichartig sind (E. 2.1).
Die angefochtene Marke ist in der Klasse 33 für alkoholische Getränke
(ausgenommen Biere) eingetragen. Die Widerspruchsmarke ist eben-
falls für Waren der Klasse 33 eingetragen, nämlich für Spirituosen und
Liköre. Als alkoholische Getränke gelten gemäss Art. 1 der Verordnung
des EDI vom 23. November 2005 über alkoholische Getränke (SR
817.022.110) Wein, teilweise vergorener Traubenmost, Sauser, teil -
weise vergorener Traubensaft, weinhaltige Getränke, Obst- und
Fruchtwein, Kernobstsaft im Gärstadium, Getränke aus Obst- oder
Fruchtwein, Honigwein, Bier, Spirituosen und übrige alkoholische Ge-
tränke.
Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Spirituosen, wozu
auch Liköre zu zählen sind, sind also mit den von der angefochtenen
Marke beanspruchten alkoholischen Getränken identisch, soweit auch
sie unter diesen Oberbegriff fallen. Bezüglich der übrigen alkoholi -
schen Getränke (ausgenommen Biere) besteht Warengleichartigkeit.
5.
Beide Marken sind reine Mehrwortmarken. Entgegen den Vorbringen
der Beschwerdeführerin sind beide Marken als Ganzes zu vergleichen
(E. 2.2.). Die Widerspruchsmarke besteht aus den englischen Wort-
elementen RED und BULL. RED bedeutet "Rot", BULL ist das
englische Wort für "Bulle" oder "Stier". Die Wörter gehören zum engli -
schen Grundwortschatz. Das erwachsene Publikum verfügt zumindest
über Grundkenntnisse dieser Sprache (vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7663/2009 vom 26. Juni 2010 E.4 Eco-Clin / Swiss
Eco Clean [fig.], mit weiteren Hinweisen). Durchschnittsabnehmer/in-
nen werden daher das Wort RED mit der Farbe Rot übersetzen und
unter BULL einen Bullen oder Stier verstehen. Auch wenn sich die
Sinngehalte von RED und BULL nicht in jedem Kontext zu einem Ge-
samtsinn kombinieren, ist vorliegend aufgrund der reinen Zweiwort -
kombination davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke als
"roter Stier" verstanden wird. Im Zusammenhang mit den eingetrage-
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nen Waren hat RED BULL damit keinen beschreibenden Charakter.
"Roter Stier" wirkt im Zusammenhang mit Spirituosen und Likören fan-
tasievoll, da diese Getränke nicht aus oder von roten Stieren gemacht
werden und ein Stier weder umgangssprachlich noch im übertragenen
Sinn unmittelbar auf Getränke hinweist (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 6.3 Red Bull/Stier-
bräu). Es ist demnach von einer nicht eingeschränkten Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
6.
Im Folgenden ist die Frage der Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Zu ver-
gleichen sind die Wortmarken RED BULL und DANCING BULL.
Die beiden Wortmarken bestehen je aus zwei Wörtern, die im Wort
BULL übereinstimmen und sich in den Wörtern RED und DANCING
unterscheiden. Die Marken bestehen je aus einem Attribut (RED und
DANCING) zum selben Substantiv (BULL). RED ist einsilbig, DANC-
ING zweisilbig, woraus sich ein Unterschied im Wortklang ergibt. Die
Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht ist dadurch im Gesamtein-
druck eher gering. Das Schriftbild der beiden Marken unterscheidet
sich, insbesondere aufgrund der nichtidentischen Wortelemente RED
bzw. DANCING und deren Wortlänge, ebenfalls: Während RED bloss
drei Buchstaben hat, sind es bei DANCING sieben. Auch im Sinngehalt
besteht ein Unterschied: Während RED BULL als "roter Stier" ver-
standen wird, bedeutet DANCING BULL "tanzender Stier" oder "Tanz-
stier".
7.
Neben dieser im Gesamteindruck zunächst geringen Zeichenähnlich-
keit ist zu prüfen, ob wegen des prägenden gemeinsamen Bestandteils
BULL eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Prägend ist das
Wort BULL für die Marken insofern, als es nur durch RED also "Rot"
oder DANCING also "tanzen" bzw. "tanzend" näher umschrieben wird.
Die Beschwerdegegnerin weist auf die Eintragungen ihrer Serienmar-
ken "Black Bull", "White Bull", "Blue Bull", "Green Bull", "Pink Bull",
"Red Bull Spicy" und "Hot Bull" hin. Für "Black Bull", "White Bull",
"Blue Bull" und "Red Bull" wurden Flaschen zur Veranschaulichung
eingereicht und deren tatsächlicher Vertrieb in hinreichendem Umfang
durch Werbematerial glaubhaft gemacht. Die übrigen Serienmarken
"Green Bull", "Pink Bull", "Red Bull Spicy" und "Hot Bull" werden von
Seite 11
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der Beschwerdegegnerin lediglich erwähnt, ohne dass sie einen Nach-
weis für deren Gebrauch erbracht hat, so dass sie keine Beachtung
finden (E. 2.4). Die Widerspruchsmarke RED BULL sowie die darauf
aufbauenden Serienmarken "Black Bull", "White Bull" und "Blue Bull"
stimmen in der Bauweise überein. Das prägende Element BULL wird
durch eine Farbzugabe individualisiert. Die angefochtene Marke
DANCING BULL verwendet keine Farbangabe und folgt der Bauweise
der Bull-Serie darum nicht. Die Sinngehalte "roter Stier" und "tanzen-
der Stier" wirken allerdings beide erkennbar fantasievoll. Sie führen
gedanklich in eine ähnliche und zumindest im Warenzusammenhang
verwandte Richtung einer etwas "comichaften", übermütigen Bezie-
hung zu den gekennzeichneten Alkoholika. Die Botschaft hinter den
Marken wird dadurch sinnverwandt: Das Konsumieren der Waren soll
Spass machen und eine fröhliche Lebenshaltung unterstreichen. Zwi-
schen Marken, die diese Botschaft mit einer Farbbezeichnung über-
mitteln und Marken, die dies über andere Attribute wie "dancing" tun,
besteht kein grosser gedanklicher Schritt. Der angesprochene Perso-
nenkreis konsumiert die Markenartikel aus den gleichen Gründen,
weshalb der fehlende Farbaspekt in DANCING BULL als Abweichung
nicht deutlich genug ins Gewicht fällt.
Zwischen RED BULL und DANCING BULL ist das Bestehen einer
Verwechslungsgefahr daher zu bejahen.
8.
Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin ist damit abzuweisen. Das-
selbe gilt für den Eventualantrag, wonach die Eintragung der Marke
der Beschwerdeführerin auf alkoholische Getränke (ohne Biere, Spiri -
tuosen und Liköre) einzuschränken sei. Denn auch in diesem Fall be-
stünde zwischen den beanspruchten Waren noch Gleichartigkeit und
würde sich im vorliegenden Fall nichts ändern.
9.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und die Beschwerdefüh-
rerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu be-
zahlen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
10.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
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zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdever-
fahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen
werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" [3D], mit weiteren
Hinweisen). Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts wer-
den die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festgelegt.
11.
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote
festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht
worden, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten für
die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren er-
scheint eine Parteientschädigung von Fr. 4'400.– (inkl. MWST) an-
gemessen.
12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juli 2005
[BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung be-
stätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– ver-
rechnet. Die Differenz in der Höhe von Fr. 500.– wird der Beschwerde-
führerin zurückerstattet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Be-
schwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'400.– (inkl.
MWST) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular, Beschwerdebeilagen retour)
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdeant-
wort- und Duplikbeilagen retour)
- die Vorinstanz (Ref.: Widerspruchsverfahren Nr. 8605; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten retour)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand: 9. September 2010
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