Abtei lung II
B-8186/2008
{T 0/2}
U r t e i l v o m 2 3 . F e b r u a r 2 0 1 0
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Beatrice Brügger.
T._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Audétat,
Hartbertstrasse 1, Postfach, 7001 Chur,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 62043/2007
BABYRUB.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-8186/2008
Sachverhalt:
A.
Mit Gesuch vom 29. Oktober 2007 ersuchte die Beschwerdeführerin
die Vorinstanz um Schutz für die Wortmarke 62043/2007 BABYRUB.
Diese wurde für die folgenden Waren der Klasse 3 und 5 hinterlegt:
"3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur
Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;
5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse;
Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeug-
nisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial;
Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Des-
infektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren;
Fungizide, Herbizide."
B.
Am 22. Februar 2008 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit,
das Zeichen gehöre für einen Teil der beanspruchten Waren zum
Gemeingut gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Es bestehe aus den englischen
Begriffen "baby" und "rub". "Baby" bedeute Säugling und werde im
Deutschen in seiner englischen Form verwendet. "Rub" sei abgeleitet
von "to rub in", das einreiben bedeute, und werde mit "Einreibemittel"
übersetzt. Wie eine Recherche im Internet zeige, werde der Begriff
häufig verwendet, z.B. in "heat rub" für eine wärmende Creme. Die
Wortkombination werde in Verbindung mit einem Teil der be-
anspruchten Waren (ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schön-
heitspflege, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse)
als Hinweis auf deren Natur und Zweckbestimmung verstanden, näm-
lich so, dass es sich um Einreibemittel für Babys handle. Das Zeichen
werde deshalb nicht als Verweis auf ein bestimmtes Unternehmen
wahrgenommen. Im Zusammenhang mit den erwähnten Waren fehle
es ihm somit an der notwendigen Unterscheidungskraft. Es könne zu-
dem nicht von einem Einzelnen monopolisiert werden und sei deshalb
auch freihaltebedürftig.
C.
Die Beschwerdeführerin bestritt dies mit Schreiben vom 23. April 2008.
Sie verwies auf andere Marken mit den Wort "baby", und zwar in nicht
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abschliessender Form auf die für Waren der Klassen 3 bzw. 3 und 5
eingetragenen Zeichen BABY CLUB, SMOOTH BABY und BABY
CONNECTION. Es sei nicht nachvollziehbar, dass BABYRUB be-
schreibend sein sollte, die erwähnten Zeichen jedoch nicht. Eine
Recherche im Internet zeige zudem, dass die Wortkombination
"BABYRUB" auf schweizerischen Seiten relativ selten sei. Im Zu-
sammenhang mit einem Produkt erscheine sie nur mit dem Zeichen
"VICKS", das der Beschwerdeführerin gehöre. Die Wortmarke
"BABYRUB" sei zudem für die gleichen Warenverzeichnisse in
Norwegen eingetragen und als EU-Marke zugelassen.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 10. Juni 2008 an der Zurück-
weisung für einen – neu umschriebenen – Teil der beanspruchten
Waren fest. Sie erklärte, das Zeichen werde in Verbindung mit den
strittigen Waren als klarer Hinweis auf deren Art und Zweckbe-
stimmung aufgefasst und verfüge nicht über die notwendige Unter-
scheidungskraft. Im Weiteren ging die Vorinstanz auf die Fragen der
Gleichbehandlung und der Eintragung im Ausland ein und schloss,
dass hieraus kein Anspruch abgeleitet werden könne. Die Be-
schwerdeführerin erhielt Gelegenheit zur erneuten Stellungnahme.
E.
Die Beschwerdeführerin machte mit Eingabe vom 11. August 2008
geltend, massgebende Abnehmer seien in erster Linie Durchschnitts-
konsumenten. Fachkreise seien, wenn überhaupt, nur in gänzlich
untergeordneter Weise relevant. Der Durchschnittskonsument würde
mangels Sprachkenntnissen "rub" nicht mit "einreiben", "Einreibe-
mittel" assoziieren. Verwiesen wurde ferner auf verschiedene in der
Schweiz eingetragene Marken mit dem Bestandteil "rub", nämlich
COLOR RUB, HOPIRUB, ORIGINS SALT RUB, TRIORUB, VAPORUB
und HIBISCRUB, und die Eintragung des Zeichens BABYRUB in
Norwegen und als Gemeinschaftsmarke.
F.
Mit Verfügung vom 13. November 2008 wies die Vorinstanz das
Markeneintragungsgesuch gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG in Ver-
bindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c MschG für folgende Waren der
Klassen 3 und 5 zurück:
"3: Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;
5: Pharmazeutische Erzeugnisse; Desinfektionsmittel, Fungizide".
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Für die übrigen beanspruchten Waren wurde die Marke zum Marken-
schutz zugelassen. Zur Begründung wurde ausgeführt, das Zeichen
bestehe aus den englischen Wörtern "baby" und "rub". Massgebende
Abnehmerkreise seien Durchschnittskonsumenten und Fachleute in
den Bereichen Gesundheits- und Schönheitspflege, Pharmazie und
Medizin, bei denen bessere Englischkenntnisse vorausgesetzt werden
könnten. "Baby" würde von jedermann verstanden. Das englische Verb
"to rub" bedeute "reiben, einreiben, schaben, scheuern". Das Wort
könne auch als Substantiv benutzt werden. Es gehöre als Verb und
Substantiv zum Grundwortschatz. Die Bedeutung von "rub" sei zu-
mindest als Verb als bekannt vorauszusetzen. Der Begriff "baby" ver-
weise auf die Zielgruppe; die Angabe "rub" könne als Hinweis auf den
Verwendungszweck der Produkte aufgefasst werden. Der Sinngehalt
"Baby einreiben" bzw. "Baby Einreibemittel" dränge sich aufgrund der
Art der in Frage stehenden Waren und der Verwendung von "rub" im
entsprechenden Warensegment auf, so dass die Möglichkeit anderer
Sinngehalte in den Hintergrund trete. Für das genannte Verständnis
brauche es weder der Gedankenarbeit noch sei dafür Fantasie er-
forderlich. Das Zeichen erschöpfe sich demzufolge aus Sicht der
relevanten Verkehrskreise in einer beschreibenden Angabe. Die Vor-
instanz nahm ferner Stellung zu den genannten eingetragenen Marken
und dem daraus abgeleiteten Anspruch auf Gleichbehandlungen sowie
zu den Voreintragungen im Ausland. Der Verfügung beigelegt wurden
verschiedene Auszüge aus dem Internet bezüglich der Bedeutung des
Wortes "rub" und dessen Gebrauch im Zusammenhang mit Schön-
heitsprodukten sowie eine Kopie aus dem Buch "Thematischer Grund-
und Aufbauwortschatz Englisch" (Klett und Balmer Verlag, Zug 2007),
gemäss dem "rub" "(ein)reiben" bedeutet.
G.
Die Beschwerdeführerin reichte am 18. Dezember 2008 beim
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragt die Ver-
fügung der Vorinstanz vom 13. November 2008 sei aufzuheben und
der Marke CH 62043/2007 BABYRUB sei der Schutz in der Schweiz
für sämtliche beantragten Waren zu gewähren. Sie macht geltend,
Endabnehmer seien die Konsumenten. Fachleute gehörten nicht zum
Zielpublikum oder höchstens in einer untergeordneten Art und Weise.
Der Ausdruck "baby" gehöre unbestrittenermassen zum englischen
Grundwortschatz und sei im allgemeinen Sprachgebrauch in der
Schweiz üblich. Dies sei aber beim Verb "to rub" oder beim Substantiv
"rub" nicht der Fall. Die Annahme, dass jedes Wort, welches in einem
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Standard-Wörterbuch stehe, automatisch beim Durchschnittskonsu-
menten als bekannt vorausgesetzt werden könne, greife offenkundig
zu kurz. Abzustellen sei vielmehr auf das durchschnittliche Sprach-
verständnis der betroffenen Verkehrskreise. Dieses dürfte ungefähr
dem während der obligatorischen Schulzeit vermittelten Kenntnisstand
entsprechen und nicht einem Lexikonwissen. Es liege deshalb auf der
Hand, dass der englische Ausdruck für "Einreibemittel" oder "ein-
reiben" nicht jedermann bekannt sei. Demzufolge würden die End-
abnehmer das Zeichen BABYRUB mangels Sprachverständnis nicht
als Hinweis auf Eigenschaften der beanspruchten Waren – nämlich
dass es sich um Mittel handle, mit welchen Babys eingerieben würden
– wahrnehmen. Zudem würden Babys nicht mit Seifen und Des-
infektionsmitteln eingerieben und schon gar nicht mit Fungiziden. Im
Weiteren seien die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung
zum Eintrag der Marken SMOOTH BABY, COLOR RUB und HOPIRUB
nicht überzeugend. In Betracht zu ziehen sei auch, dass die
Wort/Bildmarke BABYRUB (Nr. 578 675) eingetragen worden sei. Zu
verweisen sei zudem auf das Zeichen RUBIGEM, das für Waren der
Klasse 5 eingetragen sei. Eine Suche bei der WIPO habe ferner er-
geben, dass die Vorinstanz auch den IR-Marken AXE HOT RUB und
TUB RUB für Waren der Klasse 3 Schutz in der Schweiz gewährt
habe. Bezüglich der ausländischen Voreintragungen sei aus den Aus-
führungen der Vorinstanz nicht ersichtlich, wann diese berücksichtigt
würden.
H.
Mit Vernehmlassung vom 9. März 2009 verzichtet die Vorinstanz auf
eine Stellungnahme und beantragt die vollumfängliche Abweisung der
Beschwerde.
I.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit
sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
J.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung wurde still-
schweigend verzichtet.
Seite 5
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni
2005 über das Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtsgesetz,
VGG, SR 173.32).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Ver-
fügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse
an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-
führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren, VwVG, SR 172.021).
Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63
Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen
(Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausge-
schlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr als Marke für die Wa-
ren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht
werden (Art. 2 Bst. a des des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992, MSchG, SR 232.11). Schutzunfähig sind solche Zeichen ent-
weder weil sie im Alltagsleben unentbehrlich und daher als
freihaltebedürftig nicht monopolisiert werden dürfen oder weil sie nicht
hinreichend unterscheidungskräftig sind (vgl. EUGEN MARBACH, in:
Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2.
Aufl., Basel 2009, N. 247; BGE 131 III 121 E. 4.1 Smarties/M&M's,
Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4.a
Elle, publ. in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wett-
bewerbsrecht [sic!] 1997 159, mit Hinweis auf BGE 118 II 181 E. 3
Duo).
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2.2 Zum Gemeingut gehören nach der Rechtsprechung namentlich
Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu
deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unter-
scheidungskraft nicht aufweisen (BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller,
BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon, mit Hinweisen). Dass die Marke Ge-
dankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt
auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht dafür nicht aus. Der be-
schreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne besonderen
Aufwand an Fantasie zu erkennen sein, wobei genügt, dass dies in
einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 129 III 225 E. 5.1
Masterpiece, BGE 128 III 447 E. 1.5 Premiere, mit Hinweisen).
2.3 Diese Beurteilung ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmer-
kreise der Waren und Dienstleistungen vorzunehmen (BGE 129 III 225
E. 5.1 Masterpiece, BGE 128 III 447 E. 1.6 Première, BGE 116 II 609
E. 2.c Fioretto; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006
vom 1. Oktober 2008 E. 2.4 Afri-Cola). Das Kriterium für die leichte
Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden die im Einzelfall
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. An die Stelle einer bei
abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens
kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter
treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware
oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004
vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster, publ. in sic! 2005 278).
Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses (das hier
nicht geprüft wird, vgl. E. 6) wäre demgegenüber die Sichtweise der
Konkurrenten der Hinterlegerin einer Marke massgebend (CHRISTOPH
WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 44).
3.
3.1 Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist,
schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist,
ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der
Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als
Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekenn-
zeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (BGE 108 II 487
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E. 3 Vantage, mit Hinweisen u.a. zum Ganzen auf Urteil des Bundes-
gerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 Discovery Travel &
Adventure Channel, publ. in sic! 2004 400), bzw. ob die produkt-
bezogene Aussage auf den ersten Blick klar verständlich bliebt
(MARBACH, a.a.O., N. 285). Dabei genügt, dass das Zeichen in einem
einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird
(BGE 131 III 495 E. 5 Felsenkeller, BGE 129 III 447 E. 1.5 Premiere).
3.2 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von
einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE
129 III 225 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts, 4A.5/2003
vom 22. Dezember 2003 E. 3.1f. Discovery Travel & Adventure
Channel, publ. in sic! 2004 400). Nach der Rechtsprechung und Lehre
kann vom breiten Publikum allerdings nur ein Grundwortschatz
englischer Vokabeln erwartet werden und keine perfekten Englisch-
kenntnisse (BGE 125 III 194 E. 1.c Budweiser, BGE 108 II 487 E. 3
Vantage; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-684/2009 vom 24.
Juni 2009 E. 3.2 Outperform.Outlast mit Verweis auf weitere Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts; WILLI, a.a.O., Art. 2, N.17, DAVID
ASCHMANN, Art. 2 lit. a, N. 111, MICHAEL NOTH Art. 2 lit. c, N. 11, GALLUS
JOLLER Art. 3 N. 60, letztere in: Michael Noth, Gregor Bühler, Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG] Bern 2009). Fach-
kreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englisch-
kenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A.455/2008 vom 1. Dezember
2008 E. 4.3 AdRank; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 Outperform.Outlast mit Verweis auf
weitere Urteile des Bundesverwaltungsgerichts).
3.3 Ein englischer Grundwortschatz ist nicht offiziell festgelegt und
kann nur aufgrund von Indizien ermittelt werden (vgl. zu dieser Frage:
GALLUS JOLLER, Beschreibend oder anspielend? – Indizien für die Zu-
lässigkeit von Wortabwandlungen als Marken, in sic! 2005 Sonderheft,
S. 47 ff. Ziff. II.2, CLAUDIA KELLER, Do you speak English? – An-
merkungen zum Bundesverwaltungsgerichtsentscheid B-804/2007,
Delight Aromas [fig.] in sic! 208 S. 485 ff. Ziff. II.2,).
3.4 Zum Grundwortschatz einer Fremdsprache gehört unter anderem
Schulwissen. Nicht einfach zu beantworten ist die Frage, welches
Schulwissen vorausgesetzt werden kann. JOLLER verweist auf beträcht-
liche Unterschiede je nach Ausbildung und Beruf. Er geht im Sinne
eines Indizes z.B. davon aus, Langenscheidt's Grundwortschatz ent-
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spreche im Umfang den Voraussetzungen für Abitur bzw. Matura und
schliesst aus, dass Wörter, die darin nicht vorhanden sind, dem
breiten Publikum bekannt sind (JOLLER, Beschreibend oder
anspielend?, a.a.O., Ziff. II.2). Dies lässt allerdings noch nicht den
gegenteiligen Schluss zu, nämlich dass alle aufgeführten Wörter dem
Durchschnittskonsumenten bekannt sind. Hier ist zu beachten, dass
Einträge in Wörterbüchern kein Beweis für Sprachwissen sind und
Grundkenntnisse der englischen Sprache in der Schweiz sehr ver-
breitet sind, dem Durchschnittskonsumenten aber keine zu weit
gehenden Sprachkenntnisse zugemutet werden können (vgl. ASCHMANN,
a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 111).
3.5 Gewisse englische Wörter sind auch ohne Schulwissen verständ-
lich. Darunter fallen z.B. solche, die im Alltag derart oft gebraucht
werden, dass sie dem Durchschnittskonsumenten bekannt sind. Ein
Beispiel ist das häufig verwendete "sale" für "Ausverkauf" (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E.
4.3 S). Andere finden sich als "deutsche" Wörter im
Duden, so das Wort "trader" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.1.1 total trader). Zudem gibt es Be-
griffe, die denen der Landessprachen entsprechen oder ähnlich sind.
Zu diesen gehören unter anderem "vantage", das mit den gleich-
bedeutenden englischen aber auch französischen Hauptwörtern
"advantage" und "avantage" assoziiert wird (BGE 108 II 487 E. 3
Vantage), "force", das dem französischen "force" oder italienischen
"forza" entspricht bzw. ähnlich ist (Urteil des Bundesverwaltungs-
gericht B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.3 S),
und "phone", das mit den entsprechenden Begriffen in den Landes-
sprachen verglichen werden kann (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-6430/2008 vom 24. November 2009 E. 3.3.1 IPhone).
3.6 Die Rechtsprechung hat sich in zahlreichen Einzelfällen dazu ge-
äussert, ob ein bestimmter englischer Begriff dem Grundwortschatz
zuzurechnen ist (vgl. zur Kasuistik: ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a, N. 112
f.).
4.
4.1 BABYRUB ist nicht ein bestehendes Wort, sondern eine neue
Wortschöpfung. Das Zeichen setzt sich aus den Bestandteilen "baby"
und "rub" zusammen.
Seite 9
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4.2 "Baby" ist ein englisches Wort. Es ist nicht bestritten, dass es in
der Schweiz allgemein bekannt ist. Im Duden ist "baby" als
"deutsches" Wort aufgenommen mit der Bedeutung Säugling, Klein-
kind (Duden, Die deutsche Rechtschreibung Mannheim, Leipzig, Wien,
Zürich, 2006). Das Wort findet sich auch im "le Grand Robert de la
langue française" und dem "Dizionario Devoto Oli" (beide in der online-
version). Es ist zudem dem entsprechenden französischen Begriff
"bébé" (vgl. le Grand Robert de la langue française, a.a.O.) sehr ähn-
lich.
4.3 "RUB" ist nach Duden der "Währungscode für russ. Rubel" (vgl.
Duden, a.a.O.). Die Kombination von "baby" und einem Währungscode
ergibt, bezogen auf die hier zur Diskussion stehenden Waren, keinen
Sinn.
"Rub" bzw. "to rub" ist im Weiteren ein Substantiv oder Verb der
englischen Sprache und bedeutet unter anderem "reiben", "einreiben"
(Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin, München, Wien,
Zürich, New York 2005; französisch: "frotter" [ >
dictionnaires]; italienisch: "sfregare" [/it]).
Der Konsument findet den Begiff "rub" auf unterschiedlichen
Produkten z.B. "Vicks VapoRub", "Complete Easy Rub" von AMO für
Kontaktlinsen, "Rub-on Wax" von Toko für Skis und Snowboards oder
in der Bezeichung von Gewürzmischungen ("African Rub", "Indian
Rub", "Italian Rub" usw. bei ). Gemeinsam ist
diesen Produkten, dass sie eingerieben werden. Anders als das oben
erwähnte Wort "sale" wird "rub" aber nicht so häufig oder in derart
dominanter Form – bei dem sehr bekannten Vicks VapoRub dominiert
klar der Bestandteil "Vicks" – verwendet, dass der Begriff sich allein
deshalb beim Konsumenten eingeprägt hätte.
"Rub" in der Bedeutung von "reiben", "einreiben" findet sich auch in
dem von der Vorinstanz eingereichten Auszug aus dem thematischen
Grund- und Aufbauwortschatz Englisch sowie im Pons Basiswörter-
buch Schule Englisch (Stuttgart 2006). "Rub" ist zudem ein Begriff, der
auf den Alltag bezogen und nicht besonders schwierig ist. Dies kann
darauf hindeuten, dass keine allzu fortgeschrittenen Sprachkenntnisse
nötig sind, um das Wort zu verstehen.
"Rub" ist aber auch dem deutschen Begriff "reiben" ähnlich. "Reiben"
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kann ohne weiteres auch als "einreiben" verstanden werden.
Das Wort erinnert ferner an das Verb "rubbeln", das allerdings eher
kräftiges reiben bezeichnet (vgl. Duden, a.a.O., und die in der Schweiz
weit verbreiteten Rubbellose, bei denen es gilt, eine Schicht wegzu-
rubbeln).
Aufgrund dieser Indizien kann davon ausgegangen werden, dass
Durchschnittskonsumenten – zumindest in der Deutschschweiz – das
Wort "rub" verstehen. Von Fachleuten aus den Bereichen Gesundheits-
und Schönheitspflege – falls sie zu den Verkehrskreisen gezählt
werden – können mindestens dem Durchschnittskonsumenten ent-
sprechende, allenfalls bessere Sprachkenntnisse erwartet werden. Es
erübrigt sich deshalb, hier auf die Frage, ob auch Fachleute als mög-
liche Adressaten angesprochen sind, einzugehen.
4.4 Das Zeichen kombiniert die Begriffe "Baby" und "(ein)reiben".
Bei den hier zur Diskussion stehenden Waren handelt es sich in
Klasse 3 um "Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" und in
Klasse 5 um "pharmazeutische Erzeugnisse; Desinfektionsmittel,
Fungizide".
Bei Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege ist es offensichtlich, dass
es Produkte gibt, die eingerieben werden. Für die Verwendung von
Seifen genügt es nicht, die Seife aufzutragen; notwendig sind auch
hier gewisse reibende Bewegungen. Fungizide, d.h. Antimykotika, sind
Mittel, die zur Behandlung von Mykosen – durch Pilze verursachte
Infektionen – eingesetzt werden (vgl. Pschyrembel, Klinisches
Wörterbuch, Berlin New York 2007, Stichworte Fungizid, Antimykotika,
Mykosen). Bei ihnen, wie auch bei pharmazeutischen Erzeugnissen
oder Desinfektionsmitteln, ist nicht ausgeschlossen, dass bestimmte
dieser Produkte eingerieben werden müssen.
Alle erwähnten Waren können auch für Babys bestimmt sein.
4.5 Der Sinngehalt eines Zeichens, das "Baby" und "(ein)reiben"
kombiniert, kann für die genannten Waren somit spontan als Aussage
über deren Verwendungszweck – als Produkte, mit denen Babys ein-
gerieben werden können – verstanden werden. BABYRUB beschreibt
Seite 11
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somit deren Gebrauchszweck und ist damit dem Gemeingut zuzu-
rechnen.
5.
Die Beschwerdeführerin beruft sich auf das Gleichbehandlungsgebot
mit der eingetragenen Wort/Bildmarke BABYRUB (Nr. 578 675), ähn-
liche Zeichen sowie die Eintragung des Zeichens BABYRUB als
norwegische und Gemeinschaftsmarke.
5.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu
behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund
zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht
erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen
Elementen identisch sind (BGE 127 I 202 E. 3.f.aa, BGE 125 I 166 E.
2.a; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Gerade im Markenrecht ist der Grund-
satz der Gleichbehandlung jedoch mit Zurückhaltung anzuwenden,
weil bei Marken selbst geringfügige Unterschiede im Hinblick auf die
Unterscheidungskraft von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil
des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5.c Elle, publ.
in sic! 1997 159; RKGE vom 4. August 2003 in sic! 2004 95 E. 11
Ipublish; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26.
Februar 2008 E. 9 Pirates of the Caribbean).
Das vorliegende Zeichen ist eine Wortmarke. Hier entfällt das für die
Eintragung der Wort/Bildmarke BABYRUB (Nr. 578 675) ebenfalls
massgebende Bildelement. Obschon man sich fragen könnte, ob die
bildlichen Elemente der Eintragung der Wort/Bildmarke BABYRUB Nr.
578 675 vom 29. Oktober 2008 derart dominant sind, dass sie eine
abweichende Behandlung vom vorliegenden Ergebnis rechtfertigen.
Trotzdem bestehen keine Anhaltspunkte für einen Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht. Obwohl die Vorinstanz hierzu schweigt,
ist keine ständig gesetzwidrige Praxis wo diese zu erkennen gibt, dass
sie auch in Zukunft von dieser Praxis nicht abzuweichen gedenkt, er-
sichtlich.
5.2 Die von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren ge-
nannten Zeichen SMOOTH BABY, COLOUR RUB, HOPIRUB sowie
AXE HOT RUB und TUB RUB enthalten zwar alle die Bestandteile
"baby" oder "rub". (Das von der Beschwerdeführerin ebenfalls er-
wähnte Zeichen RUBIGEM lässt auf eine Zusammensetzung aus den
Seite 12
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Wortteilen "rubi" und "gem" schliessen und ist bereits deshalb nicht
vergleichbar.) Massgebend ist jedoch vorliegend der Sinngehalt, der
sich aus der Kombination der beiden Wörter "baby" und "rub" ergibt.
Bei den von der Beschwerdeführerin genannten Zeichen ist der Sinn-
gehalt weder identisch noch ein vergleichbar klarer direkter Hinweis
auf den Verwendungszweck. Die Vorinstanz hat dies zutreffend bezüg-
lich der ersten drei der oben erwähnten Zeichen ausgeführt (vgl. Ver-
fügung vom 13. November 2008, Ziff. 14), TUB RUB ist ebenfalls nicht
direkt beschreibend und AXE HOT RUB enthält das unterscheidungs-
kräftige Element "AXE". Die Beschwerdeführerin kann sich deshalb
auch hier nicht auf das Gleichbehandlungsgebot berufen.
5.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich zudem auf die Eintragung des
Zeichens in Norwegen und als Gemeinschaftsmarke. Auf die Frage
einer allenfalls unterschiedlichen Rechtsprechung (vgl. z.B. Urteil des
europäischen Gerichtshofs [EuGH] C-383/99 P vom 20. September
2001 Baby-dry) braucht hier nicht eingegangen zu werden. Aus-
ländischen Entscheidungen kommt nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters
grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Es ist auch kein
Grenzfall zu beurteilen, der eine Berücksichtigung einer ausländischen
Praxis unter Umständen rechtfertigen könnte (vgl. Urteil des Bundes-
gerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster; BGE
129 III 225 E. 5.5 Masterpiece; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 2light; WILLI, a.a.O., Art. 2, N.
9).
6.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen BABYRUB für
die beanspruchten Waren beschreibend, d.h. nicht unterscheidungs-
kräftig ist. Dass sich das Zeichen im Geschäftsverkehr durchgesetzt
hätte, wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet und ist auch
aus den Akten nicht ersichtlich. Ob am Zeichen BABYRUB ein ab-
solutes Freihaltebedürfnis besteht, kann unter diesen Umständen offen
bleiben.
BABYRUB ist folglich dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a
MSchG zuzurechnen. Die Beschwerde erweist sich demnach als un-
begründet und ist abzuweisen.
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7.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markenein-
tragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr be-
misst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung
des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Er-
fahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher un-
bedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr.
50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490
E. 3.3, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vor-
liegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten An-
haltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerde-
führerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1
VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.– werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.– verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.– wird der Be-
schwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rück-
erstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Schweizer Markeneintragungsgesuch
62043/2007 BABYRUB; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Hans Urech Beatrice Brügger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 2. März 2010
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