Cour II
B-8320/2007/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 0 8
Claude Morvant (président du collège), David Aschmann,
Bernard Maitre (président de cour), juges,
Solange Borel Fierz, greffière.
X._______GmbH,
représentée par Kirker & Cie SA, Conseils en Marques,
rue de Genève 122, 1226 Thônex,
recourante,
contre
Y._______ Inc.,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Procédure d'opposition n° 8538 IR n° 795'010 iBond /
IR n° 884'290 HY-BOND RESIGLASS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-8320/2007
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque internationale n° 884'290 "HY-BOND
RESIGLASS", fondé sur un enregistrement de base allemand du
11 novembre 2005, a été publié le 6 juillet 2006 dans la Gazette OMPI
des marques internationales n° 22. Il revendique la protection, en
Suisse notamment, pour les produits suivants :
Classe 5 : "Produits chimiques pour dentistes et pour techniciens-
dentistes, compris dans cette classe ; matières pour plomber les dents
et cire dentaire ; matériaux permettant de fabriquer des dents
artificielles et des dentiers ; ciments dentaires; adhésifs (matières
collantes) pour matières composites, colles, matériaux de restauration
dentaire ; matériaux dentaires compris dans cette classe ; porcelaine
et céramiques ainsi que matériaux à garniture céramique et plastique
pour dents et dentiers."
Classe 10 : "Appareils et instruments dentaires ; dents artificielles et
dentiers ; couronnes et bridges dentaires."
B.
Le 30 octobre 2006, X._______ GmbH (ci-après : l'opposante) a formé
opposition partielle à l'encontre de l'enregistrement précité devant
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'IPI ou
l'autorité inférieure) pour tous les produits revendiqués en classe 5, en
se fondant sur sa marque internationale n° 795'010 "iBond"
enregistrée pour les produits de la classe 5 suivants :
"Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mécanique dentaire;
résines de scellement et promoteurs d'adhérence."
L'opposante fit valoir que les produits des deux marques étaient
identiques ou, à tout le moins, très similaires. S'agissant de la
similarité des signes, elle soutint que, du point de vue phonétique, sa
marque "iBond" et l'élément "HY-BOND" de la marque attaquée étaient
identiques puisqu'ils se prononçaient tous les deux "i bond". Elle releva
que la marque attaquée reprenait intégralement – au moins
phonétiquement – sa marque et que la jurisprudence considérait le
plus souvent que l'aspect auditif était plus important que l'aspect
visuel dans la mesure notamment où il restait plus facilement dans la
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mémoire des consommateurs. Elle allégua en outre que l'aspect visuel
des signes concernés "iBond" et "HY-BOND" ne différait pas de
manière significative et que l'ajout du terme "RESIGLASS" par la
marque attaquée ne suffisait pas à modifier l'impression qui s'en
dégageait puisque ce dernier élément présentait indéniablement un
caractère descriptif en relation avec les produits revendiqués. Elle
conclut donc à l'existence d'un risque de confusion.
C.
Le 21 mai 2007, l'IPI a admis la protection en Suisse pour les produits
non contestés de la classe 10. Il a par contre émis un refus provisoire
partiel – sur motifs relatifs – à l'encontre de cet enregistrement pour
les produits de la classe 5. Il a imparti à Y._______ Inc., titulaire de la
marque attaquée, un délai de trois mois, soit jusqu'au 21 septembre
2007, pour désigner un mandataire en Suisse, ce qu'elle n'a pas fait.
D.
Par décision incidente du 27 septembre 2007, l'IPI a prononcé la
clôture de la procédure d'instruction.
E.
Par décision du 7 novembre 2007, l'IPI a rejeté l'opposition avec suite
de frais. Procédant tout d'abord à la comparaison des produits, il a
considéré que les produits de la marque opposante, soit les produits
chimiques utilisés en dentisterie et en mécanique dentaire ainsi que
les résines de scellement et promoteurs d'adhérence, au libellé plus
général que celui de la marque attaquée, couvraient les différents
produits revendiqués par cette dernière et qu'il convenait donc
d'admettre l'identité des produits ou du moins leur forte similarité.
Sous l'angle de la comparaison des signes, l'IPI a relevé que la partie
commune aux deux marques en cause était le mot "bond", que celui-ci
signifiait "lien" ou "liaison", que, en rapport avec le domaine dentaire et
en particulier avec les produits revendiqués par la marque opposante,
il avait un sens clair et qu'il décrivait la fonction ou la destination de
ces produits en donnant l'exemple de produits chimiques, de
matériaux ou de résines permettant de lier des parties de dents ou de
les fixer ou encore de réparer une dent. Il a ajouté que cette
expression anglaise faisait partie des termes anglais courants pouvant
être compris par un consommateur suisse. Précisant encore que le
terme "bond" était usuel dans le domaine de la médecine dentaire, il a
estimé que, en lien avec les produits revendiqués en classe 5, il
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apparaissait comme une indication faible. Il a considéré que, dans la
mesure où les deux marques ne concordaient que sur l'élément faible
"bond", de petites différences entre elles suffisaient à les différencier
et l'ajout par la marque attaquée du préfixe "HY-" ainsi que du mot
"RESIGLASS" à la fin du signe créait des différences permettant au
consommateur de distinguer ladite marque de la marque opposante
"iBond" et excluait le risque de confusion.
F.
Par mémoire du 7 décembre 2007, X._______ GmbH (ci-après : la
recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral en concluant à son annulation avec suite de frais
et dépens. Elle relève tout d'abord que c'est à juste titre que l'IPI a
considéré que les produits de la marque attaquée se retrouvent de
manière très similaire dans le libellé plus général de sa marque et qu'il
a conclu à l'identité des produits ou au moins à leur forte similarité.
S'agissant de la comparaison des signes, la recourante reproche à
l'autorité inférieure d'avoir examiné le risque de confusion sous le seul
angle du terme "bond", commun aux deux marques, et de ne pas avoir
pris en considération les marques dans leur ensemble, soit "iBond"
pour sa marque et l'élément principal "HY-BOND" pour la marque
attaquée qui sont du point de vue phonétique parfaitement identiques.
Elle ne conteste pas le fait que le terme "bond" signifiant "lien" ou
"liaison" puisse être considéré comme descriptif pour des produits
destinés à la dentisterie, mais relève que l'IPI a totalement ignoré les
éléments "i" et "HY" des marques en cause, n'ayant pourtant aucune
signification et étant dès lors distinctifs. Elle en conclut que les
marques concordent, en tout cas d'un point de vue auditif, puisque la
marque attaquée reprend intégralement, au moins phonétiquement, sa
propre marque. Elle ajoute que, contrairement à l'appréciation de l'IPI,
le terme "RESIGLASS" n'est pas apte à permettre aux
consommateurs de distinguer les signes et à exclure un risque de
confusion puisque ce terme , qui sera compris sans effort particulier
de réflexion comme "résine de verre" par les consommateurs
concernés – soit les professionnels du domaine dentaire – est
totalement descriptif des produits revendiqués par la marque attaquée
dont il peut désigner la composition. Elle soutient sur cette base qu'il
n'existe pas, entre les marques en cause, de différences suffisamment
significatives pour écarter un risque de confusion.
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B-8320/2007
G.
Par courrier du 13 décembre 2007 notifié par la voie de l'entraide
judiciaire internationale en matière civile, le Tribunal administratif
fédéral a invité Y._______ Inc. (ci-après : l'intimée) à désigner, dans
les 14 jours dès réception du courrier, un mandataire établi en Suisse
et l'a informée que, à défaut de réponse dans le délai imparti, il
considérerait qu'elle renonçait à exercer ses droits de partie dans la
procédure et que la décision finale lui serait notifiée par voie de
publication dans la Feuille fédérale.
Par courrier du 12 février 2008, l'ambassade de Z.________ a informé
le Tribunal administratif fédéral que le pli avait été refusé.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au
terme de sa réponse du 4 mars 2008 en renonçant à présenter des
observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises notamment par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF,
soit la Chancellerie fédérale, les départements et les unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou
administrativement rattachées.
La décision attaquée est une décision sur opposition au sens de
l'art. 5 al. 2 PA qui émane d'une unité de l'administration fédérale
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décentralisée (art. 29 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP,
RS 172.213.1] en relation avec les art. 6 al. 1 let. f et 8, ainsi que
l'annexe [liste des unités de l'administration fédérale] de l'ordonnance
du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de
l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1 de la loi
fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune
des clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée,
le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
A teneur de l'art. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection
des marques (LPM, RS, 232.11), la marque est un signe propre à
distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux
d'autres entreprises (al. 1). Les mots, les lettres, les chiffres, les
représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou
combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier
constituer des marques (al. 2).
Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5
LPM). En application de l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque
antérieure peut former opposition auprès de l'IPI contre un nouvel
enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. Par marque
antérieure, on entend notamment les marques déposées ou
enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la
présente loi (art. 6 à 8) (art. 3 al. 2 let. a LPM).
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B-8320/2007
En l'espèce, il n'est pas contesté que la marque internationale
n ° 795'010 "iBond", enregistrée le 27 novembre 2002, disposant d'un
enregistrement de base allemand du 5 novembre 2002 et d'une
priorité au 18 juin 2002 selon la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP,
RS 0.232.04) (art. 7 LPM), est antérieure à la marque internationale
n ° 884'290 "HY-BOND RESIGLASS" enregistrée le 16 février 2006.
3.
Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des
produits ou services identiques ou similaires sont exclus de la
protection des marques lorsqu'il en résulte un risque de confusion
(art. 3 al. 1 let. c LPM).
3.1 Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre
en considération la similarité aussi bien des signes litigieux que des
produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait
que ces deux éléments s'influencent réciproquement dans ce sens
que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes
sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que,
lorsqu'une similarité entre les signes ou entre les produits peut être
exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les
produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de
confusion est a priori exclu (arrêt du Tribunal administratif fédéral du
4 février 2008 B-7485/2006 consid. 5 Booster/Turbo Booster et la
référence citée). Le risque de confusion entre deux marques ne peut
pas être examiné de manière abstraite. Il s'agit au contraire de
toujours prendre en considération les circonstances concrètes du cas
d'espèce. Ainsi, si la différence entre les signes doit être d'autant plus
grande que les produits pour lesquels ils sont utilisés sont identiques,
il convient également de tenir compte de l'attention dont les
consommateurs font ordinairement preuve.
3.2 Dans chaque cas d'espèce, le risque de confusion est considéré
en fonction de la clientèle ciblée (décision l'ancienne Commission de
recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 14 octobre
1996 publiée in : sic! 1997 61 consid. 6 Odeon/Nickelodeon). En effet,
le risque de confusion est moins élevé lorsque les marques
s'adressent à un public de spécialistes dès lors que ceux-ci devraient
en principe être bien en mesure d'opérer les distinctions nécessaires
(LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
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Markenschutzgesetz, Muster-und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999,
MSchG, n° 14 ad art. 3).
En l'occurrence, les produits des deux marques en présence sont
destinés à un même cercle de consommateurs, soit à des
professionnels de la médecine dentaire comme, par exemple, des
cabinets ou des laboratoires dentaires. Il ne s'agit en effet pas
d'articles de masse que l'on consomme quotidiennement et que le
public achète avec une attention moindre (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 28 février 2008 B-1427/2007 consid. 4
Kremlyovskaya/Kremlyevka et l'arrêt cité ATF 119 II 473/JdT 1994 I
358 consid. 2c Radion/Radomat), mais de produits expressément
destinés à des spécialistes dans l'exercice de leur profession. Dans sa
jurisprudence, se prononçant il est vrai sur les produits désignés en
classe 10 "Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires et chablons à but orthopédique", la CREPI a considéré
que le cercle des consommateurs se limitait au personnel médical
spécialisé qui, généralement, possédait de bonnes connaissances de
l'anglais (décision du 24 juin 2003 publiée in : sic! 2004 27 consid. 5
Fitmore). La situation n'apparaît en l'espèce pas différente pour les
produits objets de la présente procédure désignés en classe 5. Là
également, le cercle des consommateurs se limite à un personnel
médical ou para-médical spécialisé dont on peut admettre qu'il
possède généralement de bonnes connaissances de la langue
anglaise. On peut donc attendre des consommateurs concernés qu'ils
soient en mesure d'opérer les distinctions nécessaires et qu'ils portent
une attention particulière aux produits qu'ils choisissent et utilisent
dans l'exercice de leur profession, ce qui tend à réduire le risque de
confusion.
4.
Il y a similarité des produits ou des services lorsque les cercles des
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les
produits vendus sous des marques identiques ou similaires
proviennent, au regard de leurs lieux de production ou de distribution
usuels, de la même entreprise ou sont, à tout le moins, produits sous
le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées entre
elles (DAVID, op. cit., n° 35 ad art. 3). Sont des indices pour des
produits similaires les mêmes lieux de production, le même savoir-
faire spécifique (know-how), des canaux de distribution semblables,
les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation
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semblable, la substituabilité desdits produits, un champ d'application
technologique semblable ou identique de même que le rapport entre
accessoire et produit principal. Constituent, en revanche, des indices
contre la similarité des produits des canaux de distribution séparés
pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre
produit auxiliaire et produit principal et entre matière première ou
produit semi-fini et produit fini (arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 2 juillet 2007 B-7505/2006 consid. 7 Maxx/Max maximum + value ;
EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff
ohne Konturen ? publié in : Revue de droit suisse [RDS] 120 [2001]
p. 264 ss ; EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter-und
Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, [cit.
Kennzeichenrecht] p. 110).
En l'espèce, il convient d'admettre, avec l'instance inférieure, que les
produits chimiques utilisés en dentisterie et en mécanique dentaire
ainsi que les résines de scellement et promoteurs d'adhérence
revendiqués en classe 5 par la marque opposante recouvrent la liste,
plus détaillée, des produits revendiqués par la marque attaquée dans
la même classe 5. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a
conclu à l'identité des produits des marques en présence ou, à tout le
moins, à leur forte similarité.
5.
Il s'agit dès lors d'examiner la similarité entre les deux signes en
présence et de les comparer, étant établi de jurisprudence constante
que c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui
reste dans l'esprit des personnes concernées (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 10 mai 2007 B-7438/2006 publié in : sic! 2007
749 consid. 4 Cellini/Elini et l'arrêt cité).
5.1 La comparaison des deux signes litigieux suppose en premier lieu
de s'interroger sur l'étendue de la protection de la marque opposante,
celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion (arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 28 février 2008 B-1427/2007
consid. 6.1 Kremlyovskaya/Kremlyevka et la référence citée).
5.1.1 Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force
distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les
marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une
distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les
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éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le
langage courant. Sont au contraire fortes les marques imaginatives ou
ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes
résultent d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le
marché ; elles méritent donc un périmètre de protection plus étendu
contre les signes similaires. De surcroît, elles nécessitent une
protection accrue parce qu'elles sont spécialement exposées à des
essais de rapprochement (arrêt du Tribunal administratif fédéral du
6 septembre 2007 B-7468/2006 consid. 5 Seven/Seven for all
mankind ; ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 2a Kamillosan). Un
signe appartenant au domaine public, dès lors exclu de la protection
légale au sens de l'art. 2 let. a LPM, est caractérisé par le fait qu'il est
a priori dépourvu de force distinctive ou assujetti au besoin de libre
disposition (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties). Appartiennent
notamment au domaine public les signes descriptifs, soit les signes
qui décrivent d'une façon ou d'une autre la marchandise concernée
(arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007
B-7468/2006 consid. 5.1 Seven/Seven for all mankind ; KAMEN TROLLER,
Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006,
p. 102). On peut distinguer entre désignations génériques, à savoir les
indications désignant le genre de produit ou service
(Sachbezeichnungen), et les désignations descriptives, à savoir les
indications sur les caractéristiques des produits ou services
(eigentlichen Beschaffenheitsangaben). Les indications relatives aux
caractéristiques du produit ou du service sont descriptives, qu'elles
portent, par exemple, sur son aspect, sa matière, sa composition, sa
destination, sa fonction ou ses effets, le cercle de ses destinataires, le
lieu de vente, le prix, la quantité ou encore la qualité. Sont en outre
descriptifs, les indications portant sur une composante particulière du
produit, les indications de nature publicitaire ou les slogans qui
décrivent directement la qualité d'une marchandise ou d'un service
(DAVID, op. cit., n° 14 ad art. 2). Des associations d'idée ou des
allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service
concerné ne sont cependant pas suffisantes pour admettre qu'une
désignation appartient au domaine public. Le rapport avec le produit
ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit
être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination (ATF 129 III
225 consid. 5.1 Masterpiece ; décision de la CREPI du 12 avril 2006
publiée in : sic! 2006 413 consid. 5 Les cabinotiers ; Cabinotier/Les
cabinotiers Gilbert Albert). Pour qu'une désignation appartienne au
domaine public, il suffit qu'elle ait un caractère descriptif dans l'une
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des langues nationales. Le fait, toutefois, qu'une marque se compose
de mots tirés d'une langue qui ne compte pas au nombre des langues
nationales, soit de mots qui ne sont compris comme décrivant une
caractéristique du produit que par un cercle de personnes limité,
n'exclut pas que cette marque soit considérée comme ressortissant au
domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa Yeni Raki). Un signe
appartenant au domaine public ne peut acquérir la force distinctive
que si une entreprise parvient à l'imposer comme marque dans le
commerce, pour autant qu'il ne soit pas soumis au besoin de libre
disposition (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juillet 2007
B-7439/2006 consid. 6.1 Kinder/Kinder Party).
5.1.2 En l'espèce, la marque opposante est une marque verbale
composée de la voyelle "i" – écrite en minuscule – et du terme "bond"
– la lettre "b" étant écrite en majuscule et les autres lettres en
minuscule – tous deux juxtaposés l'un à l'autre. Le terme "bond"
provient de l'anglais et est traduit par "lien" ou "attachement" (Le
Robert & Collins, dictionnaire Français/Anglais Anglais/Français, Paris
2000, p. 1076 [cit. Le Robert]), par "adhérence" en référence à de la
colle et par "attache" en relation avec le domaine de la construction
(Harrap's Shorter, dictionnaire Anglais-Français/Français-Anglais,
p. 99, [cit. Harrap's]). Le verbe "to bond" signifie quant à lui "se
lier" (Le Robert, p. 1076) ou encore "coller", "liaisonner" (Harrap's,
p. 99). En rapport avec les produits revendiqués par la marque
opposante, soit des produits chimiques utilisés en dentisterie et en
mécanique dentaire, des résines de scellement et des promoteurs
d'adhérence, il s'agit clairement d'un mot appartenant au domaine
public. Le terme "bond" est d'ailleurs un terme technique utilisé dans le
milieu de la dentisterie, à tout le moins dans la langue anglaise, pour
désigner précisément un adhésif dentaire ou ce qui s'y rapporte (voir
par exemple le site du Conseil international de la langue française qui
met à disposition une banque des mots notamment s'agissant des
vocabulaires spécialisés dans les disciplines scientifiques et
techniques ; ainsi, dans une étude sur la terminologie de la céramique
en prothèse dentaire conjointe [], on
constate que "liaison céramo-métallique" est traduit par "metal ceramic
bond" et que "or de recouvrement" est traduit par "gold bonding
goronagent", visité le 24 avril 2008). Plusieurs produits adhésifs
dentaires sont en outre proposés aux professionnels sous différents
noms, tous composés du terme "bond" (voir les différents sites
Internet commerciaux en la matière et, par exemple, les catalogues
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des nouveautés proposés par la société suisse d'import de produits
dentaires RDC SA sur son site
id=13&L=1, visité le 24 avril 2008). Il convient donc d'admettre que les
consommateurs desdits produits – qui, tel qu'exposé ci-dessus (voir
supra consid. 3.2), sont des spécialistes – comprennent aisément la
signification de ce terme. La recourante ne conteste au demeurant pas
que le terme "bond" puisse être considéré comme descriptif pour des
produits destinés à la dentisterie. Le signe "iBond" s'avère ainsi
comme une modification, par l'ajout du préfixe "i", d'un terme non
distinctif. Selon la jurisprudence et la doctrine, les marques formées
de cette sorte, si elles ne sont pas entièrement exclues de la
protection, ne bénéficient tout au plus que d'une très faible étendue de
protection (décision de la CREPI du 3 décembre 2003 publiée in : sic!
2004 504 consid. 3 Baguettine/Baghetti ; décision de la CREPI du
16 mai 2000 publiée in : sic! 2000 378 consid. 5 et 6
Assura/Assurpoint etc. ; DAVID, op. cit., n° 35 ad art. 2). Il n'est par
ailleurs pas établi que la recourante est parvenue à imposer le signe
"iBond" comme marque sur le marché.
5.2 Dans la mesure où les produits des deux marques en cause –
destinés à un public de professionnels – ne sont pas des produits de
consommation courante (voir supra consid. 3.1 et 3.2) et que, au
surplus, la marque opposante "iBond" bénéficie d'un champ de
protection restreint, il convient, malgré le fait que les produits soient
identiques ou fortement similaires, de ne pas procéder à une
appréciation sévère de la similitude des marques (décision de la
CREPI du 6 octobre 2004 publiée in : sic! 2005 123 consid. 3.5
Yello/Yellow Access AG). S'agissant de marques faibles en effet, de
légères différences suffiront déjà à créer une distinction suffisante
(voir supra consid. 5.1.1) ; l'ajout d'éléments peu significatifs permet
ainsi d'arriver à une dissemblance suffisante (ATF 122 III 369 consid. 1
et 2b SMP Management Programm St. Gallen AG/MZSG Management
Zentrum St. Gallen). Un risque de confusion ne peut notamment être
affirmé si le seul élément commun entre les marques présente un
caractère descriptif ou non distinctif (décision de la CREPI du
3 décembre 2003 publiée in : sic! 2004 504 consid. 3
Baguettine/Baghetti et les références citées).
6.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque
sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises
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B-8320/2007
identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de
cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible. Le
consommateur doit avoir les moyens de retrouver un produit qu'il a
apprécié parmi la multitude des produits offerts (ATF 119 II 473/JdT
1994 I 358 consid. 2c Radion/Radomat). On partira de cette fonction
essentielle de la marque pour examiner si deux signes risquent d'être
confondus. Il y a donc risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1
let. c LPM lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction
distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il est à
craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la
similitude des marques et associent les marchandises portant l'un ou
l'autre des signes au faux titulaire de la marque (risque de confusion
direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public peut certes
différencier les deux marques en présence, mais qu'il infère de leur
similitude des liens inexistants en réalité, par exemple en croyant qu'il
s'agit de marques de série qui caractérisent diverses lignes de
produits de la même entreprise ou d'entreprises économiquement
liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441
consid. 3.1 Appenzeller ; ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 1
Kamillosan ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne
2007, p. 108 s.).
La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux marques
simultanément. En réalité, celle des deux que le public voit ou entend
s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre,
qui avait été vue dans le temps. Lors de la comparaison des marques,
il convient donc d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles
de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement
défaillante (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2007
B-7438/2006 publié in : sic! 2007 749 consid. 4 Cellini/Elini et l'arrêt
cité). Pour déterminer si deux marques se ressemblent au sens de
l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte l'effet auditif, la
représentation graphique ou encore le contenu sémantique desdites
marques. La similitude des marques doit en principe déjà être admise
lorsqu'un risque de confusion se manifeste sur la base de l'un de ces
trois critères (TROLLER, op. cit., p. 84 ; DAVID op. cit., n° 17 ad art. 3 ;
CHERPILLOD, op. cit., p. 114 ; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, MschG, Zurich 2002,
p. 134). En raison de l'interaction existant entre lesdits critères, il se
peut cependant que la similarité des marques résultant de la
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concordance sur un seul des trois critères soit écartée en présence
d'une différence évidente au niveau des autres critères, par exemple
lorsque la similarité auditive est compensée par une signification
différente (WILLI, op. cit., p. 134, CHERPILLOD op. cit., p. 115 ; ATF 121 III
377/JdT 1996 I 233 consid. 3c Boss/Boks). La sonorité découle en
particulier du nombre de syllabes ainsi que de la cadence et de la
suite des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la
longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début
du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle
reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes
intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231
consid. 5a Kamillosan ; TROLLER, op. cit., p. 92).
6.1 Du point de vue visuel, la marque opposante est composée de la
juxtaposition du préfixe "i" et du terme "Bond". La marque est écrite en
lettres minuscules, excepté la lettre "B" de "Bond" qui est en
majuscule. Ce dernier terme ressort ainsi particulièrement. La marque
attaquée est quant à elle, à la différence de la marque opposante,
écrite entièrement en lettres majuscules. Elle commence par le préfixe
"HY" qui, de surcroît, est attaché au terme "BOND" par un trait
d'union. Elle est en outre complétée par l'adjonction du terme
"RESIGLASS" à la fin du signe.
Les différences existant entre les préfixes et les terminaisons des
deux marques sont ainsi avérées en ce qui concerne leur aspect
visuel, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas.
6.2 S'agissant de l'aspect auditif, la recourante soutient que sa
marque "iBond" et l'élément principal "HY-BOND" de la marque
attaquée sont parfaitement identiques, non seulement sur l'élément
descriptif "bond" retenu par l'instance inférieure, mais aussi sur les
éléments "HY" et "i" qui, dépourvus de toute signification, sont
distinctifs. Constatant ainsi que, au moins phonétiquement, la marque
attaquée reprend intégralement sa propre marque, la recourante
reproche à l'autorité inférieure d'avoir fondé sa motivation sur le fait
que les marques en cause ne concordent que sur le seul élément
descriptif "bond" et d'avoir omis de prendre en considération les
éléments "iBond" et "HY-BOND" dans leur ensemble. Alléguant
premièrement que, selon la jurisprudence, la position analogue d'un
élément non distinctif dans deux marques est déjà propre à générer ou
accroître le risque de confusion et que les marques seront similaires si
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leur partie restante montre également une certaine ressemblance
(décision de la CREPI du 21 février 2006 publiée in : sic! 2006 336
BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery), que, deuxièmement, la
jurisprudence considère le plus souvent que l'aspect auditif est plus
important que l'aspect visuel (décision de la CREPI du 10 février 1999
publiée in : sic! 1999 276 Swibo/Swico Star) et que, troisièmement,
pour les consommateurs concernés, l'élément "RESIGLASS" est
totalement descriptif des produits en cause et que l'autorité inférieure
a ainsi considéré à tort que cet élément était propre à permettre de
distinguer les signes et à exclure le risque de confusion, la recourante
soutient au contraire que le risque de confusion entre les deux
marques est indéniable.
6.2.1 Il vrai que, si l'on s'en tient aux seuls éléments "iBond" et "HY-
BOND", la prononciation des deux marques sera la même en langue
française, comme l'allègue la recourante. Le terme "bond" étant en
l'espèce, à l'évidence, compris comme un mot du vocabulaire anglais,
il est vraisemblable qu'il sera prononcé à la manière anglaise, soit en
articulant chaque lettre y compris le "n" et le "d" final, soit "B-O-N-D",
contrairement à la langue française dans laquelle le mot "bond",
synonyme de "saut", est prononcé "B-ON". A supposer que les
préfixes des marques soient eux aussi prononcés selon la phonétique
de la langue anglaise, la lettre "i" de la marque de la recourante se
prononcera par conséquent "AÏE" comme c'est le cas pour la lettre "y"
de la marque attaquée dans le mot "by" ou "my". La seule différence
de prononciation entre les deux marques réside ainsi dans le fait que
la marque attaquée commence par la lettre "h", soit une lettre qui
devrait être marquée et articulée comme lorsque de l'air est expiré par
la bouche ("h" aspiré, qui en anglais et en allemand est une consonne
dite fricative et glottale, voir à ce sujet l'alphabet phonétique
international [API] sur la page Internet
ainsi que la
phonétique des consonnes sur la page Internet
, visitées le
24 avril 2008). Si une telle distinction ne devrait en principe pas
échapper à des consommateurs spécialistes dont il est admis qu'ils
possèdent de bonnes connaissances de la langue anglaise (voir supra
consid. 3.2), il n'en reste cependant pas moins que, même dans une
prononciation anglaise, la différence n'apparaît pas d'une évidence
telle que tout risque de confusion puisse être exclu sur le plan auditif.
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6.2.2 Cette concordance au plan phonétique sur les seuls éléments
"iBond" et "HY-BOND" n'apparaît toutefois pas décisive en l'espèce.
C'est en effet l'inscription au registre qui est déterminante pour
l'appréciation de la similitude des marques (arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 10 mai 2007 B-7438/2006 publié in : sic! 2007
749 consid. 5 Cellini/Elini) et il serait dès lors erroné de faire purement
et simplement abstraction de la fin de la marque attaquée, soit du
terme "RESIGLASS". Même si l'on peut d'admettre avec la recourante
que cet élément sera compris sans effort particulier de réflexion par
les professionnels du domaine dentaire comme signifiant "résine de
verre" (des mots anglais resin [résine] et glass [verre]), qu'il donne
ainsi une indication sur la composition des produits revendiqués par
l'intimée et qu'il peut être tenu pour descriptif desdits produits, il n'en
reste pas moins que des éléments libres peuvent contribuer à
influencer l'impression d'ensemble que laisse une marque et que l'on
ne peut simplement faire abstraction de ces éléments du domaine
public pour apprécier le risque de confusion (ATF 122 III 382
consid. 5b Kamillosan). On ne peut dès lors pas reprocher à l'autorité
inférieure d'avoir pris cet élément en compte d'autant que, en
présence d'un champ de protection restreint comme celui de la
marque opposante, l'ajout d'éléments peu significatifs permet d'arriver
à une dissemblance suffisante (voir supra consid. 5.2). Comparées
dans leur ensemble, il apparaît ainsi que la marque recourante est
composée de deux syllabes tandis que la marque attaquée se
terminant par le terme "RESIGLASS" en dénombre cinq, ce qui
entraîne une cadence, un rythme et une intonation différents entre les
signes.
Il s'ensuit que, sous l'angle auditif, les différences entre les marques
sont également suffisantes, notamment au regard du champ de
protection restreint dont bénéficie la marque recourante.
6.3 Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, compte tenu de la
faiblesse de la marque de la recourante ainsi que de l'attention
particulière que porteront les consommateurs des produits concernés,
il apparaît que, sous l'angle de l'impression générale qu'elle dégage, la
marque attaquée diverge suffisamment de la marque opposante. Il
convient par conséquent de conclure, avec l'autorité inférieure, à
l'absence d'un risque de confusion direct ou indirect entre les deux
marques en présence.
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7.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le
droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou
incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune. Partant, le
recours doit être rejeté.
8.
Vue l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant
l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse,
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). Dans les
procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer
l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement
l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le
fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses
irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais
relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute
d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du
litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.-
et Fr. 100'000.- (voir en ce sens : ATF 133 III 490 consid. 3.3 et les
références citées).
En l'espèce, au regard de ce qui précède, les frais de procédure
doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de la recourante qui
succombe. Ils seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 4'500.-
versée par cette dernière le 28 décembre 2007. Le solde de Fr. 500.-
lui est restitué.
9.
Par courrier du 13 décembre 2007 notifié par la voie de l'entraide
judiciaire internationale en matière civile, l'intimée a été invitée à
désigner un domicile de notification en Suisse dans un délai de
14 jours dès réception. Elle a notamment été avertie que, sans
réponse dans le délai imparti, le Tribunal administratif fédéral
considérerait qu'elle renonçait à exercer ses droits de partie et que la
décision finale lui serait notifiée par voie de publication dans la Feuille
fédérale.
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Ce courrier a été refusé. Il s'ensuit que, l'intimée n'ayant pas pris part
à la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est imputé sur l'avance de frais
déjà versée de Fr. 4'500.-. Le solde de Fr. 500.- est restitué à la
recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes en retour)
- à l'intimée (par voie de publication dans la Feuille fédérale)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 8538 ; recommandé ; annexe :
dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Claude Morvant Solange Borel Fierz
Expédition : 17 juin 2008
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