Abtei lung II
B-892/2009
{T 0/2}
U r t e i l v o m 1 9 . J u l i 2 0 1 0
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli,
Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Urs Küpfer.
X._______,
vertreten durch Rechtsanwalt A._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Y._______ AG,
vertreten durch B._______ AG,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Widerspruchsverfahren - CH-Marke Nr. 480 762
HEIDILAND / CH-Marke Nr. 560 224 HEIDI-ALPEN.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-892/2009
Sachverhalt:
A.
X._______ (Beschwerdeführer, Widersprechender) ist Inhaber der
Schweizer Wortmarke Nr. 480 762 HEIDILAND (Widerspruchsmarke),
welche am 25. Juli 2000 unter anderem für folgende Waren und
Dienstleistungen hinterlegt wurde:
Klasse 29:
Viande, notamment viande séchée, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; saucissons; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; huiles et graisses
comestibles; conserves de légumes et de fruits; mets tous préparés compris
dans cette classe; produits surgelés compris dans cette classe.
Klasse 30:
Bonbons, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pâtes, pain, pâtisserie et confiserie,
chocolat et produits de chocolat, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; sauces à
salade; épices; glace à rafraîchir; mets tous préparés compris dans cette
classe; produits surgelés compris dans cette classe.
B.
Gestützt auf diese Marke erhob der Beschwerdeführer am 31. Oktober
2007 Widerspruch gegen die Schweizer Wortmarke Nr. 560 224
HEIDI-ALPEN (angefochtene Marke) der Y._______ AG (Wider-
spruchsgegnerin, Beschwerdegegnerin), welche am 20. Februar 2007
für die nachstehenden Waren und Dienstleistungen hinterlegt und am
31. Juli 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht
worden war.
Klasse 29:
Fleisch schweizerischer Herkunft; Milch, Milchprodukte und Käse schweize-
rischer Herkunft.
Klasse 30:
Nudeln schweizerischer Herkunft.
Klasse 32:
Mineralwasser und kohlensäurehaltige Wässer und andere, alkoholfreie Ge-
tränke, Molkegetränke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
Sein Widerspruch bezieht sich auf alle Waren der Klassen 29 und 30.
C.
Mit Eingabe vom 13. März 2008 an das Eidgenössische Institut für
Geistiges Eigentum (IGE, Institut, Vorinstanz) bestritt die Wider-
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spruchsgegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Wider-
spruchsmarke für alle davon erfassten Waren der Klassen 29 und 30.
Am 14. Mai 2008 replizierte der Widersprechende zwecks Glaubhaft-
machung des Gebrauchs seiner Marke, wobei er dem Institut ent-
sprechende Belege einreichte.
In ihrer Duplik vom 11. September 2008 erklärte die Widerspruchs-
gegnerin, die durch den Widersprechenden eingereichten Belege
seien nicht geeignet, den Gebrauch der Widerspruchsmarke
HEIDILAND für die von der Registrierung erfassten Waren in den
Klassen 29 und 30 glaubhaft zu machen. Ausserdem bezögen sie sich
nicht auf den relevanten Zeitpunkt der Geltendmachung des Nicht-
gebrauchs. Der Widersprechende habe auch keine wichtigen Gründe
für den Nichtgebrauch glaubhaft gemacht.
Mit Verfügung vom 14. Januar 2009 ("Entscheid im Widerspruchsver-
fahren Nr. 9233") wies das Institut den Widerspruch ab. Dabei hielt es
zusammenfassend fest, dass dem Widersprechenden einerseits die
Glaubhaftmachung des Gebrauchs seiner Marke in der registrierten
Form für die beanspruchten Waren nicht gelungen sei und er
andererseits keinerlei Belege eingereicht habe, wonach es sich beim
Gebrauch seines Zeichens durch Dritte um einen stellvertretenden
Gebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 3 des Bundesgesetzes über den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992
(Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) handle. Somit werde der
Widerspruch nicht auf ein durchsetzbares Markenrecht gestützt, wes-
halb er ohne Prüfung der Zeichen- und Warenähnlichkeit abzuweisen
sei.
D.
Gegen diese Verfügung erhob der Widersprechende am 10. Februar
2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er stellt folgende
Rechtsbegehren:
"1. Es sei festzustellen, dass die Widerspruchsmarke Nr. 480 762 HEIDILAND
von der Beschwerdeführerin im Zeitraum vom 13. März 2003 bis zum
13. März 2008 rechtserhaltend für Käse gebraucht wurde.
2. Es sei der Entscheid des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) im Wider-
spruchsverfahren Nr. 9233 vom 14. Januar 2009 aufzuheben und das Ver-
fahren zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Eventualiter
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3. Es sei der Entscheid des IGE vom 14. Januar 2009 im Widerspruchsver-
fahren Nr. 9233 aufzuheben.
4. Es sei der Widerspruch im Verfahren Nr. 9233 gestützt auf die Schweizer
Marke Nr. 480 762 HEIDILAND gegen die Schweizer Marke Nr. 560 224
HEIDI-ALPEN in Klasse 29 gutzuheissen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerde-
gegnerin."
E.
In ihrer Vernehmlassung vom 27. März 2009 verzichtete die Vorinstanz
auf eine Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Be-
gründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter
Kostenfolge abzuweisen.
F.
Mit Beschwerdeantwort vom 28. Mai 2009 stellte die Widerspruchs-
gegnerin das Rechtsbegehren, die Beschwerde sei unter Kosten- und
Entschädigungsfolge zulasten des Beschwerdeführers abzuweisen.
G.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des
Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni
2005, Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Be-
schwerden gegen Verfügungen des IGE in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG). Als Adressat ist der Beschwerdeführer
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Er ist
daher zur Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes
über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG, SR
172.021). Frist und Form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs.
1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs.
4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen (Art. 44 ff.
VwVG) sind ebenfalls erfüllt. Auf die Beschwerde ist demnach einzu-
treten.
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2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen, die
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren
oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Der Inhaber
der älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die
Eintragung der neueren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer
Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).
Die Widerspruchsmarke wurde am 25. Juli 2000 hinterlegt und am
19. Februar 2001 veröffentlicht, während die angefochtene Marke am
20. Februar 2007 hinterlegt und am 31. Juli 2007 publiziert wurde. In
Anbetracht dessen ist die Vorinstanz zu Recht auf den fristgemäss,
unter Bezahlung der entsprechenden Gebühr, bei ihr anhängig
gemachten Widerspruch eingetreten.
3.
3.1 Die Widerspruchsgegnerin bestreitet den rechtserhaltenden Ge-
brauch der Marke HEIDILAND durch den Beschwerdeführer. Sie er-
klärt, sie habe den Nichtgebrauch der Schweizer Marke Nr. 480 762
HEIDILAND in den Klassen 29 und 30 ebenso wie den Nichtgebrauch
weiterer Schweizer Marken der Gegenseite mit Schreiben vom
29. November 2006 an den Rechtsvertreter des Widersprechenden
geltend gemacht; eine Kopie dieses Briefes legte sie der Be-
schwerdeantwort bei. Somit sei der Beschwerdeführer gehalten, Ge-
brauchsnachweise für den Zeitraum vor dem 29. November 2006 zu
präsentieren.
3.2 Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines un-
unterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf
der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsver-
fahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr
geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner
in seiner ersten Stellungnahme an das IGE den Nichtgebrauch der
älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Wider-
sprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22
Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992, MSchV,
SR 232.111). Dabei ist die Gebrauchsfrist vom Zeitpunkt der
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Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch den Wider-
spruchsgegner an rückwärts zu rechnen (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.1 – YO / YOG
(fig.) sowie B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 – Diva Cravatte
(fig.) / DD DIVO DIVA (fig.), mit Hinweisen).
3.3 Art. 32 MSchG über die Einrede des Nichtgebrauchs bzw. die
Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke steht im zweiten Ab-
schnitt des dritten Kapitels des MSchG, welcher das Widerspruchs-
verfahren regelt. Art. 22 MSchV ("Schriftenwechsel") befindet sich im
zweiten Abschnitt des zweiten Kapitels der Verordnung, welcher
ebenso unter dem Titel "Widerspruchsverfahren" steht. Nach Art. 22
Abs. 3 MSchV muss der Widerspruchsgegner gegebenenfalls den
Nichtgebrauch der Marke des Widersprechenden in seiner ersten
Stellungnahme (im Rahmen des Widerspruchsverfahrens) geltend
machen (vgl. E. 3.2 hiervor).
3.4 Ausgangspunkt für die Berechnung der Gebrauchsfrist ist dem-
zufolge die erstmalige Geltendmachung der Einrede des Nichtge-
brauchs im Rahmen einer Stellungnahme während des Widerspruchs-
verfahrens (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7500/2006
vom 19. Dezember 2007 E. 3 mit Hinweisen). Eine Bestreitung des
rechtserhaltenden Gebrauchs gegenüber dem Widersprechenden zu
einem früheren Zeitpunkt, ausserhalb dieses Verfahrens, ist hingegen
nicht massgebend (ebenso CHRISTOPH WILLI, MSchG, Markenschutz-
gesetz, Kommentar, Zürich 2002, Art. 32 N. 3).
3.5 Im Widerspruchsverfahren bestritt die Beschwerdegegnerin den
rechtserhaltenden Gebrauch der Marke HEIDILAND mit Schreiben
vom 13. März 2008 an das IGE. Daher muss sich die Glaubhaft -
machung des Gebrauchs durch den Beschwerdeführer auf den Zeit-
raum vom 13. März 2003 bis zum 13. März 2008 erstrecken. Zum
selben Schluss gelangte die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid
(E. 7). Keine fristauslösende Wirkung zeitigt demgegenüber die
Geltendmachung des Nichtgebrauchs in einem Schreiben der Wider-
spruchsgegnerin vom 29. November 2006 an den Rechtsvertreter des
Widersprechenden.
4.
4.1 Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke in der
Schweiz nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32
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MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter
aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass
die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich
sind. Es braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er
zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen,
höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 sowie B-
7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 4; Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 – EXIT (fig.) /
EXIT ONE; RKGE in sic! 2004 106 E. 3 – R Rivoli / Seiko Rivoli, RKGE
in sic! 2002 53 E. 4 – Express / Express clothing, mit Verweis auf BGE
88 I 14 und LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in:
Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David (Hrsg.), Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, Basel 1999, Art. 12 N. 16, Art. 32 N. 7; vgl. auch BGE
130 III 321 E. 3.3 und 120 II 393 E. 4c ).
4.2 Das Widerspruchsverfahren wird vom Untersuchungsgrundsatz
beherrscht (Art. 12 VwVG); die beweisbelastete Partei trifft jedoch eine
Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG), welche auch im daran anschlies-
senden Beschwerdeverfahren besteht. In diesem können auch Noven
geltend gemacht werden (RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS,
Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,
Basel 1996, N. 1050; DAVID, a. a. O., Art. 36 N. 9). Das Einreichen
neuer Gebrauchsbelege in diesem Verfahrensstadium ist demnach zu-
lässig (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom
15. September 2008 E. 4; RKGE in sic! 1998 406 E. 3 Anchor /
Ancora).
4.3 Als mögliche Belege für den Gebrauch dienen Urkunden
(Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etiketten-
muster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen können im
Widerspruchsverfahren vor dem Institut keine einvernommen werden.
Im Beschwerdeverfahren ist dies jedoch möglich (Art. 14 Abs. 1 lit. c
VwVG; WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7).
4.4 Alle Beweismittel müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum
vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was ihre einwandfreie
Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter
Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbele-
gen berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
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B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 sowie B-2683/2007 vom
30. Mai 2008 E. 4.4; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 – EXIT / EXIT ONE, mit Hinweis
auf RKGE in sic! 2005 754 E.4 Gabel / Kabel 1).
5.
5.1 Gemäss Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke geschützt, soweit sie
im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht
wird, für die sie beansprucht wird. Dieser Gebrauch muss ernsthaft
sein. Wann der Gebrauch einer Marke eine genügende Ernsthaftigkeit
aufweist, kann nicht schematisch für alle Fälle festgelegt werden.
Massgebend sind die branchenüblichen Gepflogenheiten wirtschaftlich
sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind dabei Art, Umfang und
Dauer des Gebrauchs (RKGE in sic! 2004 38 E. 5 – Bosca) sowie die
besonderen Umstände des Einzelfalls, wie z.B. Grösse und Struktur
des in Frage stehenden Unternehmens (KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der
rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 38 ff.;
ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Genf/
Zürich/Basel 2005, S. 50 ff.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.1).
Die Rechtsprechung verlangt eine minimale Marktbearbeitung über
einen längeren Zeitraum, wobei der Umfang des Umsatzes je nach Art
der angebotenen Waren oder Dienstleistungen eine massgebende
Rolle spielt (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 40). Bei Massenartikeln wird
eine umfangreichere Benutzung der Marke gefordert als bei
Luxusgütern (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7191/2009
vom 8. April 2010 E. 3.3.1 sowie B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.2.2
– KINDER / kinder Party (fig.), mit Verweis auf RKGE in sic! 2004
S. 106 E. 7 – R Rivoli / Seiko Rivoli; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 42 mit
Hinweisen). Entsprechend erachtete die ehemalige Rekurskommission
für geistiges Eigentum drei Lieferungen von Brot und Mehl an nur
einen Abnehmer während einer Zeitspanne von fünf Jahren als nicht
ausreichend (RKGE in sic! 2006 183 E. 7 – Banette / Panetta (fig.)),
ebensowenig drei Rechnungen für Tabakerzeugnisse an Firmen in
Deutschland in der Höhe von DM 250.– (RKGE 2003 138 E. 3b – Boss
/ Boss (fig.)).
Die Belege müssen überdies vom funktionsgerechten Gebrauch der
Marke zeugen. Kein funktionsgerechter Gebrauch liegt vor, wenn die
Marke von den Abnehmern nicht als Mittel zur Unterscheidung
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verschiedener Produkte erkannt wird. Ihren Zweck kann eine Marke
nur erfüllen, wenn sie bestimmten Produkten zugeordnet werden kann
(WILLI, a. a. O., Art. 11 N. 14). Es ist nicht erforderlich, dass sie auf der
Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (RKGE in sic! 2005 754
E. 5 – Gabel / Kabel 1). Die Zuordnung zu bestimmten Produkten kann
beispielsweise auch bei Prospekten, Preislisten oder Rechnungen
möglich sein.
5.2 Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2
MSchG). Demnach muss das Zeichen so, wie es eingetragen ist oder
in davon nur unwesentlich abweichender Form gebraucht worden sein
(DAVID, a. a. O., Art. 11 N. 17; RKGE in sic! 2004 106 E. 5 Seiko Rivoli /
R Rivoli (fig.)). Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile und
Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulässig, während
das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem
anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung ab-
weichenden Gebrauch führt (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in:
Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996,
S. 177 f.). Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der
Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner
Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E.4 - Tripp Trapp). Durch die
Änderung darf mit anderen Worten nicht der Charakter der Marke ver -
lorengehen (DAVID, a. a. O., Art. 11 N. 14). Die eingetragene und die
benutzte Marke müssen von den betroffenen Verkehrskreisen noch als
ein- und dasselbe Zeichen angesehen werden (WILLI, a. a. O., Art. 11
N. 51).
Im vorliegenden Zusammenhang wurde die Widerspruchsmarke
HEIDILAND in den Wort- bzw. Buchstabenkombinationen "HEIDILAND
Käse", "Bio VK Heidiland Käse", "Bio-Heidilandkäse" und "Heidiland
Bio Käse" verwendet. Sowohl die Bezeichnung "Bio" als auch die Zu-
sätze "Käse" und "VK" (Vollknospe, als Label für Erzeugnisse aus bio-
logischer Produktion, vgl. ) sind beschreibend, denn
sie charakterisieren das Produkt selbst sowie seine Herstellungsweise.
Die Marke an sich wurde lediglich im Ausdruck "Bio-Heidilandkäse"
modifiziert, wobei sie auch hier nur mit Zusätzen deskriptiver Natur
verbunden wurde. Insgesamt ist daher von einem Gebrauch der Marke
HEIDILAND zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich
abweichenden Form im Sinne von Art. 11 Abs. 2 MSchG auszugehen.
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5.3 Weiter kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der
Marke durch Dritte anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zu-
stimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG; sog. stellvertretender Ge-
brauch). Das Gesetz stellt keine besonderen Anforderungen an die
Form der Zustimmung. Die Zustimmung kann stillschweigend, etwa im
Rahmen eines Konzernverhältnisses oder vertraglich, z.B. auf der
Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkommens,
erteilt werden. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Marken-
benutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem
Fremdbenutzungswillen tätig wird (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5, mit Verweis auf
WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch
findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit
dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundene Ge-
sellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer, Alleinver-
treter und Wiederverkäufer statt (DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 22; HERBERT
PFORTMÜLLER, Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als marken-
mässiger Gebrauch, in: MARTIN KURER et al., Binsenwahrheiten des
Immaterialgüterrechts, Festschrift für Lucas David, Zürich 1996, S. 125
ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 II 356 E. 1c - La San Marco).
6.
6.1 Im Widerspruchsverfahren reichte der Beschwerdeführer dem IGE
die nachfolgend dargestellten Unterlagen ein, um den Gebrauch der
Marke HEIDILAND glaubhaft zu machen.
6.1.1 Als Beleg für Milchprodukte und Käse präsentierte er dem
Institut ein undatiertes Schreiben der Q._______ AG (Betreffzeile:
"Bestätigung für den Verkauf von HEIDILAND Käse") sowie eine
Rechnung derselben an die R._______ AG, [...], vom 27. Dezember
2007 über die Lieferung von [...] Laiben (567 kg) "Bio VK Heidiland
Käse" zum Preis von total Fr. [...] (Fr. [...] pro kg). Im erwähnten
Schreiben bestätigt die Q._______ AG, dass sie "mit X._______ eine
Lizenz für Käse mit der Bezeichnung HEIDILAND seit 2003 ein-
gegangen" sei. Sie verkaufe seither jährlich über 20 Tonnen Käse in
der gesamten Schweiz direkt an den Detailhandel, darunter auch
Filialen von Coop. Die im Schreiben als Beilage aufgeführten
"Etiketten des HEIDILAND Käses" finden sich nirgends in den Akten.
6.1.2 Bezüglich Fleisch und Teigwaren unterbreitete der Wider-
sprechende dem IGE einen Ausdruck vom 17. April 2008 aus der
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Website , in welchem "Pastaessen auf dem Walensee",
veranstaltet vom Schiffsbetrieb Walensee und vom "Culinarium
Heidiland", angeboten werden. Ergänzend hielt er fest, zusammen mit
dem Culinarium würden jährlich verschiedene "HEIDILAND Pasta- und
Barbecueevents" auf dem Walensee organisiert. Weiter reichte er der
Vorinstanz einen Auszug vom 17. April 2008 aus der Website des
Marché Restaurants Heidiland auf der Raststätte an der A13 in
Maienfeld ein, wo es ebenfalls HEIDILAND-Teigwaren gebe. Dieses
Restaurant sei ein langjähriger Lizenznehmer des Widersprechenden.
Schliesslich legte er dem Institut einen Ausdruck vom 17. April 2008
von vor, woraus die zahlreichen weiteren Verarbeiter
und Kelterer mit HEIDILAND-Produkten (darunter auch die S._______
AG aus [...]) ersichtlich seien.
6.2 Das IGE führte dazu in der angefochtenen Verfügung aus, Beleg 1
(undatiertes Schreiben der Q._______ AG mit datierter Rechnung
über eine Käselieferung) beziehe sich auf eine Käserei, welche mit der
Markeninhaberin angeblich in Lizenz Käse mit dem Namen
"HEIDILAND" vertreibe. Jedoch fehlten geeignete Dokumente, die
diese Behauptung untermauerten. Es genüge nicht, einfach zu be-
haupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Marken-
inhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt werde. Zudem
lasse sich aus diesem Beleg auch nicht die konkrete Benutzung der
Marke für die beanspruchten Waren nachvollziehen.
Die Belege 2-4 (Beleg 2: "Pastaessen auf dem Walensee"; Beleg 3:
"Marché Heidiland"; Beleg 4: "") bezögen sich auf einen
Zeitpunkt nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs, weshalb sie von
vornherein grundsätzlich unbehelflich seien. Aus den Belegen 2-4
gehe nicht hervor, wie und ob die Marke "HEIDILAND" für die be-
anspruchten Waren des Widersprechenden gebraucht werde. Zudem
gehe aus diesen Belegen auch nicht hervor, inwiefern die aufgeführten
Unternehmen mit dem Widersprechenden in wirtschaftlicher Ver-
bindung stünden und ob deren allfälliger Gebrauch der Marke dem
Widersprechenden angerechnet werden könnte.
6.3 In seiner Beschwerdeschrift vertritt der Widersprechende die An-
sicht, die bei den Vorakten liegenden, mit der Replik vom 14. Mai 2008
eingereichten Unterlagen belegten entgegen der Meinung der Vor-
instanz bereits, dass die Widerspruchsmarke im massgeblichen Zeit-
raum in der Schweiz für die Ware "Käse" rechtserhaltend benutzt
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worden sei. Die eingereichte Rechnung belege, dass die Marke
HEIDILAND – genau so, wie sie hinterlegt worden sei – für Käse ge-
braucht werde. Die Vorinstanz zweifle daran, dass es sich bei der
Q._______ AG um eine Lizenznehmerin handle. Weshalb sie zweifle,
sei unklar, denn ein Bestätigungsschreiben der Q._______ AG sei
eingereicht worden. Es handle sich hierbei entgegen den Aus-
führungen der Vorinstanz nicht um eine "Behauptung", sondern viel -
mehr um eine Bestätigung eines unabhängigen Dritten. Die Käserei
bestätige nicht nur, dass die Marke HEIDILAND in den letzten Jahren
benutzt worden sei, sondern auch, dass sie Lizenznehmerin sei.
Der Beschwerdeführer reiche vorliegend zusätzlich auszugsweise die
Lizenzvereinbarung ein, gehe jedoch davon aus, dass das Be-
stätigungsschreiben an sich bereits genügend glaubhaft machen
sollte, dass die Parteien eine Lizenz über die Benutzung der Marke
HEIDILAND eingegangen seien. Um der Gegenseite keine Ge-
schäftsgeheimnisse zu offenbaren, werde der Lizenzvertrag nur aus-
zugsweise eingereicht. Berücksichtigt werden müsse ferner, dass es
sich vorliegend um eine Wortmarke handle, welche auch genau so auf
den Rechnungen verwendet worden sei. Selbst wenn die Menge von
560 kg Käse nicht als riesig angesehen würde, stehe doch fest, dass
eine Marktbearbeitung erfolgt und das Produkt erhältlich sei.
Vor diesem Hintergrund gehe der Beschwerdeführer davon aus, dass
die Marke im Zusammenhang mit Käse rechtsgenügend gebraucht
worden sei. Um die Rechtserhaltung zu untermauern, würden weitere
Belege eingereicht. Die Abbildung des tatsächlichen Gebrauchs der
Marke gemäss Beilage 12 auf dem Käse zeige, dass die Marke
rechtserhaltend gebraucht worden sei. Auch wenn diese Abbildung
nicht datiert sei, so sei sie mit den übrigen Unterlagen zu berück-
sichtigen. Weiter lege der Beschwerdeführer zwei Plakate ins Recht,
mit welchen der HEIDILAND-Käse im Jahr 2005 in COOP-Filialen
beworben worden sei. Auf diesen Plakaten sei ebenfalls der tatsäch-
liche Gebrauch der Marke ersichtlich. Schliesslich würden Broschüren
der Ferienregion "Heidiland", einer Lizenznehmerin des Beschwerde-
führers, aus den Jahren 2004 bis 2007 eingereicht, in welchen der
HEIDILAND-Käse ebenfalls beworben werde. Das beiliegende
Schreiben der Ferienregion "Heidiland" belege die Auflagen der
Broschüren.
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Die nunmehr neu im Beschwerdeverfahren eingereichten Dokumente
machten nicht nur glaubhaft, sondern bewiesen sogar, dass die
Widerspruchsmarke in ihrer im Markenregister eingetragenen Form
benutzt werde. Aufgrund der im Rechnungsbeleg ausgewiesenen
Mengen, der Bestätigung des Lizenznehmers und der erfolgten
Werbung sei an der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs nicht zu zweifeln.
Weiter sei anhand der eingereichten Unterlagen nicht daran zu
zweifeln, dass der Gebrauch durch den Lizenznehmer mit Zustimmung
des Markeninhabers und Beschwerdeführers erfolgt sei. Komme das
Gericht zum Schluss, dass der rechtserhaltende Gebrauch immer
noch nicht rechtsgenügend glaubhaft gemacht worden sei, so be-
antrage der Beschwerdeführer die Einvernahme von Herrn Z._______,
Q._______ AG, [...], als Zeugen.
6.4 Laut Beschwerdeantwort vom 28. Mai 2009 bestreitet die Be-
schwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Wider-
spruchsmarke "im relevanten Zeitraum vor Geltendmachung des
Nichtgebrauchs am 29. November 2006" (recte gemäss E. 3.5 hiervor:
13. März 2008) weiterhin. Der Beschwerdeführer reiche nunmehr die
Kopie eines Lizenzvertrages vom 11. April 2003 zwischen ihm und der
Q._______ AG nach. Dieser beinhalte eine [...] Lizenz des Be-
schwerdeführers an die Käserei, unter der Marke HEIDILAND im Be-
trieb in [...] Käse herzustellen und in der Schweiz, im Fürstentum
Liechtenstein, in Deutschland und in Österreich zu bewerben und zu
verkaufen. Der Vertrag sei am 1. Januar 2003 in Kraft getreten und auf
unbestimmte Zeit geschlossen worden, wobei er jeweils mit einer Frist
von vier Monaten auf den 31. Dezember von beiden Seiten gekündigt
werden könne. Da die erste Kündigung der Q._______ AG bereits zum
31. Dezember 2003 und seither für beide Seiten jährlich möglich ge-
wesen sei, bestreite die Beschwerdegegnerin, dass dieser Vertrag
noch Gültigkeit habe bzw. innerhalb des relevanten Zeitraums für den
rechtserhaltenden Gebrauch der Marke des Beschwerdeführers
Gültigkeit gehabt habe.
Für den Fall, dass der Beschwerdeführer in der Lage sei, nachzu-
weisen, dass der Lizenzvertrag im relevanten Zeitraum rechtsgültig
bestanden habe, weise die Beschwerdegegnerin auf Folgendes hin:
Aus dem Lizenzvertrag ergebe sich lediglich, dass die Firma
Q._______ AG seit dem 1. Januar 2003 berechtigt gewesen sei, unter
der Marke HEIDILAND Käse herzustellen und zu vertreiben. Hierin
liege kein Nachweis der tatsächlichen Benutzung der Marke
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HEIDILAND für Käse, und es ergebe sich aus dem Vertrag auch nicht,
wann eine tatsächliche Benutzung erfolgt sein sollte, falls sie denn
aufgenommen worden sei, was ausdrücklich bestritten werde.
Die Beilage, welche die Abbildung des HEIDILAND-Biokäses zeige,
sei nicht datiert, sodass sie nicht zur Glaubhaftmachung der Be-
nutzung der Marke für den relevanten Zeitraum geeignet sei.
Aus sämtlichen Broschüren der Ferienregion HEIDILAND aus den
Jahren 2004 bis 2007 gehe nicht hervor, dass tatsächlich auch der
Käse bzw. seine Verpackung mit der Marke HEIDILAND gekenn-
zeichnet worden sei. Die Bezeichnung des Käses ergebe sich lediglich
aus der Bildunterschrift, und es handle sich hierbei um eine interne
Bezeichnung für diesen Käse durch die Ferienregion HEIDILAND.
Dass mit der Marke HEIDILAND gekennzeichneter Käse tatsächlich
angeboten und vertrieben worden sei, ergebe sich daraus nicht. Die
Broschüre aus dem Jahr 2007 sei darüber hinaus nicht relevant, da sie
nach dem Datum der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke
des Beschwerdeführers durch die Beschwerdegegnerin vom
29. November 2006 datiere. Erstaunlicherweise lege die Gegenseite
auch keine einzige zusätzliche Rechnung oder Lieferscheine bei.
Sollte mit der Marke HEIDILAND gekennzeichneter Käse tatsächlich
angeboten und vertrieben worden sein, wäre dies doch die einfachste
Möglichkeit, den Gebrauch glaubhaft zu machen.
Bei der Ankündigung der Degustation bei Coop handle es sich um eine
kurzfristige Aktion von sechs Tagen, nämlich vom 18.-20. August sowie
vom 1.-3. September 2005. Entscheidend zur Glaubhaftmachung der
Benutzung sei die Frage, ob der Markeninhaber über eine längere
Zeitspanne eine minimale Marktbearbeitung nachweisen könne. Dies
sei bei einer nur je dreitägigen Aktion im August und im September
desselben Jahres nicht der Fall, so dass der Beleg der Ankündigung
einer Degustation bei Coop nicht zur Glaubhaftmachung eines ernst-
haften Gebrauchs der Marke HEIDILAND für Käse geeignet sei. Es
handle sich hierbei vielmehr um eine punktuelle Einzelaktion und eine
reine Vorbereitungshandlung, die keinen rechtserhaltenden Gebrauch
darstelle.
Selbst wenn man nach den bisher genannten Belegen des Be-
schwerdeführers vermuten sollte, dass Käse in einer Verpackung mit
der Aufschrift "HEIDILAND Bio-Käse" und/oder dem HEIDILAND-
Schriftzug tatsächlich im relevanten Zeitraum angeboten und ver-
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trieben worden sei, so sei zu beachten, dass es sich bei dem Ge-
brauch auf den Käse-Verpackungen um eine rein beschreibende An-
gabe für die Herkunft des Käses handle, die nicht geeignet sei, die
produkteidentifizierende Benutzung der Marke HEIDILAND für Käse
glaubhaft zu machen. Rechtserhaltend wirke nämlich nur ein
funktionsgerechter Gebrauch der Marke als Kennzeichen. Ein solcher
liege hier nicht vor. Bei dem Schriftzug HEIDILAND der Ferienregion
Heidiland handle es sich um eine rein geographische Angabe, da die
Gestaltung des Schriftzuges in einem beschreibenden Kontext mit zu-
sätzlichen beschreibenden Elementen wie "Bio" und "Käse" erfolge,
was dazu führe, dass HEIDILAND als geographische Angabe und
nicht als Marke wahrgenommen werde. Die Aufschrift "HEIDILAND
Bio-Käse" sei gesamthaft betrachtet nichts anderes als ein Hinweis auf
den Herstellungsort des Bio-Käses, nämlich die Region Heidiland,
welche rund um den Ort Maienfeld liege. Es liege diesbezüglich somit
keine produkteidentifizierende, markenmässige Benutzung der Marke
HEIDILAND für Käse vor.
Der Beschwerdeführer beantrage zudem die Zeugeneinvernahme des
Herrn Z._______. Die Beschwerdegegnerin sei der Auffassung, dass
der Zeugenbefragung kein massgeblicher Beweiswert zuzumessen
sei, insbesondere, da Herr Z._______ gemäss Vorbringen des Be-
schwerdeführers mit diesem geschäftlich verbunden sei und weiterhin
an einer künftigen Zusammenarbeit mit ihm interessiert sein dürfte.
6.5 Wie die Vorinstanz im Widerspruchsentscheid zu Recht festhielt,
handelt es sich bei den ihr unterbreiteten Belegen 2-4 (Beleg 2:
"Pastaessen auf dem Walensee"; Beleg 3: "Marché Heidiland"; Beleg
4: "") um Ausdrucke von Internetseiten, die am 17. April
2008, also zu einem Zeitpunkt nach Geltendmachung des Nicht-
gebrauchs, erstellt wurden und auch keine Angaben enthalten, welche
Rückschlüsse auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke
zwischen dem 13. März 2003 und dem 13. März 2008 zuliessen. Für
eine Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke HEIDILAND im
massgeblichen Zeitraum fallen diese Belege deshalb von vornherein
ausser Betracht.
6.6 Das Bestätigungsschreiben der Q._______ AG zu Handen des
Rechtsvertreters des Beschwerdeführers ist nicht datiert, erwähnt aber
eine "exemplarisch" beigelegte Rechnung "an einen Detailhändler vom
letzten Jahr". Die in den Akten befindliche Rechnung 601123 vom 27.
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Dezember 2007 über eine Lieferung von 567 kg "Bio VK Heidiland
Käse" zum Preis von insgesamt Fr. [...] ging an die R._______ AG in
[...]. Diese ist allerdings keine Detail-, sondern eine Gross- oder
Zwischenhändlerin (siehe [Website]). Dass die Q._______ AG das
Produkt (jedenfalls 567 kg davon) nicht selbst (direkt), sondern allem
Anschein nach über die R._______ AG (als Unterlizenznehmerin) in
den Detailhandel brachte, offenbart sich auch an der Produkt-
bezeichnung ("inkl. Lizenzgebühren"), welche in der Rechnung 601123
verwendet wurde.
Angesichts dessen verbietet sich eine auf den ersten Blick zwar nahe-
liegende, wegen mangelnder Bestimmbarkeit eines Kalendertages der
Ausfertigung aber an sich schon ungenaue Datierung des Be-
stätigungsschreibens auf das Jahr 2008. Eine solche Datierung auf
den Zeitraum eines Jahres würde jedoch ohnehin nicht genügen, weil
fraglich wäre, ob das Schreiben noch innerhalb der massgeblichen
Gebrauchsfrist verfasst wurde. Daher bleibt zu prüfen, ob sich allen-
falls aus dessen Text selbst oder in Verbindung mit anderen Beweis-
stücken eine einwandfreie Datierung erschliesst und ob sich daraus
Aufschlüsse über den rechtserhaltenden Gebrauch der Wider-
spruchsmarke ergeben.
Inhaltlich bezieht sich der Bestätigungsbrief der Käserei auf den Zeit-
raum ab Lizenzerteilung ("seit 2003") durch den Beschwerdeführer,
wobei insbesondere angesichts des soeben erörterten Fehlens einer
Datierung ungewiss bleibt, ab und bis wann die bescheinigten
Lieferungen von "jährlich über 20 Tonnen Käse in der gesamten
Schweiz" genau erfolgten. Aus dem Zusammenspiel mit der (einzigen
ins Recht gelegten) Faktura 601123 lässt sich aber immerhin
schliessen, dass "Bio VK Heidiland Käse" am 26. Dezember 2007
(Datum des in der Rechnung erwähnten Lieferscheins Nr. 400954) in
einer Menge von 567 kg geliefert wurde. wie viel davon letztlich an den
Detailhandel ging und dort unter der Marke HEIDILAND Konsumenten
angeboten wurde, lässt sich allerdings aufgrund der eingereichten Be-
lege nicht feststellen.
Mit dem im Beschwerdeverfahren auszugsweise nachgereichten
Lizenzvertrag, dem ins Recht gelegten Bestätigungsbrief sowie mit der
ebenfalls schon der Vorinstanz unterbreiteten Faktura 601123 macht
der Beschwerdeführer und Markeninhaber stellvertretenden Gebrauch
der Widerspruchsmarke im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG durch die
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Q._______ AG geltend (vgl. auch Art. 18 Abs. 1 MSchG). Wenn die
Beschwerdegegnerin nun die Gültigkeit des Lizenzvertrages vom
7./9./15. April 2003 für den Gebrauchszeitraum bestreitet, so muss ihr
unter Hinweis auf die Rechnung 601123 widersprochen werden.
Letztere wurde nämlich am 27. Dezember 2007, also innerhalb bzw.
gegen Ende des massgeblichen Gebrauchszeitraums, durch die
Lizenznehmerin ausgestellt und enthält die Widerspruchsmarke in der
Bezeichnung "Bio VK Heidiland Käse". Vor diesem Hintergrund er-
achtet es das Bundesverwaltungsgericht als wahrscheinlich, dass der
Lizenzvertrag zumindest bis wenige Monate vor Ablauf der Ge-
brauchsperiode Bestand hatte. Freilich erlaubt der Vertrag als solcher
– wie die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz richtig bemerken –
keine Rückschlüsse auf eine tatsächliche Benutzung der Marke
HEIDILAND für Käse.
Laut ihrem Bestätigungsschreiben verkauft die Q._______ AG "jährlich
über 20 Tonnen Käse in der gesamten Schweiz direkt an den Detail -
handel (darunter auch an Coop Filialen)". Weder das Schreiben selbst
noch die darin erwähnten Käselieferungen lassen sich jedoch (ein-
wandfrei) datieren (siehe weiter oben in dieser Erwägung). Es wird
nicht einmal ausdrücklich gesagt, dass die Lieferungen (wenigstens zu
einem erheblichen Teil) unter der Widerspruchsmarke HEIDILAND
abgesetzt wurden. Dies kann allenfalls aus dem Kontext des
Schreibens (Betreffzeile: "Bestätigung für den Verkauf von HEIDILAND
Käse"; Hinweis auf die "Lizenz für Käse mit der Bezeichnung
HEIDILAND" im ersten Abschnitt des Briefes) geschlossen werden.
Bei der erwähnten Absatzmenge von mehr als 20 t pro Jahr handelt es
sich indessen um eine Angabe, die nicht mittels Belegen (wie bei -
spielsweise weiteren Rechnungen oder Lieferscheinen) erhärtet wird
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7191/2009 vom 8. April
2010 E. 3.3.3).
Aufgrund der Faktura vom 27. Dezember 2007 über eine Lieferung von
567 kg "Bio VK Heidiland Käse" an die R._______ AG in [...] kann
auch nicht geschlossen werden, dass "direkt an den Detailhandel" ge-
liefert wurde, wie das Bestätigungsschreiben der Käserei suggeriert.
Möglicherweise, aber nicht zwingend, ergibt sich dies, wenn man die
Beilagen 12 ("Abbildung eines HEIDILAND Käses" mit Coop-Logo und
"Heidiland"-Schriftzug) und 13 ("zwei Fotografien von HEIDILAND
Käse COOP Werbepostern 2005" für Degustationen vom 1.-3.
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September 2005 und vom 18.-20. August 2005) zur Beschwerdeschrift
mitberücksichtigt.
6.7 Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht argumentiert, ist Beilage
12 zur Beschwerdeschrift ("Abbildung eines HEIDILAND Käses" mit
Coop-Logo und "Heidiland"-Schriftzug) nicht datiert und damit nicht
geeignet, die Benutzung der Widerspruchsmarke für Käse im
relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen. Jedenfalls gilt dies, sofern
das Beweisstück für sich allein, ohne Zuhilfenahme weiterer Belege,
gewürdigt wird.
6.8 Beilage 14 zur Beschwerdeschrift beinhaltet ein Schreiben des
Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Ferienregion "Heidiland"
(Heidiland Tourismus AG) vom 6. Februar 2009 an den Rechtsvertreter
des Beschwerdeführers sowie Kopien der "Heidi und Peter"-
Broschüren aus den Jahren 2004 bis 2007 (ohne Seiten-
nummerierung), welche diesem Schreiben beigefügt waren. Der Ver-
fasser führt unter anderem aus, 2003 habe es die Broschüre noch
nicht gegeben, und 2008 sei erstmals das "Heidi"-Magazin anstelle der
"Heidi und Peter"-Broschüre erschienen. Darin sei die Q._______ nicht
vertreten; [...]. Ein Stück Käse (mit unleserlicher Beschriftung) ist in
den "Heidi und Peter"-Broschüren 2005, 2006 sowie 2007 abgebildet;
darunter stehen neben der Bezeichnung "HEIDILAND KÄSE" jeweils
die Telefonnummer und die Internetadresse der Q._______ AG.
Dieselbe Abbildung mit identischem Begleittext findet sich in der "Heidi
und Peter"-Broschüre 2004, wobei dort ein in Rot gehaltener Schrift-
zug "Heidiland" auf dem Käsestück erkennbar ist, der allerdings nicht
mit demjenigen übereinstimmt, welcher auf den Käseetiketten gemäss
Beilage 12 (Photographie eines Käsestücks) und den beiden Re-
produktionen der Plakate von Coop (Degustationsankündigung, Bei-
lage 13 zur Beschwerdeschrift) abgedruckt ist. Bei der Beschriftung
des Käses in der Broschüre aus dem Jahr 2004 handelt es sich allem
Anschein nach auch nicht um eine Etikette, sondern um einen Auf-
druck, und dieser könnte erst anlässlich der Redaktion der Broschüre
computertechnisch eingefügt worden sein.
In den eben beschriebenen Broschüren, die alle aus dem für die
Glaubhaftmachung des Gebrauchs relevanten Zeitraum stammen, wird
der "HEIDILAND-KÄSE" jeweils unter der Rubrik "Heidiland-Produkte
zum Kaufen" abgebildet. Soweit die Produktbezeichnung dort nicht auf
dem Käse selbst angebracht ist, ergibt sie sich aus dem unmittelbaren
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Kontext. Sie weicht nicht wesentlich von derjenigen ab, welche auf den
Etiketten von Coop (siehe Beilagen 12 und 13 zur Beschwerdeschrift)
verwendet wurde ("Heidiland Bio Käse"). Vor diesem Hintergrund hält
es das Bundesverwaltungsgericht – anders als die Beschwerde-
gegnerin – für glaubhaft, dass Käse unter der Marke HEIDILAND
(Endkonsumenten) zum Kauf angeboten wurde. Abgesehen davon
bieten die Broschüren aber keine Basis, um etwa zu eruieren, ob und
gegebenenfalls wie viel Käse tatsächlich unter Benutzung der Wider-
spruchsmarke vertrieben wurde.
6.9 Mit den ins Recht gelegten Beweisstücken wird also zunächst
einmal glaubhaft gemacht, dass im massgeblichen Gebrauchszeitraum
Käse unter der Bezeichnung "HEIDILAND" durch eine Lizenznehmerin
des Beschwerdeführers (allenfalls via Zwischenhandel bzw. Unter-
lizenz) im Detailhandel (Coop) angeboten und in Broschüren der
Ferienregion Heidiland zum Verkauf angepriesen wurde. Fraglich er-
scheint aber, ob der Beschwerdeführer die Widerspruchsmarke in
dieser Zeitspanne auch mit genügender Ernsthaftigkeit im Sinne der
vorstehend zitierten Praxis gebrauchte.
Mangels Datierung sowie weiterer präzisierender Belege vermag
jedenfalls die Äusserung der Lizenznehmerin des Beschwerdeführers
über eine Verkaufsmenge von "jährlich über 20 Tonnen Käse" weder
einen tatsächlichen Absatz in dieser Grössenordnung noch einen ent-
sprechenden Gebrauch der Widerspruchsmarke zu dokumentieren
bzw. glaubhaft zu machen. Als Beleg mit einer Mengenangabe ver-
bleibt demnach einzig die Rechnung 601123 vom 27. Dezember 2007,
welche aber lediglich eine einmalige Lieferung von 567 kg Käse aus-
weist, wobei sich anhand der eingereichten Unterlagen nicht fest-
stellen lässt, wie viel davon tatsächlich in den Detailhandel gelangte.
Schliesslich zeugen auch die in Beilage 13 zur Beschwerdeschrift ab-
gedruckten Plakate von Coop für zwei jeweils dreitägige Degusta-
tionsveranstaltungen im August und im September 2005 nur von
einem kurzzeitigen Gebrauch der Marke HEIDILAND für das be-
anspruchte Produkt und erlauben keine Rückschlüsse auf allfällige
damit einhergehende Verkäufe.
Bei der Q._______ AG handelt es sich laut Website um eine mittel -
ständische Unternehmung, deren Sortiment ausgewählte Käse-
spezialitäten umfasst ([Website]). Auf den Degustationsplakaten von
Coop (Beilage 13 zur Beschwerdeschrift) wird der "Bio-Heidilandkäse
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von Z._______, Käser in [...]" als "Regionale Bio-Spezialität" be-
zeichnet. Eine solche Käsespezialität lässt sich weder als Luxusgut
noch als Massenartikel charakterisieren. Vielmehr muss sie klassi-
fikatorisch zwischen diesen beiden Kategorien angesiedelt werden.
Für eine Annäherung an die Gruppe der Massenartikel spricht dabei,
dass Käse ein Grundnahrungsmittel ist und sich biologisch produzierte
Esswaren in der Schweiz während der vergangenen Jahre steigender
Beliebtheit erfreut haben. Dagegen liesse sich aber einwenden,
"HEIDILAND-Käse" sei eine regionale Spezialität, was eine Massen-
produktion von vornherein verhindere. Allerdings wäre es auch vor-
stellbar, dass eine derartige Käsespezialität auf beträchtliche Nach-
frage stösst, besonders dann, wenn sie wie hier über einen Grossver -
teiler mit zahlreichen Verkaufsstandorten vertrieben wird. Wegen des
Fehlens von (glaubhaft gemachten) Absatzzahlen lässt sich dieser
Punkt jedoch nicht näher erhellen. Unter Berücksichtigung der Be-
triebsgrösse der Käserei sowie ihrer Absatzkanäle für "HEIDILAND-
Käse" (Detailhandel, ein Grossverteiler) muss demnach insgesamt
eine Markenbenutzung von zumindest mittlerem, durchschnittlichem
Umfang und längerer Dauer vorausgesetzt werden. Eine bloss gering-
fügige Markenbenutzung oder eine solche von nur kurzer Dauer wäre
jedenfalls nicht ausreichend, zumal gerade auch angesichts eines
Einkaufspreises von Fr. [...] pro kg sicherlich kein Luxusgut zur Dis-
kussion steht.
Käse, einschliesslich Bio-Käse, wird als breit nachgefragtes Konsum-
gut während des ganzen Jahres in grösseren Mengen verkauft. Im
vorliegenden Fall wurden als Markenbenutzung Anpreisungen in
touristischen Broschüren aus den Jahren 2004 bis 2007, zwei jeweils
dreitägige Degustationen im Jahr 2005 sowie eine einmalige Lieferung
von 567 kg an einen Zwischenhändler Ende 2007 glaubhaft gemacht.
Einzig die Anpreisung in den Broschüren war dabei von längerer
Dauer, die Degustationen und die Lieferung hingegen, wenn man sie
ins Verhältnis zur massgeblichen Gebrauchsperiode setzt, sehr kurz
bzw. geringfügig. Glaubhaft gemacht wurde lediglich eine Lieferung
von 567 kg, behauptet aber eine jährliche Liefermenge von
mindestens 20 t (direkt an den Detailhandel). Letztere kann als Ver-
gleichsmassstab dienen, was verdeutlicht, wie bescheiden der glaub-
haft gemachte Absatz in Wirklichkeit ist. Die Reklame in den "Heidi-
und-Peter"-Broschüren schliesslich sagt nichts darüber aus, ob und
gegebenenfalls in welchem Umfang gestützt darauf effektiv
"HEIDILAND-Käse" an Konsumenten verkauft wurde. Sie befindet sich
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zwar in einem Kästchen mit der Überschrift "Heidiland-Produkte zum
Kaufen", enthält aber keinen Hinweis, wonach der Käse im Detail -
handel, etwa bei Coop, erhältlich wäre. Zusammenfassend ergibt sich,
dass eine genügende Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Wider-
spruchsmarke im Sinne der oben zitierten Rechtsprechung weder
glaubhaft gemacht worden noch sonst ausgewiesen ist.
6.10 Hinsichtlich des rechtserhaltenden Gebrauchs bleibt schliesslich
noch das Argument der Beschwerdegegnerin zu würdigen, die Wider-
spruchsmarke sei auf den Käse-Verpackungen in einem beschrei-
benden Kontext als geographische Herkunftsangabe und deshalb nicht
markenmässig benutzt worden.
Laut Präambel zum Lizenzvertrag vom 7./9./15. April 2003 zwischen
dem Beschwerdeführer und der Q._______ AG (Beilage 11 zur Be-
schwerdeschrift) wurde die Bezeichnung "Heidiland" 1975 [...] kreiert
und in den Folgejahren vor allem im Zusammenhang mit touristischen
Leistungen bekannt gemacht. Gemäss gleicher Quelle wird die Marke
HEIDILAND in Zusammenarbeit mit dem Lizenznehmer "Heidiland
Tourismus", der verschiedene schweizerische Regionen vertritt, ver-
marktet. Beim Ausdruck "Heidiland" handelt es sich demzufolge nicht
etwa um einen althergebrachten Flurnamen, sondern um eine Wort-
schöpfung eher neueren Datums mit touristisch-kommerziellem
Hintergrund. Bestehend aus dem Vornamen einer Romanfigur sowie
einem Zusatz geographischen Gehalts (hier in der Bedeutung von
"Region"; vgl. www., "Ferienregion Heidiland"), be-
zeichnet sie eine im Sinne des Schauplatzes der Heidi-Geschichte von
Johanna Spyri recht genau lokalisierbare Gegend im Gebiet St. Galler
Oberland / Walensee (vgl. dazu die "Heidi und Peter"-Broschüren in
Beilage 14 zur Beschwerdeschrift), allenfalls einschliesslich der
Bündner Herrschaft um Maienfeld. In Verbindung mit Erzeugnissen aus
dieser Region kann sie deshalb als geographische Herkunftsangabe
verstanden werden.
Herkunftsangaben sind gemäss Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder
indirekte Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit
oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Nicht
als Herkunftsangaben im Sinne dieser Bestimmung gelten geo-
graphische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Ver-
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kehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren
oder Dienstleistungen verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG).
Als Produktionsstandort für (Bio-) Käse kommt die mit dem Begriff
"Heidiland" bezeichnete Gegend ohne Weiteres in Frage. Die mass-
geblichen Verkehrskreise bestehen aus den Konsumenten, welche
Käse im Detailhandel kaufen. Da im vorliegenden Kontext schon das
Zeichen "Heidiland" selbst geographische Assoziationen über die
Herkunft des Produktes weckt und zusammen mit rein beschreibenden
Elementen wie "Käse" und "Bio" verwendet wird, verstehen die mass-
gebenden Verkehrskreise das Wort als geographische Herkunfts-
angabe, nicht als Marke. Verstärkt wird dieser Eindruck im Fall der
Degustationsankündigungen von Coop (Beilage 13 zur Beschwerde-
schrift) dadurch, dass auf den entsprechenden Plakaten neben einem
Stück Käse, versehen mit einer Etikette, welche (soweit lesbar) die
Bezeichnung "Heidiland Bio Käse" sowie ein Bild mit dem Schriftzug
"HEIDILAND" trägt, eine Tafel mit der Aufschrift "Regionale Bio-
Spezialität" platziert wurde (welche auch oben rechts auf der Käse-
etikette stehen dürfte, wobei sie dort in den Beilagen 12 und 13 zur
Beschwerdeschrift kaum leserlich ist). Etwas abgeschwächt wird er
allenfalls durch das Hintergrundbild mit dem Begleittext "Bio-
Heidilandkäse von Z._______, Käser in [...]", welches den Inhaber des
Produktionsbetriebes in seinem Käsekeller zeigt und so einen Bezug
zu dessen Unternehmen herstellt. Beim Kauf im Detailhandel sehen
die Konsumenten allerdings nur die Etikette auf dem Produkt, und
aufgrund des Schriftzuges "Heidiland Bio Käse" entsteht der Eindruck,
es handle sich um eine nach biologischen Kriterien hergestellte
Käsesorte aus der Gegend, jedoch nicht um eine spezifische Kreation
eines bestimmten Unternehmens oder Markenträgers. In diesem Sinne
wird die Widerspruchsmarke als Herkunftsangabe aufgefasst und
dementsprechend nicht funktionsgerecht benutzt.
7.
Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, den rechtser-
haltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen,
erübrigt sich eine Prüfung der Verwechslungsgefahr im Verhältnis der
streitgegenständlichen Marken. Eine Zeugeneinvernahme von
Z._______ drängt sich insbesondere deshalb nicht auf, weil die
Widerspruchsmarke in den wenigen glaubhaft gemachten Fällen auch
nicht funktionsgerecht gebraucht wurde. Die Beschwerde ist demnach
abzuweisen.
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8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1
VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit -
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE). Bei Widerspruchsverfahren besteht
dieser hauptsächlich aus dem Schaden der beschwerdeführenden
Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke.
Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend
wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt
würden. Mangels anderweitiger einschlägiger Angaben ist der Streit-
wert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 –
Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte
für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
8.2 Der Beschwerdeführer hat der Beschwerdegegnerin eine an-
gemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG
i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der
Kostennote fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Die Rechtsvertreterin
der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht eine
Kostennote über Fr. 9'500.- für ihre "Bemühungen und Auslagen im
Zusammenhang mit der Einreichung der Beschwerdeantwort vom
28. Mai 2009 sowie der diesbezüglichen Beratung der Beschwerde-
gegnerin" eingereicht. Da die geltend gemachte (nicht näher
detaillierte) Parteientschädigung unangemessen hoch erscheint, ist
sie auf Fr. 4'000.- zu reduzieren.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG,
SR 173.110). Das vorliegende Urteil ist deshalb rechtskräftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdeführer
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 5'000.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'000.- wird dem Be-
schwerdeführer zurückerstattet.
3.
Der Beschwerdeführer hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schädigung von Fr. 4'000.- (inkl. MWST) zu entrichten.
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4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular, Beschwerdebeilagen zurück);
- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Beilagen zur
Beschwerdeantwort zurück);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 9233; Einschreiben; Beilage: Vorakten
zurück).
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Urs Küpfer
Versand: 20. Juli 2010
Seite 25