Cour II
B-915/2009
{T 1/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Bernard Maitre (président du collège), Maria Amgwerd,
Vera Marantelli, juges,
Fabienne Masson, greffière.
Philip Morris Products S.A.,
représentée par Bovard SA Ingénieurs-conseils ASCPI,
recourante,
contre
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'enregistrement de la marque suisse
n° 57831/2007 VIRGINIA SLIMS NO. 602.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-915/2009
Faits :
A.
A.a Le 20 juillet 2007, la société Philip Morris Products S.A. (ci-après :
la requérante) a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (ci-après : l'Institut fédéral ou l'IPI) une demande
d'enregistrement de la marque verbale "VIRGINIA SLIMS NO. 602"
pour les produits suivants de la classe 34 :
Tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes,
cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à
chiquer, tabac à priser, kretek ; succédanés du tabac (à usage non médical) ;
articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes.
A.b Par courrier du 24 juillet 2007, l'IPI a refusé d'admettre le signe
précité. S'agissant des produits à base de tabac, il a proposé, pour
éviter un risque de tromperie quant à la qualité du tabac, de les limiter
de la façon suivante : "tous les produits du tabac précités contenant
principalement du tabac virginie". D'autre part, il a retenu, pour les
produits non composés de tabac, que l'indication "Virginia" serait
comprise comme un renvoi à leur provenance géographique ;
également en raison d'un risque de tromperie, il a alors proposé une
limitation aux produits en provenance des Etats-Unis d'Amérique.
A.c Par pli du 4 janvier 2008, la requérante a approuvé la suggestion
de l'IPI quant à l'adjonction de "tous les produits du tabac précités
contenant principalement du tabac virginie" pour les produits à base
de tabac, précisant toutefois que le terme utilisé dans la branche est
"virginia". Elle a en revanche contesté la limitation à la provenance des
Etats-Unis proposée par l'Institut fédéral pour les autres produits et l'a
invité à revenir sur sa décision. Elle s'est par ailleurs fondée sur divers
enregistrements antérieurs similaires dont elle est titulaire pour
revendiquer un droit à la protection de sa bonne foi.
A.d Le 13 février 2008, l'IPI a pris note de l'accord de la requérante
quant à l'adjonction de "tous les produits du tabac précités contenant
principalement du tabac virginie" pour les produits à base de tabac ; il
a ajouté que, malgré le fait que le Petit Robert cite "virginie" et non
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"virginia" en référence au type de tabac, il ne s'oppose pas à ce que
soit préféré le terme "virginia". Pour le reste, il a maintenu son refus
d'enregistrer le signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" au registre suisse
des marques pour les produits revendiqués qui ne sont pas à base de
tabac.
A.e Le 16 juin 2008, la requérante a maintenu et complété
l'argumentation développée dans sa lettre du 4 janvier 2008 selon
laquelle la désignation "Virginia" n'est pas susceptible d'induire le
consommateur en erreur.
B.
Par décision du 12 janvier 2009, l'Institut fédéral a accepté la
demande d'enregistrement du signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" pour
tous les produits de la classe 34 à base de tabac, à savoir "tabac, brut
ou manufacturé ; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes,
cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe,
tabac à chiquer, tabac à priser, kretek ; tous les produits à base de
tabac précités contenant principalement du tabac virginia". Elle a en
revanche rejeté la demande d'enregistrement dudit signe pour tous les
produits de la classe 34 qui ne sont pas à base de tabac, soit
"succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets ; allumettes".
Dit institut a relevé que le signe litigieux contient l'élément verbal
"Virginia", lequel désigne un Etat de l'est des Etats-Unis. Il a
mentionné la Tobacco Encyclopedia de ERNST VOGES, le Brockhaus
2005-07 ainsi que Le Petit Robert et a relevé que la production et le
traitement du tabac constituent encore aujourd'hui les secteurs
agricole et industriel dominants de la Virginie qui a donné son nom à
l'une des variétés de tabac les plus répandues dans le monde. Selon
lui, le terme "Virginia" est non seulement une indication géographique,
mais également une indication générique en matière de tabac.
S'agissant de l'indication générique, l'Institut fédéral a admis que tout
risque de tromperie pouvait être écarté pour les produits à base de
tabac avec la précision selon laquelle ceux-ci contiennent
principalement du tabac virginia.
En revanche, le risque de tromperie lié à l'indication géographique
"Virginia" persiste selon lui pour les autres produits. Compte tenu de
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l'importance de l'Etat de Virginie en relation notamment avec son
histoire, le nombre de ses habitants, ses activités, son infrastructure et
le tourisme qui s'y est développé, il a considéré que dit Etat est connu
des destinataires suisses des produits revendiqués. En outre, il a
refusé de considérer le terme "Virginia" comme une référence au
tabac du même nom pour des produits qui ne sont pas à base de
tabac. Les destinataires en Suisse des produits litigieux pourraient
ainsi être trompés dans leurs attentes si la provenance des produits
désignés ne devait pas correspondre à une indication contenue dans
le signe.
Enfin, s'agissant des enregistrements antérieurs, l'IPI a considéré que
les conditions posées pour l'application du principe de la bonne foi
n'étaient pas remplies.
C.
Par mémoire du 12 février 2009, mis à la poste le même jour, Philip
Morris Products S.A. (ci-après : la recourante) recourt contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à son
annulation, en tant qu'elle concerne le rejet de la demande
d'enregistrement pour les produits suivants de la classe 34 :
"succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets ; allumettes", et, partant, à
l'enregistrement du signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602" pour les
produits énumérés ci-dessus, des frais de Fr. 5'000.- devant être mis à
la charge de l'IPI.
A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient en premier lieu
que le mot "Virginia" n'est pas perçu comme une indication de
provenance par rapport aux produits qui ne sont pas à base de tabac.
Elle réfute l'importance de la culture et du traitement du tabac en
Virginie telle que décrite par l'IPI. Elle considère qu'il appartient à
l'autorité d'enregistrement de prouver les motifs absolus d'exclusion ;
selon elle, la preuve du caractère d'indication de provenance du terme
"Virginia" dans l'esprit du public suisse concerné n'a pas été apportée.
Elle allègue que l'on peut légitimement supposer que le
consommateur moyen, auquel s'adressent les produits revendiqués,
n'a pas des connaissances étendues de la Virginie.
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Elle relève d'autre part que le mot "Virginia" désigne non seulement un
Etat des Etats-Unis, mais également une variété de tabac très
répandue et connue du grand public ; dans la mesure où les articles
revendiqués qui ne sont pas à base de tabac sont complémentaires du
tabac et des produits du tabac, elle considère que le terme "Virginia"
sera alors perçu par le public comme une référence au tabac du même
nom et que ce dernier ne s'attendra donc pas à ce que ces objets
proviennent des Etats-Unis.
Ensuite, elle rappelle que l'autorité inférieure doit examiner le signe
dans son ensemble, soit, en l'espèce, la combinaison des termes
"Virginia" et "Slims" qui crée, selon elle, un sens propre qui conduira le
public intéressé à associer le mot "Virginia" à une variété de tabac.
La recourante mentionne que le mot "Virginia" est également un
prénom féminin que le film du réalisateur Mike Nichols, "Qui a peur de
Virginia Woolf?", a contribué à rendre célèbre en Suisse. Elle
considère comme vraisemblable qu'une partie du public suisse visé
associera ainsi le mot à un prénom féminin, cette hypothèse
apparaissant certainement plus plausible que celle consistant à y voir
une indication de provenance.
Enfin, elle maintient que l'égalité de traitement doit être garantie et sa
bonne foi protégée ; elle avance que l'autorité inférieure n'a fourni
aucune raison objective valable qui justifierait un changement de
pratique de sa part par rapport à la demande d'enregistrement en
cause.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en propose le rejet sous suite
de frais et dépens au terme de sa réponse du 19 juin 2009.
A l'appui de ses conclusions, l'Institut fédéral se réfère aux motifs
développés dans sa décision du 12 janvier 2009. Pour le surplus, il
renvoie à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle
une marque contenant un nom géographique ou se composant
exclusivement d'un nom géographique incite normalement le lecteur à
penser que le produit vient de l'endroit indiqué. L'IPI allègue qu'il n'a
pas à démontrer que le nom géographique est compris comme une
indication de provenance mais doit chercher – à l'aide d'indices – si
celui-ci n'est pas perçu comme un renvoi à l'origine géographique des
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produits concernés. Il ajoute que, dès lors qu'un lieu de provenance
est plausible, il n'est pas indispensable qu'il y ait effectivement une
production au lieu indiqué. Il soutient par ailleurs que l'Etat de Virginie
est connu des destinataires suisses des produits revendiqués ; que le
mot "Virginia" n'a aucune valeur de symbole qui exclurait d'emblée une
indication de provenance ; qu'il n'est pas invraisemblable pour les
milieux intéressés de penser que les produits revendiqués de la classe
34 puissent provenir de cet Etat américain ; que la preuve de la perte
du caractère trompeur du signe en raison d'un long usage n'a pas été
apportée ; que l'on ne peut retenir que "Virginia" serait compris comme
une désignation de type ou constituerait une désignation générique
pour les produits concernés. L'IPI souligne que le terme "Virginia",
comme prénom, n'est en l'espèce pas accompagné d'un élément
verbal pouvant amener à penser qu'il serait compris comme un renvoi
à une personne. Il en déduit que le mot "Virginia" évoque le plus
naturellement à l'esprit des consommateurs l'Etat américain de
Virginie. Quant à la combinaison des termes "Virginia" et "Slims", il
considère que la recourante n'a pas démontré en quoi elle conduirait
le public à associer "Virginia" à une variété de tabac. Il relève en outre
que la recourante ne peut faire valoir le droit à l'égalité de traitement
sur la base d'un enregistrement antérieur injustifié dont elle est
titulaire. Il allègue enfin que le principe de la bonne foi n'offre aucune
garantie contre les modifications de la pratique. Il signale enfin que les
enregistrements "GOLDEN VIRGINIA" et "PARAMOUNT VIRGINIA
BLEND" ne justifient pas un droit à l'égalité de traitement, ces affaires
étant trop anciennes.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En l'espèce, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA
émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des
clauses d'exception de l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La
qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63
al. 4 PA) sont respectées.
Le recours est donc recevable.
2.
2.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les
lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois
dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs,
peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 de la loi sur la
protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]).
Les signes propres à induire en erreur ne peuvent bénéficier de la
protection accordée aux marques et ne peuvent donc pas être inscrits
au registre (art. 2 let. c LPM).
In casu, l'Institut fédéral a rejeté la demande d'enregistrement de la
marque suisse n° 57831/2007 "VIRGINIA SLIMS NO. 602" au motif
qu'elle était propre à induire en erreur pour les produits revendiqués
suivants : "succédanés du tabac (à usage non médical) ; articles pour
fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de
poche à rouler les cigarettes, briquets ; allumettes".
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2.2 Pour déterminer s'il existe un risque de tromperie, il convient de se
fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel
s'adressent les produits concernés (voir EUGEN MARBACH, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, in : sic! 2007 3 ss). C'est en effet
l'impression qui peut naître chez le dernier acquéreur du produit (et
non chez le spécialiste) qui est décisive. Si la marque n'est trompeuse
que pour certains produits ou services pour lesquels l'enregistrement
est demandé, la liste des produits ou services doit être limitée en
conséquence (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne
2007, p. 94). Selon la jurisprudence, pour qu'un risque de tromperie
soit admis, il faut que la marque soit trompeuse pour une part non
négligeable des consommateurs (décisions de l'ancienne
Commission de recours en matière de propriété intellectuelle
[CREPI] du 30 août 2005 in : sic! 2006 40 consid. 3 Würthphoenix
[fig.] et du 7 novembre 2005 in : sic! 2006 275 consid. 3 Die fünf
Tibeter ; MARBACH, Die Verkehrskreise, p. 5 ; CHRISTOPH WILLI, in :
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, n° 226 ad art. 2).
Selon l'autorité inférieure et la recourante, tous les produits précités à
l'exception des briquets et des allumettes semblent en principe
s'adresser aux mêmes cercles de destinataires que les produits à
base de tabac ; les briquets et les allumettes en revanche
s'adresseraient à un éventail plus large de consommateurs, puisque
leur usage n'est pas réservé aux seuls fumeurs.
Il est vrai qu'une distinction est possible entre fumeurs et non fumeurs
si l'on tient compte du fait que certains produits s'adressent
exclusivement aux premiers, alors que d'autres peuvent également
viser les seconds (cf. MARBACH, Die Verkehrskreise, p. 10 s. ; PAUL
STRÖBELE/FRANZ HACKER, Markenschutzgesetz, 8e éd., Cologne 2005,
n° 29 ad § 4) ; il n'en demeure pas moins que c'est au consommateur
moyen que s'adressent les produits revendiqués.
2.3 Des signes sont propres à induire en erreur notamment lorsqu'ils
font croire à une provenance qui ne correspond pas à la réalité (voir
art. 47 al. 3 LPM ; ATF 135 III 416 consid. 2.1 Calvi, ATF 132 III 770
consid. 2.1 Colorado [fig], ATF 128 III 454 consid. 2.2 Yukon).
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Lorsqu'une marque contient un nom géographique ou se compose
exclusivement d'un nom géographique, elle incite normalement le
lecteur à penser que le produit vient du lieu indiqué. C'est un fait
d'expérience que la désignation géographique éveille chez le
consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays
désigné. La mention d'un nom géographique est donc habituellement
comprise comme une indication de provenance. L'art. 47 al. 1 LPM
définit de manière large la notion de provenance, ce qui signifie que la
mention d'un nom géographique suffit en principe (ATF 135 III 416
consid. 2.2 Calvi [fig.] et les réf. cit.).
2.4 La recourante soutient que le terme "Virginia" ne serait pas
compris par les destinataires des produits comme une indication de
provenance, mais comme référence au prénom féminin ou au tabac du
même nom. Elle avance également que le terme "Virginia" serait perçu
par une partie des destinataires des produits comme une référence à
l'entreprise Philip Morris Products S.A.
Lorsqu'un mot est susceptible de plusieurs significations, il faut
chercher celle qui s'impose le plus naturellement à l'esprit en tenant
compte de la nature du produit en cause. N'est alors pas considéré
comme une indication de provenance le signe dont le contenu
géographique n'est pas reconnaissable parce qu'une autre
signification s'y rattache de manière plus étroite (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 6
Lancaster). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis que le mot
"Montparnasse" apposé sur des produits relativement luxueux
évoquait le quartier parisien de ce nom et non pas la montagne de la
mythologie grecque (ATF 117 II 327 consid. 1b).
2.4.1 Selon le Tribunal fédéral, qu'un nom de lieu soit également porté
comme nom de famille par des personnes physiques ne lui enlève pas
sa signification géographique : la circonstance que l'écrivain américain
Jack London soit célèbre n'enlève rien au fait que la mention du mot
"London" sur un produit fait immanquablement penser à la capitale de
la Grande-Bretagne. Ainsi, s'agissant d'objets métalliques, il a
considéré que le mot Calvi ne faisait pas plutôt penser à un nom de
famille qu'à la cité corse, même si ce patronyme a défrayé la
chronique il y a plusieurs années (ATF 135 III 416 consid. 2.3
Calvi [fig.]).
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Le signe "Paola" utilisé pour des appareils électroniques a été jugé
plus proche du prénom italien que de la petite ville portuaire sise dans
le sud de l'Italie (WILLI, op. cit., n° 233 ad art. 2). L'acception du terme
"Victoria" en tant que prénom féminin a également été considérée
comme prédominante sur la signification géographique pour divers
services des classes 35, 36, 42 et 44 (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-6562/2008 du 16 mars 2009). En revanche, pour le signe
"Madison" en relation avec des services des classes 35 et 36, la
dénomination géographique a prévalu sur le prénom (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-7413/2006 du 15 octobre 2008).
En l'espèce, le fait que l'écrivain anglais Virginia Woolf soit célèbre
n'enlève rien au fait que la mention du mot "Virginia" sur un produit
plutôt réservé aux fumeurs fait penser à l'Etat de Virginie.
La recourante prétend que le film "Qui a peur de Virginia Woolf?" de
Mike Nichols a contribué à rendre ledit prénom célèbre également en
Suisse de sorte qu'une partie du public suisse associera le mot au
prénom féminin. Ce film américain date des années soixante ; le cercle
des consommateurs qui le connaissent s'est donc fortement réduit au
fil des années. Il ressort d'ailleurs du Palmarès des prénoms 2006-
2008 établi par l'Office fédéral de la statistique que le prénom
"Virginia" ne fait pas partie de ceux choisis par les parents domiciliés
en Suisse pour baptiser leurs enfants.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que, même si le
prénom est vraisemblablement connu d'une partie du public suisse,
cette signification du terme "Virginia" ne s'impose pas le plus
naturellement à l'esprit des consommateurs. De plus, les autres
éléments verbaux contenus dans le signe ne sont pas susceptibles
d'influencer cette appréciation dès lors que l'on ne voit pas en quoi les
éléments "SLIMS NO. 602" pourraient conduire à penser que le mot
"Virginia" les précédant renverrait à un prénom pour les produits
concernés.
2.4.2 La recourante soutient également que le terme "Virginia" pour
les produits revendiqués non constitués de tabac renverrait, auprès
des destinataires desdits produits, à la variété de tabac très répandue
du même nom puisque ces articles sont complémentaires du tabac et
des produits du tabac.
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Il est admis et non contesté qu'il existe une variété de tabac du nom
de virginia. Sur cette base, l'enregistrement de la marque "VIRGINIA
SLIMS NO. 602" pour les produits à base de tabac a été admis par
l'IPI, car ce dernier a considéré que les destinataires desdits produits
sont des consommateurs de tabac et des professionnels de la branche
et que l'on peut donc convenir qu'ils connaissent le terme "Virginia"
comme un renvoi à un type de tabac et non comme à une indication
de provenance. Toutefois, le simple fait que le consommateur moyen
connaisse le terme "Virginia" comme renvoi à une variété de tabac ne
signifie pas qu'il va l'associer à tout produit en relation, de près ou de
loin, avec le tabac mais qui n'en contient pas. Dès lors, cela ne suffit
pas à faire passer l'acception géographique du mot "Virginia" au
second plan.
Il découle de ces considérations que le terme "Virginia" ne peut, pour
les produits qui ne contiennent pas de tabac, être considéré comme
un renvoi à une variété de tabac ; les destinataires y verront
immanquablement une indication géographique.
2.4.3 La recourante relève que la "Tobacco Encyclopedia" (ERNST
VOGES, Tobacco Encyclopedia, Mayence 1984) mentionne, comme
seconde signification du terme "Virginia", une marque de cigarettes
destinées aux femmes, introduite sur le marché par Philip Morris en
1968 sous la désignation VIRGINIA SLIMS. Elle en conclut que, pour
une partie des destinataires potentiels d'articles pour fumeurs, la
désignation "VIRGINIA SLIMS NO. 602" sera perçue comme une
référence à l'entreprise Philip Morris Products S.A.
Si le long usage ne peut, en soi, valider une marque trompeuse, une
indication inexacte peut toutefois dans des cas exceptionnels acquérir
une seconde signification avec le temps et ne plus être perçue comme
telle, mais bien comme signe distinctif, par le public acheteur
(CHERPILLOD, op. cit., p. 95). Dans ce cas de figure, il sera possible
d'admettre que le signe trompeur a acquis une signification propre et
ainsi perdu son caractère trompeur (WILLI, op. cit., n° 163 ad art. 2). Il
appartient à celui qui prétend que sa marque s'est imposée sur le
marché d'en apporter la preuve (ATF 130 III 478 consid. 3.3
Lernstudio).
La recourante se fonde uniquement sur l'ouvrage de VOGES, Tobacco
Encyclopedia, publié en 1984 en langue anglaise, qui concerne,
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comme son nom l'indique, exclusivement le domaine du tabac. Il
n'est dès lors pas surprenant qu'il y soit fait référence à diverses
marques de cigarettes, sans que l'on puisse pour autant en déduire
que la marque en question est connue du grand public pour des
cigarettes et à plus forte raison pour des produits qui ne contiennent
pas de tabac.
La recourante, à laquelle il appartient d'apporter les moyens de
preuve suffisant à faire admettre une seconde signification
prépondérante, n'a fourni aucun autre élément qui permettrait
d'affirmer que la marque "VIRGINIA SLIMS" a perdu son caractère
trompeur en raison du long usage pour des produits qui ne
contiennent pas de tabac. Le grief de la recourante apparaît dès lors
mal fondé.
2.4.4 Il faut déduire de ce qui précède que la signification du terme
"Virginia" qui s'impose le plus naturellement à l'esprit est celle de l'Etat
américain. Les éléments verbaux supplémentaires contenus dans le
signe ne sont pas susceptibles d'exclure toute attente du
consommateur quant à l'origine des produits (cf. arrêt du TF
4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2 Afri-Cola). En particulier,
même si l'on devait admettre que le consommateur moyen connaît la
signification de l'adjectif anglais "slim", à savoir "svelte, fuselé, menu,
mince, petit" (Harrap's shorter, Dictionnaire Anglais-Français/Français-
Anglais, 1996), les termes "Slims No. 602" ne sauraient, d'une part, le
conduire à penser que la marque renvoie au nom d'une personne.
D'autre part, s'il n'est certes pas exclu qu'une partie des
consommateurs, principalement fumeurs, pourraient y voir en premier
lieu un renvoi à une cigarette fine, il faut toutefois admettre qu'au
moins une partie non négligeable des destinataires des produits n'y
verront pas un tel renvoi, ce qui suffit à faire admettre un risque de
tromperie (cf. supra consid. 2.2). Il s'agit donc en l'espèce d'un nom
géographique qui peut en principe être interprété comme une
indication de provenance.
D'ailleurs, si l'on introduit le terme "Virginia" dans le moteur de
recherche sur internet Google, les premiers sites apparaissant sont
consacrés à l'Etat de Virginie et non pas à des personnalités portant
ce prénom, au tabac virginia ou à la recourante.
2.5 Pour ne pas tromper les clients potentiels, une indication de
provenance doit être exacte (art. 47 al. 3 let. a et b LPM). Bien que
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l'art. 47 al. 4 LPM ne vise que les services, la jurisprudence a admis,
pour les produits également, qu'il suffit qu'ils proviennent du pays
désigné par le nom géographique (ATF 135 III 416 consid. 2.4 Calvi
[fig.] et la réf. cit.).
En l'espèce, la recourante a refusé de limiter la provenance des
produits revendiqués aux Etats-Unis d'Amérique. On peut en inférer
que les produits non composés de tabac qu'elle se propose de
commercialiser en Suisse ne proviennent ni de l'Etat de Virginie ni des
Etats-Unis d'Amérique. Aussi le nom géographique donne-t-il une
indication de provenance inexacte (art. 47 al. 3 let. a PA), ce qui est de
nature à induire en erreur.
2.6 Pour qu'une indication de provenance fausse soit prohibée, il n'est
pas nécessaire que la production au lieu indiqué jouisse d'un prestige
particulier. Dès lors qu'un lien de provenance est plausible, il n'est pas
indispensable qu'il y ait effectivement une production concurrente au
lieu indiqué. Ainsi, la marque trompeuse est prohibée dès qu'il existe
un risque de confusion pour les clients potentiels ; en conséquence, il
n'est pas impératif d'établir que les gens sont effectivement trompés
(ATF 135 III 416 consid. 2.5 Calvi [fig.] et les réf. cit.).
En l'espèce et tenant compte de l'importance, dans l'Etat de Virginie,
de son industrie en général et de celle du tabac en particulier, ou
encore de sa situation géographique, force est de constater qu'un lien
de provenance doit être considéré comme plausible.
3.
Par exception aux principes qui viennent d'être rappelés, il est permis
d'utiliser un nom géographique comme marque ou de le faire entrer
dans la composition d'une marque si ce nom ne peut pas être
considéré par les milieux intéressés, c'est-à-dire les clients potentiels,
comme une référence à la provenance des produits ou services
(art. 47 al. 2 LPM). Pour trancher cette question, il faut analyser les
circonstances propres au cas d'espèce (ATF 135 III 416 consid. 2.6
Calvi [fig.]). Dans un arrêt de principe (ATF 128 III 454 Yukon)
confirmé dernièrement par le Tribunal fédéral dans l'arrêt "Calvi", la
jurisprudence a fixé six cas dans lesquels l'utilisation d'un nom
géographique est admissible. Il convient dès lors de les examiner un à
un.
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3.1 L'utilisation d'un nom géographique est admissible lorsque les
clients potentiels ignorent qu'il s'agit d'un nom géographique et ne
peuvent donc faire aucun lien avec l'endroit désigné (ATF 135 III 416
consid. 2.6.1 Calvi [fig.]). Plus un lieu est isolé, inconnu et sans
connotation particulière, plus il est probable qu'à l'étranger l'aspect
géographique passera inaperçu et que ce nom sera considéré comme
un nom de fantaisie (ATF 128 III 454 consid. 2.1.1 Yukon ; WILLI,
op. cit., n° 46 des remarques préliminaires ad art. 47-51).
A titre d'exemples, les désignations américaines "Colorado",
"Phoenix", "Madison" et "Arizona" ont été considérées respectivement
par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 770 Colorado [fig.]), par l'ancienne
CREPI (décision du 11 novembre 2003, publiée in : sic ! 2004 428
Phoenix) et par le Tribunal administratif fédéral (arrêts B-7413/2006 du
15 octobre 2008 Madison et B-6850/2008 du 2 avril 2009 AJC
produced by ARIZONA girls [fig.]) comme étant connues du public et
constituant un renvoi aux Etats-Unis.
La recourante ne prétend à juste titre pas que l'Etat de Virginie serait
inconnu du public suisse. Quant à l'Institut fédéral, il a, dans sa
décision du 12 janvier 2009, exposé le résultat de recherches
suffisamment approfondies à propos de l'Etat de Virginie – notamment
sur son histoire, le nombre de ses habitants, ses activités
économiques, son infrastructure ou son tourisme – pour faire admettre
qu'il ne s'agit pas d'un lieu inconnu. S'il est en effet peu probable que
le consommateur moyen ait des connaissances détaillées sur la
Virginie et qu'il n'est peut-être pas à même de la situer de manière
précise sur une carte des Etats-Unis, l'on peut toutefois
raisonnablement admettre qu'il sait qu'il s'agit d'un lieu sis aux Etats-
Unis. Ainsi donc, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un lieu
inconnu, de sorte que le signe ne peut pas être assimilé à un nom de
fantaisie.
3.2 Un nom géographique peut être utilisé comme marque si les
clients ne peuvent pas imaginer que le produit provienne de ce lieu,
parce que celui-ci revêt un pur caractère symbolique (ATF 135 III 416
consid. 2.6.2 Calvi [fig.]). Ainsi, la jurisprudence a admis que des
cigarettes mentholées "Alaska" évoquaient manifestement la fraîcheur,
et non pas la provenance du produit (ATF 89 I 290 consid. 5). La
portée de cette exception est toutefois restreinte, puisque la
jurisprudence, dans un autre cas, n'a pas admis la marque "Alaska"
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pour des boissons, en considérant que le public pouvait penser que
celles-ci provenaient effectivement de l'Alaska (arrêt du TF du 2 août
1994 consid. 3, publié in : FDMB 1994 I 76).
En l'espèce, on ne voit pas en quoi le mot "Virginia", apposé sur les
produits revendiqués qui ne sont pas à base de tabac, pourrait revêtir
un caractère symbolique ; cela n'a d'ailleurs pas été invoqué par la
recourante.
3.3 L'utilisation d'un nom géographique est admise lorsque celui-ci
désigne un lieu peu habité ou en tout cas impropre à la production en
cause de sorte que personne ne pourrait concevoir qu'il s'agisse du
lieu de provenance ; on cite habituellement, à titre d'exemple, le
Sahara (ATF 135 III 416 consid. 2.6.6 Calvi [fig.]).
L'Etat de Virginie a une superficie de 110'862 km2 (à titre de
comparaison, celle de la Suisse est de 41'285 km2) et est peuplé de
plus de 7 millions d'habitants ; le secteur industriel y est, comme l'a
d'ailleurs démontré l'Institut fédéral dans sa décision, bien développé.
Il n'est dès lors – et de loin – pas invraisemblable que des produits tels
que ceux revendiqués puissent en provenir.
3.4 Les noms géographiques peuvent aussi être utilisés pour
distinguer les modèles d'une même marque, par exemple le téléphone
"Ascona" (ATF 135 III 416 consid. 2.6.3 Calvi [fig.]).
Dans le cas présent, il n'apparaît pas – et la recourante ne le prétend
pas non plus – que l'indication géographique serait utilisée pour
distinguer les modèles d'une même marque. Ce cas de figure n'entre
pas en considération.
3.5 Un nom géographique peut également être utilisé s'il est entré
dans le langage courant pour désigner une chose de genre sans que
l'on ne songe plus à une indication de provenance ; l'exemple
classique de cette catégorie est l'eau de Cologne (ATF 135 III 416
consid. 2.6.5 Calvi [fig.]).
Il est vrai que le terme "Virginia" constitue une indication générique en
matière de tabac. Cela étant, "Virginia" n'est pas entré dans le langage
courant pour désigner des produits, certes en relation avec le tabac,
mais qui n'en sont pas composés.
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3.6 L'utilisation d'un nom géographique est admissible si celui-ci s'est
imposé dans l'esprit du public comme le nom d'une entreprise
déterminée (ATF 135 III 416 consid. 2.6.4 Calvi [fig.]). C'est par
exemple le cas de l'eau minérale Valser (ATF 117 II 321) et de la
fabrication de papier Sihl (ATF 92 II 270).
En l'espèce, pas plus le terme "Virginia" que le signe dans son
ensemble ne figurent dans la raison sociale de la recourante, Philip
Morris Products S.A. On voit ainsi mal comment le nom géographique
pourrait être considéré comme un renvoi à cette entreprise. Ce cas de
figure n'est dès lors pas non plus réalisé.
4.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que
le terme "Virginia" sera compris par les destinataires des produits
comme un renvoi à l'Etat américain de Virginie et que la recourante ne
peut se prévaloir d'aucune des catégories d'exceptions développées
par la jurisprudence.
Il est vrai que le mot "Virginia" n'est que l'un des éléments composant
la marque "VIRGINIA SLIMS NO. 602". Cela étant, le Tribunal fédéral
n'opère pas de distinction selon que le signe contient, entre autres
éléments, un nom géographique ou s'il se compose exclusivement
d'un nom géographique (cf. ATF 135 III 416 consid. 2.2 Calvi [fig.]).
Ainsi, du moment qu'apparaît un tel nom dans la marque, il éveille
forcément chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre
provient du pays désigné, à moins que l'on se trouve dans l'une des
catégories d'exceptions examinées précédemment (consid. 3). Qui
plus est, les éléments verbaux supplémentaires contenus dans le
signe litigieux ne sont pas à même d'en modifier l'impression
d'ensemble dans une mesure telle que des attentes quant à l'origine
des produits seraient exclues (cf. supra consid. 2.4.4 ; arrêt du TF
4A_508/2008 du 10 mars 2009 consid. 4.2 Afri-Cola).
5.
Par ailleurs, l'admission de l'enregistrement en raison d'un doute, tel
que requis par la recourante, ne se justifie pas en l'espèce.
D'une part, l'existence d'un doute apparaît pour le moins discutable.
D'autre part, s'il est en effet admis qu'en cas de doute sur
l'appartenance d'un signe au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
LPM, la marque doit en principe être enregistrée et la décision finale
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laissée au juge civil dans l'hypothèse d'une éventuelle procédure
ultérieure (ATF 130 III 328 consid. 3.2 Swatch, ATF 129 III 225
consid. 5.3 Masterpiece, ATF 103 Ib 268 consid. 3b Red & White), ce
principe n'est cependant pas valable pour les signes propres à induire
en erreur au sens de l'art. 2 let. c LPM (EUGEN MARBACH, Markenrecht,
in: Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Markenrecht,
vol. III/1, Bâle 1996, n. marg. 240 ; Feuille suisse des brevets, dessins
et marques [FDMB] 1994 I 76 Alaska).
Dès lors, le signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602", considéré comme
propre à induire en erreur, ne saurait être enregistré à la faveur d'un
doute.
6.
Sur la base de l'enregistrement de marques antérieures comportant le
terme "Virginia", la recourante se prévaut ensuite d'un droit à l'égalité
de traitement. Ainsi, elle s'est fondée, dans ses différentes écritures,
sur les marques suisses antérieures n° 547402 "VIRGINIA SLIMS
DUO", n° 547051 "VIRGINIA SLIMS SHE", n° 552796 "VIRGINIA
SLIMS ROSÉ" et n° 550051 "VIRGINIA SLIMS ROSE" dont elle est
elle-même titulaire ainsi que les marques suisse n° 406609 "GOLDEN
VIRGINIA" et internationale n° 747641 "PARAMOUNT VIRGINIA
BLEND" enregistrées en faveur d'autres titulaires.
L'Institut fédéral affirme être avant tout lié au principe de la légalité. Il
rappelle les conditions auxquelles est soumise l'application du principe
de l'égalité de traitement et indique par ailleurs que des décisions
d'examen isolées ne sont pas réputées pratique de l'institut et ne
sauraient ainsi fonder un droit à l'égalité de traitement.
Après qu'il a été établi que l'autorité inférieure a, d'une manière
conforme au droit fédéral, qualifié le signe "VIRGINIA SLIMS NO. 602"
de trompeur, la recourante, en faisant valoir une violation du principe
de l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), ne peut que se
prévaloir d'une application de l'égalité dans l'illégalité. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à un traitement égal dans
l'illégalité ne sera reconnu qu'exceptionnellement, lorsque la pratique
contraire au droit est constante et que l'autorité concernée donne à
entendre qu'elle maintiendra cette pratique à l'avenir (arrêt du TF
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4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 Firemaster avec renvoi à
l'ATF 127 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-
7414/2006 du 1er octobre 2008 consid. 10 Afri-Cola et B-7395/2006 du
16 juillet 2007 consid. 11 ss Projob). Ainsi, il s'agit d'observer une
certaine retenue, des décisions incorrectes de l'IPI ne pouvant servir
indéfiniment de ligne directrice à sa pratique (arrêt du TF 4A.5/2004
consid. 4.3 Firemaster).
En l'espèce, il sied de relever, d'une part, que la recourante est
également titulaire, depuis 1999, de la marque P-467063 "VIRGINIA
SLIMS PETITE" portant notamment sur des produits pour fumeurs,
allumettes et briquets ; cet enregistrement a été admis avec une
limitation aux produits en provenance des Etats-Unis d'Amérique
conformément à la législation fédérale. Ainsi, l'on peut en premier lieu
mettre en doute le fait que les enregistrements antérieurs puissent
être qualifiés de pratique constante de l'IPI.
D'autre part, l'IPI a clairement qualifié les enregistrements antérieurs
invoqués par la recourante de décisions isolées qui ne sont pas
réputées pratique de l'Institut. Il ne ressort ainsi pas des déclarations
de l'Institut fédéral qu'il ait jamais manifesté son intention de
poursuivre une pratique contraire à la loi. Dès lors, les conditions d'un
droit à un traitement égal dans l'illégalité ne sont pas remplies.
Au demeurant, selon la pratique du Tribunal fédéral, le déposant ne
peut se prévaloir d'un droit à l'égalité de traitement en se fondant sur
des enregistrements antérieurs dont il est le titulaire (arrêt du TF
4A.5/2003 du 22 décembre 2003, publié in : sic! 2004 400 consid. 4
Discovery Travel & Adventure Channel ; MARBACH, SIWR, n. marg. 235).
Ainsi, la recourante ne peut pas se fonder sur les marques suisses
n° 547402 "VIRGINIA SLIMS DUO", n° 547051 "VIRGINIA SLIMS
SHE", n° 552796 "VIRGINIA SLIMS ROSÉ" et n° 550051 "VIRGINIA
SLIMS ROSE" pour revendiquer une égalité de traitement.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'Institut fédéral
n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement en refusant
d'enregistrer la marque "VIRGINIA SLIMS NO. 602" sans limitation
pour les produits qui ne sont pas à base de tabac.
Page 18
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7.
En dernier lieu, la recourante se fonde sur les mêmes enregistrements
antérieurs pour revendiquer un droit à la protection de sa bonne foi.
Dits enregistrements concernent le même type de produits que la
marque litigieuse, soit des produits à base de tabac aussi bien que
des produits qui ne sont pas à base de tabac.
L'autorité inférieure rappelle que des décisions d'examen isolées ne
sont pas réputées pratique de l'institut et que, même si le déposant
devait voir dans un enregistrement lui appartenant l'expression d'une
pratique d'examen, il ne peut y fonder de droit, le principe général de
la bonne foi n'offrant, selon la jurisprudence fédérale, aucune garantie
contre les modifications matérielles de la pratique ; pour être protégé
dans la confiance qu'il pourrait accorder à un acte concret
d'application du droit, le déposant devrait être au bénéfice de
l'assurance concrète et expresse de l'autorité qu'elle entend traiter
ainsi à l'avenir des états de fait identiques ou semblables ; or une telle
promesse ferait défaut en l'espèce.
Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a
réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence,
un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, lorsque les cinq conditions cumulatives
suivantes sont réunies : 1) l'autorité est intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées ; 2) elle a agi ou est
censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; 3) l'administré
n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu ; 4) il s'est fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; 5) enfin, la
réglementation n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. cit.).
En l'espèce, il apparaît que la recourante n'a apporté ni preuve ni
même indice du fait qu'elle aurait pris des dispositions irréversibles
qu'elle ne saurait donc modifier sans subir un préjudice. Il faut dès lors
admettre que l'une des conditions cumulatives de la protection de la
bonne foi n'est pas remplie, ce qui suffit à nier l'application du principe
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de la bonne foi dans le cas d'espèce. Point n'est par conséquent
besoin d'examiner les autres conditions.
Il est vrai que l'on peut regretter le manque de rigueur qui semble avoir
prévalu dans l'examen, par l'Institut fédéral, de certaines marques
constituées d'une indication géographique et qui a conduit à des
enregistrements contraires au droit fédéral. Toutefois, l'IPI s'est
dernièrement montré plus restrictif dans sa pratique, laquelle a été
confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (ATF 135 III 416
Calvi [fig.]) ; le Tribunal administratif fédéral n'entend pas s'en écarter.
Par ailleurs, cela n'enlève rien au fait que la protection de la bonne foi
est soumise à des conditions cumulatives dont l'une n'est en l'espèce
pas remplies.
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante tombe à faux.
8.
Il appert de ce qui précède que le recours interjeté par Philip Morris
Products S.A. doit être rejeté.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
[FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction
de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la
façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2
al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). La valeur litigieuse en matière de
propriété intellectuelle est difficile à estimer. Selon la doctrine et la
jurisprudence, elle s'élève généralement entre Fr. 50'000.- et
Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3).
Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés
à Fr. 2'500.- et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils
seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'500.- déjà versée. Le
solde de Fr. 1'000.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force
du présent arrêt.
9.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à la recourant qui
succombe (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
Page 20
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L'IPI conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et,
en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux
dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il en résulte que l'Institut fédéral n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'500.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant sera imputé sur l'avance de frais
déjà versée de Fr. 3'500.-. Le solde de Fr. 1'000.- sera restitué à la
recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement")
- à l'autorité inférieure (n° de réf. VIRGINIA SLIMS NO. 602 ; Acte
judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Fabienne Masson
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition : 2 décembre 2009
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