B-958/2007 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Markeneintragungsgesuch CH 3219/2000 - Post

Abtei lung II
B-958/2007
{T 1/2}
U r t e i l v o m 9 . J u n i 2 0 0 8
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident),
Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.
Die Schweizerische Post, Konzernleiter Post,
Viktoriastrasse 21, Postfach, 3030 Bern,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Simon, Lenz & Stae
helin, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Markeneintragungsgesuch CH 3219/2000 - Post.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-958/2007
Sachverhalt:
A.
A.a Am 21. März 2000 hinterlegte die Beschwerdeführerin das Wort-
zeichen POST bei der Vorinstanz zum Schutz verschiedener Waren
und Dienstleistungen.
Mit Verfügung vom 4. Juli 2001 sistierte die Vorinstanz das Markenein-
tragungsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwer-
deverfahrens MA-AA 12/00 betreffend die Eintragung der schweizeri-
schen Marke 496 219 (Farbe "Gelb").
Mit Schreiben vom 3. Juli 2003 nahm die Beschwerdeführerin Bezug
auf ein Telefonat der Vorinstanz, gemäss welchem die Sistierung vom
4. Juli 2001 aufgehoben sei, und reichte ein aktualisiertes und stan-
dardisiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach. Der Schutz
wurde für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt:
Klasse 9
Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geräte;
magnetische oder optische Datenträger; Verkaufsautomaten; mit Zah-
lungsmitteln betätigte Automaten; Automaten zur Tätigung von Geldge-
schäften jeglicher Art und zu Informationszwecken.
14
Uhren, Wecker.
16
Druckerzeugnisse; einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren,
Prospekte und andere Publikationen; Handbücher im Zusammenhang
mit Computerprogrammen; Papeteriewaren, Schreibwaren, Briefstän-
der; Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien
(Pappe, Karton); Kunstoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen,
Tüten, Folien; Briefmarken.
18
Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Jutetaschen
(Einkaufstaschen); Gepäckstücke (soweit in Klasse 18 enthalten) wie
Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rücksäcke.
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Verpackungs-, Transport- und Lagerbehälter sowie Container, aus
Kunststoff, Holz und anderen Materialien, soweit in Klasse 20 enthal-
ten.
22
Verpackungsbeutel aus textilem Material.
28
Spiele; Spielzeug, insbesondere Postautomodelle oder Modell-Post-
stellen; Spielkarten.
35
Werbung- und Verkaufsförderung, Vermietung von Werbefläche, insbe-
sondere auf einer Webseite; Vermietung von Räumlichkeiten zu Ver-
kaufszwecken; Vermietung von Verkaufsautomaten; Marketing, Markt-
forschung; Unternehmensberatung, Beratung bei der Organisation und
Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung; Perso-
nalberatung; Geschäftsführung im Bereich elektronischer Marktplätze;
Detailhandel über elektronische Kanäle (auch Internet); Verwaltung
von Kundenadressdateien; Betrieb einer Agentur zum Import von Fahr-
zeugen; Vervielfältigung von Dokumenten; Sammeln und Systematisie-
ren von Daten in einer Datenbank, nämlich elektronische Verarbeitung
von Geschäfts- und Finanzabläufen; Beratungsdienstleistungen bezüg-
lich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleis-
tungen auch per elektronische Kanäle.
36
Finanz- und Rechnungswesen, Geldgeschäfte, Zahlungsverkehr; In-
kassogeschäfte; Immobilienwesen, Versicherungswesen; finanzielle
Beratung von Unternehmen sowie Beratungsdienstleistungen bezüg-
lich aller vorgenannten Dienstleistungen; alle vorgenannten Dienstleis-
tungen auch per elektronische Kanäle.
37
Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.
38
Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung;
Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden und Un-
ternehmen per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie über
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elektronische Kanäle; Auskünfte über elektronische Übermittlung von
Daten und Informationen sowie auf dem Gebiet der Abwicklung von
Kundenbeziehungen mittels Telekommunikation und über elektroni-
sche Kanäle; Vermitteln von Nachrichten; Telefondienst, nämlich Call-
Center; Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Teleko-
pier- und Bildschirmtextdienst, Mobilfunkdienst; Zurverfügungstellen
von Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerdatenban-
ken; Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Übermittlung von
Dokumenten, Bildern, Daten und Informationen sowie auf dem Gebiet
der Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und Unterneh-
men per Telekommunikation, mittels Computer oder über elektronische
Kanäle; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten
Dienstleistungen.
39
Lieferung, Lagerung, Verpackung, Beförderung und Verteilung von Wa-
ren, Beförderung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen be-
weglichen Sachen wie Dokumente, Wertsachen, Waren und andere
Güter; Beförderung von Personen sowie beweglichen Sachen wie Do-
kumente, Wertsachen, Waren und sonstige Güter mit Kraftfahrzeugen,
Schienenbahnen, Schiffen und Flugzeugen; Verpackung, Versand und
Verteilung von Sendungen sowie Dokumenten, Wertsachen, Waren
und anderen Gütern; Vermittlung von Beförderungsleistungen; Kurier-
dienste; Veranstaltung, Vermittlung, Management und Durchführung
von Reisen; Lagerung von beweglichen Sachen wie Briefe, Briefsen-
dungen, Dokumente, Wertsachen, Waren und andere Güter, Vermie-
tung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Dokumente, Wertsa-
chen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge; Vermietung von Lagercon-
tainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Autovermietung;
Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Car-Sharing,
Car-Pooling), Planung von Verkehrslösungen für Personen- und Güter-
verkehr; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten
Dienstleistungen.
40
Druckarbeiten.
41
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung, ins-
besondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von
Personen, Waren und Gütern sowie im Zusammenhang mit Finanz-
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und Geldgeschäften aller Art; sportliche und kulturelle Anlässe (Billett-
vorverkaufsstelle); Vermietung von Ausbildungsanlagen.
42
Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Beratung auf dem
Gebiet der Datenverarbeitung; Vermietung von Betriebszeit auf Com-
puter-Hardware (Service- und Access-Provider); Vermietung von Com-
putersoftware; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten und
Verwertung von Patenten; Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank;
Design von Webstellen, Vermietung von Patenten; Vermieten von Zu-
griff auf eine Datenbank; Design von Webseiten, Vermietung und War-
tung von Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hos-
ting); Programmieren und instandhalten, einschliesslich optimieren,
von Webseiten für Dritte; Entgeltliches und unentgeltliches Vermitteln
von Zugriffszeit auf eine Datenbank, zum Ansehen oder Herunterladen
von Daten, Informationen und Grafiken oder Bildern über elektronische
Medien (Internet); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorge-
nannten Dienstleistungen; Rechtsberatung.
45
Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit.
A.b Mit Beanstandung vom 11. November 2003 erachtete die Vorin-
stanz das Zeichen POST für folgende Waren und Dienstleistungen als
kennzeichnungskräftig:
Klasse 14
Uhren, Wecker.
Klasse 16
Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen.
Klasse 18
Leder und Waren daraus, Jutetaschen; Gepäck (soweit in Klasse 18
enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rücksäcke.
Klasse 37
Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.
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Klasse 39
Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis
(Car-Sharing, Car-Pooling); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller
vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 41
Sportliche Aktivitäten; Unterhaltung; Reservation von Billetten für
sportliche und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufstelle); Vermietung
von Ausbildungsanlagen.
Mit Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
16, 20, 22, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41 42 und 45 erklärte die Vorin-
stanz, das Eintragungsgesuch des Zeichens POST sei zurückzuwei-
sen. Sie führte an, das Zeichen POST gehöre zum Gemeingut, da es
in direkter Weise wesentliche Eigenschaften, die Zweckbestimmung,
den Inhalt oder den Verkaufs- bzw. Erbringungsort der so bezeichne-
ten Produkte beschreibe. Zudem handle es sich bei der Bezeichnung
POST um einen Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs, der keine
konkrete Unterscheidungskraft besitze und der Allgemeinheit freige-
halten werden müsse. Im Übrigen enthalte das am 3. Juli 2003 einge-
reichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hinsichtlich der Klassen
35 und 42 weitere Dienstleistungen, die im ursprünglich eingereichten
Gesuch nicht aufgeführt worden seien. Es stehe der Beschwerdeführe-
rin frei, diese Dienstleistungen aus der Waren- und Dienstleistungsliste
zu streichen, ansonsten das Hinterlegungsdatum auf den Tag der Mit-
teilungsänderung verschoben werde.
A.c In der Stellungnahme zur Beanstandung vom 20. September 2004
teilte die Beschwerdeführerin mit, die gegenüber dem ursprünglichen
Verzeichnis hinzugefügten Dienstleistungen in den Klassen 35 und 42
würden gestrichen. Im Übrigen beantragte sie die Eintragung für sämt-
liche beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zur Begründung
führte die Beschwerdeführerin aus, der Begriff POST weise offensicht-
lich einen mehrdeutigen Sinngehalt auf, im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen handle es sich jedoch um
eine Marke, allenfalls um eine durchgesetzte Marke. Einer Markenein-
tragung stehe nicht im Wege, dass der Begriff auch für mit der Post
beförderte Nachrichten, Briefe und Postkarten diene. In diesen Fällen
handle es sich um nicht kennzeichenmässige Nutzungen des Begriffs,
die nach Art. 13 MSchG nicht in den Ausschliesslichkeitsbereich der
Marke fallen. Zur Untermauerung ihrer Aussagen stützte sich die Be-
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schwerdeführerin auf eine demoskopische Umfrage aus dem Jahr
1999. Ihrer Meinung nach besteht am Zeichen POST auch kein Frei-
haltebedürfnis. Der von der Vorinstanz in der Beanstandung zitierte
Fall ENTREPRISE dürfte mangels Vergleichbarkeit irrelevant sein und
beim Entscheid POSTKONTO handle es sich um einen Fehlentscheid,
der im Übrigen durch den späteren Entscheid in Sachen POSTGELB
durch die Rekurskommission gewissermassen "overruled" worden sei.
A.d Mit Schreiben vom 16. März 2006 hielt die Vorinstanz an der Zu-
rückweisung gemäss Beanstandung vom 11. November 2003 fest. In
Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen erschöpfe
sich das Zeichen in einem direkten Hinweis bezüglich deren Art, In-
halt, Objekt, Zweckbestimmung, Erbringer, Art des Erbringers sowie
Verkaufs- respektive Erbringungsort. Diesbezüglich sei das Zeichen
dem Gemeingut zuzurechnen, sei freihaltebedürftig und für den nicht
zugelassenen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 absolut freihal-
tebedürftig. Die eingereichte Umfrage eigne sich von der Anlage und
Methodik her nicht für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchset-
zung und könne deshalb nicht berücksichtigt werden oder sei für die
Glaubhaftmachung der Durchsetzung ungenügend. Schliesslich bean-
standete die Vorinstanz das aktualisierte und standardisierte Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis, da mehrere Begriffe nicht der Klassifi-
kation gemäss dem internationalen Abkommen von Nizza entsprä-
chen.
A.e Mit Schreiben vom 5. September 2006 hielt die Beschwerdeführe-
rin an ihrem Standpunkt fest und beantragte die Eintragung des hinter-
legten Zeichens als Marke für die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen. Mit dem Begriff POST sei gemäss dem schweizerischen
Sprachgebrauch nur eine Einrichtung gemeint, nämlich die "Schweize-
rische Post". Das Zeichen stelle einen deutlichen Hinweis auf die
"Schweizerische Post" als betriebliche Herkunft dar. Das vom Institut
geltend gemachte Freihaltebedürfnis bzw. absolute Freihaltebedürfnis
für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 sei zu verneinen.
Eine breite Anzahl gleichbedeutender Alternativen stehe zur Verfü-
gung, um selbst Dienstleistungen der Klasse 39 zu kennzeichnen
(DHL, FedEx, UPS, Kurier, Nachtkurier).
A.f Mit Schreiben vom 21. November 2006 teilte die Vorinstanz mit,
dass die Dienstleistung "Reservation von Billetten für sportliche und
kulturelle Anlässe" (Klasse 41) unter die im ursprünglichen Waren- und
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Dienstleistungsverzeichnis aufgeführte Dienstleistung "Betrieb einer
Vorverkaufsstelle" in Klasse 35 subsumiert werden könne. Deshalb
könne die Dienstleistung "Reservation von Billetten für sportliche und
kulturelle Anlässe" ohne Verschiebung des Hinterlegungsdatums bei-
behalten werden. Sie stellte weiter fest, dass die Beschwerdeführerin
zur Beanstandung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
nicht Stellung genommen habe. Sie gewährte ihr deshalb die Möglich-
keit, vor Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis zu korrigieren.
Mit Schreiben vom 22. November 2006 erklärte die Beschwerdeführe-
rin, mit den Korrekturvorschlägen bezüglich des Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisses der Vorinstanz einverstanden zu sein.
A.g Mit Verfügung vom 29. Dezember 2006 liess die Vorinstanz das
Markeneintragungsgesuch für folgende Waren und Dienstleistungen zu
(vgl. Ziffer 2 des Dispositivs):
Klasse 14
Uhren, Wecker.
Klasse 16
Handbücher im Zusammenhang mit Computerprogrammen.
Klasse 18
Leder und Waren daraus, Jutetaschen; Gepäck (soweit in Klasse 18
enthalten) wie Reisetaschen, Reise- und Handkoffer, Rücksäcke.
Klasse 37
Reparaturwesen; Reinigung von Fahrzeugen.
Klasse 39
Autovermietung; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis
(Car-Sharing, Car-Pooling); Beratungsdienstleistungen bezüglich aller
vorgenannten Dienstleistungen.
Klasse 41
Sportliche Aktivitäten; Unterhaltung; Reservation von Billetten für
sportliche und kulturelle Anlässe (Billettvorverkaufstelle); Vermietung
von Ausbildungsanlagen (Audiogeräte, Filmgeräte, Videokameras und
Filmzubehör).
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Für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen wies die
Vorinstanz das Gesuch zurück (vgl. Ziffer 1 des Dispositivs).
Zur Begründung führte die Vorinstanz zuerst an, beim Begriff POST
handle es sich aufgrund der zahlreichen Einträge in einschlägigen
Nachschlagwerken (;
Brockhaus Enzyklopädie; der Brockhaus in 10 Bänden -2005-; WAHRIG,
Deutsches Wörterbuch, 7. Auflage 2005) um eine Sachbezeichnung.
Vor dem Hintergrund der Privatisierung der Postbetriebe habe ein teil-
weiser Wandel der Definition dieses Begriffs stattgefunden. Entgegen
der Meinung der Beschwerdeführerin, das Zeichen verweise in seiner
Unternehmensbedeutung eindeutig auf "Die Schweizerische Post", be-
zeichne der Begriff POST als Benennung einer Einrichtung ein beliebi-
ges Unternehmen, das Gegenstände und Nachrichten übermittle so-
wie Zahlungs- und Geldverkehr abwickle. In einem Beschwerdeverfah-
ren betreffend teilweise Zurückweisung des Eintragugsgesuchs der
Wortbildmarke "GlobalePost" habe die Rekurskommission für geistiges
Eigentum (RKGE) erkannt, dass die Bedeutung des Wortes "Post" so-
wohl das beförderte Postgut als auch das Unternehmen umfasse, aber
in keiner Weise festgehalten, dass der Begriff in seiner Unternehmens-
bedeutung gemäss dem schweizerischen Sprachverständnis "Die
Schweizerische Post" bezeichne. Demnach ergebe sich, dass sich das
Zeichen in Verbindung mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen
in einem direkten Hinweis bezüglich deren Art, Inhalt, Objekt, Zweck-
bestimmung, Erbringer, Art des Erbringers sowie Verkaufsort respekti-
ve Erbringungsort erschöpfe. Aufgrund des direkt beschreibenden
Charakters werde der Konsument in der Bezeichnung POST keinen
Hinweis auf eine betriebliche Herkunft erkennen. Es fehle dem Zei-
chen die vom Gesetz geforderte konkrete Unterscheidungskraft. Das
Zeichen sei auch freihaltebedürftig bzw. für einen Teil der Dienstleis-
tungen der Klasse 39 absolut freihaltebedürftig. Der Begriff POST be-
zeichne einerseits den Erbringer von Postzustelldienstleistungen im
Sinne eines beliebigen Unternehmens, welches Nachrichten, Briefe,
Pakete, usw. befördere, andererseits stehe der Begriff für den Gegen-
stand dieser Dienstleistungen im Sinne einer beförderten Nachricht,
eines Briefes, Paketes oder einer Postkarte. Einem Mitkonkurrenten,
welcher diese Zustell- und Beförderungsdienstleistungen gegenwärtig
oder inskünftig ebenfalls erbringen wolle, stünden keine zahlreichen
gleichbedeutenden Alternativen zur Bezeichnung seiner Dienstleistun-
gen zur Verfügung, weshalb er auf die Verwendung der Bezeichnung
POST angewiesen sei. Die fehlende allgemeine Verwendung des Be-
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griffs POST durch Konkurrenzunternehmen schliesse vorliegendenfalls
ein absolutes Freihaltebedürfnis nicht aus. Diese Situation sei im Um-
stand begründet, dass die Schweizerische Post von Gesetzes wegen
jahrzehntelang eine Monopolstellung inne gehabt habe. Entscheiden-
der sei jedoch, ob zahlreiche gleichbedeutende Alternativen existier-
ten, was hier zu verneinen sei. Für die übrigen Waren und Dienstleis-
tungen bestehe kein absolutes Freihaltebedürfnis. Das Zeichen be-
schreibe zwar für diese Waren und Dienstleistungen direkt deren Ei-
genschaft, Inhalt, Zweckbestimmung, Erbringer respektive Art des Er-
bringers sowie Verkaufsort respektive Erbringungsort. Es könne je-
doch nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr auf die Ver-
wendung des Zeichens zwingend angewiesen wäre.
Zur Heranziehung von Art. 13 Abs. 1 MSchG durch die Beschwerde-
führerin äusserte sich die Vorinstanz nach wie vor dahingehend, die
Prüfung auf das Vorliegen absoluter Ausschlussgründe durch das In-
stitut habe unabhängig vom allfälligen Umfang des Ausschliesslich-
keitsrechts zu erfolgen.
Hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung hielt die Vorinstanz fest, die Be-
zeichnung POST sei für einen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39
absolut freihaltebedürftig und für diese Dienstleistungen könne sich
das Zeichen nicht durchsetzen. Für die übrigen strittigen Waren und
Dienstleistungen sei die Durchsetzung grundsätzlich möglich. Eine
Verkehrsdurchsetzung könne entweder mittels aussagekräftiger Bele-
ge oder durch eine repräsentative demoskopische Umfrage glaubhaft
gemacht werden. Die eingereichte Umfrage eigne sich von der Anlage
und Methodik her nicht für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurch-
setzung und könne deshalb nicht berücksichtigt werden. Zwar werde
aufgezeigt, womit der Begriff POST spontan von den befragten Unter-
nehmen oder Privatpersonen assoziiert werde. Zudem zeigten die Er-
gebnisse der Frage 1 auf Seite 3 der Umfrage, dass 44% der befrag-
ten Unternehmen und 29% der befragten Privatpersonen beim Begriff
POST spontan "die Unternehmung Post" genannt hätten. Selbst wenn
die befragten Unternehmen und Privatpersonen beim Begriff POST die
Schweizerische Post meinten, wäre der Anteil der Befragten, die hinter
dem Begriff einen Unternehmungshinweis erkannt hätten, für die
Glaubhaftmachung der Durchsetzung ungenügend. Auch sei die Frage
ohne Bezug auf Waren und Dienstleistungen gestellt worden. Die ein-
gereichten Belege seien somit ungenügend für die Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung des vorliegenden Zeichens. Die Verkehrs-
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durchsetzung sei nicht in erster Linie aufgrund des absoluten Freihal-
tebedürfnisses nicht berücksichtigt worden, sondern ebenfalls, weil die
eingereichten Belege ungenügend seien.
Mit dem Vorwurf, beim Entscheid POSTKONTO handle es sich um ei-
nen Fehlentscheid, und mit dem damit verbundenen Rückschluss,
dass dieser Entscheid durch den späteren Entscheid in Sachen
POSTGELB aufgehoben worden sei, könne die Beschwerdeführerin
nichts zu ihren Gunsten ableiten, da es sich in diesen Fällen nicht um
vergleichbare Sachverhalte handle und das Bestehen eines absoluten
Freihaltebedürfnisses insbesondere vom Bundesgericht bestätigt wor-
den sei.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 2. Februar
2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, un-
ter Kosten- und Entschädigungsfolgen, die Aufhebung von Ziffer 1 des
Dispositivs der angefochtenen Verfügung und die Eintragung des Zei-
chens POST als Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen im Markenregister. Eventualiter sei Ziffer 1 des Dispositivs der
angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Sache an die Vorin-
stanz zurückzuweisen. Weiter beantragt die Beschwerdeführerin die
Durchführung einer öffentlichen und mündlichen Verhandlung.
Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, die Schlussfolge-
rung der Vorinstanz, wonach sich das Zeichen POST in Verbindung mit
den strittigen Waren und Dienstleistungen in einem direkten Hinweis
bezüglich deren Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung, Erbringer, Art
des Erbringers sowie Verkaufsort resp. Erbringungsort erschöpfe, sei
nicht nachvollziehbar. Diese Analyse beruhe im Wesentlichen auf ei-
nem isolierten und überholten Eintrag in der Brockhaus-Enzyklopädie,
sehe ohne Begründung über anders lautende Einträge in der neusten
Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie und in einer Mehrzahl von ande-
ren Lexika, sowie über die Ergebnisse der von der Beschwerdeführerin
eingereichten empirischen Studie hinweg und widerspreche der frühe-
ren, im selben Verfahren vertretenen Auffassung der Vorinstanz, wo-
nach die Bezeichnung POST für eine Einrichtung stehe. Die Be-
schwerdeführerin vertritt den Standpunkt, dass grundsätzlich von einer
doppelten Wortbedeutung von POST ausgegangen werden könne: die
"Unternehmens-Bedeutung" und die "Postgut-Bedeutung". Angesichts
dieser Doppelbedeutung komme je nach Ware oder Dienstleistung die
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Unternehmens- oder die Postgut-Bedeutung stärker zum Tragen. Die-
se Unterscheidung entspreche jener, die die frühere Rekurskommis-
sion für geistiges Eigentum in ihrem Entscheid vom 2. Dezember 2004
in Sachen "GlobalePost" getroffen habe. Auch die von der Beschwer-
deführerin eingereichte demoskopische Studie bestätige eine im We-
sentlichen doppelte Bedeutung von POST. In der Unternehmensbe-
deutung weise POST in der Schweiz auf "eine Einrichtung bzw. ein
Unternehmen" hin. In Berücksichtigung, dass die Schweizer Kantone
bis 1848 je ihre eigene Post gehabt hätten, dass das Postwesen mit
der Bundesverfassung von 1848 an den Bund übergegangen und seit
1849 durch die Eidgenössische Postverwaltung als Betrieb der PTT
geführt werde, habe während mehr als einem Jahrhundert nur noch
eine Einrichtung zur Beförderung von Briefen, etc. in der Schweiz exi-
stiert. Dies sei lange genug, damit eine Wandlung des originären Wort-
sinns von einer Mehrzahl von Einrichtungen zu einem bestimmten Be-
trieb habe stattfinden können. Trotz Liberalisierung und dem Auftreten
von Mitkonkurrenten auf dem Markt sei POST in der Verkehrsauffas-
sung der Schweiz ein bestimmtes Unternehmen geblieben. Andere
Unternehmen, die im Postgüterbereich tätig seien, bezeichneten oder
beschrieben weder sich noch ihre Waren und Dienstleistungen mit
POST. Dieser alleinige Gebrauch durch die Schweizerische Post sei
gleichzeitig die Folge davon, dass sich POST während der Monopol-
zeit zu einem starken betrieblichen Herkunftshinweis entwickelt habe
und Ursache dafür, dass sich die Funktion von POST als betrieblicher
Herkunftshinweis seit der Liberalisierung nicht abgeschwächt habe.
Im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen für die bean-
spruchten Klassen 9, 35, 36, 42 und 45 sei die Unternehmens-Bedeu-
tung klar dominant, denn diese stünde in keinem Zusammenhang mit
Botschaften, Nachrichten, Neuigkeiten und Waren, die zugestellt wür-
den, so dass das Zeichen nur als Hinweis auf die Post als Leistungser-
bringerin oder Erbringungsort zum Tragen komme und originär unter-
scheidungskräftig sei. Im Zusammenhang mit den weiteren strittigen
Waren und Dienstleistungen könne auch die Postgut-Bedeutung zum
Tragen kommen, so dass das Zeichen einen direkten Hinweis bezüg-
lich deren Art, Inhalt, Objekt oder Zweckbestimmung geben könnte.
Mit solchen Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen wegen
seiner Postgut-Bedeutung ursprünglich beschreibend gewesen sei,
habe sich dieses als Marke durchgesetzt.
Die Beschwerdeführerin erachtet die Tatsache, dass sie im Zusam-
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menhang mit den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 36
und 39 seit vielen Jahren das Zeichen POST systematisch, intensiv
und in Alleinstellung als Kennzeichen verwende und gezielt hervorhe-
be, als gerichtsnotorisch. Dies allein erlaube einen Rückschluss auf
die Wahrnehmung des Zeichens POST durch das Publikum als Hin-
weis der betrieblichen Herkunft auf die Beschwerdeführerin.
Zudem belege die demoskopische Umfrage die Durchsetzung von
POST als Marke (insbesondere zweiter Teil der Befragung, S. 4 f.).
Ausgerechnet auf diesen Teil der Befragung sei die Vorinstanz ohne
Angabe von Gründen nicht eingegangen. Die dort aufgeführten Zahlen
könnten nicht anders interpretiert werden, als dass sich POST im Zu-
sammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 39 im Verkehr als
Hinweis auf die Beschwerdeführerin durchgesetzt habe, ansonsten
müssten Velokuriere, DHL, UPS, TNT, FedEx und Pflanzer, die be-
kanntermassen Expressbriefe, andere Sendungen und Pakete trans-
portierten, ebenso oft mit POST im Sinne von Postgütern in Verbin-
dung gebracht werden wie die Schweizerische Post.
Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass die Vorinstanz in ihrem
Schreiben vom 16. März 2006 für den demoskopischen Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung verlange, es sei für jede Ware oder Dienstleis-
tung eine gesonderte Befragung durchzuführen und es gelte zu ver-
meiden, dass mehrere Waren und Dienstleistungen zusammengefasst
würden. Dabei verkenne die Vorinstanz, dass das strittige Gesuch zu
einem Zeitpunkt hinterlegt worden sei, als in der Praxis der Vorinstanz
noch kaum Erfahrungen mit derartigen Umfragen bestanden hätten
und die genannten Anforderungen noch nicht entwickelt gewesen sei-
en. Demnach habe die eingereichte Umfrage von der Anlage und Me-
thodik her ohne weiteres den Anforderungen der Praxis zum Anmelde-
zeitpunkt genügt. Dies sei schon durch die Tatsache bewiesen, dass
die Vorinstanz die Eignung des ersten, methodisch identischen Teils
der Studie betreffend die Farbe POSTGELB zur Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung anerkannt habe. Indem die Vorinstanz die
Studie im vorliegenden Fall nicht anerkenne und strengere Anforde-
rungen an die Anlage eines demoskopischen Nachweises der Ver-
kehrsdurchsetzung stelle, verunmögliche sie diesen Nachweis fak-
tisch, zumal sich die Beurteilung und damit der Nachweis der Ver-
kehrsdurchsetzung nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung zu richten
habe.
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Die Beschwerdeführerin teilt die Auffassung der Vorinstanz nicht, wo-
nach für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 ein
absolutes Freihaltebedürfnis bestehe. Sie habe in ihrer Stellungnahme
vom 5. September 2006 aufgezeigt, dass andere auf dem schweizeri-
schen Markt auftretende Anbieter von Dienstleistungen im Postgüter-
Bereich das Wort POST weder in ihrer Unternehmensbezeichnung
noch im Zusammenhang mit ihren Waren und Dienstleistungen be-
nutzten und von zahlreichen anderen Bezeichnungen Gebrauch mach-
ten. Zu betonen sei, dass POST von den übrigen Marktteilnehmern
weder kennzeichnenmässig noch beschreibend verwendet werde.
Schon allein dieser Nichtgebrauch schliesse ein absolutes Freihaltebe-
dürfnis aus. Wenn die Vorinstanz die fehlende allgemeine Verwendung
des Zeichens POST durch Konkurrenzunternehmen der Beschwerde-
führerin anerkenne und ein absolutes Freihaltebedürfnis nicht aus-
schliesse, da die fehlende allgemeine Verwendung in der Monopolisie-
rung der Post zu begründen sei, setze sie sich über die Praxis der
RKGE hinweg, wonach der früheren teilweisen Monopolstellung der
Schweizerischen Post bei der Auslegung des MSchG keinerlei Rechts-
erheblichkeit zuzuerkennen sei. Wäre POST im Zusammenhang mit
den strittigen Dienstleistungen der Klasse 39 unverzichtbar, würde das
Zeichen von den Mitbewerbern längst verwendet. Die Beschwerdefüh-
rerin macht geltend, die Vorinstanz habe die Frage, ob zahlreiche Al-
ternativen zur Bezeichnung von Dienstleistungen der Klasse 39 zur
Verfügung stünden, zu unrecht verneint. Zahlreiche Alternativen seien
nicht nur vorhanden, sondern sie würden von den Konkurrenzunter-
nehmen der Beschwerdeführerin auch benutzt. Anders wäre ein Ver-
zicht auf die Verwendung POST gar nicht möglich. So würden die drei
grossen internationalen Kuriere UPS, DHL und FedEx ihre Dienstleis-
tungen der Klasse 39 anders als die Beschwerdeführerin bezeichnen.
Entgegen der Meinung der Vorinstanz sei hier zu beachten, dass das
Markenrecht dem Inhaber nur das ausschliessliche Recht zum kenn-
zeichnungsmässigen Gebrauch verleihe (Art. 13 MSchG). Dieser dürfe
nicht mit jedem beliebigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gleich-
gesetzt werden. Da auch der beschreibende Gebrauch eines Wortes
trotz seiner Eintragung als Marke frei bleibe, sei nicht zu prüfen, ob
eine Vielzahl von Wörtern zur Beschreibung von Dienstleistungen der
Klasse 39 zur Verfügung stünden.
C.
Mit Vernehmlassung vom 13. April 2007 beantragt die Vorinstanz die
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vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kostenfolge zulas-
ten der Beschwedeführerin. Sie verweist auf die Begründung in der an-
gefochtenen Verfügung und führt ergänzend aus, sie habe Definitionen
in verschiedenen Wörterbüchern und Lexika und nicht nur einen iso-
lierten Eintrag aus der 19. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie be-
rücksichtigt. Die Beschwerdeführerin gehe fehl, wenn sie behaupte,
dass das Zeichen POST in der Schweiz eindeutig auf "Die Schweizeri-
sche Post" verweise, da aufgrund der zahlreichen Definitionen in ein-
schlägigen Nachschlagwerken nachweisbar sei, dass der Begriff
POST als Benennung einer Einrichtung ein beliebiges Unternehmen,
das Gegenstände und Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und
Geldverkehr abwickle, bezeichne. Die RKGE habe im Entscheid Glo-
balePost ebenso wenig festgehalten, dass der Begriff in seiner Unter-
nehmensbedeutung gemäss dem schweizerischen Sprachverständnis
"Die Schweizerische Post" bezeichne. In Bezug auf die strittigen Wa-
ren und Dienstleistungen weise das Zeichen POST in mindestens ei-
ner Bedeutung unmittelbar auf die Art, den Inhalt, das Objekt, die
Zweckbestimmung, den Erbringer, die Art des Erbringers und / oder
den Verkaufs- resp. Erbringungsort der so bezeichneten Waren und
Dienstleistungen.
Die Vorinstanz betont erneut, die Prüfung des Vorliegens absoluter
Ausschlussgründe habe unabhängig vom allfälligen Umfang des Aus-
schliesslichkeitsrechts gemäss Art. 13 MSchG zu erfolgen. Die Tatsa-
che, dass Art. 13 MSchG dem Inhaber das ausschliessliche Benüt-
zungsrecht lediglich zur kennzeichnenden Benützung der hinterlegten
Marke verleihe und den beschreibenden Gebrauch nicht verbiete, kön-
ne somit kein Kriterium für die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses
sein. Wäre Art. 2 lit. a MSchG mit Blick auf Art. 13 MSchG so auszule-
gen, dass kein absolutes Freihaltebedürfnis an beschreibenden Zei-
chen bestehe, weil der beschreibende Gebrauch durch Art. 13 MSchG
nicht verboten werde, könnte allgemein kein absolutes Freihaltebedürf-
nis für Sachbezeichnungen angenommen werden. Folgerichtig bestün-
de auch für die von der Beschwerdeführerin zitierten Bezeichnungen
wie BROT für Brot, SCHUHE für Schuhe usw. kein absolutes Freiheits-
bedürfnis, da den Konkurrenten die beschreibende Benützung der Be-
griffe gemäss Art. 13 MSchG nach wie vor zulässig wäre.
Die Vorinstanz führt weiter aus, bei den genannten Beispielen für das
Vorliegen zahlreicher Alternativen bezüglich der Kennezeichnung der
fraglichen Dienstleistungen handle es sich nicht um gleichbedeutende
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Alternativen für die Sachbezeichnung POST, sondern um Fantasie-
Wortschöpfungen ohne erkennbaren Sinngehalt. Die genannten Bei-
spiele seien deshalb ungeeignet, um das absolute Freihaltebedürfnis
der Bezeichnung POST zu widerlegen.
Die Vorinstanz hält weiter fest, vorliegend könnte eine allfällige Insti-
tutsnotorietät der Verkehrsdurchsetzung einzig für diejenigen Waren
und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für welche kein absolutes
Freihaltebedürfnis bestehe. Es seien dies Waren und Dienstleistungen,
die nicht zum eigentlichen Kerngeschäft eines beliebigen, im Postbe-
reich tätigen Unternehmens gehörten. Gerade für diese Waren und
Dienstleistungen könne es jedoch nicht als notorisch angesehen wer-
den, dass sich das strittige Zeichen als Hinweis auf die Beschwerde-
führerin im Verkehr durchgesetzt hätte.
Die Vorinstanz hält der Beschwerdeführerin entgegen, es treffe zwar
zu, dass die erste Frage der Umfrage gleich formuliert sei wie bei der
Umfrage bezüglich der Farbmarke Gelb. Die Formulierung der übrigen
Fragen unterscheide sich jedoch klar von der Fragestellung zur Farbe
Gelb, welche vom Institut gemäss seiner damaligen Praxis anerkannt
worden sei. Der Schluss der Beschwerdeführerin, dass die Methodik
des gesamten vorliegenden Fragebogens der damaligen Praxis ent-
sprochen habe, entbehre jeglicher Grundlage und sei unhaltbar. Da
der vorliegende Fragekatalog auch zum Zeitpunkt der Hinterlegung
vom Institut nicht akzeptiert worden wäre, könne im Übrigen auch aus-
geschlossen werden, dass der Beschwerdeführerin aufgrund der
mehrjährigen Dauer des vorliegenden Verfahrens ein Nachteil erwach-
sen sei. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass die RKGE in ihrem Ent-
scheid vom 5. Februar 2002 bezüglich Farbmarke Gelb darauf hinge-
wiesen habe, dass die Fragestellungen hinsichtlich des angestrebten
Zwecks - nämlich der Glaubhaftmachung der Durchsetzung - erhebli-
che Mängel aufweise.
Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammenhang auf zwei Bundesge-
richtsentscheide, wonach im behördlichen Verfahren eine neue Praxis
ohnehin sofort und überall und stets auf sämtliche noch nicht rechts-
kräftig erledigten Fälle anzuwenden wäre.
Es treffe zu, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung le-
diglich festgehalten habe, die Ergebnisse und Antworten zur Frage 1
der Umfrage (S. 3) seien ungenügend für die Glaubhaftmachung der
Durchsetzung und dass sie auf formelle Mängel in der Fragestellung
Seite 16
B-958/2007
hingewiesen habe. Auf die Ergebnisse der Frage 2 sei sie nicht weiter
eingegangen, weil diese aufgrund der Methodik in Bezug auf die
Glaubhaftmachung des Zeichens nicht aufschlussreich seien. Bei die-
sem Teil der Demoskopie seien den Befragten nämlich mögliche Ant-
worten vorgelesen worden, was insofern problematisch sei, als den
Befragten Antworten suggeriert wurden, welche die Resultate der Um-
frage hätten beeinflussen können.
Schliesslich erwähnte die Vorinstanz, dass bei der Beurteilung der Ein-
tragbarkeit des vorliegenden Zeichens die jahrzehntelange Monopol-
stellung der Beschwerdeführerin nicht zur Verneinung der Glaubhaft-
machung der Verkehrsdurchsetzung herangezogen worden sei. Dies
würde klarerweise der Rechtsprechung widersprechen. Die Vorinstanz
habe die Monopolstellung nur im Rahmen der Prüfung des absoluten
Freihaltebedürfnisses erwähnt, um zu begründen, warum die Verwen-
dung der Bezeichnung POST durch Konkurrenzunternehmen nicht
nachweisbar sei. Dass eine Monopolstellung bei der Prüfung des ab-
soluten Freihaltebedürfnisses zu berücksichtigen sei, entspreche auch
der Praxis der angerufenen Beschwerdeinstanz. Dabei verweist die
Vorinstanz auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006
vom 16. März 2007 (E. 6). Die Beschwerdeführerin scheine zu verken-
nen, dass sich das Zeichen nach Auffassung des Instituts, ausser für
die Dienstleistungen der Klasse 39, durchsetzen könnte. Die Glaub-
haftmachung der Durchsetzung sei jedoch daran gescheitert, dass die
eingereichte demoskopische Umfrage von der Methodik her ungeeig-
net und von den Resultaten her ungenügend sei.
D.
Am 12. September 2007 fand eine öffentliche Verhandlung statt, an der
die Parteien ihren Standpunkt nochmals erörtern konnten und an wel-
cher die Beschwerdeführerin neue Belege zur Verkehrsdurchsetzung
zu den Akten legte.
E.
Mit Verfügung vom 13. September 2007 lud der Instruktionsrichter die
Vorinstanz ein, sich zu den neuen Belegen zur Verkehrsdurchsetzung
zu äussern.
F.
In der Vernehmlassung vom 13. November 2007 hielt die Vorinstanz
unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung und ihre Vernehmlas-
Seite 17
B-958/2007
sung vom 13. April 2007 vollumfänglich an ihren Rechtsbegehren fest.
Sie führt erneut aus, bezüglich der "klassischen Postdienstleistungen"
bestehe aufgrund der Tatsache, dass das Zeichen zur unmittelbaren
Aussage in Bezug auf Dienstleistungen benötigt werde und dass der
Verkehr, insbesondere auch Konkurrenten, auf die Verwendung des
Zeichens zwingend angewiesen seien, ein absolutes Freihaltebedürf-
nis. Zudem finde das Zeichen breite allgemeine Verwendung und es lä-
gen keinerlei gleichbedeutende Alternativen zum beschreibenden Be-
griff "POST" vor. Es handle sich vorliegend betreffend die nicht zuge-
lassenen Dienstleistungen der Klasse 39 beim Begriff "POST" um ein
absolut freihaltebedürftiges Zeichen, so dass eine Verkehrsdurchset-
zung von vornherein ausgeschlossen sei. Ergänzend führte die Vorin-
stanz aus, ein grosser Teil der eingereichten Durchsetzungsbelege be-
treffe genau diese Dienstleistungen der Klasse 39, für welche die Ver-
kehrsdurchsetzung ausgeschlossen sei. Das betreffe die Belege Nr. 1
(teilweise), 2 (teilweise), 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 32
und 33.
Des Weiteren sei das Erfordernis, wonach dem Institut glaubhaft zu
machen sei, dass bei den eingereichten Belegen das Zeichen in der
hinterlegten Form als Marke wahrgenommen werden müsse, bei einer
Vielzahl der eingereichen Durchsetzungsbelege nicht erfüllt. Mit dem
Markeneintragungsgesuch 03119/2000 sei beantragt worden, "POST"
als reine Wortmarke ins Markenregister einzutragen. Auf einem Gross-
teil der Durchsetzungsbelege werde diese Marke jedoch nicht als
Wortmarke, sondern als kombinierte Wort-/Bildmarke verwendet, meist
in einer Form, die aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung unter-
scheidungskräftig sei und die im Übrigen nicht zuletzt aus diesem
Grund bereits seit Jahren in verschiedenen Varianten im schweizeri-
schen Markenregister eingetragen sei. Diesbezüglich verweist die Vor-
instanz auf die bereits eingetragenen Marken Nr. 487261, 487265,
487269, 487273. Auf jeden Fall sei festzuhalten, dass das Zeichen auf
den geltend gemachten Durchsetzungsbelegen nicht in der bean-
spruchten Art als Wortmarke, sondern in Kombination mit einer kenn-
zeichnungskräftigen Grafik verwendet werde. Das betreffe die Belege
Nr. 1 bis 10, 12 bis 18, 20, 29, 30 bis 33. Auch diese Belege eigneten
sich folglich nicht zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung.
Schliesslich hält die Vorinstanz fest, auch das Erfordernis des marken-
mässigen (nicht beschreibenden) Gebrauchs des beanspruchten Zei-
chens sei für mehrere Belege nicht erfüllt. Das Zeichen werde dort
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nicht markenmässig, sondern beschreibend gebraucht. Diese Belege
könnten deshalb nicht zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchset-
zung dienen. Dies betreffe die Belege 19, 22 und 23.
Als allgemeine Regel verlange das Institut bei der Geltendmachung
der Verkehrsdurchsetzung einen 10-jährigen Gebrauch des Zeichens.
Auch an diesem Erfordernis scheitere die Verkehrsdurchsetzung der
reinen Wortmarke "POST". Ein mindestens zehnjähriger markenmässi-
ger Gebrauch der Wortmarke "POST" für sämtliche beanspruchten
Waren und Dienstleistungen werde vorliegend nicht glaubhaft ge-
macht.
G.
In den am 7. Januar 2008 eingereichten Gegenäusserungen zur Ver-
nehmlassung der Vorinstanz vom 13. November 2007 bestätigt die Be-
schwerdeführerin die in der Beschwerde formulierten Rechtsbegehren.
Sie erachtet die Begründung der Vorinstanz als ungenügend. Anstatt
sich mit jedem einzelnen Beleg auseinander zu setzen, habe sie drei
Kategorien von Gründen erstellt, weshalb die Unterlagen im Allgemei-
nen nicht zur Verkehrsdurchsetzung taugten, und die Belege an-
schliessend diesen Kategorien zugeordnet, ohne die entsprechende
Einordnung im Einzelnen näher zu begründen. Die Beschwerdeführe-
rin stellt sich nach wie vor auf den Standpunkt, hinsichtlich der Dienst-
leistungen der Klasse 39 sei nicht von einem absoluten Freihaltebe-
dürfnis auszugehen. Diesbezüglich beanstandet die Beschwerdeführe-
rin, die Vorinstanz lehne sich theoretisch an den BGE 131 III 121 (E.
4.4) an, wenn sie ausführe, gegen die Unentbehrlichkeit eines Zei-
chens würde seine allgemeine Verwendung sprechen. Ungenau bzw.
falsch sei indessen ihr Schluss, wonach für die Entbehrlichkeit nur das
tatsächliche Vorliegen zahlreicher gleichbedeutender Alternativen
spräche. Nach Auffassung des Bundesgerichts spreche gegen die Un-
entbehrlichkeit bereits die Möglichkeit, das Zeichen durch andere
gleichwertige Zeichen zu ersetzen. Für die Beschwerdeführerin sei ge-
stützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung dagegen nicht erfor-
derlich, dass diese Alternativen bereits im Markt verwendet würden.
Die Beschwerdeführerin ist ferner der Ansicht, die Behauptung der
Vorinstanz, das Zeichen finde eine breite allgemeine Verwendung und
es lägen keine gleichbedeutenden Alternativen zum Begriff POST vor,
Seite 19
B-958/2007
stehe im Widerspruch zu ihren eigenen Ausführungen in der Vernehm-
lassung zur Beschwerde ("Entgegen der Meinung der Beschwerdefüh-
rerin schliesst die fehlende allgemeine Verwendung des Begriffs POST
durch Konkurrenzunternehmen vorliegendenfalls ein absolutes Freihal-
tebedürfnis nicht aus. Dieses kann nämlich in den tatsächlichen Ver-
hältnissen liegen."). Die Vorinstanz sei auf ihrer Behauptung zu behaf-
ten, wonach der Begriff POST nicht allgemein verwendet werde, womit
sie gleichzeitig anerkenne, dass Alternativen zu diesem Begriff be-
stünden.
Des Weiteren nimmt die Beschwerdeführerin nochmals Stellung zu
den Verkehrsdurchsetzungsbelegen 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22,
28, 29, 30, 31, 32 und 33 und bestreitet die Schlussfolgerung der Vor-
instanz, wonach sich diese Belege nur auf Dienstleistungen der Klasse
39 beziehen würden, für welche sich die Marke POST nicht durchset-
zen könne.
Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, die Vorinstanz habe die
Belege 1-10, 12-18, 20, 29, 30-33 als nicht geeignet zur Glaubhaftma-
chung der Verkehrsdurchsetzung erachtet, weil die Marke dort nicht
als Wortmarke sondern in Kombination mit einer Grafik verwendet wer-
de. Diese Begründung der Vorinstanz verkennt nach Meinung der Be-
schwerdeführerin das Wesen der Wortmarke. Wortmarken würden im
Verkehr praktisch immer in einer grafischen Ausgestaltung verwendet.
Ihr sei kein Unternehmen bekannt, welches auf eine Ausgestaltung
seiner Marke verzichten und diese ausschliesslich als Wortmarke im
Sinne der Vorinstanz benutzen würde. Denn das sei gerade der Vorteil
der Hinterlegung einer Wortmarke: Dass man sie nicht nur in der "mar-
kenregistermässigen Standardschrift", sondern in einer beliebigen gra-
fischen Ausgestaltung gebrauchen könne. Dieser Gebrauch ist für die
Beschwerdeführerin zweifellos rechtserhaltend für die Wortmarke und
auch zum Nachweis ihrer Verkehrsdurchsetzung geeignet. Die Begrün-
dung der Vorinstanz lasse sich auch anhand der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung nicht stützen. Im Übrigen sei bei allen von der Vorin-
stanz abgebildeten Wort-/Bildmarken der Wortbestandteil POST der
die Marke dominierende Bestandteil. Das angedeutete Schweizer
Kreuz stelle eine Anspielung darauf dar, dass es sich um ein Schwei-
zer Unternehmen handle, und sei insofern beschreibend und nicht
kennzeichnungsfähig. Nach der Wappenschutzgesetzgebung stehe
eine Eintragung ausser Diskussion. Bei den Balken bzw. Rahmen
handle es sich nur um dekorativ grafische Elemente, denen die Kenn-
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B-958/2007
zeichnungskraft abgehe. Deshalb stellten alle diese Verwendungsfor-
men einen Gebrauch der Wortmarke POST dar.
Ausserdem beanstandet die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe
nicht begründet, warum die Marke POST in den Belegen 19, 22 und
23 nicht markenmässig, sondern beschreibend verwendet werde. Die
Vorinstanz scheine eine markenmässige Verwendung auszuschlies-
sen, weil die Beschwerdeführerin in den genannten Belegen die Marke
noch nicht in der Form der heutigen Wort-/Bildmarken gebraucht habe.
Das sei nicht richtig. Die Marke POST werde auch dann markenmä-
ssig verwendet, wenn sie als reine Wortmarke oder in einer sehr einfa-
chen graphischen Gestaltung erscheine.
Hinsichtlich der von der Vorinstanz verlangten Voraussetzung des
zehnjährigen Gebrauchs der Marke hält die Beschwerdeführerin fest,
dass die Dauer der Benutzung allein wenig über die tatsächlich erfolg-
te Verkehrsdurchsetzung aussage. Aufschlussreicher seien der Um-
fang und die Intensität der Benutzung. Die Behauptung der Vorinstanz,
wonach die Beschwerdeführerin die Marke POST noch nicht seit zehn
Jahren gebrauche, sei nicht nachvollziehbar. Hierbei verweist die Be-
schwerdeführerin auf die Verkehrsdurchsetzungsunterlagen Nr. 19 bis
27.
Ferner erinnert die Beschwerdeführerin daran, dass sie die Verkehrs-
durchsetzung nur glaubhaft zu machen braucht. Da es sich vorliegend
um eine herkömmliche Wortmarke handle, seien keine besonders ho-
hen Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung zu stellen. Nach Mei-
nung der Beschwerdeführerin sei es im Verkehr üblich, dass Wortzei-
chen als unternehmerischer Herkunftshinweis wahrgenommen wür-
den. Nebst den anlässlich der mündlichen Verhandlung eingereichten
Verkehrsdurchsetzungsunterlagen sei auch die Verkehrsdurchset-
zungsumfrage gemäss Beschwerdebeilage 4 zumindest ein starkes In-
diz für die Verkehrsdurchsetzung.
Schliesslich verweist die Beschwerdeführerin auf die von ihr bereits
anlässlich der mündlichen Verhandlung angeschnittene Thematik der
Gerichtsnotorietät. Es sei wenigstens für die in den Klassen 9, 16, 36
und 39 beanspruchten Waren und Dienstleistungen gerichtsnotorisch,
dass das Schweizer Publikum die Marke POST seit Jahrzehnten ken-
ne und sie auch als Hinweis auf das Unternehmen POST wahrnehme.
Seite 21
B-958/2007
H.
In der abschliessenden Stellungnahme zur Beschwerde vom 31. Janu-
ar 2008 hält die Vorinstanz an der vollumfänglichen und kostenfälligen
Abweisung der Beschwerde fest. Dabei weist sie auf ihre Ausführun-
gen in der angefochtenen Verfügung sowie in den anlässlich des vor-
liegenden Verfahrens eingeholten Vernehmlassungen hin. Die einge-
reichten Unterlagen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eigne-
ten sich nicht, um eine solche glaubhaft zu machen. Nach gängiger
Praxis müsse ein Zeichen auf dem Markt als solches und so in Er-
scheinung treten, wie es im Register eingetragen und geschützt wer-
den solle. Die Durchsetzungsbelege seien insofern ungeeignet, als sie
in stark überwiegender Zahl stets in einer unterscheidungskräftigen
Form als kombinierte Wort- /Bildmarke vorkomme, obwohl die reine
Wortmarke POST beansprucht werde.
Die Frage, ob vorliegend auch eine kürzere Benutzungsdauer als die
grundsätzlich im Sinne einer Faustregel nötigen 10 Jahre genügen
würde, brauche nicht abschliessend beurteilt zu werden, weil die
Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht in erster Linie auf-
grund der zu kurzen Benützungsdauer, sondern gestützt auf die Tatsa-
che verneint worden sei, dass die Beschwerdeführerin den Nachweis
der markenmässigen Benützung des strittigen Zeichens in Alleinstel-
lung nicht habe erbringen können. Die Frage der Gerichtsnotorietät sei
mit Zurückhaltung anzugehen und eine solche sei nicht leichthin anzu-
nehmen. Die Beschwerdeführerin sehe zwar die Gerichtsnotorietät we-
nigstens für die Klassen 9, 16, 36 und 39 als gegeben an. Gerade in
den von diesen Klassen beanspruchten Bereichen (Verkaufsautoma-
ten, Papeteriewaren, Briefständer, Immobilienwesen, usw.) könne aber
nicht von Notorietät ausgegangen werden.
Auf die erwähnten und weiteren Vorbringen und Unterlagen der Partei-
en wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den
nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 23. November 2006 stellt eine Ver-
fügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1
Seite 22
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Bst. c). Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Be-
schwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Marken-
sachen zuständig (Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005; VGG, SR 173.32).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsge-
nüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvor-
aussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Das Hauptbegehren in der vorliegenden Beschwerde erstreckt sich auf
die Aufhebung von Ziffer 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfü-
gung. Ziffer 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung ist in
Rechtskraft erwachsen. Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren
bildet demnach nur die Frage, ob die Vorinstanz mit Bezug auf die Wa-
ren und Dienstleistungen gemäss Ziffer 1 des Dispositivs der ange-
fochtenen Verfügung das Markeneintragungsgesuch zu Recht zurück-
gewiesen hat.
3.
Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen im Gemeingut vom Marken-
schutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich für die Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.
Der Grund für deren Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder
in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet
(CHRISTOPH WILLI in : Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002,
hiernach: MSchG-Willi, Art. 2 N 34). Zum Gemeingut gehören Zeichen,
die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich
und deshalb freizuhalten sind, sowie auch Zeichen, die mangels Un-
terscheidungskraft nicht geeignet sind, eine Ware oder eine Dienstleis-
tung zu individualisieren. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung
werden Zeichen vom Publikum immer dann nicht als Hinweis auf eine
bestimmte Betriebsherkunft, sondern unmittelbar als Sachbezeichnun-
gen oder Beschaffenheitsangaben verstanden, wenn sie die Art, Zu-
Seite 23
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sammensetzung, Qualität, Quantität oder Bestimmung, den Ge-
brauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Wa-
ren angeben, auf die sie sich beziehen. Auch direkte Hinweise auf den
Destinatärkreis sind als gemeinfreie Beschaffenheitsangaben mindes-
tens für sich allein nicht schutzfähig (BGE 4A.13/1995 vom 20. August
1996 E. 4b ELLE, veröffentlicht in sic! 1997 S. 159; Entscheid RKGE
MA-AA 08/04 vom 23. Dezember 2004 BOYSWORLD, veröffentlicht in
sic! 2005 S. 467). Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder
Anspielungen enthält, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinwei-
sen, reicht dafür nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens
muss vielmehr ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen
sein. Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach dem Ge-
samteindruck, den es als Ganzes hinterlässt (MARBACH, Markenrecht, in
SIWR, Bd. III Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 35). Liegt der be-
schreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Mög-
lichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen den Gemeingut-
charakter nicht aufheben (RKGE, sic! 2003, 495 ff. E. 4). Zudem wird
ein Zeichen immer in enger Verbindung mit den Waren und Dienstleis-
tungen, für welche es hinterlegt wurde, geprüft (BGE in sic! 2005,
278).
4.
Zunächst einmal ist der Sinngehalt des Begriffs POST zu ermitteln,
beziehungsweise zu prüfen, ob die Ermittlung des Sinngehalts durch
die Vorinstanz rechtens ist.
4.1 Nach Konsultation verschiedener Lexika und gestützt auf die Pra-
xis der Rekurskommission für geistiges Eigentum (RKGE) gelangt die
Vorinstanz zum Schluss, POST sei als Sachbezeichnung im Sinne der
"Benennung einer Einrichtung mit Bezug auf ein beliebiges, im Post-
bereich tätiges Unternehmen" zu verstehen, "das Gegenstände und
Nachrichten übermittle sowie Zahlungs- und Geldverkehr abwickelt".
Die Beschwerdeführerin geht auch grundsätzlich von einer doppelten
Wortbedeutung vom Zeichen POST aus. Im Unterschied zur Vorin-
stanz stellt sich die Beschwerdeführerin jedoch auf den Standpunkt,
mit POST sei ein bestimmtes Unternehmen, nämlich die Schweizeri-
sche Post gemeint und stützt sich dabei unter anderem auf einen Ein-
trag in der neuesten Auflage der Brockhaus Enzyklopädie sowie auf
die von ihr eingereichte Studie (Beschwerdebeilage 4).
Seite 24
B-958/2007
4.2 Bezüglich der Kontroverse, ob unter dem Begriff "POST" ein belie-
biges, im Postbereich tätiges Unternehmen oder die Schweizerische
Post verstanden wird, gilt es Folgendes anzumerken.
Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin bezog sich die Vorin-
stanz bei der Ermittlung der Definition von POST nicht nur auf einen
isolierten und überholten Eintrag in der Brockhaus-Enzyklopädie, son-
dern sie berücksichtigte auch die einschlägigen Einträge in der Inter-
net-Enzyklopädie Wikipedia (), auf der Internet-Seite
, in der Brockhaus-Enzyklopädie (19. Aufla-
ge) sowie in den Werken "Brockhaus in 10 Bänden" von 2005 und
"Deutsches Wörterbuch" von Wahrig aus dem Jahr 2005. Keiner dieser
Einträge enthält einen direkten Hinweis darauf, dass unter Post nur ein
bestimmtes Unternehmen zu verstehen ist. Vielmehr sind die Um-
schreibungen des Begriffs allgemein formuliert, wie wenn es sich ef-
fektiv um ein beliebiges Unternehmen handeln würde ("Einrichtung,
die Nachrichten, Kleingüter, Briefe, Pakete, Geld und teilweise Perso-
nen (in Österreich mit Postbussen) transportiert" in der Internet-Enzyk-
lopädie Wikipedia, "Gesamtheit der Einrichtungen zur Übermittlung
von Gegenständen und Nachrichten sowie zur Abwicklung von Zah-
lungs- und Geldverkehr" lautet indessen der Eintrag in der 19. Auflage
der Brockhaus Enzyklopädie).
Es ist zwar mit der Beschwerdeführerin festzuhalten, dass zumindest
gemäss der neusten 21. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie der Ein-
trag "Post ®" als Kurzbezeichnung für die Deutsche Post AG definiert
ist. Zur gleichen Erkenntnis gelangte aber auch die Vorinstanz, indem
sie den Eintrag aus "Der Brockhaus in 10 Bänden" aus dem Jahre
2005 zitierte, wonach POST als Kurzform für das Post- und Fernmel-
dewesen steht. Der direkte Bezug auf ein bestimmtes Unternehmen
liegt in diesem Fall aber nur insofern auf der Hand, als in Deutschland
das Wortzeichen "POST" bereits registriert wurde, was das Symbol ®
offensichtlich auch zum Ausdruck bringt. Allerdings hat das deutsche
Bundespatentgericht mit Beschluss vom 10. April 2007 die Löschungs-
entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes betreffend die
Wortmarke "POST" bestätigt, unter anderem weil die angegriffene
Marke schon zum Zeitpunkt ihrer Eintragung eine Angabe dargestellt
habe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der Dienstleistungen
habe dienen können, für die sie beansprucht und eingetragen worden
sei (vgl. zum Ganzen Beschluss des Bundespatentgerichts, 26 W (pat)
26/06; E. 1). Diese jüngste Rechtsentwicklung scheint in eine Richtung
Seite 25
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zu weisen, die sich vom Verständnis des Begriffs "POST" als ein be-
stimmtes Unternehmen distanziert. Mit Bezug auf die zeitliche Ent-
wicklung in der Auffassung des Begriffs POST hat die Vorinstanz an-
hand von Einträgen in "Der Brockhaus in 10 Bänden" aus dem Jahre
2005, welche auf die teilweise Privatisierung der früher staatlich orga-
nisierten Postbetriebe und das Auftreten von privaten Anbietern von
Postdienstleistungen auf dem Markt hinweisen, in nachvollziehbarer
Weise dargetan, dass der Begriff POST im Laufe der Zeit eine Wand-
lung in seiner Bedeutung als Unternehmen erfahren hat. Das erklärt
die allmähliche Abweichung vom Verständnis der Post als ein be-
stimmtes, meist staatlich geführtes Unternehmen zugunsten einer Auf-
fassung, die nicht nur öffentlich-rechtliche Anstalten, sondern auch
weitere private Anbieter von Postdienstleistungen miteinbezieht. Zu ei-
nem nahezu deckungsgleichen Ergebnis kommt das deutsche Bun-
despatentgericht im bereits zitierten Beschluss (E. 1, S. 8 f.).
In Anbetracht der von der Vorinstanz berücksichtigten Einträge in den
verschiedenen Lexika und des Hinweises der Beschwerdeführerin auf
den entsprechenden Eintrag in der neusten 21. Auflage der Brock-
haus-Enzyklopädie kann ohnehin davon ausgegangen werden, dass
der Begriff "POST" sowohl als Hinweis auf die Unternehmung "Die
Schweizerische Post" als auch auf ein beliebiges Unternehmen ver-
standen werden kann, welches Postgüter befördert.
Aus der von der Beschwerdeführerin eingereichten demoskopischen
Studie lassen sich jedoch keine genügenden Anhaltspunkte ableiten,
wonach die angefragten Unternehmen und Privatpersonen beim Wort
"POST" vorwiegend an die Schweizerische Post denken (vgl. Beilage
4, Studie zur Bezeichnung POST, S. 3). Beim Hören des Begriffs
"POST" nannten die befragten Unternehmen vor allem Pakete (47%)
und erst an zweiter Stelle die Unternehmung POST (44%). Privatper-
sonen dachten meistens an Briefe (46%), dann an Pakete (30%) und
schliesslich auch an die Unternehmung POST (29%).
Angesichts dieser Ausführungen ist nicht zu beanstanden, dass die
Vorinstanz den Begriff "POST" zuerst als Sachbezeichnung eher für
ein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen erachtet hat. Im
Übrigen stimmt diese Sichtweise mit derjenigen des Bundespatentge-
richts im bereits erwähnten Beschluss überein (26 W (pat) 26/06, S. 9).
Seite 26
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4.3 In zweiter Linie bedeutet POST auch das beförderte Gut (Briefe,
Pakete, etc.). Diese Definition ergibt sich unter anderem aus dem Ein-
trag im Werk "Deutsches Wörterbuch" von Wahrig aus dem Jahre
2005, auf welches sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung
gestützt hat (vgl. dort E. 3). Dies wird von der Beschwerdeführerin üb-
rigens nicht beanstandet.
4.4 Auf die soeben geschilderte Doppelbedeutung des Begriffs POST
hatte die Rekurskommission für geistiges Eigentum bereits in ihrem
Entscheid vom 2. Dezember 2004 i. S. "GlobalePost" hingewiesen (vgl.
MA-AA 23/03, E. 3; im gleichen Sinne auch das Bundespatentgericht
im Beschluss 26 W (pat) 29/06 E. 1, S. 8). Das Bundesgericht, welches
sich mit einer gegen diesen Entscheid gerichteten Verwaltungsge-
richtsbeschwerde zu befassen hatte, hat die Definition des Postbegrif-
fes im Sinne der RKGE keineswegs in Frage gestellt (vgl. BGE vom 8.
April 2005 in sic! 2005, S. 649-652).
4.5 Als Zwischenergebnis ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass der
Begriff "POST" zweierlei bedeutet. Wird "POST" als Unternehmen ver-
standen, erscheint auf Grund der vorstehenden Ausführungen zu we-
nig erhärtet, dass sich der Begriff "POST" in seiner Unternehmensbe-
deutung einzig auf ein bestimmtes Unternehmen im Sinne der Schwei-
zerischen Post bezieht. Insofern ist es nachvollziehbar, wenn die Vorin-
stanz zum Schluss gelangt, dieses Wortzeichen stelle Gemeingut dar,
da kein klarer Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft im Vorder-
grund stehe. Wird "POST" andererseits im Sinne von beförderten Gü-
tern aufgefasst, kommt diesem Begriff ein beschreibender Charakter
zu. In diesem Sinne ist der Vorinstanz zu folgern, wenn sie in diesem
Zusammenhang davon ausgeht, dass es sich beim Begriff "POST" um
eine "Sachbezeichnung" handelt.
Gemäss konstanter Praxis kann die Mehrdeutigkeit eines Zeichens zur
Schutzfähigkeit führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von meh-
reren Bedeutungen dominiert, und dies zu einer Unbestimmtheit des
Aussagegehalts des Zeichens führt (vgl. BGE in sic! 1999 29, RKGE in
sic! 1999 31, RKGE in sic! 2000, 294). Anders ist dagegen zu ent-
scheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt vorherrschend ist
(RKGE in sic! 2000, 703, RKGE in sic! 2005 652) bzw. wenn mehrere
mögliche Sinnvarianten letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeu-
tung hinauslaufen (vgl. BGer in sic! 2005, 19). Im vorliegenden Fall
vermag die Mehrdeutigkeit des Begriffs POST die Schutzfähigkeit des
Seite 27
B-958/2007
Zeichens nicht zu rechtfertigen, einerseits weil für die Verkehrskreise
zu wenig nahe liegt, dass die vom Wortzeichen beanspruchten Pro-
dukte und Dienstleistungen einzig von einem Unternehmen hergestellt
und erbracht werden, andererseits weil "POST" im Sinne von Postgü-
tern eine rein beschreibende Bedeutung hat.
5.
Es ist zu prüfen, ob die Bezeichnung "POST" bezüglich der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung des
Zeichens als Marke zurückgewiesen wurde, eine direkt beschreibende
Angabe darstellt.
5.1 Die Programme, Software und Automaten der Klasse 9 können di-
rekt für Dienstleistungen im Postbereich bestimmt sein, welche von ei-
nem beliebigen, im Postbereich tätigen Unternehmen erbracht werden.
Anhand der von der Vorinstanz angegebenen Internetseiten wird über-
dies ersichtlich, dass sich die genannten Produkte und Dienstleistun-
gen auf Postdienstleistungen beziehen können und zum Beispiel die
Übermittlung von Gegenständen und Nachrichten erleichtern oder der
Abwicklung von Zahlungs- und Geldverkehr dienen. Die Würdigung der
Vorinstanz ist diesbezüglich nicht zu beanstanden.
5.2 Im Zusammenhang mit den beanspruchten "Druckerzeugnisse,
einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und ande-
re Publikationen" der Klasse 16 sowie dem Grossteil der Waren der
Klasse 28 im Sinne von "Spiele, Spielzeug, insbesondere Postautomo-
delle oder Modell-Poststellen, Spielkarten" stellt das Wortzeichen
"POST" eine direkt beschreibende Angabe bezüglich Inhalt und Objekt
dar und weist auf das Postwesen im Allgemeinen oder auf ein beliebi-
ges, im Postbereich tätiges Unternehmen hin. Auch in diesem Punkt
kann die Würdigung der Vorinstanz nicht als fehlerhaft bezeichnet wer-
den.
5.3 In Verbindung mit den übrigen Waren der Klasse 16 - "Papeterie-
waren, Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien
(Pappe, Karton); Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hül-
len, Tüten, Folien" - sowie aller beanspruchten Waren der Klassen 20
und 22 beschreibt das Zeichen direkt ihre Eigenschaften und Zweck-
bestimmung im Sinne der Beförderung oder Aufbewahrung der Post.
Der Zusammenhang mit Postgütern und im Postbereich tätigen Unter-
nehmen, welche generell solche Waren anbieten, liegt auf der Hand.
Seite 28
B-958/2007
5.4 Bezüglich der übrigen Waren der Klasse 16 ("Schreibwaren, Brief-
ständer, Briefmarken") beschreibt das Zeichen direkt die Zweckbestim-
mung und den Verkaufsort.
5.5 Die beanspruchten Werbungs-, Verkaufsförderungs-, Beratungs-,
Finanz-, Telekommunikations- und Transportdienstleistungen in den
Klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 und 42 gehören zu den traditionellen
Dienstleistungen, welche ein Postunternehmen erbringt. Für die
Dienstleistungen der Klasse 40 (Druckarbeiten) liefert das Zeichen
POST einen direkt beschreibenden Hinweis auf eine von einem Post-
unternehmen erbrachte Tätigkeit. Sämtliche der in Klasse 42 bean-
spruchten Dienstleistungen dienen der Abwicklung der Postdienstleis-
tungen. Das Zeichen erschöpft sich somit in einer direkten Aussage in
Bezug auf die Art, den Erbringer und den Erbringungsort der bean-
spruchten Leistungen der Klassen 36, 38, 39 und 42.
5.6 Wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, trifft es zu, dass die be-
anspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 40, 41 und 45 zwar
nicht Postdienstleistungen im eigentlichen Sinne darstellen, aber in
engem Zusammenhang mit den traditionellen Postdienstleistungen der
Klassen 36, 38, 39 und 42 stehen und speziell für ein beliebiges, im
Postbereich tätiges Unternehmen konzipiert sein können. Im Zusam-
menhang mit dem fraglichen Zeichen ergibt sich ein unmittelbarer Hin-
weis auf die Art, den Inhalt, die Zweckbestimmung, den Erbringer so-
wie die Art des Erbringers und den Erbringungsort.
5.7 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass das Zeichen POST im
Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die
Eintragung zurückgewiesen wurde, einen direkt beschreibenden Hin-
weis entweder auf ein Postgut (Art, Inhalt, Objekt, Zweckbestimmung)
oder auf ein beliebiges im Postbereich tätiges Unternehmen (Erbrin-
ger, Art des Erbringers, Verkaufsort, Erbringungsort) liefert.
Auf Grund des direkt beschreibenden Charakters ist nicht zu bean-
standen, wenn die Vorinstanz davon ausgeht, dass der Konsument in
der Bezeichnung POST keinen Hinweis auf eine bestimmte betriebli-
che Herkunft erkennt, dem Zeichen somit die konkrete Unterschei-
dungskraft entbehre und es in Bezug auf die beanstandeten Waren
dem Gemeingut zurechnet.
Seite 29
B-958/2007
6.
Die Vorinstanz hat das Zeichen POST, soweit sie dieses als direkt be-
schreibende Angabe auffasst, zu Recht als freihaltebedürftig erachtet.
6.1 In Bezug auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klas-
se 39 hat die Vorinstanz ein absolutes Freihaltebedürfnis angenom-
men.
6.1.1 Auf dem Gebiet der Wortzeichen besteht ein absolutes Freihalte-
bedürfnis insbesondere an Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich
sind (MSchG-DAVID, N 6, 38 und 40 ad Art. 2; MSchG-WILLI, N 149-151
ad Art. 2). So sind Zeichen, die zur unmittelbaren Aussage in Bezug
auf Waren und Dienstleistungen benötigt werden sowie jene Zeichen,
auf deren Verwendung der Verkehr zwingend angewiesen ist, nicht
durchsetzungsfähig (RKGE in sic! 2000 102, E. 8 und 9; MARBACH, a. a.
O. S. 54 ff.). Gemäss Botschaft zum MSchG wird ein absolutes Freihal-
tebedürfnis im Fall eines dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Aus-
drucks sinngemäss bejaht (BBl 1991 I 20). Grundsätzlich ist auch das
Freihaltebedürfnis in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen zu prüfen; bei Ausdrücken, die sich in allgemeiner Weise
auf Waren und Dienstleistungen verschiedenster Art beziehen, erfolgt
die Prüfung absolut und unabhängig von den beanspruchen Erzeug-
nissen (MSchG-Willi, N 43 zu Art. 2; in diesem Sinne auch BGE 131 III
121 ff., E. 4.4). Das Bundesgericht hat im Fall einer Formmarke ein ab-
solutes Freihaltebedürfnis verneint, da die zu prüfende Form nicht all-
gemein für die Verpackung des betreffenden Produkts verwendet wur-
de bzw. da zahlreiche gleichbedeutende Alternativen vorlagen, wobei
es dem zweiten Kriterium die entscheidendere Bedeutung zuzumes-
sen schien (BGE 131 III 121, E. 4.4.).
6.1.2 Wie bereits festgehalten, bedeutet das Wortezeichen POST so-
wohl ein beliebiges Unternehmen, welches Nachrichten, Briefe, Pakete
etc. befördert und als Erbringer von Postzustelldienstleistungen auf-
tritt, als auch den Gegenstand der Postdienstleistungen selber im Sin-
ne von Nachrichten, Briefen, Paketen, etc. Um Zustell- und Beförde-
rungsdienstleistungen handelt es sich bei einem grossen Teil der zur
Markeneintragung nicht zugelassenen Dienstleistungen der Klasse 39.
Es ist denkbar, dass Mitkonkurrenten, die diese Art von Dienstleistun-
gen im aktuellen Zeitpunkt oder in Zukunft erbringen möchten, durch
eine Eintragung dieses Zeichens die Möglichkeit verwehrt wird, diese
Leistungen mit dem Hinweis POST anzubieten. Da ihnen keine zahlrei-
Seite 30
B-958/2007
chen gleichbedeutenden Alternativen zur Bezeichnung ihrer Dienst-
leistungen zur Verfügung stehen, sind sie auf die Verwendung dieser
Bezeichnung angewiesen. Bereits aus diesem Grund ist ein absolutes
Freihaltebedürfnis für den Teil der Waren und Dienstleistungen der
Klasse 39 gemäss Erwägung 17 der angefochtenen Verfügung zu be-
jahen.
Die Beschwerdeführerin nennt als zahlreiche gleichbedeutende Alter-
nativen die Bezeichnungen der Leistungen der Klasse 39 durch die
drei grossen internationalen Kuriere UPS, DHL und FedEx (Für UPS:
UPS Express Plus, UPS Express, UPS Express Saver, UPS Expedi-
ted, für DHL u. a. : Swisspack Night, Worldwide Parcel Express, Start-
Day Express, etc., für FedEx u. a.: FedEX International Priority, FedEx
International First, etc.). Es ist mit der Vorinstanz nicht anzunehmen,
dass die genannten Beispiele als gleichbedeutende Alternativen ge-
genüber der Bezeichnung POST verstanden werden können und ob
sie sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 effektiv zu er-
fassen vermögen. Sie sind deshalb nicht geeignet, das absolute Frei-
haltebedürfnis des Wortzeichens POST in Zweifel zu ziehen, zumal sie
sich auf Fantasiebezeichnungen berufen, die nicht unmittelbar auf de-
ren Sinngehalt schliessen lassen. Insofern ist die Begründung der Vor-
instanz nicht zu beanstanden.
Dass die Konkurrenzunternehmen den Begriff POST allgemein nicht
verwenden, da "Die Schweizerische Post" kraft Gesetzes Jahrzehnte
lang eine Monopolstellung innehatte, ist nachvollziehbar und genügt
nicht, um das absolute Freihaltebedürfnis zu verneinen. In dieser Hin-
sicht hat das Bundesverwaltungsgericht unter Hinweis auf die Praxis
der RKGE erkannt, dass ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen
sei, wenn ein langjähriges staatliches Herstellungsmonopol aufgeho-
ben werde und bisher gesetzlich vorbehaltene Bezeichnungen freige-
geben würden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006
vom 16. März 2007, E. 6). Nach Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichts will der entsprechende Gesetzgeber durch die Aufhebung des
Monopols regelmässig Marktöffnung und faire Konkurrenz herstellen,
weshalb das Monopol nicht durch den Markenschutz verlängert wer-
den soll. Demnach wäre vorliegend wohl ein absolutes Freihaltebedürf-
nis an der Sachbezeichnung "POST" zu bejahen, da ein Rückgriff auf
einen gleichwertigen Begriff nicht möglich scheint und die Konkurren-
ten der Beschwerdeführerin mithin auf diesen Begriff angewiesen sein
Seite 31
B-958/2007
könnten. Massgebend ist damit nicht, dass die Bezeichnung "POST"
von den Konkurrenzunternehmen nicht gebraucht wurde, sondern,
dass effektiv nicht zahlreiche andere gleichwertige Begriffe zur Verfü-
gung stehen, mithin dass der Sprachgebrauch zur Umschreibung der
entsprechenden Waren und Dienstleistungen potentiell stark einge-
schränkt wäre. Demnach lässt sich nachvollziehen, warum die Vorin-
stanz für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39 ein
absolutes Freihaltebedürfnis verlangt hat.
6.1.3 Die Beschwerdeführerin hebt weiter hervor, dass das Marken-
recht dem Inhaber nur das ausschliessliche Recht zum kennzeich-
nungsmässigen Gebrauch verleihe (Art. 13 MSchG). Dieser dürfe nicht
mit jedem beliebigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gleichge-
setzt werden. Da auch der beschreibende Gebrauch eines Wortes
trotz seiner Eintragung als Marke frei bleibe, sei nicht zu prüfen, ob
eine Vielzahl von Wörtern zur Beschreibung von Dienstleistungen der
Klasse 39 zur Verfügung stünden.
Diesem Argument ist entgegenzuhalten, dass die Frage der absoluten
Ausschlussgründe bei der Prüfung der Markenschutzfähigkeit strikt
von der Frage des ausschliesslichen Rechts, das eine zur Eintragung
zugelassene Marke ihrem Inhaber verleiht, auseinander zu halten ist.
Bereits aus Gründen, die in der Gesetzessystematik liegen, fällt es
schwer, dem Standpunkt der Beschwerdeführerin zu folgen. Art. 2
MSchG dient dazu, den Bereich, der dem Markenrecht und damit dem
Ausschliesslichkeitsrecht zugänglich ist, von dem Bereich abzugren-
zen, der im Interesse der Allgemeinheit vom Markenschutz ausge-
schlossen ist (vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF, Prüfungsmassstab im Eintra-
gungsverfahren – Schutzumfang im Verletzungsprozess, in sic! 2005
Sonderheft S. 85-91, S. 86). Die Prüfung absoluter Ausschlussgründe
im Eintragungsverfahren ist nicht vom Ausschliesslichkeitsrecht abhän-
gig zu machen. Mit anderen Worten: Der Schutzumfang gemäss Art.
11 MSchG ist nicht Prüfungsgegenstand im Rahmen des Eintragungs-
verfahrens. Wenn es zuträfe, dass trotz des ausschliesslichen Rechts
an der Benützung einer Marke die Konkurrenten des Markeninhabers
eine dem absoluten Freihaltebedürfnis unterstehenden Sachbezeich-
nung gebrauchen dürfen, würde die Figur der (absoluten) Ausschluss-
gründe komplett obsolet und, wie dies die Vorinstanz zu Recht er-
kennt, es liesse sich für beschreibende Bezeichnungen wie beispiels-
weise "Schuhe" für "Schuhe" kein absolutes Freihaltebedürfnis mehr
feststellen. Die öffentlichen Interessen am Freihaltebedürfnis wären
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B-958/2007
somit nicht mehr gewährleistet. Aus diesen Gründen vermag die Be-
schwerdeführerin mit ihrer Rüge nicht durchzudringen.
6.2 Hinsichtlich der übrigen zur Markeneintragung nicht zugelassenen
Waren und Dienstleistungen ging die Vorinstanz nicht von einem abso-
luten Freihaltebedürfnis, sondern von einem beschreibenden Charak-
ter hinsichtlich ihrer Eigenschaft, Inhalt, Zweckbestimmung, Erbringer,
Art des Erbringers sowie Verkaufs- und Erbringungsort aus.
7.
Der Schutzausschlussgrund des Gemeinguts kann, soweit kein abso-
lutes Freihaltebedürfnis zu bejahen ist, überwunden werden, wenn
sich Zeichen als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie
beansprucht werden, durchgesetzt haben (vgl. Art. 2 lit. a MSchG).
7.1 Eine Verkehrsdurchsetzung gilt als eingetreten, wenn ein grosser
Teil des Publikums das betreffende Zeichen aufgrund seines lang dau-
ernden und umfangreichen Gebrauchs als Kennzeichen eines Unter-
nehmens versteht. Schranke der Verkehrsdurchsetzung bildet - wie er-
wähnt - das absolute Freihaltebedürfnis, (JÜRG MÜLLER: Zur verstärkten
Rechtskraft des Markenregisters in AJP 2006 S. 27 ff.; MSchG-Willi,
N 152 ff. ad Art. 2, u. a. N. 164; ERIC MEIER: Motifs absolus d'exclusion:
la notion du domaine public dans une perspective comparative in sic!
2005 Sonderheft S. 67 ff., S. 69), das die Vorinstanz für POST in Ver-
bindung mit einem Teil der Waren und Dienstleistungen der Klasse 39
zu Recht bejaht hat (vgl. vorne E. 6.1.1. f.).
Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz nur eine formale Prü-
fung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur Glaubhaftma-
chung der Verkehrsdurchsetzung (MSchG-WILLI, N 188 ff. ad Art. 2,
MSchG-DAVID, N 42 ad Art. 2). Die Verkehrsdurchsetzung kann entwe-
der mittels Belege oder durch eine repräsentative Umfrage glaubhaft
gemacht werden (vgl. MSchG-WILLI, N 189 zu Art. 2, MSchG-DAVID, N
39 und 42 zu Art. 2, MARBACH, a. a. O., S. 56; BGE 130 III 332 E. 3.2).
Der Nachweis der Durchsetzung im Verkehr muss daher nicht zur vol-
len Überzeugung der entscheidenden Behörde erbracht werden, son-
dern es genügt - ist aber auch erforderlich -, dass eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch
wenn die entscheidende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet,
dass sie tatsächlich nicht vorhanden sein könnten ( BGE 130 III 333,
125 III 368 E. 4 S. 372 ; 120 II 393 E. 4c S. 398).
Seite 33
B-958/2007
Vorliegend kann sich die Prüfung der Glaubhaftmachung der Verkehrs-
durchsetzung nur auf diejenigen Waren und Dienstleistungen bezie-
hen, für welche kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Es handelt
sich dabei um solche Waren und Dienstleistungen, die nicht zum ei-
gentlichen Kerngeschäft eines im Postbereich tätigen Unternehmens
zählen.
7.2 Im Verfahren vor der Vorinstanz reichte die Beschwerdeführerin
zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens
"POST" eine Studie ein, welche von der IHA.GfM, Hergiswil im Auftrag
der Beschwerdeführerin im Oktober/November 1999 durchgeführt wur-
de (vgl. Beilage 4 der Beschwerde).
Die Vorinstanz hat hinsichtlich der genannten Waren und Dienstleis-
tungen die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung verneint, da
sich die von der Beschwerdeführerin eingereichte Umfrage von der
Anlage und Methodik her dafür nicht eigne. Dabei stützte sie sich auf
die Ergebnisse der Frage 1 auf Seite 3 der Umfrage.
7.2.1 Das Bundesgericht hat in ständiger Praxis demoskopische Um-
fragen als das geeignetste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrs-
durchsetzung – zumindest mit Bezug auf Formmarken und Ausstattun-
gen – bezeichnet (BGer in sic! 2004, 572, "Uhrarmband (3D)"; BGE
131 III 121 , 131, "Smarties").
7.2.2
Die erwähnte Frage, welche sowohl Unternehmen als auch Privatper-
sonen gestellt wurde, lautete: "Wenn Sie den Begriff "Post" hören, was
kommt Ihnen dazu allgemein in den Sinn?". Die Ergebnisse der Ant-
worten sind auf Seite 3 der Umfrage in Prozenten angegeben und gra-
phisch dargestellt. So haben 44% der befragten Unternehmen und
29% der befragten Privatpersonen den Begriff POST mit der Schwei-
zerischen Post als Unternehmung assoziiert.
Bezüglich des erforderlichen Prozentwerts, ab welchem eine Verkehrs-
durchsetzung angenommen werden kann, geht das Bundesgericht da-
von aus, dass wenn "mehr als zwei Drittel der repräsentativ Befragten
ein Zeichen in bestimmter Weise zuordnen, (...) nach allgemeiner Le-
benserfahrung angenommen werden (darf), dass es sich im Verkehr
durchgesetzt hat" (BGE 128 III 441, S. 444 Appenzeller). In einem spä-
Seite 34
B-958/2007
teren Fall hat das Bundesgericht den Richtwert als angemessen er-
achtet, den Bekanntheitsgrad im massgebenden Verkehrskreis im Re-
gelfall auf über 50% anzusetzen und tiefere Werte nur unter besonde-
ren Umständen des Einzelfalls genügen zu lassen (BGE 130 III 267 E.
4.7.3. i. f.).
Mit der Vorinstanz ist in Anlehnung an die bundesgerichtliche Praxis
festzuhalten, dass die anlässlich der Studie ermittelten Resultate für
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht genügen. Der
gestellten Frage fehlt ausserdem jeder Bezug auf die entsprechenden
Waren und Dienstleistungen. Ob auch davon auszugehen ist, dass
nicht glaubhaft gemacht ist, ob das Zeichen im Zusammenhang mit
Waren und Dienstleistungen als betrieblicher Herkunftshinweis aufge-
fasst werden kann, kann offen bleiben.
7.2.3 Die Beschwerdeführerin bemängelt, dass die Vorinstanz nicht
auf die Frage 2 auf Seiten 4 und 5 der Umfrage eingegangen sei. Die-
se Frage lautete: "Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Begriff
"Post" und dem vorgelesenen Ausdruck?". Gemäss Seite 3 der Studie
wurden die Fragen zur Bezeichnung "POST" mittels telefonischer In-
terviews erhoben. Bezüglich der hier umstrittenen Frage ist davon aus-
zugehen, dass die Interviewer den Befragten diverse Stichworte vorla-
sen (z. B. Briefe, Briefmarken, Poststellen, etc.), worauf die Befragten
je nach gemachter Angabe einen Zusammenhang mit der Bezeich-
nung "POST" bejahten oder verneinten. Es lässt sich nachvollziehen,
wenn die Vorinstanz Zweifel an der Geeignetheit dieser Frage für die
Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung äussert. Es ist daher
nicht zu beanstanden, wenn sie davon ausgeht, die ermittelten Ergeb-
nisse zur Frage 2 mit Bezug auf die Glaubhaftmachung der Verkehrs-
durchsetzung seien nicht hinreichend aussagekräftig. Aus diesem
Grund brauchte die Vorinstanz auf die Frage 2 der Umfrage nicht nä-
her einzugehen.
7.2.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die eingereichte
Umfrage habe von der Anlage und Methodik her ohne weiteres den
Anforderungen der Praxis zum Anmeldezeitpunkt genügt. Dies lasse
sich dadurch beweisen, dass die Vorinstanz die Eignung des ersten,
methodisch identischen Teils der Studie betreffend die Farbe POST-
GELB zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung anerkannt
habe.

Seite 35
B-958/2007
Auch aus diesem Argument vermag die Beschwerdeführerin nichts zu
ihren Gunsten abzuleiten. Mit Ausnahme von der Frage 1 für die Be-
zeichnung Post unterscheiden sich die Fragen, welche in Zusammen-
hang mit der Farbe Gelb gestellt wurden, komplett voneinander. In je-
nem Fall waren die Fragen immer so angelegt, dass die Befragten ihre
spontanen Vorstellungen in Bezug auf die Farbe Gelb zu nennen hat-
ten.
Die RKGE hat im Zusammenhang mit der Beschwerde betreffend die
Zurückweisung der Farbe Gelb als Marke erkannt, die (teilweise) Mo-
nopolstellung der Beschwerdeführerin im Postwesen bewirke, dass die
vorgelegte demoskopische Umfrage kaum aussagekräftig sei (vgl.
RKGE MA/AA 12/00 E. 5). Die damals angerufene Beschwerdeinstanz
hatte die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung im Wesentli-
chen auf die Notorietät der Farbmarke Gelb und nicht auf die Umfrage
gestützt (vgl. RKGE MA/AA 12/00 E. 6).
Angesichts der vorstehenden Ausführungen erweist sich die Rüge der
Beschwerdeführerin als nicht stichhaltig.
7.2.5 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz allein
aufgrund der ins Recht gelegten Studie der IHA.GfM, Hergiswil, wel-
che im Auftrag der Beschwerdeführerin im Oktober/November 1999
durchgeführt wurde, die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der
Verkehrsdurchsetzung für das Zeichen "Post" nicht als erfüllt erachten
durfte.
7.3 Anlässlich der öffentlichen Verhandlung vom 11. September 2007
legte die Beschwerdeführerin 33 Belege zum Nachweis der Verkehrs-
durchsetzung zu den Akten. Hierzu äusserte sich die Vorinstanz in ih-
rer Vernehmlassung vom 13. November 2007, wobei sie die Unterla-
gen für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung insgesamt
als ungeeignet einstufte.
7.3.1 Bezüglich der Belege 1 bis 10, 12 bis 18, 20 und 29 bis 33 er-
achtet die Vorinstanz das Erfordernis, wonach glaubhaft zu machen
sei, dass bei den eingereichten Belegen das Zeichen in der hinterleg-
ten Form als Marke wahrgenommen werden müsse, als nicht erfüllt.
Denn das Zeichen werde in den genannten Belegen nicht in der bean-
spruchten Form als Wortmarke, sondern in Kombination mit einer
kennzeichnungskräftigen Grafik verwendet.
Seite 36
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In diesem Zusammenhang wurde in der einschlägigen Praxis der all-
gemeine Grundsatz entwickelt, dass für die Verkehrsdurchsetzung die
Marke auf dem Markt als solche und so in Erscheinung treten müsste,
wie sie im Register eingetragen werden soll; wird ein Zeichen des Ge-
meinguts im Zusammenhang mit anderen (unterscheidungskräftigen)
Elementen gebraucht, so lässt sich aus diesem Gebrauch nichts zu-
gunsten einer Verkehrsdurchsetzung ableiten (BGer, PMMBl 1980, 11,
"Diagonal"; vgl. auch BGer, sic! 2004, 569 ff., "Swatch"; RKGE in sic!
2005 S. 653-655 "Marché", E. 8). Entscheidend ist, ob das Zeichen von
den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke er-
kannt und verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1 ; MARBACH, SIWR III,
Basel 1996, 56; RKGE in sic! 2006, 579 – swisspartners). In der neus-
ten Doktrin wird bei der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
durch Belege die elementare Regel aufgestellt, wonach das Zeichen
auf dem Markt in jener Form verwendet werden soll, für welche der
Hinterleger dessen Schutz beansprucht (vgl. EMMANUEL PIAGET in sic!
2007 255, insbesondere S. 260).
Auf den genannten Belegen wird das Zeichen "POST" praktisch nie in
Alleinstellung verwendet, also nicht in der Art und Weise, für welche
die Eintragung des Zeichens effektiv beantragt wird, sondern mit vor-
angestelltem Artikel "Die", wobei sich das Zeichen zusätzlich mit bzw.
in verschiedenen graphischen Darstellungen präsentiert. Für diese
Kombinationen der graphischen mit den verbalen Elementen "Die
Post" wurde die Eintragung ins Markenregister bereits zugelassen (vgl.
487261 DIE POST (FIG.), 487265 DIE POST (FIG.), 487269 DIE
POST (FIG.), 487273 DIE POST (FIG.)). Das Zusammenspiel der Bild-
und Wortelemente trägt in all diesen Fällen entschieden zur Kenn-
zeichnungskraft dieser Zeichen bei.
Mit Bezug auf die oben erwähnten Belege bestreitet die Beschwerde-
führerin nicht, dass diese das fragliche Zeichen "POST" in anderen
Darstellungen als bei dessen ursprünglichen Hinterlegung zeigen. Sie
wendet in diesem Zusammenhang ein, dass Wortmarken im Verkehr
praktisch immer in einer graphischen Gestaltung verwendet werden
und dass vorliegend der Wortbestandteil POST den die Marke domi-
nierenden Bestandteil darstellt.
Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die bereits eingetragenen Zei-
chen im vorliegenden Fall - verglichen mit dem zur Hinterlegung er-
Seite 37
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suchten Zeichen "Post" - deutliche (verbale und graphische) Unter-
schiede aufweisen, welche für die Eintragung dieser Zeichen den Aus-
schlag gegeben haben dürften. Es ist ohne weiteres davon auszuge-
hen, dass allein der Begriff "Die Post" in der Schweiz erheblich höhere
Unterscheidungskraft besitzt als einfach "POST". Ob und inwiefern
eine entsprechende Grafik noch dazu beiträgt, kann offen bleiben.
Damit ist erstellt, dass das fragliche Wortzeichen "POST" in den ge-
nannten Unterlagen in rechtserheblicher Weise vom zur Eintragung
hinterlegten Zeichen "POST" abweicht. Diese Belege können für die
Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung demnach nicht genü-
gen.
7.3.2 Hinsichtlich der Belege 1 (teilweise), 2 (teilweise), 10, 13, 14,
15, 16, 17, 22, 28, 29, 30, 31, 32 und 33 hielt die Vorinstanz im We-
sentlichen fest, diese beträfen "klassische Postdienstleistungen" im
Sinne der Klasse 39, bezüglich welcher ein absolutes Freihaltebedürf-
nis bestehe, weshalb eine Verkehrsdurchsetzung von vornherein aus-
geschlossen sei.
Die Frage, ob für die zur Eintragung ins Markenregister nicht zugelas-
senen Dienstleistungen der Klasse 39 ein absolutes Freihaltebedürfnis
besteht, wurde bereits in den vorstehenden Ausführungen beurteilt
(vgl. hiezu E. 6.1.1 – 6.1.3), auf welche diesbezüglich zu verweisen ist.
Weiter stellt sich die Frage, ob sich die eingangs erwähnten Belege ef-
fektiv nur mit sogenannten klassischen Postdienstleistungen befassen,
einzig für die Belege 22 und 28. Für die Belege 1, 2, 10, 13, 14, 15,
16, 17, 29, 30, 31 , 32 und 33 wurde die Glaubhaftmachung der Ver-
kehrsdurchsetzung bereits aus dem Grund verneint, dass im Grossteil
der Belege das Zeichen "POST" nicht in der ursprünglich hinterlegten
Form vorkommt (vgl. vorstehend E. 7.3.1).
Zu den Belegen 22 und 28 führt die Beschwerdeführerin in ihren Ge-
genäusserungen aus, diese zwei Belege würden zur Glaubhaftma-
chung der Verkehrsdurchsetzung in ihrem Kernbereich taugen. Damit
steht fest, dass für diese Art von Dienstleistungen ein absolutes Frei-
haltebedürfnis besteht, womit die Belege 22 und 28 für die Glaubhaft-
machung der Verkehrsdurchsetzung nicht herangezogen werden kön-
nen.
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7.3.3 Die Vorinstanz lehnte auch bezüglich der Belege 19, 22 und 23
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ab, da das Zeichen
"Post" dort nicht markenmässig, sondern beschreibend verwendet
werde.
Bei allen drei Belegen handelt es sich um kopierte Auszüge aus dem
Buch "Ab die Post – 150 Jahre schweizerische Post" (S. 59, 114 und
126). Dort werden der Reihe nach das Postbüro Sumiswald, das Auto-
mobil-Postbüro und das Postgebäude in Baden (AG) abgebildet. In der
Abbildung 12 in der Beilage 19 erscheint das Wort "Post" auf einem
Schild, welches an einer Hauswand angebracht ist und die Inschrift
"Post-Bureau Sumiswald" trägt. In der Abbildung 9 in der Beilage 22
kann man auf einem Transparent, welches oben an der rechten Seite
des Automobil-Postbüros hängt, das Wortzeichen "Post" gut erkennen.
In der rechten Abbildung der Beilage 23 erscheint das Wortzeichen
"Post" zusammen mit "Telegraph" und "Telephon" an der Wand des
Postgebäudes in Baden. Aus den erwähnten Abbildungen in den Beila-
gen 19, 22 und 23 wird ersichtlich, dass das Zeichen "Post" nicht im
Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für welche es
beansprucht wird, gebraucht, sondern lediglich beschreibend verwen-
det wird. Die Begründung der Vorinstanz ist daher nicht zu beanstan-
den.
7.3.4 Weiter ist die Vorinstanz der Meinung, die Beschwerdeführerin
habe einen mindestens zehnjährigen Gebrauch der Wortmarke
"POST" für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen
nicht glaubhaft gemacht.
Die Beschwerdeführerin erachtet die Faustregel zum mindestens
zehnjährigen Markengebrauch vorliegend als eingehalten, wobei sie in
diesem Zusammenhang auf ihre Verkehrsdurchsetzungsbelege 19 bis
27 verweist. Wie den vorstehenden Erwägungen entnommen werden
kann, hat die Vorinstanz im Ergebnis zu Recht erkannt, dass das Wort-
zeichen "POST" in den genannten Unterlagen nicht in Alleinstellung,
sondern in einer Wort-/Bildkombination verwendet oder nicht marken-
mässig gebraucht wurde. Die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurch-
setzung scheitert bereits aus diesen Gründen und es kann offenblei-
ben, ob die allgemeine Regel eines ununterbrochenen, mindestens
zehnjährigen Gebrauchs der Marke als sachbezogen und im bejahen-
den Fall als erfüllt gelten könnte.
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7.3.5 Die Beschwerdeführerin erachtet es wenigstens für die in den
Klassen 9, 16, 36 und 39 beanspruchten Waren und Dienstleistungen
als gerichtsnotorisch, dass das Schweizer Publikum die Marke POST
– ganz gleich in welcher graphischer Ausgestaltung – seit Jahrzehnten
kenne und sie auch als Hinweis auf das Unternehmen Post wahrneh-
me. Für die Vorinstanz scheint es fraglich, ob die Verbraucher in den
Waren und Dienstleistungen der genannten Klassen einen betriebli-
chen Herkunftshinweis erkennen könnten. Bei den beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen handelt es sich beispielsweise um "Verkaufs-
automaten" (Klasse 9), "Druckerzeugnisse, Papeteriewaren, Briefstän-
der" (Klasse 16), "Immobilienwesen, finanzielle Beratung von Unter-
nehmen" (Klasse 36). Von Gerichtsnotorietät kann hier nicht gespro-
chen werden. Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die von der
Klasse 39 beansprucht werden, scheitert die Berufung auf die Ge-
richtsnotorietät bereits aufgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses
(vgl. hinten E. 6.1.1-6.1.3).
7.4 Auch das deutsche Bundespatentgericht hat im bereits erwähnten
Beschluss eine Verkehrsdurchsetzung des Wortes "Post" verneint
(29W (pat) 26/06, E. 2, S. 10 ff.). Die zwei, dort ins Recht gelegten
Gutachten reichten nicht für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung
aus. Zusätzlich hätten die eingereichten Unterlagen den Nachweis
nicht erbringen können, dass die Marke als Marke für die registrierten
Dienstleistungen benutzt werde. In Anlehnung an die Praxis des Euro-
päischen Gerichtshofes hat das Bundespatentgerichts aufgrund des
Umstands, dass der Begriff "Post" "die fragliche Dienstleistung ihrer
Gattung nach glatt beschreibt" (vgl. Beschluss, E. 2 S. 14), strengere
Anforderungen an die Annahme der Verkehrsdurchsetzung gestellt.
Im Schweizer Recht muss die Verkehrsdurchsetzung zwar nur glaub-
haft gemacht werden, obwohl ein Teil der Doktrin zur Einführung des
vollen Beweises neigt (LUCAS DAVID, Anmerkung zum BGE 130 III 478 in
AJP/PJA 2004 S. 1429-1432). Doch auch im Rahmen der Glaubhaft-
machung im Sinne eines eingeschränkten Beweismasses hat das Bun-
desgericht es als zulässig erachtet, dass das IGE um so höhere Anfor-
derungen an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung stelle,
je banaler ein Zeichen erscheine (BGE 130 III 333 E. 3.4). In Anbe-
tracht der Tatsache, dass das Wort "POST" unmissverständlich zum
Gemeingut gehört und hinsichtlich der umstrittenen Waren und Dienst-
leistungen eine beschreibende Angabe darstellt (vgl. hinten E. 4 ff.),
was offensichtlich mit der Banalität des Zeichens einhergeht, scheint
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die Vorinstanz bei der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
nicht von überhöhten Anforderungen auszugehen, wenn sie verlangt,
dass das fragliche Zeichen in Alleinstellung, markenmässig und wäh-
rend zehn Jahren verwendet werden müsste.
7.5 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen steht fest, dass weder
die ins Recht gelegte Studie noch die eingereichten Belege eine Ver-
kehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen vermögen
Angesichts dieses Zwischenergebnisses kann die Frage, ob es zutrifft,
dass die Vorinstanz eine Befragung zu jedem Produkt oder Dienstleis-
tung verlangt bzw. ob solches zulässig wäre, offen bleiben.
8.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung des
hinterlegten Zeichens POST in Bezug auf die in Ziffer 1 des Disposi-
tivs der angefochtenen Verfügungen genannten Waren und Dienstleis-
tungen zu Recht gestützt auf die fehlende konkrete Unterscheidungs-
kraft, auf die fehlende glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung und
auf das absolute Freihaltebedürfnis für einen Teil der geltend gemach-
ten Waren und Dienstleistungen verweigert hat. Die Beschwerde ist
demnach abzuweisen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten
Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Um-
fang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis VwVG, Art.
2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR
173.320.2). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteres-
sen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art.
4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf
(Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit
Hinweisen). Vor diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver-
fahren auszugehen, wobei jedoch der vergleichsweise erhöhte Auf-
wand und ein deutlich höherer Streitwert zu berücksichtigen ist.
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10.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung be-
stätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von total Fr. 6'000.- werden der Beschwerdefüh-
rerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 2'500.- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat den noch verblei-
benden Betrag von Fr. 3'500.- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Ent-
scheids und innert 30 Tagen ab Erhalt des Einzahlungsscheins zu be-
zahlen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 3219/2000 POST; Gerichtsurkunde)
- das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff,,
90 ff., und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen
und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel
und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die
Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat,
beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 13. Juni 2008
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