B-970/2019 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr.15715 - IR 1'373'185 "cle...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Abteilung II
B-970/2019



Ur t e i l vom 11 . F e b r u a r 2 0 2 0
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richterin Vera Marantelli,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.



Parteien
Fitnesszone AG,
8105 Regensdorf,
Beschwerdeführerin,



gegen


Alfred Enzensberger,
DE-86956 Schongau,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.




Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 15715 – IR 1'373'185
"clever fit (fig.)" / CH-Nr. 703'878 "CLEVERFIT (fig.)".


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Sachverhalt:
A.
A.a Die Eintragung der Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 703'878
"CLEVERFIT (fig.)" der Fitnesszone AG (nachfolgend: Widerspruchs-
gegnerin) wurde am 23. Juni 2017 in Swissreg veröffentlicht. Die Marke
sieht wie folgt aus



und beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den Dienstleistun-
gen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivi-
täten" in Klasse 41.
A.b Am 20. September 2017 erhob Alfred Enzensberger, vertreten durch
die Isler & Pedrazzini AG (nachfolgend: Widersprechender), Widerspruch
gegen diese Markeneintragung beim Eidg. Institut für Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Institut). Er stützte den Widerspruch auf seine internationale
Registrierung IR 1'373'185 "clever fit (fig.)". Diese Wort-/Bildmarke sieht
wie folgt aus




und ist für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 32, 35, 44,
45 sowie in Klasse 41 für die nachfolgenden Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 41: Mise à disposition d'installations sportives; services de salles
de gymnastique; mise à disposition d'installations de loisirs; formations;
services de mise en place et de réalisation d'ateliers (formation); services
de mise en place et d'animation de séminaires; entraînement sportif;
coaching; publication de périodiques sous forme électronique, y compris
sur Internet.
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Der Widersprechende führte zur Begründung aus, die Widerspruchsmarke
sei mit Priorität vom 7. September 2010 hinterlegt worden und damit älter
als die angefochtene Marke. Zwischen beiden Marken bestehe eine Ver-
wechslungsgefahr, denn nicht nur seien die Wortbestandteile beider
Marken identisch, sondern die angefochtene Marke sei auch für identische
und teilweise für höchst gleichartige Dienstleistungen wie die Wider-
spruchsmarke eingetragen.
A.c In Anbetracht, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein im Zeit-
punkt des Widerspruchs noch hängiges Gesuch um internationale Regist-
rierung handelte, sistierte das Institut das Widerspruchsverfahren in
analoger Anwendung von Art. 23 MSchV mit Verfügung vom 28. Septem-
ber 2017 bis zum Abschluss des Registrierungsverfahrens der Wider-
spruchsmarke als internationale Marke.
A.d Nachdem die Widerspruchsmarke IR 1 373 185 "clever fit (fig.)" am
11. April 2018 in der Schweiz zum Schutz zugelassen wurde, hob das Insti-
tut gleichentags die Sistierung des Widerspruchsverfahrens auf und setzte
der Widerspruchsgegnerin Frist zur Erstattung einer Widerspruchsantwort
an.
A.e Trotz mehrmalig gewährter Fristerstreckung, reichte die Widerspruchs-
gegnerin keine Stellungnahme ein. In der Folge schloss das Institut mit
Verfügung vom 31. Oktober 2018 das Instruktionsverfahren.
A.f Das Institut hiess den Widerspruch mit Verfügung vom 7. Februar 2019
gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke. Zur Begrün-
dung hielt es fest, dass die angefochtene Marke und die Widerspruchs-
marke für die gleichen Dienstleistungsbereiche eingetragen seien. Beide
Zeichen beinhalteten die gleichen verbalen Elemente, weshalb die
Zeichenähnlichkeit in klang-, schriftbildlicher und semantischer Hinsicht
ohne Weiteres zu bejahen sei.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend:
Beschwerdeführerin) am 13. Februar 2019 beim Bundesverwaltungsge-
richt Beschwerde. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäss die Auf-
hebung der angefochtenen Verfügung und die Abweisung des Wider-
spruchs unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdegegners. Zur Begrün-
dung führt sie einzig an, dass es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um
die ältere, sondern um die jüngere Marke handle. Die angefochtene Marke
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sei nämlich bereits am 23. Juni 2017 in der Schweiz ins Markenregister
eingetragen worden. Die spätere Eintragung der Widerspruchsmarke am
11. April 2018 habe "irrtümlicherweise" dazu geführt, dass diese "rückwir-
kend mit Wirkung ab 20. Februar 2017 in der Schweiz zugelassen" worden
sei. Die Beschwerdeführerin sei daher Inhaberin der älteren Marke,
weshalb der Widerspruch nicht hätte gutgeheissen werden dürfen. Pro-
zessual beantragte sie ausserdem, der Beschwerde sei die aufschiebende
Wirkung zu erteilen.
C.
Mit instruktionsrichterlicher Verfügung vom 27. Februar 2017 wurde fest-
gestellt, dass der Beschwerde von Gesetzes wegen aufschiebende
Wirkung zukommt, ohne dass es hierzu einer richterlichen Anordnung
bedarf.
D.
Mit Beschwerdeantwort vom 15. Mai 2019 beantragt der Beschwerde-
gegner die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Die Beschwerdefüh-
rerin gehe fehl in der Annahme, sie verfüge über die ältere Marke, denn
das massgebende Datum für den Schutzbeginn der Widerspruchsmarke
sei der 20. Februar 2017, weshalb diese älter als die angefochtene Marke
sei.
E.
In der Vernehmlassung vom 17. Mai 2019 beantragt das Institut (nach-
folgend: Vorinstanz) die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Bei
der Widerspruchsmarke handle es sich um die ältere Marke. Zur Prüfung
eines Gesuchs um internationalen Registrierung verfüge die Schweiz ab
Versand der entsprechenden Mitteilung über 18 Monate Zeit. Vorliegend
sei der Schweiz das am 20. Februar 2017 hinterlegte Gesuch um interna-
tionale Registrierung der Widerspruchsmarke am 2. November 2017 mit-
geteilt worden. Damit sei die der Widerspruchsmarke am 11. April 2018
gewährte Zulassung zum Markenschutz innert Frist erfolgt. Da die ange-
fochtene Marke am 20. Juni 2017 und damit vier Monate nach der Wider-
spruchsmarke hinterlegt worden sei, handle es sich um das jüngere
Zeichen.
F.
Infolge Ausbleibens einer Stellungnahme seitens der Beschwerdeführerin
teilte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien in seiner Verfügung vom
25. Juni 2019 mit, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.
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G.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten
Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-
gegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvor-
schuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwer-
deführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und
beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzu-
treten.
2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter-
nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re-
gister und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f.
MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke
zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG).
2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke
gegen eine jüngere Marke innerhalb von drei Monaten nach der Veröffent-
lichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorlie-
gend wird von der Beschwerdeführerin bestritten, dass die Widerspruchs-
marke die ältere Marke ist.
2.2.1 Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind beide Mit-
gliedstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerbli-
chen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ,
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SR 0.232.04), als auch des Madrider Abkommens über die internationale
Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA,
SR 0.232.112.3) und des Protokolls zum Madrider Abkommen über die in-
ternationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP,
SR 0.232.112.4). Gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. a MMP ist eine Marke ab Da-
tum der internationalen Registrierung oder Eintragung bei jeder der betei-
ligten Vertragsparteien ebenso geschützt, wie wenn die Marke unmittelbar
bei der zuständigen Behörde dieser Vertragspartei hinterlegt worden wäre.
Der Schutz der Marke beginnt demnach in jedem Vertragsstaat mit dem
Datum der internationalen Registrierung (LARA DORIGO/GREGOR WILD, in:
Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 46 Rz. 5).
Die internationale Eintragung verläuft im Vergleich zum Schweizer Verfah-
ren umgekehrt ab. Die materielle Prüfung nach dem jeweils anwendbaren
Designationsstatut wird erst nach der Eintragung im Register vorgenom-
men (DORIGO/WILD, a.a.O., Vorb. Art. 44-46a Rz. 6).
2.2.2 Die internationale Registrierung IR 1'373'185 "clever fit (fig.)" wurde
am 20. Februar 2017 bei der Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) eingetragen. Die Mitteilung zur Prüfung der Schutzaus-
dehnung der internationalen Registrierung in der Schweiz erfolgte am
2. November 2017. Mit Verfügung vom 11. April 2018 gewährte die
Vorinstanz der internationalen Registrierung den Markenschutz in der
Schweiz. Dieser Schutz gilt rückwirkend auf den Zeitpunkt der internatio-
nalen Eintragung, was vorliegend für IR 1'373'185 "clever fit (fig.)" der
20. Februar 2017 ist. Die angefochtene Marke Nr. 703'878 "CLEVERFIT
(fig.)" hingegen wurde am 20. Juni 2017 hinterlegt und am 23. Juni 2017
ins Markenregister eingetragen. Die Widerspruchsmarke ist somit entge-
gen den Ausführungen der Beschwerdeführerin älter als die angefochtene
Marke. Der Widerspruch durch den Beschwerdegegner als Inhaber der
älteren Marke ist form- und fristgerecht erfolgt (vgl. Art. 31 MSchG und
Art. 20 MSchV).
2.2.3 Die Beschwerdeführerin führt aus, sie habe im vorinstanzlichen Ver-
fahren kein Interesse an einer Stellungnahme gesehen, da die Wider-
spruchsmarke (meint: das Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen
Abschluss des Registrierungsverfahrens betreffend die Widerspruchs-
marke) sistiert worden sei. Indessen ist mit Blick auf die Garantie des recht-
lichen Gehörs festzuhalten, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin
und Widerspruchsgegnerin nach Aufhebung der Sistierung mit Verfügung
vom 11. April 2018 (inkl. zweier Fristverlängerungen sowie der Gewährung
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einer Notfrist mit Verfügung vom 10. Oktober 2018) Gelegenheit zur Stel-
lungnahme eingeräumt hat.
3.
Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG vom Markenschutz aus-
geschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich da-
raus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des
Letztabnehmers (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; BGE 119 II 473 E. 2d
"Radion/Radomat"; Urteile des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009
E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2
"Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/Aroma-
thera"; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/
Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und
nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und
Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere
Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistun-
gen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina/Orfina"; MATTHIAS
STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz / Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017,
Art. 3 N. 154)
4.
4.1 In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die
im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen (EUGEN
MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und
11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren-
verzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, in: Michael Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2017, Art. 3 N. 51;
RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen
Markenrecht, 2015, S. 145 f.). Das Dienstleistungsverzeichnis der Wider-
spruchsmarke in Klasse 41 lautet: "Mise à disposition d'installations spor-
tives; services de salles de gymnastique; mise à disposition d'installations
de loisirs; formations; services de mise en place et de réalisation d'ateliers
(formation); services de mise en place et d'animation de séminaires; en-
traînement sportif; coaching; publication de périodiques sous forme élec-
tronique, y compris sur internet".
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Die Bereitstellung von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen, der Betrieb
eines Fitnessstudios, aber auch Ausbildungs- und Publikationsdienst-
leistungen richten sich an ein breites Publikum: In erster Linie werden sie
von gesundheits- und sportinteressierten Endabnehmer in Anspruch
genommen, können sich aber auch an Fachleute wie z.B. Ausbildner oder
Sportler richten (Urteile des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 4.2
"WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]",
B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 4.1.3 "PALLAS/Pallas Seminare
[fig.]", B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.2 "SWISSVIEW [fig.]/VIEW",
B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 6 "HOME BOX OFFICE/Box Office").
4.2 Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen der
Prüfung einer allfälligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in
Bezug auf die Frage zu dessen Aufmerksamkeit, von Bedeutung. Je höher
die Aufmerksamkeit bei der in Inanspruchnahme der fraglichen Dienst-
leistungen, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der ange-
sprochenen Abnehmerkreise (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 4.2
"WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.];
JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 50).
Die in Klasse 41 beanspruchten Sport-, Unterhaltungs- und Ausbildungs-
dienstleistungen werden von einem breiten Publikum mit einer gewissen
Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in
Anspruch genommen (Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 4.2 "WORLD
ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]",
B-3012/2012 E. 4.2.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]", B-8028/2010
E. 4.2.3 "SWISSVIEW [fig.]/VIEW").
5.
Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Dienstleistungen der sich ge-
genüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.
5.1 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister, soweit nicht aufgrund einer Nichtge-
brauchseinrede eine Einschränkung gegeben ist (Urteile des BVGer
B-6173/2018 E. 3.2 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH
ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5294/2016 vom 31. Oktober 2018 E. 2.2
"MEISTER/ZeitMeister", B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 2.2 "Quantex/
Quantum CapitalPartners"). Für die Annahme gleichartiger Waren und
Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein
sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche
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Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen
Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-1327/2019
vom 9. September 2019 E. 3.3 "Mobalpa/Mobalpa", B-2354/2016 vom
29. März 2017 E. 3.2.1 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA Technische Gebäudeaus-
rüstung [fig.]", B-597/2013 vom 18. Juli 2014 E. 4.1 "EMC/EMIC" m.H.,
B-2710/2012 vom 23. Mai 2012 E. 4.1 "AON/AONHewitt [fig.]",
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). Zwischen
Dienstleistungen besteht Gleichartigkeit, wenn der Eindruck einer einheit-
lichen "Organisationsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und
eines wirtschaftlich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird (Urteile
des BVGer B-6173/2018 E. 3.2 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/
ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-2354/2016 E. 3.2.2 "ALLIANZ/
ALLIANZ TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 290; MARBACH, SIWR III/1, N. 851 f.).
5.2 Der Widerspruch richtet sich gegen die von der Beschwerdeführerin für
ihr Zeichen in der Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen "Erziehung,
Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten". In Klasse
41 beansprucht die Widerspruchsmarke die Dienstleistungen "Mise à
disposition d'installations sportives; services de salles de gymnastique;
mise à disposition d'installations de loisirs; formations; services de mise en
place et de réalisation d'ateliers (formation); services de mise en place et
d'animation de séminaires; entraînement sportif; coaching; publication de
périodiques sous forme électronique, y compris sur Internet". Damit bean-
spruchen beide Marken Ausbildungs- und Erziehungsdienstleistungen
sowie sportliche Aktivitäten. Lediglich die Dienstleistungen "Unterhaltung"
und "kulturelle Aktivitäten" werden einzig von der angefochtenen Marke be-
ansprucht. Jedoch lassen sich Unterhaltung und sportliche Aktivitäten nicht
klar abgrenzen. Unterhaltung leistet häufig einen kulturellen Beitrag und
Sport hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Unterhaltungsindustrie
hin entwickelt. Ebenfalls in enger Beziehung zu sportlichen Aktivitäten
stehen Ausbildung und Erziehung. Zum einen verwischen die Grenzen
zwischen reiner Unterhaltung und der Ausbildung, wird doch immer
häufiger versucht, lehrreiche Inhalte mit einem unterhaltenden Rahmen zu
versehen, was mittels des Begriffs "Infotainment" umschrieben wird. Zum
anderen besteht bereits seit der Antike eine enge Verknüpfung zwischen
Erziehung und Sport, kann letzterer auch als Bestandteil der ersteren
verstanden werden. Vor diesem Hintergrund ist etwa auch die Verwendung
des Begriffs "Leibeserziehung" zu erklären. Zudem dienen die mittels
sportlicher und kultureller Veranstaltungen gegenüber Menschen und
Kulturen vermittelten Werte und Einstellungen der Erziehung in einem
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weiteren Sinn (vgl. Urteil des BVGer B-8006/2010 vom 12. März 2012
E. 4.3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]"). Es lässt sich demnach
– der Argumentation der Vorinstanz folgend und von der Beschwerdefüh-
rerin auch nicht bestritten – festhalten, dass zwischen den sich gegenüber-
stehenden Dienstleistungen soweit nicht Identität zumindest eine Gleichar-
tigkeit besteht.
6.
Angesichts der unbestrittenen Identität bzw. Gleichartigkeit der bean-
spruchten Dienstleistungen gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend eine
Zeichenähnlichkeit besteht.
6.1 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/
Boks", 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat", Urteil des BVGer B-6173/2018
E. 3.3 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC
FORUM [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41; MAR-
BACH, SIWR III/1, N. 864). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der
Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massge-
bend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zur
Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc
"Securitas"; Urteile des BVGer B-1327/2019 E. 3.5 "Mobalpa/Mobalpa",
B-6173/2018 E. 3.3 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH
ECONOMIC FORUM [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 872 ff.). Für
Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten
Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt
werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für
den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke
sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese
das Erinnerungsbild gleichermassen prägen (Urteil des BVGer
B-6173/2018 E. 3.3 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH
ECONOMIC FORUM [fig.]"). Entsprechend kann bereits angesichts einer
hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement
eine Verwechslungsgefahr resultieren (MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.).
Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort/Bildmarke nur wenig kenn-
zeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund
(Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/
ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011
E. 6.1.2 m.H. "HÖFER FAMILY OFFICE [fig.]/HOFER"). Beim Zeichenver-
gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer
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B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 m.H. "Adwista/ad-vista";
MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das
angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig
vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die
Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE
vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinne-
rungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MAR-
BACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erschei-
nungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3
"WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").
Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Be-
urteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden
(MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b
"Kamillosan"). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit
dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche be-
einflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des
BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull, Bull/Stierbräu").
Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist
zulässig (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.3 "WORLD ECONOMIC
FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]; MARBACH, SIWR III/1,
N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club").
6.2 Vorliegend stehen sich die zwei Wort-/Bildmarken "clever fit (fig.)" und
"CLEVERFIT (fig.)" gegenüber. Die angefochtene Marke "CLEVERFIT
(fig.)" übernimmt die Wortelemente "clever" und "fit" der Widerspruchs-
marke vollständig. Grundsätzlich begründet allein dies eine Zeichen-
ähnlichkeit (Urteile des BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1
"Hirsch/Apfelhirsch", B-5294/2016 E. 5.1 "MEISTER/ZeitMeister",
B-3012/2012 E. 6.2 "PALLAS/Pallas Seminar [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1,
N. 869). Zulässig ist die Übernahme einer älteren Marke nur ausnahms-
weise, und zwar, wenn sie derart mit der neuen Marke verschmilzt, dass
dieser Bestandteil nur noch als untergeordneter Teil der jüngeren Marke
erscheint (Urteile des BVGer B-552/2017 E. 5.2 m.H. "Hirsch/Apfelhirsch",
B-5294/2016 E. 5.1 "MEISTER/ZeitMeister", B-5697/2016 vom 27. Juni
2018 E. 5.1 f. "Manufactum/espresso manufactum", B-3328/2015 vom
18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray"; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 128). Vorliegend ist dies nicht der Fall: Dass die übernommenen
Wortelemente im Unterschied zur Widerspruchsmarke zusammen und in
Majuskeln geschrieben werden, stellt die Zeichenähnlichkeit nicht in Frage.
Sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild bleiben die beiden Begriffe der
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Widerspruchsmarke im angefochtenen Zeichen klar individualisierbar und
als prägende Bestandteile erkennbar (Urteile des BVGer B-552/2017
E. 5.2 "Hirsch/Apfelhirsch", B-5294/2016 E. 5.2 "MEISTER/ ZeitMeister").
6.3 Hingegen kann ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichen-
ähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/
Seccolina", 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; Urteile des BVGer B-552/2017
E. 5.3 "Hirsch/Apfelhirsch", B-5294/2016 E. 5.3 m.H. "MEISTER/ZeitMeis-
ter"). Voraussetzung hierfür ist, dass die Konfliktzeichen je einen für den
massgebenden Verkehrskreis auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt
aufweisen und dieser zudem spontan erkannt und verstanden wird (Urteile
des BVGer B-5294/2016 E. 5.3 "MEISTER/ZeitMeister", B-3328/2015
E. 8.3.1 "Stingray/Roamer Stingray").
6.3.1 Die Vorinstanz bringt vor, dass die aus den Begriffen "clever" und "fit"
bestehende Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den hier mass-
gebenden Dienstleistungen im Sinn von "cleveres gesund", "cleveres in
Form sein" verstanden werde. In dieser Bedeutung sei die Widerspruchs-
marke zwar nicht direkt beschreibend, jedoch dahingehend allusiv, als dass
die Abnehmer erkennen werden, dass sie auf eine clevere Art und Weise
fit werden (vgl. angefochtene Verfügung, Lit. D., Rz. 3). Die Beschwerde-
führerin äussert sich zum Sinngehalt des Zeichens nicht.
6.3.2 Die Begriffe "clever" und "fit" stammen beide ursprünglich aus dem
Englischen und sind mittlerweile eingedeutscht (vgl. Einträge zu "clever"
und "fit" in: DUDEN, abrufbar unter: ). Als "clever" gilt
wer, etwas "mit Schläue und Wendigkeit alle vorhandenen Fähigkeiten ein-
setzend und geschickt alle Möglichkeiten nutzend" tut (vgl. Eintrag zu
"clever", in: DUDEN, a.a.O.). "Fit" ist, wer in guter körperlicher Verfassung
ist, und/oder leistungsfähig/tüchtig/qualifiziert/befähigt ist (vgl. Eintrag zu
"fit", in: DUDEN, a.a.O.). Damit versteht zumindest der deutschsprachige
Abnehmer unter "clever fit" ohne Gedankenaufwand, dass er mittels der
derart gekennzeichneten Dienstleistungen auf kluge Art und Weise gesund
bzw. leistungsfähig wird. Der Sinngehalt ist – auch wenn die Begriffe wie
bei der angefochtenen Marke zusammengeschrieben sind – erkennbar.
Dies ist umso mehr der Fall, als beide Marken für Erziehungs-, Ausbil-
dungs- und sportsbezogene Dienstleistungen hinterlegt worden sind.
6.3.3 Angesichts dessen, dass die angefochtene Marke die Wortelemente
der Widerspruchsmarke integral übernimmt, und beide Marken für
B-970/2019
Seite 13
identische bzw. gleichartige Dienstleistungen hinterlegt sind, liegen keine
Unterschiede im Sinngehalt beider Zeichen vor.
6.4 Bleibt zu prüfen, ob sich die zu vergleichenden Wort-/Bildmarken auch
in der grafischen Ausgestaltung ähneln.
6.4.1 Die grafische Gestaltung der zweizeiligen Widerspruchsmarke
"clever fit (fig.)" ist derart, dass die Begriffe "clever" und "fit" übereinander
in Kleinbuchstaben und in fetter Schrift stehen. An sich unterscheidet sich
die gewählte Schrift nicht besonders von einer üblichen Computerschrift.
Indes zieht der obere Begriff "clever" leicht schräg nach oben, sodass das
Wort insgesamt nach links lehnt und mit den ersten vier Buchstaben hinter
den Buchstaben "f" und "i" des darunter stehenden "fit" liegt. Demgegen-
über steht der Begriff "fit" horizontal und ist in einer dreimal grösseren
Schriftgrösse als das obere "clever" geschrieben. Damit wirkt "fit" massiger
als "clever". Optisch ist die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke
wahrnehmbar und enthält mit der Hochziehung und Versetzung des oberen
Begriffs ein perspektivisches Element. Angesichts dessen, dass sich die
grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke auf die Gestaltung der
Wortelemente konzentriert, wird der Fokus von der Grafik allerdings zurück
auf das Wort gelenkt (Urteil des BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010
E. 6.1 f. "terroir [fig.]").
6.4.2 Die angefochtene Marke wiederum setzt sich aus der Wortkombina-
tion "CLEVERFIT" und einer Grafik zusammen. Das Wortelement ist in
Majuskeln in einer üblichen Computerschrift geschrieben. Die Grafik, wel-
che aus einer in einem Halbkreis stehenden abstrakten menschlichen
Silhouette besteht, steht dem Begriff vor und überragt es um ein dreifa-
ches. Die dargestellte Person steht auf einem Bein und hält einen Arm nach
unten und den anderen nach oben gestreckt. Sowohl die Arme wie auch
das dargestellte Bein sind zur Spitze hin verengt gezeichnet. Weiter steht,
vom Körper der Figur leicht abgesetzt, auf Höhe deren Körpermitte ein
nach rechts gezeichneten Strich. Dieser ist, anders als die Arme und Beine
der Figur, nicht zur Spitze hin verengt, sondern in derselben Art und Breite
wie die Linie des Halbkreises gezeichnet: Er erscheint wie ein Balken. Trotz
dieser divergierenden Gestaltung kann dieser Balken oder Strich aufgrund
seiner Positionierung als das zweite, nach rechts gestreckte Bein der Figur
verstanden werden. Schliesslich kann in all diese grafischen Elemente
auch das Akronym "CF" erkannt werden: So deutet der Halbkreis aufgrund
seiner Positionierung und Öffnung den Buchstaben "C" an und die
abstrakte Silhouette mit ausgestrecktem Arm und Bein ist als Buchstabe
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Seite 14
"F" lesbar. Damit nimmt die vorangestellte Grafik der angefochtenen Marke
abstrakt Bezug auf die jeweiligen Anfangsbuchstaben der Begriffe "clever"
und "fit". Allerdings springt es dem Betrachter beim ersten Betrachten nicht
ohne weiteres ins Auge, dass es sich möglicherweise um ein stilisiertes
Akronym handelt. So oder anders ist aber in Bezug auf das grafische Ele-
ment der angefochtenen Marke festzuhalten, dass dieses ein eigenständi-
ges Zeichenelement ist und den Gesamteindruck der angefochtenen
Marke mitprägt.
6.4.3 Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass die grafischen Gestaltun-
gen der Vergleichszeichen unterschiedlich sind. Die eigenständige Grafik
der angefochtenen Marke hat keine Ähnlichkeit zur Schriftgestaltung der
Widerspruchsmarke. Wohl können in der Grafik der angefochtenen Marke
bei genauem Betrachten Hinweise auf die gemeinsamen Wortelemente
beider Zeichen erkannt werden, doch reicht dies nicht aus, um eine Ähn-
lichkeit in den grafischen Elementen der Zeichen zu bejahen.
6.5 Damit besteht im Gesamteindruck zwischen den im Widerspruch ste-
henden Marken auf phonetischer, lexikalischer und schriftbildlicher Ebene
eine Übereinstimmung, denn die Wortelemente beider Marken sind gleich.
Wohl bestehen in den grafischen Gestaltungen beider Zeichen Unter-
schiede, doch bewirken diese für sich alleine nicht, dass eine Zeichenähn-
lichkeit zu verneinen wäre (Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni
2019 E. 5.7 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]", B-450/2017 vom
16. März 2018 E. 5.5 "FM1 [fig.]/1.FM", B-3012/2012 E. 6.6 "PALLAS/Pal-
las Seminare [fig.]"). Es ist der Vorinstanz daher zu folgen (vgl. angefoch-
tene Verfügung, Lit. C, Rz. 2), wenn diese auf eine Zeichenähnlichkeit
schliesst.
7.
Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamt-
betrachtung unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der
massgeblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke zu beurteilen.
7.1 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und
der Gleichartigkeit der Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten
sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungs-
funktion gefährden (BGE 127 III 160 E. 2a "Securitas"; Urteil des BVGer
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Seite 15
B-6173/2018 E. 3.4 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECO-
NOMIC FORUM [fig.]"). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn
eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmit-
telbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen
Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrich-
tige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen,
dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen
stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 96 E. 2a
"Orfina/Orfina"; BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"; BGE 122 III 382 E. 1
"Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b
"Stoxx/StockX [fig.]"; Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 3.4 m.H. "WORLD
ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]).
7.2 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall
der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder
Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen,
da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berück-
sichtigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 45). Für schwächere Marken ist der ge-
schützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken
genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinrei-
chende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamil-
losan", Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC
FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-6046/2008 vom
3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies
KING SIZE [fig.]"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren
wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen
Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol";
Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC
FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-5294/2016 E. 2.6
"MEISTER/ZeitMeister"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hin-
weise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck
oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von
den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand
verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen
(BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteile des BVGer
B-6173/2018 E. 3.5 "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECO-
NOMIC FORUM [fig.]", B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noble-
wood"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen
überein, begründet dies keine Verwechslungsgefahr, es sei denn, die
Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer ihres Gebrauchs, der Inten-
sität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit
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Seite 16
erlangt, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (Urteil
des BVGer B-6173/2018 E. 6.1 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/
ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). Stark sind demgegenüber Marken,
die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich
im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan" m.H.;
Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; Urteil des
BVGer B-6173/2018 E. 3.5 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/
ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979). Die
Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrak-
ten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten
Umstände zu beurteilen (Urteile des BVGer B-6046/2008 E. 3.2 "R Roth-
mans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-4511/2012 vom
8. August 2014 E. 3.3 "DROSSARA/DROSIOLA").
7.3 Vorliegend handelt es sich bei der Widerspruchsmarke "clever fit [fig.]",
wie bereits in E. 6.4.2 hiervor festgestellt, um eine Marke, deren Sinngehalt
im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen zumindest
stark allusiv ist. Entsprechend schöpft die Widerspruchsmarke ihre Kenn-
zeichnungskraft aus der Kombination mit der grafischen Gestaltung der
Wörter. Allerdings handelt es sich bei der Gestaltung des Schriftschnitts
und der verschiedenen Schriftgrössen nicht um besonders kennzeich-
nungskräftige Gestaltungselemente. Insoweit geht die Vorinstanz gesamt-
haft von einer leicht reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke aus (angefochtene Verfügung, S. 4). Nach dem soeben Gesagten
besitzt die Widerspruchsmarke indessen nicht nur eine leicht reduzierte,
sondern eine deutlich reduzierte Kennzeichnungskraft und damit einen ver-
minderten Schutzumfang (Urteil des BVGer B-6173/2018 E. 6.5 "WORLD
ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").
7.4 Das Entstehen einer Verwechslungsgefahr beurteilt sich in einer Ge-
samtbetrachtung. Vorliegend sind die Vergleichszeichen für gleiche bzw.
gleichartige Dienstleistungen hinterlegt (vgl. E. 5.2 hiervor), weshalb nicht
schon geringste Abweichungen in den Zeichen ausreichen, um eine Ver-
wechslungsgefahr zu bannen. Hingegen verfügt die Widerspruchsmarke –
wie soeben festgestellt – über einem verminderten Schutzumfang, weshalb
bereits bescheidenere Abweichungen genügen, um eine hinreichende Un-
terscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile
des BVGer B-6173/2018 E. 3.6 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/
ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]", B-6046/2008 vom 3. November 2010
E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").
Weiter stimmen die Vergleichszeichen einzig in den, im Zusammenhang
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Seite 17
mit den strittigen Dienstleistungen, kennzeichnungsschwachen Wortele-
menten überein (vgl. E. 6.5 hiervor). Wohl werden diese Elemente von der
angefochtenen Marke integral übernommen, doch sie ergänzt sie mit einer
eigenständigen und unterscheidungskräftigen Grafik, welche sich wiede-
rum deutlich von der Widerspruchsmarke unterscheidet. Während die gra-
fische Gestaltung der Widerspruchsmarke angesichts dessen, dass sie
nichts weiteres als die grafische Gestaltung deren Buchstaben umfasst,
den Fokus wieder auf die Wortelemente zieht (vgl. E. 6.4.1 hiervor), enthält
die angefochtene Marke ein selbständiges, den Gesamteindruck des
Zeichens mitprägendes grafisches Element (vgl. E. 6.4.2 hiervor). Diese
Grafik, in welcher das Akronym CF nicht sofort erkennbar ist (vgl. E. 6.4.2
hiervor in fine), unterscheidet sich deutlich und in hinreichendem Masse
von der Widerspruchsmarke. Die grafischen Gestaltungen beider Zeichen
haben nichts gemein, und der von ihnen vermittelte Eindruck ist derart ver-
schieden, dass die Gefahr einer Fehlzurechnung ausgeschlossen werden
kann. Damit reichen die festgestellten Unterschiede in der grafischen Ge-
staltung des angefochtenen Zeichens, obwohl die Zeichen in den kenn-
zeichnungsschwachen Wortelementen übereinstimmen (vgl. E. 6.5 und
E. 7.3 hiervor), aus, um eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zei-
chen zu bannen (Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 6.5 "WORLD
ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.],
B-5972/2017 E. 6.5 und 6.8 "Medical Park [fig.]/ Medical Reha Park [fig.]",
B-450/2017 vom 16. März 2018 E. 5.5 "FM1 [fig.]/1.FM").
8.
Im Ergebnis ist die Beschwerde aus den dargelegten Gründen gutzuheis-
sen und der angefochtene Widerspruchsentscheid Nr. 15715 vom 7. Feb-
ruar 2019, soweit er die Gutheissung des Widerspruchs vorsah, aufzu-
heben. Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke Nr. 703878
"CLEVERFIT (fig.)" im schweizerischen Markenregister zu belassen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1
VwVG).
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
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Seite 18
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Wi-
dersprechenden an der Löschung beziehungsweise der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen ist praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen (BGE 133 III 490 E. 3.3). Von
diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Es rechtfertigt
sich daher, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festzulegen. Als unter-
liegende Partei sind diese Kosten dem Beschwerdegegner gänzlich aufzu-
erlegen (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Der von der Beschwerdeführerin in dieser
Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.
9.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie
aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als ob-
siegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf
Fr. 800.– festgelegt und sind vom Beschwerdegegner vorgeleistet worden.
In Bestätigung von Dispositivziffer 3 des angefochtenen Widerspruchs-
entscheids Nr. 15715 vom 7. Februar 2019 verbleibt die Widerspruchsge-
bühr bei der Vorinstanz. Indessen sind die Kosten für das erstinstanzliche
Verfahren dem unterliegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen und mit
der von ihm bereits vorgeleisteten Widerspruchsgebühr zu verrechnen. Die
Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner daher keine Kosten zu
ersetzen und Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung ist in diesem
Punkt aufzuheben.
9.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Partei-
entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere
notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Kosten der Vertretung
umfassen namentlich das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine
nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung (Art. 8 Bst. a VKGE). Vorlie-
gend ist die Beschwerdeführerin weder anwaltlich vertreten, noch hat sie
notwendige Auslagen geltend gemacht. Damit sind ihr im Beschwerdever-
fahren verhältnismässig geringe Kosten entstanden, weshalb von der Zu-
sprechung einer Parteientschädigung im Beschwerdeverfahren abgese-
hen werden kann (Art. 7 Abs. 4 VGKE; MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Müller/
Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren (VwVG), 2019, Rz. 13, 16 und 19 zu Art. 64).
B-970/2019
Seite 19
9.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz, ob und in welchem
Umfang die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren
von der unterliegenden zu ersetzen sind. In Dispositivziffer 4 des angefoch-
tenen Widerspruchsentscheids Nr. 15715 vom 7. Februar 2019 sprach die
Vorinstanz dem Beschwerdegegner für das erstinstanzliche Verfahren auf-
grund seines Obsiegens und der Tatsache, dass er anwaltlich vertreten
war, eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.– zu. Dem Verfahrensausgang
zufolge gilt der Beschwerdegegner aber auch im Widerspruchsverfahren
als nunmehr unterliegende Partei, weshalb Dispositivziffer 4 der angefoch-
tenen Verfügung in diesem Punkt abzuändern ist. Vielmehr stünde der nun-
mehr obsiegenden Beschwerdeführerin bzw. Widerspruchsgegnerin eine
Parteientschädigung zu. Allerdings spricht die Vorinstanz einer nicht ver-
tretenen Partei im Falle eines Obsiegens einzig einen Spesenersatz zu,
falls dieser den Betrag von Fr. 50.– übersteigt (vgl. Richtlinien in Marken-
sachen vom 1. Januar 2019, Teil 1, Titel 7.3.2.2, S. 48, abrufbar unter:

dokumente-und-links-marken.html). Da die nun obsiegende Widerspruchs-
gegnerin/Beschwerdeführerin dazu keine Anträge stellt und sich im vor-
instanzlichen Widerspruchsverfahren weder vertreten, noch vernehmen
liess, ist davon auszugehen, dass ihr im vorinstanzlichen Verfahren keine
zu entschädigenden Kosten entstanden sind. Damit ist Dispositivziffer 4
des angefochtenen Widerspruchsentscheids dahingehend abzuändern,
dass im vorinstanzlichen Verfahren keine Parteientschädigung zuzuspre-
chen ist.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es
erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.


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Seite 20
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen.
1.2 Die Dispositivziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 7. Februar
2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15715 wird dahingehend abgeändert,
dass der Widerspruch vollumfänglich abgewiesen wird.
1.3 Die Dispositivziffer 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 7. Februar
2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15715 wird aufgehoben. Die
Vorinstanz wird angewiesen, die Eintragung der Schweizer Marke
Nr. 703878 "CLEVERFIT (fig.)" im schweizerischen Markenregister zu be-
lassen.
2.
2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'500.– werden dem
Beschwerdegegner auferlegt. Er hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung
dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
2.2 Der Beschwerdeführerin wird der einbezahlte Kostenvorschuss von
Fr. 4'500.– aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
2.3 Die Dispositivziffer 3 der Verfügung der Vorinstanz vom 7. Februar
2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15715 betreffend die vorinstanzlichen
Verfahrenskosten wird bestätigt.
3.
3.1 Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen
gesprochen.
3.2 Die Dispositivziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 7. Februar
2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15715 wird dahingehend abgeändert,
dass für das Widerspruchsverfahren keine Parteientschädigung gespro-
chen wird.

B-970/2019
Seite 21
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungs-
formular sowie Beschwerdebeilagen zurück)
– den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. W15715; Einschreiben; Vorakten zurück)


Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Sabine Büttler



Versand: 14. Februar 2020