T.C. BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/513 Esas
KARAR NO: 2020/96
DAVA: Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)
DAVA TARİHİ: 18/09/2017
KARAR TARİHİ: 17/06/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin 2005 yılından beri bilişim ve teknoloji sektöründe olduğunu, 12/02/2008 tarihinde "......" markasının müvekkilleri adına tescil edildiğini, davalı tarafın ...... markası ile kendi markaları arasında iltibas riski olduğunu,....., tarafından bile davalı şirketin adının altına, müvekkil marka ve logosunun yanlışlıkla basıldığını, içerisinde teknoloji firmalarını bulunduran ....... 'ın bile karıştırdığı markaları herkesin karıştırabileceğini, davalı şirketin müvekkilleri ile aynı alanda faaliyet gösterdiğini, müvekkil markasının ününden yararlanıp, haksız kazanç elde etmeye çalıştığını, davalı şirket markası ile müvekkillerine ait markanın benzer olduğuna YİDK ve Ankara ...... FSHHM tarafından karar verildiğini, davalı tarafın, Üsküdar ..... Noterliği 25.04.2017 tarihli ..... yevmiye nolu ihtarnamesi İle ihtar edildiğini, marka tecavüzünün durdurulmasının istendiğini, davalı tarafın ise Bakırköy ..... Noterliğinin 22.05.2017 tarih ..... yevmiye nolu ihtarnamesi ile cevaben, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu, tecavüzü sonlandıracak bir girişimde bulunmayacağım bildirdiğini, davalı tarafın kullanımlarının kötü niyetli olduğunu, davalı tarafın cevaben verdiği ihtarnamede, birkaç otomotiv firması için yazılım hizmeti verdiğini belirttiğini ancak gerçeğin aksi yönde olduğunu, davalı tarafın web sitesindeki referanslar kısmından da bu durumun görülebileceğini. bu nedenlerle markaya tecavüzün önlenmesini, müvekkiline ait tescilli markanın kullanıldığı tabelaların sökülmesini, web sitesinin kapatılmasını, reklam vasıtası basılı evrakların toplatılmasını, 10.000 TL maddi tazminatın ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, davalı şirkete ait ticaret unvanının değiştirilmesini, ...... markasının hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesi ile, huzurda bulunan dava ile aynı konuda yine işbu davanın tarafları arasında Ankara ..... FSHHM’de ..... Esas sayısı ile davanın görüldüğünü, bu nedenle HMK. 114 gereği ikame edilen davanın hukuka uygun olmadığını, Ankara ...... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen davada 35. Sınıf yönünden davanın reddine karar verildiğini, kısmen kabul kısmen ret kararına karşı istinaf yoluna başvuracaklarını, "......" sözcüğünün yazılım ile alakalı bir tanım olduğunu, idea sözcüğünün ise çok farklı anlama geldiğini, ....... sözcüğünün ise yazılım kelimesinin İngilizce karşılığı olan ......... sözcüğünün kısaltılmış hali olduğunu ve yazılım alanında çok yaygın kullanıldığını, davacının iddia ettiği gibi müvekkillerinin davacının bilinirliğinden yararlanma çabasının olmadığını, davacı markası ile müvekkilinin markası arasında görsel, işitsel, biçimsel ve anlamsal benzerlik bulunmadığını, davacı ile müvekkillerinin logo tasarımlarının oldukça farklı olduğunu, davacının karşılaştırmaya tabi markaların iltibas yarattığı iddialarının ise bu nedenle kabul olunamayacağını, bu nedenlerle davanın reddini, yargılama giderleri vc vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;
Ankara ...... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin ...... esas sayılı dosyasının gerekçeli karar örneği celp olunmuş, tetkikinde; davacının ...... Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, davalıların Türk Patent ve Marka Kurumu, ...... Bilgisayar ve İnternet Tekno Yazılım Don. Limited Şirketi olduğu, davanın Türk Patent ve Marka Kurumu'nun YİDK Marka Kararı İptali ve davalıya ait ..... sayılı ...... markasının 09, 38 ve 42.sınıflar ile .... sayılı ...... ibareli 09 ve 35.sınıflardaki markalarının hükümsüzlük talebine yönelik olduğu, yargılama sonunda davanın kısmen kabulü ile TPMK YİDK'nun .... sayılı kararının "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler, elektrikli ve gazlı kaynak makinaları, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektirikli kaynak makina elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar, otomatik satış makinaları, elektrikli açma kapama mekanizmaları, elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler, buhar gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri), buhar jeneratörleri (kazanları), asetilen jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri, sinyaller ve yön siylalleri için kollar, ütü masaları ve kılıflarının biraraya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir) mal ve hizmetleri yönünden kısmen iptaline, ...... sayılı markanın "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler, elektrikli ve gazlı kaynak makinaları, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli ark kesme cihazları, elektirikli kaynak makina elektrotları ve bunlarla aynı işlere sahip robotlar, otomatik satış makinaları, elektrikli açma kapama mekanizmaları, elektrikli-elektriksiz, buharlı ütüler, buhar gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri) buhar jeneratörleri (kazanları), asetilen jeneratörleri, oksijen jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri, sinyaller ve yön siylalleri için kollar, ütü masaları ve kılıfları biraraya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir) mal ve hizmetleri yönünden kısmen hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, Fazlaya dair istemlerin reddine karar verildiği görülmüştür.
Dosya davalı kullanımının davacı kullanımı kapsamında olup olmadığı, markalar arasında iltibas oluşup oluşmadığı, markaya tecavüz koşullarının oluşup oluşmadığı, tarafların sundukları delliler, iddia ve savunmalar kapsamında denetime elverişli ayrıntılı ve gerekçeli rapor tanzim etmek üzere bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişiler 01/02/2019 tarihli ayrıntılı ve gerekçeli raporlarında özetle; "davalı yanın kötüniyetli olup olmadığı hususundaki heyetlerince bir değerlendirme yapılamamak ile birlikte mahkemenin ilgili husustaki değerlendirmelerine göre, mahkemece davalı yanın davalı yanın ticaret unvanının tescil tarihi 17/01/2012 olan tarihinde ve marka tescil başvurularının gerçekleştirildiği tarih ise 23/04/2012 tarihinde kötüniyetli olduğunun ispatlanamadığı, kötüniyetli olmadığı yönündeki heyetlerinin görüşünün yerinde olduğu kabul edilir ise davalı yana ait ticaret unvanının terkini ve markanın hükümsüzlüğü yönündeki talepler bakımından koşulların oluşmadığı, davalı yanın markasının tescilli olduğu sınıflar dışında ve davacı yanın hak sahibi olduğu hizmetlerde yaptığı kullanımlar nedeni ile davalı yanın ilgili eylemlerinin davacı yana ait markaya tecavüz teşkil eder mahiyette olduğu ve ilgili kullanımların gerçekleştirildiği www......com.tr uzantılı alan adı bakımından ise davalı ticaret unvanı terkin edilmeden davalı yana ait www......com.tr uzantılı alan adının tümden erişime engellenmesinin davalı yanın var olan haklarını kullanamayacağı anlamına geleceğinden alınması gereken önlemin davalı yanın alan adına erişimin tümden engellenmesi değil, davalı yanın internet sitesinde yer alan davacı yanın markası üzerinden hak sahibi olduğu emtialarda/hizmetlerdeki markasal kullanımların yer aldığı sayfaların URL'lerine erişimin engellenmesi olması gerektiği, mahkemece davalı yanın kötüniyetli olduğu değerlendirilir ise davalı yana ait ticaret unvanının terkini ve markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi ile ... kayıtlarından davalı yana ait olduğu tespit edilen www......com.tr uzantılı alan adlarına erişimin engellenmesi ile davalı yana ait ,.... kod numaralı markanın hükümsüzlüğü yönündeki taleplerin kabulü ile davalı yana ait ticaret unvanının terkini; davalı yanın gerçekleştirmiş olduğu markasal kullanımların davacı yana ait markalara tecavüz teşkil eder mahiyette olduğunun tespiti ile önlenmesi, haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi ile davalı yan adına tescilli ....... kod numaralı markanın hükümsüzlüğünün gerekeceği, heyetlerinde muhasip bir bilirkişinin bulunmaması nedeni ile davacı yanın mali talepleri bakımından herhangi bir inceleme yapılamadığı" hususlarını tespit ve rapor etmiştir.
Davacı vekili 08/03/2019 havale tarihli dilekçesi ile, bilirkişiler tarafından davalı tarafından kullanılan "......" markası ile müvekkili şirketin "......" markası arasında iltibas bulunduğunun açık bir şekilde tespit edildiğini, bilirkişilerce yapılan tespitler kapsamında davalı şirketin tescil edilmediği bir sınıfta faaliyet gösterdiği ve tescilli olmadığı emtialara ilişkin hizmet verdiği tespit edilmiş olmakla, marka tescilinde kötüniyetli olduğu, bu yönden taleplerinin kabulünün gerektiğini, davalı şirketin kötüniyetli faaliyetlerinin tespiti karşısında, kötüniyetli olmadığı yönündeki kanaat ve görüşe açıkça itiraz ettiklerini, bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu, bu çelişkilerin giderilmesinin gerektiğini, davalı şirketin markasının tescilli olmadığı emtiada yani müvekkili şirketle aynı alanda faaliyet gösterdiğini, müvekkili şirketin "......" markasının 2009 yılından bu yana sektörün lider e-ticaret altyapı sağlayıcısı olup 2009 yılından bu yana ......, ...... Bankası, Türkiye çapındaki ticaret odaları kargo şirketleri ve Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirlikleri içerisinde olup bu başarı neticesinde daha da büyüyerek pazarın lideri konumunu devam ettiğini, müvekkili şirketin büyüklüğünün hacminin aynı alanda faaliyet gösterecek bir teknoloji şirketi tarafından bilinmediği iddiası abesle iştigal olduğunu, davalı şirketin müvekkili şirketin büyüdüğü, yatırım aldığı ve sektördeki pazarın lideri haline geldiği 2012 yılında aynı konuda ve aynı sektörde faaliyet göstermek adına şirket kurmuş olmasının kötüniyetin en açık göstergesi olduğunu, bu nedenle bilirkişi heyeti tarafından itirazları kapsamında şirket merkezinde ek inceleme yapılmasını, tazminat talepleri yönünden heyete hesap uzmanı bilirkişisi dahil edilmek suretiyle yeniden rapor alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili 06/03/2019 tarihli dilekçe ile, bilirkişi raporunda taraflarınca da daha önce belirtilen iyiniyetli tescil konusu vurgulandığını, müvekkilinin 2012 yılından bu yana ticaret unvanını nizasız, fasılasız kullanılmakta olduğundan bilirkişinin de tespit ettiği gibi sicilden terkini gerekliliğinin ortadan kalktığının ortada olduğunu, bilirkişinın davacı yanın müvekkiline ait ..... kod numaralı markasının hükümsüz kılınması talebi ile ilgili değerlendirmesinde çifte benzerlik şartının sağlanmadığı, bu nedenle davacı taleplerinin reddi gerektiğini ifade ettiğini, herhangi bir markanın başka marka gerekçe gösterilerek hükümsüz kılınması talep edildiğinde, hükümsüzlük kararının verilebilmesi için çifte benzerlik şartının oluşması gerekliliği yerleşik içtihat ile sabit olduğunu, çifte benzerlik şartının ise markaların benzer olmasının yanı sıra tescilli oldukları mal ve hizmet sınıflarının da benzer iltibasa sebebiyet verecek kadar yakın olması gerekliliğini ifade etmekte olduğunu, bilirkişinin müvekkili şirkete ait www......com.tr uzantılı alan adlarının sahiplik durumu tespit ederek, alan adının müvekkili şirkete ait olduğunu tespit ettiğini, müvekkili şirkete ait www......com.tr uzantılı alan adının erişime engellenmesine dair davacı taleplerinin mahkemece reddinin gerektiğini, erişim engellenmesi halinde iyiniyetli olan müvekkilinin var olan hakkını artık kullanılmayacağı ve bu nedenle hak kaybına uğratılacağı anlamına geleceğini, bu nedenle davacının bu yöndeki taleplerinin mahkemece kabul edilmemesini, davanın reddini talep etmiştir.
Dosya mahallinde taraf defterlerini inceleme yetkisi verilerek davacının isteyebileceği maddi tazminat tutarını gösterir rapor tanzim etmek üzere mali müşavir bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişinin 12/07/2019 tarihli ayrıntılı ve gerekçeli raporunda özetle; "davalının mali tablolarında yer alan bilgiler doğrultusunda tecavüzün devam ettiği süre boyunca elde ettiği faaliyet karı olmadığının tespit edildiğini, davalının 2013 yılı açılış tasdiki haricindeki diğer yıllara ait defterlerin tasdiklerinin usulüne uygun yapıldığının tespit edildiğini, ibraz edilen mali tabloların defter kayıtlarında yer aldığının tespit edildiğini" tespit ve rapor etmiştir.
Davacı vekili 06/09/2019 tarihli dilekçesi ile, davalı şirketin kurulduğu 2012 yılından bu yana net satışları %500 civarında artış gösterdiğini, davalının müvekkili şirket ile iltibas yarattığı açık olan "......" markası ile ciddi bir büyüme ivmesi gösterdiğini, bilirkişiler tarafından davalı şirketin müvekkili şirketiin sadece defter incelemesi kar etmediğini belirtmesinin doğru olmadığını, davalı tarafından kullanılan "......" markası ile müvekkili şirketin "......" markası arasında iltibas bulunduğunun açık bir şekilde tespit edildiğini, net satış tutarlarını 2018 yılında ciddi bir şekilde arttırmış olmasının e-ticaretin yaygınlaşması ile davalı şirketin kötüniyetli amacına ulaştığını gösterdiğini, davalı şirketin yıllar içerisinde yapmış olduğu net satışlar dikkate alındığında beyan ettiği şekilde sadece bir kaç firmaya hizmet vermesinin aksine ciddi miktarda satış yapan bir şirket haline geldiğinin görüldüğünü, müvekkilinin mahrum kaldığı karı hesaplamak adına bilirkişiden ek inceleme talep edilmesine, aksi halde davalarının kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Toplanan tüm deliller, celbedilen TPMK kayıtları, alınan bilirkişi raporları ve Ankara .... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin ...... esas, ...... karar sayılı ilamı hep birlikte değerlendirildiğinde; tarafların adlarına tescilli "...... " ve "......" kelime markalarının benzer olduğu açıktır. Ancak mevzuatımıza göre hükümsüzlük için işaretlerin benzer olması yeterli değildir; aynı zamanda sınıfsal benzerlik de gereklidir.
Somut olayda davalının markası yönünden benzerlik ve karıştırma ihtimali sebeplerine dayalı TPMK YİDK marka kararının iptali davası Ankara ....... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin yukarıda anılı esasında görülmüş ve taraf marka işaretlerinin benzer olduğu tesbiti ile benzer sınıflarda kısmi hükümsüzlük kararı verilmiştir.
Hernekadar davalı vekili cevap dilekçesinde sözkonusu dosya dolayısıyla derdestlik itirazında bulunmuş ise de derdestliğe konu edilen dosyanın taraflarının farklı olması (davalılar arasında TPMK'nın da bulunması) ve netice-i talebin TPMK YİDK kararının iptali olması dolayısıyla mahkememizce usulden red yoluna gidilmemiştir.
Verilen kısmi hükümsüzlük kararı 14.01.2020 tarihinde kesinleşmiş ve somut olayda sınıfsal benzerlik tescil edilmiş halleri ile markalar arasında ortadan kalkmıştır.
Davacı, kötüniyetli tescil iddiasıyla davalıya ait markanın tüm sınıflar yönünden de hükümsüzlüğünü talep etmiş ise de; somut olayda davalının kötüniyetine karine teşkil edebilecek deliller sunulmuş değildir. Asıl olan iyiniyet olduğu için tescilin kötüniyetli olduğunu davacının ispatlaması gerekir. Davalının marka işaretinin davacı marka işaretine benzer olması ve davalı kullanımlarının tecavüz oluşturması tek başına kötüniyet varlığı sonucunu oluşturmayacağı anlaşıldığından bu talebin reddine karar vermek gerekmiştir.
Tecavüz iddiaları yönünden yapılan değerlendirmede ise davalı markası Ankara ....... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin ....... esas, .... karar sayılı kısmi hükümsüzlük kararı ile 09, 38 ve 42.sınıflarda tescilli olmamasına rağmen fiili kullanımlarının bu sınıflara girdiği ve bu yolla tecavüzün oluştuğu toplanan deliller ve alınan rapor ile anlaşılmıştır. Bu nedenle tecavüz yönünden açılan davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir. Davacının dava dilekçesi ile talep etmiş olduğu maddi tazminatının net ve somut şekilde hesabı, davalı defterlerinde yapılan inceleme ile mümkün olamamışsa da TBK 50 ve 51.md'lerine göre davacının talep ettiği 10 bin TL'nin tecavüzün boyutu ve davalının kusurunun derecesi birlikte değerlendirildiğinde uygun ve makul olduğu kanaatine varılmıştır.
Kötüniyetin sabit olmaması ve bu nedenle koşullarının oluşmaması, davalı ticaret unvanının tescilinden 5 yıl 8 ay sonra terkini talepli iş bu davanın açılmış olması tacir olan davacının uzun süre bu tescile sessiz kalması sebepleri ile ticaret unvanı terkini talebinin reddine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Ayrıntısı yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1-Davacının davasının KISMEN KABULÜ ile;
-Davalının "......." markasının kullanımlarının tescilli olmadığı ve davacı "......." markasının tescilli olduğu 09, 38 ve 42. Sınıflara girdiği ve bu şekilde kullanım yolu ile davacının marka hakkına tecavüz ettiğinin tespiti ile bu tecavüzün durdurulmasına, önlenmesine ve men'ine; bu kapsamda:
-Davalı yana ait "www......com.tr" uzantılı internet sitesinde yer alan ve davacı yanın "......." markasının tescilli olduğu 09, 38 ve 42.sınıflardaki emtia ve hizmetlere yönelik tüm markasal kullanımların yer aldığı sayfaların URL'lerine erişimin engellenmesine, aynı şekilde davacı yanın markasının tescilli olduğu sınıflarda bulunan emtia ve hizmetlerin yer aldığı davalı yana ait tüm reklam vasıtalarına, basılı evraklara, tabelalara ve ürünlere el konularak toplatılmasına,
-10.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
-Davacının fazlaya ilişkin taleplerinin REDDİNE,
-Davacının hükümsüzlük ve ticaret unvanının terkini talep ve davalarının ayrı ayrı REDDİNE,
2-Alınması gereken 683,10 TL harçtan peşin alınan 170,78 TL harcın mahsubu ile bakiye 512,32 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
3-Davacı kendisini vekille temsil ettirmekle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kabul edilen tazminat tutarı üzerinden hesaplanan 4.910,00 TL davacı lehine ücret takdirine, bu ücretin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davalı kendisini vekille temsil ettirmekle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre reddedilen talepler yönünden 4.910,00 TL davalı lehine ücret takdirine, bu ücretin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yapılan 170,78 TL peşin harç, 31,40 TL başvurma harcı, 2.400,00 TL bilirkişi ücreti, 244,60 TL posta masrafı olmak üzere toplam 2.846,78 TL yargılama giderinin kabul/red oranına göre hesaplanan 1.423,39 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Taraf vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. Açıkça okunup usulen anlatıldı. 17/06/2020
Katip ...
¸
Hakim ...
¸