T.C. BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/524
KARAR NO: 2021/45
DAVA: Markaya Tecavüz ve Haksız rekabetin Tespiti, Önlenmesi,
Durdurulması, Hükümsüzlük
KARŞI DAVA: Markanın Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 25/12/2018
KARŞI DAVA TARİHİ: 21/02/2019
KARAR TARİHİ: 23/02/2021
KARAR YAZIM TARİHİ: 09/03/2021
Davacı vekili tarafından, davalı aleyhinde açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda :
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Davacı vekili dava dilekçesi ile, davalı adına tescilli olan "......" markasının, tescilli olduğu şekilde ve tescil edildiği 25. Sınıfta değil, müvekkillerine ait tescilli markalara benzetilerek ve iltibas yaratacak şekilde kullandığını, söz konusu markanın davalı adına tescil edilmesinin, müvekkilleri markaları ile karıştırıldığını ve amaç dışı kullanıldığını ve bu durumun müvekkili haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini iddia ederek, davalı adına olan ....... tescil nolu markanın tescilli olduğu 25.sınıftaki emtia yönünden hükümsüzlüğünü, davalının davacı marka haklarına tecavüz ve haksız rekabetinin tespitini, önlenmesini, durdurulmasını ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, "......" markası ile davacı adına olan "...... " esas unsurlu markalarıyla birlikte veya tek başına başka ibarelerle birlikte her türlü yayınlar, hizmetler, ürünler, ambalaj ve ambalajlar, ilan, reklam, broşür, afiş ve sair tanıtım malzemesi ,basılı kağıtlar ve sair her türlü ticari evrak ile internet alan adları dahil olmak üzere internet üzerinde kullanmasının önlenmesine, bunların toplatılarak hükmün kesinleşmesine müteakip imhasını ve verilecek hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap ve karşı dava dilekçesi ile, “...... markasının müvekkili adına kayıtlı olduğunu, müvekkilinin ...... markasını kullanımının yeni olmayıp ilk olarak “......” markası ile 24/03/2011 tarihinde ....... tescil no ile 25. Sınıfta tescil edildiğini, davacının tescilinden önce kullanımın gerçekleşmiş olduğunu, zaman içinde kullanımın “......”olarak devam ettiğini, “......” markasının 17/10/2017 tarih ...... tescil no ile 25. Sınıfta müvekkili ... adına kayıtlı olduğunu, müvekkilinin ilgili tescil doğrultusunda üretim ve satış işlemi yaptığını ve markaya tecavüzün söz konusu olmadığını, 35. sınıfta ayrıca bir tescile ise iddia edildiği gibi ihtiyaç olmadığını, söz konusu markanın 25. Sınıfta adlarına tescil edildiğini, dolayısıyla davacının konuyla ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını, davacı tarafın markalarında aynı zamanda “.......” kelimesi ile “......” kelimesinin beraber kullanıldığını, bu kelimelerin birlikte kullanılarak ayırtedicilik kazandığını, Türkçe karşılığı “.......” olan “......” kelimesinin davacının tekelinde olmadığını, müvekkilinin “......” kelimesini “......” kelimesi ile beraber kullandığını, markanın bir bütün olarak ayırt edici nitelik kazandığını iddia ederek, asıl davanın reddini ve davacı/karşı davalı adına tescilli "......" ibareli markanın 18 ve 35. Sınıflar yönünden kullanmama nedeniyle hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve karşı dava etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE :
Asıl dava, markanı hükümsüzlüğü, markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, durdurulması ve hükmün ilanı, karşı dava ise kullanmama nedeniyle hükümsüzlük(iptal) taleplidir.
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan taraflara ait marka tescilleri getirtilerek incelenmiş, taraf delilleri toplanarak bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Gelen kayıtlardan, ...... sayılı "......" ibareli markanın 25. Sınıfta 17/05/2017 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile davalı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.
6769 Sayılı SMK'nın 29/1-b ve c maddeleri ile, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmanın marka hakkına tecavüz oluşturduğu belirtilmiştir.
6102 Sayılı TTKnın 54. Maddesi ile, haksız rekabete ilişkin bu kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. 55. Maddesinin 4. fıkrasında ise, iyi niyetle bağdaşmayan, haksız rekabete ilişkin eylemlere örnek olarak, başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak gösterilmiş ve haksız rekabet halleri hüküm altına alınmıştır.
6769 Sayılı SMK'nın 25. Maddesinde hükümsüzlük koşulları belirtilmiş olup, belirtilen madde ile, 5. veya 6. maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. Bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez. Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. 6. maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19. maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlayacağı belirtilmiştir.
Yine SMK'nın 6/1 hükmü uyarınca, tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvurunun reddedileceği belirtilmiştir.
Dava dilekçesindeki tespit talebi üzerine dosyanın tevdi olunduğu bilirkişi hazırlamış olduğu 08/01/2018 tarihli raporda sonuç olarak, 25. sınıfta ...... sayı ile "......" markasının davalı adına tescilli olduğu ve belirtilen ...... mağazasında sunulan kadın dış giysileri (elbise, kazak, hırka, ceket v.s) etiket ve ambalajlarında kullanıldığı, "......" markasının ayrıca mağazanın tabelaları ile kaldırım/park reklam dubasında ve ürün kataloğu, fatura, zarf, kartvizit, kaşe gibi basılı evrakında ve www.......com internet sitesinde kullanıldığı belirtilmiştir.
Taraf vekillerince deliller sunulduktan ve resen celbi gereken deliller de toplandıktan sonra dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, dosyanın tevdi olunduğu bilirkişi heyeti hazırlamış oldukları 03/03/2020 tarihli raporda sonuç olarak, davacıya ait "......" markası ile davalıya ait "......" açısından değerlendirildiğinde, markalar arasında ayırtedilemeyecek derecede benzerliğin söz konusu olduğu ve markaların karıştırılacağı, davacıya ait diğer seri markalar olan “.......” ile davalıya ait “......” markası açısından değerlendirildiğinde; davalıya ait markanın işitsel, görsel, anlam itibariyle, tanımlayıcı ilaveler ve logo sebebiyle farklılığının olmadığı, davacı markasının asıl unsuru olan “......” ibaresinin, davalı markasında esas unsur olarak yer aldığı, markalar arasındaki farklılığın hizmetin yöneldiği tüketici kesimince hemen fark edilip algılanabilecek nitelikte olmadığı, davacının “......” esas unsurlu diğer seri markaları dikkate alındığında “......” markasında kullandığı “......” nedeniyle, davalının markasında yer alan “......” ibaresi esas unsur olmadığından ve Türkçe karşılık olarak “.......”yi ifade ettiğinden, ilgili markanın davacının seri markası olarak değerlendirilebileceği, davacının seri marka imajı kapsamında tüketicinin karıştırma ihtimalinin oluşabileceği, dolayısıyla davalı markası açısından hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, marka hakkına tecavüz için gerekli iltibasın olduğu tespit edilmekle, davalı tarafın bu eylemlerinin SMK’nın 7 ve 29. maddeleri gereğince davacının marka hakkına tecavüz oluşturacağı, davalının kullanımının TTK m. 55/1-a-4 kapsamında haksız rekabet teşkil ettiği, davalının ...... tescil no.lu marka tescil tarihinden dava tarihine kadar toplamda 50.003,24 TL vergi sonrası net kar elde ettiği, SMK 9/1 uyarınca markanın “tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılması gerektiği” hükmü dikkate alınacak olursa markanın kullanım süresinin son gününde dava açılmış olduğu ve bu konudaki hukuki değerlendirme ve takdirin Sayın Mahkemenizde olduğu, davacı-karşı davalı, tescilli "PINK ......" markasının esaslı unsuru olan ...... ibaresini değiştirmeden, tescil ettirdiği tarihten itibaren yıllardır kesintisiz ve ciddi olarak kullandığı için SMK M.9/2 A gereğince iptal koşullarının gerçekleşmediği belirtilmiştir.
Davalı yanın rapora itirazları nedeniyle aynı bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasına karar verilmiş ve bilirkişi heyeti hazırlamış olduğu 26/01/2021 havale tarihli ek raporda sonuç olarak, asıl dava açısından, markaların “genel görünümü, dizaynı ve tüketici zihninde yarattığı imaj nedeniyle taraf markaları arasında kavramsal bağlantı kurulacağı ve bu açıdan genel anlamda markalar arasında iltibasın oluşabileceğine dair ve aynı zamanda diğer hususlarda” kök raporda varılan sonuçlardan dönülmesini gerektiren bir durum olmadığı, karşı dava açısından, davacı/karşı davalının itiraz dilekçesinde belirttiği hususların kök raporda ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini, markanın kullanım süresinin son gününde dava açılmış olduğunu, tescilli " ......" markasının esaslı unsuru olan "......" ibaresi değiştirilmeden, tescil ettirildiği tarihten itibaren yıllardır kesintisiz ve ciddi olarak kullanıldığı için iptal koşullarının gerçekleşmediğine dair kök raporda varılan sonuçtan dönülmesini gerektiren bir durum olmadığı, kök raporun 21. sayfasında “Davalının Ticari Defter Bilgileri” başlığı altında Davalı ... ile ilgili ibraz edilen ticari defter bilgileri paylaşılmış olup, mali incelemeye konu olan ticari defterler ...’a ait olduğu belirtilmiştir.
Tüm dosya kapsamı deliller ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde; davacıya ait "......" markası ile davalıya ait "......" açısından değerlendirildiğinde, markalar arasında ayırtedilemeyecek derecede benzerliğin söz konusu olduğu ve markaların karıştırılacağı, davacıya ait diğer seri markalar olan “.......” ile davalıya ait “......” markası açısından değerlendirildiğinde; davalıya ait markanın işitsel, görsel, anlam itibariyle, tanımlayıcı ilaveler ve logo sebebiyle farklılığının olmadığı, davacı markasının asıl unsuru olan “......” ibaresinin, davalı markasında esas unsur olarak yer aldığı, markalar arasındaki farklılığın hizmetin yöneldiği tüketici kesimince hemen fark edilip algılanabilecek nitelikte olmadığı, davacının “......” esas unsurlu diğer seri markaları dikkate alındığında “......” markasında kullandığı “......” nedeniyle, davalının markasında yer alan “......” ibaresi esas unsur olmadığından ve Türkçe karşılık olarak “.......”yi ifade ettiğinden, ilgili markanın davacının seri markası olarak değerlendirilebileceği, davacının seri marka imajı kapsamında tüketicinin karıştırma ihtimalinin oluşabileceği, dolayısıyla davalı markası açısından hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, marka hakkına tecavüz için gerekli iltibasın olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Davalının fiili kullanımının adına tescilli olan ....... tescil nolu marka kapsamında olmayıp davacı markalarına yakınlaştırılmak suretiyle olduğu, tespit edilmekle, davalı tarafın bu eylemlerinin SMK'nın 155 maddesi de dikkate alınarak SMK’nın 7 ve 29. maddeleri gereğince davacının marka hakkına tecavüz oluşturacağı, davalının kullanımının TTK m. 55/1-a-4 kapsamında haksız rekabet teşkil ettiği anlaşılmıştır.Davalı vekili sessiz kalma yoluyla hak kaybı nedeniyle davacının dava açmakta kötü niyetli olduğunu iddia etmiş ise de dosyada bir örneği bulunan Bakırköy..... Noterliği'nin 03/02/2014 tarih ve ...... yemviye nolu ihtarname içeriğine göre davacı tarafın davalının kullanımlarına son verilmesini ihtar ettiği ve ihtarnamenin davalı tarafa tebliğ edildiği anlaşılmakla, bu yöndeki davalı savunmasına itibar edilmemiştir. Bu itibarla asıl dava yönünden davacının davasının kabulüne karar vermek gerekmiştir.Davacı vekili her ne kadar dava dilekçesinde değer gösterip açıklama kısmında maddi ve manevi tazminattan da bahsetmiş ise de, netice-i talebinde tazminata ilişkin bir talep bulunmadığından ve mahkeme netice-i taleple bağlı olunduğundan tazminat yönünden herhangi bir karar verilmemiştir.
Davalının karşı davasına gelince; SMK 9/1 uyarınca “tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye' de ciddi biçimde kullanılmayan yada kullanımına 5 yıl kesin tesis ara verilen markanın iptaline karar verilir." karşı davaya konu ....... tescil nolu markanın tescil tarihinin 21/02/2014 ve karşı dava tarihinin ise 21/02/2019 olduğu, 5 yıllık sürenin dolmadığı gibi , davacı-karşı davalı, tescilli "........" markasının esaslı unsuru olan ...... ibaresini değiştirmeden, tescil ettirdiği tarihten itibaren yıllardır kesintisiz ve ciddi olarak kullandığı için SMK M.9/2-a gereğince iptal koşullarının gerçekleşmediği anlaşılmakla karşı davanın reddine karar vermek gerekmiştir.Bu itibarla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ;
A-ASIL DAVA YÖNÜNDEN :
1-Davalı adına olan ...... tescil nolu markanın tescilli olduğu 25.sınıftaki emtia yönünden hükümsüzlüğüne,
Davalının davacı marka haklarına tecavüz ve haksız rekabetinin tespitine, önlenmesine, durdurulmasına ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına "...... " markası ile davacı adına olan "......" esas unsurlu markalarıyla birlikte veya tek başına başka ibarelerle birlikte her türlü yayınlar, hizmetler, ürünler, ambalaj ve ambalajlar, ilan, reklam, broşür, afiş ve sair tanıtım malzemesi ,basılı kağıtlar ve sair her türlü ticari evrak ile internet alan adları dahil olmak üzere internet üzerinde kullanmasının önlenmesine, bunların toplatılarak hükmün kesinleşmesine müteakip imhasına,
Karar kesinleştiğinde hüküm özetinin masrafı davalıya ait olmak üzere Türkiye çapında yayınlanan trajı en yüksek üç gazetenin birinde ilanına,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince peşin alınan 2.220,08 TL harçtan, 59,30 TL ilam harcının mahsubu ile, 2.160,78 TL fazla harcın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
3-Karar tarihininde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince hesaplanan 5.900,00 TL vekalet ücretinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan 95,20 TL dava ilk masrafı, 179,50 TL tebligat-tezkere ve 700,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 974,40 TL yargılama giderinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davalı tarafça yapılan yargılama giderinin üzerine bırakılmasına,
B-KARŞI DAVA YÖNÜNDEN :
1-Karşı dava yönünden davanın REDDİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan 59,30 TL ilam harcından, 44,40 TL karşı dava harcının mahsubu ile, 14,90 TL bakiye karar harcının, davalı/karşı davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Karar tarihininde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince hesaplanan 5.900,00 TL vekalet ücretinin, davalı/karşı davacıdan alınarak, davacı/karşı davalıya verilmesine,
4-Davalı/karşı davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
C-Talep halinde kararın taraflara tebliğine,
D-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının ilgilisine iadesine,
Taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, açıkça okunup, usulen anlatıldı.23/02/2021
Katip ...
e-imzalıdır
Hakim ...
e-imzalıdır