T.C. BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/223 Esas
KARAR NO: 2018/98
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 04.05.2015
KARAR TARİHİ: 20/03/2018
KARAR YAZMA TARİHİ : 16.04.2018
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı taraf vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin Kore İmparatorluğu'na ait Kraliyet Sarayı'nın Ginseng İşletme Bölümü olarak kurulmuş olan ve yüzyılı aşkın bir süredir gıda takviyeleri alanında faaliyet gösteren bir marka olduğunu , ürünlerin bir çok ülkeye ihraç edildiğini, her bir ürün için diğer ülkelerde de marka koruması haiz olduğu, . 1990'lı yıllara ait bu marka tescillerinin davalıya ait ... sayılı markada yer alan unsurlar üzerinde önce tescilli marka haklarına markasının başvuru tarihi olan 03.04.2007 önce tescilli marka hakların sahip olduğunu, davacı davaya konu logolar ve ambalaj görseli üzerinde telif hakkına sahip olduğunu ve bu tasarımların ilk ve tek yaratıcısı olduğunu, davalının ün ve itibarının haksız fayda sağlanmasına markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesine yol açtığını, tüketicinin ikinci markayı tanınmış marka nedeniyle diğerlerinden daha kolay ayırt etmesi ve dikkatini bu markaya yönlendirmesi malları birbirinden ayırt etmek için ilave kriterler aramak zorunda bırakıldığını, markaların emtia listesindeki ürünlerin birebir aynı olup, örtüştüğünden, davalının dava konusu marka tescilinde açıkça kötü niyetli olduğunu, davalının 2006 ila 2010 yılları arasında davacının Türkiye Distribütörü olması nedeniyle ve davacının izni ve bilgisi olmadan davaya konu markayı tescil ettirdiğinden davacının bundan zarar gördüğünden maddi ve manevi tazminat talep etmek de dahil olmakla birlikte kötü niyetli bir şekilde tescil edildiğinin aşikar olan davalı adına ... sayı ile tescilli ...ŞEKİL" markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ve karşı davacı vekili cevap ve karşı dava dilekçesinde özetle ; kötü niyetli olarak müvekkiline ait markanın tam benzerliği şekil ve ... ifadelerinin tescili şeklinde bulunan ... marka tescillerinin gerek tescilerinin kapsamında kalan gerekse tescilli olduğunda farklı şekilde her türlü fiili kullanımının müvekkiline markasının oluşturduğu pazarda, haksız faydalanma amacıyla tıpa tıp benzerliği taşıdığından hern türlü fiili kullanımı, davalının markasına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinden fiilin durdurulmasını ve önlenmesini davacı yanın yabancı uyruklu olduğu için MÖHUK mevzuatı kapsamında gerekli bedelin depo edilmesine karar verilmesini 556 sayılı KHK nin 7. Maddesi gereğince markanın hükümsüzlüğü sebebiyle dava açma süresi olan 5 yıllık sürenin geçtiğini, davacı ile müvekkilim arasında distribütörlük sözleşmesi olmayıp, alım satım sözleşmesi yapıldığını, davacı yanın bir kısım mallarının ithal edilerek Türkiye'de sattığını , marka tescilinde davacının haberi olduğunu , herhangi bir itirazda bulunmadığını, davalı tarafından markasının benzeri olan ... ve şekil markalarının tescili için tescil kaydında bulunulduğunu , davaya konu olan markaların müvekkili tarafından Türkiye'de piyasaya sunularak tanınır hale getirildiğini , asıl davanın reddine karşı dava yönünden tescil aşamasında bulunan ... nolu markaların kötü niyetli tescil sebebiyle hükümsüzlüğüne yargılama gideri ve ücreti vekaletin davacı karşı davalı tarafa yükletilmesini talep ,beyan ve dava etmiştir.
Davaya konu davacı tarafa ait marka kayıtları celp edilmiş, ... sayılı markanın 5,29,30,31,32 sınıfta ...markanın 5,29,30,31,32 sınıfta ...sayılı şekil markasının 32. Sınıfta ... sayılı markanın 30. Sınıfta .. sayılı şekil markasının 29. Sınıfta ... markasının ... sayı ile 32. Sınıfta ... markasının ... sayı ile 30. Sınıfta ... markasının 29 sınıfta davacı adına tescilli olduğu celp edilen kayıtlardan anlaşılmıştır.
... sayılı markanın 10 sınıfta ... adına ...sayılı ...markasının davalı ... gıda adına olduğu celp edilen kayıtlardan anlaşılmıştır.
Söz konusu ...sayılı markanın dava açıldıktan sonra davalı ...'ye devredildiğinden bu davalı davaya dahil edilmiş davayı kabul etmediğine ilişkin beyanda bulumuştur.
Dosyaya celp edilen tüm deliller ile birlikte dosya bilirkişi heyetine tevdii edilmiş, bilirkişi heyeti yapmış olduğu inceleme ve değerlendirmede; davaya konu ...şekil markası ile ... şekil markalarının hak sahipliği yönünden incelendiğinde ; davacı tarafından önceki kullanım ve farklı ülkelerde tescil ile aynı sektörde bilinir olma ,tanınır olma gibi tüm koşulları sağladığı, davacı tarafın markaları dikkate alındığında ; davalı marka tescillerinin dürüstlük kuralına uyulmadan tescilinin sağlandığı karşı dava yönünden markalar üzerinde hak sahipliğinin davacıya ait olduğundan karşı davanın yerinde olmadığı beyan edilmiş, rapora yönelik itirazlar dikkate alınarak dosyaya yazılım uzmanı bilirkişi dahil edilerek yeniden inceleme yapılmış, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda bilirkişi heyeti sunduğu ek raporda ; davalı tarafın internet sitelerindeki kullanımının markanın tescilli haline uygun kullanım olmadığı bu kullanımların davacıya ait kullanımlara yönelik haksız rekabet oluşturduğu beyan edilmiş, rapor mahkememizce uygun görülerek hükümde dayanak yapılmıştır.
Dosyaya celp edilen marka kayıtları, tarafların iddia ve savunmaları, tüm deliller dikkate alındığında ; dava kötü niyetli tescil, üstün hak sahipliği nedeniyle markaya yönelik hükümsüzlük aynı zamanda ticaret unvanı ve markaya yönelik haksız rekabetin önlenmesine yönelik uyuşmazlık olup tanınmış markalar bazı ülke mevzuatları dışında herhangi bir uluslararası sözleşmede tanımlanmamıştır. 556 sayılı KHK da da herhangi bir tanım mevcut değildir. Buna karşı Yargıtay 11 HD bir şahsa veya müteşebbise sıkı sıkıya matufiyet veya garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine, başlı başına dost düşman ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak tanınmış markayı tanımlamaktadır. Yine Paris Sözleşmesinin 1 mükerrer 6. Maddesi birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından söz konusu ülkede bu anlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzer mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek şekilde yeniden rebrodüksiyonu, taklit edilmesinin veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde resen, gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi tahaahüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın rebrodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda bu hükümler geçerli olacaktır.
Yine tanınmış markalarla ilgili önemli bir hususta Türkiye' nin de taraf olduğu TRİPS anlaşmasının 16. Maddesidir. Bu anlaşmanın 2 ve 3. Fıkraları 2. Fıkra Paris Sözleşmesinin 6 mükerrer maddesi markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerde uygun düştüğü ölçüde uygulanacaktır. Üyeler bir markanın tanınmış marka olup olmadığını tespit ederken markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkesçe bilinme durumunu dikkate alacaklardır. 3. Fıkra Paris Sözleşmesinin 6. Mükerrer maddesi markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere benzemeyen mal veya hizmetleri de uygun düştüğü ölçüde kullanılacaktır. Ancak şu koşulla ki markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasından bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır.
Tanınmış markalar sahiplerine tescil engeli olarak, hükümsüzlük sebebi olarak, markanın kullanılmasına karşı koruma ve markanın Türkiye de gerçek sahibinin kullanmasını sağlama olarak koruma sağlamaktadır. Tanınmış marka sahibine sağladığı tescil engeli KHK nın 7/1-ı maddesine göre, sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesine göre tanınmış markaların aynısının, benzerinin tescil talepleri TPE tarafından resen dikkate alınmak suretiyle reddedilecektir. TPE burada markanın tanınmışlığını resen araştıracak ve dikkate alacaktır. Markanın başka sınıflarda kullanılmak üzere tescil başvurusu yapılması durumunda da itiraz üzerine marka tescil başvurusu TPE tarafından reddedilecektir. Tescil engeli olarak koruma sağlanabilmesi için tanınmış markanın Türkiye de herhangi bir sınıf için bile olsa tescilli olması şart değildir. Tanınmış markalarla ilgili 7 ve 8. Maddelerde düzenlenen tescil engeli aynı zamanda KHK' nın 42. Maddesi kapsamında bir hükümsüzlük nedenidir. Dolayısıyla tanınmış markalar için hükümsüzlük nedeni olarak korumada söz konusudur. Eğer tanınmış bir marka TPE tarafından tescil edilmiş ise markanın gerçek sahibinin bu tescile karşı yetkili mahkemede bir hükümsüzlük davası açması mümkündür. Bu davanın açılabilmesi için tanınmış markanın Türkiye de herhangi bir sınıf için kullanılmış olması şart değildir.
Tanınmışlığın ne şekilde belirleneceği hususu tanınmışlık iddialarına dayalı davalarda ciddi tereddütlere yol açmaktadır. Yüce Yargıtay 11 Hukuk Dairesi en son verdiği kararlarda tanınmışlığın ve KHK nın 8/4 maddede yazılı hallerden birisinin somut olup olmadığının bilirkişi incelemesi ile belirlenmesini, tanınmışlık konusunda şayet daha önce mahkeme kararı mevcut ise bunun kesin delil niteliğinde değerlendirilebileceğinin içtihat etmiştir.
Bir markanın tanınmışlığın incelenmesinde toplumun tamamının mı yoksa belli bir kesimin mi dikkate alınacağı eğer belli bir kesim dikkate alınacak ise o kesimin nasıl belirleneceği önemlidir. Bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi için toplumun tamamında tanınması şart değildir. Böyle bir şartın aranması TRİPS anlaşmasının 16. Maddesine de uygun olmayacaktır. Toplumun tamamı yerine ilgili kesimde markanın belli bir düzeyde tanınması 556 sayılı KHK' nın 7/1-ı maddesi anlamında tanınmış marka olarak kabulü için yeterli olacaktır.
Somut olayda ... + şekil markasının davacı karşı davalının dosyaya ibraz ettiği tüm görseller,evraklar, ürünle ilgili şekil ve markaların ülkemizde tanıtımının davalı karşı davacı ile 2006 yılında distribürütörlük ilişkisi kurulmadan önce başka bir firma olan ... gıda ile gerçekleştirildiği, söz konusu markaların davanın tescil tarihinde tanınır ve bilinir olduğu anlaşılmış, davacı taraf markasının davalının tescil tarihinde sektörel bazda bilinen ve tanınan bir marka olduğu anlaşılmıştır.
Markanın kötü niyetli tescili yönünden mehaz alınan AB mevuzatının aksine kötü niyetin varlığı KHK da marka tescilinde red nedeni ve hükümsüzlük nedeni olarak öngörülmemiştir. Bununla birlikte marka tescil başvurusunun kötü niyetli yapılmış olması marka tescili başvurularına karşı bir itiraz nedeni olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla itiraza rağmen markanın tescili gerçekleşirse itiraz eden YİDK kararının iptali için KHK nın 53 madde hükmüne dayanarak iptal davası açma hakkına sahiptir. Marka hukuku anlamında kötü niyet kavramı tanımlanmamıştır. Bu husus doktrin ve uygulamada doldurmaya çalışılmıştır. Asıl olan ticaret hayatındaki mal ve veya hizmetlerde kullanmak için marka tescilinin iyi niyetle yapılması gerektiği kuralından hareketle marka tescilde kötü niyetin başvuru haline göre somut olayın tüm faktörleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi gerekir. 1. Kullanma niyeti olmadığı halde rakiplerinin kullanımın engellemek veya satmak için bir işareti marka olarak tescil ettirmek, 2. Çok sınırlı sayıda mal veya hizmette kullanılacağı halde rakiplerinin kullanımını engellemek için markanın tescil ettirildiği mal veya hizmetlerin kapsamlarının ticaret hayatında makul kabul edilmeyecek şekilde geniş tutmak, 3. Başka bir kişinin markayı kullanacağının veya tescil edileceğinin farkında olduktan sonra özellikle o kişinin markayı kullanmayı düşündüğü mal veya hizmetlerin sınıflarını kapsayacak şekilde marka olarak kullanma niyeti olmadan o işareti marka olarak tescil ettirmek, 4. İzin veya onay olmadan tanınan bir şahsın imajını ve adına marka olarak tescil ettirmek, 5. Başka bir kişinin zaten kullanmak olduğu tescilli markayı karışıklık yaratarak bu markanın kullanılmasını engellemek, kötü niyetli tescil olarak kabul edilebilir.
Yargıtay hukuk Genel Kurulu tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacı aykırı bir şekilde kullanılması nedeniyle başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekten kullanma niyeti olmasızın sadece yedekleme veya marka ticareti yapma amacına ya da şantaja yönelik başvuru veya tescillerin marka hukuku kapsamında genel olarak kötü niyet olduğu her somut olayın özellikleri gözönüne alınmak suretiyle kötü niyetin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Somut olayda; davacı tarafın markasını distrübürütörlük ilişkisinin Türkiye de tanındığı ve bilindiği , taraflar arasında davalı tarafın da ürünleri daha önceden davacı adına satışının gerçekleştirildiği davacı tarafın 1994 yılından beri Türkiye de markayı kullandığı, buna rağmen davalı tarafın bilinen markayı kendi adına tescil ettirmek suretiyle kötü niyetli davrandığı anlaşıldığından söz konusu markanın gerçek hak sahibi davacı olup davacı tarafın tescilli daha önceki markaları dikkate alındığında ;davalı tarafın tescil ettirdiği ...+ şekil ve 2011/78856 tescil numaralı markalar davacı tarafın daha önce tescilli markaları ve ticaret unvanı olup benzer şekilde davalı taraf tescillerinin kötü niyetli olup davalı taraf markalarının hükümsüzlüğüne, kayıtlardan terkinine karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.
Davalı taraf tescilli markayı hükümsüz sayılıncaya kadar mülga 556 sayılı KHK gereği kullanma hakkına sahip ise de, davalı tarafın internet üzerindeki kullanımları tescilli marka kapsamını aşmak suretiyle davacıya ait tescilli ticaret unvanı ve markalara yönelik benzerlik olduğundan başkasına ait işaret ticaret unvanını kullanmak haksız rekabet olup davalı tarafın kullanım yaparken davacıya ait ticaret unvanı ve markaların kapsamından haksız bir şekilde istifade amacı güttüğü haksız kazanç temin ettiği, kötü niyetli marka tesili yanında davacıya ait tüm ticaret materyallerini izinsiz ve kendi çıkarı doğrultusunda kullandığı söz konusu internet üzerindeki kullanımları ve uzantıları davacı ticaret unvanı ve marka kullanımlarına yönelik tecavüz ve haksız rekabet yarattığından kullanımların internet sayfalarındaki erişimin engellenmesine bunun dışında kalan kullanımlar yönünden davalı tarafın hükümsüz sayılıncaya kadar markayı kullanma hakkı olup yerinde olmayan taleplerin reddine karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.
Karşı dava yönünden dava konusu markalarda üstün hak sahipliği davacıya ait olup davalı tarafın kötü niyetli hareketle markayı tescil ettirdiğinden ve kötü niyetli tescili nedeniyle de markası hükümsüz kaldığından tüm talepler yönünden yerinde olmayan karşı davanın reddine karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür.
HÜKÜM:Yukarıda Açıklanan Gerekçelerle
1-Asıl davada davacı tarafın hükümsüzlük talebine yönelik davalı tarafın markayı kötü niyetli ve benzer şekilde tescil ettirdiğinden davalı tarafa ait ... ....şekil markası ile ... şekil markasının üstün hak sahipliği nedeniyle hükümsüzlüğüne,
2-TPMK. Dan terkin edilmesine,
3-Davalı tarafın hükümsüz sayılıncaya kadar markayı kullanma hakkı söz konusu olup ancak söz konusu kullanım ticari unvan ve markasal olarak internet üzerine ve ürünler üzerinde davacı tarafa ait tescilli marka ve ticaret unvanına yönelik tecavüz ve haksız rekabet yarattığından davalı tarafın www...net. Www...com.tr. Www....i.com. Www...com internet sitelerinde ve ana safyalarında ve takip eden www....com.tr ...rhtml; www...com/ginseng-ürünleri/...--hotmail , www...com/... -...-html,www...net/...html ,www....com , www...com@ ... ,www... uzantılı internet sitelerinde ve sayfalarında yer alan görsellere erişimin engellenmesine,
4-Bunun dışında kalan kullanımlara yönelik talebin reddine,
5-Asıl davada davacı taraf tarafından yatırılan 27,70 TL başvuru, 27,70 TL peşin olmak üzere toplam 55,40 TL harcın davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, bakiye 8,20 TL karar ve ilam harcının tahsili mümkün olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
6-Asıl davada davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan 3.145,00 TL ücreti vekaletin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,
7-Asıl davada red edilen markasal kullanım nedeniyle red kısmı yönünden davalı .....kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan 3.145,00 TL ücreti vekaletin davacıdan tahsili ile bu davalı tarafa ödenmesine,
8-Davacı tarafından yapılan 222,40 TL tebligat ve müzekkere gideri 2.500,00 TL bilirkişi ücreti toplam 2.722,40 TL yargılama giderinin davanın kabul oranına isabet eden % 80 in 2.177,00 TL nin davalı ..... (%50 si 1.361,00 TL sinin ...... sorumluluğu olarak ) davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,
9-Karşı dava yönünden yerinde olmayan tüm taleplerin reddine,
10-Karşı davada davacı taraf tarafından yatırılan harç yeterli olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
11-Karşı davada davalı karşı davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan 3.145,00 TL ücreti vekaletin davalı taraftan tahsili, davacı tarafa ödenmesine,
12-Karşı davada davacı ... tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
13-Artan avans giderinin taraflara iadesine,
Dair kararın taraflara tebliğinden itibaren ilgili hukuk dairesinde 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekillerinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğnuda verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 20/03/2018
Katip ...
Hakim ...
¸e-imzalıdır ¸e-imzalıdır