T.C. BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/57
KARAR NO: 2018/367
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 04/04/2017
KARAR TARİHİ: 29/11/2018
KARAR YAZIM TARİHİ: 20/12/2018
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
DAVA ; Davacı taraf dava dilekçesinde özetle ; müvekkili adına tescilli markalar ile davalı adına kayıtlı .... nolu .... markası kıyaslandığında , markaların ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunun ve bu sebeple orta seviyedeki tüketiciler nezdinde iltibas oluşturacağının görüleceğini, davalının müvekkilinin markalarının ve logolarının toplumda ulaştığı tanınmışlık seviyesi dikkate alındığında ; açıkça kötü niyetli oldğuunu, müvekkiline ait tescilli ... ibaresini içeren markalara ait görseller incelendiğinde davalının müvekkilinin tanınan ve tercih edilen markalarında yer alan .... ibaresine ... ibaresinin eklendiğinin, ancak yine de ayırt edilemeycek kadar benzer ifade ile kendisi adına tescil ettirdiğinin anlaşıldığını, müvekkilinin tanınmış bir çanta üreticisi olduğunu, müvekkiline ait .... markasının özellikle çantalar üzerinde marufiyet elde etmiş bir marka loduğunu, özellikle çanta başta olmak üzere 18. Sınıfta yer alan ürünlerde kullanılmakta olup tercih edilip tanındığını, davalının .... markasının perakende hizmetlerinde kullanılıyor olmasının tüketicilerde bu ürünlerin müvekkili kaynakla olduğunu düşünçcesine neden olacağını, müvekkilinin markasının marufuyet kazanmış olmasının bu ihtimali daha da güçlendirdiğini, bu nedenle 35. Sınıfta da davalı markasının hükümsüzlüğüne, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP ; Davalı taraf cevap dilekçesinde özetle ; davacının .... , .... , .... , .... markaları ile müvekkilinin markası ...'in aynı ibareler olmadığı gibi işaret benzerliği dahi bulunmadığını , .... kelimesinin ingilizce özel isim olduğunu, ülkemizdeki ...., .... gibi ingilizce erkek ismi olduğunu, davcının kendisi tarafından oluşturulan ....l veya .... gibi bir marka adı olmadığını, ABD başkanlarından biri8nin adının ...... olduğnuu, bir hastalığın da adı olduğunu, tek başına .... markasının tescilinin dahi mümkün olmadığını, davacının da .... kelimesini tek başına kullanmayıp ayrıca baş tarafında .... harfini koyarak ya da sonuna kilime ekleyerek kullandığını, TPMK kayıtlarında .... kelimesi geçen 51 değişik markanın değişik kişiler adına tescilli olduğunu, davacının .... markasının önüne arkasına, altına üstüne küçük ekler yapırak tescil ettirmekte ne kadar hakkı varsa müvekkilinin de iddiananın aksine iltibas yer vermeyecek şekilde küçük ekler yerine aynı puntoda .... markasını tescil ettirmeye ve kullanmaya hakkı olduğunu, bir kötü niyet aranacaksa davacı adına tescilli markalara bakmak ve davacının markasal kullanımı var mı yok mu incelemek gerektiğini, davanın reddini, yargılama gideri ve ücreti vekaletin davacı tarafa yükletilmesini talep ve beyan etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLERİLMESİ VE GEREKÇE
Dava, davalı adına TPMK nezdinde tescili olan ... numaralı markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkini taleplidir.
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan gelen kayıtlardan, ... sayılı "...." ibareli markanın, 18 ve 25. Sınıflarda 15/04/2015 tarihinden itibaren davalı adına 10 yıl müddetle, 146071 sayılı ".... ..." ibareli markanın, 17, 18, 23, 24, 25, 26 ve 28. Sınıflarda 14/10/2013 tarihinden itibaren, " ...." ibareli markanın 18 ve 25. Sınıflarda 19/10/2007 tarihinden itibaren, ...." ibareli markanın 18. Sınıfta 18/12/2017 tarihinden itibaren, " ...." ibareli markanın 18. Sınıfta 18/12/2017 tarihinden itibaren 10'ar yıl müddetle davacı adına tescilli olduğu tespit edilmiştir.
Dosya rapor düzenlenmek üzere 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdii edilmiş,bilirkişi heyeti mahkemize sunmuş olduğu raporunda ; davacı ... ile dava dışı (lisans alan ) ....c. Ltd Şti arasında 13.03.2015 tarihli 3 yıl süreli ve 200.000,00 TL bedelli marka lisans sözleşmesi akdedilmiş olduğu yerinde inceleme sırasında hazır bulunan davacının bu lisans alan şirkette markasal kullanıma yönelik inceleme yapılmasının gerek olmadığı zira, çocuklarının şirkete olan .... firmasının yapmış olduğu satış ve ithalattaki satış ve boyutunun markayı ciddi biçimde kullandığını göstermeye yeterli olduğu şekilde beyanda bulunduğu ve bunun üzerine belirtilen (lisans alan ) şirketin defter ve belgeleri üzerinde markasal kullanıma dair inceleme yapılmadığı davacı (lisans veren ) ... ile dava dışı lisans alan ... Ltd Şti arasında davacının .... markalarının kullanımına ilişkin 3 yıl süreli marka lisans beyannamesinin 01.01.2017 tarihinde imzalanmış olduğu HMK'nın m.278 kapsamında yapılan yerinde incelemede Mesa Seraciye tarafından marka lisans beyannamesinin konu .... markası altında ilk ürün satışının dava açlıdıktan sonra 03.08.2018 tarihinde yapıldığının tespit edildiği ve davacı ... ile dava dışı lisans alan .... ...Ltd.Şti arasında 01.05.2014 tarihinde 200.000,00 TL bedel ile 1 yıl süreli marka lisans sözleşmesi akdedilmiş olduğu, .... Ltd Şti raporun 3. İnceleme ve değerlendirme bölümünde ayrıntılı olarak yer verildiği üzere lisans kullanım hakkına tekabül eden dönemde dava konusu .... markalı ürünlerden ambarlı Gümrük Müdürlüğü onayı ile 15.910 adet ürünü (çantayı) 533.204,35 TL tutar ile ithalata konu ettiği ve dava konusu .... marka ürünlerde (çantalarda) 12.506 adetinin 392.715,25 TL bedel ile satışa konu ettiği ve .... şirketinin 2015 yılında dava konusu markalardan herhangi bir satışının olmadığı ve davalıya ait hükümsüzlüğü istenen ... nolu .... markasının 18. Sınıftaki tescili kapsamında çanta emtiasının bulunduğu, davalı markasının ayrıca 35. Hizmet sınıfında çanta emtiasını da kapsayacak şekilde tescili olduğu ve davacının .... ibareli markalarının yine 18. Sınıfta çanta emtiasında tescilli kullanılmadığı savunmasının incelemesi neticesinde davacıdan lisans alan .... şirketinin 2014 yılında ciddi anlamda .... markalı çanta satışının dolayısıyla markasal kullanımın tespit edildiği sonucuna ulaşıldığına dair rapor düzenlendiği anlaşılmıştır.
Dosyaya ibraz edilen deliller, celp edilen patent enstitüsü kayıtları dikkate alındığında kullanmama nedenine dayalı iptal talebine yönelik olup, öncelikle kullanmama nedenine dayalı iptal yönünden değerlendirme yapılmış olup, Markaların kullanılmama nedeni ile iptali yönünden markanın en önemli fonksiyonu farklı işletmelere ait mal veya hizmetleri birbirinden ayırt etme olduğundan, ancak kullanmakla bu fonksiyonu yerine getirebilir. Markanın tescilli olduğu her bir mal ve/veya hizmet sınıfı bakımından kullanılması gereklidir. Her ne kadar markanın koruması için mutlaka kullanıyor olması gerekli değilse de bu kullanmamanın 5 yılı geçmemesi lazımdır. Aksi takdirde hükümsüzlük yaptırımı söz konusu olacaktır. Kullanılmayan markaların marak tescil kütüğünü işgal etmesinin de önlenmesi ve tescil edilmiş olmakla kullanılmayan bir markanın, bu kullanmak isteyen kimselerin kullanabilmesine imkan tanınması gereklidir. Bu nedenle KHK nın 14 maddesine göre markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmaksızın kullanılmaması veya bu kullanımın beş yıllık bir süre içinde kesintisiz ara verilmesi halinde marka iptal edilir.
Kullanma kavramından ne anlaşılması gerektiği 556 sayılı mülga KHK'nın 14.maddesinin Anayasa Mahkemesi'nin 14.12.2016 tarih ve 2016/148 E., 2016/189 K. kararıyla iptal edildiği, bu iptal kararının 6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren mülga KHK'nın 14/2 maddesinde belirtilmektedir. Buna göre, tescilli bir markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, yalnız ihracat amacıyla kullanılması, mal ya da ambalajlarda kullanılması, markanın sahibinin izniyle kullanılması, markayı taşıyan malın ithali, belli başlı kullanım olarak KHK da sayılmış fakat bunlar sınırlayıcı değil, bunun dışında da markasal fonksiyona uygun kullanımlar 14 madde kapsamında kullanım halidir.
Marka mevzuatının kaynağını AB’nin konu hakkındaki Direktif ve Tüzükleri oluşturmaktadır. AB’nin bu konudaki en temel düzenlemesi olan 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragraflarında yer alan aşağıdaki ifadeler markanın kullanımı kavramının hangi amaca yönelik olduğunu ve düzenlemenin temel nedenlerini aktarmaktadır:
“ Markalar malların ve hizmetlerin ayırt edilebilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgi sahibi olarak seçim yapmalarına imkan sağlama işlevlerini, ancak piyasada fiilen kullanıldıklarında sağlarlar. Kullanım şartının varlığı, Birlik dahilinde tescil edilen ve korunan markaların toplam sayısını düşürmek ve bunun sonucunda markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, markaların tescil edildikleri mallar veya hizmetler için fiilen kullanımlarını şart koşmak ve tescil sürecinin tamamlandığı tarihten başlayan beş yıl içerisinde yukarıda belirtilen şekilde kullanılmamaları halinde iptal edilmelerine imkan sağlamak zaruridir. Bunun sonucu olarak, bir tescilli marka sadece fiilen kullanıldığı halde korunmalıdır ve tescilli bir marka sahibine, sonraki bir markaya itiraz etme ve onu hükümsüz kıldırma hakkını, sahibi markayı gerçek şekilde kullanmadığı halde sağlamayacaktır…” [1]
Gerek mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname içeriğinde (556 sayılı KHK) gerekse de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK), markanın kullanımı ile ilgili hükümler AB Direktif ve Tüzükleri esas alınarak hazırlanmıştır. SMK’nın 9. Maddesine göre
“Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:
1.a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
2.b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.”
Maddeye göre, tescilli markanın Türkiye’de, tescile konu mal/hizmetler bakımından, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ciddi biçimde kullanılmaması halinde, marka kullanılmayan mal/hizmetler bakımından iptal edilecektir. Markanın, ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve marka sahibinin izni ile başkaları tarafından kullanılması halleri ise markanın kullanımı olarak kabul edilecektir.
Madde metni, kullanma yükümlülüğünün tescil tarihinden itibaren başladığını, markanın tescil kapsamındaki mal/hizmetler bakımından kullanılması gerektiğini, kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesinin şart olduğunu ve bunun “ciddi biçimde kullanım” olması gerektiğini belirtmektedir.
AB’de markanın “ciddi kullanımı”ndan ne anlaşılması gerektiği konusunda, AB Adalet Divanı’nın Minimax kararı yol gösterici niteliktedir (Minimax kararı; C-40/01) Kararda, ciddi kullanım kavramı aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:
•Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım (token use) ciddi kullanım olarak kabul edilemez.
•Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.
•Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınmalıdır. (Markanın ticari kıymetinin gerçek olup olmadığı, özellikle bu kullanımın ilgili ticari sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkileri yaratabilecek kullanım olarak görülüp görülemeyeceği, vb.)
•Olayın kendi şartları, diğerlerinin yanısıra, incelenen mal ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesini gerektirebilir.
•Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır
Markanın kullanımından söz edilebilmesi için ciddi bir kullanım olması gerekir. Her şeyden önce salt markanın hükümsüzlük kılınmasını önlemek amacıyla göstermelik olarak küçük ölçekte üretim yapılması, satış pazarlama yapılması, az sayıda broşür katalog bastırılıp dağıtılması ciddi bir kullanımı göstermez. Avrupa Adalet Mahkemesi bir kararında ciddi kullanım kavramını açıklığa kavuşturmaktadır. Buna göre bir markanın ciddi kullanımı söz konusu markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için pazar yaratmak veya mevcut pazarı korumak amacıyla temel işleve uygun olarak söz konusu mal ve hizmetlerin menşei kimliğini garanti edecek şekilde kullanması halinde söz konusu olur. Sembolik nitelikteki kullanım ciddi kullanım olarak kabul edilmez.
Öte yandan 6769 sayılı SMK 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, dava tarihi itibariyle yürürlükte olduğundan marka iptaline yönelik düzenleme yasada yer alıp, mevcut tescilli markalara yönelik bu yasanın uygulaması gerekli olup, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl geçme şartı söz konusu olmayıp, daha önce tescilli markalarda da markanın kullanım zorunluluğu uluslararası mevzuatta da düzenlenmiş olup, Mülga 556 sayılı KHK' da da Anayasa Mahkemesi iptali edilinceye kadar 14.madde yürürlükte olup, tescil tarihi itibariyle davacı tarafın markayı kullanma zorunluluğu bulunduğu hususu dikkate alınarak iddia ve savunmalar değerlendirilmiştir.
Somut olayda, Yukarıdaki ilkeler ışığında kullanımın ispatı davalı tarafa ait olup toplanan deliller ve alınan rapora göre de davacının markayı avacının .... ibareli markalarının yine 18. Sınıfta çanta emtiasında tescilli kullanılmadığı savunmasının incelemesi neticesinde davacıdan lisans alan .... şirketinin 2014 yılında ciddi anlamda .... markalı çanta satışının dolayısıyla markasal kullanımın tespit edildiği dikkate alındığında davalının kullanmama defi yerinde görülmeyerek somut olayda davaya konu avacının . .... , . .... . , . .... .. , .... .... markaları ile davalı adına sonraki tarihte tescilli markası .... ibareli markalar arasında benzerlik olduğu her iki şirketin aynı iş kolunda faaliyet göstermesi, her iki ibarenin fonetik benzerliği açısından ayırt edici karakterini zedeleyebileceği ve tüketicilerin karşısında iltibasa yol açabileceği kanaatine varılmış olup davalı tarafın bir .... ibaresini kullanmak suretiyle ürettiği kelimeler bir bütün halinde bakıldığında markaların asli unsuru .... markasından ibaret olup, davacı markasının tanınmışlığından yararlanmaya yönelik ayırt edicilik sağlamayan ortalama tüketici nezlinde seri marka imajı yaratan bir kullanım olup markaların aynı işletmeden gelen benzer marka imajı uyandırdığından karıştırılma ve benzetme ihtimali söz konusu olup sınıfsal olarakta davalı markalarının davacı markası sınıfı kapsamında kaldığından davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne kayıtlardan terkinine karar vermek gerekli ve yerinde görülmüştür
HÜKÜM:Yukarıda Açıklanan Gerekçelerle ;
1-Davanın KABULÜ İLE,
2-Davalı adına TPMK da tescilli bulunan .... tescil nolu markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine,
3-Davalı .... yönünden husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine,
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan, 35,90 TL ilam harcından, 31,40 TL peşin harcın mahsubu ile, 4,50 TL bakiye karar harcının davalı ...'dan tahsiline,
5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince hesaplanan, 3.145,00 TL vekalet ücretinin, davalı ...'dan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davalı ... yönünden davanın husumetten reddi sebebiyle, karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince hesaplanan, 3.145,00 TL vekalet ücretinin, davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,
7-Davacı tarafından yapılan 67,40 TL dava ilk masrafı, 176,20 TL tebilgat-tezkere ve 2.250,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2493,60 TL yargılama giderinin, davalı ...'dan alınarak davacıya verilmesine,
8-Davalı ... tarafından sarfedilen 25,00 TL giderin, davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Kararın taraflara tebliğinden itibaren ilgili Hukuk Dairesinde 2 hafta içerisinde, istinaf yolu açık olmak üzere, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzlerine, diğer davalı ...'in yokluğunda verilen karar, açıkça okunup anlatıldı. 29/11/2018
Katip ...
e-imzalıdır
Hakim ...
e-imzalıdır