T.C. BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/454
KARAR NO: 2023/11
DAVA: Kullanılmama Nedeniyle İptal
DAVA TARİHİ: 09/04/2021
KARAR TARİHİ: 11/01/2023
KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 09/02/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan Kullanılmama Nedeniyle İptal davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
DAVA : Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkil şirketin, kurulduğu günden bu yana tescilli olan “....” ibareli markası ile bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren, kullanıcılarına bulut tabanlı yönetim yazılım hizmetleri sunan bir şirket olduğunu, davalı Şirketin 09. ve 42. sınıflarda tescilli ... başvuru numaralı ve "...." ibareli markası hakkında, T.C. Bakırköy .... Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin ... E. ... K. (Kapatılan Bakırköy .... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ... E.) sayılı dosyası kapsamında hükümsüzlük davası görüldüğünü ve 07.11.2017 tarihinde davalı şirketin markasının hükümsüzlüğüne karar verilerek sonuçlandığını, davalı şirket tarafından 19.03.2021 tarihinde temyiz başvurusu yapıldığını ve henüz sonuçlanmadığını, ayrıca davacı şirketin, ... başvuru numaralı “....” ibareli markası belirtilen alt sınıflarda davalı şirket tarafından kullanılmadığından markanın iptaline karar verilmesi gerektiğini, bu nedenlerle davanın kabulüne, davalı şirket tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli ... başvuru numaralı ve “....” ibareli markanın iptaline ve sicilden terkine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı şirket üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkil .... Şirketi, 18.06.2009 tarihinde kurulmuş olup müşterilerine bilgisayar danışmanlık hizmetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi vs.), yazılım ve donanım faaliyetleri hakkında büro servislerinin sağlanması alanlarında hizmet verdiğini, faaliyet konusu ile alakalı ticari işlere dair müvekkil şirket Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... tescil numaralı "...." markasını aracılığıyla (09) ve (42) numaralı mal ve hizmet sınıflarında markasını tescillediğini ve "https://www....com/" internet alan adı üzerinden de ticari faaliyetlere kesintisiz devam ettiğini, geçerli şekilde imzalanmış marka lisans sözleşmesi hükümleri gereğince markanın ... A.Ş. tarafından kullanılması, 6769 sayılı Kanunun 9. Maddesi'nde düzenlenen markanın iptali için gerekli şartların oluşmadığını, davacı taraf daha önce haksız şekilde tecavüzde bulunduğu markayı haksız ve mesnetsiz iddialarla iptal ettirerek ve iptalin gerçekleşmesi durumundan iptal edilen markanın kimsenin aidiyetinde olmaması ilkesini (res nullius) kötü niyetli şekilde kullanarak markanın kullanım haklarını elde etmek istediğini, bu nedenlere davanın reddine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan davalı adına tescilli marka sicil kayıtları celp olunmuştur.
Dosya, davalı tarafa ait ... tescil numaralı markanın kullanılmama nedeniyle iptal koşullarının oluşup oluşmadığı hususlarında rapor tanzimi için bilirkişiye tevdii edilmiş, 24/05/2022 tarihli bilirkişi raporu ile, "iptali talep edilen marka ... tescil no.lu “...” markasının 09 ve 42. sınıflarda davalı şirket adına tescilli olduğu, ... tescil “...” markasının “bilgisayar hizmetleri” alanında lisans yoluyla kullanımını gösterir birtakım deliller (hizmet sözleşmesi, 14 adet muhasebe belgesi vs.) dosyaya ibraz edilmişse de iptali talep edilen markanın Türkiye'de ciddi şekilde kullanılıp kullanılmadığı hususunun, davalı şirket ile aralarında organik bağ olduğu anlaşılan ve lisans almak yoluyla markayı kullandığı belirtilen dava dışı ... A.Ş.'nin defter kayıtlarının incelemesi neticesinde net bir şekilde tespit edilebileceği, ... tescil “...” markasının tescilli olduğu “bilgisayar hizmetleri” dışındaki mal ve hizmetler yönünden Türkiye'de ciddi şekilde kullanımı gösterir herhangi bir delil dosyaya ibraz edilmemiş olmakla, davalı markasının "bilgisayar hizmetleri" dışında kalan mal ve hizmetler yönünden kullanmama nedeniyle iptal şartlarının mevcut olduğu, davalı şirketin defterlerinde markayı kullandığına dair belgeye rastlanmadığı, dava dosyasına sunmuş olduğu belgelere göre dava dışı şirket ... A.Ş. firmasının markayı faturaların görsellerinde kullandığı" hususlarını tespit ve rapor etmişlerdir.
Davacı vekili 08/06/2022 tarihli itiraz dilekçesi ile, dava dışı şirketin site yönetimleriyle bulut tabanlı hizmet üzerine sözleşmeler imzaladığı tespit edildiğinden, markayı ancak hükümsüz kılındığı sınıflar kullanmış olabileceği değerlendirildiğine göre markanın tescil edilmiş olduğu diğer sınıflarda kullanılmadığını, bu nedenle dava dışı şirketin ticari defter kayıtlarının incelenmesi gerekliliği bulunmadığını izah ederek; yeni bir rapor alınmaksızın iptaline ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili 13/06/2022 tarihli itiraz dilekçesi ile, bilirkişi raporunda, “bilgisayar hizmetleri” dışındaki mal ve hizmetler yönünden kullanmama nedeniyle iptali şartlarının mevcut olduğu tespitinin hatalı olduğunu, müvekkil tarafından dava konusu markanın lisansının devredildiği dava dışı ... A.Ş.'ye ait internet sitesi www....com üzerinde verilen hizmet ve hizmet alanlarının dava konusu marka sınıfları ile kıyas yapılarak incelemesinin yapılmadığını, bu hususun da eksik inceleme ile rapor düzenlendiğini gösterdiğini, ayrıca bilirkişilerce, davalı şirketin defterlerinde markayı kullandığına dair belgeye rastlanmadığı, dava dosyasına sunulan belgelere göre dava dışı şirket ... A.Ş. firmasının markayı faturaların görsellerinde kullandığı şeklinde yapılan çıkarımın eksik ve hatalı olduğunu tüm bu nedenlerle dava dışı ... A.Ş.'nin ticari defterleri, belgeleri ve kayıtları üzerinde yerinde inceleme yapılmasına, inceleme yapıldıktan sonra bilirkişilerce ek rapor tanzimine karar verilmesini talep etmiştir.
Dosya, ... A.Ş'nin ticari defterlerinin incelenmesi ve davalı vekilinin itiraz dilekçesinde belirtilen internet sitesi ile ilgili inceleme yapılması amacıyla ek rapor tanzimi için bilirkişiye tevdii edilmiş, 09/11/2022 tarihli bilirkişi ek raporu ile, "İptali talep edilen marka .... tescil no.lu “...” markasının 09 ve 42. sınıflarda davalı şirket adına tescilli olduğu;, ... tescil “...” markasının “bilgisayar hizmetleri” alanında lisans yoluyla kullanımını gösterir birtakım deliller (hizmet sözleşmesi, 14 adet muhasebe belgesi vs.) dosyaya ibraz edilmiş, davalı şirket ile aralarında organik bağ olduğu anlaşılan ve lisans almak yoluyla markayı kullanan dava dışı ... A.Ş.'nin defter kayıtlarının incelemesi neticesinde dava konusu markayı şirketin yapmış olduğu hasılatta kullandığı, 2016-2021 yılları arasında Apartman yönetimlerine ait programın kullanım hizmet bedeli olarak 3.710.075,52 TL, Apartman yönetimlerine ait SMS mesaj geliri olarak 756,427,07 TL, Sayaç Okuma gelirleri olarak 3.119.173,10 TL ve Uzaktan Sayaç Okuma gelirleri olarak 226.725,32 TL ciddi bir kullanımın olduğu, davalı şirketin defterlerinde markayı kullandığına dair belgeye rastlanmadığı, dava dışı şirket ... A.Ş. firmasının markayı faturaların görsellerinde kullandığı, dava dışı ... A.Ş.'nin kullandığı ihtilafsız olan www...com alan adlı internet sitesi incelendiğinde, “....” markasının 09. Sınıfta “Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar” ve 42. Sınıfta “bilgisayar hizmetleri” alanında kullanıldığı gösterir bilgilere yer verilmiş olduğu; dava konusu markanın tescilli olduğu diğer mal ve hizmetlerde kullanıldığını gösterir bir delil tespit edilemediği" hususlarını tespit ve rapor etmişlerdir.
Bakırköy .... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyası uyap üzerinden celp olunmuş, tetkikinde; davacı ... tarafından, davalı ... Limited Şirketi aleyhine, davalı markasının hükümsüzlüğü talebine yönelik dava açıldığı, yargılama sonunda mahkemece 07/11/2017 tarih, ... karar sayılı kararıyla, "Davacı tarafın davasının kısmen kabul kısmen reddi ile ... tescil nolu ... markasının 9. Sınıfta ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyon içi cihazlar) (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları dahil) manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları, bilgisayar ağları vasıtası ile indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar, 42 sınıfta bilgisayar hizmetleri yönünden markanın tanımlayıcı olup bu kısımlar yönünden tescil engeli olduğundan bu emtia grubunda markanın hükümsüzlüğüne, TPMK kayıtlarından kısmen terkin edilmesine" karar verildiği, kararın istinaf ve temyiz incelemesinden geçerek 18/10/2022 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.
Davacı vekili 05/12/2022 tarihli ek rapora itiraz dilekçesi ile, dava konusu markanın tescilli olduğu diğer mal ve hizmetlerde kullanıldığını gösterir bir delil tespit edilemediğini, dava konusu markanın bilişim alanında kullanıldığını, ancak bilirkişi heyetinde bilişim alanında bir uzman bulunmadığından bilişim alanında hangi emtialarda kullanıldığının kesin tespiti için heyete bilişim uzmanı bilirkişi eklenerek yeni bir inceleme yapılmasına ilişkin takdirin Mahkemede olduğu tespitinde bulunmuşsa da halihazırda dosya kapsamında yeni bir rapor alınması usul ekonomisine aykırı olacağını, bu nedenle yeni bir rapor alınmadan davanın kabulüne karar verilmesin talep ettiğini beyan etmiştir.
Davalı vekili 06/12/2022 tarihli ek rapora itiraz dilekçesi ile, bilirkişilerin davaya konu markanın "hizmet markası" olduğu kabulü ile inceleme yapmadıklarını, bu nedenle müvekkili şirket tarafından dava konusu marka nezdinde verdiği hizmetin internet üzerinden gerçekleşmesi nedeniyle alt sınıflara ilişkin doğru değerlendirme yapamadıklarını, markanın tescile uygun ciddi bir kullanımının tespitine ilişkin bilişim alanında uzman bilirkişiden ek rapor alınmasına karar verilmesini talep ettiğini beyan etmiştir.
Dava; davalı adına tescilli markanın kullanılmama nedeniyle iptali talebine yöneliktir.
SMK'nun markanın kullanım külfetine ilişkin 9. Maddesi hem geçmişte tescil edilen markalar için hemde gelecekte tescil edilecek markalar için kullanma külfeti getirmiştir. Dolayısıyla davalıya ait markada kullanma külfeti altındadır. Markanın kullanımının SMK'nun 7. Maddesinin ikinci fırkasının a,b.c bentlerinde ön görülen modelde olmak üzere anılan maddenin 3. Fırkası ile 9. Maddenin 2. Ve 3. Fıkrasında açıklandığı şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Kullanmama nedenine dayalı iptal davası açabilmek için hak düşürücü bir süre bulunmamaktadır. Önemli olan dava tarihinden geriye doğru tescil anına kadar 5 yıllık sürenin dolmuş bulunmasıdır, bu nedenle dava süresindedir.
İptali istenen markanın kullanımının söz konusu markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlemine uygun olarak anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu kullanımın markanın tüketiciye yahut son kullanıcıya ürün veya hizmetin menşeini bu ürün yada hizmetin diğer kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve karıştırmaya mahal vermeyecek biçimde yalnızca ilgili teşebbüs nezdinde değil piyasaya ulaşacak ve belirli müşteri çevresi yaratacak şekilde ciddi olarak gerçekleşmelidir. Doğal afetler, savaş, ağır bir ekonomik buhran, ambargo, ithalat kısıtlamaları gibi durumlar markanın kullanılmaması için haklı bir neden olabilir ancak somut olayda davalının böyle bir iddia ve beyanı bulunmamaktadır.
Olumsuz vakıaların ispatının davacıya düşmemesine ilişkin genel hukuk ilkesi uyarınca yargılama konusu markayı tescilli olduğu sınıflarda kullandığını ispat yükü davalıdadır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2019/5260 Esas, 2020/3381 Karar, 01/07/2020 Tarih) Bir markayı kullanan ve ileride kullanmama sebebine dayalı iptal tehdidi ile karşılaşmak istemeyen basiretli tacir gibi hareket etmesi gerekli olan davalının kullanıma ilişkin kanıtları özenle saklaması gerekmektedir. Markanın iptal müeyyidesinden kurtulabilmesi için tescil edildiği her bir emtia için bağımsız olarak ayrı ayrı kullanılması gerekir. Buna göre bir markanın bir ürün için kullanımının diğer bir ürün için kullanım sayılmaz.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında dosyada toplanan tüm deliller ve bilimsel gerekçeye sahip ayrıntılı bilirkişi raporları karşısında,
Davalıya ait ... tescil numaralı markanın 09.sınıfta "ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyon içi cihazlar) (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları dahil) manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları, bilgisayar ağları vasıtası ile indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar" ve 42. sınıfta "bilgisayar hizmetleri" alanında ciddi kullanımı ispata yarar delillerin sunulduğu, sair tescilli olunan hizmet ve emtialar yönünden yukarıda anılı kriterler çerçevesinde ciddi kullanımın dosya kapsamında tespit edilemediği; davalının ciddi kullanımının olduğu tespit olunan hizmet ve emtialar bakımından ise Bakırköy .... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin ... esas, ... karar sayılı ilamı ile verilen hükümsüzlük kararının kesinleşmiş olması karşısında tescilin geriye etkili bir şekilde ortadan kalktığı, bu itibarla davaya konu markanın kullanılmama nedeniyle iptal koşullarının oluştuğu hukuki kanaatine ulaşılmıştır.
Yukarıda açıklanan gerekçelerle davacının davasının kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1-Davacının davasının KABULÜ İLE;
-Davalıya ait ... tescil numaralı markanın KULLANILMAMA NEDENİYLE İPTALİNE, KARAR KESİNLEŞTİĞİNDE SİCİLDEN TERKİNİNE,
2-Alınması gereken 179,90 TL harçtan, peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 120,60 TL harcın, davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
3-Davacının yaptığı 118,60 TL dava ilk masrafı, 3.000,00 TL bilirkişi ücreti ve 195,00 TL posta/tebligat masrafı olmak üzere toplam 3.313,60 TL yargılama masrafının, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı kendisini vekille temsil ettirmekle, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 15.000,00 TL vekalet ücretinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Kalan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliyesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.11/01/2023
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır