T.C. BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/149
KARAR NO: 2022/118
DAVA: Markaya Tecavüzün Tespiti, Durdurulması ve Önlenmesi
DAVA TARİHİ: 02/05/2019
BİRLEŞEN BAKIRKÖY 1. FSHHM 2020/266 ESAS SAYILI DOSYADA
BİRLEŞEN DOYSA DAVA: Kullanılmama Nedeniyle İptal
BİRLEŞEN DOSYA DAVA TARİHİ: 08/10/2020
KARAR TARİHİ: 24/06/2022
KARARIN YAZILDIĞI TARİH: 25/07/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin yıllardır saygıdeğer şekilde kozmetik ve temizlik ürünleri alanında faaliyet gösterip, tescilli markası ile üretim ve pazarlama faaliyetlerine devam ettiğini, davalı tarafça davacının .... tescil numaralı markasının haksız ve hukuka aykırı olarak kullanıldığını, davalı .... firmasının Türkiye'de sektöre davacıdan yıllar sonra girdiğini, davalının, davacıya ait tescilli markayı kullanarak, davacının ticari itibarını zedeleyip müşteri memnuniyetini olumsuz etkilediğini, tescilli marka ile neredeyse aynı ibareyi davacının izni olmaksızın kendi mal ve hizmetlerinde kullandığını, bu durumun haksız eylem oluşturmakla birlikte marka hakkının ihlaline sebep verdiğini, açıklanan nedenlerle, müvekkili adına tescilli markanın, davalı şirket tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak kullandığının tespitine, tecavüzün önlenmesine, müvekkiline ait tescilli markanın, davalı tarafça ... ibaresiyle kullanıldığı malların toplatılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesi ile, davalı ...'in, "...." markasının gerçek hak sahibi olduğunu, "...." markasını Davacının 21/05/2014 tarihli marka tescilinden 10 yıl önce geliştirip Türkiye dahil pek çok ülkede kullanarak "...." markası için davacıdan önce bir marka hakkı elde ettiğini, gerçek hak sahibi davalının, davacının sonradan tescil ettirdiği markaya tecavüz ettiğinin düşünülemeyeceğini, davalının, "...." markasını A.B.D.'de 2004 yılında geliştirip kullanmaya başladığını ve 2005 yılında da tescil ettirdiğini, bu durumun A.B.D. Patent ve Marka Kurumu kayıtlarında da görüldüğünü, söz konusu kayıtlara göre "...." markasının piyasada ciddi kullanıma konu olduğu ilk tarihin 15 Haziran 2004 olduğunu, A.B.D. federal marka kanunu Lanham Kanunu'nun 1051 maddesine göre, bir markanın tescil edilebilmesi için markanın ticarette ciddi kullanıma konu olduğu ilk tarihin somut delille ispat edilmesi ve ilk kullanım tarihinin Markalar Sicili'ne kayıt edilmesi kanuni zorunluluk olduğunu davalının, "...." markasını A.B.D.'de ilk defa 20 Haziran 2006 tarihinde ... sayıyla 03, 18 ve 21nci sınıf mallar yönünden tescil ettirdiğini, ayrıca A.B.D.'de 03, 08, 18, 21, 35nci sınıflarda tescilli ... sayılı "....", 08 ve 21nci sınıflarda tescilli ... sayılı ".... ", 03, 18, 35nci sınıflarda tescilli ... sayılı ".... ", 03ncü sınıfta tescilli ... sayılı ".... ", 35nci sınıfta tescilli ... sayılı "...." markalarının sahibi olduğunu, davalının, "...." markasını Avrupa Birliği'nde ilk defa 29 Temmuz 2009 tarihinde ... sayıyla 03, 08 ve 21nci sınıf mallar yönünden tescil ettirdiğini, ayrıca Avrupa Birliği'nde 03, 08, 21, 42nci sınıflarda tescilli ... sayılı "....", 35nci sınıfta tescilli ... sayılı "....", 35nci sınıfta tescilli ... sayılı ".... ", 03, 08, 35nci sınıflarda tescilli ... sayılı "...", 03, 16, 18, 20, 21, 42nci sınıflarda tescilli ... sayılı ".... " 03, 08, 18, 21, 35nci sınıflarda tescilli ... sayılı ".... " markalarının sahibi olduğunu, davalının "...." markasını Türkiye'de ilk kullanan ve ilgili sektörde ayırt edicilik ve bilinirlik kazandıran firma olarak da gerçek hak sahibi olduğunu, "...." markalı ürünlerin, .... 'e ve anlaşmalı üçüncü kişilere ait internet mağazaları kanalıyla Türkiye'deki tüketicilere davacının 21.05.2014 tarihli marka tescilinden önce satılmaya başlandığını, önceki tarihlere ilişkin tüketici yorumları, bu hususu gösterdiğini, tarih bilgisine sahip tüketici yorumlarından örneklerin sunulduğunu, davalıya ait "...." markasının, markayı taşıyan ürünlerin %100 vegan/bitkisel olması; paraben ve sülfat gibi zararlı maddeleri içermemesi; ve ayrıca hayvanlar üzerinde test edilmemesi ve de ".... " — "...." sloganıyla kaliteli ve lüks kozmetik ürünlerinin uygun fiyata tüketiciyle buluşturulması özellikleri ile Türkiye'de ilgili sektörde davacının marka tescilinden önce ayırt edicilik ve bilinirlik kazandığını, bu tarihten önceki tüketici blogları, video blogları ve yorumlarının, "...." markalı ürünlerin anılan özellikleriyle Türkiye'de ayırt edicilik ve bilinirlik kazanmaya başladığını gösterdiğini, davalının, "...." markasını davacının 2014 tarihli marka tescilinden önce Türkiye'de ilk kulanan gerçek hak sahibi olarak, davacıya göre öncelik hakkına sahip olduğunu, davacının sonradan tescil ettirdiği markaya tecavüz ettiğinin düşünülemeyeceğini, davalının "...." markasının gerçek hak sahibi olarak, davacının marka tescilini hükümsüz kıldırma hakkına da sahip olduğunu, davalının "...." markasını davacının 2014 tarihli marka tescilinden önce Türkiye'de ilgili sektörde ayırt edici ve bilinir hale getirdiği için tüketicilerin davalının "...." markasını davacı markasıyla karıştırması ihtimali olmadığını, aksine davacı markası ileride kullanılırsa, tüketicilerin davacı markasını gerçek "...." markasıyla karıştıracakları ve davacı ürünlerinin hakiki "...." ürünleri sanarak yanılgıya düşeceklerini, yıllardır kozmetik ürünleri alanında faaliyet gösteren davacının kendi faaliyet alanında tüketicilerce tanınıp bilinen "...." markasını bilmediğinin düşünülemeyeceğini, bu sebeple, davacının davasına gerekçe gösterdiği "..." markasını kendisinin geliştirdiği ve markayı iyi niyetle tescil ettirdiği konusunda ciddi şüphe bulunduğunu, davanın reddini talep etmiştir.
BİRLEŞEN DAVADA DAVA : Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin "...." markasının sahibi olduğunu, markayı 2005 yılında ABD'de, 2009 yılında Avrupa Birliğinde tescil ettirdiğini, müvekkilinin bu markayı Türkiye de kullandığını, müvekkilinin bu markayı tescili için 2018 tarihinde tescil başvurusunda bulunduğunu ancak davalının ... sayılı "..." ibareli marka tescili nedeniyle müvekkilinin başvurusunun reddedildiğini, davalıya ait bu marka tescilinin tescil tarihinin üzerinden beş yıl geçmiş olmasına rağmen kullanılmadığını, bu çerçevede markanın iptalini, sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.
BİRLEŞEN DAVADA CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkilinin başvuru tarihi olan 2014 yılından itibaren geriye dönük bir şekilde 10 yıllık koruma hakkına sahip olduğunu, "..." markasının tescili için kanunlara uygun bir şekilde başvurusun yaptığını ve tescillediğini, müvekkilinin bu markayı 2015 yılından bu yana kullandığını, davacı vekilinin müvekkilinin tescilli markasını kullanmadığı iddiasının gerçek olmadığını bu sebeple de müvekkili aleyhine açılan haksız davanın reddini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan davacı adına tescilli markanın sicil kayıtları celp olunmuştur.
Dosya, davalının, davacıya ait .... tescil numaralı markasından doğan haklarına tecavüzünün bulunup bulunmadığı, söz konusu marka hakkında davalının önceye dayalı gerçek hak sahibi olup olmadığı hususlarında rapor tanzimi için bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi 27/08/2021 tarihli raporunda; "... ve .... ibarelerinin aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olarak algılanması gerektiği, davacıya ait ... tescil numaralı "..." markası ile davalının “....” şeklindeki kullanımı arasında halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu, davalının ABD ve Avrupa Birliğindeki .... ibareli marka tescillerinin, davacının TPMK nezdinde ... markası için yapmış olduğu başvuru tarihi olan 21.04.2014 tarihinden daha önceki tarihli olduğu, davalının .... ibaresini markasal olarak ürünlerinde Türkiye'de davacının marka tescil başvurusu tarihinden önce kullanıldığını, davalının sunmuş olduğu delillerin arasında bulunan ... yazıları ve ... girdilerinden incelenmesinden Davacının tescil tarihinden önceki tarihlerde Türkiye'de markanın kullanıldığı ürün alıcıları bakımından bilinirlik sağlandığını, açıklanan sebeplerle davalının ... ibaresi üzerinde önceye dayalı gerçek hak sahibi olduğu, SMK md.6/3 ve TRIPS md 16/1 uyarınca davalı ... ibaresinin davacı tarafından tescil talebine itirazda bulunmamış, hükümsüzlük davası açmamış olsa bile, davacının, davalıyı ... ibaresini kullanmaktan men edemeyeceği, davacının TPMK nezdinde tescilinden önceki tarihlerden itibaren kullanan ve bu suretle üstün hak elde eden davalının kullanımının davacının tescilli markasına tecavüz oluşturmadığı" hususlarını tespit ve rapor etmiştir.
Davacı vekili 27/09/2021 tarihli dilekçesi ile, bilirkişinin, davalının Türkiye'de ne zaman marka tescilini yaptırdığını tespit etmediğini, bilirkişinin markanın gerçek hak sahibi tespitinde kullandığı kriterlerin Türk Hukukunda kabul edilmemesi gerektiğini, zira ülkemizde tescilin, marka sahibini koruduğunu, bilirkişinin salt davalının iddialarını dikkate alarak araştırma ve inceleme yapmasının, bilirkişinin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü, dosyanın yeni ve tarafsız bir bilirkişiye tevdini, mahkeme aksi kanaatte ise eksik hususların tamamlattırılması için ek rapor alınmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Dosyanın, mevcut bilirkişiye bir sınai mülkiyet uzmanı ve bir SMM bilirkişi eklenmek suretiyle birleşen dosya yönünden kullanılmama nedeniyle iptal koşullarının oluşup oluşmadığı hususlarında ana rapor ve ana dosya yönünden davacı itirazlarının değerlendirilerek ek rapor tanzim etmek üzere bilirkişi heyetine tevdine karar verildiği, bilirkişilerin 07/04/2021 tarihli ayrıntılı ve gerekçeli raporlarında; "Taraf vekilinin, kök raporumuzda yaptığımız tespit ve değerlendirmelere ilişkin açıklamalarımıza karşı yaptığı beyan ve itirazlar değerlendirilmiş olup, söz konusu itirazları incelendiğinde, kök raporumuzda vardığımız sonuçlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek bir nitelik taşımadığı; Davacı-birleşen davada davalı tarafından, ticari defterler incelemeye sunulmadığı, bu nedenle tespit ve değerlendirme yapılamadığı, Davacı-birleşen davada davalı tarafından sunulan faturalardaki kullanımların, ciddi kullanım olarak kabul edilemeyeceği, dava konusu “...” ibareli marka yönünden, birleşen dava tarihinden önceki dönem de ciddi kullanımının bulunmadığı, Birleşen davanın konusu ... tescil no.lu “...” markası 13.05.2015 tarihinde tescil edilmiş ve MAhkeme huzurundaki dava 08.10.2020 tarihinde ikame edilmiş olmakla dava tarihi itibariyle markanın tescil tarihi üzerinden 5 yıldan uzun bir sürenin geçmiş olduğu; Birleşen dava konusu markanın ciddi biçimde kullanıldığını gösterir herhangi bir delil dosyaya ibraz edilmemiş olmakla SMK m. 9, 26 ve geçici madde 4 uyarınca dava konusu ... tescil no.lu “...” markasının tescil edildiği sınıfta iptali şartlarının mevcut olduğu" hususlarını tespit ve rapor ettikleri görülmüştür.
Davacı vekili 19/04/2022 tarihli dilekçesi ile, ciddi kullanım bulunup bulunmadığı konusunda markanın hangi sınıf ürünler hakkında tescil edildiği hususunda çelişkilerin giderilmediğini, raporun bu hali ile hükme elverişli olmadığını, bilirkişi heyetinin görüşleri arasında da çelişki bulunduğunu, kök raporda ve birleşen davada sundukları cevap dilekçesinde belirtmiş oldukları iddiaların hiçbirinin bilirkişiler tarafından dikkate alınmadığını ve gerekçelendirilmeden, kök raporda herhangi bir açıklama yapıldığı halde zaten açıklama yapıldığının belirtildiğini, müvekkilinin ... markasını lisansladığı için halen semerelerinden yararlandığını, marka iptal edildiği takdirde lisanslamanın da sona ereceğini, telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağını, bu hususun bilirkişi raporunda da göz ardı edildiğini, dosyanın başka bir bilirkişi heyetine tevdini talep etmiştir.
Asıl davada dava, davalının, davacı markasından doğan haklarına tecavüzünün tespiti, men ve ref'i talebine; birleşen davada dava, birleşen dosya davalısı adına kayıtlı ... tescil numaralı markanın kullanılmama nedeniyle iptali talebine yöneliktir.
Asıl dava bakımından yapılan incelemede; Davacı öncelikle, davaya konu markada gerçek hak sahipliği iddiasına dayanmaktadır. SMK'nun 6/3 md'sine göre; "Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmiş ise, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir"
SMK'nun 7/1 ve 6/3 maddeleri birlikte değerlendirildiğinde tescil ile marka korumasının başlayacağı yönündeki ilkenin istisnasının kullanım yolu ile marka hakkının elde edilmesi olduğu, tescil başvurusundan önce o markayı ihdas eden, kullanan piyasada maruf hale getiren ve marka üzerinde hak elde eden kimsenin tescil sahibine karşı bu hakkını hükümsüzlük davası yolu ile ileri sürebileceği, Aynı zamanda gerçek hak sahipliğinin tecavüz davasında savunma olarak kullanılabileceği kabul edilmektedir.
Önceye dayalı gerçek hak sahipliği, açıklanan somut olayın değerlendirilmesinde, davalının ABD ve AB nezdinde davaya konu markayı, davacının tescil tarihinden önce tescil ettirdiğine ilişkin kayıt ve belgeleri dosyaya sunmuş olduğu, ayrıca ülkesellik ilkesi gereği Türkiye'de davacı tescil tarihinden önce fiili markasal kullanıma ilişkin sunulmuş delillerin incelenmesinde; .... isimli blogda 20/12/2010 tarihinde http://... linkinde yer verilen blogda davalı ürünlerinin Türkiye'de de sipariş verilebildiğinin anlaşıldığı, bu itibarla davalının "..." ibareyi havi ürünlerinin ticaretinin Türkiye'de 2010 tarihi itibariyle yapıldığı; ... com alan adlı adreste ise en eskisi 02/09/2009 tarihli, davalı ".." başlığı altında yorumların yer aldığı, bu itibarla Türkiye'de tüketici nezdinde bilinirliğinin bulunduğu ve yine tüketicilerin söz konusu ürünlere Türkiye'den de sipariş verdiklerinin anlaşıldığı; sunulan deliller karşısında, davalının, davacı tescil başvuru tarihi olan 21/04/2014 tarihinden önce "..." kelime markası üzerinde hak sahibi olduğu, bu itibarla tecavüz iddiasının kendisine yöneltilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.
Birleşen dava bakımından yapılan incelemede;
İptali istenen markanın kullanımının söz konusu markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlemine uygun olarak anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde gerçekleşmesi icap etmektedir. Bu kullanımın markanın tüketiciye yahut son kullanıcıya ürün veya hizmetin menşeini bu ürün yada hizmetin diğer kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve karıştırmaya mahal vermeyecek biçimde yalnızca ilgili teşebbüs nezdinde değil piyasaya ulaşacak ve belirli müşteri çevresi yaratacak şekilde ciddi olarak gerçekleşmelidir. Doğal afetler, savaş, ağır bir ekonomik buhran, ambargo, ithalat kısıtlamaları gibi durumlar markanın kullanılmaması için haklı bir neden olabilir ancak somut olayda davalının böyle bir iddia ve beyanı bulunmamaktadır.
Olumsuz vakıaların ispatının davacıya düşmemesine ilişkin genel hukuk ilkesi uyarınca yargılama konusu markayı tescilli olduğu sınıflarda kullandığını ispat yükü davalıdadır. Bir markayı kullanan ve ileride kullanmama sebebine dayalı iptal tehdidi ile karşılaşmak istemeyen basiretli tacir gibi hareket etmesi gerekli olan davalının kullanıma ilişkin kanıtları özenle saklaması gerekmektedir. Markanın iptal müeyyidesinden kurtulabilmesi için tescil edildiği her bir emtia için bağımsız olarak ayrı ayrı kullanılması gerekir. Buna göre bir markanın bir ürün için kullanımının diğer bir ürün için kullanım sayılmaz.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında dosyada toplanan tüm deliller ve bilimsel gerekçeye sahip ayrıntılı bilirkişi raporu karşısında, davalı marka sahibinin söz konusu markasını 03. sınıflarda tescilli olduğu "Ağartma ve temizlik amaçlı maddeler. Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil). Sabunlar. Diş Bakımı ürünleri. Aşındırıcı ürünler (zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar dahil). Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap için)" ciddi bir şekilde herhangi bir kullanımının bulunduğuna dair yeterli delil ibraz etmediği, birleşen davada davalı tarafından sunulan faturalardaki kullanımların yukarıda anılı kriterler ışığında tek başlarına ciddi kullanım için yeterli olarak kabul edilemeyeceği, bu hali ile markanın sicilden iptal sebebinin yasal koşullarının oluştuğu anlaşıldığından birleşen davanın kabulüne; asıl davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
ASIL DAVADA;
1-Davacının davasının REDDİNE,
2-Alınması gereken 80,70 TL harçtan, peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 36,30 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,
3-Davalı kendisini vekille temsil ettirmekle, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 7.375,00 TL vekalet ücretinin, davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
5-Karar kesinleştiğinde kalan gider avansının yatıran tarafa iadesine,
BİRLEŞEN BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NİN
2020/266 ESAS SAYILI DOSYASINDA;
1-Davacının davasının KABULÜ ile;
-Davalıya ait ... tescil numaralı markanın kullanılmama nedeniyle iptaline, karar kesinleştiğinde sicilden terkinine,
2-Alınması gereken 80,70 TL harçtan, peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 26,30 TL harcın, birleşen dosya davalısı ...'nden tahsili ile hazineye irad kaydına,
3-Birleşen dosya davacısı kendisini vekille temsil ettirmekle, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 7.375,00 TL vekalet ücretinin, birleşen dosya davalısı ...'nden alınarak, birleşen dosya davacısı ...'ye verilmesine,
4-Birleşen dosya davacısı tarafından yapılan 54,40 TL peşin harç, 54,40 TL başvurma harcı ve 1.000,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.108,80 TL yargılama giderinin, birleşen dosya davalısı ...'nden alınarak, birleşen dosya davacısı ...'ye verilmesine,
5-Karar kesinleştiğinde kalan gider avansının yatıran tarafa iadesine,
Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliyesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.24/06/2022
Katip ...
¸
Hakim ...
¸