T.C. BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/231 Esas
KARAR NO: 2021/215
DAVA: Marka'dan Doğan Haklara Tecavüzün Tespiti, Men'i ve Ref'i ile Tazminat
DAVA TARİHİ: 27/01/2020
KARAR TARİHİ: 24/11/2021
KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 21/12/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka'dan Doğan Haklara Tecavüzün Tespiti, Men'i ve Ref'i ile Tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili dava dilekçesi ile, Mağazacılık ve perakende sektöründe faaliyet gösteren müvekkilinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde "...", "..." ve "..." ifadesini içeren birçok marka ve tasarım tesciline sahip olduğunu, tescil edilen markalardan bazılarının tanınmış marka listesinde yer aldığını, davalı tarafından mağazasında ve ürünleri üzerinde yer alan ibarelerde "..." ibaresi ön plana çıkarıldığını, bu durumun müvekkili şirkete ait tanınmış marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini, bir bayi/franchise algısı yaratılmak suretiyle haksız kazanç elde edildiğini, söz konusu kullanımların marka hakkına tecavüz teşkil ettiğinin Bakırköy .... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ... D. İş sayılı dosyası ile tespit edildiğini, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunun da söz konusu durumu doğrular nitelikte olduğunu, davalı tarafından söz konusu kullanımlar dışında bir de 11.06.2019 tarihli ... başvuru numaralı "... " markası için 20. sınıf mal ve hizmet emtialarını kapsar şekilde başvuruda bulunulduğunu, davalının müvekkili şirketin ticaret sicil unvanı ve tanınmış markası olan ibareleri kullanmakta ve müvekkili şirketin markaya verdiği maddi ve manevi katkıyı kullanarak haksız kazanç elde etmekte olduğunu, yoksun kalınan kazancın, SMK madde 151 kapsamında, müvekkili şirketin marka hakkına tecavüz eden davalı mağazanın “sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli" üzerinden tespit edilmek suretiyle hesaplanmasını seçerek, davalının eylemlerinin marka hakkına tecavüz teşkil etiğinin tespiti, men’i, refi, şimdilik 500,00 TL maddi tazminat ve 10.000,000 TL manevi tazminatın tazminine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesi ile, müvekkilinin mağazasının konsepti, tarafların tabelalarında bulunan şekil ve yazı karakteri farklılıkları, tabelaların dizaynı, mağazaların bulunduğu yere dair farklılıklar, mağazaların dış görünüm farkları, ürün çeşitliliği ve hitap ettiği müşteri kitlesi bakımından herhangi bir tüketicinin aldatılmasına sebep olmayacak kadar açık bariz değişiklikler olduğunu, davaya dayanak gösterilen bilirkişi raporunda önemli hatalar bulunduğunu, davacı tarafın markasını tescil ettirdiği mal ve hizmet sınıflarında kullandığını ispat edemediğini, bu bakımdan kullanmama defi ileri sürme haklarının bulunduğunu, imha talebine yönelik, ancak kaçınılmaz bir durumun varlığı halinde hükmedilebileceğinden imha talebinin reddini, davacının hakkına tecavüz söz konusu olmadığından bahisle tespit, men ve ref taleplerinin reddini, maddi ve manevi tazminat taleplerinin de koşulları oluşmadığından reddini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan davacı adına tescilli markaların sicil kayıtları celp olunmuş, Bakırköy .... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin ... değişik iş sayılı dosyası dosya içerisine alınmış, tetkikinde; "talep eden şirketin ...,... tescil numaralı tanınmış markalar başta olmak üzere ... ibareli ..., ..., ..,..,...,... tescil numaralı markaların sahibi olduğu, bu markaların ilgili sektör olan 20, 24 ve 35.sınıfların tamamını kapsadığı, alyehi8nde tespit talep olunan şirketin iştigal konusu 20 ve 24.sınıfta yer alan malları ve dolaylı olarak 35.sınıftaki hizmetleri kapsıyor olmakla, talep eden şirketin ... ve ... tescil numaralı markası ile aynı kapsamda yer alma vakıasının gerçekleştiği, talep eden şirket adına 20, 24, 35.sınıfı da kapsar şekilde tescilli ve aynı zamanda tanınmış marka olarak korunmakta olan ... markasının aleyhine tespit edilen tarafça işyeri tabelasında neredeyse birebir aynı şekilde kullanıldığı, aleyhine tespiti yapılan şirket tarafından ürünler üzerinde "..., ... , ..., ..., ..., ..., ..., ..." şeklinde kelime terkipleri kullanılmakla beraber tüm ürünler üzerinde ... ibaresinin ortak unsur olarak yer aldığı, ortalama bir tüketicinin markanın tertip tarzından ... ibaresi yanında kullanılan ..., ..., ..., ..., ..., ... vb.ibarelerinin ... ibaresine ekli alt marka olduğunu idrak edebileceği, ürünlerin satışa hazır şekilde işyerinde teşhir edildiği, ürünlerin bulunduğu mahallin mağaza veya teşhir salonu (showroom) olarak adlandırılabileceği, aleyhine tespit yapılan şirket adına başvurusu yapılan ... numaralı ... markasının 11/06/2019 tarihinde 20.sınıfı kapsar şekilde tescil edilmek istenmekte olduğu, ancak SMK 7/4 uyarınca bu marka henüz ilana açılmadığı için üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği, aleyhinde tespit talep olunan şirketin .... ibaresini de sınırlı olarak tanıtım malzemelerinde, yan unsur olarak tabelada ve resmi evrakta kullandığı" hususlarını bildirmiştir.
Dosya, davalının davacıya ait "..." esas unsurla markalardan doğan haklarına tecavüzünün bulunup bulunmadığı, tazminat koşullarının oluşup oluşmadığı, oluştuysa miktarı; davalının kullanmama defi yönünden davacının dayanak yaptığı markalarını dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süre içerisinde ciddi kullanımının olup olmadığı hususlarında rapor tanzimi için bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişiler 04/05/2021 tarihli ayrıntılı ve gerekçeli raporlarında; "davalı yanın kullanımlarının davacı yana ait tescilli markalardan kaynaklanan hakları ihlal eder mahiyette olduğu, davalı yanın kullanmama defi iddiasının davacı yanın dayanak markasının tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre henüz dolmadığından kabul edilemeyeceği, İTO dan gelen cevap yazısına göre; Davacının dava tarihinden geriye doğru 3 yıl içerisinde davaya konu olan 20. Sınıfta yer alan emtialardan ..., ..., ... Mağazalarında yapmış olduğu satışlardan elde ettiği cironun % 15 i anlaşıldığı, Buna göre; 2018 Yılı lisans bedeli: 361.471,05 TL, 2019 Yılı lisans bedeli: 867.026,25 TL, 2020 Yılı lisans bedeli: 170.755,20 TL olarak hesap edildiği, davalı yanın yatak ve baza sattığı, davacı yanın yatak ve baza satışının olmadığı ancak davacıya ait tanınmış marka vasfında olan "..." ibaresi özellikle davacı yanın yoğun kullanım gerçekleştirmekte olduğu 20. Sınıfta yer alan emtialar bakımından ayırt edici hale geldiğinden, davacı yanın 20. Sınıfta yer alan emtialarına ilişkin hesaplamalar yukarıda yapılmış olup, hesap edilen lisans bedelleri ve davalının kar/zarar durumunun yukarıda gösterildiği, TBK 50-51 maddeleri gereği maddi tazminat tutarının takdirinin mahkemeye ait olduğu" hususlarını bildirdikleri görülmüştür.
Davalı vekili 26/05/2021 havale tarihli dilekçesi ile, müvekkili şirketin sadece yatak ve baza satışı yaptığını, İstanbul Bağcılar'da sokak arasında faaliyet gösteren yeni ve küçük çaplı bir işletme olduğunu, Bakırköy .... FSHHM'nin ... değişik iş sayılı dosyasından verilen tedbir kararı ile 23/12/2019 tarihinde 8 adet yatak üzerinde etiketlerin söküldüğünü, 24/12/2019 tarihinde tabelanın indirildiğini, yani tespite konu rapora göre tecavüz sayılan eylemlere son verildiğini, tedbirin Bakırköy ... İcra Müdürlüğü'nün ... esas sayılı dosyası ile uygulandığını, davacının konsept mağazaları ile müvekkilinin küçük işletmesinin farklı ürünler sattığını, müvekkilinin davacının mağazalarını ya da ürünlerini taklit etmediğini, davacının müvekkili ile ortak bir ürününün olmadığını, dolayısı ile mallar/hizmetler farklı olduğu zaman davacının markası ile müvekkilinin sökülen tabela ve etiketlerinde benzerliğin var olduğu kabul edilse bile karıştırma ihtimalinin ortadan kalkacağını, davacının 20 sınıfı da içine alan çok sayıda markasında, tescilinin üzerinden 5 yıldan uzun zaman geçmesine rağmen, bu markalarını hiçbir zaman yatak ve baza ürünlerinde kullanılmadığının anlaşıldığını, hesabın 31/03/2020 tarihi itibariyle bitirildiğini, dava tarihinin 27/01/2020 olduğunu, bu tarihten sonrası için hesap yapılamayacağını, davacının yoksun kalınan kazanç adı altında sebepsiz zenginleşmeye çalışıldığını, bilirkişilerin de bu kazancın objektifliğini sorgulamadan rapor oluşturduklarını, lisans bedeli hesaplanırken hakkaniyete ve menfaatler dengesine uygun, makul bir miktarın belirlenmesinin gerektiğini, itirazları doğrultusunda dosyanın yeni bir heyete tevdini talep etmiştir.
Bakırköy .... İcra Müdürlüğü'nün ... esas sayılı dosyası uyap üzerinden celp olunmuş, ihtiyati tedbirin uygulandığına dair tutanağın gönderildiği görülmüştür.
Davacı vekili 16/06/2021 tarihli dilekçesi ile maddi tazminat yönünden davalarını 100,000,00 TL'ye artırdıklarını bildirerek harcını tamamladıkları görülmüştür.
Dava, davalının, davacı markasından doğan haklarına tecavüzünün tespiti, men ve ref'i ile tazminat talebine yöneliktir.
SMK'nun 6/1 md'sinde nisbi red nedeni olarak düzenlenen karıştırma ihtimali, aynı kanunun 7/1 md'sinde marka hakkına tecavüz hali olarak yer almaktadır. SMK'nun 6/1 md'sine göre, önceki marka ile tescil başvurusu yapılan marka aynı ya da benzer ise sınıflar da aynı ya da benzer ise bu başvuru itiraz üzerine red edilir. SMK'nun 25/1 md'si gereğince hem 5.md'de yazılı mutlak red nedenleri , hem de 6.md'de yazılı nisbi red nedenleri birer hükümsüzlük nedenidir. Marka koruma kapsamına ilişkin SMK'nun 7/1-b md'sine göre ise, marka sahibi "tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerde aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılmasını engelleyebilir ve bu durum aynı zamanda marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilmektedir.
Somut olayda davacının dayanak markalarının asli ve ayırdedici unsuru olan "..." kelimesi ile davalı "... " şeklindeki kullanımlarındaki "..." kelimesi ortaktır ve ayniyet derecesinde benzerdir. Davacı tarafa ait ... ve ... tescil numaralı markaların 20, 24 ve 35.sınıflarda tescilli olduğu, davalının markasal kullanımlarının ise 20, 24 ve dolaylı olarak 35.sınıflar kapsamında kaldığı, ayrıca ... ve ... tescil numaralı markaların tanınmış marka olarak tescillerinin bulunduğu ve tescilli olmadıkları sınıflar bakımından da korunmaları gerektiği anlaşıldığından sınıfsal benzerliğin oluştuğu kanaatine varılmıştır.
Her ne kadar davalı taraf kullanmama definde bulunmuşsa da "..." esas unsurlu ... numaralı markanın davalı ürünlerinin bulunduğu 20.sınıfta tescilli olduğu, 08/08/2018 tarihinde tescil edildiği ve dava tarihine kadar 5 yıllık sürenin geçmediği anlaşıldığından kullanmama defi koşullarının oluşmadığının kabulü gerekmiştir.
Davacı maddi tazminat hesabı yönünden seçimlik hakkını SMK 151/2-c maddesine dayandırmıştır. Taraflar söz konusu hesaplama yöntemine dayanak olabilecek bir lisans sözleşmesi sunmamışlar; mahkememizce İTO'ya yazılan müzekkere cevabında da: "bir işletme veya kuruluşun; bir marka, tasarım veya patent işlemi ile ticaretin doğası gereği kar elde ettiği, bir işletmenin yaptığı satışlardan elde edeceği karın %15-%20 civarında olabileceği; davaya konu olan firma, eğer davaya konu marka ile tüm cirosunu elde etmiş ise toplam cironun %15'i lisans bedeli belirlenmesinde uygun olacağı, davaya konu olan firma eğer birden fazla marka ile cirosunu elde etmiş ise tecavüze konu markadan elde ettiği ciro toplam ciroda belirlenerek, tecavüze konu olan markadan elde ettiği cironun %15'i lisans bedeli belirlenmesinde uygun olacağı" hususları belirtilmiştir. Buna göre yapılan hesaplamaya göre bilirkişilerce toplam 1.399,252,5 TL'lik bir bedel bulunmuştur. Ne var ki lisans bedeline göre hesaplama yapılırken somut olaya uygun ve gerçek lisans sözleşmeleri ile birlikte davalı yana ait tespit olunan ürünlerin miktar ve değeri, genel ekonomik koşullar, tarafların ticari hacimleri hep birlikte dikkate alınmalıdır. "Bu bedelin tespitinde ele geçen ürün fiyatı veya bu ürünlerden elde edilecek kar rakamı belirlenerek taklit üretim yapan kişilerin ödüllendirilmesinden kaçınılması gerekirken, bir yandan da astronomik lisans bedelleri belirlenerek, somut olayla hiç bağdaşmayan lisans bedelleri tespitinden de uzak durulmalıdır"(ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, s.799)
Bu durumda gerek tarafların genel ağırlıklı ticari konularının farklılığı, gerek davacı markasının genel ticari ağının genişliği ile davalının göreceli ticaret hacminin küçüklüğü ve münhasıran lisans bedeli hesabında meslek odalarının tarife rakamlarının tek başına hükme esas alınamayacağı ilkesi (Y.11.HD 02/03/2015 tarih, 2014/17036 E., 2015/2789 K.) karşısında kesin ve net bir şekilde belirlenmesi mümkün olmayan maddi tazminatın mahkememizce TBK 50-51.maddeleri çerçevesinde taktiri zarureti ile 30 bin TL maddi tazminata hükmedilmiştir.
İhlal edilen hakkın boyutu, kusurun derecesi ve tarafların mali durumları nazara alınarak 10.000,00 TL manevi tazminatın yeterli ve dengeleyici olacağı kanaatine ulaşılmıştır.
Tüm bu yapılan açıklamalar ışığında davacının davasının kısmen kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
Davacının davasının KISMEN KABULÜ ile;
-Davalının, davacıya ait "..." esas unsurlu markalardan doğan haklarına tecavüzünün tespitine, bu tecavüzün men ve ref'ine, Davalı yanın tecavüz oluşturan "..." ibaresini ihtiva eden ürünlerinin üretim ve satışının durdurulmasına, satışa arz edilmiş ürünlerdeki "..." ibaresinin bulunduğu etiketlerin sökülerek yahut kesilerek çıkarılmasına,
-T.B.K. 50.ve 51.maddeleri nazara alınarak 30.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,
2-Alınması gereken 2.732,40 TL harçtan, 179,32 TL peşin harç ve 1.700,00 TL tamamlama harcının mahsubu ile 853,08 TL bakiye harcın, davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
3-Davacı kendisini vekille temsil ettirmekle, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kabul edilen tecavüzün tespiti talebi yönünden 7.375,00 TL vekalet ücretinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı kendisini vekille temsil ettirmekle, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kabul edilen maddi tazminat talebi yönünden 7.375,00 TL vekalet ücretinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı kendisini vekille temsil ettirmekle, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kabul edilen manevi tazminat talebi yönünden 7.375,00 TL vekalet ücretinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davalı kendisini vekille temsil ettirmekle, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre reddedilen maddi tazminat talebi yönünden 7.375,00 TL vekalet ücretinin, davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
7-Davacı tarafından yapılan 2.000,00 TL bilirkişi ücreti ve 147,70 TL posta/tebligat masrafı olmak üzere toplam 2.147,70 TL yargılama giderinin, davanın kabul/red oranına göre 1.653,73 TL'sinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,
8-Davacı tarafından yatırılan 54,40 TL başvurma harcı, 179,32 TL peşin harç ve 1.700,00 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 1.933,72 TL harç giderinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
9-Karar kesinleştiğinde kalan gider avansının yatıran tarafa iadesine,
Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliyesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.24/11/2021
Katip ...
¸
Hakim ...
¸