T.C. BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/312 Esas
KARAR NO: 2022/33
DAVA: Marka Hükümsüzlüğü/Kullanılmama Nedeniyle İptal
DAVA TARİHİ: 09/09/2020
KARAR TARİHİ: 02/03/2022
KARARIN YAZILDIĞI TARİH: 01/04/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili dava dilekçesi ile, davacı firmanhın "..." esas unsurlu markasını 1971 yılından beridir aktif olarak kullandığını, markanın davacının hakim ortağı olan ...'in soy isminin son üç harfinden türetildiğini, davacı şirketin kurucusu olan ...'in 1971 yılından 1993 yılına kadar bu ibareyi .... no.lu ticaret sicil kaydı ile ... OTO ... şeklinde şahıs işletmesi olarak kullandığını ve 1993 yılında ise müvekkili şirket ... Motorlu Araçlar Paz. Ltd. Şti. firmasını kurduğunu, sonrasında ise ... San. Tic. Ltd. Şti. isimli firmayı, sonrasında ... Oto Değerlendirme Turz. Bilş. ve Yön. Hiz. Tic. Ltd. Şti. isimli ve ... Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. isimli firmalarını kurduğunu, oto alım satımı, oto yedek parça alım satımı, oto kiralama, oto servis hizmetleri, oto sigorta aracılık hizmetleri, filo kiralama hizmetleri, İnşaat ve taahhüt işleri başta olmak üzere bir çok alanda faaliyetlerini yürüttüğünü, ... ibareli tescilsiz markasının oto kiralama ve otomotiv sektöründe İstanbul içinde oldukça iyi bilinen bir ibare olduğunu, davacının isminin ve tanıtımının yapıldığı yerel ve ulusal gazete ve televizyonlarda verilen reklamlar nedeni ile bilinirliğinin çok yüksek olduğunu, 43 yıldır kullandıklarını, davacı ile özdeşleştiğini, davacının ... ibareli markasını tescil etmek için Türk Patent Enstitüsüne müracaat edecekken; yaptırdığı araştırmada davalı firmanın ... ibareli marka tescilinden ve unvanından haberdar olduğunu ve bu hususta davalı firmaya ihtarname keşide ettiğini, davalının ihtarnameye cevap vermediğini, davalı firmanın vekili aracılığı ile müvekkilden unvanı değiştirmek ve markayı devir etmek yada geri çekmek için 150.000.TL gibi büyük bir meblağ talep ettiğini, davalı tarafından bu istemi karşılanmayınca bu sefer ihtara konu unvanını değiştirerek davacının firmanın unvanı ile iltibası daha da güçlendiren bir unvan seçerek tescil ettirdiğini, davalı firmanın; ilk olarak ise davacının sektöründe maruf hale getirmiş olduğu; ... ibaresine benzer olacak şekilde ... şeklinde 2008 yılında ticaret unvanı olarak tecil ettirdiği; akabinde ise, 2013 yılında dava konusu yapılan ... kod no. ile ... olarak marka müracaatı yaptığını, davalı yana gönderilen ihtarnameden sonra ise davalı yanın önceki unvanını terkin ederek; davacı ile aynı olacak biçimde ... TAŞIT şekline getirdiğini ve iştigal alanını da yine davacı ile bire bir olacak şekilde değiştirdiğini, kötü niyetli olduğunu, davalının bu kötü niyetli tutumuna karşı Bakırköy .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... E sayılı dosyası ile davalının unvanının terkinine karar ve kesinleştiğini, davalı firmaya ait markanın, müvekkili firmanın tescilsiz maruf "...” markası ile aynı olacak şekilde "..." olarak tescil edildiğini, her iki markadaki ... ibaresinin bire bir aynı olduğunu, ses tertibinin yanında görsel olarak da tescilli davacı firma markalarıyla iltibasa neden olacak bir benzerliğin olduğunu davacının ticaret siciline kayıtlı ve fiilen faaliyet yürüttüğü alanlar kapsamında doğan sınai hakkının davalı firmanın markasındaki "39. Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil).” Hizmet gruplarında ortak olduğu, bu bağlamda her iki işaret arasındaki iltibas tehlikesinin olduğunu, davacıların ticaret unvanına ve tescilsiz markalarına tecavüz teşkil eden davalı ... kod no.lu .... ibareli markanın "39. Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil)." emtialarında hükümsüzlüğü ile iptaline aynı markanın ayrıca 6769 sy SMK’nın 9-26 maddeleri kapsamında kullanılmama nedeniyle iptalini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesi ile, 6769 Sayılı Kanun'un 9. maddesi gereğince davacıların söz konusu ibareyi markasal olarak kullanmadıklarını ve bu yönde defide bulunduklarını, davalı markasını tescil amacıyla 08.11.2013 tarihinde başvurmuş olup 17.06.2015 tarihinde marka tescil edilmiş olduğunu, davacı yanın davalının tescil başvurusundan 2014 yılında haberdar olup, yayına itirazlarının reddedildiğini, davacının markasını şirketin ilk kurulduğu günden beri aktif olarak kullandığını, 7 yılı aşkın süredir ise tescilli olarak kullandığını, davacıların bu durumdan haberdar olmasına rağmen bu hususta herhangi bir işlemde bulunmadıklarını, davacıların markayı ciddi olarak kullanmadığını, davacıların, davalı markasını 5 yıldır kullanmadığını beyan ederek işbu sebeple 6769 Sayılı Kanun'un 26. Maddesi gereği markanın iptalini talep ettiğini, davayı kötü niyetli olarak ikame ettiğini, davacının bu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, davacılar ile müvekkil şirketin faaliyetlerinin aynı olmadığını, davalı belli firmaların otomobil satışlarında yetkili olup davalının ise filo, otomobil kiralama hizmeti verdiğini, davalı şirketin 2008 yılında faaliyet hayatına başlamış olup yıllardır faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüğünü, 2008 yılında ... Otomotiv Motorlu Taşıtlar Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanıyla kurulmuş olup 2014 yılında ise unvan değişikliğiyle ... Taşıt Pazarlama Eğitim ve Org. Ltd. Şti. olarak faaliyetini sürdürdüğünü, kurulduğu ilk günden bu yana ... markasını kullanan davalının en nihayetinde 2013 yılında markasının tescili için başvurduğunu, ... markasının tescil edildiğini, yıllardır bu markayı kesintisiz olarak kullandıklarını, sektörde markasına duyulan güveni ve markasının bilinirliğini artırdığını, kamu kurumlarına otomobil kiraladığını, ... gibi medya kuruluşları ile pek çok büyük firmaya da hizmet verdiğini, basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümlülüğünde olan davacıların bu markayı tescil ettirmesi gerekirken yıllarca herhangi bir tescil başvurusunda bulunmamış olmasının hayatın olağan akışına uygun olmayacağını, marka ile ticaret unvanının işlevi farklı olup davacıların sırf unvanın bulunması şirketin markasının hükümsüzlüğüne engel olamayacağını, tescilde öncelik ilkesi gereği davalının markanın korumasından yararlanması gerektiğini, davacıların davalı şirketin markasından 2014 yılından beridir haberdar olup bu durum davalıların ikrarı ve TPE kayıtlarıyla da sabit olduğunu, 6 yıl boyunca markanın hükümsüzlüğünü talep için herhangi bir dava ikame etmediklerini ve uzun süre sessiz kaldıkları için haklarını kaybettiklerini, davacıların huzurdaki davayı ikame etmesi tamamiyle kötü niyetli olduğunu, davalının sektördeki itibarından yararlanmayı amaçladıklarını, davalının ... no.lu markası ile davacının markasal kullanımlarının farklı olduğunu, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde markalar arası benzerlik ve mal/hizmetler arasındaki benzerliğin aynı anda bulunmasının gerektiğini, davalının markasının 35. ve 39. Sınıfta tescil edildiğini, markalar arasında ne işaret benzerliği ne de mal/hizmet benzerliği bulunmadığını, karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;
Türk PAtent ve Marka Kurumu'dan dava konusu ... tescil numaralı markanın sicil kayıtları celp olunmuştur.
Dosya, davalıya ait ... tescil numaralı markanın tescilli olduğu 39.sınıfta yer alan kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil) hizmet ve emtialarında; davacı markalarına benzerlik karıştırma ihtimali, davacının ticaret unvanını içermesi, kötüniyet, gerçek hak sahipliği nedenleriyle hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı; tüm sınıflar yönünden kullanılmama nedeniyle hak kaybının olup olmadığı, davacının sessiz kalma yolu ile hak kaybının olup olmadığı hususlarında rapor tanzimi için bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişiler 22/10/2021 tarihli ayrıntılı ve gerekçeli raporlarında; "davacı tarafa ait tescilsiz "..." ibareli marka ile davalı tarafa ait ... tescil numaralı "..." ibareli markanın ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu, davalı tarafa ait, "..." ibareli ve ... tescil numaralı markanın 17.06.2015 tarihinde tesciline karar verildiği, dava tarihi 09/09/2020 itibariyle 5 yıllık dava açma süresinin dolduğu, davacının, davalının "..." ibareli markasını 06/06/2014 tarihinden beri kullandığından haberdar olduğu göz önüne alındığında, davacının davalı markasının hükümsüzlüğü için dava açmakta uzun süre sessiz kaldığı ve bu nedenle hak kaybına uğradığı, davalının ... no. ile tescilli "..." ibareli markasının 39. Sınıfta yer alan "Kara taşımacılığı hizmetleri ve kara taşıtlarının kiralanması hizmetleri" dışında kalan hizmetler ve 35. Sınıfta yer alan tüm hizmetler açısından iptal koşullarının mevcut olduğu, davalının ... no. ile tescilli "..." ibareli marka başvurusunu kötü niyetli olarak yaptığına dair herhangi bir tespit yapılamadığı" hususlarını tespit ve rapor etmişlerdir.
Davacılar vekili 12/11/2021 tarihli dilekçesi ile, taraflarca defter ve sair kayıtlara dayanılmadığını, davalının istem dışı olarak ticari defter ve kayıtlarının incelenmesinin yasa ve usule aykırı olduğunu, bilirkişi heyetince sunulan raporun denetime elverişli olması gerektiğini, davalının, davadan geriye doğru 5 yıllık süre içerisindeki tüm kullanımlarını gösterir faturaların fotokopi olarak alınıp dosyaya eklenerek denetime elverişli hale getirilmesi gerektiğini, bilirkişi raporunun eksik olarak düzenlendiğini, taraflarına hiçbir bilgi verilmeden muhasip bilirkişi tarafından davalı tarafın defterleri üzerinde inceleme yapıldığını, davalı tarafın delil olarak dayanmadığı kayıtların dikkate alınmadan bilirkişiler tarafından yeniden ek rapor alınmasını, mahkemece davalı tarafın ticari defter ve kayıtları üzerindeki incelemenin yasa ve usule uygun olduğu kanaatinde ise; bu takdirde raporun denetime elverişli olabilmesi için davalı tarafın tüm fatura ve sair kayıtlarını sunmasının istenilmesini, bu kayıtlar sunulduktan sonra içeriklerine göre bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili 16/11/2021 havale tarihli dilekçesi ile, bilirkişi raporunda, davacıların gerçek hak sahibi olup olmadığı yönünden herhangi bir inceleme yapılmadığını, markanın iptalini ve hükümsüzlüğünü talep edebilecek kişilerin kanunda sınırlı olarak sayıldığını, davacının talepte bulunabilecek ilgililerden olduğunu ortaya koyamadığını, müvekkiline ait marka ile davacının markasının ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu tespitinin hatalı olduğunu, markaların görsel, işitsel, kavramsal olarak birbirinden farklı olduğunu, tüketici nezdinde karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, müvekkili markasının 39.sınıfta yer alan kara taşımacılığı hizmetleri ve kara taşıtlarının dışında kalan hizmetler ve 35.sınfta yer alan tüm hizmetler yönünden iptal koşullarının mevcut olduğu tespitinin hatalı olduğunu, davacıların hak sahibi olduğunu kabul etmemekle birlikte aksi ihtimalide dahi davacıların uzun süre sessiz kalması sebebiyle hak kaybına uğradığının tespitinin gerektiğini, bilirkişi raporunun bu yöndeki tespitine katıldıklarını, müvekkili şirketin markayı davacılardan önce kullanmış olduğunu, tescil de öncelik ilkesi gereği de hak sahibi olduğunu, ancak aksi varsayımda dahi müvekkilinin kötüniyetinden söz etmenin mümkün olmadığını, bilirkişi raporunda müvekkilinin kötü niyetinden söz edilemeyeceği tespit ediliş olup bu yönüyle rapora katıldıklarını, bilirkişi raporunun temel eksiklikler gözetilerek dosyanın yeni bir bilirkişiye tevdiine karar verilmesini talep etmiştir.
Dava, davalı adına tescilli ... tescil numaralı markanın hükümsüzlüğü; aynı markanın kullanılmama nedeniyle iptali talebine yöneliktir.
SMK'nun 25.md'si hükümsüzlük hallerini düzenlemektedir. Buna göre 5.md'deki mutlak red; ve 6.md'deki nisbi red sebepleri hükümsüzlük sebebidir.
SMK'nun 6/1 md'sine göre, tescil başvurusu yapılan bir markanın tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
SMK'nun 25/6 maddesine göre ise marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalması halinde markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. Sessiz kalma yolu ile hak kaybından bahsedebilmek için davaya konu markayı bilme ya da bilebilecek durumda olma, beş yıl boyunca sessiz kalma ve davalının tescilinin kötüniyetli olmaması koşulları birlikte aranmalıdır. Davaya konu olayda, davacı taraf, dava dilekçesi ile: "davacının "..." ibareli markasını tescil etmek için TPMK'ya müracaat edecekken, yaptırdığı araştırmada davalı firmanın "..." ibareli marka tescilinden haberdar olduğunu ve bu hususta davalıya Beyoğlu .... Noterliği aracılığıyla 06/06/2014 tarihinde ... yevmiye no ile ihtarname keşide edildiğini" beyan ederek söz konusu ihtar tarihinde davaya konu marka tescilinden haberdar olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Bu durumda davacının haberdar olduğu markaya yönelik hükümsüzlük davası açmak için 5 yıldan uzun süre beklediği; bilme ve sessiz kalma koşulunun somut olayda gerçekleştiği anlaşılmıştır.
Kötüniyetli tescil iddiaları bakımından yapılan değerlendirmede ise;
Hukukumuzda iyiniyet asıldır ve kötüniyet iddiasında bulunan taraf bu iddiasını ispat külfeti altındadır. Somut olayda tescli başvuru tarihi itibariyle davacı tescilsiz markasının tanınmış olduğunun kabulünün sunulan deliller ile mümkün olmaması, davalının davacı fiili markalarından haksız yararlanma kastıyla tescil başvurusunda kastıyla tescil başvurusunda bulunduğuna delalet edebilecek somut verilerin dosyaya sunulmaması ve tüm dosya kapsamına göre tescilin kötüniyetli yapıldığının ispatlanamadığı kanaatine ulaşılmıştır.
Tüm açıklanan gerekçelerle sessiz kalma yolu ile hak kaybı nedeniyle davacının hükümsüzlük talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.
Kullanılmama nedeniyle iptali talebine yönelik yapılan değerlendirmede;
İptali istenen markanın kullanımının söz konusu markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlemine uygun olarak anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde gerçekleşmesi icap etmektedir. Bu kullanımın markanın tüketiciye yahut son kullanıcıya ürün veya hizmetin menşeini bu ürün yada hizmetin diğer kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve karıştırmaya mahal vermeyecek biçimde yalnızca ilgili teşebbüs nezdinde değil piyasaya ulaşacak ve belirli müşteri çevresi yaratacak şekilde ciddi olarak gerçekleşmelidir. Doğal afetler, savaş, ağır bir ekonomik buhran, ambargo, ithalat kısıtlamaları gibi durumlar markanın kullanılmaması için haklı bir neden olabilir ancak somut olayda davalının böyle bir iddia ve beyanı bulunmamaktadır.
Olumsuz vakıaların ispatının davacıya düşmemesine ilişkin genel hukuk ilkesi uyarınca yargılama konusu markayı tescilli olduğu sınıflarda kullandığını ispat yükü davalıdadır. Bir markayı kullanan ve ileride kullanmama sebebine dayalı iptal tehdidi ile karşılaşmak istemeyen basiretli tacir gibi hareket etmesi gerekli olan davalının kullanıma ilişkin kanıtları özenle saklaması gerekmektedir. Davalı kullanıma ilişkin kanıtları açık ve anlaşılabilir şekilde mahkemeye sunulmalıdır. Markanın iptal müeyyidesinden kurtulabilmesi için tescil edildiği her bir emtia için bağımsız olarak ayrı ayrı kullanılması gerekir. Buna göre bir markanın bir ürün için kullanımının diğer bir ürün için kullanım sayılmaz.
Davacı vekili herne kadar davalı tarafın delil olarak defterlerine dayanmamış olmasından dolayı söz konusu defterlerin bilirkişilerce incelenemeyeceği iddiasında bulunmuş ise de; HMK'nun 222/1 maddesine göre mahkeme, ticari davalarda tarfların söz konusu ticari defterlerin ibrazına, kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir. Buna göre mahkememizce 25/06/2021 tarihli ön inceleme duruşmasında bilirkişilere taraf defterleri üzerinde inceleme yetkisi verilmiş ve davalı yan verilen yasal sürede usulüne uygun bir şekilde defterlerini bilirkişi incelemesine hazır hale getirmiştir. Bu durumda artık söz konusu defterlerin incelenemeyeceği ve delil vasfında olmadıkları talep ve iddiasının yerinde olmadığının kabulü gerekir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında dosyada toplanan tüm deliller ve bilimsel gerekçeye sahip ayrıntılı bilirkişi raporu karşısında davalı marka sahibinin söz konusu " ..." markasını 39.sınıfta "deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri(tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil) hizmetleri yönünden ve 35.sınıf yönünden ciddi bir şekilde herhangi bir kullanımının bulunmadığı bu hali ile markanın sicilden kısmi iptal sebebinin yasal koşullarının oluştuğu anlaşılmıştır.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda davacının davasının kısmen kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1-Davacının hükümsüzlük davasının REDDİNE,
2-Davacının kullanılmama nedeniyle iptal davasının KISMEN KABULÜ ile;
-Davalıya ait .... tescil numaralı markanın tescilli olduğu 39.sınıfta "deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil) hizmetleri yönünden ve 35.sınıf yönünden kullanılmama nedeniyle iptaline,
-Davalı markasının tescilli olduğu 39.sınıftaki "kara taşımacılığı hizmetleri ve kara taşıtlarının kiralanması hizmetleri" yönünden kullanılmama nedeniyle iptal talebinin reddine,
3-Alınması gereken 80,70 TL harçtan, peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 26,30 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
4-Davacılar kendilerini vekille temsil ettirmekle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kullanılmama nedeniyle iptal davasının kısmen kabulü yönünden 7.375,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
5-Davalı kendisini vekille temsil ettirmekle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre red edilen hükümsüzlük davası yönünden 7.375,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine,
6-Davalı kendisini vekille temsil ettirmekle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine görekullanılmama nedeniyle iptal davasının kısmen reddi yönünden 7.375,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine,
7-Davacılar tarafından yapılan 3.000,00 TL bilirkişi ücreti, 207,00 TL tebligat/posta masrafı olmak üzere toplam 3.207,00 TL yargılama giderinin davanın kabul ve reddi oranına göre hesaplanan 1.069,00 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiyesinin davacılar üzerinde bırakılmasına,
8-Davacılar tarafından yatırılan 54,40 TL başvurma harcı, 54,40 TL peşin harç olmak üzere toplam 108,80 TL harç giderinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
9-Karar kesinleştiğinde kalan gider avansının yatıran tarafa iadesine,
Kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliyesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.02/03/2022
Katip ...
¸
Hakim ...
¸