T.C. BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/182 Esas
KARAR NO: 2021/84
DAVA: Marka Tecavüz, Marka Hükümsüzlüğü ve Tasarım Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 24/09/2019
KARAR TARİHİ: 28/04/2021
KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 03/05/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Tecavüz, Marka Hükümsüzlüğü ve Tasarım Hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA : Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkili olan ........ Meşrubat San. Ve Tic, Ltd. Şti'nin meşrubat sektöründe faaliyet gösteren, ticari faaliyetlerinin yoğunluğu ile yüksek itibara sahip köklü ve güvenilik bir firma olduğunu; kaliteli ürünler, yapılan ciddi yatırımlar, reklam harcamaları ve çalışmaları ile piyasada tanındığını, müvekkili olan şirketin faaliyetlerin markalaştırdığını, TPMK nezdinde birçok marka sahibi olduğunu ve TPMK'da 25/10/2016 tarihli ......... sayı ile tescilli ve koruma altında olan "........" markasına ait ve bu markayı taşıyan tasarımla meşrubat sektöründe faaliyet gösterdiğini, her türlü marka hakkı müvekkil şirkete ait olan "........" markası ile benzer olmakla; davalı tarafından .......... tescil numaralı "......." markası ile tescil ettirildiğini, ilgili markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini, yine davalı yanın markayı tescil edildikleri şekilde değil müvekkiline ait marka ile iltibas oluşturacak şekilde kullandığını, bu durumun müvekkilin tescilli markasına alenen tecavüz ettiğini, davalı tarafından yapılan müvekkilinin hem markasına hem de tasarımına yönelik tecavüz nedeniyle işletmesinin itibar kaybettiğini, markanın sulandığını, karışıklık doğduğunu ve müvekkil pazarının daraldığını bu sebeple davalı yanın haksız kazanç sağladığını, davalı tarafça üretilip piyasaya sürülen ürünler incelendiğinde müvekkile ait olan markanın bariz bir şekilde taklit edilerek kullanıldığını ve haksız çıkar elde ettiğini belirterek; hem marka hakkına tecavüz olduğunu hem de haksız rekabet teşkil ettiğini, müvekkiline ait markanın 6769 sayılı SMK kapsamında koruma altında olduğunu, davalı yanın aynı zamanda ....... tescil numaralı tasarımı da adına tescil ettirdiğini ancak ilgili görselin müvekkiline ait tescilsiz tasarım olduğunu, davalı adına tescilli .......... markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine, davalı markasının kullanımının önlenmesi, fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti, muhtemel tecavüzün önlenmesi, tecavüz fiilinin durdurulmasını, tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini, tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması ve yasada düzenlenmiş tedbirlerin alınmasını, davalı adına tescilli ........ numaralı tasarımın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, haksız rekabetin tespitine ve men'ine, masrafları davalıya ait olmak üzere tirajı 50.000 TL'nin üstünde olan üç gazeteden birinde özet olarak ilan edilmesine, tüm haksız çıkar sağlamaya yönelik kötüniyetli eylemler için 20.000 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve talep etmiştir.
Mahkememizce 15/11/2019 tarihli ara karar ile davacının tazminat talepleri yönünden dosyanın tefrik edilmiş ve Bakırköy ..... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 15/11/2019 tarih, ...... esas, ....... karar sayılı kararı ile davacının davasının dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir.
CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesi ile, "........." kelimesinin özgün, yöresel hatta bir ülkeye ait bir isim olmayıp hemen hemen tüm dillerde var olan ve ....... arama motoru aracılığıyla varlığı tespit edilebilecek patlama anlamına geldiğini, anlamsal içeriğin bir kelimenin ayırt edici olup olmadığı konusunda en temel gösterge olduğunu, tescil için kullanılan kelimenin ilgili tüketici kesimi tarafından malın niteliklerine yönelik bir bilgilendirme algısı yaratıyorsa ayırt edici nitelikte olmadığını, müvekkili markasının tamamen kendisine ait bir görselle "......." markası ile faaliyet gösterdiğini, dava konusu tasarımın ise müvekkiline ait olduğu noktasında herhangi bir duraksama bulunmadığı yönündeki beyanları ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;
Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan davacı adına kayıtlı marka ve davalı adına kayıtlı marka ile tasarım tescil belgeleri celp olunmuş, Dosya benzerlik karıştırma ihtimali önceye dayalı üstün hak sahipliği iddialarına dayalı davalıya ait .......... tescil numaralı markanın ve ...... tescil numaralı tasarımın hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı hususlarında rapor tanzim etmek üzere bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişiler 28/12/2020 havale tarihli ayrıntılı ve gerekçeli raporlarında; "davalı yana ait ......... kod numaralı markanın hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı, davalı yanın markasından uzaklaşarak yapmakta olduğu kullanımların davacı yana ait markaya tecavüz ve davalı yan ile haksız rekabet teşkil ettiği, davlı yana ait ....... kod numaralı tasarımın hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı" hususlarını tespit ve rapor etmişlerdir.
Davalı vekili 29/12/2020 tarihli dilekçesi ile, müvekkilinin Türk Patent Kurumundan .......... tescil numarası ile tescillediği ....... markası ile davacının ......... tescil numarası ile sahibi olduğunu iddia ettiği ....... markası arasında iltibas olduğuna dair iddialarının hukuki ve fiili gerçeklikten uzak olduğunun bilirkişiler tarafından da tespit edildiğini, raporda markanın ve tasarımın müvekkiline ait olduğu tartışmasız ortaya konulmuşken bunun aksi düşünce ile markaya tecavüz nitelemesinin hukuki olmadığını, bilirkişilerin kararlarını hangi somut gerekçe ile verdiklerini maddi dayanaklarıyla izah etmediklerini, sadece kanaat bildirmesinin yeterli olmadığını, bütün yargısal kararlar ortalama tüketicinin davranışlarını esas aldığına göre bu ürünü kullanan tüketici grubu ortalama kaç yaşlarındadır, tüketim yaparken ki davranış eğilimleri nedir, her iki marka yönünden mukayese edilmesi gerektiğini, bilirkişi kurulunca sadece mevzuatın tekrarı dışında hiçbir tespit yer almadığını, davacının pazarının neresi, müvekkilinin bu pazarın neresinde haksız rekabete yol açtığı belli olmadığını, markanın ve tasarımın müvekkiline aidiyeti kabul görülmesi karşısında haksız rekabetin doğmayacağının aşikar olduğunu, açıklanan nedenlerle yeni bir heyetten yeni rapor alınmasını talep etmiştir.
Davacı vekili 12/01/2021tarihli dilekçesi ile, davalı markası ile müvekkili markasının iltibasa sebebiyet verecek kadar benzer olmadığına ve marka hükümsüzlük koşullarının oluşmadığına ilişkin bilirkişi değerlendirmesini kabul etmediklerini, davalı şirketin markasını ürünleri üzerinde kullanırken birebir müvekkilinin önceki tarihli kullanıma sahip tescilsiz tasarımın rengini, yazı şeklini kopyalayarak müvekkili şirket pazarından haksız çıkar elde etmeye çalıştığını, yine kötüniyetli olarak markasındaki ......... ibaresini neredeyse görünmeyecek kadar küçük kullanarak iki marka arasında ayırt ediciliği sağlayabilecek tek ibareyi de açıkça gizlemeye çalıştığını, müvekkilinin tescilsiz tasarımı markasına özgüleyerek kullanma tarihi davalı şirketin önceye dayandığından tasarımın kullanımını da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirme yapılması gerektiğini, dosyanın yeni bir bilirkişiye tevdine, aksi halde ek rapor tanzimi için aynı heyete tevdine karar verilmesini talep etmiştir.
Dava; davalının davacı markasından doğan haklarına tecavüzünün tespiti ile davalı yana ait tescilli .......... numaralı marka ve ........ tescil numaralı tasarımın hükümsüzlüğü talebine yöneliktir.
SMK'nun 6/1 md'sinde nisbi red nedeni olarak düzenlenen karıştırma ihtimali, aynı kanunun 7/1 md'sinde marka hakkına tecavüz hali olarak yer almaktadır. SMK'nun 6/1 md'sine göre, önceki marka ile tescil başvurusu yapılan marka aynı ya da benzer ise sınıflar da aynı ya da benzer ise bu başvuru itiraz üzerine red edilir. SMK'nun 25/1 md'si gereğince hem 5.md'de yazılı mutlak red nedenleri , hem de 6.md'de yazılı nisbi red nedenleri birer hükümsüzlük nedenidir. Marka koruma kapsamına ilişkin SMK'nun 7/1-b md'sine göre ise, marka sahibi "tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerde aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tkescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılmasını engelleyebilir ve bu durum aynı zamanda marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilmektedir.
Mahkememizce somut olayda, "......." kelime markasının ilgili sektör yönünden zayıf marka olduğu, ayırdedicilik vasfının düşük olduğu yönündeki bilirkişi görüşlerine hukuken iştirak edilmiştir. Zira "......." kelimeleri "patlama", "patlamak" anlamını ortalama tüketiciye veren, alköllü içecekleri ve enerji içecekleri emtiaları için özgünlüğü oldukça düşük kelimelerdir. Davalı tarafın zayıf marka niteliğindeki bu kelimelere eklediği şekil unsuru ve "........." kelimesi markasına ayırdedicilik katması yönünde yeterli olduğu kanaatine ulaşılmış ve bu nedenle hükümsüzlük davasının reddi cihetine gidilmiştir.
Tecavüz davası yönünden yapılan değerlendirmede ise; davalının markasını, tescilli olduğu halinden farklılaştırıp davacı markasına yakınlaştırarak kullandığı; bu kapsamda, tescildeki ayırdedicilik unsuru olarak tespit edilen şekil unsurunu kullanmadığı, "........." kelimesini ise küçük kullanarak "......." kelimelerini ön plana çıkardığı, bu hali ile fiili kullanımlarının davacıya ait marka haklarına tecavüz teşkil ettiği anlaşılmıştır.
Her ne kadar davacı taraf davalıya ait .......... tescil numaralı tasarımın tescil tarihinden önce tescilsiz olarak üzerinde hak sahibi olduğundan bahisle hükümsüzlüğünü talep etmişse de bu talebine dayanak olarak sunmuş olduğu marka devir sözleşmesi ve devir alınan firmaca düzenlenmiş dizayn dosyasının tek başına söz konusu tasarım üzerinde tescilsiz hak sahibi olduğuna dair yeterli bir delil olmaması, marka devrinin tescilsiz tasarım hakkı devrine ilişkin bulunmaması ve son tahlilde söz konusu dizayn dosyasının delil sunma süresi geçtikten sonra sunulması karşısında tasarım hükümsüzlüğü yönünden davasının ispatlanamadığı kanaatiyle reddine karar vermek gerekmiştir.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1-Davacının davasının KISMEN KABULÜ ile;
-Davalıya ait .......... tescil numaralı markanın ve ..... tescil numaralı tasarımın hükümsüzlüğü talebinin REDDİNE,
-Davalının fiili kullanımlarının davacıya ait ......... tescil numaralı markasından doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, bu tecavüz ve haksız rekabetin durdurulmasına, dosyada mevcut 28/12/2020 havale tarihli bilirkişi raporunun 8.sayfasında görseline yer verilen ve tecavüz oluşturduğu anlaşılan davalıya ait ürünlere el konulmasına,
-Hüküm özetinin tirajı en yüksek ulusal çapta yayın yapan 3 gazeteden birinde masrafı davalı yandan alınmak suretiyle ilanına,
2-Peşin alınan 471,40 TL harçtan alınması gereken 59,30 TL harcın mahsubu ile arta kalan 412,10 TL harcın karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
3-Davacı kendisini vekille temsil ettirmekle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre kabul edilen tecavüz davası yönünden 5.900,00 TL ücret takdirine, bu ücretin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davalı kendisini vekille temsil ettirmekle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre red edilen marka hükümsüzlüğü davası yönünden 5.900,00 TL ücret takdirine, bu ücretin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Davalı kendisini vekille temsil ettirmekle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre red edilen tasarım hükümsüzlüğü davası yönünden 5.900,00 TL ücret takdirine, bu ücretin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Davacı tarafından bu dava nedeniyle yapılan 3.000,00 TL bilirkişi ücreti ve 102,00 TL tebligat/posta masrafı olmak üzere toplam 3.102,00 TL yargılama giderinin kabul/red oranına göre hesaplanan 1.034,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,
7-Davacı tarafından yatırılan 59,30 TL peşin harç, 44,40 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 103,70 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Kalan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Taraf vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi28/04/2021
Katip .......
e-imzalıdır
Hakim .......
e-imzalıdır