BVGE 2013/41 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe. Teilweis...

Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 631

2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung
Droit privé – Procédure civile – Exécution
Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
41
Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Die Schweizerische Post gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
B‒2999/2011 vom 22. Februar 2013
Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe. Teilweise Schutzver-
weigerung. « DIE POST » ist absolut freihaltebedürftig für Kern-
dienstleistungen der Post.
Art. 2 Bst. a MSchG.
1. Auswirkung des bestimmten Artikels « die » auf die Schutz-
fähigkeit des Zeichens. Die Verkehrskreise ordnen das Zeichen
« DIE POST » nur der schweizerischen Post zu. Relevanz der
früheren Monopolstellung für die markenrechtliche Beurteilung
(E. 5.2).
2. Relevanz der gesetzlichen Definition der Postdienstleistungen im
Postgesetz für die Bestimmung der Unterscheidungskraft des
Zeichens « DIE POST » (E. 5.4 und 6).
3. Bedeutung und Rolle des Markenrechts im teilweise mono-
polisierten Markt, in dem weitere künftige Liberalisierungs-
schritte nicht ausgeschlossen sind (E. 7.2‒7.3).
4. Absolute Freihaltebedürftigkeit für Kerndienstleistungen der
Post sowie deren Hilfswaren (E. 7.5 und 8).
Protection des marques. Motifs absolus d'exclusion. Protection
partiellement refusée. Le signe « DIE POST » (« LA POSTE ») est
soumis à un besoin absolu de libre disposition pour les services clés
d'une entreprise postale.
Art. 2 let. a LPM.
1. Effet de l'article défini « die » (« la ») sur l'admission du signe à
la protection. Les milieux intéressés attribuent le signe « DIE
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


632 BVGE / ATAF / DTAF

POST » (« LA POSTE ») uniquement à la Poste suisse. Perti-
nence de l'ancienne position de monopole pour l'examen sous
l'angle du droit des marques (consid. 5.2).
2. Pertinence de la définition des services postaux inscrite dans la
loi sur la poste lors de l'appréciation du caractère distinctif du
signe « DIE POST » (« LA POSTE ») (consid. 5.4 et 6).
3. Rôle et importance du droit des marques dans un marché par-
tiellement monopolisé dans lequel de futures mesures de libérali-
sation ne sont pas exclues (consid. 7.2‒7.3).
4. Besoin absolu de libre disposition du signe « DIE POST » (« LA
POSTE ») pour les services postaux clés et pour les produits
auxiliaires y rattachés (consid. 7.5 et 8).
Protezione dei marchi. Motivi assoluti d'esclusione. Rifiuto parziale
di proteggere un marchio. Il segno verbale « DIE POST » (« LA
POSTA ») ha un bisogno assoluto di restare a libera disposizione per
i servizi postali di base.
Art. 2 lett. a LPM.
1. Effetto dell'articolo determinativo « die » (« la ») sulla possibilità
di tutela del marchio. Le cerchie interessate associano il segno
« DIE POST » (« LA POSTA ») soltanto alla Posta Svizzera.
Rilevanza della precedente posizione di monopolio nell'apprezza-
mento dal profilo del diritto dei marchi (consid. 5.2).
2. Rilevanza della definizione dei servizi postali secondo la legge
sulle poste nell'apprezzamento del carattere distintivo del segno
« DIE POST » (« LA POSTA ») (consid. 5.4 e 6).
3. Importanza e ruolo del diritto dei marchi in un mercato par-
zialmente monopolizzato dove in futuro non sono esclusi ulteriori
processi di liberalizzazione (consid. 7.2.‒7.3).
4. Bisogno assoluto di mantenere il segno « DIE POST » (« LA
POSTA ») a libera disposizione in relazione ai servizi postali di
base e ai relativi prodotti ausiliari (consid. 7.5 e 8).

Am 15. Juli 2008 hinterlegte Die Schweizerische Post (nachfolgend:
Beschwerdeführerin) das Wortzeichen « DIE POST » beim Eidgenös-
sischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE, nachfolgend: Vorinstanz)
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 633

zum Schutz verschiedener Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14,
16, 18, 20, 22, 25, 28, 35‒43 und 45.
Die Vorinstanz beanstandete das Markeneintragungsgesuch für einen
grossen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen
9, 16, 20, 22, 26, 28, 35, 38‒42 und 45. Das Zeichen sei direkt be-
schreibend und daher nicht originär unterscheidungskräftig.
Das Verfahren wurde sistiert und am 20. August 2009 wieder aufgenom-
men. Mit Stellungnahme vom 21. Dezember 2009 vertrat die Beschwer-
deführerin die Ansicht, das Zeichen sei originär unterscheidungskräftig
und daher ins Markenregister einzutragen, eventualiter mit dem Dis-
claimer « Schutz beansprucht in Grossbuchstaben ». Sofern das Zeichen
als nicht unterscheidungskräftig beurteilt würde, sei es als durchgesetzte
Marke einzutragen, eventualiter wiederum mit dem Disclaimer « Schutz
beansprucht in Grossbuchstaben ». Um den Nachweis der Verkehrs-
durchsetzung zu stützen, reichte die Beschwerdeführerin eine im Früh-
jahr 2008 durchgeführte demoskopische Umfrage zu den Akten.
Die Vorinstanz hält an ihren Ansichten fest und lehnt eine Instituts-
notorietät der Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens ab. Mit Ver-
fügung vom 8. April 2011 lässt die Vorinstanz das Markeneintragungs-
gesuch für einen kleinen Teil der Waren und Dienstleistungen in den
Klassen 14, 16, 18, 25, 37, 39, 41, 43 und 45 zu und weist das Gesuch für
die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen zurück. Unter
anderem führt die Vorinstanz aus, dass unter « Post » ein beliebiges, im
Postbereich tätiges Unternehmen sowie das beförderte Gut (Briefe,
Pakete etc.) verstanden werden könne. Die Tatsache, dass sich das
Zeichen aus zwei Wörtern zusammensetze und durchgehend grossge-
schrieben würde, ändere nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft.
Auch könne der bestimmte Artikel « die » an dieser Schlussfolgerung
nichts ändern. Das Zeichen sei sodann freihaltebedürftig beziehungs-
weise für einen Teil der Dienstleistungen aus Klasse 39 sogar absolut
freihaltebedürftig.
Gegen diese Verfügung erhebt die Beschwerdeführerin am 24. Mai 2011
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und hält an ihren ursprüng-
lichen Anträgen fest. Dem zusätzlichen Markenelement « DIE » sei ent-
gegen der Auffassung der Vorinstanz sehr wohl eine Bedeutung zuzumes-
sen, da der bestimmte Artikel « DIE » zu einer klaren Zuordnung führe.
Zudem könne die Beschwerdeführerin weder ein relatives noch ein
absolutes Freihaltebedürfnis erkennen, da den Konkurrrenten alternative
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


634 BVGE / ATAF / DTAF

Bezeichnungen zum Begriff « DIE POST » zur Verfügung stünden.
Ausserdem sei das Institut der absoluten Freihaltebedürftigkeit in der
Lehre ohnehin sehr umstritten. Hinsichtlich des Subeventualantrages
macht die Beschwerdeführerin geltend, die Schreibweise « DIE POST »,
mit ausschliesslicher Verwendung der Grossbuchstaben, sei ausserge-
wöhnlich und betone die kennzeichenmässige Verwendung des Zeichens.
Konkurrenten stünde es jederzeit frei, die Begriffe « Die Post » oder
« die Post » zu verwenden.
Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Mit Urteil vom 13. Juni 2013 (4A_258/2013) ist das Bundesgericht auf
eine Beschwerde gegen das vorliegende Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts nicht eingetreten.
Aus den Erwägungen:
2. Das Hauptbegehren in der vorliegenden Beschwerde erstreckt
sich auf die Aufhebung von Ziff. 1 des Dispositivs der angefochtenen
Verfügung. Ziff. 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung ist in
Rechtskraft erwachsen. Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren
bildet demnach nur die Frage, ob die Vorinstanz mit Bezug auf die Waren
und Dienstleistungen gemäss Ziff. 1 des Dispositivs der angefochtenen
Verfügung das Markeneintragungsgesuch zu Recht zurückgewiesen hat.
3. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die aus anderen
Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits
Zeichen, denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienst-
leistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt
(vgl. EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl.,
Basel 2009, N. 247 [nachfolgend: SIWR]; CHRISTOPH WILLI, in:
Markenschutzgesetz, MSchG, Kommentar zum schweizerischen Mar-
kenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).
3.1 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Zeichen ohne
Unterscheidungskraft insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbe-
zeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die
Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleis-
tungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne
besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 635

sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (vgl. BGE 135 III 359
E. 2.5.5 ‒ akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 ‒ Fel-
senkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 f. ‒ Lego und BGE 128 III 454 E. 2.1 ‒
Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in
allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen
erschöpfen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli
2007 E. 4.3 ‒ we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 ‒ Master-
piece).
3.2 Die Frage, ob einer Marke die erforderliche Unterscheidungs-
kraft fehlt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise zu
beurteilen (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41; EUGEN MARBACH, Die Ver-
kehrskreise im Markenrecht, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Infor-
mations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007 S. 3 ff. [nachfolgend:
Verkehrskreise]). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines
Zeichens bestehen die massgeblichen Verkehrskreise dagegen aus den
Mitgliedern der betreffenden Branche, allen voran aus den Konkurrenten
des Hinterlegers (vgl. WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44; MARBACH, Verkehrs-
kreise, S. 6). Zur Annahme von Gemeingut genügt es, dass bloss ein
bestimmter Kreis der Adressaten, zum Beispiel die Fachleute, das
Zeichen als beschreibend erachtet (vgl. Urteil der Rekurskommission für
Geistiges Eigentum [RKGE] vom 28. Juni 1999 E. 4 ‒ Pedi-Med, in: sic!
5/1999 S. 557, mit Verweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, in: Honsell/Vogt/David [Hrsg.], Kommentar zum schwei-
zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz,
Basel/Genf/München 1999, Art. 2 N. 9; vgl. auch Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B‒3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4 ‒
S; Urteil der RKGE vom 7. Mai 2003 E. 4 ‒ SMArt, in: sic!
10/2003 S. 807, je mit Verweis auf DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 18).
Zur Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise gehört die Abwä-
gung der üblichen Aufmerksamkeit, mit welcher sie das zu beurteilende
Zeichen wahrnehmen und interpretieren. Konsumgüter des täglichen
Bedarfs und alltägliche Dienstleistungen werden mit eher geringer oder
durchschnittlicher Aufmerksamkeit eingekauft. Dagegen ist bei teuren
und seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen sowie bei
Fachleuten von einer höheren Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. DAVID
ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. a N. 26 mit Verweis auf BGE 134 III
547 S. 552 ‒ Freischwinger Panton II, BGE 122 III 382 S. 388 ‒ Kamil-
losan sowie BGE 84 II 441 S. 445 ‒ Xylokain).
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


636 BVGE / ATAF / DTAF

3.3 Gemäss konstanter Praxis kann die Mehrdeutigkeit eines
Zeichens zur Schutzfähigkeit führen, wenn nicht auszumachen ist,
welche von mehreren Bedeutungen dominiert und dies zu einer
Unbestimmtheit des Aussagegehalts des Zeichens führt (vgl. Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B‒958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 ‒ Post
und B‒2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.3 ‒ Total Trader; Urteil der
RKGE vom 14. Juni 2006 E. 4 ‒ Royal, in: sic! 4/2007 S. 269). Anders
ist dagegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
vorherrschend ist; in einem solchen Fall kann die Möglichkeit weiterer,
weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht auf-
heben (vgl. Urteile des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember
2008 E. 4.3 ‒ Post und 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 ‒
Gipfeltreffen). Schliesslich erfüllt ein Zeichen den Ausschlussgrund des
Gemeinguts, wenn mehrere mögliche Sinnvarianten des Zeichens
letztlich auf dieselbe beschreibende Bedeutung hinauslaufen (vgl. Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B‒516/2008 vom 23. Januar 2009
E. 5.2.1 ‒ After hours und B‒958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 4.5 ‒ Post).
An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehr-
deutigkeit eines Zeichens kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem
Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten
Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 ‒ Firemaster, in: sic! 4/2005
S. 279). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist dementsprechend zu prüfen,
welche Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen dominiert und deshalb für die markenrechtliche
Beurteilung ausschlaggebend ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B‒7394/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 2.2 ‒ Gipfeltreffen;
Urteil der RKGE vom 27. Januar 2004 E. 7 ‒ Europac, in: sic! 9/2004
S. 671).
3.4 Die Rechtsprechung berücksichtigt, dass der Konsument in
einer Bezeichnung stets einen ihm bekannten Bedeutungsgehalt sucht.
Falls ein Zeichen als Einheit für den Abnehmer keinen eigenen
Bedeutungsgehalt aufweist, wird er in einem nächsten Schritt versuchen,
sich aus den Teilen des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von
einem reinen Fantasienamen ausgeht (vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B‒1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.3 ‒ SWISTEC).
Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammenge-
setzten Zeichen ist deshalb zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 637

zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im
Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender,
unmittelbar verständlicher Sinn ergibt (vgl. Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts B‒516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 ‒ After hours
und B‒5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 ‒ Peach Mallow). Bei der
Gesamtwürdigung der einzelnen Bestandteile der Marke sind als
massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische Nähe der Marke,
die zeitliche und örtliche Aktualität des Sinngehalts und die Produktnähe
aus der Sicht des Marktes zu berücksichtigen (vgl. ASCHMANN, a.a.O.,
Art. 2 Bst. a N. 100 ff.). Eine zergliedernde, analytische Betrachtungs-
weise ist aber dabei zu vermeiden, zum Beispiel wenn die Aufgliederung
für den Verkehr nicht naheliegend ist. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn der Sinngehalt der Bestandteile nicht offensichtlich ist (vgl. Urteil
der RKGE vom 14. Juli 1999 ‒ Dystar, in: sic! 5/1999 S. 559).
3.5 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich
der Zeichen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige
Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (vgl. BGE 130 III 328
E. 3.2 ‒ Swatch-Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 ‒ Masterpiece).
4. Die Beschwerdeführerin kritisiert die von der Vorinstanz erfolg-
te Definition der relevanten Verkehrskreise. Es sei der Schlussfolgerung
der Vorinstanz, gemäss der sich die strittigen Waren und Dienstleistungen
an ein breites Publikum, das heisst sowohl an Spezialisten als auch an
Durchschnittskonsumenten, richten, nicht vollständig beizupflichten, da
sich gewisse strittige Waren und Dienstleistungen wie Verkaufsautoma-
ten oder die Verwaltung von Kundenadressdateien ausschliesslich an
Fachleute richten würden. Welche konkreten (unterschiedlichen) Rechts-
folgen die Beschwerdeführerin aus dieser Definition der Verkehrskreise
bei dem strittigen Zeichen, welches in sprachlicher Hinsicht keine
besonderen Anforderungen stellt (vgl. hierzu MARBACH, Verkehrskreise,
S. 4 mit Hinweis auf BGE 120 II 144 ‒ Yeni Raki), konkret ableitet, legt
sie jedoch nicht dar. Obwohl, wie im Folgenden gezeigt werden soll, die
nuancierte Definition der Verkehrskreise für die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft nicht oder kaum ausschlaggebend sein dürfte, legt das
Bundesverwaltungsgericht anknüpfend an die strittigen Waren und
Dienstleistungen die präzisierte Definition der Beschwerdeführerin
seiner Beurteilung zugrunde.
5. Zunächst ist der Sinngehalt des Zeichens « DIE POST » zu
ermitteln beziehungsweise zu prüfen, ob die Ermittlung des Sinngehalts
durch die Vorinstanz rechtens ist.
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


638 BVGE / ATAF / DTAF

5.1 Strittig ist hierbei nicht der Sinngehalt der einzelnen Elemente
des Zeichens, sondern insbesondere, welche Bedeutung dem zusätzlichen
Markenelement « DIE » im Gesamteindruck und im Unterschied zum
höchstrichterlichen Urteil « Post » (vgl. Urteil des Bundesgerichts
4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 ‒ Post) zukommt beziehungsweise
ob der bestimmte Artikel « DIE » ausreicht, um aus der Sicht der mass-
geblichen Verkehrskreise dem Zeichen ein bestimmtes, im Postbereich
tätiges Unternehmen zuzuordnen und nicht nur lediglich ein beliebiges
derartiges Unternehmen darunter zu verstehen.
Gemäss der Vorinstanz vermag der bestimmte Artikel « DIE » an der
mangelnden Unterscheidungskraft und der Zugehörigkeit des Zeichens
zum Gemeingut nichts zu ändern (…). Die Gleichung « bestimmter
Artikel = bestimmte Betriebsstätte » greife zu kurz. Auch belege das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B‒7426/2006 vom 30. September
2008 E. 3.2 ‒ The Royal Bank of Scotland, dass durch das (anpreisende)
Hinzufügen des bestimmten Artikels gerade kein Hinweis auf eine
betriebliche Herkunft geschaffen werden könne. Die Aussage des
Bundesgerichts zum Begriff « Die Post » im Urteil 4A_370/2008 vom
1. Dezember 2008 ‒ Post sei lediglich als obiter dictum ohne Ver-
bindlichkeit in Bezug auf die Vorinstanz zu werten (…).
Es ist an dieser Stelle in allgemeiner Hinsicht anzumerken, dass die
Eintragungspraxis naturgemäss sehr kasuistisch ist und selbst geringe
Unterschiede der Zeichen von erheblicher Bedeutung sein können (vgl.
MARBACH, SIWR, N. 233 m.w.H.). Insofern ist der Beschwerdeführerin
beizupflichten, wenn sie rügt, dass die Vorinstanz die Konsequenzen
dieses Zusatzes auf die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht aus-
reichend gewürdigt hat.
In diesem Zusammenhang ist jedoch auch klarzustellen, dass die Aussage
in E. 6.4.2 im zitierten Urteil « Post » den vorliegenden Entscheid nicht
dahingehend zu präjudizieren vermag, dass von der Eintragung des
strittigen Zeichens zwingend auszugehen wäre. Auch wenn « DIE
POST » als unterscheidungskräftiger als « POST » angesehen wurde, ist
damit noch keine bindende Aussage über die Frage erfolgt, ob das
Zeichen « DIE POST » die gesetzlich geforderte Unterscheidungskraft
für die Eintragungsfähigkeit in Bezug auf die strittigen Waren und
Dienstleistungen zu erreichen vermag.
5.2 Ohne Weiteres kommt aber entgegen der Ansicht der Vorinstanz
dem bestimmten Artikel « die » vorliegend eine individualisierende
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 639

Funktion zu (vgl. […], Auszug aus dem Duden/Deutsches Universal-
wörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache, 6. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2007).
Demnach handelt es sich bei der von der Beschwerdeführerin
angeführten Argumentation nicht lediglich um eine verkürzte Gleichung
im Sinne « bestimmter Artikel = bestimmtes Unternehmen », sondern es
dürfte sogar als gerichtsnotorische Tatsache anerkannt werden, dass mit
dem Zeichen « DIE POST » von allen betroffenen Verkehrskreisen nur
ein bestimmtes Unternehmen, nämlich die Schweizerische Post, und
nicht irgendein beliebiges, im Postbereich tätiges Unternehmen (wieder-)
erkannt wird. Dass die Schweizerische Post diesen Zuordnungseffekt
zumindest auch teilweise einer jahrzehntelangen Monopolstellung zu
verdanken hat, muss aus markenrechtlicher Sicht unbeachtlich bleiben.
Zwar ist es die Aufgabe der absoluten Ausschlussgründe, eine über-
schiessende Zeichenmonopolisierung pro futuro zu verhindern, jedoch
kann es Gegebenheiten wie den soeben beschriebenen Zuordnungseffekt,
der unter anderem aus einer früheren Monopolstellung herrühren mag,
nicht ungeschehen machen.
Auch kann der bestimmte Artikel « die » entgegen der Ansicht der Vorin-
stanz vorliegend nicht wie im Beispiel « die schweizerische Bank » (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B‒7426/2006 vom 30. September
2008 E. 3.2 ‒ The Royal Bank of Scotland) als lediglich anpreisendes
Hinzufügen verstanden werden. Die grosse Anzahl « schweizerischer »
oder « Schweizer » Banken, zu denen die Grossbanken, Regionalbanken,
Privatbankiers, Kantonalbanken, Raiffeisenbanken, Sparkassen, Börsen-,
Effekten-, Vermögensverwaltungsbanken et cetera zählen, verunmögli-
chen in dem genannten Beispiel einen klaren Hinweis auf eine bestimmte
Betriebsherkunft, und der bestimmte Artikel « die » vermag keine
Zuordnung, sondern lediglich einen anpreisenden Effekt zu bewirken.
Die bis anhin nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts überschau-
bare Liste (altrechtlich) konzessionierter und meldepflichtiger, oftmals
ausländischer, schwerpunktmässig im Geschäftskundenbereich tätiger
und zumindest dem Durchschnittskonsumenten teilweise nicht oder
kaum bekannter Postunternehmen (…) erlaubt hingegen in casu eine
solche Zuordnung mittels des bestimmten Artikels, weshalb die Aussage
des Bundesverwaltungsgerichts im soeben zitierten Fall The Royal Bank
of Scotland nicht auf die vorliegende Konstellation übertragbar ist.
Sofern sich das Zeichen an Fachkreise und Geschäftskunden richtet, ist
davon auszugehen, dass diese die Marktverhältnisse gut kennen und im
strittigen Zeichen a fortiori ein bestimmtes Unternehmen erkennen. Das
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


640 BVGE / ATAF / DTAF

Zeichen « DIE POST » verweist insofern auf das Unternehmen « Die
Schweizerische Post » und nicht zugleich auf andere Postfirmen wie
Aramex, DHL, Dynamic Parcel Distribution (DPD), Federal Express
Europe (FedEx), TNT Swiss Post und United Parcel Service (UPS),
welche ebenfalls über ein schweizerisches Verteilnetz verfügen (…).
Auch wenn bei der Würdigung von Internetrecherchen im Eintragungs-
verfahren zu Recht eine angemessene Zurückhaltung geboten ist, so ist
der Beschwerdeführerin dennoch darin zuzustimmen, dass die von ihr
eingereichten Internetsuchergebnisse immerhin als weiteres Indiz
zugunsten der Zuordnung des strittigen Zeichens zu einem bestimmten
Unternehmen zu werten sind (…).
5.3 Nichtsdestotrotz ist auch das Wortzeichen « DIE POST » mehr-
deutig und weist unbestrittenermassen ebenso auf « das beförderte Gut »
(Briefe, Pakete etc.) hin. Auch wenn die Mehrdeutigkeit eines Zeichens
an sich kein Schutzausschlussgrund darstellt (vgl. E. 3.3), kann letztlich
entsprechend dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip nur in Bezug
auf die konkreten Waren und Dienstleistungen und aus der Sicht der
betroffenen Verkehrskreise ermittelt werden, ob eine Bedeutung und,
falls ja, welche, dominiert und für die Beurteilung ausschlaggebend ist:
die individualisierende, unternehmensbezogene Bedeutung des Zeichens
oder die Sachbezeichnung « das beförderte Gut ».
5.4 Bei der Beantwortung der Frage, ob im Hinblick auf die ein-
zelnen strittigen Waren und Dienstleistungen die unternehmensbezogene
Bedeutung oder die Sachbezeichnung des Zeichens ausschlaggebend ist,
vermag – wie von der Beschwerdeführerin gefordert – vorab eine Klä-
rung des Begriffs « Postdienstleistungen » eine Hilfestellung zu geben,
da hiermit die Nähe dieses Begriffs zur Sachbezeichnung « das beför-
derte Gut » zunächst in allgemeiner Weise ermittelt werden kann.
Die Beschwerdeführerin kritisiert, die Vorinstanz habe diesen Begriff
nicht spezifiziert und weit über den ermittelten Sinngehalt « das
beförderte Gut » ausgedehnt und beispielsweise auch die Beförderung
nicht physischer Güter darunter verstanden.
Die Beschwerdeführerin selbst verwendet den Begriff « Postdienstleis-
tungen » in ihren « Allgemeinen Geschäftsbedingungen ‹ Postdienstleis-
tungen › » (AGB) selbst (Ausgabe 2012, online einsehbar auf der Inter-
netseite , besucht am 12. Februar 2013). Auch
wenn der Geltungsbereich dieser AGB in Art. 1 auf das gesamte Produkt-
und Dienstleistungsangebot, welches in den Broschüren umschrieben ist,
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 641

verweist, erscheinen die AGB dennoch lediglich auf Beförderungsdienst-
leistungen von Briefen, Paketen et cetera zugeschnitten zu sein, nicht
jedoch auf andere von der Schweizerischen Post angebotene Dienst-
leistungen.
Die Enzyklopädie Brockhaus (Der Brockhaus, Multimedia-Edition,
Mannheim 2010, Eintrag zu « Postwesen, Post ») führt hingegen unter
dem Stichwort « Postwesen, Post » aus, dass es sich dabei um den Zweig
des Sektors Dienstleistungen handelt, der die Bereiche Nachrichten-,
Güter-, Zahlungs- und Personenverkehr (Postbus) umfassen kann;
Kernbereiche des Postwesens sind der Brief- und der Paketdienst.
Insgesamt erscheint es jedoch angebracht, bei der Begriffsbestimmung
der « Postdienstleistungen » die gesetzliche Definition der « Post-
dienste » im neuen Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG, SR 783.0)
als Interpretationshilfe für die vorliegende markenrechtliche Beurteilung
heranzuziehen. Die Totalrevision der Postgesetzgebung wurde vom Par-
lament am 17. Dezember 2010 verabschiedet und ist am 1. Oktober 2012
in Kraft getreten. Die entsprechende, in dieser Form in der bisherigen
Gesetzgebung noch nicht enthaltene Definition erläutert den Begriff
« Postdienste » in Art. 2 PG wie folgt:
Art. 2 Begriffe
In diesem Gesetz bedeuten:
a. Postdienste: das Annehmen, Abholen, Sortieren, Transportieren und
Zustellen von Postsendungen;
b. Postsendungen: adressierte Sendungen in der endgültigen Form, in
der sie von einer Anbieterin von Postdiensten übernommen werden,
namentlich von Briefen, Paketen sowie Zeitungen und Zeitschriften;
c. Briefe: Postsendungen von maximal 2 cm Dicke und maximal 2 kg
Gewicht;
d. Pakete: Postsendungen von mehr als 2 cm Dicke und bis zu einem
Gewicht von 30 kg;
e. Zeitungen und Zeitschriften: regelmässig erscheinende Publika-
tionen in Papierform, welche einer breiten Leserschaft zugestellt
werden.
f. (…).
Soweit die Frage der Marktöffnung im Postwesen auch im Markenrecht
von Bedeutung ist (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B‒958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 6.1.2 ‒ Post, B‒7491/2006 vom
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


642 BVGE / ATAF / DTAF

16. März 2007 E. 6 ‒ Yeni Raki/Yeni Efe), ist an dieser Stelle ausserdem
zu erwähnen, dass in Art. 1 Abs. 3 Bst. b PG verankert wird, dass das
Gesetz insbesondere die Rahmenbedingungen für einen wirksamen Wett-
bewerb beim Erbringen der Postdienste schaffen soll.
Zusammenfassend kann demnach auch unter Heranziehung der (neuen)
gesetzlichen Definition der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Argu-
mentation, wonach der Begriff « Postdienstleistungen » lediglich in
einem engeren Sinne, das heisst nur in Bezug auf die Beförderung
physischer Güter wie Briefe, Pakete et cetera und somit in einem engen
Zusammenhang zur Sachbezeichnung « das beförderte Gut » zu ver-
stehen ist, zugestimmt werden. Eine solche enge Umschreibung dürfte
zudem durchaus weder im Widerspruch zum erwähnten Brockhaus-
Eintrag stehen, gemäss dem der Kernbereich des Postwesens der Brief-
und Paketdienst sind, noch zur eigenen Aussage der Beschwerdeführerin,
wonach das Standardgeschäft mit Briefen und Paketen nach wie vor das
logistische Kerngeschäft und Haupteinnahmequelle der Schweizerischen
Post ist und bleibt (vgl. online einsehbare Information auf der Internet-
seite Konzern > Publikationen > Dossiers >
Logistische Kundenlösungen, besucht am 11. Oktober 2012). Auch die
betroffenen Verkehrskreise dürften sogar mit den Postdienstleistungen in
erster Linie die genannten Beförderungsdienstleistungen in Verbindung
bringen. Dass die Post daneben auch – traditionellerweise oder nicht –
weitere Dienstleistungen anbietet, kann im Zusammenhang mit « dem
beförderten Gut » keine Rolle spielen.
Wie bereits angekündigt (vgl. E. 5.3), ist im Folgenden zu prüfen, ob in
Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen die Sach- oder die
Unternehmensbezeichnung ausschlaggebend ist.
6.
6.1 Die Programme, Software und Automaten der Klasse 9 sind in
der Tat für Dienstleistungen im Postbereich bestimmt. Anknüpfend an die
obigen Aussagen hinsichtlich des Begriffs der « Postdienstleistungen »
beziehungsweise der « Postdienste » ist bezüglich des beschreibenden
Charakters des Zeichens zu differenzieren.
6.1.1 Einrichtungen für die Überprüfung von Frankierungen, Zeit-
und Datumserfassungsgeräte sowie Briefwaagen sind lediglich dazu
bestimmt, die Abwicklung der Beförderung von Postsendungen zu
erleichtern, womit der Zusammenhang zu dem « beförderten Gut » und
somit die Dominanz der beschreibenden Sachbezeichnung nicht von der
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 643

Hand zu weisen ist. Ja es kann sogar davon ausgegangen werden, dass
den genannten Waren keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung zu-
kommt und sie lediglich als Hilfswaren zur Erbringung von Postdienst-
leistungen zu qualifizieren sind.
6.1.2 Hingegen sind die weiteren Waren dieser Klasse, namentlich
Automaten zur Tätigung von Geldgeschäften jeglicher Art und zu
Informationszwecken sowie die mit Zahlungsmitteln betätigten Auto-
maten nach der Abschaffung der Briefmarkenautomaten (vgl. hierzu
NZZ vom 12. Februar 2011, online einsehbar unter aktuell/schweiz/willkommen-buero-kabine-adieu-briefmarkenautomat-
1.9485636 >, besucht am 26. September 2012), nicht für Postdienstleis-
tungen im oben umschriebenen Sinne bestimmt. Es ist auch kein anderer
Zusammenhang zur Sachbezeichnung « das beförderte Gut » feststellbar,
weshalb der mit dem Zeichen verbundene Hinweis auf ein ganz
bestimmtes Unternehmen und nicht irgendein beliebiges (Post-)Unter-
nehmen als Erbringer dieser Zahlungsdienstleistungen zweifelsohne
überwiegt. Dass die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, für welchen die
genannten Waren zumindest teilweise bestimmt sind, zu den weiteren
« traditionellen » Postdienstleistungen zählt, ist somit unerheblich (vgl.
E. 5.4).
6.1.3 Die verbleibenden Waren dieser Klasse, die Programme für
elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geräte sowie die magneti-
schen und optischen Datenträger, besitzen ein sehr breites Anwendungs-
spektrum. Sie können zur Abwicklung der oben umschriebenen Post-
dienstleistungen, die einen Zusammenhang zur Sachbezeichnung « das
beförderte Gut » aufweisen, wie auch zur Abwicklung anderer (Post-)
Dienstleistungen eingesetzt werden. Diese Konstellation führt dazu, dass
das strittige Zeichen in Bezug auf diese Waren einen unbestimmten
Aussagegehalt aufweist, da nicht auszumachen ist, ob die Sachbezeich-
nung oder die Unternehmensbezeichnung vorherrschend ist. Gemäss
konstanter Praxis (vgl. E. 3.3 m.w.H.) kann demnach dem Zeichen die
Schutzfähigkeit diesbezüglich nicht abgesprochen werden.
6.1.4 Da sich das Bundesverwaltungsgericht in den vorangegangenen
Erwägungen zu den Waren der Klasse 9 im Sinne der Beschwerde-
führerin an der Bedeutung « das beförderte Gut » orientiert, erübrigt sich
eine Prüfung der in diesem Zusammenhang geltend gemachten Ver-
letzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung. Der Vollständigkeit halber
sei hierzu noch erwähnt, dass der Antrag der Beschwerdeführerin nicht
so verstanden werden kann, dass sich die Prüfung der Unterscheidungs-
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


644 BVGE / ATAF / DTAF

kraft des Zeichens einerseits am Sinngehalt « das beförderte Gut » zu
orientieren hat und gleichzeitig die Eintragung des Zeichens für Waren,
welche in einem engen Zusammenhang zu ebendiesem Sinngehalt
stehen, erfolgen muss (…).
6.2 Auch bezüglich der Waren der Klasse 16 gilt es zu dif-
ferenzieren.
6.2.1 Die beanspruchten « Druckererzeugnisse, einschliesslich
Bücher, Zeitschriften, Broschüren, Prospekte und andere Publikationen »
dieser Klasse, besitzen ein ähnlich breites Anwendungs- und Themen-
spektrum wie die soeben genannten (elektronischen) Datenträger der
Klasse 9. Entsprechend vermag die Mehrdeutigkeit, die für das Zeichen
auch in Bezug auf diese Waren besteht, dessen Schutzfähigkeit nicht zu
beeinträchtigen. Dasselbe hat auch für die Papeterie- und Schreibwaren
derselben Klasse zu gelten. Der gegebenenfalls im Zeichen mit ent-
haltene Hinweis auf den Verkaufsort schadet der Schutzfähigkeit des
Zeichens nicht, da der Verkaufsort einem ganz bestimmten Unternehmen
zugeordnet werden kann. Eine Prüfung der in Bezug auf diese Waren
geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf Gleichbehandlung
erübrigt sich daher.
6.2.2 Hinsichtlich weiterer Waren der Klasse 16, namentlich den
Papierwaren für Verpackungszwecke, Verpackungsmaterialien (Pappe,
Karton); Kunststoff-Verpackungsmaterialien in Form von Hüllen, Tüten,
Folien sowie den Briefmarken, vorfrankierten Couverts oder Paketen
sowie den Grusskarten ist der Zusammenhang zu dem beförderten Gut
sowie zu den Postdienstleistungen im engeren Sinne allerdings offen-
sichtlich, da die Bezeichnung « DIE POST » im Sinne von « das
beförderte Gut » beziehungsweise « das Paket » oder « der Brief » un-
trennbar mit dessen Verpackung verbunden ist. Erst eine entsprechende
Verpackung und Frankierung ermöglicht dessen Beförderung. Auch in
Bezug auf diese Waren erscheint es angebracht, von einer Qualifikation
derselben als Hilfswaren auszugehen (vgl. Urteil der RKGE vom
5. Februar 2002 E. 5 ‒ Die Post, in: sic! 4/2002 S. 242 ff.). Die Unter-
nehmensbedeutung des Zeichens vermag daher hier nicht durchzu-
dringen. Hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung des Anspruchs
auf Gleichbehandlung in Bezug auf eingetragene Marken wie « The
Bookshop » (CH 602075), « werkhaus » (CH 595946), « TAX-
CENTER » (CH 606565), « CITIZEN OFFICE » (CH 611910), die einen
Hinweis auf den Verkaufsort beinhalten, vermag die Beschwerdeführerin
nicht durchzudringen, da vorliegend nicht der Hinweis auf den Ver-
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 645

kaufsort, sondern die Dominanz der Sachbezeichnung für die mangelnde
Unterscheidungskraft ausschlaggebend ist.
6.2.3 Bei den Briefständern ist deren Bestimmungszweck als Auf-
bewahrungsort für beförderte Briefe unverkennbar und das Zeichen auch
hierfür nicht unterscheidungskräftig.
6.3 Hinsichtlich der weiteren beanspruchten Verpackungsmate-
rialien der Klassen 20 und 22 gilt das unter E. 6.2.2 Gesagte.
6.4 Was die Spiele, das Spielzeug, insbesondere die Postautomodel-
le oder die Modell-Poststellen, et cetera der Klasse 28 betrifft, ist kein
Bezug zu den Postdienstleistungen im engeren Sinne ersichtlich. Der
Hinweis auf das dargestellte Objekt vermag die Schutzfähigkeit des
Zeichens für diese Waren insofern nicht zu beeinträchtigen, als es einen
Bezug zu einem bestimmten Unternehmen darstellt. Eine Prüfung der in
Bezug auf diese Waren geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf
Gleichbehandlung erübrigt sich daher.
6.5 Hinsichtlich der umfassenden und vielfältigen Dienstleistungen
der Klassen 35, 36, 38 und 42 ist ein direkter Bezug zur Sachbezeich-
nung « das beförderte Gut » beziehungsweise zu den Postdienstleis-
tungen im engeren Sinne nicht ersichtlich. Sollte ein solcher Bezug
beispielsweise bei den Dienstleistungen mit einem sehr breiten An-
wendungsspektrum wie dem Sammeln und Systematisieren von Daten in
einer Datenbank, der Dateienverwaltung in Computerablagen (Klasse 35)
oder dem Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen, dem Design
von Webseiten et cetera (Klasse 42) gegeben sein, so erscheint er jedoch
nicht als derart dominant, dass damit der Unternehmenshinweis des
Zeichens verdrängt wird. Das Zeichen ist somit für diese Dienstleis-
tungen unterscheidungskräftig.
6.6 Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 40, 41
und 45 gilt Ähnliches. Während bei den kulturellen Aktivitäten klarer-
weise nicht von einem Zusammenhang zu den Postdienstleistungen
weder im engeren noch im weiteren Sinne gesprochen werden kann, liegt
bei den Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Aus- und Weiter-
bildung auf dem Gebiet der Beförderung von Waren und Gütern
allenfalls ein Grenzfall vor, welcher praxisgemäss einzutragen ist (vgl.
E. 3.5 m.w.H.). Der Gegenstand der Rechtsberatung hingegen kann
wiederum sehr breit gefächert sein, weshalb von einer Dominanz der
Sachbezeichnung nicht ausgegangen werden kann. Das Zeichen ist somit
auch für diese Dienstleistungen unterscheidungskräftig. Eine Prüfung der
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


646 BVGE / ATAF / DTAF

in Bezug auf diese Dienstleistungen geltend gemachten Verletzung des
Anspruchs auf Gleichbehandlung erübrigt sich daher.
6.7 Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39 ist jedoch zu
differenzieren.
6.7.1 Bei den Beförderungsdienstleistungen wie der Lieferung,
Lagerung, Verpackung, Beförderung und Verteilung von Waren, Beför-
derung von Briefen, Briefsendungen sowie von sonstigen beweglichen
Sachen wie Dokumenten, Wertsachen, Waren und anderer Güter; Fran-
kieren von Postsendungen; Kurierdiensten et cetera liegt es auf der Hand,
dass es sich dabei eben um die Postdienstleistungen im oben beschrie-
benen engeren Sinne handelt und daher ein enger, ja ein engster Bezug
zur Sachbezeichnung « das beförderte Gut » vorliegt, womit das Zeichen
für diese Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.
6.7.2 Was hingegen die übrigen strittigen Dienstleistungen dieser
Klasse betrifft, namentlich die blosse Vermittlung von Beförderungsleis-
tungen; Veranstaltung, Vermittlung, Management und Durchführung von
Reisen; Vermietung von Lagerraum für bewegliche Sachen wie Doku-
mente, Wertsachen, Waren, andere Güter und Fahrzeuge; Vermietung von
Lagercontainern; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Planung
(Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterver-
kehr, erscheint die Sachbezeichnung nicht als derart dominant, dass dem
Zeichen hierfür die Eintragung verweigert werden müsste. Hinsichtlich
der Planung von Verkehrslösungen für den Güterverkehr liegt maximal
ein Grenzfall vor, welcher nach der ständigen Praxis ebenfalls einzu-
tragen ist (vgl. E. 3.5 m.w.H.).
6.8 Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass auch das
Zeichen « DIE POST » für einen Teil der Waren und Dienstleistungen
der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 nicht unter-
scheidungskräftig ist. Für die übrigen strittigen Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 9, 16, 39, 28, 35, 36, 40, 41, 42 und 45 ist das
Zeichen hingegen einzutragen.
7. Die Vorinstanz hat das Zeichen in Bezug auf die vorliegend
noch verbleibenden strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
16, 20, 22 und 39 und soweit sie dieses als direkt beschreibende Angabe
auffasst, zu Recht als freihaltebedürftig erachtet.
7.1 Die Vorinstanz erachtet das Zeichen zudem in Bezug auf den-
jenigen Teil der Dienstleistungen der Klasse 39, für den das Zeichen
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 647

soeben als nicht unterscheidungskräftig eingestuft wurde (vgl. E. 6.7.1),
als absolut freihaltebedürftig. Die Beschwerdeführerin weist unter
anderem darauf hin, dass das Institut der absoluten Freihaltebedürftigkeit
umstritten und in der Doktrin nicht unkritisiert geblieben ist.
Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um ein in der Praxis des
Bundesgerichts etabliertes Rechtsinstitut (vgl. Urteile des Bundesgerichts
4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 ‒ Post und 4A_129/2007 vom
18. Juli 2007 ‒ Lindor-Kugel; BGE 84 II 221 ‒ Trois plants; weitere Hin-
weise in MARBACH, SIWR, N. 452), weshalb diese Frage auch vorlie-
gend zu prüfen ist. Auch eine von der Beschwerdeführerin nicht vorge-
brachte andersartige Spruchpraxis der Behörden der Europäischen Union
vermag an der geltenden Rechtslage, gemäss der die Schweiz eine
hiervon unabhängige Markenpraxis führt, nichts zu ändern (Urteil des
Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.2 ‒ V).
7.2 Auf dem Gebiet der Wortzeichen besteht ein absolutes Freihalte-
bedürfnis insbesondere an Begriffen, die im Alltagsleben unentbehrlich
sind (DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 6, 38 und 40; WILLI, a.a.O., Art. 2
N. 149‒151). So sind Zeichen, die zur unmittelbaren Aussage in Bezug
auf Waren und Dienstleistungen benötigt werden, sowie jene Zeichen,
auf deren Verwendung der Verkehr zwingend angewiesen ist, nicht
durchsetzungsfähig (MARBACH, SIWR, N. 448 ff. m.w.H.). Gemäss der
Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Her-
kunftsangaben vom 21. November 1990 wird ein absolutes Freihalte-
bedürfnis im Fall eines dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Ausdrucks
sinngemäss bejaht (BBl 1991 I 20). In der Regel wird ein absolutes
Freihaltebedürfnis zu bejahen sein, wenn ein langjähriges staatliches
Monopol aufgehoben wird und bisher gesetzlich vorbehaltene
Bezeichnungen freigegeben werden (Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B‒7491/2006 vom 16. März 2007 E. 6 ‒ Yeni Raki/Yeni Efe mit
Hinweisen auf die Rechtsprechung der RKGE sowie B‒958/2007 vom
9. Juni 2008 E. 6.1.2 ‒ POST). Nach Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichts will der entsprechende Gesetzgeber durch die Aufhebung des
Monopols regelmässig Marktöffnung und faire Konkurrenz herstellen,
weshalb das Monopol nicht durch den Markenschutz verlängert werden
soll.
7.3 Das Argument der Beschwerdeführerin, wonach der grösste Teil
der strittigen Waren und Dienstleistungen niemals dem Postmonopol
unterstanden habe, verfängt zumindest für die hier in Frage stehenden
Dienstleistungen der Klasse 39 nicht. Mit dem per 1. Oktober 2012 in
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


648 BVGE / ATAF / DTAF

Kraft getretenen neuen Postgesetz wird zwar der Rahmen für eine voll-
ständige Öffnung des Postmarktes, welches den Wegfall des bisherigen
Beförderungsmonopols für Briefe bis 50 g umfasst, geschaffen. Ziel des
Gesetzes ist gemäss Art. 1 Abs. 3 Bst. b PG zudem die Gewährleistung
der Rahmenbedingungen für einen wirksamen Wettbewerb bei der
Erbringung von Postdienstleistungen. Jedoch wurde mit den parlamen-
tarischen Beratungen der Zeitpunkt der vollständigen Liberalisierung auf
unbestimmte Zeit verschoben. Es erscheint daher angemessen, an dieser
Stelle festzuhalten, dass das Markenrecht den nicht zuletzt aufgrund der
verbleibenden Monopolstellung noch zögerlich spielenden Wettbewerb
im Briefmarkt (vgl. Geschäftsbericht 2011 Postregulationsbehörde
[PostReg], noch online einsehbar auf der Internetseite des Eidgenös-
sischen Departements für Umwelt, Energie und Verkehr > Das UVEK > Organisation > Regulierungsbehörden >
PostCom > Berichte, besucht am 6. Februar 2013) nicht ex post zu
korrigieren vermag. Andererseits kann im Sinne einer umfassenden
Interessenabwägung wohl zu Recht davon ausgegangen werden, dass das
Markenrecht zeitlich unbestimmte, aber dennoch wohl nicht ausserhalb
jeglicher Wahrscheinlichkeit liegende künftige Liberalisierungsschritte
und eine entsprechende Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse
nicht unnötig erschweren soll.
Nebenbei sei bemerkt, dass die Behauptung der Beschwerdeführerin,
gemäss der der Wettbewerb in Ländern wie Deutschland und Frankreich,
wo das Zeichen « DIE POST » beziehungsweise « LA POSTE » einge-
tragen wurde, problemlos spiele und sich die Konkurrenz etabliert habe,
wohl nicht vollumfänglich zutreffen dürfte. Trotz vollständiger
(formaler) Liberalisierung der Briefmärkte stellt das Sondergutachten 62
der deutschen Monopolkommission vom Dezember 2011 unter Kap. 2.3
Rz. 23 fest, dass die Wettbewerbsentwicklung im Briefmarkt insgesamt
stagnierend sei und noch kein funktionierender Wettbewerb bestünde
(Gutachten online einsehbar auf der Internetseite der deutschen
Monopolkommission Aktuell >
SG Post, besucht am 6. Februar 2013). Den Wettbewerbern scheint es
offenbar nicht gelungen zu sein, hier Marktanteile hinzuzugewinnen. In
Frankreich war die vollständige Marktöffnung für den 1. Januar 2011
vorgesehen. Eine Evaluation der hierdurch allenfalls veränderten
Wettbewerbssituation liegt nach dem Kenntnisstand dieses Gerichts noch
nicht vor. Für die mit der Schweiz vergleichbaren Rahmenbedingungen
im Briefmarkt vor der vollständigen Liberalisierung stellt die Botschaft
zum Postgesetz vom 20. Mai 2009 (BBl 2009 5181 ff.) auf S. 5193 fest,
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 649

dass in der Zustellung von adressierten Sendungen im Inland so gut wie
kein Wettbewerb bestehe, im grenzüberschreitenden Briefverkehr, Paket-
und Expressmarkt hingegen eine relativ hohe Wettbewerbsintensität
herrsche. Auch wenn sich nicht feststellen lässt, ob und inwiefern die
jeweiligen Markeneintragungen zu einer Wettbewerbsstagnierung
beigetragen haben, lässt sich andererseits die Behauptung, dass in den
Ländern mit diesen Eintragungen der Wettbewerb problemlos verlaufe,
nicht aufrechterhalten.
7.4 In Übereinstimmung mit der Beschwerdeführerin ist hingegen
festzuhalten, dass seit dem Urteil des Bundesgerichts in Sachen
« POST » die Verwendung des Zeichens « POST » allen Mitbewerbern
der Beschwerdeführerin frei zur Verfügung steht. Es ist daher der Frage
nachzugehen, ob die Möglichkeit der freien Verwendung des Zeichens
« POST » ein absolutes Freihaltebedürfnis am Zeichen « DIE POST »
auszuschliessen vermag. Die Beschwerdeführerin macht in diesem
Zusammenhang ausserdem geltend, dass seit der freien Verwendung des
Zeichens « POST » scheinbar keiner der Mitkonkurrenten von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. Bereits im zitierten Urteil « POST »
hielt das Bundesverwaltungsgericht jedoch in E. 6.1.2 fest, dass es nicht
massgebend sei, dass die Bezeichnung « POST » von den Konkurrenz-
unternehmen nicht gebraucht werde, sondern, dass effektiv nicht
zahlreiche andere gleichwertige Begriffe in der deutschen Sprache zur
Verfügung stehen, mithin dass der Sprachgebrauch zur Umschreibung
der entsprechenden Waren und Dienstleistungen potenziell stark
eingeschränkt wäre. Es ist vorliegend auch nicht ersichtlich, inwiefern an
diesem Mangel an gleichwertigen Alternativen der bestimmte Artikel
« die » etwas zu ändern vermag, weshalb das Interesse des Wirtschafts-
verkehrs an der freien Kommunikation auch in diesem Falle stärker
gewichtet werden muss als das Risiko, dass der von einem Unternehmen
geschaffene Goodwill in ausbeuterischer Weise mitverwendet werden
kann (vgl. MARBACH, SIWR, N. 261).
7.5 Als Zwischenergebnis kann daher festgehalten werden, dass das
von der Vorinstanz angenommene absolute Freihaltebedürfnis für einen
Teil der Dienstleistungen der Klasse 39 nachvollziehbar ist. Mit anderen
Worten entziehen sich die betroffenen Dienstleistungen dem Nachweis
der Verkehrsdurchsetzung (vgl. BGE 134 III 314 vom 11. März 2008
E. 2.3.2 ‒ M/M-joy), selbst wenn das eingereichte demoskopische Gut-
achten, welches sich lediglich auf ebendiese Dienstleistungen bezieht,
arte legis erstellt sein sollte.
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


650 BVGE / ATAF / DTAF

8. Für die übrigen noch strittigen Waren der Klassen 9, 16, 20 und
22 könnte sich das Zeichen jedoch im Verkehr durchgesetzt haben.
Ausgehend von der obigen Klassifizierung der betroffenen Waren als
Hilfswaren (vgl. E. 6.1.1, 6.2.2 und 6.3) für die Erbringung von Post-
dienstleistungen im engeren Sinne der Klasse 39, für die das Zeichen
« DIE POST » absolut freihaltebedürftig ist, ist jedoch fraglich, ob für
diese Waren ein selbstständiger Durchsetzungsbeweis möglich wäre.
Zumindest wurde ein solcher von der RGKE (vgl. Urteil der RKGE vom
5. Februar 2002 E. 5 ‒ Die Post, in: sic! 4/2002 S. 242 ff.) für die Waren
der Klassen 16 und 20 abgelehnt. Die Waren der Klassen 9 und 22
standen in dem soeben zitierten Fall nicht zur Debatte. Ausgehend von
der obigen Feststellung, dass es sich bei all den noch strittigen Waren um
Hilfswaren handelt, erübrigt sich demnach eine weitere Prüfung der
Verkehrsdurchsetzung, welche somit mangels selbstständiger Durchset-
zungsmöglichkeit weder glaubhaft gemacht noch gerichtsnotorisch an-
genommen werden kann.
Selbst wenn die betroffenen Waren der Klassen 9 und 22 nicht als Hilfs-
waren zu qualifizieren wären, so scheint die Kritik der Vorinstanz (…) an
den von der Beschwerdeführerin zum Nachweis der Verkehrsdurchset-
zung ins Recht gelegten Belegen (…) im Lichte der bisherigen Praxis
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B‒958/2007 vom 9. Juni 2008
E. 7.3.1 ‒ Post m.w.H. und B‒788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 ‒ travel-
tip) nicht zu beanstanden.
Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips ist es zudem ebenso
nachvollziehbar, wenn die Vorinstanz die Anerkennung einer Art
« Ausweitung » der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung für die
anderen strittigen Dienstleistungen verweigert. Die Beschwerdeführerin
wendet dagegen ein, dass sich die Anerkennung der Verkehrsdurch-
setzung vorliegend aus der Kombination mit den besonderen Umständen
des Einzelfalls, namentlich der gerichtsnotorischen Bekanntheit von
« DIE POST », für alle strittigen Waren und Dienstleistungen ergebe.
Auch wenn das Bundesgericht im von der Beschwerdeführerin zitierten
Fall Smarties (BGE 131 III 121) eine Kombination von verschiedenen
Tatsachen und Elementen zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurch-
setzung zulassen mag, so betraf in diesem Falle jedoch keines der
Elemente ein absolut freihaltebedürftiges Zeichen.
Von der unstrittigen Omnipräsenz der Beschwerdeführerin kann auch
nicht pauschal auf die gerichtsnotorische markenmässige Verwendung
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 651

des Zeichens « DIE POST » in Bezug auf sämtliche verbleibenden
strittigen Waren und Dienstleistungen geschlossen werden. Bei den
vorliegend noch zur Diskussion stehenden Waren der Klassen 9 und 22
handelt es sich beispielsweise um Frankiermaschinen und Verpackungs-
materialien aus Textil. Von Gerichtsnotorietät dürfte hier nicht ge-
sprochen werden können.
Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass das Zeichen « DIE
POST » auch hinsichtlich der verbliebenen strittigen Waren der
Klassen 9, 16, 20 und 22 der Verkehrsdurchsetzung nicht zugänglich ist,
da es sich hierbei um Hilfswaren zur Erbringung derjenigen Dienst-
leistungen handelt, für welche das Zeichen als absolut freihaltebedürftig
erachtet wurde.
Selbst wenn die Qualifikation der betroffenen Waren der Klassen 9 und
22 als Hilfswaren, für welche noch keine Praxis vorliegt, anders aus-
gefallen wäre, so entsprechen die Belege zur Glaubhaftmachung der Ver-
kehrsdurchsetzung nicht den Anforderungen der Rechtsprechung (vgl.
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B‒958/2007 vom 9. Juni 2008
E. 7.3.1 ‒ Post m.w.H. und B‒788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 ‒ travel-
tip). Auch kann hinsichtlich der betroffenen Waren nicht von einer
Gerichtsnotorietät des Zeichens gesprochen werden.
9. Im Subeventualantrag der Beschwerdeführerin, welcher ledig-
lich in Bezug auf die verbliebenen strittigen Waren und Dienstleistungen
eines Teils der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20 und 22 zu
prüfen ist, macht diese geltend, dem Zeichen komme bei einer
Schreibweise ausschliesslich in Grossbuchstaben originäre Unterschei-
dungskraft zu. Gleichzeitig sei bis anhin die Konstellation einer Schutz-
einschränkung bei Wortmarken auf eine bestimmte Schreibweise in Form
eines Disclaimers noch nie Gegenstand einer (höchst-)richterlichen
Überprüfung gewesen.
Nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts erscheint die Figur
des Disclaimers vorliegend obsolet. Eine Marke ist als Ganzes und unter
Einbezug aller Gestaltungselemente zu prüfen. Führt erst die Verbindung
zur Unterscheidungskraft, so geniesst jedoch selbstverständlich auch
einzig die Gesamtgestaltung markenrechtlichen Schutz, während das
Basiselement als solches durch die Registrierung nicht gesperrt wird
(MARBACH, SIWR, N. 480).
Auch führt nicht jede grafische Gestaltung automatisch zur Ein-
tragungsfähigkeit. Vielmehr muss dieselbe so ausgeprägt sein, dass das
2013/41 Absolute Ausschlussgründe


652 BVGE / ATAF / DTAF

Erscheinungsbild der Marke vom schutzunfähigen Basiselement klar
differiert. So verlangt das Bundesgericht, die Gestaltung müsse eigen-
willig sein beziehungsweise aus dem üblichen Rahmen deutlich heraus-
fallen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996
‒ Elle; MARBACH, SIWR, N. 482 m.w.H.). Analog zu den Vorgaben im
Hinblick auf die grafische Gestaltung ist in Bezug auf die Schreibweise
einer Marke davon auszugehen, dass auch diese aussergewöhnlich zu
sein hat. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin trifft dies auf eine
Schreibweise des Zeichens in Grossbuchstaben jedoch nicht zu, handelt
es sich doch hierbei um ein äusserst banales Gestaltungselement, das zur
Unterscheidungskraft des Zeichens hinsichtlich der verbleibenden
strittigen Waren und Dienstleistungen nichts beizutragen vermag. Auch
das Zeichen « DIE POST » in Grossbuchstaben bleibt mehrdeutig und
kann sich in seiner Unternehmensbedeutung in Bezug auf die ver-
bleibenden strittigen Waren und Dienstleistungen nicht gegenüber der
Sachbezeichnung durchsetzen.
10. Subsubeventualiter macht die Beschwerdeführerin schliesslich
geltend, dass sich das Zeichen mit der Schreibweise in Grossbuchstaben
im Verkehr durchgesetzt habe. Aufgrund der festgestellten Banalität der
beanspruchten Gestaltung des Zeichens ist auch nicht ersichtlich,
inwiefern die Schreibweise in Grossbuchstaben an der absoluten
Freihaltebedürftigkeit des Zeichens für die genannten Dienstleistungen
der Klasse 39 etwas zu ändern vermag, selbst wenn so die Schreibweisen
« Die Post » oder « die Post » frei verwendet werden dürften. Auch kann
die Schreibweise in Grossbuchstaben die eingereichten Belege zur
Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung in Bezug auf die ver-
bleibenden Waren, sofern der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in
diesen Fällen überhaupt möglich ist (vgl. E. 8), nicht verbessern. Eine
eingehendere Prüfung des Subsubeventualantrages erübrigt sich daher.
11. Schliesslich sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass die von der
Beschwerdeführerin geltend gemachte Indizienwirkung der ausländi-
schen Eintragungen des Zeichens « DIE POST » in Deutschland be-
ziehungsweise des Zeichens « LA POSTE » in Frankreich vorliegend
nicht weiter von Bedeutung sein kann. Eine solche Indizienwirkung
kommt praxisgemäss nur in einem Grenzfall zum Tragen (vgl. Urteil des
Bundesgerichts 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.2 ‒ V). Hin-
sichtlich derjenigen Waren und Dienstleistungen, bei denen gemäss der
Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ein solcher Grenzfall vor-
liegt, hat sich dieses Gericht bereits zugunsten der Eintragung ent-
Absolute Ausschlussgründe 2013/41


BVGE / ATAF / DTAF 653

schieden. Weitere Grenzfälle sind nach der hier vertretenen Ansicht nicht
ersichtlich. Der Vollständigkeit halber kann in Bezug auf Deutschland
noch bemerkt werden, dass die Eintragung des Zeichens dort nur in
Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 39 erfolgt ist und Deutschland
‒ wie übrigens auch Frankreich – das Institut der absoluten Freihalte-
bedürftigkeit nicht beziehungsweise unter dem Einfluss der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr kennen (vgl.
RAINER IBEL, Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang im deutschen
und französischen Markenrecht, Frankfurt am Main/Berlin/Bern/
Brüssel/New York/Oxford/Wien 2007, S. 130 ff. und 162 ff.).
12. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Ein-
tragung des Zeichens « DIE POST » in Bezug auf einen Teil der Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 39 sowie für die Klassen 20
und 22 zu Recht gestützt auf die fehlende konkrete Unterscheidungskraft,
auf die fehlende glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung sowie auf das
absolute Freihaltebedürfnis verweigert hat. Für die übrigen strittigen
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 39, 28, 35, 36, 40, 41, 42
und 45 ist das Zeichen hingegen einzutragen. Somit vermag sich die
Beschwerdeführerin hinsichtlich des Markenschutzes für einen grossen
Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen durchzusetzen.
Hiervon ausgenommen bleibt jedoch der Bereich, welcher das
Kerngeschäft der Beschwerdeführerin bildet. Die Beschwerde ist dem-
nach teilweise gutzuheissen.