2015/12 Protezione dei marchi
152 BVGE / ATAF / DTAF
2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung
Droit privé – Procédure civile – Exécution
Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
12
Estratto della decisione della Corte II
nella causa A. e B. contro Repubblica e Cantone Ticino
B‒5192/2013 del 17 aprile 2015
Protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici. Domanda
di radiazione del marchio svizzero « ti CENTRO FUNERARIO ».
Art. 1‒3, art. 6‒8 e art. 18 cpv. 1 LPSP. Art. 2 lett. d e art. 75 n. 3
LPM.
1. Secondo la volontà del legislatore così come traspare dai mate-
riali legislativi, l'espressione « marchio di fabbrica e di commer-
cio » giusta l'art. 75 n. 3 LPM non può essere mantenuta soltanto
agli art. 1 e 2 LPSP, ma trova applicazione anche nei confronti
dei rimanenti disposti della LPSP (consid. 3.1.4.1‒3.1.4.3).
2. In virtù degli art. 18 cpv. 1 LPSP e art. 75 n. 3 LPM, la possibilità
per il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di ordi-
nare all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) la
cancellazione di un marchio non ammesso dalla LPSP si riferisce
ai soli marchi di fabbrica o di commercio, cioè ai marchi di pro-
dotti, ma non ai marchi di servizi, esclusi di proposito dal campo
di applicazione della LPSP (consid. 3.1.4.4).
3. L'istanza di radiazione di marchi di servizi contenenti stemmi o
altri emblemi pubblici può, se del caso, essere promossa dinanzi
al giudice civile (consid. 3.1.4.4).
4. Purché rivendicato per prodotti, il marchio in disamina è stato
iscritto in violazione della LPSP e il DFGP può ordinarne la ra-
diazione (consid. 3.2.2 e 3.2.3). L'ordine di cancellazione non è
invece consentito, nella misura in cui il marchio sia rivendicato
per servizi (consid. 3.1.4 segg. e 3.3).
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Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen.
Antrag auf Löschung der schweizerischen Marke « ti CENTRO
FUNERARIO ».
Art. 1–3, Art. 6–8 und Art. 18 Abs. 1 WSchG. Art. 2 Bst. d und
Art. 75 Ziff. 3 MSchG.
1. Nach dem Willen des Gesetzgebers, wie er sich aus den Gesetzes-
materialien ergibt, ist der Ausdruck « Fabrik- und Handelsmar-
ken » gemäss Art. 75 Ziff. 3 MSchG nicht nur in Art. 1 und 2
WSchG beizubehalten, sondern auch in den übrigen Bestim-
mungen dieses Gesetzes (E. 3.1.4.1–3.1.4.3).
2. Gemäss Art. 18 Abs. 1 WSchG und Art. 75 Ziff. 3 MSchG bezieht
sich die Möglichkeit des Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-
partements (EJPD), dem Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (IGE) die Löschung einer nach WSchG unzulässigen
Marke anzuordnen, nur auf Fabrik- oder Handelsmarken, also
auf Warenmarken, nicht aber auf Dienstleistungsmarken, die
vom Anwendungsbereich des WSchG bewusst ausgenommen
sind (E. 3.1.4.4).
3. Für die Löschung von Dienstleistungsmarken, die öffentliche
Wappen oder andere öffentliche Zeichen enthalten, steht gege-
benenfalls die Klage beim Zivilrichter offen (E. 3.1.4.4).
4. Soweit die Marke für Waren beansprucht wird, wurde sie vor-
liegend unter Verletzung des WSchG eingetragen und das EJPD
kann ihre Löschung anordnen (E. 3.2.2 und 3.2.3). Die Anor-
dnung der Löschung ist dagegen nicht zulässig, soweit die Marke
für Dienstleistungen beansprucht wird (E. 3.1.4 ff. und 3.3).
Protection des armoiries publiques et des autres signes publics.
Demande de radiation de la marque suisse « ti CENTRO
FUNERARIO ».
Art. 1–3, art. 6–8 et art. 18 al. 1 LPAP. Art. 2 let. d et art. 75 ch. 3
LPM.
1. Selon la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux
préparatoires, le maintien de l'expression « marque de fabrique
et de commerce », tel qu'il est prévu à l'art. 75 ch. 3 LPM, doit
non seulement être appliqué aux art. 1 et 2 LPAP, mais aussi aux
autres dispositions de la LPAP (consid. 3.1.4.1–3.1.4.3).
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2. En vertu des art. 18 al. 1 LPAP et art. 75 ch. 3 LPM, la possibilité
pour le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'or-
donner à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) de
radier une marque qui n'est pas admissible d'après la LPAP ne
concerne que les marques de fabrique ou de commerce, c'est-à-
dire les marques de produits, et non les marques de services,
lesquelles ont volontairement été exclues du champ d'application
de la LPAP (consid. 3.1.4.4).
3. Une demande de radiation de marques de services contenant des
armoiries ou d'autres emblèmes publics peut, le cas échéant, être
déposée devant le juge civil (consid. 3.1.4.4).
4. Dans la mesure où elle a été revendiquée pour des produits, la
marque en cause l'a été en violation de la LPAP, et le DFJP peut
ordonner sa radiation (consid. 3.2.2 et 3.2.3). En revanche, un
ordre de radiation n'est pas possible dans la mesure où la marque
a été revendiquée pour des services (consid. 3.1.4 ss et 3.3).
Il marchio svizzero n. 598 818
è stato depositato dai ricorrenti presso l'Istituto federale della proprietà
intellettuale (IPI) il 1o dicembre 2009 e pubblicato per la prima volta il
30 marzo 2010 sulla banca dati dei titoli di protezione Swissreg
(). Esso è registrato per i seguenti prodotti e
servizi:
Classe 6: monumenti funerari metallici, monumenti sepolcrali in
bronzo.
Classe 19: monumenti funerari non metallici.
Classe 45: funerali, cremazioni, pompe funebri.
In data 22 giugno 2010 la controparte ha presentato opposizione alla
registrazione del marchio in parola presso l'IPI fondandosi sull'art. 31
della legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992 (LPM, RS
232.11), chiedendo a titolo sussidiario la radiazione da parte dell'autorità
inferiore. A motivo dell'opposizione la controparte ha ritenuto che il
marchio in oggetto integri esattamente l'acronimo e lo stemma della
Repubblica e Cantone Ticino come raffigurati nel decreto esecutivo
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concernente i colori e il sigillo del Cantone del 18 aprile 1996 (RL
1.1.1.2.1, ).
Nell'ambito della procedura d'opposizione i ricorrenti sono insorti
dinanzi al Tribunale amministrativo federale con due ricorsi contro due
decisioni incidentali dell'IPI del 28 giugno 2010 rispettivamente del
24 maggio 2011. Entrambi i gravami sono stati dichiarati inammissibili
(cfr. sentenze del TAF B‒6585/2010 del 6 maggio 2011; B‒3637/2011
del 13 gennaio 2012).
Con decisione del 17 aprile 2012 l'IPI ha respinto l'opposizione,
ritenendo in sintesi che l'opponente non aveva né sostenuto né dimostrato
l'esistenza di un marchio estero corrispondente al segno contestato « ti
(fig.) » e che quindi non era adempiuta l'esigenza di uno stato di fatto
internazionale. Tale decisione è cresciuta in giudicato.
Mediante scritto del 22 maggio 2012 la controparte ha ripresentato
istanza di radiazione del marchio dinanzi all'autorità inferiore. In
sostanza, ella ha addotto che nel marchio in questione sono inclusi
l'acronimo e lo stemma del Cantone Ticino nel modo in cui vengono
impiegati dall'Amministrazione cantonale in tutti i documenti ufficiali,
sul Foglio ufficiale, sugli annunci che appaiono sui giornali, sui suoi
immobili e sui propri veicoli, compresi quelli della polizia. Nel caso della
« ti CENTRO FUNERARIO SA » si tratta, secondo la controparte, di
una società privata non appartenente all'Amministrazione cantonale. A
suo avviso appare quindi evidente che la presenza nel marchio dello
stemma ufficiale del Cantone Ticino induca in errore circa la situazione
commerciale della società e le sue pretese relazioni con l'ente pubblico.
Con risposta del 22 giugno 2012 l'IPI ha postulato l'accoglimento
dell'istanza di radiazione. In sintesi l'IPI rileva che la registrazione del
marchio in oggetto sia in contrasto con l'art. 1 cpv. 1 n. 1‒3 della legge
federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di
altri segni pubblici (RS 232.21, di seguito: LPSP) per i prodotti riven-
dicati delle Classi 6 e 19 rispettivamente con l'art. 6 LPSP per i prodotti e
servizi della Classe 45, e quindi anche con l'art. 8 LPSP. Pertanto, la
registrazione del marchio tramite l'IPI non avrebbe dovuto essere effet-
tuata sulla scorta dell'art. 2 cpv. 2 lett. d LPM poiché non conforme al
diritto vigente.
Con osservazioni del 27 agosto 2012 i ricorrenti hanno proposto la
reiezione integrale dell'istanza di radiazione e di conseguenza la confer-
ma dell'iscrizione del marchio in oggetto.
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Tramite scritto del 26 settembre 2012 la controparte ha confermato inte-
gralmente la propria istanza nelle conclusioni e motivazioni.
Con decisione del 24 luglio 2013 l'autorità inferiore ha dato ordine all'IPI
di radiare il marchio n. 598 818 ti CENTRO FUNERARIO dal registro
dei marchi, rinunciando al prelevamento di spese processuali e alla
concessione di spese ripetibili.
In sostanza l'autorità inferiore ritiene che il marchio in disamina includa
quale parte integrante invariata l'acronimo e lo stemma del Cantone
Ticino riportati all'immagine 9 del Decreto esecutivo concernente i colori
e sigillo del Cantone. A suo dire, la registrazione del marchio viola l'art. 1
cpv. 1 n. 1 LPSP per i prodotti delle Classi 6 e 19 e l'art. 6 LPSP per i
prodotti ed i servizi della Classe 45 e non avrebbe dovuto essere
effettuata sulla scorta dell'art. 2 cpv. 2 lett. d LPM.
In data 16 settembre 2013 i ricorrenti hanno depositato ricorso al Tribu-
nale amministrativo federale contro la suddetta decisione, postulando
l'annullamento della stessa, la conferma della registrazione del marchio
n. 598 818, nonché l'addossamento delle spese processuali alla contro-
parte e la condanna di quest'ultima alla rifusione delle ripetibili in favore
dei ricorrenti.
I ricorrenti ritengono in sostanza che la radiazione ordinata dall'autorità
inferiore sia ingiustificata. A loro dire, il marchio in oggetto non contiene
lo stemma del Cantone Ticino « partito di rosso e di azzurro » conforme-
mente all'art. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del
14 dicembre 1997 (RL 1.1.1.1, di seguito: Costituzione cantonale), né
elementi caratteristici di questo stemma, né segni che possono essere
confusi con il medesimo. Il marchio non conterrebbe neppure la parola
« Cantone », né « Cantonale », né espressioni facili a confondere con
queste parole. I ricorrenti ribadiscono che la raffigurazione in bianco e
nero e i segni araldici di cui al Decreto esecutivo concernente i colori e
sigillo del Cantone nulla hanno a che vedere con lo stemma ufficiale del
Cantone, definito, a loro avviso, esaustivamente dalla Costituzione canto-
nale. D'altronde, il Decreto esecutivo non avrebbe il carattere di una
legge formale e non pretenderebbe espressamente che la raffigurazione in
bianco e nero dei segni araldici debba costituire lo stemma del Cantone. I
ricorrenti sostengono che i segni del marchio in questione non possono
nemmeno essere confusi con altri emblemi o contrassegni di garanzia dei
Cantoni, tant'è che nemmeno l'autorità inferiore indica quali emblemi o
contrassegni di garanzia del Cantone Ticino potrebbero essere suscettibili
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di causare confusione con il marchio registrato. In concreto, non sus-
sisterebbe un motivo assoluto di esclusione della registrazione del
marchio ai sensi dell'art. 2 lett. d LPM.
I ricorrenti contestano inoltre che l'integrazione nel marchio del termine
« ti » e del segno figurativo possa destare nell'utente l'impressione che vi
sia un legame ufficiale tra il Cantone e il prestatore di servizi.
I ricorrenti contestano che la LPSP possa essere applicata ai servizi, per
cui, anche nell'ipotesi di un rigetto del ricorso, il marchio non potrebbe
essere integralmente cancellato, ma essere limitato ai servizi in ambito
funerario.
I ricorrenti fanno in seguito valere una violazione del diritto di essere
sentito. A loro dire, l'autorità inferiore non ha preso posizione sull'argo-
mento da loro sollevato in prima istanza secondo cui nel registro federale
dei marchi sarebbero registrati diversi marchi che contengono le parole
« ti » e « Ticino », i quali tuttavia non sarebbero stati radiati. Secondo
loro, sussisterebbe in tale ambito un'evidente disparità di trattamento.
Con risposta del 25 ottobre 2013 la controparte propone la reiezione del
gravame e la messa a carico alle ricorrenti delle spese, tasse e ripetibili.
Mediante scritto del 25 ottobre 2013 l'autorità inferiore ha prodotto gli
atti preliminari, rinviando ai considerandi della decisione impugnata e
confermandola nella sua integrità. Con scritto del 13 novembre 2013 l'IPI
ha comunicato di rinunciare a prendere posizione sul ricorso. Con or-
dinanza del 18 novembre 2013 lo scrivente Tribunale ha concluso lo
scambio di scritti su riserva di eventuali misure d'istruzione o memorie
delle parti.
Con scritto dell'11 dicembre 2014 lo scrivente Tribunale ha orientato la
controparte sulla tempistica per l'evasione del ricorso, dando seguito alla
sua richiesta del 10 dicembre 2014.
Dai considerandi:
3. Posto quanto precede, va quindi esaminato se sono adempiute le
condizioni per ordinare la radiazione del marchio in parola, in altre
parole se l'iscrizione del marchio è avversa alla LPSP ed all'art. 2 lett. d
LPM e di conseguenza se l'autorità inferiore ne poteva ordinare la
cancellazione in base all'art. 18 cpv. 1 LPSP.
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3.1
3.1.1 Sono esclusi dalla protezione come marchi tra l'altro i segni in
contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 2
lett. d LPM). Rientrano nei segni illeciti che non possono quindi
beneficiare della protezione come marchi quelli in contravvenzione al
diritto federale o ai trattati internazionali, in particolare ai disposti ivi
contenuti che disciplinano un divieto di registrazione, nonché un divieto
o una restrizione d'uso (MICHAEL NOTH, Markenschutzgesetz [MSchG],
2009, n. 28 ad art. 2 lett. d LPM).
3.1.2 In termini di trattati internazionali, giusta l'art. 6ter cpv. 1 lett. a
della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.04, di seguito: Conven-
zione di Parigi) i paesi dell'Unione sono tenuti di rifiutare o d'invalidare
la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l'utilizzazione non
autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di
commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri
emblemi di Stato dei paesi dell'Unione, di segni e di punzoni ufficiali di
controllo e di garanzia da essi adottati, nonché di qualsiasi loro
imitazione dal punto di vista araldico. La Convenzione di Parigi garan-
tisce l'uguaglianza di trattamento in tutti i paesi membri (diritto di reci-
procità), nonché il diritto di priorità; il trattato statuisce standards minimi
a cui ogni interessato può fare appello direttamente dinanzi alle autorità
svizzere (EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, III/1 Markenrecht, 2a ed. 2009, n. 86 segg.).
3.1.3 A livello nazionale, la LPSP concretizza ed estende il divieto di
cui all'art. 6ter della Convenzione di Parigi, se pur nella versione riveduta
all'Aja il 6 novembre 1925 (RS 0.232.01) (cfr. FF 1928 I 129 [ed.
tedesca]; 1928 I 137 [ed. francese]; MARBACH, op. cit., n. 629 segg.). La
legislazione svizzera sulla protezione degli stemmi e di altri segni
pubblici va oltre le esigenze minime elencate all'art. 6ter della Conven-
zione di Parigi. La LPSP non solo vieta la registrazione di imitazioni dal
punto di vista araldico, ma anche di segni suscettibili di essere confusi
con i segni protetti. Per escludere un qualsivoglia rischio di confusione è
necessario che il segno pubblico rispettivamente gli elementi essenziali
del medesimo siano stilizzati in modo da sopprimere ogni rinvio al segno
protetto (FRAEFEL/MEIER, in: Commentaire Romand, Propriété intellec-
tuelle, 2013, n. 175 ad art. 2 LPM; STEFAN SZABO, « Swiss Army Cheese
[fig.] » / Bemerkungen zum Entscheid der Eidgenössischen Rekurs-
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kommission für geistiges Eigentum vom 25. September 2002, sic! 2003
pag. 274 segg.).
La LPSP ha come scopo la protezione degli stemmi e di altri segni
pubblici. In primo luogo, la LPSP disciplina un divieto di registrazione di
stemmi ed altri segni della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli
e Comuni come marchi di fabbrica o di commercio (art. 1). In secondo
luogo, prevede il divieto di utilizzare in modo abusivo gli stemmi ed altri
contrassegni della Confederazione e dei Cantoni, distretti, circoli e
Comuni (art. 2‒5), le denominazioni ufficiali (art. 6), nonché i segni
nazionali figurativi e verbali (art. 7).
Il divieto d'iscrizione di cui all'art. 1 LPSP è formulato nel modo
seguente:
1 Non devono essere registrati come marche di fabbrica o di com-
mercio o come elementi di esse:
1. gli stemmi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e
Comuni o le bandiere rappresentanti tali stemmi; la croce fede-
rale; gli elementi caratteristici degli stemmi dei Cantoni;
2. altri emblemi della Confederazione o dei Cantoni; i contrassegni
e punzoni di controllo o di garanzia della Confederazione, dei
Cantoni, distretti, circoli e Comuni;
3. i segni che possono essere confusi con quelli menzionati nei
numeri 1 e 2;
4. le parole « stemma svizzero », « croce svizzera » o altre indi-
cazioni che accennano allo stemma o alla croce federale, allo
stemma di un Cantone, d'un distretto, di un circolo o d'un
Comune ovvero gli elementi caratteristici di stemmi cantonali.
2 Possono essere registrati:
a. i segni figurativi e verbali menzionati nel capoverso 1, per comu-
nità (Confederazione, Cantone, distretto, circolo o Comune) a
cui appartengono o a cui si riferiscono, come pure per aziende di
questa comunità;
b. in generale, le contraffazioni od imitazioni di contrassegni e
punzoni di controllo o di garanzia, permesse giusta l'articolo 4
capoverso 2 e l'articolo 5 capoverso 3.
Con l'art. 1 LPSP il legislatore ha quindi statuito il divieto assoluto di
iscrizione per stemmi ed altri segni pubblici come marchi di fabbrica e di
commercio per lasciarli a libera disposizione di una cerchia limitata,
ossia alle comunità o alle loro aziende.
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160 BVGE / ATAF / DTAF
Il divieto d'uso effettivo e le deroghe a tale divieto sono disciplinati
all'art. 2 e 3 LPSP:
Art. 2
1 È vietato mettere, a scopo commerciale, specialmente come ele-
menti di marche di fabbrica o di commercio, i segni seguenti su
prodotti destinati ad essere spacciati come merce o sul loro imbal-
laggio:
1. gli stemmi della Confederazione o dei Cantoni, le bandiere rap-
presentanti questi stemmi, la croce federale, gli elementi carat-
teristici di stemmi cantonali o i segni che possono essere confusi
con i suddetti;
2. le parole « stemma svizzero », « croce svizzera » o altre indica-
zioni che accennano alla croce o allo stemma federale, allo
stemma di un Cantone ovvero ad elementi caratteristici di stem-
mi cantonali.
2 È permesso:
a. l'uso dei segni figurativi e verbali menzionati nel capoverso 1, da
parte della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e
Comuni, come pure da parte delle aziende di queste comunità;
b. l'uso di marche contenenti un segno figurativo o verbale menzio-
nato nel capoverso 1, che siano state depositate come marche
collettive dalla Confederazione o da un Cantone, quando chi le
adopera appartenga ad uno dei ceti di produttori, industriali o
commercianti a cui sono destinate le marche stesse;
c. in generale, l'uso della croce federale come elemento del segno
dei brevetti svizzeri giusta le disposizioni delle leggi federali sui
brevetti d'invenzione.
Art. 3
1 I segni figurativi e verbali di cui all'articolo 2 capoverso 1 possono
essere messi su insegne commerciali, annunzi, prospetti o carte
d'affari, o usati in un altro modo che non sia quello previsto
dall'articolo 2 capoverso 1, purchè quest'uso non sia contrario alle
buone costumanze.
2 L'uso suddetto è reputato contrario alle buone costumanze parti-
colarmente:
a. quando sia atto a trarre in errore circa la provenienza geografica,
il valore od altre qualità di prodotti, circa la nazionalità
dell'azienda o la situazione commerciale di chi adopera il segno,
Protezione dei marchi 2015/12
BVGE / ATAF / DTAF 161
come pure circa le sue pretese relazioni con la Confederazione o
con un Cantone;
b. quando costituisca un atto di dispregio verso i segni menzionati
nell'articolo 2 capoverso 1;
c. quando sia fatto da uno straniero domiciliato all'estero.
Le parole « Confederazione », « federale », « Cantoni », « cantonale »,
« Comune », « comunale », o le espressioni facili a confondere con
queste parole non potranno essere adoperate né sole né in unione con
altre parole, quando questo uso sia atto a far supporre erroneamente
l'esistenza di relazioni ufficiali della Confederazione, di un Cantone o
d'un Comune con chi usa queste parole o con la fabbricazione o il
commercio di certi prodotti; lo stesso dicasi quando l'uso avvenga in
modo da costituire un atto di dispregio verso la Confederazione, i Can-
toni o Comuni (art. 6 LPSP). In quanto ne sia vietato l'uso, i segni figu-
rativi e verbali menzionati negli art. 6 e 7 non potranno neppure essere
registrati come marche di fabbrica o di commercio o come elementi di
siffatte marche (art. 8 LPSP).
L'art. 6 LPSP non elenca in modo esaustivo i termini che non possono
essere utilizzati; servendosi dell'aggiunta « o le espressioni facili da
confondere » tale disposto vieta ogni formulazione a scopo commerciale
che tende a far credere falsamente che vi sia un rapporto tra l'impresa e la
Confederazione, un Cantone o un Comune (DTF 116 IV 254 consid. 1b;
102 IV 46 consid. 3).
3.1.4 L'art. 18 cpv. 1 LPSP è entrato in vigore il 1o febbraio 1932,
rimanendo invariato anche dopo l'entrata in vigore della nuova LPM. A
tale proposito è d'uopo rilevare che, conformemente al Messaggio del
21 novembre 1990 concernente una legge federale sulla protezione dei
marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei
marchi, LPM, FF 1991 I 1, 13, di seguito: Messaggio LPM), il legislatore
della LPM ha deliberatamente abbandonato l'idea di abrogare la LPSP,
introducendo l'art. 75 n. 3 LPM con il quale ha voluto mantenere
l'espressione « marchio di fabbrica e di commercio » a titolo esclusivo
nella LPSP, sostituendola invece con il termine « marchio » in tutti gli
altri atti legislativi, in modo da limitare l'applicazione della LPSP, a
prima vista, ai marchi di fabbrica e di commercio senza estenderla anche
ai marchi di servizi (cfr. consid. 3.1.4.1 segg.).
2015/12 Protezione dei marchi
162 BVGE / ATAF / DTAF
Giusta l'art. 75 n. 3 LPM, l'espressione « marchio di fabbrica e di com-
mercio » in tutti gli atti legislativi è sostituita con il termine « marchio »,
fatti salvi gli art. 1 e 2 LPSP .
Dall'art. 75 n. 3 LPM i ricorrenti derivano che l'art. 1 LPSP non trova
applicazione per i marchi di servizi e fintanto che il loro marchio è
rivendicato per servizi, l'autorità inferiore non sarebbe autorizzata ad
ordinarne la radiazione. Nell'atto impugnato, l'autorità inferiore lascia
invece intendere implicitamente che la cancellazione può essere indetta
anche per marchi di servizi nella misura in cui siano violati gli art. 6 e 8
LPSP, aderendo secondo il senso alla presa di posizione dell'IPI
sull'istanza di radiazione (…).
In considerazione dei pareri discordanti delle parti, è necessario dappri-
ma verificare quali siano stati i motivi che hanno condotto il legislatore
all'introduzione dell'art. 75 n. 3 LPM e quali siano le conseguenze giuri-
diche di tale disposto nell'ambito dell'applicazione della LPSP, in parti-
colare sulla possibilità dell'autorità inferiore di ordinare la radiazione di
marchi giusta l'art. 18 cpv. 1 LPSP.
3.1.4.1 Come precedentemente citato, l'art. 75 n. 3 LPM richiede che
l'espressione « marchio di fabbrica e di commercio » in tutti gli atti legis-
lativi sia sostituita con il termine « marchio », fatti salvi gli art.1 e 2
LPSP. Alla luce del testo e in relazione alla portata di siffatto disposto si
pone la questione di sapere se per le rimanenti disposizioni della LPSP
sia da utilizzare, e contrario, l'espressione « marchio » e se le restanti
disposizioni, in particolare l'art. 18 cpv. 1 LPSP, abbiano quindi valenza
anche per i marchi di servizi.
Per giurisprudenza costante, la legge va innanzitutto interpretata secondo
il suo tenore letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è
assolutamente chiaro o se più interpretazioni del medesimo si prestano, il
giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma, deducendo il
medesimo dalle relazioni che intercorrono tra quest'ultima e altre dispo-
sizioni legali e dal contesto legislativo in cui essa si inserisce (interpre-
tazione sistematica), dal fine che essa persegue o dall'interesse tutelato
(interpretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore (inter-
pretazione storica), così come essa traspare dai materiali legislativi
(cosiddetto pluralismo interpretativo; cfr. DTF 137 V 114 consid. 4.3.1;
134 I 184 consid. 5.1; 124 II 193 consid. 5a e 5c). Se il testo di legge è
chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsi dal me-
desimo soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua for-
Protezione dei marchi 2015/12
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mulazione non rispecchia completamente il vero senso della norma.
Simili motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della
norma, come pure dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni
(DTF 124 II 265 consid. 3a; 124 V 185 consid. 3a e rispettivi richiami).
L'interpretazione della legge può condurre alla constatazione di una
lacuna. Una lacuna pura (o lacuna propria, chiamata anche lacuna in
senso proprio) presuppone che il legislatore si sia astenuto dal regola-
mentare un punto che avrebbe invero dovuto esserlo e che nessun'altra
soluzione emerga dal testo o dall'interpretazione della legge. In altre
parole, una lacuna pura, ovvero non voluta dal legislatore, sussiste
laddove la legge non fornisce una risposta a una questione che si pone
ineluttabilmente (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii). Una lacuna
propria può essere ritenuta nascosta (cfr. terminologia in tedesco « ver-
deckte Lücke » e in francese « lacune occulte ») laddove il legislatore ha
omesso di aggiungere ad una disposizione concepita in maniera generale
la restrizione o la precisazione che il senso e lo scopo della
regolamentazione considerata o di un'altra norma di legge impongono in
determinati casi (cfr. DTF 135 IV 113 consid. 2.4.2). Utilizzando la for-
mulazione del Tribunale federale, sussiste una cosiddetta lacuna occulta
« lorsque le silence de la loi est contraire à son économie » (DTF 117 II
494 consid. 6a e referenze citate). Se invece il legislatore ha volontaria-
mente rinunciato a codificare una situazione che non richiedeva neces-
sariamente un suo intervento, tale omissione equivale ad un silenzio qua-
lificato (sentenza del TF 4A_363/2013 del 28 aprile 2014 consid. 3.5.1).
La lacuna impropria (chiamata anche lacuna in senso improprio), si
caratterizza invece per il fatto che la legge offre sì una risposta, ma che
se si rivela insoddisfacente (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii).
Secondo costante giurisprudenza, soltanto una lacuna propria, e quindi
anche una lacuna propria nascosta o occulta, può essere colmata dal giu-
dice. In tale caso, il giudice colma la lacuna, ispirandosi allo scopo della
legge per completarla in maniera adeguata e limitandosi a quanto neces-
sario per statuire nel caso concreto (cfr. DTF 105 Ib 94 consid. 6b/bb). In
presenza di una lacuna impropria, il giudice deve invece astenersi dal
porvi rimedio, quand'anche essa risultasse da una svista del legislatore, la
sua correzione essendo – secondo la concezione tradizionale derivante
segnatamente dal principio della separazione dei poteri – di principio
proibita, salvo nel caso in cui il fatto d'invocare il senso della norma
considerato determinante non sia costitutivo di un abuso di diritto o
addirittura di una violazione della Costituzione (cfr. DTF 131 II 562
2015/12 Protezione dei marchi
164 BVGE / ATAF / DTAF
consid. 3.5 con rinvii; 130 V 472 consid. 7 con rinvii; sentenza del TF
2C_818/2009 del 9 luglio 2010 consid. 4.2).
3.1.4.2 La nozione di marchio di servizi è stata introdotta per la prima
volta nell'ambito della revisione della LPM nel 1992 al fine di estendere
la protezione conferita dal diritto dei marchi anche a questo tipo di segni
oltre che ai marchi di fabbrica e di commercio, in quanto la Svizzera, a
quel tempo, era quasi l'unico Paese europeo a non proteggere i marchi di
servizi in virtù di una registrazione (Messaggio LPM, FF 1991 I 1, 8).
L'avamprogetto inviato in consultazione comprendeva un articolo sugli
emblemi di sovranità e altri segni pubblici stranieri, in applicazione
dell'art. 6 della Convenzione di Parigi e prevedeva per il rimanente
l'abrogazione della LPSP (Messaggio LPM, FF 1991 I 13). Gli emblemi
pubblici svizzeri avrebbero comunque continuato ad essere protetti e
sarebbero stati assimilati alle indicazioni di provenienza. In altre parole,
il loro uso sarebbe stato libero solamente se non ci fosse stato rischio di
inganno (Messaggio LPM, FF 1991 I 1, 13). Di fronte alle forti e parti-
colari preoccupazioni nei Cantoni e nelle cerchie interessate, segnata-
mente in quelle società di servizi che già facevano uso degli emblemi
pubblici nei propri loghi, alla fine si è comunque deciso che la revisione
della LPM « non deve tangere la LPSP » (Messaggio LPM, FF 1991 I 1,
13 seg.), tuttavia nella consapevolezza che « la LPSP crea problemi
d'applicazione a causa di nozioni ambigue: da un canto, distinzione tra
uso a fini decorativi e uso commerciale e, dall'altro, riproduzione
stilizzata autorizzata e imitazioni illecite (…). Alcuni usi commerciali
sono vietati (impiego su prodotti) mentre altri sono permessi (impiego su
atti commerciali e nella pubblicità) senza che si possa veramente giusti-
ficare questa differenza di trattamento » (Messaggio LPM, FF 1991 I 1,
13 e 14).
Nel Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della
legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione
dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Progetto « Swiss-
ness »), FF 2009 7425, 7442 (di seguito: Messaggio « Swissness ») risul-
ta che il trattamento privilegiato dei segni nell'ambito dei servizi rispetto
all'ambito dei prodotti (art. 75 n. 3 LPM) fu in definitiva una decisione
politica a cui all'epoca si giunse soltanto nell'ambito del dibattito parla-
mentare, mentre oggi non vi sarebbe più alcun motivo valido per mante-
nere una simile distinzione. Il nuovo disegno di legge prevede, in futuro,
di estendere il divieto di registrazione e d'uso anche ai marchi di servizi
(Messaggio « Swissness », FF 2009 7424, 7445, 7519, 7534).
Protezione dei marchi 2015/12
BVGE / ATAF / DTAF 165
3.1.4.3 Conformemente al testo dell'art. 75 n. 3 LPM, solo l'art. 1 e 2
LPSP possono, a titolo eccezionale (« fatti salvi »), mantenere l'espres-
sione « marchio di fabbrica e di commercio » invece di sostituirla con il
termine « marchio » come è espressamente richiesto per tutti gli altri atti
legislativi. Con una simile formulazione, il testo dell'art. 75 n. 3 LPM
suggerisce di rimpiazzare l'espressione « marchio di fabbrica e di
commercio » con il termine « marchio » solo all'art. 1 e 2 LPSP, ma non
nelle restanti disposizioni di siffatta legge. Altrimenti detto, il disposto in
questione richiede la sostituzione del termine « marchio » « in tutti i testi
legislativi », senza tuttavia chiarire se e in che misura con una simile
formulazione siano toccati o intesi, oltre all'art. 1 e 2 LPSP, anche i
rimanenti disposti della LPSP. Orbene, secondo i lavori preparatori,
concretamente giusta i messaggi di legge menzionati al consid. 3.1.4.2,
risulta che il legislatore ha voluto togliere i marchi di servizi, a titolo
generale, dal campo di applicazione della LPSP. Considerata la chiara
volontà espressa nei materiali legislativi, si può concludere che, facendo
un solo esplicito riferimento all'art. 1 e 2 LPSP, il testo dell'art. 75 n. 3
LPM è formulato in maniera imprecisa, equivoca e lacunosa. Vi è quindi
motivo sufficiente di ritenere che la formulazione dell'art. 75 n. 3 LPM
non riflette completamente il vero senso della norma e che tale disposto
non può essere interpretato fondandosi soltanto sulla comprensione
letterale del testo, così che spetta al giudice di colmare una simile lacuna,
facendo appello soprattutto ai relativi materiali legislativi e al senso e
allo scopo della norma che possono essere da loro desunti.
Considerata l'intenzione esplicita del legislatore di salvaguardare il
trattamento privilegiato dei marchi di servizi nella LPSP, è accertato che
il mantenimento dell'espressione « marchio di fabbrica e di commercio »
non può essere limitato agli art. 1 e 2 LPSP, bensì trova applicazione, in
deroga al testo impreciso dell'art. 75 n. 3 LPM ma conformemente alla
volontà espressa nei materiali legislativi, anche ai rimanenti disposti
della LPSP (art. 8, 10, 11 e 18). Un altro modo di vedere entrerebbe in
palese contrasto con l'orientamento generale espresso nei Messaggi di
legge citati al consid. 3.1.4.2. Di seguito occorre presentare le conse-
guenze di tali risultanze con particolare riferimento alla facoltà dell'au-
torità di sorveglianza di indire la cancellazione sulla base dell'art. 18
LPSP.
3.1.4.4 L'art. 18 cpv. 1 LPSP prevede la possibilità per l'autorità inferi-
ore di ordinare la radiazione di una marca di fabbrica o di commercio
registrata dall'IPI, ma non ammessa dalla LPSP. La possibilità di ordinare
2015/12 Protezione dei marchi
166 BVGE / ATAF / DTAF
la cancellazione secondo l'art. 18 cpv. 1 LPSP è quindi condizionata da
due fattori: l'iscrizione avvenuta in contravvenzione alla LPSP, da una
parte, e il fatto che si tratti di una marca di fabbrica o di commercio.
Dalle disposizioni della LPSP (cfr. consid. 3.1.3) discende che l'iscri-
zione di marchi di fabbrica o di commercio è considerata inammissibile
se avviene in violazione del divieto di iscrizione di cui all'art. 1 LPSP,
nonché in violazione dell'art. 8 LPSP, in quest'ultimo caso come conse-
guenza del divieto d'uso di cui agli art. 6 e 7 LPSP. Siccome l'art. 18
cpv. 1 LPSP non si riferisce e non può riferirsi anche ai marchi di servizi,
all'autorità inferiore non è consentito di ordinare la cancellazione delle
iscrizioni di siffatti marchi, che, come risulta dai considerandi suesposti
(consid. 3.1.4.2 seg.), sono stati consapevolmente esclusi dal campo di
applicazione della LPSP. Non potrebbe che rappresentare un ovvio
controsenso se la LPSP si prefiggesse di autorizzare l'autorità di sor-
veglianza ad ordinare la radiazione di marchi di servizi che di per sé non
sono toccati dal divieto di iscrizione e d'uso di cui all'art. 1 e 2 LPSP.
Pertanto, l'istanza di radiazione di marchi di servizi contenenti stemmi o
altri emblemi pubblici potrebbe, se del caso, essere promossa dinanzi al
giudice civile (…). Pur quanto possa apparire iniquo, contraddittorio o
privo di senso pratico laddove un marchio registrato contempli allo
stesso tempo prodotti e servizi, secondo la legislazione attualmente in
vigore (art. 18. cpv. 1 LPSP) solo le iscrizioni di marchi di fabbrica e di
commercio non ammesse giusta la LPSP sono accessibili all'ordine di
cancellazione dell'autorità inferiore. Si tratta in questo caso di marchi
rivendicati solo per prodotti.
3.1.5 Visto quanto precede si impone quindi un esame differenziato
del marchio in questione a seconda se esso sia rivendicato per prodotti
(cfr. intero consid. 3.2), configurando in tal caso un marchio di fabbrica e
di commercio giusta l'art. 1 LPSP, oppure per servizi (cfr. intero
consid. 3.3).
3.2 Di seguito va esaminato se il marchio in disamina, per quanto
rivendicato per i prodotti della Classe 6 e 19, è stato iscritto in violazione
della LPSP.
3.2.1 Conformemente alla prassi del Tribunale federale in materia di
registrazione di emblemi cantonali, l'Alta Corte suole dapprima esami-
nare se lo stemma di un Cantone o i suoi elementi caratteristici sono
ripresi tali e quali dal marchio per il quale è richiesta l'iscrizione al re-
gistro (DTF 80 I 58 consid. 2; NOTH, op. cit., n. 48 ad art. 2 LPM). In
Protezione dei marchi 2015/12
BVGE / ATAF / DTAF 167
caso affermativo ciò configurerebbe un motivo assoluto di esclusione del
segno. Partendo dal principio che la LPSP prescrive alle imprese private
il divieto assoluto di utilizzare gli stemmi dei Cantoni o i suoi elementi
caratteristici, il Tribunale federale reputa irrilevante se e in che misura un
determinato elemento caratteristico abbia maggiore o minore importanza
rispetto ad altri, mentre sarebbe invece sufficiente che esso sia effettiva-
mente presente e riconoscibile (DTF 80 I 58 consid. 2; 66 I 193; 58 I
113).
Nell'evenienza in cui né lo stemma né i suoi elementi caratteristici siano
ripresi tali e quali, il Tribunale federale esamina se il marchio in
questione, sulla base dell'impressione d'insieme, rischia di essere confuso
con un determinato stemma o altro segno pubblico (sentenza del TF
4A_101/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3.3 e 4.1; DTF 134 III 406
consid. 5.3; NOTH, op. cit., n. 48 ad art. 2 LPM). La giurisprudenza del
Tribunale federale dimostra che anche nella legislazione relativa agli
stemmi ed altri segni pubblici la questione del rischio di confusione deve
essere giudicata in base ai criteri generali del diritto dei marchi e non
secondo i principi araldici (SZABO, op. cit, pag. 274 segg., in particolare
pag. 276; confermato nella sentenza del TF 4A_101/2007 consid. 3.3).
Questa giurisprudenza differisce tuttavia da quella sviluppata nell'ambito
dell'esame del rischio di confusione con l'emblema della Croce Rossa
giusta la legge del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'em-
blema e del nome della Croce Rossa (RS 232.22), per quanto nel secondo
caso l'impressione d'insieme non è presa in considerazione, né sono
rilevanti i prodotti e/o i servizi per i quali è stata rivendicata la protezione
del marchio depositato (DTF 134 III 406 consid. 5.2; sentenze del TAF
B‒3304/2012 del 14 maggio 2013 consid. 2.2.2; B‒3327/2007 del
23 marzo 2009 consid. 4.2 ).
3.2.2 A fronte della prassi summenzionata va appurato se il marchio
in esame include effettivamente lo stemma del Cantone Ticino o i suoi
elementi caratteristici, oppure altri emblemi o segni del Cantone e, in
caso di risposta negativa a tale quesito, se suddetto marchio può essere
confuso con lo stemma, l'emblema o altri segni cantonali.
3.2.2.1 I ricorrenti ribadiscono che il loro marchio non racchiude lo
stemma del Cantone Ticino come definito all'art. 3 della Costituzione
cantonale, né elementi caratteristici di tale stemma e nemmeno segni che
possano essere confusi con esso, lasciando intendere che lo stemma
ufficiale del Cantone è definito in maniera esaustiva dalla Costituzione
cantonale, mentre il Decreto esecutivo non avrebbe a loro avviso il
2015/12 Protezione dei marchi
168 BVGE / ATAF / DTAF
carattere di una legge formale, né pretenderebbe che la raffigurazione in
bianco e nero dei segni araldici costituisca per forza lo stemma del
Cantone.
3.2.2.2 In riferimento ai segni pubblici cantonali, la LPSP disciplina la
tutela degli stemmi dei Cantoni e dei loro elementi caratteristici (art. 1
cpv. 1 n. 1 LPSP), nonché degli altri emblemi dei Cantoni, compresi i
contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia (art. 2 cpv. 1 n. 2 LPSP)
o dei segni che possono essere confusi con quelli menzionati (art. 1
cpv. 1 n. 3 LPSP) e di altre indicazioni che accennano allo stemma di un
Cantone (art. 1 cpv. 1 n. 4 LPSP). A tale riguardo appare opportuno e
ragionevole fondarsi non solo sulla Costituzione cantonale, bensì anche
su disposizioni esecutive e supplementari delle leggi cantonali. In altre
parole, possono essere determinanti tutte quelle norme cantonali che
disciplinano il tipo, la forma e i colori degli stemmi, emblemi o altri
segni pubblici propri del Cantone. Per quanto i ricorrenti lasciano inten-
dere che le disposizioni del Decreto non siano conciliabili con il diritto
superiore, ovvero la Costituzione cantonale, essi misconoscono che una
tale questione esula dalle competenze di questo Tribunale, che può
esaminare solo la violazione del diritto federale e delle decisioni prese in
applicazione dello stesso (art. 49 PA; art. 31 LTAF e art. 5 PA). Pertanto
l'autorità adita si appoggia alle disposizioni del diritto cantonale per la
definizione degli stemmi, emblemi ed altri segni pubblici del Cantone.
3.2.2.3 Giusta l'art. 3 della Costituzione cantonale lo stemma del
Cantone Ticino è definito « Partito di rosso e azzurro ». La legge sui
colori e sigillo del 25 maggio 1803 (RL 1.1.1.2), parzialmente modificata
dalla legge del 19 febbraio 2011, in vigore dal 5.2.2002 (BU 2002, 27)
parte dalla medesima definizione dei colori (art. 1, fig. 1). Sulla base di
tale legge, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino ha
emanato il Decreto esecutivo concernente i colori e sigillo del Cantone
del 18 aprile 1996 (RL1.1.1.2.1). Secondo l'art. 6 di tale Decreto l'acro-
nimo e lo stemma del Cantone presenti sugli stampati e sulle pubbli-
cazioni del Cantone sono quelli definiti dalla fig. 9, in bianco e nero e a
colori:
Protezione dei marchi 2015/12
BVGE / ATAF / DTAF 169
Il marchio in questione è stato registrato nel modo seguente:
3.2.2.4 Malgrado lo scrivente Tribunale non sia competente ad esami-
nare il diritto cantonale (cfr. consid. 3.2.2.2), va rimarcato per il buon
ordine che le disposizioni che definiscono lo stemma, l'emblema o altri
segni cantonali sono tutte contenute nella Raccolta delle leggi del Can-
tone Ticino, il che può essere valutato come fondamento vincolante per
riconoscere il carattere ufficiale e pubblico dell'acronimo e dello stemma
del Cantone contenuti nel succitato Decreto, che in fondo non fa che
concretizzare la Costituzione e la legge sui colori e sigillo.
Da un confronto tra il marchio e l'acronimo e stemma del cantone raf-
figurati sopra emerge inequivocabilmente che il marchio in disamina
riprende l'acronimo « ti » e lo stemma del cantone in bianco e nero nella
stessa identica forma riportata all'immagine 9 del Decreto, vale a dire
nella forma utilizzata ufficialmente sugli stampati e le pubblicazioni del
Cantone e, come fa osservare la controparte, sul Foglio ufficiale, sulle
inserzioni, sugli edifici pubblici e sui veicoli, segnatamente quelli della
polizia. Nella misura in cui il marchio in questione include come ele-
menti caratteristici lo stemma e l'acronimo del Cantone Ticino in bianco
e nero tali e quali al modo d'uso ufficiale, esso viola, in relazione ai pro-
dotti rivendicati della Classe 6 e 19, il divieto di iscrizione di cui all'art. 1
cpv. 1 n. 1‒4 LPSP. Essendo dunque in contrasto con il diritto vigente,
resta fermo che il marchio in narrativa sia stato iscritto nel registro dei
marchi contravvenendo all'art. 2 cpv. 2 lett. d LPM.
2015/12 Protezione dei marchi
170 BVGE / ATAF / DTAF
3.2.3 Quand'anche si volesse ammettere che gli elementi caratteristici
dello stemma e dell'abbreviazione « ti » del Cantone non siano stati
ripresi tali e quali dal marchio in discussione, purché sia rivendicato per i
prodotti della Classe 6 e 19, e si dovesse perciò esaminare il rischio di
confusione, i ricorrenti non potrebbero trarre nulla a loro vantaggio,
come dimostrano i considerandi seguenti.
3.2.3.1 L'art. 6 LPSP vieta a determinate condizioni l'uso delle parole
« Confederazione », « federale », « Cantoni », « cantonale », « Comu-
ne », « comunale » o delle espressioni che possono essere facilmente
confuse con queste parole. Detto disposto non contiene una lista
esaustiva dei termini che non possono essere adoperati, ma con l'aggiunta
della formulazione « espressioni facili a confondere con queste parole »,
si prefigge di proibire ogni espressione a scopo commerciale tale da far
credere erroneamente il sussistere di relazioni ufficiali tra un'impresa e la
Confederazione, un Cantone o un Comune (DTF 116 IV 254 consid. 1b).
Conformemente a ciò, il Tribunale federale ha ritenuto incompatibili con
l'art. 6 LPSP sia l'espressione « communication officielle » in relazione
alla rappresentazione tipografica della parola « Neuchâtel » che designa
un Cantone o un Comune (DTF 116 IV 254 consid. 1c), sia l'uso
dell'indirizzo web , registrato da un
privato (sentenza del TF 6S.127/2002 del 2 settembre 2003 consid. 4.3).
L'uso vietato di parole di cui all'art. 6 LPSP o espressioni facili da
confondere con esse ha come conseguenza il divieto di iscrizione in
qualità di marchi di fabbrica o di commercio (art. 8 LPSP).
3.2.3.2 L'acronimo « ti » corrisponde alla sigla del Cantone Ticino e
pertanto è suscettibile di rientrare in quel tipo di espressioni che possono
essere confuse con la parola « Cantone » o « cantonale » di cui all'art. 6
LPSP. Sulla base dell'impressione d'insieme, l'acronimo « ti » in combi-
nazione con lo stemma in bianco e nero contenuti nel marchio in disa-
mina rischia di essere confuso sia con l’acronimo che con lo stemma del
Cantone presenti sugli stampati e sulle pubblicazioni del Cantone, non da
ultimo se si considera che il carattere tipografico dell'acronimo e dello
stemma utilizzati nel marchio sono identici a quello impiegato nell'acro-
nimo e nello stemma ufficiali del Cantone. L'utilizzo dell'abbreviazione
« ti » in abbinamento allo stemma in bianco e nero è già di per sé atto a
simulare un'associazione tra il Cantone e l'impresa delle ricorrenti e
quindi ad indurre in errore per quanto concerne la situazione commer-
ciale della ditta e le relazioni con l'ente pubblico. In sé, già l'avvenuta
iscrizione del marchio in Swissreg suggerisce in modo erroneo un
Protezione dei marchi 2015/12
BVGE / ATAF / DTAF 171
legame ufficiale tra la società dei ricorrenti e il Cantone. Perciò non
importa, contrariamente a quanto vorrebbero far credere i ricorrenti, se
gli utenti possono presumere che dietro il marchio in questione si celi
una società di diritto privato iscritta anche nel Registro di commercio e
che l'attività delle pompe funebri nel Cantone Ticino venga svolta da
privati. Le rispettive iscrizioni in Swissreg e nel registro di commercio,
come pure le indicazioni contenute nelle pubblicazioni del Centro Fune-
rario per precisare che si tratta di un'impresa di diritto privato non fanno
altro che sottolineare l'effetto ingannevole del marchio, confermandone
quindi il rischio di confusione (cfr. sentenza del TF 6S.127/2002
consid. 4.2 seg.). Tenuto conto delle allegazioni suesposte, il ragiona-
mento delle ricorrenti secondo cui l'abbreviazione « ti » significhi « ti
invito al Centro Funerario » appare alquanto azzardato e per nulla per-
tinente.
3.2.3.3 In sunto, l'utilizzo dell'abbreviazione « ti » del Cantone Ticino e
dello stemma ufficiale nel marchio in disamina, in relazione ai prodotti
delle Classi 6 e 19, è atto a suggerire un rischio di confusione e ad in-
durre in errore riguardo all'esistenza di un legame ufficiale tra il Cantone
e l'impresa dei ricorrenti, violando quindi l'art. 6 LPSP. L'iscrizione del
marchio è avvenuta in questo caso in violazione dell'art. 8 LPSP, in
quanto il rischio di inganno generato dall'uso di parole di cui all'art. 6
LPSP o espressioni facili da confondere con esse comporta il divieto di
registrazione come marchi di fabbrica o di commercio. Questo significa
che l'iscrizione del presente marchio, rivendicato per i prodotti delle
Classi 6 e 19 non avrebbe dovuto essere ammessa e l'autorità inferiore
era autorizzata a ordinarne la cancellazione all'IPI sulla base dell'art. 18
cpv. 1 LPSP.
3.3 Di seguito resta da appurare se il marchio in oggetto, per quanto
rivendicato per i servizi della Classe 45, sia stato iscritto in violazione
della LPSP e se l'autorità inferiore possa ordinarne la cancellazione
all'IPI.
Come trattato all'intero consid. 3.1.4, solo le iscrizioni di marchi di fab-
brica e di commercio non ammesse giusta la LPSP sono accessibili all'or-
dine di cancellazione dell'autorità inferiore di cui all'art. 18 cpv. 1 LPSP.
Per i marchi di servizi si dovrà, se del caso, invece adire il giudice civile
alfine di ottenere la radiazione del marchio (…).
Nella misura in cui i ricorrenti fanno valere che la LPSP non è applica-
bile ai servizi della Classe 45 e il marchio non potrà essere integralmente
2015/12 Protezione dei marchi
172 BVGE / ATAF / DTAF
cancellato su ordine dell'autorità inferiore, il ricorso si rivela quindi fon-
dato.
3.4 A titolo di risultato intermedio è appurato che, in relazione ai
prodotti delle Classi 6 e 19, la registrazione del marchio non avrebbe, in
base all'art. 2 cpv. 2 lett. d LPM, dovuto avvenire in quanto in contrasto
con l'art. 1 cpv. 1 n. 1‒4 LPSP (consid. 3.2.2 segg.), e, per abbondanza,
anche con gli art. 6 e 8 LPSP (consid. 3.2.3 segg.). In virtù dell'art. 18
cpv. 1 LPSP, l'autorità inferiore era quindi autorizzata ad ordinare la ra-
diazione del marchio in questione per i prodotti delle Classi 6 e 19. In
tale ambito il ricorso va respinto. Per quanto il marchio registrato riven-
dichi i servizi della Classe 45, all'autorità inferiore non è però consentito
di indirne la cancellazione all'IPI sulla scorta dell'art. 18 cpv. 1 LPSP
(cfr. consid. 3.1.4 per intero e 3.3) e il ricorso si rivela fondato in questo
punto.
4. Rimandando alle loro osservazioni del 27 agosto 2012, i
ricorrenti sottolineano nel loro memoriale che nel registro dei marchi
sono iscritti numerosi marchi contenenti le parole « ti » e « Ticino ».
Ciononostante, lamentano i ricorrenti, l'autorità inferiore non ha preso
posizione su tali argomenti e sulla presunta disparità di trattamento tra i
ricorrenti e i titolari di marchi regolarmente registrati, violando in questo
modo il loro diritto di essere sentiti.
4.1
4.1.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deriva in particolare l'obbligo dell'autorità infe-
riore di motivare la propria decisione così da permettere ai destinatari e
ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla in
modo da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenien-
temente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; 134 I 83
consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Per
adempiere al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti,
è sufficiente che il giudice (o l'autorità adita) menzioni, almeno breve-
mente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permet-
tere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla
in piena conoscenza di causa. Sebbene la motivazione deve fare emer-
gere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di dirit-
to) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comun-
que tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova
invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza
Protezione dei marchi 2015/12
BVGE / ATAF / DTAF 173
arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133
I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata).
4.1.2 Il principio della parità di trattamento impone che fattispecie
giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie giuri-
dicamente diverse in modo diverso. Eventuali distinzioni nel trattamento
di fattispecie giuridicamente uguali devono essere giustificate da ragioni
serie e obbiettive (DTF 118 Ib 241 consid. 4c; 117 Ia 97 consid. 3a; 102
Ia 533 consid. 11e). Inoltre, le violazioni del principio della parità di trat-
tamento devono essere invocate nella procedura di ricorso in modo
esplicito e non in termini generici, nel senso che incombe all'interessato
di indicare con precisione i casi simili evasi differentemente (DTAF
2007/16 consid. 6.4 con ulteriori riferimenti).
4.2
4.2.1 Come emerge dai considerandi precedenti (in particolare
consid. 3.2.1 e 3.2.2 per esteso) l'autorità inferiore ha poggiato il divieto
di registrazione del marchio in questione in primo luogo sul fatto che
quest'ultimo include in maniera invariata l'acronimo « ti » e lo stemma
ufficiale del Cantone Ticino e, per completezza, sulla circostanza che
entrambi gli elementi critici del marchio sono suscettibili, almeno in
relazione ai prodotti rivendicati, di suscitare nell'utente l'impressione che
esista un legame ufficiale tra il Cantone e il prestatore di servizi. I motivi
invocati si riferiscono agli elementi essenziali per statuire sulla questione
a sapere se il marchio in discussione contravviene al divieto di registra-
zione e d'uso ancorati nella LPSP e, in caso affermativo, se l'autorità
inferiore poteva ordinarne la radiazione in base all'art. 18 LPSP. Per
mezzo di questa motivazione, parzialmente confermata in questa sede, i
ricorrenti sono comunque stati in grado di comprendere la portata della
decisione e di impugnarla in piena conoscenza di causa dinanzi allo
scrivente Tribunale. Di conseguenza, non può essere ravvisata una viola-
zione dell'obbligo di motivare le decisioni quale componente del diritto
di essere sentito.
4.2.2 I ricorrenti non si appellano che invano ad una presunta
disparità di trattamento poiché nei loro scritti hanno omesso di indicare
concretamente i casi simili secondo cui l'autorità inferiore non avrebbe
ordinato la radiazione di un marchio avvenuta in violazione della LPSP,
limitandosi a sostenere in modo succinto, superficiale e vago come nel
registro dei marchi siano iscritti numerosi marchi contenenti le parole
« ti » e « Ticino » (cfr. DTAF 2007/16 consid. 6.4). Da notare infine che
l'art. 18 LPSP non statuisce l'obbligo ma piuttosto la possibilità dell'au-
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174 BVGE / ATAF / DTAF
torità inferiore di ordinare all'IPI la radiazione di un marchio iscritto a
torto. Tuttavia, è determinante per il caso di specie il fatto che i ricorrenti
non fanno alcun riferimento ad una situazione concreta, segnatamente
non affermando che un marchio assocerebbe l'emblema cantonale
all'acronimo « ti ».
Per questi motivi, il ricorso si rivela infondato anche su questo punto.
5. In sunto, il ricorso si rivela essere parzialmente fondato per
motivi giuridici e la decisione impugnata va annullata, nella misura in cui
l'autorità inferiore ha ordinato la radiazione del marchio per i servizi
della Classe 45, anche se questo risultato non convince necessariamente
da un punto di vista pratico (cfr. consid. 3.1.4.2 segg.). Per il resto il ri-
corso risulta infondato e va respinto.
6.
6.1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo
federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e seguono la
soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 cpv. 1 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di
decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria
delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA; art. 2 TS-TAF). Nelle cause con interesse
pecuniario, la tassa di giustizia si determina in base al valore litigioso
(art. 4 TS-TAF). Secondo dottrina e giurisprudenza, sulla base di valori
empirici, il valore litigioso nell'ambito della registrazione di marchi può
essere situato di solito tra i 50 000 e 100 000 franchi (DTF 133 III 490
consid. 3.3 « Turbinenfluss » con rinvii). Si giustifica di fissare le spese
del procedimento a 2 500 franchi e di mettere a carico dei ricorrenti, in
quanto solo parzialmente soccombenti, la quota di 1 500 franchi, la quale
verrà computata con l'anticipo, già versato, di 2 500 franchi. Il saldo di
1 000 franchi è restituito ai ricorrenti dopo il passaggio in giudicato della
presente sentenza. All'autorità cantonale in qualità di controparte non
possono essere addossate spese processuali, in quanto la causa non
dovrebbe concernere i propri interessi pecuniari (art. 63 cpv. 2 frase 2
PA).
I ricorrenti, patrocinati da un avvocato, risultano parzialmente vittoriosi e
hanno quindi diritto a spese ripetibili ridotte (cfr. art. 7 cpv. 2 TS-TAF).
Considerato che il patrocinatore delle ricorrenti non ha prodotto la nota
d'onorario, questo Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa
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BVGE / ATAF / DTAF 175
(art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Secondo apprezzamento del Tribunale l'indenni-
tà ridotta può essere fissata a 700 franchi.
La controparte, ai sensi di altra autorità con qualità di parte non assistita
da un patrocinatore professionista, non ha diritto ad un'indennità a titolo
di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA; art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
6.2 Nel procedimento dinanzi all'autorità inferiore, quest'ultima ha
rinunciato a prelevare spese processuali e ad assegnare spese ripetibili.
Ritenuto l'esito del procedimento si rinuncia a rinviare la causa all'auto-
rità inferiore per la nuova ripartizione delle spese processuali di prima
istanza. Tuttavia, visto l'esito della procedura (accoglimento parziale del
ricorso), i ricorrenti, patrocinati da un avvocato già in occasione del pro-
cedimento anteriore, hanno diritto ad un'indennità ridotta a titolo di spese
ripetibili per le spese sopportate dinanzi all'autorità di prime cure. Sulla
base dell'art. 61 cpv. 1 PA lo scrivente Tribunale può statuire anche sulla
fissazione dell'indennità di parte per il procedimento anteriore, nella
misura in cui i ricorrenti con il loro gravame hanno richiesto l'annul-
lamento della decisione impugnata, inglobando in tale conclusione anche
la questione delle spese processuali e delle ripetibili (cfr. PHILIPPE
WEISSENBERGER, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 14 ad art. 61
PA). La rinuncia a rinviare la causa all'autorità inferiore può essere det-
tata in questo caso anche da motivi di economia procedurale. Tenuto
conto che, per quanto evincibile dall'incarto, l'intervento del patrocina-
tore si è perlopiù limitato alla stesura delle osservazioni del 27 agosto
2012, si giustifica di assegnare un'indennità ridotta pari a 500 franchi per
la procedura in prima istanza.