BVGE 2015/49 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe. Vollumfä...

2015/49 Absolute Ausschlussgründe


706 BVGE / ATAF / DTAF

2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung
Droit privé – Procédure civile – Exécution
Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
49
Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Novartis AG gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
B–6503/2014 vom 3. Juli 2015
Markenschutz. Absolute Ausschlussgründe. Vollumfängliche Schutz-
verweigerung. « LUXOR » ist eine direkte Herkunftsangabe.
Art. 2 Bst. a und Bst. c und Art. 47 MSchG.
1. Weder das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte
am geistigen Eigentum noch die Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutze des gewerblichen Eigentums verleihen bei geografi-
schen Herkunftsangaben einen weitergehenden Schutz als das
MSchG (E. 2.1 f.).
2. « LUXOR » ist eine direkte Herkunftsangabe; Ausführungen zum
Begriff der indirekten Herkunftsangabe (E. 4.2).
3. Der Erfahrungssatz, wonach eine bekannte geografische Angabe
in der Regel als Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren
verstanden wird, ist nicht veraltet (E. 4.3).
4. Es bestehen keine Ausnahmen vom Erfahrungssatz der Her-
kunftserwartung im Sinne einer sachlichen Unmöglichkeit, eines
offensichtlichen Symbolgehalts, einer überwiegenden anderen Be-
deutung des Zeichens « LUXOR » oder einer « secondary mean-
ing » (E. 5–7.4).
5. Kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht im vorliegen-
den Fall (E. 9).
Protection des marques. Motifs absolus d'exclusion. Protection inté-
gralement refusée. « LUXOR » est une indication de provenance
directe.
Art. 2 let. a et c et art. 47 LPM.
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1. Ni l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce ni la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle ne confèrent aux indications de
provenance géographiques une protection plus large que celle
prévue par la LPM (consid. 2.1 s.).
2. « LUXOR » est une indication de provenance directe; considé-
rations relatives à la notion d'indication de provenance indirecte
(consid. 4.2).
3. La règle d'expérience selon laquelle une indication géographique
connue est généralement comprise comme une référence à la
provenance des produits revendiqués est toujours d'actualité
(consid. 4.3).
4. Que ce soit l'impossibilité matérielle, le contenu symbolique
évident, la signification manifestement différente du signe
« LUXOR » ou une « secondary meaning », aucune exception à la
règle d'expérience n'entre en ligne de compte (consid. 5–7.4).
5. En l'espèce, pas de droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité
(consid. 9).
Protezione dei marchi. Motivi assoluti di esclusione. Rifiuto totale
della protezione. « LUXOR » costituisce un'indicazione di prove-
nienza diretta.
Art. 2 lett. a e lett. c, art. 47 LPM.
1. Per quanto riguarda le indicazioni sulla provenienza geografica,
né l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio, né la Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale conferiscono una protezione
più estesa rispetto alla LPM (consid. 2.1 seg.).
2. « LUXOR » costituisce un'indicazione di provenienza diretta;
considerazioni sul concetto di indicazione di provenienza indiretta
(consid. 4.2).
3. La massima empirica secondo cui un'indicazione geografica
conosciuta è normalmente intesa come riferimento alla proven-
ienza dei prodotti rivendicati non è obsoleta (consid. 4.3).
4. L'impossibilità oggettiva, il contenuto simbolico evidente, un
significato prevalentemente diverso del simbolo « LUXOR » o un
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cosiddetto « secondary meaning » non giustificano alcuna deroga
alla massima empirica (consid. 5–7.4).
5. Nella fattispecie nessun diritto alla parità di trattamento
nell'illegalità (consid. 9).

Am 30. April 2013 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke
« LUXOR » mit dem Gesuch Nr. 55201/2013 zur Eintragung im
schweizerischen Markenregister an. Die Marke wurde für die folgenden
Waren und Dienstleistungen hinterlegt:
Klasse 9: Mikroskop zur Verwendung in der ophthalmologischen Chi-
rurgie
Klasse 10: Chirurgische Apparate zur Verwendung in der ophthalmo-
logischen Chirurgie
Gegen diese Verfügung reichte die Beschwerdeführerin am 7. November
2014 eine umfangreiche Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein.
Sie stellt darin folgende Rechtsbegehren:
« 1. Die Verfügung des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE) vom 9. Oktober 2014 betreffend Markeneintragungsgesuch Nr.
55201/2013 – ‹ LUXOR › sei aufzuheben und die Vorinstanz sei an-
zuweisen, das Zeichen LUXOR vollumfänglich für alle beanspruch-
ten Waren ins Schweizer Markenregister einzutragen;
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der
Vorinstanz. »
Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, dass gemäss Art. 22
Abs. 1 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an
geistigem Eigentum (Anhang 1C des Abkommens vom 15. April 1994 zur
Errichtung der Welthandelsorganisation [SR 0.632.20], nachfolgend:
TRIPS) nur eine zu schützende geografische Angabe vorliege, wenn « eine
bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes
Merkmal der Ware im Wesentlichen seinem geographischen Ursprung
zuzuschreiben sei ». Zwischen der Stadt Luxor und den beanspruchten
Waren, die als Augenchirurgieinstrumente bezeichnet werden könnten,
bestehe keine Beziehung, weshalb die Verweigerung des Markenschutzes
das TRIPS verletze. Auch Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbands-
übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04, nachfolgend: PVÜ) sei verletzt,
da Luxor nicht als Ursprungsort der fraglichen Erzeugnisse infrage
komme. Ihr Ruf, Qualität oder ein anderes bestimmtes Merkmal seien
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allein auf die Markeninhaberin Novartis und nicht auf den geografisch
bestimmbaren Ort Luxor zurückzuführen. Geografische Namen und
Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nach den gesamten
konkreten Umständen nicht als geografischer Herkunftshinweis verstan-
den werden, gälten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 2
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11).
Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, der Erfahrungssatz,
wonach eine geografische Angabe im Allgemeinen eine Herkunftserwar-
tung in Bezug auf die damit gekennzeichneten Waren hervorrufe, gehe auf
einen Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 1967 zurück, sei bisher nie
konkret überprüft worden und sei angesichts der allgegenwärtigen Globa-
lisierung und veränderten Betrachtungsweisen veraltet und spekulativ.
Von den massgebenden Verkehrskreisen, welche ausschliesslich und nicht
lediglich in erster Linie aus Augenchirurgen bestünden, dürfe eine erhöhte
Aufmerksamkeit sowie fachspezifische Kenntnisse vorausgesetzt werden.
Hierzu gehörten sowohl die Kenntnis von « Lux » als lateinischem Begriff
für Licht und als Einheit der Beleuchtungsstärke, wie auch die Kenntnis,
dass eine Produktion der fraglichen Waren in Ägypten nicht möglich sei.
In den Augen der massgeblichen Verkehrskreise dominiere der nichtgeo-
grafische, symbolische Gehalt.
Bei Luxor in Alleinstellung denke man nicht an die Luxor-Tempel-Stätten,
wobei diese ohnehin nicht als Symbol für ganz Ägypten wahrgenommen
würden. Die Begründung der Vorinstanz sei widersprüchlich, indem sie
zunächst eine direkte, dann eine indirekte Herkunftsangabe annehme. Die
Stadt Luxor könne keine indirekte Herkunftsangabe darstellen, da es
bereits eine exakte geografische Bezeichnung und kein indirektes lokales
Symbol darstelle.
Mit Hinweis auf die hohen Umsatzzahlen bezüglich des Luxor-
Mikroskops sowie weitere Beweismittel macht die Beschwerdeführerin
geltend, dass die Marke « LUXOR » im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren für die massgebenden Verkehrskreise bereits derart
bekannt sei, dass die geografische Bedeutung völlig in den Hintergrund
rücke. Mithin habe das Zeichen eine « secondary meaning » erreicht,
welche die Irreführungsgefahr ebenfalls ausschliesse.
Mit Vernehmlassung vom 29. Januar 2015 verweist die Vorinstanz vorab
auf die Begründung in der angefochtenen Verfügung und hält im Ergebnis
an ihrer Argumentation fest.
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Mit Schreiben vom 19. Februar 2015 verlangte die Beschwerdeführerin im
Rahmen einer mündlichen Verhandlung zu replizieren, eventualiter eine
schriftliche Replik einreichen zu können.
Mit Verfügungen vom 16. März und 29. April 2015 wurde die Frist für die
Einreichung der schriftlichen Replik bis zum 1. Mai 2015 erstreckt und
das Datum der Verhandlung auf den 8. Juni 2015 festgesetzt.
Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 29. April 2015 weitere
Belege ein, welche ihrer Meinung nach gegen eine Herkunftserwartung
durch die massgeblichen Verkehrskreise für die Marke « LUXOR » spre-
chen.
Sie beansprucht Gleichbehandlung mit den in den Richtlinien der
Vorinstanz genannten Beispielmarken « SAHARA » für Papier und
« MATTERHORN » für Bananen, insbesondere mit den CH-Marken
« SAHARA » Nr. 544 469 für zum Beispiel Wasch- und Bleichmittel der
Klasse 3 und Nr. 474 206 für Papier der Klasse 16.
Schliesslich beruft sie sich auf den Grundsatz, wonach Marken in
Grenzfällen einzutragen seien. Die erfolgte Registrierung der CH-Bild-
marke Nr. 655 314 « LUXOR » (fig). zeige, dass es sich beim Wortzeichen
« LUXOR » auch in den Augen der Vorinstanz um einen Grenzfall handle.
In ihrer Duplik vom 28. Mai 2015 erwähnt die Vorinstanz unter anderem
die Besonderheit, dass LUXOR sowohl eine ägyptische Stadt wie auch die
weltberühmte Tempelanlage bezeichne. Das Verständnis als Tempelanlage
stehe im Vordergrund, weshalb diesbezüglich von vornherein eine indi-
rekte Herkunftsangabe zu prüfen sei. Dabei komme es wie bereits erwähnt
nicht darauf an, dass niemand eine Herkunft direkt von einem damit
bezeichneten Platz erwarte; daran ändere auch die neuere Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts nichts. Weiter seien mehrdeutige Begriffe
im Rechtssinne nur solche, denen insgesamt eine weitere Bedeutung
zukomme.
Am 8. Juni 2015 wurde in St. Gallen eine mündliche und öffentliche
Verhandlung durchgeführt, an welcher die Rechtsvertreter der Beschwer-
deführerin und der Vorinstanz erschienen. Sowohl die Beschwerdeführerin
als auch die Vorinstanz hielten an ihren Anträgen und der Begründung aus
dem Schriftenwechsel fest.
Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab.

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Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin verweist auf Art. 22 Ziff. 3 TRIPS.
Gemäss dieser Bestimmung sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die
Eintragung einer Marke, die eine geografische Angabe enthält oder aus ihr
besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet
haben, abzulehnen oder sie für ungültig zu erklären, wenn die Verwendung
der Angabe in der Marke für solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat
geeignet ist, die Öffentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts
irrezuführen. Dieser Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS um-
fasst im Gegensatz zum Markenschutzgesetz nur Angaben, die eine Ware
als aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder aus einer Region oder
aus einem Ort in diesem Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, sofern
darüber hinaus eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Ruf oder ein
anderes bestimmtes Merkmal der Ware im Wesentlichen seinem geogra-
fischen Ursprung zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS). Abgesehen
davon stimmen die Bestimmungen von Art. 47 MSchG und Art. 22 TRIPS
jedoch weitgehend überein (Urteil des BVGer B–6442/2007 vom 30. Mai
2008 E. 3.1 – BRORA).
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin beschränkt das TRIPS den
zulässigen Schutz für geografische Herkunftsangaben nicht auf solche mit
einem besonderen Ruf für die betroffenen Waren und Dienstleistungen,
sondern stellt vielmehr Minimalerfordernisse auf. Den Mitgliedstaaten ist
es unbenommen, einen weitergehenden Schutz für geografische Her-
kunftsangaben als im TRIPS vorzusehen. Das schweizerische Recht sieht
in vielen Bereichen, unter anderem beim Schutz der direkten und indi-
rekten Herkunftsbestimmungen von Waren und Dienstleistungen, ein
höheres Schutzniveau vor (Urteile des BVGer B–3149/2014 vom 2. März
2015 E. 2.3 – COS [fig.]; B–7407/2006 vom 18. September 2007 E. 7 –
TOSCANELLA; Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung der
GATT/WTO Übereinkommen [Uruguay-Runde] [Gatt-Botschaft 1], BBl
1994 IV 1, 332; Botschaft vom 19. September 1994 zu den für die
Ratifizierung der GATT/WTO Übereinkommen [Uruguay-Runde] not-
wendigen Anpassungen [Gatt-Botschaft 2], BBl 1994 IV 950, 995).
2.2 Weiter macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend,
Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ, wonach die Verbandsländer Marken zu-
rückweisen oder für ungültig erklären können, falls diese jeglicher Unter-
scheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben
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zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungs-
ortes der Ware oder der Zeit ihrer Erzeugung dienen können, sei verletzt.
Da Luxor keinen Herkunftsort für die beanspruchten Waren darstellen
könne, müsse das Zeichen eingetragen werden.
Die Beschwerdeführerin scheint zu übersehen, dass keine internationale
Markenanmeldung, sondern eine Anmeldung einer nationalen Marke
vorliegt, weshalb die PVÜ grundsätzlich nicht anwendbar ist. Abgesehen
davon hat die Vorinstanz den Markenschutz für « LUXOR » nicht
aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft oder des beschreibenden
Charakters, sondern aufgrund einer Täuschungsgefahr verweigert (…).
Dies würde neben der Angabe, welche als Ursprungsort infrage kommt
(vgl. E. 4.2 und 5), gemäss Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ einen
zulässigen Grund für die Verweigerung des Markenschutzes darstellen
(vgl. auch Urteil des BVGer B–3149/2014 E. 2.3 – COS [fig.]). Die PVÜ
verleiht der Beschwerdeführerin vorliegend keine weitergehenden Rechte
als das schweizerische Markenschutzgesetz, weshalb auch kein Anwen-
dungsfall von Art. 20 Abs. 2 MSchG vorliegt.
Es ist somit auf das schweizerische Markenschutzgesetz abzustellen.
3.
3.1 Irreführende Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen
(Art. 2 Bst. c MSchG). Irreführend ist ein Zeichen, das eine geografische
Angabe enthält und die Adressaten damit zur Annahme verleitet, die
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus dem Land
oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit
nicht zutrifft (BGE 132 III 770 E. 2.1 – COLORADO; 128 III 4 54 E. 2.2
– YUKON; Urteile des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 –
WILSON; 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 3.2 – AFRI-COLA; Urteile
des BVGer B–6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 3.1 – AUSTIN USED IN
1883 & EVER SINCE; B–102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 3 – JAVA
MONSTER; B–3511/2007 vom 30. September 2008 E. 2 –
AgieCharmilles).
3.2 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind auch Zeichen, die zum Gemeingut
gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im
Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durch-
gesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den
Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, welchen
die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des
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Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, wobei sich
Überschneidungen zwischen diesen beiden Fallgruppen ergeben können
(BGE 139 III 176 E. 2 – YOU; BVGE 2010/32 E. 7.3 – PERNATON/
PERNADOL 400; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009,
Rz. 116 ff.). Gemäss der Rechtsprechung sind Marken, die im Hinblick
auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen,
einzutragen (BGE 130 III 328 E. 3.2 – Swatch; BVGE 2013/41 E. 3.5 –
DIE POST).
3.3 Beschreibend und damit als Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG
vom Markenschutz ausgeschlossen sind auch direkte geografische Her-
kunftsangaben. Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise
auf einen geografischen Ort als Herkunft von Waren oder Dienst-
leistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf
Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen (vgl. Art. 47 Abs. 1
MSchG). Als direkte Herkunftsangaben gelten die Namen von Städten,
Ortschaften, Tälern, Regionen und Ländern, die als mögliches Produk-
tionsgebiet eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454
E. 2.1 – YUKON; MARBACH, a.a.O., Rz. 380). Indirekte Herkunftsan-
gaben sind Begriffe, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne unmit-
telbar das mögliche Produktionsgebiet zu erwähnen (vgl. MARBACH,
a.a.O., Rz. 382). Hierzu gehören insbesondere bekannte Namen von
Bergen, Seen, Flüssen oder Monumenten von nationaler oder inter-
nationaler Bedeutung, bekannte Trachten und Uniformen, bekannte Wahr-
zeichen von Städten oder Namen und Abbildungen berühmter historischer
Persönlichkeiten (Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999, sic! 6/1999
E. 3 – Uncle Sam). Indirekte Herkunftsangaben sind im Gegensatz zu
direkten Herkunftsangaben in der Regel unter dem Vorbehalt der
Irreführung als Marke eintragungsfähig (BGE 72 I 238 – 5th Avenue;
Urteil des BVGer B–5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.8 – FRANKONIA
[fig.]).
3.4 Nach einem Erfahrungssatz, der aber im Einzelfall widerlegt
werden kann, wird eine geografische Angabe, wenn sie den massgeblichen
Verkehrskreisen als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, in
der Regel als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
der damit gekennzeichneten Produkte verstanden (BGE 135 III 419 E. 2.2
– CALVI; Urteil des BGer 4A_508/2008 E. 4.2 – AFRI-COLA; MICHAEL
G. NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 lit. c N. 46).
Stammen diese Waren und Dienstleistungen nicht aus dem betreffenden
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Gebiet, so ist die geografische Herkunftsangabe irreführend im Sinne von
Art. 2 Bst. c MSchG. Bei geografischen Herkunftsangaben, die auf eine
bestimmte Stadt oder Gegend hinweisen, genügt es, dass die Waren im
entsprechenden Land hergestellt werden, um die Irreführungsgefahr zu
bannen (BGE 135 III 416 E. 2.4 – CALVI, mit Verweis auf BGE 117 II 327
– MONTPARNASSE mit zahlreichen weiteren Hinweisen).
3.5 Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von
den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte
Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47
Abs. 2 MSchG), namentlich zu einer der in BGE 128 III 454 E. 2.1 –
YUKON definierten Fallgruppen zählt. Nach diesem Urteil ist eine
Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen
hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen
aufgrund seiner Symbolkraft als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der
bezeichnete Ort in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise nicht als
Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort infrage kommt oder (4) das
Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich im Verkehr durchgesetzt
hat oder (6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE
135 III 416 E. 2.6). Diese sechs Kategorien sind jedoch nicht
abschliessend; so existieren beispielsweise geografische Angaben, welche
offensichtlich eine schweizerische Zweigniederlassung bezeichnen
(NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. c N. 43).
3.6 Das Bundesgericht hat die zweite Ausnahmekategorie dahin-
gehend präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen auch ein anderer
Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personennamens, die geogra-
fische Bedeutung dominieren könne. Diese trete damit in den Hintergrund
und lasse keine Herkunftserwartung entstehen (Urteil des BGer
4A_6/2013 E. 3.3.2 – WILSON; Urteile des BVGer B–6562/2008 vom
16. März 2009 E. 6.1 – VICTORIA; B–7413/2006 vom 15. Oktober 2008
E. 5 – MADISON; B–3511/2007 E. 5.2 – AgieCharmilles; CHRISTOPH
WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 233).
3.7 Es gilt, die Marke aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise
zu beurteilen, dies aber nicht im Sinne einer vorausgesetzten Selbst-
verantwortung der Marktbeteiligten, sondern durch eine angemessene
Abwägung zur Verhinderung jeder nennenswerten Irreführungsgefahr im
Einzelfall (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!
1/2007 S. 9). Die Beurteilung der Marke ist darum eher nach der
Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsen-
tativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten, die besser geschulten
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Kreise sind dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren (Urteil des BVGer
B–5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 4.2 – FIRENZA; B–6222/2009 vom
30. November 2010 E. 3 – LOUIS BOSTON).
3.8 Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage,
ob ein Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im
Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Ge-
meingut zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere Sachverhalts-
abklärungen voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit vernünf-
tigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um allgemein
notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und gewürdigt hat. Be-
stehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Sinngehalt im Gesamtein-
druck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleis-
tungen, für die die Marke beansprucht wird, als Herkunftsbezeichnung
aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleis-
tungen erwarten lässt und – bei mehrdeutigen Zeichen – von keinem
naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Bezug in den Hintergrund
gerückt wird, ist in der Regel eine Herkunftserwartung zu bejahen. Ein
Glaubhaftmachen des Gegenteils durch den Beschwerdeführer ist damit
zwar nicht ausgeschlossen. Entsprechende weitergehende Beweismittel
müssen aber von ihm beigebracht werden, und er trägt die Folgen der
Beweislosigkeit (Urteile des BVGer B–1611/2007 vom 7. Oktober 2008
E. 5 – Laura Biagiotti Aqua di Roma; B–3511/2007 E. 4 – AgieCharmilles;
B–7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.1 ff. – AFRI-COLA).
4. Vorliegend sind in einem ersten Schritt die massgeblichen
Verkehrskreise zu bestimmen. Anschliessend ist zu prüfen, ob Luxor den
massgeblichen Verkehrskreisen als geografische Herkunftsangabe bekannt
ist und allenfalls, ob weitere Ausnahmetatbestände vorliegen, welche eine
Herkunftserwartung ausschliessen. Hierzu führt die Beschwerdeführerin
im Wesentlichen die Unmöglichkeit der Herkunft der Waren vom besagten
Ort, den Symbolgehalt und die mehrfachen Sinngehalte von LUXOR
sowie die Erlangung einer « secondary meaning » als betrieblicher Her-
kunftshinweis an.
Da « LUXOR » in Ägypten als Marke registriert ist, kann davon
ausgegangen werden, dass kein Freihaltebedürfnis im Sinne von Art. 2
Bst. a MSchG zugunsten anderer Anbieter besteht (BGE 117 II 327 E. 2b
– MONTPARNASSE; Urteile des BVGer B–2642/2008 vom 30. September
2009 E. 6.2 – PARK AVENUE; B–7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 7.1 –
GERRESHEIMER). Die Eintragungsfähigkeit des Zeichens ist daher nur
unter dem Aspekt der Unterscheidungskraft gemäss Art. 2 Bst. a MSchG
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sowie der Irreführungsgefahr gemäss Art. 2 Bst. c MSchG zu prüfen,
wobei irreführenden Zeichen regelmässig auch die Unterscheidungskraft
fehlt (vgl. Urteil des BVGer B–386/2008 vom 10. März 2009 E. 7.2 – GB).
4.1 Bei den beanspruchten Waren handelt es sich um Mikroskope und
chirurgische Apparate zur Verwendung in der ophthalmologischen Chi-
rurgie. Diese Waren werden praktisch ausschliesslich von medizinischen
Fachkreisen nachgefragt.
Es kann somit festgehalten werden, dass die massgeblichen Verkehrskreise
aus medizinischen Fachkreisen der Augenchirurgie bestehen.
4.2 Luxor bezeichnet eine Stadt sowie eine Tempelanlage in
Ägypten, wobei letztere üblicherweise « Luxor-Tempel » oder « Tempel
von Luxor » genannt wird. Die Stadt zählt als siebtgrösste Stadt Ägyptens
je nach Schätzung zwischen 400 000 und 600 000 Einwohner (/population/egypt/360502/luxor >; /dKwe >; chance-smart-development >, abgerufen am 04.03.2015). Der Luxor-
Tempel gehört zusammen mit dem Karnak-Tempel sowie dem Tal der
Könige zum UNESCO-Weltkulturerbe (list/87 >, abgerufen am 02.03.2015). Die von der Vorinstanz eingereichten
Internet-Ausdrucke von Länder- und Reiseinformationen zeigen auf, dass
Luxor zu den beliebtesten Reisezielen Ägyptens gehört. Reiseveranstalter
wie Kuoni, Tui und Aldi Suisse Tours bieten in der Schweiz Reisen nach
Luxor an (; /ferien/ausflug/aegypten/assuan/ >; /de/schiffsreisen-nilkreuzfahrt-baden-schiff-alf-leila-wa-leila-100
1-nacht-8407717 >, abgerufen am 02.03.2015). Entsprechend bildet der
Tourismus den wichtigsten Wirtschaftszweig in der Stadt Luxor, auch
wenn die Einnahmen aufgrund der sozialen Unruhen in Ägypten in den
letzten Jahren stark gesunken sind (NZZ Online, Nil–Tourismus in der
Krise, 11.02.2014, in-der-krise-1.18240233 >, abgerufen am 02.03.2015). Vor dem « ara-
bischen Frühling » im Jahr 2011 war Ägypten gerade bei Schweizern ein
beliebtes Reiseziel (es-die-schweizer-im-winter-zieht >, abgerufen am 10.03.2015). Zur
Bekanntheit von Luxor trug auch ein Anschlag bei, welcher im Jahre 1997
beim Hatschepsut-Tempel in Luxor verübt wurde und bei dem 36
Schweizerinnen und Schweizer ums Leben kamen (ch/der-neue-gouverneur-von-luxor-reisst-alte-wunden-auf-1.18102029 >,
abgerufen am 10.06.2015).
Absolute Ausschlussgründe 2015/49


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Nach dem Gesagten kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die
Stadt Luxor wie auch der Luxor-Tempel einem bedeutenden Teil der
massgeblichen Verkehrskreise als geografische Herkunftsangabe bekannt
sind, insbesondere da es sich bei Fachkreisen der Augenchirurgie
überwiegend um gebildete Personen handeln dürfte. Dass der Tourismus
aufgrund von sozialpolitischen Ereignissen in den letzten Jahren einen
starken Einbruch erlitten hat, vermag die Bekanntheit nicht zu mindern.
Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass Luxor eine indirekte Herkunfts-
angabe sei, da dieser geografische Begriff in der Schweiz viel mehr mit
der Tempelanlage als mit der Stadt in Verbindung gebracht werde. Im
Vergleich zur Tempelanlage sei die Stadt relativ unbekannt.
Die Luxor-Tempelanlage ist ein Monument von nationaler und inter-
nationaler Bedeutung, welches eine starke Ideenverbindung zum alten
Ägypten hervorruft. Als solches ist es grundsätzlich geeignet, eine Ideen-
verbindung im Sinne einer indirekten Herkunftsangabe zum heutigen
Ägypten zu bewirken (vgl. E. 3.3). Nicht unbedingt einleuchtend ist je-
doch, weshalb die Vorinstanz den « Umweg » des weitaus breiteren und
damit unpräziseren Begriffs der indirekten Herkunftsangabe geht, wo
Luxor doch bereits eine exakte direkte Herkunftsangabe darstellt. Luxor
ist als grösstes Freilichtmuseum der Welt bekannt (/ausflugstipps/ausflugstipps-luxor/index.html >, abgerufen am 04.
03.2015), und zwar nicht nur in Bezug auf den Luxor-Tempel, sondern
auch wegen zahlreichen weiteren Monumenten in und rund um die Stadt
Luxor. Bei einer Internet–Recherche zeigt sich, dass die überwiegende
Zahl der Reiseangebote nicht spezifisch den Luxor-Tempel, sondern viel-
mehr die Stadt betreffen. Neben den verschiedenen Tempelanlagen und
sonstigen altertümlichen Sehenswürdigkeiten ist Luxor insbesondere auch
als Ausgangspunkt für Nilkreuzfahrten beliebt (/article4051984/Luxor-Touristenfalle-und-Open-Air-Museum.html >, ab-
gerufen am 04.03.2015). Es kann somit nicht davon ausgegangen werden,
dass Luxor in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise in erster Linie
nur den Luxor-Tempel und nicht die ganze Stadt mit ihren zahlreichen
weiteren Sehenswürdigkeiten bezeichnet.
Für die nachfolgenden Erwägungen ist demnach davon auszugehen, dass
Luxor den massgeblichen Verkehrskreisen als direkte geografische
Herkunftsangabe für die Stadt bekannt ist. Als solche ist Luxor, wenn
keine andere Ausnahme der YUKON-Rechtsprechung zur Anwendung
gelangt (vgl. E. 3.5), sowohl aufgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut
nach Art. 2 Bst. a MSchG wie auch aufgrund einer Irreführungsgefahr
2015/49 Absolute Ausschlussgründe


718 BVGE / ATAF / DTAF

nach Art. 2 Bst. c MSchG grundsätzlich nicht eintragungsfähig (vgl.
E. 3.3).
4.3 Nicht zu folgen ist der Auffassung der Beschwerdeführerin,
wonach der Erfahrungssatz der Herkunftserwartung (vgl. E. 3.4) veraltet
sei und das Publikum angesichts der globalisierten Wirtschaft nur dann
eine bestimmte Herkunft annehme, wenn der entsprechende Ort für die
Ware einen besonderen Ruf geniesse. Insbesondere trifft es nicht zu, dass
sich das Bundesgericht seit BGE 93 I 570 – TRAFALGAR nie näher mit
dem Erfahrungssatz befasst habe. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt,
hat das Bundesgericht in BGE 132 III 770 – COLORADO die unveränderte
Anwendbarkeit des Erfahrungssatzes erörtert und diese Praxis auch in den
letzten Jahren immer wieder ausdrücklich bestätigt (BGE 135 III 416
E. 2.2 – CALVI; Urteile des BGer 4A.6/2013 E. 3.3.2 – WILSON;
4A_434/2009 vom 30. November 2009, sic! 3/2010 E. 3.1 – RADIO
SUISSE ROMANDE; 4A_324/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 3 – Gott-
hard). Somit hat der Erfahrungssatz nichts an seiner Aktualität eingebüsst.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass das Publikum gerade wegen der
globalisierten Wirtschaft der Warenherkunft durchaus Bedeutung beimisst
und entsprechende Erwartungen hegt, weshalb geografische Bezeich-
nungen anerkanntermassen auch als Wirtschaftsgut sehr bedeutsam sein
können (Urteile des BVGer B–5451/2013 E. 4.8 – FIRENZA; B–
7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 4.2 – bticino [fig.]).
Eine Änderung der Praxis lässt sich regelmässig nur begründen, wenn die
neue Lösung einer besseren Erkenntnis der ratio legis, veränderten
äusseren Verhältnissen oder gewandelter Rechtsanschauung entspricht;
andernfalls ist die bisherige Praxis beizubehalten (BGE 132 III 770 E. 4 –
COLORADO; BGE 127 II 289 E. 3a mit Verweisen). Die Voraussetzungen
für eine Praxisänderung sind vorliegend nicht erfüllt. Die ratio legis des
Schutzes geografischer Herkunftsangaben liegt unverändert im Schutz des
Publikums vor einer Täuschung über die geografische Herkunft der Waren
(Art. 2 Bst. c MSchG). Denn – wie das Bundesgericht betont – der Verkehr
soll vor täuschenden oder irreführenden Erwartungen über die geogra-
fische Herkunft bewahrt werden, auch wenn damit keine bestimmten
Erwartungen an Qualität, Eigenschaften oder Wertschätzung der gekenn-
zeichneten Produkte geweckt werden (BGE 132 III 770 E. 3.1 – COLO-
RADO).
Für eine Veränderung der äusseren Verhältnisse oder der Rechtsanschau-
ung seit dem Erlass des geltenden Markenschutzgesetzes im Jahre 1992
bestehen keine überzeugenden Anhaltspunkte und die Beschwerdeführerin
Absolute Ausschlussgründe 2015/49


BVGE / ATAF / DTAF 719

weist keine Umstände nach, die auf eine solche Veränderung hindeuten
könnten. Auch der Verweis der Beschwerdeführerin auf die Rechtslage im
Ausland ist unbehilflich. Zwar trifft es zu, dass das geltende Schweize-
rische Markenschutzrecht sich teilweise von ausländischen Regelungen
und Schutzbestimmungen in internationalen Regelwerken unterscheidet.
Der geltende Art. 47 MSchG und die dazugehörige Rechtsprechung,
welche nicht an einen bestimmten Ruf anknüpfen, bringen gemäss dem
Bundesgericht indes den gesetzgeberischen Willen zum Ausdruck,
weshalb ausländisches Recht vorliegend nicht massgeblich ist (BGE 132
III 770 E. 3.3 – COLORADO). Aus demselben Grund kann es nicht beacht-
lich sein, ob die vergleichsweise strengere Eintragungspraxis in der
Schweiz wie von der Beschwerdeführerin behauptet zu einem Nichtge-
brauch des schweizerischen Markeneintragungssystems durch interna-
tionale Unternehmen führt.
Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass das Schweizer Recht dem
Einzelfall mit den Ausnahmetatbeständen Rechnung trägt (vgl. E. 3.5 f.).
Im Sinne einer Würdigung der Gesamtumstände kann bei der Prüfung
dieser Ausnahmetatbestände allenfalls als Indiz beachtet werden, ob ein
geografischer Name für die im Register beanspruchten Waren einen
besonderen Ruf geniesst (vgl. Urteil des BVGer B–5024/2013 vom
18. Februar 2015 E. 5.2 – Strela).
5. Die Beschwerdeführerin ist sodann der Auffassung, dass Luxor
und Ägypten in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise nicht als
Herkunftsort der Waren infrage kommen.
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss die Herkunft der
Waren vom fraglichen Ort nicht lediglich unwahrscheinlich, sondern
sachlich unmöglich sein. Dies ist namentlich bei unbesiedelten Gebieten,
Bergen, Seen oder Flüssen der Fall (BGE 128 III 454 E. 2.1.3 – YUKON;
Urteil des BVGer B–6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 4.2 – CAPRI [fig.]).
Ägypten ist dagegen offensichtlich ein besiedeltes Land, welches über
grundlegende Infrastruktur verfügt. Dasselbe gilt für die Stadt Luxor. Die
Vorinstanz führt an, unter den in Ägypten ansässigen Industrien befänden
sich auch Medizintechnik und Pharmazeutik, was eine Herkunft der
beanspruchten Waren aus diesem Land als möglich erscheinen lasse. Zwar
handelt es sich hierbei nur um Einzelbeispiele, welche das Vorliegen einer
exportorientierten MedTech-Industrie nicht belegen. Die tatsächliche
Existenz des fraglichen Wirtschaftszweigs vor Ort muss indes nicht
nachgewiesen sein; es genügt, wenn sie nicht völlig ausgeschlossen ist
(BGE 135 III 416 E. 2.5 und 2.6 – CALVI).
2015/49 Absolute Ausschlussgründe


720 BVGE / ATAF / DTAF

Ob Ägypten als Herkunftsland von ophthalmologischen Chirurgiegeräten
Bekanntheit geniesst, ist demnach unerheblich. Selbst wenn ein Grossteil
der ophthalmologischen Instrumente wie von der Beschwerdeführerin
angeführt in hochindustrialisierten Staaten hergestellt würden und dies den
massgeblichen Verkehrskreisen bekannt wäre, so wird ihnen die Herkunft
der besagten Waren aus Luxor nicht als « völlig ausgeschlossen »
erscheinen. Hinzu kommt, dass die fachspezifischen Kenntnisse der mass-
geblichen Verkehrskreise sich nicht auf die wirtschaftliche Lage in
Ägypten beziehen. Selbst unter der Annahme, dass für das an der
öffentlichen Verhandlung vorgestellte High-Tech Luxor Mikroskop eine
Produktion in Luxor und Ägypten gänzlich ausgeschlossen werden
könnte, so ist daran zu erinnern, dass der Schutz nicht nur für ein solches
Präzisionsinstrument beansprucht wird. Das Warenverzeichnis der Be-
schwerdeführerin ist allgemeiner gehalten und umfasst ein « Mikroskop
zur Verwendung in der ophthalmologischen Chirurgie (Klasse 9) » sowie
« Chirurgische Apparate zur Verwendung in der ophthalmologischen
Chirurgie (Klasse 10) ». In diesen Warenkategorien sind zahlreiche
Produkte denkbar, welche weitaus weniger Fachwissen und Infrastruktur
erfordern als das besagte High-Tech Mikroskop.
Es ist daher festzuhalten, dass kein Ausnahmetatbestand der sachlichen
Unmöglichkeit im Sinne der Rechtsprechung vorliegt.
6. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass dem Bestandteil
« LUX » als lateinisches Wort für « Licht » in der Augenheilkunde eine
besondere Bedeutung zukomme, weshalb die massgeblichen Verkehrs-
kreise bei der Marke « LUXOR » im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren vielmehr ein fantasievolles Wortspiel als eine geogra-
fische Herkunftsangabe erblickten. Weiter stehe « Lux » auch für Luxus,
und Luxor in seiner Gesamtheit habe mehrere Sinngehalte.
6.1 Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Unterlagen
zeigen, dass dem Wortbestandteil « LUX » in der Optik und
Ophthalmologie eine besondere Bedeutung zukommt. So wird Optik auch
« die Lehre vom Licht » genannt, während Lichtmesser als « Luxmeter »
bezeichnet werden. Diese Argumentation wird weiter durch die
markenmässige Verwendung von « Lux » in der Optik- und Ophthalmo-
logiebranche bestätigt. Auch dem zweiten Bestandteil « OR » kommt
gemäss der Beschwerdeführerin vorliegend eine für die massgeblichen
Verkehrskreise erkennbare Bedeutung zu, weil « Or » Gold bedeute und
die ersten Mikroskope oftmals aus Gold bestanden hätten. Weiter stehe
« OR » auch als Abkürzung für « operation room ».
Absolute Ausschlussgründe 2015/49


BVGE / ATAF / DTAF 721

Da es sich bei den massgeblichen Verkehrskreisen um Fachspezialisten der
Ophthalmologie handelt, kann davon ausgegangen werden, dass diese mit
der Bedeutung von « Lux » vertraut sind. Daraus folgt jedoch nicht, dass
das Zeichen LUXOR in seiner Gesamtheit als rein symbolisch verstanden
wird. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, muss eine geografische
Bezeichnung klar erkennbar auf andere als geografische Eigenschaften der
Waren anspielen, damit der Ausnahmetatbestand einer symbolischen
Bedeutung gegeben ist (Urteil des BGer 4A_324/2009 E. 5.1 – Gotthard;
Urteil des BVGer B–6959/2009 E. 4.1 – CAPRI [fig.]). Die Herauslösung
einzelner Zeichenbestandteile aus einer geografischen Angabe kann bei
diesem Ausnahmetatbestand nur dann ausnahmsweise zulässig sein, wenn
sich die Aufteilung aufgrund eines offensichtlichen Sinngehalts mit
Symbolkraft geradezu aufdrängt. Die vorgebrachten Bedeutungen als
« Licht-Gold », « Luxus-Gold » oder « luxurious operation room »
machen für die beanspruchten Waren nur beschränkt Sinn, und ein
allfälliger Symbolgehalt lässt sich erst über mehrere Gedankenschritte
konstruieren. Auch ist keineswegs klar, dass die massgeblichen Verkehrs-
kreise das Zeichen automatisch aufteilen würden.
Somit liegt kein offensichtlicher Symbolgehalt im Sinne der Recht-
sprechung vor.
6.2 Die Beschwerdeführerin zählt als weitere Bedeutungen von
LUXOR eine Open Source Software, ein Videospiel, einen schwedischen
Hersteller im Bereich der Unterhaltungselektronik sowie weitere Unter-
nehmen und Geschäfte auf. Sie ist der Auffassung, dass durch diese weite-
ren Sinngehalte die geografische Bedeutung des Zeichens geschwächt
werde.
Es trifft zu, dass die Mehrdeutigkeit eines Wortes eine Schwächung der
geografischen Angabe und die Annahme eines Fantasiezeichens begüns-
tigen kann (vgl. Urteil des BVGer B–3149/2014 E. 7 – COS [fig.]). Dies
ist jedoch nur der Fall, wenn die weiteren Sinngehalte im relevanten
Kontext eine ähnlich starke « natürliche » Bedeutung wie die geografische
Angabe besitzen. Eine geografische Angabe ist nicht schon bereits dann
mehrdeutig, wenn sie auch für andere Produkte als Marke verwendet wird
(BGE 135 III 416 E. 2.3 – CALVI). Die von der Beschwerdeführerin
angeführten Sinngehalte können somit offensichtlich keine Mehrdeu-
tigkeit des Wortes Luxor begründen.
2015/49 Absolute Ausschlussgründe


722 BVGE / ATAF / DTAF

7. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass LUXOR für die
beanspruchten Waren derart bekannt sei, dass die massgeblichen Verkehrs-
kreise in diesem Zeichen keine geografische Herkunftsangabe, sondern
vielmehr einen betrieblichen Herkunftshinweis erblickten (« secondary
meaning »). Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob die Voraussetzungen für
das Vorliegen eines solchen Bedeutungswandels für LUXOR in Bezug auf
die beanspruchten Waren erfüllt sind.
7.1 Grundsätzlich kann selbst ein intensiver Gebrauch eines Zeichens
die Irreführung über die geografische Herkunft im Sinne von Art. 2 Bst. c
MSchG nicht beseitigen. Ausnahmsweise kann jedoch ein solches Zeichen
aufgrund eines intensiven Gebrauchs eine eigenständige Bedeutung er-
halten (« secondary meaning »), welche aus der Sicht des Abnehmers der-
art im Vordergrund steht, dass eine Täuschungsgefahr praktisch ausge-
schlossen werden kann (MARBACH, a.a.O., Rz. 569, mit Hinweis auf BGE
89 I 290 E. 6 Dorset, bezüglich der Marke Parisienne, und der Marken CH
405 245 Canada Dry [fig.], CH 510 544 Ragusa [Stadt in Sizilien]; NOTH,
a.a.O., Art. 2 Bst. c N. 94 f., mit zahlreichen Hinweisen auf
Rechtsprechung und Lehre). Analog zur Verkehrsdurchsetzung einer
Marke (Art. 2 Bst. a MSchG; vgl. Urteil des BVGer B–55/2010 vom
23. April 2010 E. 6 – G [fig.], m.w.H.) kann diese eigenständige
Bedeutung als betrieblicher Herkunftshinweis auch noch im
Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend
gemacht werden.
7.2 Die Voraussetzungen für den Nachweis einer « secondary
meaning » sind vergleichbar mit der Verkehrsdurchsetzung einer dem
Gemeingut zugehörigen Marke (Art. 2 Bst. a MSchG). Angesichts des
Schutzzwecks von Art. 2 Bst. c MSchG rechtfertigt es sich jedoch, höhere
Anforderungen an das Indiz der Gebrauchsdauer und die Beweismittel zu
stellen (Urteil des BVGer B–4119/2008 vom 9. März 2009 E. 7 – COMO
VIEW; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen
Markenrecht, 2013, S. 14 f.; NOTH, a.a.O., Art. 2 Bst. c N. 95). Während
beschreibende Zeichen nach Art. 2 Bst. a MSchG aufgrund ihrer Frei-
haltebedürftigkeit und/oder ihrer fehlenden Unterscheidungskraft grund-
sätzlich nicht eingetragen werden können, verbietet Art. 2 Bst. c MSchG
die Eintragung aufgrund einer Irreführungsgefahr. Die massgeblichen
Verkehrskreise sollen davor geschützt werden, einem Irrtum über
bestimmte Eigenschaften der betroffenen Waren zu unterliegen. Ein
Zeichen, welchem bei abstrakter Beurteilung die Unterscheidungskraft
Absolute Ausschlussgründe 2015/49


BVGE / ATAF / DTAF 723

fehlt, kann aufgrund seiner Bekanntheit bei den massgeblichen Verkehrs-
kreisen unterscheidungskräftig werden und dadurch trotz seiner anfäng-
lichen Schwäche die markenspezifische Funktion erfüllen. Ist ein Zeichen
freihaltebedürftig, so wird bei einer Verkehrsdurchsetzung das Interesse
des Hinterlegers am Ausschliesslichkeitsanspruch höher gewichtet als das
Interesse potenzieller Konkurrenten am Gebrauch dieses Zeichens
(MARBACH, a.a.O., Rz. 422). Ist ein Zeichen dagegen irreführend, so
vermag dessen Bekanntheit alleine die Täuschungsgefahr regelmässig
nicht zu beseitigen. Aus diesem Grund genügt es für die Annahme einer
« secondary meaning » noch nicht, dass das Zeichen sowohl als geo-
grafischer als auch als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden
kann (vgl. BVGer B–3259/2007 vom 30. September 2008 E. 11 –
Oerlikon).
Mangels einer repräsentativen Befragung des massgeblichen Publikums
(demoskopisches Gutachten) kann für den Nachweis einer Verkehrs-
durchsetzung auf Indizien wie langjährige bedeutsame Umsätze der
Marke, intensive Werbeanstrengungen und unangefochtene Alleinstellung
abgestellt werden (MARBACH, a.a.O., Rz. 455; DAVID RÜETSCHI, Beweis-
recht, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, N. 75). Grundsätzlich sind
Belege betreffend die ganze Schweiz einzureichen; eine bloss lokale
Durchsetzung genügt nicht (BGE 128 III 441 E. 1.2 – Appenzeller; 127 III
33 E. 2 – Brico). Die Anforderungen sind umso höher, je banaler,
schwächer oder freihaltebedürftiger das Zeichen ist (BGE 134 III 314
E. 2.3.5 – M/M–joy; 131 III 121 E. 7.4 – Smarties; 130 III 328 E. 3.4 –
Swatch; 117 II 321 E. 3a – Valser). In zeitlicher Hinsicht erwartet die
Vorinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer
Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn
Jahren (Urteil des BVGer B–788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 – traveltip
DAS MAGAZIN FÜR DIE FERIEN [fig]; MARBACH, a.a.O., Rz. 459 f.).
In besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperiode genügen
(Urteile des BVGer B–788/2007 E. 8 – traveltip DAS MAGAZIN FÜR DIE
FERIEN [fig.]; B–7491/2006 vom 16. März 2007 E. 5. – Yeni Raki/Yeni
Efe). Auch bei einem zehnjährigen Markengebrauch können jedoch so
starke Zweifel an einer Verkehrsdurchsetzung verbleiben, dass der
Anscheinsbeweis scheitert (MARBACH, a.a.O., Rz. 460). Aus dem bisher
Gesagten folgt, dass für den Nachweis einer « secondary meaning » nebst
anderen Indizien von einem mindestens zehnjährigen Markengebrauch in
der Schweiz ausgegangen werden müsste, wobei das Bundesverwaltungs-
gericht die Beweise hierfür frei zu würdigen hätte.
2015/49 Absolute Ausschlussgründe


724 BVGE / ATAF / DTAF

7.3 Die Beschwerdeführerin hat Umsatzzahlen eingereicht, wonach
für Verkäufe von LUXOR-Produkten seit dem Markteintritt im Jahr 2011
jeweils Umsätze in Millionenhöhe in der Schweiz erzielt wurden. Weitere
eingereichte Belege zeigen, dass LUXOR-Mikroskope in einer Werbe-
broschüre, einem Vortrag zu Entwicklungen in der Ophthalmologie sowie
in einem Fachartikel erwähnt werden. Daraus kann gefolgert werden, dass
die Marke « LUXOR » den massgeblichen Verkehrskreisen nicht unbe-
kannt ist. Angesichts dessen, dass das Beweismass aber höher als bei der
Verkehrsdurchsetzung anzusetzen ist, können diese Belege bei einer
lediglich dreijährigen Nutzung des Zeichens im Zeitpunkt des Marken-
eintragungsgesuchs nicht genügen, um den Verlust der herkunftsbezo-
genen Bedeutung von LUXOR und damit eine « secondary meaning »
oder auch nur eine Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen.
7.4 Aus diesen Gründen liegen keine Ausnahmetatbestände im Sinne
eines Symbolgehalts, einer überwiegenden anderen Bedeutung des Wortes
Luxor oder einer « secondary meaning » beziehungsweise Verkehrsdurch-
setzung als betrieblicher Herkunftshinweis vor.
8. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass verschiedene
Argumente für beziehungsweise gegen eine Schutzfähigkeit des Zeichens
« LUXOR » für die beanspruchten Waren sprechen. Zwar ist Ägypten
nicht als Herkunftsland für medizinische Präzisionsinstrumente bekannt
und die Produktion erscheint aufgrund der Gegebenheiten vor Ort auch
eher als unwahrscheinlich, dennoch liegt noch keine sachliche Unmöglich-
keit im Sinne der Rechtsprechung vor. Der Wortbestandteil « Lux » hat in
der Augenheilkunde eine besondere Bedeutung und kann bei den
massgeblichen Verkehrskreisen als bekannt vorausgesetzt werden,
« LUXOR » als Ganzes hat aber eine starke eigenständige Bedeutung als
geografische Herkunftsangabe, weshalb nicht ersichtlich ist, dass dieses
Wort vom Publikum automatisch aufgespalten würde. Es liegen keine ver-
gleichbar starken anderen Sinngehalte vor, welche die geografische
Herkunftsangabe völlig in den Hintergrund rücken könnten. Die Marke
« LUXOR » scheint bei den massgeblichen Verkehrskreisen als betrieb-
licher Herkunftshinweis bekannt zu sein, dies vermag eine Irreführungs-
gefahr über die geografische Herkunft jedoch nicht zu beseitigen.
Nach allem Gesagten ist höchst zweifelhaft, ob LUXOR
unterscheidungskräftig und nicht irreführend ist. Auch wenn andere
Meinungen denkbar sind, so müsste der geografische Sinngehalt gemäss
der relativ strengen Praxis des Bundesgerichts völlig in den Hintergrund
rücken, damit einer irreführenden geografischen Angabe ausnahmsweise
Absolute Ausschlussgründe 2015/49


BVGE / ATAF / DTAF 725

der Markenschutz gewährt werden kann (vgl. BGE 135 III 416 – CALVI).
Der von der Beschwerdeführerin angerufene Grundsatz, wonach ein Zei-
chen im Grenzfall einzutragen ist, gilt nur in Bezug auf die Zugehörigkeit
zum Gemeingut. Möglicherweise irreführende Zeichen sind dagegen nicht
einzutragen (Urteil des BGer vom 25. August 1996, Schweizerisches
Patent-, Muster- und Marken-Blatt [PMMBl] 1996 S. 26 E. 2d – Alaska;
Urteil des BGer vom 2. August 1994, in: PMMBl 1994 S. 76 E. 5 – San
Francisco Forty Niners; Urteile des BVGer B–1646/2013 vom 5. No-
vember 2014 E. 7 – TegoPort; B–6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 – AJC
presented by Arizona girls [fig.]). Der Schluss der Vorinstanz, wonach die
Marke « LUXOR » bei den massgeblichen Verkehrskreisen die Vor-
stellung weckt, die damit gekennzeichneten Waren würden aus Luxor bzw.
Ägypten stammen, ist nach dem Gesagten bundesrechtskonform und
insofern zu schützen.
9. Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin auf das Gleich-
behandlungsgebot, wonach juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer
Gleichheit gleich zu behandeln sind (Art. 8 Abs. 1 BV).
Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei gleiche
Sachverhalte rechtlich unterschiedlich beurteilen. Die Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes hängt davon ab, ob das zu beurteilende
Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit
anderen eingetragenen Marken vergleichbar ist (Entscheid der RKGE vom
30. März 2004, sic! 10/2004 E. 10 – Ready2Snack). Im Markenrecht ist
dieser Grundsatz mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst
geringe Unterschiede von erheblicher Bedeutung sein können (Urteil des
BGer 4A.13/1995 vom 20. August 1996, sic! 2/1997 E. 5c – Elle; Ent-
scheid der RKGE vom 4. August 2003, sic! 2/2004 E. 11 – Ipublish).
Ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens unter dem Titel der
Gleichbehandlung besteht nur, wenn beim Präzedenzfall das Recht richtig
angewendet worden ist. Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab,
so besteht allein aufgrund eines solchen Voreintrags noch kein Anspruch
auf Gleichbehandlung im Unrecht (Urteil des BVGer B–649/2009 vom
12. November 2009 E. 4.2 – I-Option). Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung besteht nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleich-
behandlung im Unrecht, nämlich dann, wenn eine ständige gesetzes-
widrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Be-
hörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft von dieser Praxis nicht
abzuweichen gedenkt (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November
2004 E. 4.3 – FIREMASTER; Urteile des BVGer B–985/2009 vom
2015/49 Absolute Ausschlussgründe


726 BVGE / ATAF / DTAF

27. August 2009 E. 8.1 – BIOSCIENCE ACCELERATOR; B–7412/2006
E. 10 – AFRI-COLA).
Die von der Beschwerdeführerin genannte Bildmarke CH 655 314
« LuxOR (fig.) » wird durch die grafische Gestaltung im Gegensatz zur
vorliegenden Wortmarke « LUXOR » ohne weiteres in zwei Bestandteile
aufgeteilt, weshalb die Zeichen nicht vergleichbar sind. Selbst wenn eine
Vergleichbarkeit bestehen würde, so handelt es sich bei « LuxOR (fig.) »
um einen Einzelfall, der noch keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im
Unrecht begründen kann.
10. Da die Vorinstanz die Eintragung der Marke « LUXOR » für die
beanspruchten Waren zu Recht verweigert hat, ist die Beschwerde abzu-
weisen.