Schweizer Markeneintragungsgesuch 2016/21
BVGE / ATAF / DTAF 319
2 Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung
Droit privé – Procédure civile – Exécution
Diritto privato – Procedura civile – Esecuzione
21
Auszug aus dem Urteil der Abteilung II
i.S. Haribo GmbH & Co. KG gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
B‒6068/2014 vom 1. Februar 2016
Markeneintragungsgesuch IR 823 911 GOLDBÄREN; Zulassung
zum Markenschutz trotz fehlender Unterscheidungskraft gestützt auf
das Gleichbehandlungsgebot bejaht.
Art. 2 Bst. a MSchG.
1. Zeichen, die sich in einer anpreisenden Farbangabe und dem Hin-
weis auf eine übliche Form der beanspruchten Waren erschöpfen,
haben keine Unterscheidungskraft und gehören zum Gemeingut
(E. 5.5).
2. Bei einer grossen Menge mit der angemeldeten Marke vergleich-
barer Voreintragungen, die vergleichbare Waren beanspruchen,
aufgrund des gleichen Konzepts gebildet sind und eine konstante
Eintragungspraxis belegen, kann eine Eintragung des Zeichens
gestützt auf das Gleichbehandlungsgebot bejaht werden, sofern
der Eintragung keine überwiegenden öffentlichen oder privaten
Interessen entgegenstehen (E. 6.4‒6.7).
3. Eine Praxisänderung der Vorinstanz ist kein Argument gegen eine
Gleichbehandlung im Unrecht, wenn sie andere Marken betraf
(E. 6.5).
4. Als Beleg für eine lange, bis heute andauernde Praxis der Vor-
instanz können neben neueren auch über acht Jahre alte Vorein-
tragungen berücksichtigt werden (E. 6.6).
Demande d'enregistrement de marque RI 823 911 GOLDBÄREN;
protection des marques accordée en vertu du principe de l'égalité de
traitement, nonobstant l'absence de caractère distinctif.
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Art. 2 let. a LPM.
1. Les signes qui se limitent à une indication de couleur et au renvoi
à une forme usuelle des marchandises auxquelles ils se réfèrent
n'ont pas de caractère distinctif et appartiennent au domaine pu-
blic (consid. 5.5).
2. En présence d'une grande quantité d'enregistrements antérieurs
comparables avec la marque annoncée, se référant à des marchan-
dises semblables, formés sur la base du même concept et démon-
trant une pratique d'enregistrement constante, l'enregistrement
du signe peut être approuvé sur la base du principe de l'égalité de
traitement, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé supé-
rieur ne s'y oppose (consid. 6.4‒6.7).
3. Si un changement de pratique de l'autorité inférieure concerne
d'autres marques, il ne peut être invoqué pour contester une éga-
lité dans l'illégalité (consid. 6.5).
4. Comme preuve d'une longue pratique toujours actuelle de l'auto-
rité inférieure, on peut considérer, outre les enregistrements anté-
rieurs les plus récents, ceux datant de plus de huit ans (consid. 6.6).
Domanda di registrazione IR 823 911 per il marchio GOLDBÄREN;
concessione della protezione del marchio in virtù del principio della
parità di trattamento nonostante l'assenza di carattere distintivo.
Art. 2 lett. a LPM.
1. I segni che si riducono a un'indicazione di colore e al riferimento
a una forma consueta dei prodotti ai quali si rapportano non han-
no carattere distintivo e sono di dominio pubblico (consid. 5.5).
2. In presenza di un consistente numero di registrazioni anteriori
simili al marchio rivendicato e che si riferiscono a merci com-
parabili, basate sul medesimo concetto e comprovanti una prassi
costante di registrazione, il segno può essere registrato in virtù del
principio della parità di trattamento, purché non vi si oppongano
interessi pubblici o privati preponderanti (consid. 6.4‒6.7).
3. Una modifica della prassi dell'autorità inferiore riguardante altri
marchi non può essere invocata per contestare una parità di
trattamento nell'illegalità (consid. 6.5).
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4. A comprova di una prassi duratura tuttora applicata dell'autorità
inferiore possono essere tenute in considerazione, oltre alle regi-
strazioni anteriori più recenti, anche quelle vecchie di oltre otto
anni (consid. 6.6).
Mit Verfügung vom 18. September 2014 verweigerte das Institut für Geis-
tiges Eigentum der Wortmarke IR 823 911 GOLDBÄREN die Eintragung
im schweizerischen Markenregister für die Waren « Confiserie » in Klas-
se 30 mit der Begründung, diese werde als beschreibender Hinweis auf
Form und Farbe der beanspruchten Waren verstanden und zähle zum Ge-
meingut.
Das Bundesverwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut.
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleis-
tungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben.
(…)
2.2 (…)
2.3 Farbangaben sind schutzfähig, büssen den Schutz jedoch ein,
wenn sie mit einem beschreibenden Sinngehalt versehen werden, für die
beanspruchten Waren ein übliches Ausstattungsmerkmal bilden oder an-
preisend wirken (BGE 106 II 245 E. 2d « Rotring »; Urteil des BGer
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4 « Yello/Yellow Access AG »;
Urteil des BVGer B‒5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 « Black La-
bel »; Entscheide der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges
Eigentum [RKGE] vom 15. Juli 1997 E. 2 « Liquid Gold/Swiss Gold »,
sic! 5/1997 S. 477 und vom 28. März 1996 E. 5 « Gold/Goldsound »,
Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 2/1996
S. 342).
2.4 (…)
3. Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.
Abnehmer von Gummibonbons sind einerseits Durchschnittskonsumen-
ten, andererseits Fachleute aus dem Verkaufs- und Gastronomiebereich.
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Süssigkeiten wie Gummibonbons werden sowohl von Kindern und Ju-
gendlichen als auch von Erwachsenen konsumiert (vgl. Urteile des BVGer
B‒5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 4 « Froschkönig »; B‒336/2012 vom
4. April 2013 E. 4 « Ce'real »; B‒2054/2011 vom 28. November 2011
E. 3.2 « Milchbärchen »).
4.
4.1 Einleitend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen nach über-
einstimmender Ansicht der Parteien gemäss dem seit Erlass der angefoch-
tenen Verfügung eingeschränkten Warenverzeichnis Markenschutz für die
Waren « confiserie, à savoir bonbons gélifiés » in Klasse 30 beansprucht.
4.2 Die Vorinstanz verweigert der internationalen Registrierung
GOLDBÄREN die Eintragung im Markenregister, da dieser die erfor-
derliche Unterscheidungskraft fehle und sie folglich zum Gemeingut zäh-
le. Das Zeichen bilde als Kombination von Farb- und Sachbezeichnung
einen beschreibenden Hinweis auf Ausstattungsmerkmale, die für die be-
anspruchten Waren üblich und jedenfalls nicht unerwartet seien. Gold sei
eine übliche Farbangabe für Gummibonbons. Die Beurteilung des be-
schreibenden Charakters des Zeichens erfolge abstrakt, weshalb die Farb-
gebung der konkret durch die Beschwerdeführerin vertriebenen Produkte
irrelevant sei. Ob diese in goldfarbener Verpackung angeboten werden
können, sei unerheblich, da das Zeichen auf die Farbe der Waren selbst
hinweise. Mit Gold werde nicht nur ein metallisch glänzender Farbton,
sondern auch ein sattes, dunkles oder leuchtendes Gelb bezeichnet, das mit
der Farbe des Edelmetalls vergleichbar sei. Zudem stehe die Farbe bei
Lebensmitteln im Zusammenhang mit dem Geschmack, sei also funktio-
nal; so seien Gummibonbons mit Honig- oder Zitrusfruchtgeschmack typi-
scherweise gelb beziehungsweise goldfarben. Der Bestandteil BÄREN
werde ohne besondere Denkarbeit und Fantasieaufwand als Hinweis auf
die Form der Waren verstanden. Für Gummibonbons sei die Bärenform
nicht nur möglich, sondern tatsächlich üblich und verbreitet. Der Begriff
GOLDBÄREN erschöpfe sich somit in einem direkten Hinweis auf Form
und Farbe der beanspruchten Waren.
Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, der Zeichenbestandteil
GOLD weise weder auf die Ausstattung noch den Inhalt der beanspruchten
Waren hin, da Gummibonbons kein Gold enthielten und üblicherweise
nicht goldfarben seien. Die von der Beschwerdeführerin angebotenen
Gummibonbons würden in vielen verschiedenen Farben hergestellt, gold-
farbene seien jedoch nicht darunter. Im Gegensatz zu Schokoladepro-
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dukten würden Gummibonbons auch nicht einzeln in Goldfolie einge-
wickelt, sondern als Mengenware in Tüten verpackt zum Verkauf ange-
boten. Eine Internetrecherche habe aufgezeigt, dass keine Drittverwen-
dung des Zeichens GOLDBÄREN vorliege; sämtliche Treffer seien im
Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin erzielt worden. Die Recher-
che belege die Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft des Zeichens;
ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht. Folglich gehöre das Zeichen nicht
zum Gemeingut.
5.
5.1 Das Zeichen GOLDBÄREN wird gedanklich ohne Weiteres in
die Elemente « Gold » und « Bären » aufgeteilt.
5.2 Gold bezeichnet ein Edelmetall, ist gleichzeitig ein chemisches
Element und bildet die Grundlage vieler Währungen. Ursprünglich be-
deutet Gold « das Gelbliche » oder « das Glänzende ». Das Edelmetall ist
also nach seiner Farbe oder seinem Glanz benannt, wobei Gold als Inbe-
griff von Reichtum und Machtfülle schon bei den Germanen eine bedeu-
tende Rolle spielte (Duden, Das Herkunftswörterbuch, 5. Aufl. 2014).
Auch heute wird « Gold » sinnbildlich für die Bezeichnung von Kost-
barem und von Reichtum, Fülle, Glanz und Gediegenheit verwendet. Da-
neben bezeichnet « Gold » auch eine gelbliche Farbe (Brockhaus Wahrig
Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011).
5.3 Die von der Vorinstanz aufgeworfene Frage, ob der Zeichenbe-
standteil GOLD auf einen Inhaltsstoff oder eine Farbe von Gummibon-
bons hinweist, tritt gedanklich in den Hintergrund und kann darum offen-
gelassen werden, da der Begriff, auch in Verbindung mit einem Zusatz,
vorrangig als beschreibender Hinweis auf die Qualität der beanspruchten
Waren verstanden wird (Entscheide der RKGE vom 28. März 1996 E. 5
« Gold/Goldsound », SMI 2/1996 S. 338 und vom 15. Juli 1997 E. 2
« Liquid Gold/Swiss Gold », sic! 5/1997 S. 477; CHRISTOPH WILLI, Mar-
kenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 81). Im vorliegenden Fall wirkt der Be-
standteil GOLD auch in Verbindung mit dem Bestandteil BÄREN insofern
anpreisend, als er aussagt, es handle sich um bärenförmige Produkte von
herausragender Qualität. Als reklamehafte Anpreisung fehlt es dem Be-
standteil an Unterscheidungskraft, weshalb er dem Gemeingut zuzurech-
nen ist.
5.4 Der Bestandteil BÄREN weist, wie die Vorinstanz zutreffend
ausführt, auf die Form der beanspruchten Waren hin. Die Formvielfalt ist
bei Gummibonbons zwar gross, da sich diese Waren einfach in Form
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giessen lassen. Doch ist die Bärenform für Gummibonbons allgemein
üblich und verbreitet, wie der notorische Begriff « Gummibärchen »
beweist. Die Beschwerdeführerin hat nichts Gegenteiliges vorgebracht.
Damit wird der Bestandteil BÄREN unmittelbar und ohne Gedanken-
aufwand als Hinweis auf die Form der beanspruchten Waren verstanden.
Als Hinweis auf die Ausstattung der beanspruchten Waren kommt ihm
keine Unterscheidungskraft zu und ist er dem Gemeingut zuzurechnen
(vgl. Urteil B‒2054/2011E. 4.3 und 5.3 « Milchbärchen »).
5.5 Zusammenfassend setzt sich das Zeichen GOLDBÄREN aus der
anpreisenden Farbangabe GOLD sowie dem Hinweis auf eine übliche
Form der beanspruchten Waren, BÄREN, zusammen. Die Kombination
beider beschreibender Begriffe verleiht dem Zeichen keine Unterschei-
dungskraft, sondern wird von den Abnehmern ohne Gedankenaufwand als
beschreibender Hinweis auf Gummibonbons in Bärenform von herausra-
gender Qualität verstanden. Demzufolge fehlt es dem Zeichen GOLDBÄ-
REN für die beanspruchten Waren der Klasse 30 an Unterscheidungskraft,
weshalb es dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurech-
nen ist.
5.6 Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die be-
anspruchten Waren besteht, kann in casu offengelassen werden, da es der
Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des
BVGer B‒4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.6 « Couronné »).
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf die bisherige
Praxis der Vorinstanz einen Anspruch auf Eintragung des Zeichens ge-
stützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz geltend. Eine lange Liste
vergleichbarer Voreintragungen verdeutliche, dass eine Kombination des
Begriffs GOLD oder einer weiteren Farbe mit einer Tier- oder Sach-
bezeichnung für gleichartige Waren der Klasse 30 üblich und verbreitet
sei. So sei nicht einzusehen, weshalb etwa die Zeichen GOLDHASE oder
GOLDRENTIER für Schokoladeprodukte ‒ welche durchaus in den ent-
sprechenden Tierformen hergestellt und in goldene Folie verpackt werden
könnten ‒ schutzfähig seien, das Zeichen GOLDBÄREN für Produkte, die
sich nicht in Goldfolie einwickeln liessen, hingegen nicht. Angesichts der
ins Jahr 1978 zurückreichenden, bis in die heutige Zeit andauernden
Eintragungen sei von einer ständigen Praxis der Vorinstanz über einen län-
geren Zeitraum auszugehen. Dass gewisse Voreintragungen längere Zeit
zurücklägen, schade nicht, da es sich nicht um isolierte Einzelfälle handle.
Zudem bildeten die Registrierungen L'OURS D'OR, GOLD-TEDDY und
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BVGE / ATAF / DTAF 325
BÄRLI der Beschwerdeführerin für Waren der Klasse 30 Grundlage für
den Schutz des berechtigten Vertrauens, auch das Zeichen GOLDBÄREN
werde zum Markenschutz zugelassen.
Die Vorinstanz verneint einen Anspruch auf Gleichbehandlung, da die zi-
tierten Eintragungen nicht vergleichbar seien. Die Vergleichsmarken be-
anspruchten andere Waren. Die Frage des beschreibenden Charakters des
Bestandteils GOLD beurteile sich für Gummibonbons unterschiedlich als
beispielsweise für Schokolade. Insbesondere sei die Farbe der Ware nicht
mit der Farbe ihrer Verpackung gleichzusetzen. Zudem habe das Institut
seine Praxis hinsichtlich Hinweisen auf eine mögliche Warenform in
Warensektoren mit grosser Formenvielfalt per 1. Juli 2014 präzisiert. Ge-
mäss aktualisierter Praxis werde die Qualifikation als beschreibende An-
gabe nicht mehr davon abhängig gemacht, ob die beschriebene Form
typisch sei, sondern ob die Form ‒ wenn auch nicht üblich ‒ so doch
zumindest möglich und jedenfalls nicht unerwartet sei. Mit Blick auf den
Zeichenbestandteil BÄREN sei keine der von der Beschwerdeführerin an-
geführten Voreintragungen eine taugliche Grundlage für den Anspruch auf
Gleichbehandlung, da diese vor der Praxisänderung eingetragen und nicht
als Hinweis auf eine im betreffenden Warensektor typische Form bewertet
worden seien. Auch aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes könne die
Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, da keine konkrete
Zusicherung des Instituts vorliege und der Vertrauensschutz gegen Praxis-
änderungen nicht greife.
6.2 Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und
besagt, dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit
gleich zu behandeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen
Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen.
Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen
Elementen identisch sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick
auf die anzuwendenden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b).
Demgegenüber besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehand-
lung im Unrecht, insbesondere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom
Gesetz abgewichen wurde. Frühere ‒ allenfalls fehlerhafte ‒ Entscheide
sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE
139 II 49 E. 7.1; 122 II 446 E. 4a; Urteil des BGer 4A_62/2012 vom
18. Juni 2012 E. 3 « Doppelhelix [fig.] »; Urteile des BVGer B‒4848/2013
E. 5.1 « Couronné »; B‒2419/2008 vom 12. April 2010 E. 10.1
« Madonna », nicht publ. in: BVGE 2010/47). Der Anspruch auf Gleichbe-
handlung im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige
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gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die
Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis
abzuweichen gedenke (Urteil des BGer 4A_250/2009 vom 10. September
2009 E. 4 « UNOX [fig.] », nicht publ. in: BGE 135 III 648; Urteile des
BVGer B‒1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 « Mischgeräte [3D] »;
B‒7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1 « Chocolat Pavot [fig.] »). Im
Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend an-
gewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist. So müs-
sen die Marken hinsichtlich Zeichenbildung und beanspruchter Waren ver-
gleichbar sein, wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen
können (EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 232 f.; Urteil des BGer
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 « Firemaster »; 4A_261/2010
vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 « V »; Urteil des BVGer B‒7421/2006 vom
27. März 2007 E. 3.4 « we make ideas work »). Werden die Voraus-
setzungen der Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise bejaht, ist zu
prüfen, ob deren Anwendung nicht vorrangige öffentliche oder private In-
teressen entgegenstehen (PHILIPP DANNACHER, Der allgemeine Gleich-
heitssatz im Markenprüfungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU
sowie im deutschen und im schweizerischen Markenprüfungsverfahren,
Diss. Basel 2012, S. 39; BGE 139 II 49 E. 7.1; 126 V 390 E. 6a; 123 II 248
E. 3c). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen im Rechts-
mittelverfahren ausdrücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit
einschliesst, entsprechende Vergleichsfälle anzugeben (Urteil des BVGer
B‒2609/2012 vom 28. August 2013 E. 8.1 « Schweizer Fernsehen »).
6.3 Die Beschwerdeführerin zitiert eine Vielzahl für Waren der
Klasse 30 registrierter Marken, die aus der Kombination einer Farbbe-
zeichnung ‒ vorwiegend « Gold » ‒ mit einer Tier- oder Sachbezeichnung
bestehen. Die Wortmarken CH 2P-293 952 MOULIN D'OR, CH 2P-
308 817 GOLDEN TREE, CH 567 066 « Goldkeimlinge », CH P-363 531
FEUILLE D'OR, CH P-386 159 LION D'OR, CH 404 196 CLEF D'OR,
CH 574 585 GOLD SPOT, IR 882 409 GOLDFINGER, CH 589 297 LA
SIRENE D'OR und IR 881 694 « Golden Double » bestehen zwar, wie das
Zeichen GOLDBÄREN, aus dem Bestandteil « Gold » beziehungsweise
« Or » und einer Sach- oder Tierbezeichnung; sie verweisen jedoch nicht
auf eine für die beanspruchten Süsswaren übliche Form und sind schon
aus diesem Grund nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar. Die
Marken CH 667 921 GREEN FLAMINGO, CH 639 571 « gelbe biene »,
CH 615 297 « Little Bee », CH 543 453 MOTLEY BIRD, CH 628 291
« Green Cup », CH 620 767 « Black Pearl », CH 575 063 WHITE BEAR,
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CH 632 581 RED MUG sowie CH 608 106 « Loup Chocolat » verfügen
wegen der fehlenden anpreisenden Farbangabe « Gold » über einen unter-
schiedlichen Sinngehalt und verweisen überdies nicht auf eine für die
beanspruchten Waren der Klasse 30 übliche Form, sodass auch hier keine
Vergleichbarkeit mit dem Zeichen GOLDBÄREN vorliegt. Die Marke CH
P-412 332 LIQUID GOLD beansprucht alkoholische sowie nichtalkoho-
lische Getränke in den Klassen 32 und 33 und somit andersartige Waren,
weshalb es auch hier an einer Vergleichbarkeit fehlt. Die aus bloss einem
Bestandteil bestehenden Marken CH P-443 534 GOLD und CH 655 827
PEBBLES sind ebenfalls nicht mit dem strittigen Zeichen vergleichbar.
6.4 Mit dem Zeichen GOLDBÄREN vergleichbar sind jedoch die
von der Beschwerdeführerin zitierten Marken CH 2P-307 281
GOLDFISCHLI und CH 2P-313 735 GOLDFISH für « Backwaren und
Konfiserie » in Klasse 30, CH 2P-319 288 GOLD STAR für « Nahrungs-
mittel » der Klassen 29‒31, IR 667 908 GOLD HERZ'L unter anderem für
« pâtisserie, confiserie, articles au chocolat, sucreries » in Klasse 30, CH
P-468 985 GOLDHASE unter anderem für « Schokolade, Zuckerwaren,
Back- und Konditoreiwaren » in Klasse 30, CH P-475 871 LAPIN OR und
CH P-479 334 GOLD BUNNY unter anderem für « Schokolade » in
Klasse 30, CH P-522 972 « Gold Reindeer », CH 522 971 « Renne Or »
und CH 522 973 « Gold Rentier » unter anderem für « Schokolade,
Schokoladewaren » in Klasse 30, IR 826 029 GOLDECK unter anderem
für « chocolate, confectionery, pastries » in Klasse 30, IR 828 240 GOLD
FRUCHT für unter anderem « confectionery » in Klasse 30, CH P-
538 705 GOLD BELL unter anderem für « Schokolade, Schokoladen-
konfekt, Bonbons, feine Back- und Konditorwaren » in Klasse 30, CH P-
539 100 « Gold Glocke » unter anderem für « Schokolade, Bonbons, feine
Back- und Konditorwaren » in Klasse 30, IR 888 754 GOLD CAKE für
« Cakes » in Klasse 30, IR 983 506 GOLDSPITZ für unter anderem
« confectionery, candies » in Klasse 30, CH 571 752 CONIGLIETTO
D'ORO unter anderem für « Schokolade und Schokoladewaren » in
Klasse 30, CH 636 620 « Golden Swiss Hearts » unter anderem für
« Schokoladentafeln, Schokoladenriegel » in Klasse 30 sowie CH 627 558
CORNET D'OR unter anderem für « Schokoladewaren, Schokolade,
Back- und Konditoreiwaren, Kekse, Biskuits, Zuckerwaren, Bonbons » in
Klasse 30.
Zunächst sind sämtliche Marken aufgrund des gleichen Konzepts gebildet,
indem sie aus der anpreisenden Farbangabe « Gold » oder « Or » kom-
biniert mit einer Sach- oder Tierbezeichnung bestehen. Bei allen Marken
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‒ mit Ausnahme derjenigen, die in französischer und italienischer Sprache
gebildet wurden ‒ steht der Bestandteil « Gold » am Zeichenanfang. So-
dann beanspruchen sämtliche Marken Süsswaren der Klasse 30, die mit
den von dem strittigen Zeichen beanspruchten Waren vergleichbar sind.
Dass die Waren identisch sein müssen, ist zur Bejahung eines vergleich-
baren Sachverhalts nicht notwendig. Hingegen müssen die Waren gleich-
artig sein (vgl. Entscheide der RKGE vom 10. Dezember 2003 E. 8
« Swiss Business Hub », sic! 7/2004 S. 575 und vom 30. März 2004 E. 10
« Ready2Snack », sic! 10/2004 S. 776; Urteile des BVGer B‒1710/2008
vom 6. November 2008 E. 4.1 « Swistec »; B‒1611/2007 vom 7. Oktober
2008 E. 7 « Laura Biagiotti Aqua di Roma [fig.] »; B‒4848/2009 vom
14. April 2010 E. 6 « Trendline »). Dies trifft zwischen den vom strittigen
Zeichen beanspruchten Waren ‒ « confiserie, à savoir bonbons gélifiés » ‒
und den von den obgenannten Marken beanspruchten Back- und Kondi-
toreiwaren, Schokoladeprodukten, Bonbons, Keksen, Biskuits, Zuckerwa-
ren sowie dem Oberbegriff Nahrungsmittel ohne Weiteres zu. Es handelt
sich um herkömmliche Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die demselben
Verwendungszweck dienen, über dieselben Vertriebswege und Verkaufs-
stellen verkauft werden und sich an dieselben Abnehmerkreise richten
(Urteil des BVGer B‒7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 5 « Kinder/Kinder
Party »; Entscheid der RKGE vom 27. März 2001 E. 4 « Elsie [fig.]/Elsa
[fig.] », sic! 4/2001 S. 322). Schliesslich verweisen sämtliche Sach- oder
Tierbezeichnungen auf eine im beanspruchten Warenbereich übliche
Form. Fische, Sterne, Herzen, Hasen, Osterhasen, Rentiere, Ecken, Spit-
zen, Früchte, Glocken, Cakes und Tüten sind für die jeweiligen Süsswaren
ebenso üblich wie die Bärenform für Gummibonbons. Was den Marken-
bestandteil « Gold » betrifft, werden Schokoladefiguren insbesondere zu
Festtagen oftmals in Goldfolie verpackt; bei Gummibonbons ist dies auf-
grund deren Grösse und Produkteigenschaften hingegen nicht möglich.
Für diejenigen Voreintragungen, welche Schokoladewaren beanspruchen,
ist der Markenbestandteil « Gold » somit nicht nur anpreisend, sondern
auch hinsichtlich der Ausstattung direkt beschreibend. Somit ist nicht ein-
zusehen, weshalb etwa die Marken GOLDHASE oder GOLDRENTIER
für tatsächlich in Goldfolie verpackbare Waren dem Markenschutz zu-
gänglich sein sollen, das Zeichen GOLDBÄREN für Gummibonbons ohne
entsprechende Möglichkeit der Umhüllung hingegen nicht. Der Einwand
der Vorinstanz, wonach die Voreintragungen mit dem strittigen Zeichen
nicht vergleichbar seien, da die Farbe der Ware selbst nicht mit der Farbe
ihrer Verpackung gleichzusetzen sei, steht im Widerspruch zu ihren Richt-
linien in Markensachen vom 01.07.2014, Ziff. 4.4.2.2.2 (Schweizer Markeneintragungsgesuch 2016/21
BVGE / ATAF / DTAF 329
/juristische-infos/rechtsgebiete/marken/richtlinien-im-marken
bereich.html >, abgerufen am 18.01.2016) und verfängt nicht, da Hinweise
auf eine Ausstattung von Waren definitionsgemäss nicht nur die Gestal-
tung von Produkten, sondern auch deren Verpackung umfassen (MAR-
BACH, a.a.O., Rz. 314). Im Ergebnis erweisen sich sämtliche oben aufge-
führten Voreintragungen mit dem Zeichen GOLDBÄREN vergleichbar.
6.5 Die Vorinstanz macht eine Praxisänderung per 1. Juli 2014
geltend. Indessen hat das Institut seine Richtlinien in Markensachen be-
treffend Hinweise auf Ausstattungsmerkmale bei Wortmarken in der Ver-
gangenheit mehrmals angepasst. So sahen die Richtlinien für die Mar-
kenprüfung von 2002 unter Ziff. 4.3.5.4. vor (Hervorhebungen durch das
Gericht): « Blosse Wortzeichen, die Form, Ausstattung oder Verpackung
einer Ware charakterisieren, können dann nicht als Marke eingetragen
werden, wenn sie für die betreffenden Erzeugnisse typisch sind, deren
Qualität direkt beschreiben oder wenn sie auf praktische Vorteile hin-
weisen (…) ». Die Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2005, 1. Ja-
nuar 2006, 1. Januar 2007, 1. Juli 2008, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011 und
1. Juli 2012 sahen unter Ziff. 4.4.2.2.2 übereinstimmend vor: « Zeichen,
welche die Ausstattung der Ware beschreiben, werden als Marken zurück-
gewiesen, wenn sie Elemente betreffen, die bei diesen Waren allgemein
üblich sind oder die auf verwendungsmässige Vorteile hinweisen (…).
Hingegen werden Zeichen zum Markenschutz zugelassen, die eine uner-
wartete und unübliche Ausstattung der Ware oder ihrer Verpackung be-
schreiben. » Per 1. Juli 2014 wurde Ziff. 4.4.2.2.2 der Richtlinien in Mar-
kensachen wie folgt angepasst: « Angaben zu Form, Verpackung oder
Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut, wenn sie Elemente
beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein üblich sind, oder
wenn damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird. (…)
Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein
auf die vorgenannten Kriterien, sondern auch darauf an, ob die fragliche
Form für die betroffenen Waren unerwartet ist. Diese Frage ist auf der
Grundlage der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantwor-
ten. Als nicht unerwartet gelten nicht nur Formen, die häufig vorkommen,
sondern ‒ insbesondere bei grosser Formenvielfalt ‒ auch solche, die
blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes darstellen. »
Die Änderung der Richtlinien in Markensachen, wonach eine Zurück-
weisung bei Hinweisen nicht bloss auf typische, sondern bereits auf üb-
liche oder nicht unerwartete Warenformen erfolgen soll, fand offensicht-
lich nicht erst per 1. Juli 2014, sondern bereits per 1. Juli 2005 statt. Die
2016/21 Schweizer Markeneintragungsgesuch
330 BVGE / ATAF / DTAF
Neuerung der Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2014 betrifft ledig-
lich die Präzisierung, was unter nicht unerwarteten Formen zu verstehen
sei. Die Bärenform bei Gummibonbons ist indessen, wie die Vorinstanz
ausführt, nicht bloss nicht unerwartet, sondern üblich; das Gegenteil wird
von der Beschwerdeführerin auch gar nicht behauptet. Da sich vorliegend
die Frage gar nicht stellt, ob die Bärenform bei Gummibonbons unerwartet
ist, kann sich die Vorinstanz auch nicht auf eine Präzisierung der Richt-
linien in Markensachen betreffend den Begriff unerwarteter Warenformen
berufen, um eine Ausnahme vom Grundsatz der Gleichbehandlung zu
rechtfertigen. Was die Praxisänderung per 1. Juli 2005 betrifft, sind viele
der von der Beschwerdeführerin zitierten Marken auch nach diesem
Datum eingetragen worden. Sie belegen eine konstante, seit den Acht-
zigerjahren bestehende und trotz angepasster Richtlinien in Markensachen
weitergeführte Praxis der Vorinstanz, Wortkombinationen der Elemente
GOLD mit einer auf eine übliche Form der beanspruchten Waren hinwei-
senden Tier- oder Sachbezeichnung als Marke für Süsswaren der Klas-
se 30 einzutragen. Dass ‒ trotz Anpassung der Richtlinien in Marken-
sachen im Jahr 2005 ‒ tatsächlich eine Praxisänderung erfolgt wäre, wird
durch die zitierten Voreintragungen entkräftet, während die neuste Anpas-
sung der Richtlinien in Markensachen per 2014 nicht einschlägig ist.
6.6 Die Vorinstanz bemängelt die angeführten Voreintragungen
schliesslich auch unter dem Gesichtspunkt des Zeitablaufs. Praxisgemäss
sei eine zeitliche Grenze von acht Jahren zu beachten. Die Beschwerde-
führerin hält dem entgegen, sie berufe sich nicht auf einige wenige Ein-
zelfälle, die vor längerer Zeit eingetragen worden seien, sondern auf eine
lange Liste zeitlich weit zurückreichender und bis heute andauernder Ein-
tragungen. Der Rechtsprechung lasse sich überdies keine fixe Zeitgrenze
von acht Jahren entnehmen.
Es trifft zu, dass ein Teil der vergleichbaren Marken zum Zeitpunkt der
angefochtenen Verfügung (18. September 2014) vor über acht Jahren ein-
getragen worden waren, so CH 2P-307 281 GOLDFISCHLI und CH 2P-
313 735 GOLDFISH (1980 und 1982), CH 2P-319 288 GOLD STAR
(1982), IR 667 908 GOLD HERZ'L (1997), CH P-468 985 GOLDHASE
(2000), CH P-475 871 LAPIN OR und CH P-479 334 GOLD BUNNY
(2000), CH P-522 972 « Gold Reindeer », CH 522 971 « Renne Or » und
CH 522 973 « Gold Rentier » (2004), IR 826 029 GOLDECK (2004), IR
828 240 GOLD FRUCHT (2005), CH P-538 705 GOLD BELL (2005),
CH P-539 100 « Gold Glocke » (2005) sowie IR 888 754 GOLD CAKE
(2006). Die Marken IR 983 506 GOLDSPITZ (2008), CH 571 752
Schweizer Markeneintragungsgesuch 2016/21
BVGE / ATAF / DTAF 331
CONIGLIETTO D'ORO (2008), CH 636 620 « Golden Swiss Hearts »
(2012) sowie CH 627 558 CORNET D'OR (2012) ‒ und damit eine re-
präsentative Anzahl im Vergleich zur Einheitlichkeit ihrer Bildungs-
weise ‒ wurden jedoch vor weniger als acht Jahren eingetragen. Die Be-
schwerdeführerin stützt sich somit nicht auf isolierte Einzelfälle, die einen
längeren Zeitraum zurückliegen und deshalb unbeachtlich bleiben müssen,
wie dies beim Referenzentscheid der RKGE E. 8 « Swiss Business Hub »,
(sic! 7/2004 S. 573 ff.) sowie dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B‒6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 5 « Capri » der Fall war. Vielmehr hat
die Beschwerdeführerin eine konstante, bis ins Jahr 1980 zurückreichende
und bis zum heutigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz darge-
legt. Entsprechend kann ihr das Alter einiger Voreintragungen nicht zum
Nachteil gereichen.
6.7 Dem Interesse der Beschwerdeführerin an der Gleichbehandlung
ihres Zeichens GOLDBÄREN mit den vergleichbaren Voreintragungen
stehen keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entge-
gen. Aufgrund der grossen Farben- und Formenvielfalt für Gummibon-
bons, die sich einfach in Form giessen lassen, sind die Begriffe « Gold »
und « Bären » für Mitbewerber nicht unentbehrlich. Da es sich beim
strittigen Zeichen um eine Wortmarke handelt, werden die Mitbewerber
ausserdem nicht an der Verwendung der Bärenform gehindert (vgl. BGE
116 II 609 E. 2d « Fioretto »). Zudem ist der Schutzumfang der Marke
GOLDBÄREN derart begrenzt, dass ihre Inhaberin gestützt darauf die
beschreibenden und anpreisenden Bestandteile « Gold » und « Bären »
nicht zu monopolisieren vermag. Im Ergebnis sind sämtliche Voraus-
setzungen der Bejahung eines Anspruchs auf Gleichbehandlung erfüllt und
ist das Zeichen GOLDBÄREN zum Markenschutz zuzulassen.
6.8 (…)
6.9 Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen, Ziff. 1 der ange-
fochtenen Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die in-
ternationale Registrierung IR 823 911 GOLDBÄREN für die Waren
« confiserie, à savoir bonbons gélifiés » in Klasse 30 zum Markenschutz
zuzulassen.