EUR-Lex -  61995CC0267 - SV - Förslag till avgörande av generaladvokat Fennelly föredraget den 6 juni 1996

Generaladvokatens förslag till avgörande

I - Inledning

1 I dessa förenade mål aktualiseras i form av tre frågor två viktiga men tydligt åtskilda problem beträffande den fria rörligheten för farmaceutiska produkter mellan Spanien och Portugal å ena sidan och de resterande medlemsstaterna å den andra.(1) De två första frågorna avser den tidpunkt då vissa övergångsbestämmelser i akten om villkoren för Konungariket Spaniens och Republiken Portugals anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska gemenskapen och om anpassning av fördragen upphör att gälla, vilka medger att begränsningar görs av parallellimporten av farmaceutiska produkter från dessa länder till andra delar av gemenskapen. Den sista frågan är mer grundläggande. Den avser vilka regler som skall tillämpas på parallellimport efter det att de aktuella övergångsperioderna löpt ut. I huvudsak ombeds domstolen upphäva, alternativt ändra, sitt avgörande i målet Merck(2), nämligen att bestämmelserna i fördraget om fri rörlighet för varor hindrar att innehavaren av ett patent på en farmaceutisk produkt, som frivilligt har marknadsfört produkten i en annan medlemsstat i vilken produkten inte kan patenteras, gör gällande sina nationella patenträttigheter i andra medlemsstater för att förhindra att produkten parallellimporteras från den första medlemsstaten.

II - Rättslig ram

2 Enligt artikel 42 (Spanien) respektive artikel 202 (Portugal) i akten om villkoren för Konungariket Spaniens (nedan kallat Spanien) och Republiken Portugals (nedan kallad Portugal) anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska gemenskapen och om anpassning av fördragen (nedan kallad anslutningsakten)(3) skall kvantitativa restriktioner på import och export och alla andra åtgärder med motsvarande verkan vara avskaffade den 1 januari 1986 mellan gemenskapen och Spanien och Portugal.(4) I enlighet med artikel 47 beträffande Spanien och artikel 209 beträffande Portugal senarelades ikraftträdandet av artikel 30 i EG-fördraget för de patenterade produkters vidkommande som är aktuella i detta mål genom följande formulering:

"1. Trots bestämmelserna i artikel 42 [artikel 202] får innehavaren av ett patent eller den som har nyttjanderätten till ett patent på en kemisk eller farmaceutisk eller fytosanitär produkt, som lämnades in för registrering i en medlemsstat vid en tidpunkt då ett patent för denna produkt inte kunde erhållas i Spanien (Portugal), åberopa den rätt som detta patent ger för att förhindra att produkten importeras till eller saluförs i den eller de av de nuvarande medlemsstaterna där den är patentskyddad, även om den första gången släpptes ut på den spanska [portugisiska] marknaden av innehavaren själv eller med hans samtycke.

2. Denna rätt kan åberopas för de produkter som avses i punkt 1 fram till utgången av det tredje året efter det att Spanien [Portugal] har gjort dessa produkter patenterbara."

3 I målet Merck fastställde domstolen att "bestämmelserna i EG-fördraget om fri rörlighet för varor, inklusive bestämmelserna i artikel 36, skall tolkas så, att de hindrar att en innehavare av patent på ett medicinskt preparat, som säljer preparatet i en medlemsstat där patentskydd finns och därefter själv marknadsför det i en annan medlemsstat där ett sådant skydd inte finns, begagnar sig av den rättighet som ges genom den första medlemsstatens lagstiftning för att hindra att det nämnda preparatet, som importerats från den andra medlemsstaten, marknadsförs i den första staten".(5)

4 I artikel 379 i anslutningsakten föreskrivs att kommissionen får bemyndiga nya eller befintliga medlemsstater att vidta "skyddsåtgärder" i händelse av allvarliga svårigheter som kan antas bli bestående. Denna bestämmelse åberopades av Frankrike, Belgien, Österrike, Danmark, Irland, Förenade kungariket och Tyskland beträffande import från Spanien av farmaceutiska produkter som från och med den 7 oktober 1995(6) skyddas av patent inom respektive territorium, men som inte skyddas i Spanien. Genom beslut av den 20 december 1995(7) avslog kommissionen dessa ansökningar.(8)

5 Anslutningsakten innehöll parallella bestämmelser om övergångsåtgärder som hade samband med införandet av effektiva patentlagar i dessa två medlemsstater. Protokoll 8 avsåg spanska patent medan protokoll 19 avsåg portugisiska patent.

6 I punkt 1 i både protokoll 8 och 19 föreskrivs att Spanien och Portugal var för sig skall:

"anpassa sin patentlagstiftning så att den överensstämmer med principerna för den fria rörligheten för varor och med den nivå som uppnåtts inom gemenskapen ...

[och]

[f]ör detta ändamål skall ett nära samarbete etableras mellan kommissionens förvaltning och de spanska (portugisiska) myndigheterna; detta samarbete skall även täcka problem som uppkommer vid övergången från nuvarande spansk (portugisisk) lagstiftning till den nya lagstiftningen."

Båda dessa protokoll innehöll vidare krav på att särskilda inslag i spansk och portugisisk rätt, vilka inte har någon relevans i detta mål, skulle utmönstras.

7 I punkt 3 i protokoll 8 föreskrivs följande:

"Spanien skall tillträda München-konventionen av den 5 oktober 1973 om europeiska patent inom de tidsgränser som erfordras för att kunna åberopa bestämmelserna i artikel 167 i denna konvention enbart för kemiska och farmaceutiska produkter.

I detta sammanhang och med hänsyn till verkställigheten av Spaniens åtaganden enligt punkt 1 åtar sig medlemsstaterna i egenskap av kontrahenter vid undertecknandet av München-konventionen att, om Spanien i enlighet med denna konvention så skulle begära, tillförsäkra Spanien en förlängning av giltigheten - efter den 7 oktober 1987 och för den längsta tid som fastställs i München-konventionen - av förbehållet i artikel 167 ... eftersom Spanien i vilket fall skall tillträda denna konvention senast den 7 oktober 1992."

Enligt artikel 167.2 a i Europeiska patentkonventionen (nedan kallad EPK) får varje fördragsslutande stat förbehålla sig rätten att föreskriva att europeiska patent på läkemedel skall vara verkningslösa eller möjliga att upphäva. I artikel 167.3 föreskrivs vidare följande:

"Förbehåll som fördragsslutande stat gjort gäller under en tid av högst tio år från det att denna konvention trätt i kraft. Har emellertid fördragsslutande stat gjort förbehåll som avses under 2.a eller 2.b, får förvaltningsrådet i fråga om denna stat förlänga denna tid med högst fem år, såvitt avser alla eller del av de gjorda förbehållen ... "

8 I punkt 3 i protokoll 19 anges följande:

"Portugal skall den 1 januari 1992 tillträda Münchenkonventionen av den 5 oktober 1973 om Europapatent och Luxemburgkonventionen av den 15 december 1975 om gemenskapspatent."

9 Enligt protokollen fordras också att de två nya medlemsstaterna i sina rättsordningar skall införa en bestämmelse om omvänd bevisbörda i enlighet med artikel 75 i Luxemburgkonventionen av den 15 december 1975 om gemenskapspatent. Denna bestämmelse skulle i Spaniens fall tillämpas senast från och med den 7 december 1992 och i Portugals fall senast från och med den 1 januari 1992 och i båda fallen gälla patent för vilka ansökan ingivits före dessa datum.(9)

10 I artikel 4 i lagen av den 20 mars 1986, som trädde i kraft den 26 juni 1986, regleras farmaceutiska produkters patenterbarhet i Spanien. Emellertid blev ikraftträdandet fördröjt avseende dessa produkter, eftersom anslutningsakten var föremål för en övergångsbestämmelse fram till den 7 oktober 1992. I Portugal sattes EPK genom lagdekret nr 42/92 i kraft från och med den 1 januari 1992. I artikel 1.2 i den portugisiska lagen föreskrivs att inga bestämmelser i den portugisiska lagen om industriell äganderätt som står i strid med villkoren i EPK skall vara tillämpliga. Det blev således möjligt att erhålla patent för farmaceutiska produkter i Portugal genom att särskilt ange att ansökan avsåg Portugal i ansökningar om europeiska patent från och med denna tidpunkt.

III - Bakgrund och förfarande

11 Två mål som omfattar tre skilda förfaranden har anhängiggjorts vid Patents Court of the Chancery Division of the High Court of Justice in England and Wales (nedan kallad den nationella domstolen). I det första målet(10) gör sökandena, Merck & Co. Inc. m.fl.(11) (nedan kallade Merck), gällande att svarandena, Primecrown Ltd m.fl. (nedan kallade Primecrown), har gjort intrång i deras patent på ett blodtrycksmedel (känt under varumärket Innovace i Förenade kungariket och på övriga platser som Renitec) samt deras patent på ett prostataläkemedel känt under varumärket Proscar. I det andra målet(12) gör Merck gällande att Primecrown har gjort intrång i deras patent på ett läkemedel mot grön starr känt under varumärket Timoptol. Talan avser parallellimport och försäljning av produkterna i Förenade kungariket. Renitec och Proscar importerades från Spanien och Timoptol från Portugal.

12 Merck ansökte om sitt brittiska patent på Proscar (EP0155096) den 20 februari 1985. Detta patent skulle upphöra att gälla den 20 februari 2005, men enligt rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992(13) om införande av tilläggsskydd för läkemedel (nedan kallad tilläggsskyddsförordningen) skall patentskyddet i praktiken vara till den 26 maj 2007. Registreringshandlingar beträffande Proscar ingavs i Spanien i juli 1991. Tillstånd för marknadsföring beviljades i september 1993, varvid produkten salufördes i Spanien. Merck ansökte om sitt brittiska produktpatent på Renitec (0012401) den 10 december 1979. Det upphör att gälla den 10 december 1999. Företaget ansökte beträffande Timoptol (1524405) den 23 september 1976. Detta patent upphör att gälla den 23 september 1996.

13 I det andra målet har Beecham Group plc (nedan kallad Beecham) väckt talan mot Europharm of Worthing Ltd (nedan kallat Europharm) och anfört att det senare företaget gjort intrång i två patent på antibiotikaprodukter som marknadsförs under varumärket Augmentin i Förenade kungariket och Aumentine i Spanien. Ett av dessa patent upphörde att gälla den 10 april 1995. Det andra befanns vara ogiltigt av High Court i juli 1995. Handläggningen med anledning av en begäran om återkallelse av patentet har vilandeförklarats i avvaktan på en muntlig förhandling mot slutet av år 1996. Ett tredje, europeiskt patent kommer inte att upphöra att gälla förrän år 2003, fast målet vid den nationella domstolen förefaller att röra enbart patent i Förenade kungariket. Enligt den nationella domstolen avser Europharm att importera produkten från Spanien.(14)

14 Den nationella domstolen har klargjort att problemen i målen vid den nationella domstolen inledningsvis främst har uppkommit på grund av att patenthavarna inte har, och inte hade kunnat erhålla, patentskydd i Spanien eller Portugal för de aktuella produkterna. Därtill har den förklarat att priserna i de länderna är mycket lägre än i den övriga Europeiska unionen, vilket medför att läkemedel som patenthavarna där säljer till grossister omedelbart exporteras till andra medlemsstater i stället för att användas för spanska och portugisiska patienter.

15 Den nationella domstolen särskiljer två grupper av frågor om tolkning av gemenskapsrätten som har uppkommit i målen vid densamma: 1. den verkliga innebörden av de av anslutningsaktens övergångsbestämmelser som aktualiseras i dessa mål, 2. huruvida domen i målet Merck skall upphävas eller ändras till följd av att omständigheterna har ändrats eller att saken varit föremål för ytterligare överväganden. Frågorna har följande lydelse:

"1. Är bestämmelserna i artikel 47 i akten om Spaniens anslutning till Europeiska gemenskaperna tillämpliga på farmaceutiska produkter som

1.1 importeras från Spanien, eller 1.2 för första gången marknadsförs i Spanien

fram till

a) den 7 oktober 1995, eller b) den 31 december 1995, eller c) den 7 oktober 1996, eller d) den 31 december 1996, eller

e) utgången av det tredje året efter det att den särskilda farmaceutiska produkten, som är patentskyddad i en eller flera medlemsstater i Europeiska unionen och som tidigare inte var patenterbar i Spanien, har blivit patenterbar i Spanien?

Vilket av dessa datum skall tillämpas beträffande dessa transaktioner?

2. Är bestämmelserna i artikel 209 i akten om Portugals anslutning till Europeiska gemenskaperna tillämpliga på farmaceutiska produkter som

2.1 importeras från Portugal, eller 2.2 för första gången marknadsförs i Portugal

fram till

a) den 1 januari 1995, eller b) den 31 december 1995, eller c) den 1 juni 1998, eller d) den 31 december 1998, eller

e) utgången av det tredje året efter det att den särskilda farmaceutiska produkten, som är patentskyddad i en eller flera medlemsstater i Europeiska unionen och som tidigare inte var patenterbar i Portugal, har blivit patenterbar i Portugal?

Vilket av dessa datum skall tillämpas beträffande dessa transaktioner?

3. När artikel 47 (och/eller artikel 209) upphör att gälla och när

3.1 ett företag är innehavare av ett patent för en farmaceutisk produkt i en eller flera medlemsstater i Europeiska unionen,

3.2 patenthavaren första gången marknadsförde den farmaceutiska produkten på marknaden i en stat efter denna stats anslutning till EG men vid en tidpunkt när produkten inte kunde patentskyddas i den staten,

3.3 tredje man importerar den farmaceutiska produkten från denna stat till medlemsstaten och

3.4 patenthavaren enligt medlemsstatens patentlagstiftning hade rätt att vidta rättsliga åtgärder för att förhindra importen av den farmaceutiska produkten från denna stat,

utgör i ett sådant fall reglerna i EG-fördraget om fri rörlighet för varor ett hinder för att patenthavaren använder sig av den rättighet som åsyftas i punkt 3.4 ovan, och då särskilt om

a) patenthavaren hade och fortfarande har en laglig och/eller etisk skyldighet att saluföra och fortsätta att saluföra den farmaceutiska produkten i denna stat, och/eller

b) det i denna stats lagstiftning och/eller EG-lagstiftningen verkligen uppställs som krav att patenthavaren tillhandahåller och fortsätter att tillhandahålla tillräckliga kvantiteter för att fylla behoven från inhemska patienter när den farmaceutiska produkten väl har förts ut på marknaden i denna stat, och/eller

c) denna stats myndigheter enligt den nationella lagstiftningen ges och utövar rätten att fastställa försäljningspriset på den farmaceutiska produkten i denna stat och det enligt lag är förbjudet att försälja produkten till ett annat pris, och/eller

d) priset på den farmaceutiska produkten i denna stat har fastställts av dess myndigheter på en sådan nivå att en betydande export av produkten från en sådan stat till medlemsstaten kan förväntas, med den följden att patentets ekonomiska värde avsevärt skulle urholkas och den forskning och utveckling av kommande farmaceutiska produkter som planeras av patenthavaren avsevärt skulle undergrävas, i strid med det ändamål som ligger bakom det av rådet nyligen införda särskilda tilläggsskyddet för läkemedel?"

16 Vad beträffar de två första frågorna, som rör tidpunkten vid vilken de aktuella övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla, har den nationella domstolen sammanfattat de argument som senare skall studeras i detalj i detta förslag till avgörande och klart angivit att den föredrar den tidigaste tidpunkten, det vill säga den 7 oktober 1995 i Spaniens fall och den 1 januari 1995 i Portugals fall. Den har därför i praktiken godtagit Primecrowns argument. Den har påpekat att Spanien, genom att tillträda EPK enligt artikel 167.2 i EPK, gavs medgivande av EPK:s förvaltningsråd att uppskjuta skyldigheten att erkänna farmaceutiska produkters patenterbarhet under den längsta tillåtna tidsperioden, nämligen till den 6 oktober 1992. Således var sådana produkter patenterbara i Spanien från och med den 7 oktober 1992. Med stöd av artikel 42 i anslutningsakten, skulle förbudet i artikel 30, enligt artikel 47 i anslutningsakten, tillämpas från "utgången av det tredje året efter det att Spanien har gjort dessa produkter patenterbara".

17 Den nationella domstolen har uppgivit att Merck har gjort gällande att denna treårsperiod skall tolkas så, att den avser tre år efter den tidpunkt då en särskild farmaceutisk produkt i fråga blev patenterbar, eftersom det i artikel 47.1 i anslutningsakten talas om "en tidpunkt då ett patent för denna produkt inte kunde erhållas i Spanien" medan det i artikel 47.2 anges "utgången av det tredje året efter det att Spanien har gjort dessa produkter patenterbara".(15) Den nationella domstolen har i likhet med Primecrown hävdat att detta argument är absurt. En enskild produkt som släppts på marknaden innan Spanien gjort den patenterbar, skulle, på grund av att den inte längre var ny, aldrig kunna vara patenterbar, och således skulle treårsperioden aldrig börja löpa. Den nationella domstolen har fastslagit att det i själva verket inte skulle finnas något behov av en treårsperiod om produkten var patenterbar.(16)

18 Den nationella domstolen har dragit den klara slutsatsen att övergångsperioden för Spaniens vidkommande upphörde den 7 oktober 1995. Den nationella domstolen har uttalat att "om det inte vore för de varningar som ofta givits om att domstolen, då den har att avgöra en ny fråga, skulle kunna göra något oväntat, hade [den] funnit saken vara acte clair".

19 Vad beträffar Portugal har den nationella domstolen fastslagit att utgångspunkten är den 1 januari 1992 då landet, i enlighet med punkt 3 i protokoll 19 till anslutningsakten, tillträdde EPK.(17) Den har påpekat att Merck inte har bestritt att patent, enligt EPK, skulle kunna erhållas från det europeiska patentverket för Portugals räkning på farmaceutiska produkter från den 1 januari 1992.(18) Den förefaller således bestämt föredra den 1 januari 1995 som den tidpunkt då den aktuella övergångsbestämmelsen upphörde att gälla, på grundval av den treårsperiod som förflutit från den 1 januari 1992.(19)

20 Beträffande den tredje frågan har den nationella domstolen påpekat att särskilt två av de olika argument som Merck framfört för att domstolen skall ompröva domen i målet Merck, och som inte anfördes i det målet, kan vederlägga den centrala slutsatsen att ett fritt beslut om marknadsföring i Spanien och Portugal hade fattats, nämligen följande argument:

a) argumentet att läkemedelsföretag har en etisk skyldighet att göra sina produkter tillgängliga i Spanien och Portugal, i synnerhet där de redan har släppt ut produkten och läkare skriver ut den,

b) argumentet att företaget kan ha en skyldighet, antingen till följd av nationell rätt eller gemenskapsrätten, att bidra till tillgången på de spanska och portugisiska marknaderna.

21 Den nationella domstolen har också beskrivit Mercks argument beträffande behovet att skydda forskning och utveckling i Europa och gynna en sund europeisk läkemedelsindustri som ännu starkare nu än då de först framfördes i målet Merck. Den nationella domstolen har antytt att domstolen kan behöva överväga att begränsa de retroaktiva effekterna av att praxis i målet Merck ändras "då det vore uppenbart fel av domstolen att utgå ifrån ett tidigare beslut genom att ställa parter till svars för handlingar som begåtts i det förflutna och som vi den tidpunkten enligt det beslutet var lagenliga - det vill säga att behandla tidigare lagenlig parallellimport som överträdelser".

IV - Yttranden som inkommit till domstolen

22 Skriftliga yttranden har ingivits av Merck (sökande i mål C-267/95), Beecham (sökande i mål C-268/95), Primecrown (svarande i mål C-267/95) och av den brittiska, den belgiska, den grekiska, den spanska och den italienska regeringen samt Europeiska gemenskapernas kommission. Muntliga yttranden har avgivits av Merck, Beecham, Primecrown, den brittiska, den spanska, den grekiska, den italienska, den danska, den franska och den svenska regeringen samt av kommissionen.

A - Den första och den andra frågan

1) Merck och Beecham

23 Merck har gjort gällande att artikel 47 i anslutningsakten är tillämplig på farmaceutiska produkter som importerats från Spanien före den 31 december 1996. Företaget grundar sin ståndpunkt på lydelsen av artikel 47 ("fram till utgången av det tredje året efter" och inte "tre år efter"). Merck har hävdat att denna tolkning vinner stöd av den omständigheten att alla övergångsbestämmelser i anslutningsakten upphör att gälla vid utgången av ett kalenderår. Företaget har särskilt hänvisat till artikel 379 i anslutningsakten, enligt vilken det är tillåtet att vidta brådskande skyddsåtgärder till och med den 31 december 1995.

24 Merck har i andra hand gjort gällande att artikel 47 upphör att gälla vid utgången av år 1996, i enlighet med artikel 4c.1 i Pariskonventionen om industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883 i dess ändrade lydelse (nedan kallad Pariskonventionen), eftersom en person som i vederbörlig ordning har ingivit en ansökan om patent i ett land som tillträtt Pariskonventionen då han lämnar in ansökan i övriga konventionsstater har en prioritetsrätt under en 12-månadersperiod från den tidpunkt då han ingav den första ansökan.(20) Denna bestämmelse medger en sökande 12 månader för att inge patentansökan för samma uppfinning i de andra länder som tillträtt Pariskonventionen och för att göra gällande rätten till prioritet framför dem som ansöker vid en senare tidpunkt. Huruvida en uppfinning är ny bedöms med utgångspunkt från tidpunkten då den första ansökan gjordes. Uppfinningen anses alltså under denna 12-månadersperiod vara ny i alla länder som är anslutna till Pariskonventionen. En produkts patenterbarhet i ett land som är anslutet till Pariskonventionen omfattar således som ett väsentligt element den prioritetsrätt som följer av en ansökan som gjorts rörande samma uppfinning under de föregående tolv månaderna i något annat av de länder som är anslutna till Pariskonventionen.

25 Merck har emellertid vidhållit att på patentverkets anmodan har det spanska Consejo de Estado, som hölls den 18 februari 1993, fastslagit att prioritet skulle medges i Spanien endast beträffande ansökningar som ingivits i andra EPK-länder efter den 7 oktober 1992.(21) Merck har gjort gällande att begreppet patenterbarhet såsom det används i artikel 47 i anslutningsakten skall tolkas i enlighet med Pariskonventionen och således så, att det omfattar möjligheten att erhålla patent i Spanien efter den 7 oktober 1992 genom prioritetsrätt som baseras på ansökningar som ingivits under de föregående tolv månaderna i andra länder som är anslutna till Pariskonventionen. Merck har slutligen hävdat att det faktum att Spanien i praktiken inte har erkänt sådana anspråk innebär att företaget har rätt till full patenterbarhet för läkemedel enbart från den 7 oktober 1993.

26 Beträffande Portugal har Merck hävdat att artikel 209 i anslutningsakten även fortsättningsvis kommer att vara tillämplig på farmaceutiska produkter fram till den 31 december 1998, nämligen till utgången av det tredje kalenderåret efter det att Portugal faktiskt gjorde farmaceutiska produkter patenterbara. Verklig patenterbarhet för farmaceutiska produkter fanns inte i Portugal före den 1 juni 1995, då ramarna för det europeiska patentet, som fastlades i det portugisiska lag-dekretet nr 42/92 av den 31 mars 1992, bestämdes genom antagandet av en ny lag om industriellt rättsskydd, som gjorde det möjligt att bevilja portugisiska patent för farmaceutiska produkter.(22)

27 Beecham har hävdat att artikel 47 i anslutningsakten fortsättningsvis kommer att gälla för farmaceutiska produkter som Augmentine till och med tre år efter det att Spanien inför lagstiftning som gör Augmentine patenterbart. Att tolka artikel 47 så, att den ger ett skydd enbart till utgången av det tredje året efter det att Spanien gjort en allmän grupp produkter patenterbara, skulle enbart resultera i att "en godtycklig tre- till fyraårssemester" gavs från effekterna av den import av billiga farmaceutiska produkter som sker till andra medlemsstater från Spanien, följd av en period helt utan skydd.

28 I andra hand har Beecham ansett att om övergångsperioden skall tolkas så, att den löper från den tidpunkt då Spanien gjorde farmaceutiska produkter till en allmän, patenterbar grupp (det vill säga den 7 oktober 1992) skulle artikel 47 åtminstone tolkas i enlighet med en regel med kalenderåret som grund. Det datum för när denna tid skall anses ha löpt ut som företaget har förespråkat (den 31 december 1996) är resultatet av att denna ansats kombineras med Mercks argument om datum för prioritet som har sin grund i Pariskonventionen.

2) Primecrown

29 Primecrown har påpekat att EPK trädde i kraft den 7 oktober 1977, oberoende av överväganden om kalenderdatum, då ett tillräckligt antal instrument deponerats i enlighet med dess artikel 169. I enlighet med artikel 167.5 i EPK är bara den fördel som anges i artikel 167.2, av att dra tillbaka ett förbehåll, tillämplig på patentansökningar som ingivits efter förbehållets utgång. Primecrown har hävdat att det tydligt framgick, särskilt av punkt 3 i protokoll 8, att Spanien skulle tillträda EPK med verkan från den 7 oktober 1992 och därefter bevilja patent på grundval av nya ansökningar som ingivits vid eller efter denna tidpunkt. Artikel 47 i anslutningsakten är helt enkelt förbunden med protokoll 8, vari hänvisas till EPK. Genom att sätta EPK i kraft i Spanien den 7 oktober 1992 följde Spanien den väg som stakats ut i protokoll 8, och således skulle undantaget om tre år, som anges i artikel 47, ha löpt ut den 7 oktober 1995.

30 Primecrown har därefter hänvisat till protokoll 19 i anslutningsakten där det föreskrivs att Portugal skall tillträda EPK den 1 januari 1992. Då det inte fanns någon bestämmelse om förbehåll beträffande Portugal i artikel 167 i EPK, blev kemiska och farmaceutiska produkter patenterbara i Portugal vid denna tidpunkt. Det undantag som föreskrivs i artikel 209 i anslutningsakten är förbundet med protokoll 19, vari hänvisas till EPK. Återigen skulle en strikt tolkning av undantaget kräva att detta tolkades så att det löpte ut tre år efter den tidpunkt då EPK trädde i kraft, nämligen den 1 januari 1995.

31 Primecrown har gjort gällande att varje person som önskar erhålla ett patent på en farmaceutisk produkt i Portugal har kunnat göra så genom att inge en ansökan beträffande Portugal till det europeiska patentverket (för såväl enbart Portugal som tillsammans med andra länder) den 1 januari 1992 eller senare, trots det faktum att Portugal inte medgav att ansökningar för farmaceutiska produkter ingavs till dess nationella patentverk förrän den 1 juni 1995, då lagen om industriellt rättsskydd som återfinns i lagdekret nr 16/95 av den 24 januari 1995 trädde i kraft. Portugal tvingades varken genom artikel 209 i anslutningsakten eller protokoll 19 tillåta att patent erhölls på farmaceutiska produkter genom något särskilt förfarande. Portugal hade därför ingen skyldighet att upprätta ett nationellt patentverk för att uppfylla sin skyldighet att anpassa sin patenträtt "för att denna skulle överensstämma med den skyddsnivå för industriellt rättsskydd som uppnåtts inom gemenskapen".

32 Primecrown har gjort gällande att formuleringen "de produkter" som används i artikel 47.2 (Spanien) respektive artikel 209 (Portugal) i anslutningsakten endast kan tolkas så, att den avser den allmänna grupp produkter som omfattas av artikel 47. Om avsikten var att hänvisa till en särskild produkt som omfattades av ett särskilt patent, skulle detta ha angivits i singularis för att stämma med bland annat uttrycket "denna produkt" i artikel 47.1. Än viktigare är att Primecrown har vidhållit att skälet till att patent inte kunde erhållas från den 7 oktober 1992 för vissa farmaceutiska produkter i Spanien inte längre var att farmaceutiska produkter som grupp uteslöts från tillämpningsområdet för nationell patenträtt, utan skälet var uppfinnarens enskilda handlande, genom vilket uppfinningen blev känd vid en tidpunkt före den tidigaste tidpunkt då han kunde ansöka om patent i Spanien. Ingenting i protokoll 8 i anslutningsakten fordrar att Spanien ger produktskydd åt uppfinningar som har blivit kända före den 7 oktober 1992. Tvärtom görs i protokoll 8 en uttrycklig hänvisning till artikel 167 i EPK som även den innehåller övergångsbestämmelser (punkt 5), enligt vilka patentansökningar efter den tidpunkt då Spaniens förbehåll löpt ut kan beviljas, medan ansökningar före denna tidpunkt inte kan beviljas.

33 Primecrown har hävdat att om treårsperioden tolkas så att den utgör tre kalenderår skulle det innebära att medlemsstaterna vid tiden för förhandlingarna kring anslutningsakten avsåg att den övergångsperiod som anges i artikel 47.2 godtyckligt skulle kunna variera med så mycket som 33 procent, beroende på vid vilken tid på året som farmaceutiska produkter gjordes patenterbara. Syftet med detta förbehåll skulle vara att göra det möjligt att anpassa marknadsvillkoren innan ett förbud mot begränsningar av parallellimporten infördes. Primecrown har gjort gällande att det är osannolikt att de parter som upprättade förbehållet ansåg att det skulle ta längre tid att anpassa marknadsvillkoren om Spanien införde patenterbarhet för farmaceutiska produkter i inledningen, snarare än i slutet, av ett kalenderår. Det finns ett historiskt skäl till att det allmänt i gemenskapsfördragen anges att perioder löper ut i slutet av ett kalenderår; EEG-fördraget trädde i kraft den 1 januari 1958 och senare anslutningar har alltid skett den 1 januari. Den obligatoriska tidpunkten för farmaceutiska produkters patenterbarhet i Spanien har inte samband med gemenskapsfördragen utan med det antal år som räknas från det att EPK, som inte är ett gemenskapsfördrag, trädde i kraft. Tidpunkten, den 7 oktober 1992, är uttryckligen angiven i anslutningsakten.

34 Primecrown har också vidhållit att bruket av kalenderårsmetoden skulle strida mot "den normala och allmängiltiga årsdagsregeln" för beräkning av tid som allmänt tillämpas i medlemsstaterna.(23) Primecrown har gjort gällande att den normala regeln i Förenade kungariket är en regel om motsvarande datum(24), medan det av artikel 5.1 i den spanska civillagen framgår att sättet att beräkna tid i "brutna" år också erkänns i spansk rätt, i stället för metoden att inleda perioden vid början av det följande kalenderåret. Vidare har Primecrown hävdat att då det i gemenskapsrätten åsyftas att en period bringas till ända vid utgången av ett kalenderår, görs detta i klara och entydiga termer.(25)

35 Primecrown har gjort gällande att Spanien, enligt artikel 47.2, enbart åläggs att göra farmaceutiska produkter patenterbara och inte åläggs någon skyldighet att införa ett sådant prioritetssystem som anges i Pariskonventionen. Även enligt Pariskonventionen beror vidare sådan prioritet på det första landet, hemlandet, och på att ansökan erkänns som en ansökan rörande en uppfinning enligt lagen i det land där prioritet enligt konventionen begärs. Då sådana ansökningar som ingivits utanför Spanien före den 7 oktober 1992 enligt spansk rätt inte hade varit giltiga ansökningar, skulle någon därpå följande begäran om prioritet inte kunna uppstå.

3) Övriga yttranden

36 Den brittiska, den spanska, den italienska och den danska regeringen har gjort gällande att övergångsperioden skall löpa ut den 31 december 1995 för Spanien och Portugal. Även om det har uttryckts på olika sätt är deras argument huvudsakligen att uttrycket "utgången av det tredje året" i artiklarna 47 och 209 i anslutningsakten avser den 31 december av det tredje kalenderår som löper efter det att det aktuella patentskyddet har gjorts tillgängligt och att angivandet av "utgången" är semantiskt felaktigt, för det fall det som avses är ett angivande av årsdagen av en händelse som kan inträffa under loppet av ett kalenderår. Förenade kungariket har hävdat att en granskning av de tidpunkter som föreskrivs i alla andra övergångsbestämmelser i anslutningsakten visar att dessa övergångsperioder också måste ha varit avsedda att löpa ut vid utgången av ett kalenderår.

37 Den grekiska regeringen har hävdat att övergångsperioden skall anses löpa ut så snart tre år har gått från det att farmaceutiska produkter har gjorts patenterbara. Den svenska, den franska och den belgiska regeringen har inte uttryckt några synpunkter på denna punkt.

38 Kommissionen uttalade vid sammanträdet att tolkningen till brutna år stod bättre i överensstämmelse med undantagens lydelse. Om kalenderår varit avsedda skulle detta uttryckligen ha framgått av lydelsen. Då vidare de närmare angivna tidpunkter då patenterbarhet skulle införas i Spanien och Portugal, enligt kommissionens mening, inte var kända vid tidpunkten för förhandlingarna kring anslutningsakten, var det skäligare att använda den ansats som innebar brutna år. Detta var arbetshypotesen för de flesta verksamma inom denna sektor före oktober 1995 och absolut den ståndpunkt som offentligt intogs av kommissionens tjänstemän och som var underförstådd i de ansökningar som gjordes enligt artikel 379 i anslutningsakten av olika medlemsstater. Slutligen har kommissionen vidhållit att domstolen också skall beakta den nationella domstolens mycket klara synsätt till stöd för denna ansats.

B - Den tredje frågan

1) Merck

a) Den första raden av argument

39 Mercks huvudargument är att den regel som domstolen fastställde i domen i målet Merck borde omprövas så att en patenthavare skall anses ha konsumerat sina patenträttigheter till en produkt endast då han har haft möjlighet att först marknadsföra den inom gemenskapen under patentskydd och i samband därmed garanterats att inte utsättas för konkurrens från otillåtna kopior. Företaget har anfört sex huvudargument till stöd för detta påstående.

40 För det första var vid tiden för domen i målet Merck patenterbarhet för farmaceutiska produkter i Europa snarare undantag än regel, medan det nu är erkänt av de flesta industrialiserade nationer. Läkemedel är nu patenterbara i alla EES-länder utom Island.(26)

41 Gemenskapen har under senare år betonat vikten av patent inom läkemedelssektorn. Merck har riktat uppmärksamheten på tilläggsskyddsförordningen(27) och särskilt på de första, andra, tredje och fjärde övervägandena i dess ingress samt punkterna 1 och 5 i kommissionens motivering som föregick förordningen.(28)

42 Vidare skulle de negativa följderna av att regeln i domen i målet Merck fortsätter att tillämpas komma att öka till följd av att de associeringsavtal träder i kraft som ingåtts med länderna i Central- och Östeuropa, då läkemedel som första gången släpptes ut på marknaden i dessa länder, innan läkemedel blev patenterbara där under början av 1990-talet, inte är patenterbara - vilket har sin grund i att uppfinningarna inte betraktas som nya. Merck har gjort gällande att då dessa länder blir medlemmar av EG kommer regeln i domen i målet Merck att bli tillämplig på alla läkemedel som har sitt ursprung i eller som släppts ut på marknaden i dessa länder (där priserna är upp till 33 procent lägre än inom EG).

43 För det andra skulle domen i målet Merck avsevärt minska värdet av de patent som beviljas inom EG. Merck har hävdat att förekomsten av otillåtna kopior på de spanska och portugisiska marknaderna har möjliggjort för myndigheterna att använda nationella prisregleringar för att fastställa priserna under den genomsnittliga nivån inom EG. Sådana kopior kan lanseras före, vid samma tidpunkt som, eller i varje fall inom 12 månader från lanseringen av originalprodukten. Vid sammanträdet hävdade Merck att sambandet mellan icke-patenterbarhet och prisnivåerna tydligt framgick av vad som skedde då likvärdiga produkter släpptes ut på marknaden, så snart patenten i de medlemsstater som erkände patentskydd upphört att gälla. Ett mycket snabbt prisfall inträffar såväl i avvaktan på som efter det att perioden av patentskydd löpt ut. Vidare har Merck (till fullo stött av Beecham) vid sammanträdet anfört att huruvida patentskydd finns eller ej påverkar läkemedelsföretagens förhandlingsposition då de förhandlar med nationella myndigheter. Om ett likvärdigt alternativ har lanserats eller om en lansering är nära förestående, är de nationella myndigheternas förhandlingsposition stärkt gentemot patenthavaren. Merck har också anfört att de system för priskontroll som förekommer i Spanien och Portugal i förevarande fall i själva verket är strängare än det system som förekom i Italien vid tiden för avgörandet i målet Merck.(29)

44 Merck har vidhållit att import från Spanien och Portugal i allmänhet gynnar parallellimportörer framför patienter eller nationella hälsovårdsmyndigheter i de importerande medlemsstaterna, medan innehavarna av läkemedelspatent tillfogas stora förluster genom att värdet sänks och patentets livslängd således i praktiken förkortas för de berörda produkterna.(30) Företaget har gjort gällande att hinder för den fria rörligheten för varor inom gemenskapen som är utformade så, att de gynnar forskning kring läkemedel, i brist på enhetliga bestämmelser i gemenskapsrätten avseende marknadsföring av patenterbara produkter skulle accepteras som nödvändiga för att uppfylla tvingande krav, såsom angivits i domen i målet "Cassis de Dijon".(31)

45 Genom sitt tredje och fjärde argument har Merck gjort gällande att patenträttigheterna inte kan konsumeras då några sådana rättigheter inte existerar. I domen i målet Merck fastslog domstolen att en patenträttighets särskilda föremål inte garanterar att patenthavaren alltid kommer att ersättas för sin uppfinnarmöda, medan generaladvokaten Reischl uttalade att det endast gav patenthavaren en möjlighet att erhålla kompensation för sin uppfinnarmöda. Merck har å sin sida hävdat att en skälig ersättning för patenthavarens uppfinnarmöda är avgörande för läkemedelsindustrin, mot bakgrund av att den genomsnittliga kostnaden för forskning och utveckling av en ny medicinsk produkt nu uppskattas till 200 miljoner ecu. Läkemedelsföretagens överlevnad är beroende av vinstmarginalen på ett litet antal framgångsrika produkter och av att patentsamlingen för nya medicinska produkter regelbundet förnyas. I genomsnitt kommer bara en eller två av 10 000 ämnen som framställs av läkemedelsindustrin att bli mediciner som går att marknadsföra. De mycket stora riskerna gör att enskilda företag är mycket sårbara, inte minst därför att 90 procent av forskningskostnaderna finansieras av industrin själv. Avkastningen på forskningsinvesteringar är beroende av många marknadsfaktorer, inklusive den patenterade produktens kommersiella potential och om ersättningsprodukter förekommer tidigt. Ersättningsprodukter inkluderar "snabba uppföljare" som terapeutiskt liknar den ursprungliga produkten, men skiljer sig tillräckligt från denna för att undvika patentintrång.

46 Under dessa omständigheter har Merck gjort gällande att ett patent skall anses vara konsumerat enbart då patenthavaren samtycker till att patentets huvudsakliga och bestående kännetecken används, nämligen rätten att släppa ut produkten på marknaden för första gången med säkerheten att inga otillåtna kopior kommer att släppas ut på marknaden under patentets giltighetstid. Produktens finansiella värde är således skyddat från konkurrens från otillåtna, billigare kopior.(32) Enbart det faktum att finansiell ersättning mottas skall inte medföra att patentet anses konsumerat, då produktens finansiella potential begränsats av att den inte var patenterbar. Merck har åberopat domen i målet Pharmon(33), i vilken det faktum att en patenthavare i samband med en obligatorisk licens accepterade ersättning inte ansågs innebära att patentet konsumerats, eftersom ersättningen inte mottagits som ersättning för frivilligt utövande av den garanterade äganderätten. Merck har åberopat ett påstående av generaladvokaten Warner i dennes förslag till avgörande i målen Musik-Vertrieb membran(34): "[r]ättigheter kan inte konsumeras då det inte föreligger några rättigheter".

47 För det femte har Merck hävdat att domstolen i domarna i målen Warner Brothers (om upphovsrätt)(35) och IHT Internationale Heiztechnik (om varumärken)(36) godtog att gemenskapsrätten, då skyddsnivåerna i de exporterande och importerande medlemsstaterna var olika höga, inte skulle innebära att principerna för den exporterande statens lagstiftning skulle göras tillämpliga i den senare. Merck har hävdat att detta resonemang i än högre grad skulle vara tillämpligt i fråga om patent.

48 Slutligen har Merck gjort gällande att, i motsats till vad generaladvokaten Reischl uppenbarligen antagit i målet Merck, tillfälliga likheter mellan priserna på patenterbara och icke-patenterbara läkemedel inte gör dessa produkter jämförbara. Regeln i domen i målet Merck är således inte nödvändig för att undvika diskriminering mellan parallellhandel med patenterbara och icke-patenterbara produkter. Då en patenthavares rättigheter tillgodoses åtnjuter denne säkerheten att inga otillåtna kopior kommer att marknadsföras under patentets giltighetstid, vilket inte är fallet då detta skydd nekas.

b) Den andra raden av argument

49 Merck har i andra hand gjort gällande att kravet på samtycke för att regeln i domen i målet Merck skall kunna tillämpas inte är uppfyllt under de omständigheter som föreligger i det aktuella målet. De fyra antaganden som fogats till den tredje fråga som hänskjutits av den nationella domstolen har nära samband med denna punkt.

50 För det första har läkemedelsföretag - till skillnad från vad som gäller för andra produkter och tjänster avsedda för konsumenter - inte frihet att besluta huruvida de skall lansera nya produkter på en marknad eller avbryta befintliga leveranser, eftersom etiska överväganden tvingar dem att tillhandahålla läkemedel då dessa behövs, även om patenterbarhet inte erkänns.(37)

51 Merck har gjort gällande att det på etiska grunder av ett antal hälsovårdsskäl vore omöjligt för företaget att nu dra tillbaka de ifrågavarande produkterna från de spanska och portugisiska marknaderna. Inte heller har dess skyldighet minskats genom förekomsten av kopior. Företaget har vidhållit att ett tillbakadragande av dess produkter skulle leda till att dessa kopior inte skulle fortsätta att levereras, då det endast är företaget i egenskap av upphovsman till produkten som har full information om resultaten av kliniska tester. Till följd av sin expertis och sina resurser anser det sig ha en etisk skyldighet att säkerställa en kontinuerlig läkemedelskontroll (det vill säga kontroll av oförutsedda verkningar på patienter), särskilt genom att bibehålla en ständig grupp vetenskapsmän anställda, som kan ge rådgivning åt läkare som förskriver dess produkter. De företag som tillverkar kopior är, i motsats till detta, i allmänhet företag som endast investerar i nödvändiga import-, tillverknings- eller leveranssystem, och följaktligen kommer läkare som står inför oväntade kliniska problem med en kopia av en produkt från Merck att vända sig till Merck för rådgivning.

52 För det andra har Merck gjort gällande att företaget av kommersiella skäl inte har frihet att upphöra med sina leveranser. Ett tillbakadragande skulle tvinga patienter som regelbundet behandlas med produkter som skrivs ut av deras läkare att byta till andra produkter som eventuellt skulle passa dem sämre. Ett sådant tillbakadragande skulle obotligt skada Mercks rykte som ett företag i den allmänna hälsovårdens tjänst och undergräva dess goodwill i spanska och portugisiska medicinska kretsar.

53 Merck har också gjort gällande att företaget är förhindrat att avbryta befintliga leveranser på grund av skyldigheter som åvilar företaget dels enligt nationell rätt, dels enligt EG:s konkurrensrätt. Ett avbrott av befintliga leveranser till de spanska och portugisiska marknaderna skulle, enligt företagets mening, förmodligen utgöra ett åsidosättande av den spanska medicinska lagen nr 25/1990 respektive det portugisiska lagdekretet nr 135/95. Vidare hindrar artikel 85 i fördraget att företaget avbryter befintliga leveranser till spanska och portugisiska köpare. Merck har hävdat att kommissionen har intagit en ståndpunkt, som har bekräftats av domstolen, och som innebär att uppenbart ensidiga handlingar, såsom en leverantörs instruktioner till sina tillverkare att inte exportera till andra medlemsstater i gemenskapen inom ramen för ett avtalsförhållande, utgör överenskommelser eller samordnade förfaranden i den mening som avses i artikel 85.1.

2) Beecham

54 Beecham har hävdat att syftet med patentskydd är att skapa incitament för uppfinningar. Uppfinnaren måste ges möjlighet att belönas för sin uppfinningsinsats genom ensamrätt på marknaden. Företaget har till stöd för sin ståndpunkt anfört att domstolens dom i målet Centrafarm(38) är grunden för teorin om konsumtion beträffande parallella patent. Beecham har gjort gällande att domstolen, genom att i domen i målet Merck fastställa att patenthavarens rätt kunde konsumeras genom att denne gav sitt samtycke till att produkten marknadsförs i ett land där han inte hade något patentskydd, på ett felaktigt sätt utsträckte teorin om konsumtion. Beecham har kritiserat domen i målet Merck, eftersom resonemanget i denna är bristfälligt och oförenligt med såväl domstolens senare rättspraxis som den utveckling av gemenskapsrätten som skett.

55 Enligt Beecham är domen i målet Merck oförenlig med domstolens avgörande i målet Warner Brothers. Företaget har också hänvisat till fallet Pharmon och särskilt till den omständigheten att domstolen avvisade generaladvokaten Mancinis ståndpunkt, nämligen att en patenthavare som frivilligt utsätter sig för möjligheten att berövas sin ensamrätt genom obligatoriska licenser måste acceptera följderna av sitt val.

56 Beecham har gjort gällande att domen i målet Merck är principiellt felaktig, eftersom den undergräver patenthavarens möjlighet att få ersättning för sin uppfinnarmöda. Domstolen behandlade inte särskilt möjligheterna för patenthavaren att vid import från länder där något patentskydd inte finns bibehålla priserna på en nivå som är tillräckligt hög för att säkerställa en sådan ersättning i länder där patenterbarhet erkänns.(39) Vidare har företaget gjort gällande att generaladvokaten Reischl felaktigt påpekade för domstolen att det inte skulle finnas något kausalsamband mellan patenterbarhet och prisnivåer. Beecham har hävdat att om företaget hade utfört en allmän prisjämförelse mellan patenterade och icke patenterade produkter inom varje medlemsstat, i stället för mellan olika medlemsstater, hade företaget funnit att prissättningen av icke patenterade produkter, som är utsatta för konkurrens från likvärdiga kopior, skiljer sig från prissättningen av patenterade produkter som inte är utsatta för denna konkurrens.

57 Beecham har åberopat domen i målet Warner Brothers och gjort gällande att det i brist på harmoniserade gemenskapsbestämmelser ankommer på medlemsstaterna att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder beträffande patentering av produkter. Företaget har också gjort gällande att domen i målet Merck är oförenlig med de nya syften som anges i EG-fördraget beträffande såväl forskning och utveckling som hälsovård(40) och särskilt med de nuvarande svåra omständigheter som läkemedelsindustrin befinner sig i.(41)

58 Beecham har, precis som Merck, i andra hand gjort gällande att omständigheterna i förevarande fall skiljer sig från dem i målet Merck. Företaget har av såväl rättsliga som etiska skäl inte frihet att vare sig ge eller återta sitt "samtycke" till marknadsföringen av Aumentine i Spanien. En etisk skyldighet är inte detsamma som en fullständigt subjektiv uppfattning. Den skulle kunna uppstå till följd av konsumentkrav som är möjliga att objektivt säkerställa. Vidare skall en läkemedelsleverantör, enligt Beecham, inte avrådas från att möta efterfrågan i en särskild medlemsstat av rädsla för att sådana leveranser skulle kunna resultera i parallellimport som äventyrar dess vinstmöjligheter på andra marknader. Om företaget vid nationella domstolar skulle visa att det förelåg en etisk skyldighet skulle det inte vara hänvisat till att göra jämförelser som grundades på produktens terapeutiska egenskaper, utan skulle också kunna inge direkta bevis från exempelvis läkare eller farmaceuter i de exporterande medlemsstaterna.

59 Beecham har hävdat att ett tillbakadragande från den spanska marknaden, i form av en vägran att leverera till befintliga kunder och via instruktioner till dess kunder på andra platser att inte leverera till Spanien, skulle kunna vara förbjudet inte enbart enligt artikel 85.1 utan också enligt artikel 86 i fördraget. Även om varje eventuellt åsidosättande av artikel 86 skulle bero på om de berörda kunde visa att företaget hade en dominerande ställning på en relevant marknad i Spanien eller inom någon annan del av gemenskapen, har Beecham gjort gällande att en eventuell framgång med en sådan talan skulle göra det möjligt för en nationell domstol att ålägga företaget att antingen betala skadestånd eller att fortsätta med leveranserna.

60 Vid sammanträdet framhöll Beecham att varken rättssäkerhetskravet eller den omständigheten att förhandlingarna om anslutningsakten fördes mot bakgrund av domen i målet Merck borde hindra domstolen från att ompröva sitt tidigare avgörande och att senare utveckling av domstolens rättspraxis hade kastat tvivel över detta avgörandes tyngd. Den enkla omständigheten att anslutningsakten framförhandlades mot bakgrund av domen i målet Merck kan inte frånta domstolen friheten att omvärdera avgörandets värde, särskilt som följderna av avgörandet, om detta upprätthölls, i ungefär tio års tid skulle komma att vara tillämpligt på patenterade produkter som marknadsfördes i Spanien innan patenterbarheten infördes. Å andra sidan skulle ett upphävande av praxis i domen i målet Merck inte påverka parallellhandeln med nyare produkter, som först marknadsfördes i Spanien efter det att patentskydd infördes där. Beecham har sagt sig kunna gå med på att domstolen begränsar avgörandets retroaktiva verkan.

3) Primecrown

61 Primecrown har gjort gällande att den princip som fastställdes i domen i målet Merck, genom vilken konsumtion har sin grund i samtycke till marknadsföring, fortfarande är riktig. Vid tidpunkten för detta avgörande var domstolen medveten om att den skulle vara tillämplig på import från Spanien och Portugal i egenskap av potentiella nya medlemmar i gemenskapen.(42) Principen antogs vara riktig under förhandlingarna om villkoren för Spaniens och Portugals anslutning, och följaktligen antogs uttryckligen en rad bestämmelser, utformade för att stärka de spanska och portugisiska patentsystemen och tillåta läkemedelsindustrierna i de befintliga medlemsstaterna att anpassa sig innan reglerna om fri rörlighet tillämpades fullt ut på Spanien och Portugal. Eftersom anslutningsakten är en rättsakt av samma dignitet som grundfördragen, har Primecrown hävdat att det var förhandlarnas tydliga syfte att enbart de närmare angivna och begränsade undantag från principen om fri rörlighet som anges i anslutningsakten och dess protokoll i fortsättningen skulle utgöra begränsningar av den fria handeln mellan de nya och befintliga medlemsstaterna. I domen i målet Generics(43) bekräftade domstolen uttryckligen att undantagen i artikel 47 och artikel 209, och möjligheten att efter det att undantagen upphört att gälla tillämpa principen i domen i målet Merck på import från Spanien och Portugal, var av begränsad karaktär.

62 Regeln i domen i målet Merck innebär rättssäkerhet för handelsmän, allmänheten och innehavare av industriella rättigheter eftersom nationella domstolar, enligt Primecrown, normalt med lätthet kan bedöma huruvida nödvändigt samtycke föreligger. Ett godtagande av Mercks argument, som har sin grund i nödvändigheten av att ett parallellpatent konsumeras, skulle fordra att nationella domstolar bedömer huruvida patenträttigheterna i det land där produkten först marknadsfördes var likvärdiga med patenträttigheterna i importlandet. Detta skulle kunna leda till att stora läkemedelsföretag med stora finansiella resurser orsakade en fragmentering av den gemensamma marknaden genom att stämma mindre parallellimportörer.

63 Primecrown har beträffande de fall då samtycke föreligger bestritt att Merck visat att vare sig Spanien eller Portugal ålagt läkemedelsföretag en rättslig skyldighet att släppa ut medicinska produkter på deras marknader. Det är således Mercks fria val att släppa ut de ifrågavarande läkemedlen på marknaden, då företaget kände till såväl domstolens avgörande i målet Merck som lydelsen av artikel 47 i anslutningsakten.(44) Primecrown har hävdat att en skyldighet att fortsätta leveranserna kan uppstå, men enbart om Merck har en dominerande ställning, vilket inte kan vara fallet vad avser de aktuella produkterna.(45) Primecrown bestred vidare vid sammanträdet de sökande läkemedelsföretagens påstående att dessa var skyldiga att fortsätta att leverera produkter för vilka marknadsföringstillstånd hade erhållits i Spanien.(46) Primecrown har hävdat att den samlade effekten av domarna i målen Merck och Pharmon är att artiklarna 30 och 36 i fördraget skall tolkas så, att regeln om fri rörlighet är tillämplig på varor som är utsläppta på marknaden i en medlemsstat, om de inte har släppts ut på marknaden helt utan patenthavarens samtycke, vilket det inte finns något bevis för i detta mål.

64 Primecrown har också hävdat att en påstådd etisk skyldighet att leverera inte kan utgöra grund för ett undantag från gemenskapsrättsliga bestämmelser om fri rörlighet för varor. Etiska skyldigheter definieras av var och en och är således i sig subjektiva. Vidare har Primecrown, genom att hänvisa till en rapport som Merck åberopat vid den nationella domstolen, gjort gällande att det inte har fastställts att någon sådan etisk skyldighet föreligger.(47) Vidare har inställningen i Spanien till etiska skyldigheter inte visats skilja sig från den i Italien, som beskrivs i domen i målet Merck. De påstådda etiska skyldigheterna skulle vara oförenliga med klagomålet att ett bristande patentskydd berövar företagen deras monopolställning i prisförhandlingar, vilket antyder en vilja att dra tillbaka eller begränsa leveranser.

65 Enligt Primecrown skall argumentet att åtgärder för priskontroll i en medlemsstat kan motivera att en upphovsrätt används för att förhindra import av en produkt som släppts ut på marknaden av ägaren i den medlemsstaten, med eller utan dennes samtycke, inte godkännas.(48) Det har aldrig godtagits att handelshinder införs i syfte att motverka vad som uppfattas som snedvridning av marknaden.(49) Ett liknande synsätt har tillämpats på utövandet av upphovsrätt.(50) De spanska priserna bestäms oberoende av om patentskydd för produkten finns i Spanien eller inte och baseras på jämförelser med andra medlemsstater, i vilka patentskydd förekommer för läkemedel. Det spanska systemet för priskontroll har samma sociala syfte som de system som finns i andra medlemsstater och innebär inte ett åsidosättande av artikel 30 i fördraget, eftersom det tillämpas lika på importerade och inhemska produkter. Den höga läkemedelsförbrukningen per capita kompenserar de något lägre prisnivåerna i Spanien. Läkemedelsindustrins sammanlagda vinst på denna storvolymmarknad är således fördelaktig, även om prisnivåerna i det förgångna har varit lägre än på andra marknader.(51)

66 Primecrown har gjort gällande att Merck har överdrivit de påstådda negativa effekterna av parallellimport från Spanien. Företaget har påpekat att det finns avsevärda hinder för parallellimport, av vilka vissa är inbyggda i systemet och andra en följd av medvetna strategier som antagits av läkemedelsföretagen för att stoppa parallellhandeln.(52) En mycket betydande prisskillnad måste föreligga mellan nationella marknader innan parallellimport blir lönsam för handlare och farmaceuter.(53) Primecrown har hävdat att parallellimport är ett tillfälligt fenomen som påverkar ett begränsat antal produkter under en begränsad tid. Efter anslutningsakten har utsikterna till fri rörlighet för varor och införandet av patenterbarhet resulterat i en allmän, uppåtgående trend beträffande spanska läkemedelspriser med allt mindre skillnader. Primecrown har påstått att Merck inte känner till de stora fördelar Merck självt, och läkemedelsindustrin i allmänhet, har till följd av Spaniens och Portugals anslutning.

67 Slutligen har Primecrown gjort gällande att förluster till följd av parallellimport inte kommer att vara till men för framtida forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin. För det första vore det irrationellt att på grund av förluster på läkemedel som tidigare inte varit patenterbara minska framtida forskning kring läkemedel som kan bli patenterbara i framtiden. För det andra sker forskning över hela världen. En produkt kan, så snart den utvecklats, marknadsföras över hela världen i ett klimat som är alltmer gynnsamt för läkemedelsföretag till följd av att patentskyddet successivt utsträcks med stöd av, bland annat, bilaga 19 till Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (nedan kallad TRIPS), som antogs som en del av Uruguayrundan i GATT-förhandlingarna.(54)

4) De intervenerande regeringarna

68 Jag skall inte i detalj återge yttrandena från de åtta medlemsstater som har ingivit skriftliga eller muntliga yttranden. Alla deras synpunkter framgår i en eller annan form av parternas anföranden. De tar alla sin utgångspunkt i behovet av att väga syftet med fri rörlighet för varor i gemenskapen mot lämpligt skydd för patenthavares rättigheter. De intar emellertid olika ståndpunkter beträffande frågan om att upphäva eller ändra den regel som fastställts i domen i målet Merck. Endast den belgiska regeringen har givit sökandena sitt uttryckliga stöd beträffande ett upphävande av praxis i avgörandet, men har knutit sitt argument till förekomsten av priskontroll i Spanien. Den spanska, och i mindre grad den grekiska, regeringen har givit sitt stöd åt ett bibehållande av praxis i domen i målet Merck. Den danska, den franska, den italienska, den svenska och den brittiska regeringen har föreslagit att en förutsättning införs av samma slag som samtycket till marknadsföring, vilken skulle kunna anses föranleda att patenträttigheterna konsumeras. Dessa medlemsstater har tillsammans med Belgien ansett att förekomsten av priskontroll i Spanien och Portugal, såväl var för sig som i kombination med rättsliga eller etiska skyldigheter att leverera eller att fortsätta att leverera till dessa marknader, skall anses potentiellt undergräva slutsatsen att sökandena frivilligt hade beslutat att marknadsföra sina respektive produkter på dessa marknader. Jag borde betona att dessa medlemsstater intagit vitt skilda ståndpunkter. Förenade kungariket har exempelvis i princip ansett att uppenbart frivilliga handlingar i praktiken kan visa sig ha utförts under tvång, men har inte ansett att någon av de faktorer som anförts av Merck i det förevarande målet är tillräcklig för att fastställa att något samtycke inte givits.

5) Kommissionen

69 Kommissionen har gjort gällande att rättspraxis i målet Merck, även om den kan kritiseras(55), inte skall överges av följande skäl: För det första på grund av behovet av att respektera rättssäkerhetsprincipen. För det andra på grund av de potentiellt betydande konsekvenser ett sådant avgörande skulle ha för handeln med farmaceutiska produkter mellan Spanien och Portugal och resten av gemenskapen inom de närmaste tio åren. För det tredje på grund av att regeln underförstått fungerade som grund för anslutningsförhandlingarna med dessa länder.

70 Kommissionen har i sitt skriftliga yttrande framfört tre argument för att från tillämpningsområdet för rättspraxis i målet Merck utesluta fall då det föreligger en rättslig eller etisk skyldighet att marknadsföra produkter.(56) Vid sammanträdet gav kommissionen sitt stöd till den ståndpunkt som den brittiska regeringen intog beträffande svårigheterna i att försöka utveckla ett klart, rättsligt begrepp för en etisk skyldighet och påstod att rättspraxis i målet Merck skulle inskränkas endast i fall då det föreligger en rättslig skyldighet att marknadsföra.(57) En sådan rättslig skyldighet kunde ha sitt ursprung såväl i gemenskapsrätten som i nationell rätt. Följaktligen har kommissionen gjort gällande att en vägran att leverera till en marknad där en produkt inte är patenterbar skulle kunna utgöra sådant missbruk av dominerande ställning som strider mot artikel 86 i fördraget.(58) Vad beträffar spansk rätt har kommissionen hävdat att enligt artikel 33 i det kungliga dekretet 767/1993 av den 21 maj 1993 och artikel 71 c i lag 25/1990 av den 20 december 1990 är innehavaren av ett marknadsföringstillstånd skyldig att marknadsföra medicinska produkter som omfattas av tillståndet.(59)

71 Kommissionen har slutligen gjort gällande att myndigheternas rätt att bestämma försäljningspriset för läkemedel i exportlandet inte skall tillmätas någon avgörande betydelse i fråga om konsumtion av rättigheterna enligt ett patent. Medan den omständigheten att priser bestäms till lägre nivåer i ett exporterande än i ett importerande land gynnar parallellimportören, gäller detsamma i de fall då patentskydd finns i det exporterande landet.

72 Kommissionen godtog vid sammanträdet att det skulle finnas ett samband mellan patenterbarhet och läkemedelspriser, men ansåg att många andra faktorer också påverkade priser. Exempelvis var priserna på vissa likvärdiga produkter i Danmark högre än patenterade läkemedel i Frankrike. Enligt dess mening utgör följderna av nationella system för priskontroll en mycket mer betydande faktor vid prissättningen av läkemedel inom gemenskapen än skillnaderna mellan nationella patentlagar. Kommissionen ansåg emellertid att det var osannolikt att det skulle ske någon ytterligare harmonisering av sådana kontroller på gemenskapsnivå inom den närmaste framtiden.(60)

V - Disposition för de återstående avsnitten av detta förslag till avgörande

73 Genom den tredje frågan aktualiseras problemet att omvärdera den jämvikt som skall skapas mellan å ena sidan gemenskapens syfte avseende fri rörlighet för varor och å andra sidan skyddet för nationella patenträttigheter, eller med andra ord huruvida praxis i målet Merck skall följas. Det är uppenbart att svaret på denna fråga i hög grad kommer att påverka betydelsen av de två första frågorna, vilka berör tidpunkten då de relevanta övergångsbestämmelserna i anslutningsakten upphör att gälla. Om praxis i målet Merck inte längre skall tillämpas blir dessa frågor i stor utsträckning irrelevanta. Jag föreslår därför inledningsvis att avdelning VI ägnas åt denna tredje fråga, nämligen de allmänna överväganden som skulle föranleda domstolen att överge det resonemang som ligger till grund för ett tidigare avgörande och andra möjliga vägar än att utgå från praxis i målet Merck. Jag kommer därefter i avsnitt VII, om domstolen följer mitt huvudsakliga förslag att förkasta det grundläggande resonemanget i målet Merck, att tillfälligt begränsa domens effekt. Näst sist kommer jag att i avsnitt VIII behandla den första och den andra frågan, innan jag slutligen i avsnitt IX ger mitt förslag till avgörande av hela målet.

VI - Bedömning av den tredje frågan

74 Läkemedelsföretagens främsta påstående är att de borde tillåtas att göra gällande sina rättigheter enligt patentlagstiftningen i Förenade kungariket för att förhindra att de aktuella läkemedlen, för vilka de innehar patent i Förenade kungariket, parallellimporteras från Spanien och Portugal.(61) De har framför allt åberopat bristen på patentskydd för läkemedel i Spanien och Portugal, vilket har berövat dem den möjlighet till ensamrätt som skulle ha följt av ett sådant skydd, då de första gången marknadsförde produkterna i dessa medlemsstater.

A - Patent och läkemedel

1) Bakgrund beträffande läkemedelsindustrin

75 Många företag i läkemedelsindustrin är verksamma över hela världen. De är huvudsakligen koncentrerade till Förenta Staterna, Europeiska gemenskapen och Japan.

76 Även om det ankommer på den nationella domstolen att utreda de faktiska omständigheterna i målet, är dessa till stora delar otvistiga, särskilt vad beträffar den stora betydelsen av, samt ökande kostnader för, forskning och utveckling och hur dessa områden påverkat industrin. Denna omständighet har uppmärksammats av gemenskapens institutioner och har påverkat lagstiftningen.

77 Den 2 mars 1994 översände kommissionen en rapport "om riktlinjerna för en industripolitik för läkemedelssektorn inom Europeiska gemenskapen" (nedan kallad 1994 års rapport) till rådet och Europaparlamentet.(62) Även om rapporten inte behandlar patentering som sådan, upprepas där några av de synpunkter som uttrycks i den motivering som bifogats kommissionens förslag av den 11 april 1990 till vad som därefter blev tilläggsskyddsförordningen. I 1994 års rapport framhöll kommissionen vissa karakteristika för forskningskostnader och dessas inverkan på läkemedelsindustrin över hela världen, som redan har framgått av Mercks argument. Den har påpekat att den snabba ökningen av forskningskostnader "i allmänhet var att hänföra till framsteg inom molekylärbiologin och särskilt till kunskap om sjukdomars uppkomst, till tekniska förbättringar i fråga om medel för behandling eller förebyggande och till allt strängare tekniska krav i syfte att säkerställa medicinska produkters kvalitet, säkerhet och effektivitet".(63)

78 1994 års rapport ger stöd åt sökandens påstående att industrin i praktiken finansierar forskning och utveckling med egna medel och endast sällan lånar medel. Följaktligen måste den kostnad som investeras i forskning täckas av intäkter från priset på ett ytterst litet antal framgångsrika produkter. I själva verket har endast stora, multinationella företag resurser och förmåga att sprida dessa kostnader. Denna kombination av mycket höga forskningskostnader och en mycket låg nivå av framgångsrik produktutveckling utgör det avgörande argumentet till förmån för patentskydd för läkemedel.

79 Fram till nyligen var patenterbarhet för läkemedel snarare undantag än regel i många europeiska stater. Enligt Primecrown erkände domstolarna i Förenade kungariket sådana patent under åren strax efter sekelskiftet.(64) Första gången denna rätt erkändes i skriven lag i Förenade kungariket var i avsnitt 4(7) i 1949 års Patents Act och i Irland genom avsnitt 2 i 1964 års Patents Act. Läkemedel gjordes således exempelvis patenterbara i Tyskland den 4 september 1967(65), i Danmark den 1 december 1983(66), i Norge den 1 januari 1992(67) och i Finland den 1 januari 1995.(68) Grekland hade i likhet med Spanien till en början ett undantag med stöd av EPK, som löpte ut den 7 oktober 1992. Portugal tillträdde tilläggsskyddsförordningen från och med den 1 januari 1992.

80 Det är intressant att studera förhållandena i Italien lite närmare, eftersom de utgör bakgrund till domen i målet Merck. Såväl läkemedel som förfaranden för tillverkning av dessa uteslöts från patenterbarhet genom artikel 14.1 i den italienska patentlagen.(69) Den artikeln förklarades senare genom en dom i Italiens författningsdomstol av den 20 mars 1978 stå i strid med konstitutionen och därför inte möjlig att tillämpa. Emellertid liknade problemen med medicinen i det fallet, Moduretic, dem som är aktuella i förevarande fall. Den kunde inte omfattas av patent i Italien ens efter det att sådana produkter gjorts patenterbara i italiensk rätt, då produkten inte var ny.(70)

81 EPK utgjorde ett betydelsefullt steg på vägen mot skapandet av ett allmänt och enhetligt system av patentlagar, särskilt för patentering av kemiska produkter och läkemedel. I EPK föreskrevs en längsta skyddsperiod om 15 år för undantag från skyldigheten att bevilja patent för sådana produkter, vilken skulle löpa ut den 7 oktober 1992. Mercks skriftliga yttrande innehåller en mängd detaljer, som jag inte skall gå in på, beträffande den skyldighet att införa patenterbarhet som genom avtal med Europeiska gemenskapen ålagts ett antal central- och östeuropeiska stater från början av år 1990. Primecrown har hänvisat till TRIPS, som slöts som en del av Uruguayrundan av GATT-förhandlingarna.(71)

82 Detta sammantaget utgör övertygande bevisning för en världsomfattande tendens att erkänna patenterbarhet för kemiska produkter och läkemedel som sådana och inte enbart för förfarandet för tillverkning av dessa. Så snart förbehållsperioderna som medgivits genom EPK löpt ut, kommer en 20-årsperiod för patent på läkemedel att börja löpa i alla stater som tillträtt denna konvention. Detta innebär i praktiken alla medlemsstater. I enlighet med denna tendens fordrade de andra medlemsstaterna genom anslutningsakten att Spanien och Portugal, som var föremål för övergångsbestämmelser, skulle "säkerställa industriellt rättsskydd på samma nivå som i övrigt uppnåtts i gemenskapen", med undantag för en viss befogenhet att senarelägga dessa följder i fråga om kemiska produkter och läkemedel. Oavsett om denna skyldighet innebär en motsvarande skyldighet för andra medlemsstater, förefaller det enligt min mening vara så, att patentskyddet, utan att förlora sin nationella och territoriella karaktär, har blivit något mer än ett tillåtet undantag med stöd av artikel 36 i EG-fördraget och har erkänts på gemenskapsnivå.

2) Betydelsen av marknadsföringstillstånd

83 Det 20-årsskydd som ett europeiskt patent genom EPK ger har emellertid kommit att urholkas till följd av medlemsstaternas förfaranden för marknadsföringstillstånd. Kommissionen har angivit att "då en medicinsk produkt har utvecklats och marknadsföringstillstånd har erhållits återstår endast åtta till tio års skydd".(72) Så snart en ny läkemedelssubstans har upptäckts kommer uppfinnaren, i allmänhet ett läkemedelsföretag, att ansöka om patentskydd för att skydda uppfinningen och fastställa att den är ny. De krav som uppställts av myndigheterna i medlemsstaterna är emellertid mycket strikta och innehåller krav på att produktens kvalitet, säkerhet och effektivitet skall fastställas på grundval av bevisning om kliniska tester och annan experimentell information, vilket försenar beviljandet av marknadsföringstillstånd.(73)

84 Syftet med rådets direktiv 65/65/EEG av den 26 januari 1965(74) var en harmonisering av vissa skillnader i dessa nationella bestämmelser. I rådets direktiv 87/21/EEG av den 22 december 1986, som innehöll ändringar av direktiv 65/65/EEG (om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter)(75), påpekade rådet behovet av att säkerställa "att innovativa företag inte åsamkas nackdelar" och föreskrev att en minimiperiod, utan hinder av befintligt patentskydd, måste förflyta mellan beviljandet av det första marknadsföringstillståndet för en ny medicinsk produkt, som kräver omfattande försök för att bevisa kvalitet, säkerhet och effektivitet, och ingivandet av en andra, kortfattad ansökan om tillstånd för en likvärdig kopia av produkten. Det överläts på medlemsstaterna att besluta huruvida de skulle utsträcka denna period till att gälla längre än till tidpunkten då det ursprungliga patentet löpte ut.(76)

85 Kommissionen övertalades slutligen den 11 april 1990 att inge sitt förslag till förordning om införande av tilläggsskydd för läkemedel till rådet.(77) I motiveringen till förslaget talade kommissionen om behovet av att, som en del av gemenskapens hälsopolitik, garantera terapeutisk, vetenskaplig, ekonomisk och social utveckling och fastställde att syftet med förslaget var "att förbättra skyddet för förnyelse inom läkemedelssektorn".(78) Kommissionen ansåg att systemet med patentskydd var "av grundläggande betydelse för denna innovativa sektor genom att forskningsinvesteringar finansieras av vinster från en period av utnyttjande av ensamrätt".(79)

86 Förslaget resulterade i tilläggsskyddsförordningen(80). I de första fyra övervägandena i ingressen föreskrivs följande:

"Farmaceutisk forskning spelar en avgörande roll för den fortgående förbättringen av folkhälsan.

Läkemedel, i synnerhet sådana som är resultatet av lång och kostnadskrävande forskning, kommer i fortsättningen inte att utvecklas i gemenskapen och eljest i Europa om de inte omfattas av gynnsamma regler som ger ett tillräckligt rättsskydd som stimulerar sådan forskning.

För närvarande är den tidsrymd som förflyter mellan det att en patentansökan avseende ett nytt läkemedel görs och det att ett godkännande lämnas att saluföra produkten så lång att den period då produkten åtnjuter faktiskt patentskydd blir för kort för att avkastningen skall hinna täcka investeringarna som gjorts på forskningsområdet.

Denna situation leder till brister i skyddet som drabbar farmaceutisk forskning."

I artikel 13 föreskrivs i själva verket att den tid som förflyter från det att ansökan om patent inges till det att det första marknadsföringstillståndet beviljas skall läggas till den skyddstid som patentet ger, dock inte längre tid än fem år.

87 Gemenskapen strävar efter att som en del av sin nya industripolitik öka skyddet för industriell äganderätt, varav den viktigaste för läkemedelssektorn är patentskydd.

B - Patent och den fria rörligheten för varor

88 Förhållandet mellan bestämmelserna i fördraget om å ena sidan fri rörlighet för varor och dess konkurrensregler och å andra sidan nationella regler om skydd för immateriella rättigheter har alltid skapat svårigheter som fordrar att domstolen gör noggranna distinktioner.(81)

1) Nationella immateriella rättigheters territoriella räckvidd

89 I artikel 222 i fördraget föreskrivs att fördraget inte i något hänseende skall ingripa i medlemsstaternas "egendomsordning". Vad beträffar den industriella och kommersiella äganderättens rättsliga status (nedan kallad den industriella äganderätten) innehåller fördraget inte några uttömmande regler: "Där finns enbart en stomme. Det ankommer på gemenskapslagstiftaren och domstolen att fylla ut regelverket."(82) Bestämmelserna om fri rörlighet för varor "ger [emellertid] uttryck för två motstridiga intressen"(83), nämligen det grundläggande syftet med fri handel vid upprättandet av den gemensamma marknaden och behovet av att skydda det nationella intresset av industriell äganderätt. I den mån den gemensamma marknaden utgörs av en sammanslagning av nationella marknader till en inre marknad är nationella lagar om industriell äganderätt i sig territoriella. För att kunna fastställa vilka nationella lagar som strider mot principen om fri rörlighet för varor, som särskilt anges i artikel 30, har domstolen utvecklat en teori om konsumtion av det särskilda föremålet eller ämnet för sådana rättigheter.(84)

90 Så har exempelvis Copinger och Skone James i "on Copyright" genom att hänvisa till generaladvokaten Roemers förslag till avgörande i målet Deutsche Grammophon förklarat territorialitetsprincipen enligt följande:(85)

"Den omständigheten att en industriell rättighet är en skapelse av nationell rätt i den stat som erkänner rättigheten begränsar nödvändigtvis det territorium inom vilket en sådan rättighet är tillämplig. Detta har benämnts 'territorialitetsprincipen' beträffande industriella rättigheter ... men är i själva verket inte mycket mer än en nödvändig reflektion över den territoriella begränsningen för den berörda statens suveränitet. I detta sammanhang kan ingen engelsk domstol pröva en talan enligt Copyright Act 1956, som förs av en kärande som framställt ett verk som skall skyddas upphovsrättsligt, då talan avser handlingar som utförts i Frankrike, även om de utförts av en svarande som omfattas av den engelska domstolens jurisdiktion."(86)

Även om de fastlagda principer som ligger till grund för nationella patentlagar kan variera, finns det i skälig omfattning samförstånd kring att patent är avsedda att "göra det lönsamt för uppfinnare och de som stödjer dem finansiellt att anstränga sig och riskera sina medel. Det enklaste, billigaste och mest effektiva sättet för samhället att bevara dessa incitament är att bevilja tillfälliga monompol i form av exklusiva patenträttigheter till uppfinningar".(87)

91 Vid den tidpunkt då fördraget trädde i kraft mellan de ursprungliga medlemsstaterna förefaller det som om i stort sett alla nationella patentlagar innebar en begränsning av patenthavarens monopol till att den patenterade produkten såldes för första gången(88), vare sig detta var ett resultat av legaldefinitionen av patentintrång eller av en uttrycklig konsumtionsteori.(89) Med anledning av att de medlemsstater vars rättssystem bygger på "common law" anslöts till gemenskapen förändrades de underliggande nationella ståndpunkterna något. De brittiska och irländska patentlagarna är något annorlunda, genom att de som köper patentskyddade produkter har rätt att använda sådana produkter genom tillämpning av en juridisk konstruktion som innebär att patenthavaren anses ha beviljats licens för att försälja produkterna. Denna underförstådda licens kan emellertid begränsas genom avtal.(90) Av större betydelse är att det i alla de ursprungliga medlemsstaternas lagar allmänt erkändes att patentets territoriella karaktär medförde att det faktum att den patenterade produkten marknadsfördes utomlands, även då detta skedde utan patenthavarens samtycke, inte hindrade att patenthavaren hade rätt att bestrida import av sådana produkter, vilket skulle anses som intrång i det nationella patentet.(91) Patenthavarens monopol varade således till dess att denne hade marknadsfört eller samtyckt till marknadsföringen av den skyddade produkten inom det nationella territoriet. Domstolen gjordes uppmärksam på den åtföljande konflikten mellan "patenthavarens nationella monopol, som har sin grund i nationell rätt, och EEG:s syften, särskilt skapandet av en fri marknad inom vilken varor kan försäljas från ett land till ett annat utan några hinder", särskilt genom den nederländska regeringens yttrande i det nydanande målet om industriell äganderätt, Parke Davis.(92) För det fall domstolen nu skulle utgå från domen i målet Merck, skulle det naturligtvis ankomma på den nationella domstolen att besluta huruvida ett liknande förhållningssätt skall intas beträffande de produkter som är i fråga i dessa mål, nämligen de som tillverkas på licens (som påpekats av patenthavarens lokala filialer) under omständigheter där något patentskydd inte var tillgängligt vare sig i Spanien eller Portugal.

2) Ursprunget till konsumtionsteorin i gemenskapsrätten

92 I domen i målet Parke Davis gjorde ett läkemedelsföretag vid de nederländska domstolarna gällande sitt nederländska patent för kloramfenikol, för att förhindra att Centrafarm och andra importerade produkter som tillverkats i Italien, under påstående att detta utgjorde ett intrång i dess patent, vid en tidpunkt då något patent inte kunde erhållas där för läkemedel eller förfaranden för framställning av dessa.(93) Domstolen påtalade att "skillnader i de olika rättssystemen kan skapa hinder ... för den fria rörligheten för patenterade produkter ... inom den gemensamma marknaden" och fastslog att "förbud och restriktioner beträffande import kan enligt artikel 36 vara befogade med hänsyn till skyddet för industriell äganderätt, men är föremål för den uttryckliga reservationen att dessa 'emellertid inte skall utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna'".(94)

93 "Vägskälet" i konflikten mellan gemenskapssyftet fri rörlighet för varor och nationella industriella rättigheters i allmänhet territoriella karaktär "nåddes i domen i målet Deutsche Grammophon".(95) Domstolen ombads i huvudsak besvara frågan "huruvida den ensamrätt till att distribuera de skyddade artiklar som en tillverkare av ljudinspelningar medges med stöd i nationell rätt, utan att de gemenskapsrättsliga bestämmelserna åsidosätts, kan hindra att sådana produkter marknadsförs på nationellt territorium som på en annan medlemsstats territorium lagenligt distribuerats av en sådan tillverkare eller med dennes samtycke".(96) Domstolen gjorde skillnad mellan "förekomsten av rättigheter" och "utövandet av sådana rättigheter". Reglerna om fri rörlighet skulle endast medge att sådan industriell äganderätt utövades som var "befogad i syfte att skydda rättigheter som utgör det särskilda föremålet för en sådan rättighet".(97) Skillnaden mellan "förekomst" och "utövandet" av rättigheter kan tidvis vara högst teoretisk. Någon hänvisning härtill har inte gjorts i senare rättspraxis, såsom domen i målet HAG II, och kan nu, åtminstone vad beträffar tolkningen av artiklarna 30 och 36 i fördraget, avfärdas.(98) Det är emellertid av central betydelse för gemenskapsbegreppet "konsumtion", även om det inte benämnts så, som utvecklats i domen i målet Deutsche Grammophon, att de rättigheter identifieras som utgör det särskilda föremålet för den nationella immateriella rättigheten - i det målet var det fråga om en form av upphovsrätt, men denna hade alla de kännetecken som ett patent normalt har.(99) I den avgörande punkten i domen fastslog domstolen följande:(100)

"Om en upphovsrätt används som motivering för att hindra saluföring i en medlemsstat av produkter som av rättighetsinnehavaren eller med dennes samtycke har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat, enbart på den grunden att sådan saluföring inte skett på det nationella territoriet, skulle ett sådant förbud, vilket skulle legitimera att nationella marknader skärmades av, motverka fördragets huvudsakliga syfte, vilket är att förena nationella marknader till en inre marknad."

Innan domstolen uttryckligen använde begreppet "konsumtion" fäste den således vikt vid huruvida marknadsföring av de ifrågavarande produkterna skett med samtycke av innehavaren av den industriella äganderätten.(101)

3) Ett patents särskilda föremål

94 Domstolen definierade första gången ett patents särskilda föremål i domen i målet Centrafarm. Ett företag från New York (Sterling Drug Inc.) innehade parallella metodpatent både i Förenade kungariket och i Nederländerna. I Förenade kungariket ägdes patentet och tillverkades produkten av ett brittiskt dotterbolag (Sterling-Winthrop Group Ltd), medan den i Nederländerna distribuerades genom ett dotterbolag till det brittiska företaget. Centrafarm importerade leveranser av den patenterade produkten till Nederländerna, vilka lagenligt marknadsförts av Sterling Drugs dotterbolag i Förenade kungariket och Tyskland. Målet Centrafarm var således ett klart fall där parallella patent förekom i Förenade kungariket och Nederländerna.

95 Enligt nederländsk lag hade Sterling Drugs nederländska dotterbolag rätt att blockera marknadsföringen av dessa produkter, eftersom patenthavarens nederländska patent inte var konsumerat genom den försäljning som skett i de exporterande länderna, men den nationella domstolen frågade huruvida reglerna i fördraget om fri rörlighet för varor skulle förhindra detta. Domstolen fastslog med stöd av domen i målet Deutsche Grammophon att artikel 36 i fördraget "enbart medger undantag från den fria rörligheten för varor där sådana undantag är befogade av syftet att skydda rättigheter som utgör rättighetens särskilda föremål".(102) Domstolen definierade, utan tvekan under påverkan av generaladvokaten Trabucchi(103), patentets särskilda föremål som "en garanti för att patenthavaren, som ersättning för sin uppfinnarmöda, har ensamrätten till användningen av en uppfinning i syfte att kunna tillverka industriprodukter och första gången bringa dem i omsättning, vare sig detta sker direkt eller genom att licenser tilldelas tredje parter, samt även en rätt att motsätta sig överträdelser".(104)

96 Domstolen fastställde därefter att tillämpningen av en princip i nationell rätt, enligt vilken "en patenthavares rättighet inte är konsumerad då den produkt som skyddas av patentet marknadsförs i en annan medlemsstat, och patenthavaren kan till följd av detta förhindra import av produkten till sin egen medlemsstat då den har marknadsförts i en annan stat" skulle utgöra ett hinder för den fria rörligheten för varor. Domstolen medgav att en sådan rättighet skulle kunna göras gällande om de båda förutsättningarna patenterbarhet och samtycke till marknadsföring inte förelåg i den exporterande medlemsstaten.(105) Att göra gällande en sådan rättighet skulle, å andra sidan, inte vara befogad "då produkten ha[de] marknadförts på ett lagenligt sätt av patenthavaren själv eller med hans samtycke, i den medlemsstat från vilken den ha[de] importerats, särskilt i fråga om en innehavare av parallella patent".(106) Att acceptera en sådan rättighet skulle göra det möjligt för patenthavaren att avskärma nationella marknader och således begränsa handeln där "någon sådan begränsning inte var nödvändig för att säkerställa innehållet i de ensamrätter som följer av parallella patent".(107)

97 Av detta följer, enligt min mening, att så snart patenthavaren har utövat sin ensamrätt vid första marknadsföringstillfället, vilket inte är en garanti för några monopolvinster, är patentets själva särskilda föremål konsumerat. Till skillnad från nationella patentlagar vilka (i varierande omfattning) medger att en patenthavare hindrar att den patenterade produkten importeras om den har marknadsförts utanför det nationella territoriet, medger den gemenskapsrättsliga version av konsumtionsteorin som nu utvecklats endast att patenthavaren väljer den plats där han först önskar marknadsföra de ifrågavarande produkterna i gemenskapen. Så snart valet är träffat måste de marknadsförda enheterna, i enlighet med den gemenskapsrättsliga konsumtionsprincipen, därefter kunna omsättas fritt på den gemensamma marknaden.

98 Består den garanti för ensamrätt som fastställs i domen i målet Centrafarm, såsom Beecham gjort gällande, av rätten att först marknadsföra produkten med förmånen av patentskydd? Mot bakgrund av den centrala plats som detta avgörande intar i domstolens rättspraxis är det viktigt att ta upp denna fråga. Den uttryckliga grunden för den hänskjutna frågan var att den patenterade produkten hade marknadsförts i den exporterande medlemsstaten både under patentskydd och med patenthavarens samtycke. Detta var den fråga som besvarades. Å andra sidan gör frågans lydelse att denna är tillämplig på ett större antal omständigheter. I punkt 11 i domen angav domstolen att det finns en situation där ett hinder skulle kunna vara tillåtet, där inget av villkoren för patenterbarhet och samtycke förelåg, och hänvisade därutöver till import "från en medlemsstat där produkten inte är patenterbar samt har tillverkats av en tredje part utan patenthavarens samtycke" (mina kursiveringar), vilket naturligtvis var de faktiska omständigheter som rådde i målet Parke Davis. Domstolen studerade inte en situation där enbart ett av dessa villkor var uppfyllt. Meningen "särskilt i fråga om en innehavare av parallella patent" ger upphov till ytterligare tvetydigheter, genom att det antyds att detta är endast en situation där det inte är befogat att hindra parallellimport. Noga räknat avgjordes genom domen i målet Centrafarm endast denna fråga för ett sådant fall. Domstolen fäste emellertid stor vikt vid samtycke till den första marknadsföringen och i det hänseendet överensstämmer avgörandet med domen i målet Deutsche Grammophon. Det motsatta tolkningsproblemet uppstår i det fallet, där det (åtminstone vid tiden för de materiella omständigheterna) inte fanns någon parallell motsvarighet i Frankrike till det skydd som producenterna av ljudinspelningar i Tyskland gavs genom den relevanta tyska upphovsrättslagen. Varken generaladvokaten eller domstolen uppgav emellertid att någon sådan skillnad skulle föreligga och det förefaller inte ha utgjort en del av skälen till avgörandet.

99 Det starkaste argument som talar för läkemedelsföretagens tolkning av domen i målet Centrafarm är att då det särskilda föremålet utgörs av ensamrätten till att först marknadsföra den patenterade produkten skulle en regel, enligt vilken det är tillåtet att parallellimportera sådana produkter som marknadsförs av patenthavaren i en medlemsstat där något patentskydd inte föreligger och där patenthavaren följaktligen var föremål för potentiell konkurrens på det första marknadsföringsstadiet, beröva ensamrätten mycket av dess betydelse, det vill säga patenthavaren skulle åtminstone ha haft möjlighet att tillgodogöra sig monopolvinster i den exporterande medlemsstaten innan hans nationella rättigheter i den importerande medlemsstaten kan sägas ha konsumerats.(108) Detta var förstås Mercks och de intervenerande medlemsstaternas huvudsakliga yrkande i målet Merck.

4) Domen i målet Merck

100 De faktiska omständigheterna i målet Merck motsvarar i alla hänseenden utom ett dem i målet Parke Davis. Merck innehade parallella patent i de flesta medlemsstaterna för Moduretic, ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck. Företaget marknadsförde produkten i Italien vid en tidpunkt då läkemedelsprodukter och tillverkningsförfaranden för dessa var uttryckligen undantagna från patentskydd. Stephar inköpte partier av produkten, som Merck sålde i Italien, och importerade dessa till Nederländerna där företaget till följd av de höga läkemedelspriserna i Nederländerna kunde sälja produkten billigare än Merck. Merck gjorde gällande att dess rättigheter enligt nederländsk patentlag inte kunde konsumeras genom att produkten marknadsförts i Italien utan patentskydd.

101 Beecham har gjort gällande att domstolen, genom att den i domen i målet Merck fastslog att en patenthavare kan konsumera föremålet för sin rättighet genom att marknadsföra produkten i en medlemsstat där inget patentskydd förekommer, felaktigt utvidgade tillämpningsområdet för den doktrin som fastslogs i domen i målet Centrafarm. I målet Merck hävdade kommissionen och Stephar att det inte var relevant om det inte förekom något parallellt patent, eftersom den avgörande omständigheten var Mercks samtycke till marknadsföring av produkten i Italien. Merck, som gav sitt stöd åt den definition av ett patents särskilda innehåll som fastställdes i domen i målet Centrafarm, vidhöll med stöd av den franska och den brittiska regeringen att en patenthavare måste ha möjlighet att tillgodgöra sig vinster från sin monopolställning åtminstone vid ett tillfälle.

102 Jag finner det lämpligt att relativt utförligt redogöra för domstolens och generaladvokaten Reischls resonemang.

103 I sitt förslag till avgörande fastställde generaladvokaten Reischl, efter det att han fastslagit att omständigheterna i målet Deutsche Grammophon (där det var fråga om avsaknad av en motsvarande fransk rättighet som inte uteslöt att en tysk upphovsrätt konsumerades) liknade dem i målet Merck(109), att punkt 11 i domstolens dom i målet Centrafarm "helt enkelt avser ett fall där det inom ett visst territorium inte förekommer något patentskydd".(110) Han angav följande tre huvudskäl för att avvisa ståndpunkten att konsumtion endast kan ske om den patenterade produkten har marknadsförts i en medlemsstat där patentskydd förekom:

1) De rättigheter som anses utgöra en del av det särskilda föremålet i ett patent kan inte betraktas som ett ändamål i sig, utan de är utformade för att ge patenthavaren "en möjlighet att erhålla ersättning för sin uppfinnarmöda ... [vilket även om det är] ett av syftena med en patenträtt ... inte är en inneboende del av denna rättighet ... vars förverkligande är beroende av en mängd marknadsfaktorer, såsom förekomsten av substitutprodukter, möjligheterna att utnyttja produkten kommersiellt och liknande omständigheter".(111)

2) Det är irrelevant huruvida det är möjligt att erhålla patent, eftersom Merck "hade möjlighet att fritt bestämma i vilken medlemsstat företaget ville marknadsföra den produkt som var patenterad i Nederländerna", ett val som företaget gjorde på grundval av sina egna intressen samtidigt som i Italien "det i praktiken hade monopol på den ifrågavarande produkten".(112)

3) Tillämpningen av konsumtionsteorin kan inte påverkas av den omständigheten att parallellimportörer, snarare än konsumenter, sannolikt är de som huvudsakligen gynnas, eftersom ett av de grundläggande dragen i den gemensamma marknaden var att produkter skulle tillverkas eller marknadsföras där detta kan göras till så låga kostnader som möjligt.

104 Domstolen är i domen lika kategorisk. Domstolen fastställer att ett patents särskilda syfte "huvudsakligen ligger i att uppfinnaren tillerkänns en ensamrätt att första gången placera en produkt på marknaden". Det är denna rättighet som, "genom att den innebär att uppfinnaren ges monopol på att utnyttja sin produkt, gör det möjligt för honom att få ersättning för sin uppfinnarmöda, dock utan att han garanteras någon sådan ersättning under alla omständigheter".(113) Patenthavaren måste fatta sitt beslut "mot bakgrund av alla omständigheter ... inklusive möjligheten att marknadsföra produkten i en medlemsstat där lagen inte medger något patentskydd". Om han beslutar att marknadsföra produkten i ett sådant land "måste han acceptera följderna av sitt val beträffande den fria rörligheten för produkten inom den gemensamma marknaden, vilket är en grundläggande princip som utgör en del av de rättsliga och ekonomiska omständigheter som patenthavaren måste beakta då han bestämmer på vilket sätt han skall utöva sin ensamrätt".(114) Domstolen fortsatte: "[A]tt tillåta en uppfinnare, eller någon som han överlåtit sin rätt till, att göra gällande [en patenträtt under dessa omständigheter] skulle frammana en avskärmning av de nationella marknaderna, vilket skulle strida mot fördragets syften."(115)

105 De omfattande argument som nu framförts till stöd för att domstolen uttryckligen skall frångå domen i målet Merck kan i grunden sammanfattas i två huvudsakliga men självständiga påståenden: 1) att ett nationellt patents särskilda föremål logiskt sett inte kan konsumeras genom gemenskapsrätten, om inte den skyddade produkten första gången marknadsförs under skydd av patentet, 2) att domen i målet Merck är oförenlig med domstolens senare praxis.

C - Omprövning av domen i målet Merck

106 Generaladvokaten Jacobs ansåg i sitt förslag till avgörande i målet HAG II att det inte fanns någon rationell grund för den teori om varumärkes gemensamma ursprung som framställdes i domen i målet HAG I.(116) Domen i målet Merck utgör, åtminstone vad patent beträffar, det centrala avgörandet för fastställandet av att samtycke till marknadsföring skall utgöra grunden för konsumtion av industriell äganderätt. Så snart en patenthavare har samtyckt till att en leverans av hans produkter marknadsförs en första gång i någon medlemsstat, konsumeras parallella patenträttigheter beträffande denna leverans genom hela gemenskapen, oavsett om patentskydd förekommer eller inte i den staten. Jag anser emellertid att regeln i domen i målet Merck inte vidare skall tillämpas. Domstolens resonemang i domen i målet Merck var bristfälligt och på sin höjd grundat på vad som var ett underförstått påstående i målet Centrafarm - där omständigheterna i målet vid den nationella domstolen inte föranledde att frågan togs upp - beträffande en lämplig avvägning mellan den fria rörligheten för varor och skyddet för nationella patenträttigheter, under omständigheter där det inte förekommer några parallella patent. Enligt min mening gick domstolen i domen i målet Merck för långt då den fastställde att industriell äganderätt inte skulle kunna föranleda en avskärmning av nationella marknader till nackdel för den gemensamma marknaden. Således undergrävde domstolen vad som borde ha ansetts som det grundläggande föremålet i patentet, nämligen en patenthavares rätt att första gången i en medlemsstat marknadsföra varje enskild enhet av sin patenterade produkt med förmånen att slippa konkurrens från otillåtna kopior under patentets giltighetstid.

1) Domens bristande motivering

107 Det framgår klart av artikel 36 i fördraget att nationell industriell äganderätt inte i sig är oförenlig med den fria rörligheten för varor på den gemensamma marknaden. I avsaknad av harmoniserade gemenskapsrättsliga bestämmelser kvarstår dessa opåverkade av gemenskapsrätten. Gemenskapsrätten berör emellertid rätteligen de handlingar som utförs av ägare till parallella patent, som leder till en avskärmning av nationella marknader.(117) Nationella lagar om industriell äganderätt har traditionellt gjort skillnad mellan rättighetsinnehavarens inhemska och utländska marknadsföring. Där således marknadsföring på det nationella territoriet i allmänhet skulle föranleda att patenthavaren inte längre skulle kunna kontrollera den inhemska marknadsföringen, skulle detta vanligtvis inte vara följden av marknadsföring utomlands. Denna skillnad medgav att innehavare av parallella patent avskärmade nationella marknader i förhoppningen att göra monopolvinster på varje marknad. Det är självklart att sådan diskriminerande behandling inte längre kan accepteras i en gemenskap vars grundläggande syften omfattar upprättandet av en inre marknad utan inre gränser.(118) Emellertid går domstolen längre i målet Merck, då den likabehandlar import som inte kontrolleras på detta sätt. Den enda skälet för detta är den förment frivilliga marknadsföringen.

108 Jag är inte övertygad om att en importrestriktion till förmån för en patenthavare utgör ett godtyckligt hinder för handeln inom gemenskapen, enbart av det skälet att de ifrågavarande produkterna har marknadsförts på frivillig väg i en annan medlemsstat, utan de fördelar som ett patentskydd medför.(119) Följden av domen i målet Merck är att inte enbart produkten, utan även de kommersiella följderna av den exporterande statens lagstiftningsval exporteras till den importerande staten, eftersom patenthavaren har gjort ett kommersiellt val att sälja produkten även under mindre skyddade omständigheter. Följden av regeln blir att patenthavaren, för att undvika att värdet på hans nationella patenträttigheter minskas i de medlemsstater där dessa skyddas, uppmuntras att avskärma den gemensamma marknaden på ett annat sätt, nämligen genom att vägra att leverera enheter av sina produkter till marknader i de medlemsstater där hans rättigheter inte är skyddade: produkten kommer därför inte att vara tillgänglig för parallellimportörer, och patenthavaren kan i varje fall stödja sig på sina patenträttigheter i andra medlemsstater för att hindra varje parallellimport av otillåtna kopior som tillverkats på oskyddade marknader.(120) Att inte marknadsföra produkter på marknaderna i sådana stater skulle med andra ord gynna kommersiellt irrationella beslut där försäljning av produkten kunde förväntas ge vinst.(121)

109 Ett oönskat resultat av att sökandena tillämpar det "val" som domstolen fastställer i punkt 11 i domen i målet Merck skulle kunna vara att spanska och portugisiska patienter vore hänvisade till att använda icke-auktoriserade, lokalt tillverkade kopior av medicinska produkter som patenterats i andra medlemsstater. Jag anser inte att detta förhållningssätt bidrar vare sig till bildandet av en inre marknad för läkemedel eller till "att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor".(122)

110 Enligt min mening döljer det faktum att domstolen i domen i målet Merck stödjer sig på konstruktionen med samtycke till marknadsföring på ett oacceptabelt sätt det logiska felslutet att en patenthavare kan sägas ha konsumerat sina rättigheter genom att välja att marknadsföra enheter av den skyddade produkten i medlemsstater där inget patentskydd föreligger. Genom att acceptera domstolens definition av det särskilda föremålet i ett patent(123), vilket jag gör, anser jag inte att kommersiellt rationell marknadsföring av en skyddad produkt i en medlemsstat där intet skydd föreligger, har något samband med den avgörande omständighet som följer av detta särskilda föremål. I domen i målet Merck beskrev domstolen "det särskilda föremålet för en patenträtt" såsom att detta "huvudsakligen [bestod] i att uppfinnaren tilldelades en ensamrätt till att första gången marknadsföra produkten", vilket "genom att ge uppfinnaren monopol på att utnyttja produkten gör det möjligt för denne att erhålla ersättning för sin uppfinnarmöda, dock utan att garantera att han skall erhålla sådan ersättning under alla omständigheter".(124)

111 Även om jag anser att domstolen med rätta har velat förhindra en möjlig avskärmning av nationella marknader, till följd av att innehavarna av industriell äganderätt utnyttjar de rättigheter som i sig är territoriella (och således innebär skydd) bedömer jag att detta inte är befogat i fall då några parallella rättigheter inte föreligger. Medlemsstaternas skilda hållningar beträffande läkemedels patenterbarhet var den verkliga orsaken till den bristande överensstämmelsen inom den gemensamma marknaden.(125) Att ålägga de patenthavare som försöker utöva sina nationella patenträttigheter en sorts "skyldighet att handla mot sina egna intressen" (såsom generaladvokaten Reischl föreslog i sitt förslag till avgörande i målet Merck)(126), enbart av det skälet att de redan har sökt göra vinster på en annan nationell marknad, trots att de nekats patentskydd där, ålägger i praktiken patenthavare den gemensamma marknadens regelverk där detta faktiskt inte föreligger. Generaladvokaten Reischl fastslog att patenthavare inte alltid gör vinster på sitt monopol och angav olika yttre omständigheter som allvarligt kan undergräva vinstmöjligheterna, såsom förekomsten av ersättningspreparat.(127) Domstolens ståndpunkt att patenthavaren under sådana omständigheter måste acceptera följderna av sina marknadsföringsbeslut "är inte ett skäl utan en slutsats".(128)

112 Sökandena gör gällande att om de exempelvis skulle återta sina produkter från de spanska och portugisiska marknaderna och, åtminstone vad beträffar gemenskapen, enbart söka täcka sina kostnader för forskningsinvesteringar som gjorts i de produkter från andra nationella marknader där deras patent erkänns, skulle deras goodwill och rykte drabbas av betydande kommersiella nackdelar, särskilt i Spanien och Portugal. Jag tog intryck av dessa argument, särskilt då sådana nackdelar skulle följa av ett tillbakadragande eller en vägran att leverera läkemedelsprodukter i fråga om en hel marknad. Potentiella kommersiella nackdelar är naturligtvis inte ett skäl att vägra genomföra fri handel mellan medlemsstaterna. Denna typ av nackdelar har tydligt samband med att investerare potentiellt förlorar incitament. Jag skulle avvisa argument som innebär att förlusten av rätten att täcka forskningskostnader på en eller två marknader skulle lämnas utan avseende, om det inte kan visas att detta förmodligen kommer att leda till minskade forskningsinvesteringar i framtiden. Ett balanserat och rättvist synsätt skall antas. Detta fordrar att de spanska och portugisiska marknaderna, även om de inte kan anses bidra till att täcka utgifterna för forskning, åtminstone inte skall användas för att undergräva detta förfarande på andra marknader. Genom de förefintliga logiska antydningarna i domen i målet Merck inte bara uppmuntras läkemedelsföretag att avskärma Spanien och Portugal från den övriga gemenskapen genom att dra sig tillbaka från dessa marknader, utan de utgör även en potentiell fördel för dem som önskar kopiera produkter på dessa två marknader, som kommer att gälla till dess att forskningsinriktade läkemedelsföretag kan frambringa nya och därför patenterbara produkter till marknadsföring på dessa marknader.

113 Det kommersiella val som läkemedelsföretagen ges genom punkt 11 i domen i målet Merck blir än tydligare då det ses mot bakgrund av läkemedelsmarknader. Av de skäl som anges i punkt 155-161 nedan vill jag inte föreslå domstolen att ompröva under vilka omständigheter läkemedelsföretagens fria vilja inskränks av en etisk skyldighet att marknadsföra en produkt. Dessa överväganden saknar emellertid inte helt värde eller relevans beträffande en omprövning av grunden för domen i målet Merck. Det kan vara möjligt att tala om att stora läkemedelsföretag har möjlighet att dra tillbaka sina utomlands patenterade produkter från de spanska och portugisiska marknaderna. Det skall å andra sidan inte antas att ett sådant långtgående förslag nödvändigtvis skulle utgöra ett görligt handlingsalternativ. Enligt min mening skulle tvingande ekonomiska överväganden av betydande etiskt innehåll sammantaget göra ett sådant förslag praktiskt oacceptabelt.

114 Skälen för att inte följa domen i målet Merck påverkas, enligt min mening, inte av att medlemsstaterna i anslutningsakten underförstått erkänt denna. Domen i målet Merck förankrades inte i gemenskapsrätten genom anslutningsakten. Tvärtom kommer anslutningsakten att såväl på lång som kort sikt motverka och utesluta att regeln i domen i målet Merck kan tillämpas på ett varaktigt sätt. I det långa loppet fordras av Spanien och Portugal att de ändrar sina patentlagar så, att de "överensstämmer med ... den nivå som uppnåtts inom gemenskapen beträffande industriellt rättsskydd".(129) Detta förstärks, som vi har sett, i det särskilda fall som avser patent på kemiska produkter och läkemedel, av skyldigheten att tillträda EPK, vilket medvetet uppskjutits till år 1992. Sedan år 1992 har således alla sådana produkter varit patenterbara i dessa medlemsstater. Parallella patent kommer att bli regel snarare än undantag. De produkter som patenterats i andra medlemsstater före år 1992, med anledning av att de inte längre var nya och således inte kunde patenteras i Spanien och Portugal, förblir en källa till parallellimport om de marknadsförs där av patenthavarna och gynnas således potentiellt av domen i målet Merck. Även här är tillämpningen av regeln emellertid hindrad under en tid av tre år genom ett undantag i en övergångsbestämmelse. Domen i målet Merck har således inte i något avseende bekräftats eller förstärkts genom anslutningsakten. På sin höjd kan övergångsperioden sägas vara ett underförstått erkännande av att domstolen har antagit regeln, men att dess följder skulle uppskjutas.

115 Sammanfattningsvis anser jag att domen i målet Merck innebar en oacceptabel begränsning av nationella patenträtter som utnyttjas på ett riktigt sätt. Domen grundas uteslutande på kriteriet om samtycke till marknadsföring. Jag anser att domen på ett oacceptabelt sätt skadar patenthavarnas rättmätiga intressen och den roll i gemenskapsrätten som patent spelar och som ständigt ökar i betydelse. Jag slås mest av dess logiska brister. Patent är skapelser av nationell rätt, inte gemenskapsrätten. Teorin om konsumtion förekommer i vissa, men inte alla medlemsstater. En rättighet som följer av ett nationellt patent kan inte utövas, och följaktligen inte konsumeras, genom marknadsföring i en medlemsstat som varken erkänner denna eller någon annan patenträtt beträffande den ifrågavarande produkten. Den nationella domstolen påpekade med rätta att "teorin om konsumtion knappast var tillämplig i målet Merck". Den gemenskapsrättsliga teorin om konsumtion, som fastställdes i domen i målet Centrafarm, borde enbart användas i sådana fall där en parallell patenträtt verkligen föreligger. I det fallet är den logiska grunden att patenthavaren har förbrukat sin rätt till monopol en gång i den exporterande medlemsstaten. Det är då konsumtion sker. Artikel 30 i fördraget förhindrar därefter att patenträtten i den importerande medlemsstaten används för att avskärma marknader för att gynna innehavaren av två patenträtter. Domen i målet Merck passar inte in i detta logiska schema.

2) Förslag till domstolen

116 Jag anser således, även innan jag har studerat de följande mål som av sökandena anförts till stöd för en omprövning av domstolens dom i målet Merck, att detta inte längre skall vara gällande rätt. Enligt min mening skall artikel 36 i fördraget tolkas så, att innehavaren av ett patent på en medicinsk produkt i en medlemsstat, som också marknadsför enheter av produkten i en andra medlemsstat där något patentskydd inte föreligger, därigenom tillåts använda sina rättigheter enligt lagstiftningen i den första medlemsstaten för att förhindra att produkter som från början marknadsförts i den andra medlemsstaten importeras till den första medlemsstaten.

3) Rättspraxis till stöd för att frångå domen i målet Merck

117 Jag anser också att sökandena har rätt då de gör gällande att domstolens rättspraxis efter domen i målet Merck ger stöd åt ståndpunkten att domens tillämpningsområde bör ses över. Sökandena har särskilt hänvisat till domen i målet Pharmon, domen i målet Warner Brothers och domen i målet Ideal-Standard.

a) Domen i målet Musik-Vertrieb membran och domen i målet Pharmon

118 Det är svårt att fullständigt uppskatta betydelsen av domen i målet Pharmon utan att granska domen i målet Musik-Vertrieb membran, som meddelades endast ett fåtal månader före domen i målet Merck. Avdelning 8 i United Kingdom Copyright Act 1956 var tillämplig om ett musikaliskt verk redan hade producerats i Förenade kungariket i form av en ljudinspelning avsedd att säljas i detaljhandeln av upphovsrättshavaren eller för dennes räkning. I fall där något avtal inte förelåg skulle en eventuell tillverkare av skivor med musikaliska verk, för att erhålla en lagstadgad licens, enbart vara tvungen att upplysa kompositören om sin avsikt att återge verket och medge att betala en licensavgift om 6,25 procent, vilket i praktiken utgjorde taket för upphovsrättsliga ersättningar för skivtillverkare i Förenade kungariket. GEMA, som i Tyskland gjorde bruk av upphovsrätterna, motsatte sig import dit av ljudinspelningar som först marknadsförts i Förenade kungariket och försökte erhålla mellanskillnaden mellan de gällande tyska och brittiska upphovsrättsliga ersättningsnormerna. Domstolen fastställde emellertid följande:(130)

"... inom en gemensam marknad, som präglas av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster, kan en författare, direkt eller genom sin förläggare, fritt bestämma på vilken plats inom medlemsstaterna han vill marknadsföra sitt verk. Han kan göra detta val i enlighet med vad som är bäst för honom själv, vilket inbegriper inte enbart storleken på den ersättning som utges i den ifrågavarande medlemsstaten utan även andra omständigheter, såsom exempelvis möjligheterna till distribution av hans verk, och marknadsföringsmöjligheterna, som ökar med anledning av den fria rörligheten av varor inom gemenskapen. Under dessa omständigheter kan ett företag som innehar upphovsrätter inte tillåtas att vid import av ljudinspelningar till en annan medlemsstat kräva betalning av tilläggsavgifter med anledning av den skillnad i ersättningsnivå som föreligger mellan de olika medlemsstaterna.

Av de ovanstående övervägandena följer att de skillnader som alltjämt föreligger i avsaknad av harmonisering av nationella bestämmelser om kommersiellt utnyttjande av upphovsrätter inte får användas för att hindra den fria rörligheten av varor inom den gemensamma marknaden."

Generaladvokaten Warner intog emellertid motsatt ståndpunkt och ansåg att nationell rätt verkligen ledde till att den aktuella industriella äganderätten begränsades och att under dessa omständigheter "kan lagstiftningen i den importerande medlemsstaten åberopas i den utsträckning som är nödvändig för att förhindra en sådan begränsning".(131)

119 Det är svårt att förena domen i målet Musik-Vertrieb membran eller, genom en logisk utvidgning, domen i målet Merck, med den därpå följande domen i målet Pharmon.(132) Hoechst hade patent på ett tillverkningsförfarande i Tyskland, Nederländerna och Förenade kungariket för ett läkemedel benämnt Frusemide. DDSA Pharmaceuticals Ltd erhöll en obligatorisk licens som inte gav dem ensamrätt och som inte var möjlig att konsumera enligt avdelning 41 i Patents Act 1949. I slutet av år 1976, strax innan det brittiska patentet upphörde att gälla, beslutade DDSA att överträda ett uttryckligt exportförbud som framgick av licensen och sålde direkt en stor leverans av Frusemidtabletter till Pharmon i Nederländerna. Hoechst väckte talan mot Pharmon i Nederländerna med stöd av sin ensamrätt att utnyttja Frusemid på denna marknad.

120 Den nationella domstolen frågade, såsom denna domstol har tolkat det, "i huvudsak huruvida artiklarna 30 och 36 i EEG-fördraget utesluter att en medlemsstats rättsliga bestämmelser tillämpas, genom vilka en patenthavare ges rätt att förhindra att en produkt marknadsförs i den staten, som har tillverkats i en annan medlemsstat av en innehavare av en obligatorisk licens, som utgivits för ett parallellpatent som innehas av samma person". Domstolen gjorde ingen skillnad mellan direktimport av en patenterad produkt och parallellimport.

121 Såsom generaladvokaten Mancini har sammanfattat saken hävdade Pharmon i själva verket att i domen i målet Merck hade domstolen godtagit "principen om konstruktivt samtycke", som en patenthavare ger som en av de nackdelar som tillämpningen av den lag enligt vilken patentet har erhållits kan innebära för patenthavaren.(133) Domstolen fastställde emellertid följande:

"Det är nödvändigt att påpeka att då, som i detta fall, de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tilldelar en tredje part en obligatorisk licens som gör det möjligt för denne att bedriva sådan tillverkning och marknadsföring som patenthavaren normalt sett skulle ha rätt att förhindra, kan patenthavaren inte anses ha givit sitt samtycke till den tredje partens verksamhet. En sådan åtgärd berövar patenthavaren hans rätt att fritt bestämma under vilka villkor han marknadsför sina produkter.

Såsom domstolen senast fastställde i domen av den 14 juli 1981 (Merck ... ) består innehållet i en patenträtt huvudsakligen av att en uppfinnare ges ensamrätt till att första gången marknadsföra produkten för att denne skall kunna erhålla ersättning för sin uppfinnarmöda. Det är därför nödvändigt att tillåta patenthavaren att hindra import och marknadsföring av produkter som tillverkats på en obligatorisk licens, för att han skall kunna skydda innehållet i sin ensamrätt enligt patentet."(134)

122 Den nationella domstolen frågade också huruvida det kunde göra någon skillnad om för det första ett exportförbud vidhäftades den obligatoriska licensen och för det andra om ett system med garanterade upphovsrättsersättningar hade införts i licensen och patenthavaren hade accepterat eller mottagit sådana ersättningar. Domstolen fastställde helt enkelt följande:

"Det räcker att fastställa att de ovan angivna gränserna, som genom gemenskapsrätten ålades tillämpningen av lagen i den importerande medlemsstaten, inte på något sätt är beroende av de villkor som de behöriga myndigheterna i den exporterande medlemsstaten uppställer för att bevilja en obligatorisk licens."(135)

Det förefaller med andra ord som om "dessa omständigheter inte gjorde någon skillnad alls".(136)

123 Domen i målet Pharmon utgör, enligt min mening, en försiktig tillämpning av den analys som ligger till grund för teorin om samtycke till den första marknadsföringen, såsom ett sätt att bringa nationella patenträttigheter i överensstämmelse med den fria rörligheten av varor. Även om obligatoriska licenser inte fullt ut kan jämföras med frivilliga licenser ger de inte desto mindre patenthavaren ett värdefullt skydd. Det står patenthavaren fritt att ansöka om ett patent, men han får inte medvetet utnyttja patentet i den staten i avvaktan på en obligatorisk licens. Efter det att en sådan licens beviljats har patenthavaren möjlighet att erhålla ersättning från denna marknad (genom upphovsrättsersättning som fastställs av allmänna myndigheter), medan han alltjämt har rätt att motsätta sig all direkt eller parallell import av den patenterade produkten från den staten till andra medlemsstater. I korthet kommer storleken på patenthavarens vinst, beroende på storleken på den upphovsrättsersättning som föreskrivs och möjligen på antalet kontraktslicenser som beviljats, att minska endast i den första (exporterande) medlemsstaten, medan hans rättigheter i andra medlemsstater kommer att förbli opåverkade.

124 I domen i målet Pharmon hade domstolen uppenbarligen tagit intryck av de obligatoriska licensernas territoriella karaktär och förmodligen även av den diskriminerande grund på vilken många medlemsstater beviljade sådana licenser. Det var klart felaktigt att avvisa uppfattningen att utnyttjande genom en obligatorisk licens i en medlemsstat skulle kunna konsumera patenthavarens rättigheter i en annan, särskilt som den obligatoriska licensen kunde ha beviljats enbart på grund av att patenthavaren antingen var ovillig att utnyttja patentet genom att tillverka produkten i den staten, eller på grund av att han faktiskt importerade den patenterade produkten till den staten. I den meningen upprepade domstolen behovet av de dubbla villkoren patenterbarhet och samtycke till marknadsföring innan ett fritt beslut att marknadsföra kan anses fattat. Det senare villkoret förelåg inte i det målet. I de förevarande målen saknas det förstnämnda. Det fanns ingen gemenskapsrättslig motivering till att det beslut om den nationella politiken som framgår av Patents Act 1949 skulle vara att föredra framför den politik som ligger till grund för de rättigheter som Hoechst tillerkänts genom sitt nederländska patent.

125 En del av de begrepp som används i domen i målet Pharmon är svåra att förena med domen i målet Merck. Jag anser att om "innehållet i en patenträtt huvudsakligen utgörs av att uppfinnaren ges en ensamrätt till att första gången marknadsföra produkten för att möjliggöra för honom att erhålla ersättning för sin uppfinnarmöda"(137) måste patenthavaren verkligen åtnjuta en sådan ensamrätt för att teorin om konsumtion skall tillämpas.

126 Även om domarna i målen Pharmon och Musik-Vertrieb membran kan bringas i överensstämmelse på en rent formell nivå - genom hänvisning till licensens frivilliga karaktär i domen Musik-Vertrieb membran och licensens obligatoriska karaktär i domen Pharmon - är de i sak oförenliga: Om upphovsrättshavaren hade vägrat att "frivilligt" licensiera skivtillverkaren i målet Musik-Vertrieb membran, kunde den senare helt enkelt ha åberopat den rättsliga licensen. Jag anser inte att en situation där patenthavaren söker kringgå det oundvikliga genom att upprätta ett avtal med en potentiell skivtillverkare, lätt kan skiljas från den situation där han underkastas en obligatorisk licens, som i målet Pharmon. Demaret har beskrivit den inbyggda motsägelsen enligt följande:(138)

"I vissa avseenden tillgodoses upphovsrättshavares till musikaliska verk i Förenade kungariket och andra medlemsstater intressen bättre om de ifrågavarande verken huvudsakligen utnyttjas av innehavare av obligatoriska licenser i Förenade kungariket snarare än av upphovsrättshavarna själva. I den förstnämnda situationen har de rätt att motsätta sig import av musikaliska inspelningar med ursprung i Förenade kungariket och i den senare situationen har de inte denna rätt. Det finns inget godtagbart skäl för sådana skillnader."

127 Jag anser att en formalistisk ansats beträffande samtycke inte på ett övertygande sätt förklarar de olika resultat som domstolen kommit till i domarna i målen Pharmon och Musik-Vertrieb membran.(139) Jag anser att endast en ansats som grundas på huruvida principen om ensamrätt till marknadsföring är tillämplig kan undvika att föranleda de "felaktiga slutsatser" som ligger i en formalistisk tillämpning av den ansats som innebär en prövning av samtycke och som tillåter att "ensamrättighetens ekonomiska innehåll" sätts i centrum.(140)

b) Domen i målet Warner Brothers

128 Sökandena har förmodligen lagt störst vikt vid domen i målet Warner Brothers. Enligt dansk lag ges innehavaren till upphovsrätten till videokassettinspelningar ytterligare en rättighet, nämligen rätten att motsätta sig att videokassetten uthyrs, även då den har sålts med upphovsrättshavarens samtycke. I den lag i Förenade kungariket som var gällande vid tiden för omständigheterna i målet tillförsäkrades innehavaren ingen sådan rättighet. Innehavaren av upphovsrätten konsumerade, genom att själv frivilligt försälja, eller genom att försäljning skedde å hans vägnar, sina rättigheter enligt brittisk men inte enligt dansk rätt. Christiansen köpte i London en videokassett av en film, i syfte att hyra ut denna i sin videobutik i Köpenhamn. Innehavare av upphovsrätten till filmen var Warner Brothers, och filmen var vid det aktuella tillfället inte tillgänglig i Danmark. Warner Brothers och deras danska nyttjanderättshavare (Metronome Video ApS) uppnådde i första instans ett förbud mot den ifrågavarande uthyrningen, men efter överklagande ställdes en fråga till domstolen, som huvudsakligen innebar huruvida de rättsliga bestämmelser genom vilka ett sådant förbud är tillåtet var förenliga med gemenskapsrätten.

129 Christiansen åberopade domen i målet Musik-Vertrieb membran. Han angav punkt 25 i den domen för att betona att innehavaren av en immaterialrätt hade ett fritt val vid marknadsföringen av en produkt.(141) Han gjorde gällande att Warner Brothers hade valt att marknadsföra videokassetten i Förenade kungariket. Om den hade "marknadsförts i Danmark eller Tyskland, hade upphovsmännens ersättning varit avsevärt mindre än den var i Förenade kungariket", eftersom det "höga (brittiska) försäljningspriset för kassetten inkluderade en del avsedd att täcka den immateriella äganderätt som utgjordes av möjligheten att hyra ut kassetten".(142)

130 Kommissionen påpekade i sitt yttrande de potentiella inkomstförluster för upphovsrättshavare som skulle följa av att uthyrning av videokassetter blir allt vanligare i stället för att kassetterna köps. Enligt kommissionens mening skulle den omständigheten att inte alla medlemsstater erkänner en sådan rättighet inte hindra att upphovsrättshavare stödjer sig på lagarna i de länder där så är fallet.

131 Generaladvokaten Mancini lade domen i målet Musik-Vertrieb membran till grund för sitt förslag till avgörande. Han sammanfattade föremålet för talan så, att det avsåg huvuvida den som köper en kassett som sålts frivilligt i en medlemsstat "kan hyra ut denna till tredje part i en annan medlemsstat mot upphovsrättshavarens vilja. I korthet ... huruvida principen om konsumtion av upphovsrätt är tillämplig i detta fall".(143) Han hävdade att den princip som framgår av punkt 15 i domstolens dom var "avgörande" och vidare följande:

"Så snart en filmtillverkare har sålt kassetten till en tredje part och därigenom för all framtid överfört sin äganderätt till inspelningen och tillåtit den att cirkulera fritt, kan han inte därefter utnyttja bestämmelserna i en annan [medlems]stat för att utöva sin ensamrätt till det verk som inspelats på kassetten och därefter i praktiken hindra det från att komma in i den staten."(144)

132 Domstolen, som beaktade den utveckling som skett av villkoren för marknadsföring, gav emellertid sitt stöd åt kommissionens påstående att en särskild marknad för uthyrning av videokassettinspelningar hade uppstått och fastslog att lagar som har till syfte "att garantera filmtillverkare en ersättning som speglar det antal tillfällen vid vilka videokassetterna verkligen hyrs ut och som säkerställer att de får en tillfredsställande del av uthyrningsmarknaden ... är ... befogade med hänsyn till det skydd för industriell och kommersiell äganderätt som följer av artikel 36 i fördraget".(145) Därefter fastslog domstolen följande: "Det kan därför inte accepteras att den omständigheten att en filmtillverkare marknadsför en videokassettinspelning med ett av hans verk i en medlemsstat där något särskilt skydd inte ges för rätten att hyra ut den, skulle ha återverkningar på den rättighet, som givits samma filmtillverkare enligt lagstiftningen i en annan medlemsstat, att i denna stat förhindra att videokassetten hyrs ut."(146)

133 Den spanska och den brittiska regeringen har sökt förena de förevarande målen med domen i målet Merck genom mycket likartad argumentation. Medan Merck i det fallet samtyckte till marknadsföringen av dess produkt på den italienska marknaden i full vetskap om vilka följder det kunde få för företagets rättigheter i andra medlemsstater, medförde konsumtionen av Warner Brothers upphovsrätt till den videokassett som såldes i Förenade kungariket inte att dess rättigheter i andra hand, nämligen den danska rätten till uthyrning, konsumerades. Jag anser inte att dessa argument på ett övertygande sätt skiljer domen i målet Warner Brothers från domen i målet Merck: en patenträtts särskilda föremål kan inte på samma sätt som en upphovsrätt delas upp i flera enskilda handlingar som begränsas av upphovsrätten. Dock är var och en av de många rättigheterna en del av industriell eller immateriell äganderätt, vars förekomst har sin grund i en medlemsstats lagstiftning. Domstolen gjorde klart i domen i målet Warner Brothers att det faktum att en rättighet i en medlemsstat konsumeras inte innebär att en annan rättighet till samma produkt i en annan medlemsstat konsumeras. Så till vida som den särskilda upphovsrätten beträffande uthyrning av videokassetter i dansk lag utgör en skillnad gentemot domen i målet Merck, föranleder den en annan slutsats än den som förespråkats av Spanien och Förenade kungariket. Även om försäljningen i Förenade kungariket under upphovsrättsskydd inte konsumerade den andra uthyrningsrätt som erkändes i Danmark, följer det i än högre grad, enligt min mening, att försäljning i en medlemsstat utan något patentskydd inte skall anses konsumera den rättigheten i en annan medlemsstat där sådant patentskydd föreligger. Föremålet för rättigheterna (om än inte deras omfattning), som utgör två delar av upphovsrätten (ensamrätten till att utföra och till att uppföra verket), och en del då det är fråga om att patenthavaren vid ett tillfälle marknadsför produkten, går inte att betrakta var för sig. Detta betonas ingenstans så tydligt som i domstolens dom i målet Warner Brothers.(147)

134 Enligt min mening utgör avgörandet i målet Warner Brothers en grundläggande utgångspunkt i domstolens förhållningssätt till förhållandet mellan upphovsrätt och den fria rörligheten för varor. Warner Brothers drog otvivelaktigt fördel av den frivilliga försäljningen av videokassetten till Christiansen i Förenade kungariket,(148) men trots det fastställde domstolen att företaget alltjämt kunde göra gällande sin danska upphovsrätt för att förhindra att Christiansen fortsatte att utnyttja kassetten. Då jag tillämpar detta förhållningssätt på målet Merck kan jag endast dra slutsatsen att det faktum att Merck utnyttjade sina patenterade produkter i Italien, där ingen som helst patenträtt erkändes i italiensk rätt, inte skulle ha ansetts medföra att dess ensamrätt enligt patentet konsumerades i Nederländerna. För att i någon mån omskriva domstolens ord i punkt 18 i domen i målet Warner Brothers (som återges i punkt 132 ovan) "...kan det därför inte accepteras att [den omständigheten att en patenthavare] marknadsför [en patenterad produkt] i en medlemsstat där [patenträtten] inte [erkänns] skulle få återverkningar på den rätt som samma [patenthavare] har tillerkänts genom lagstiftningen i en annan medlemsstat att i den staten hindra [parallellimport av produkten]". I klartext skulle patenthavaren inte behöva ta konsekvenserna av att marknadsföring skett i en medlemsstat där hans patenträtt inte erkänns.

135 Professor Joliet förklarade på ett mycket övertygande sätt varför argumentationen till grund för domen i målet Warner Brothers är att föredra framför den som ligger till grund för domen i målet Merck. Konsumtionsteorin grundas på att parallella privilegier finns tillgängliga i både exportlandet och importlandet. Ett beslut som innebar att teorin tillämpades utan att denna parallellitet förelåg skulle vara liktydigt med att sänka nivån på det skydd som förelåg i exportlandet och skulle således utgöra ett val av lagstiftningspolitik som måste lämnas åt medlemsstaterna.(149) Enligt min mening finns det avseende den fria rörligheten för varor inte något övertygande skäl till att den föregående spanska och portugisiska politiken att vägra erkänna läkemedels patenterbarhet skulle åläggas andra medlemsstater, vilka frångick just den politiken flera år innan Spanien och Portugal genom anslutningsakten tvingades att följa efter.

136 Domstolen använde en liknande argumentation beträffande "val av lagstiftningspolitik" i sin nyligen meddelade dom i målet Ideal-Standard. Den komplicerade faktiska bakgrunden till detta mål kan sammanfattas enligt följande: fram till år 1984 innehade American Standard Group genom sina franska och tyska dotterbolag varumärket "Ideal Standard" i Tyskland och Frankrike för sanitär utrustning och värmeinstallationer. I juli 1984 sålde det franska dotterbolaget det franska varumärket "Ideal Standard" för värmeinstallationer till ett annat franskt bolag, som senare överlät det till ytterligare ett franskt bolag benämnt CICh. Inget av de franska bolag som erhöll rätten hade några förbindelser med American Standard Group. IHT, ett tyskt bolag, började marknadsföra värmeinstallationer som CICh tillverkat i Frankrike under varumärket "Ideal Standard", men blev stämda för varumärkesintrång av det tyska dotterbolaget i American Standard Group (Ideal Standard GmbH) på grund av att varumärket användes i Tyskland, även om detta tyska bolag hade stoppat tillverkningen och marknadsföringen av värmeinstallationerna år 1976.

137 Denna dom har begränsad betydelse för de förevarande målen med anledning av de särskilda varumärkesaspekterna på konsumtion av rättigheter som aktualiserades i det fallet, nämligen huruvida det fanns en risk för att tyska konsumenter gjorde förväxlingar under de omständigheter som rådde i det fallet och huruvida innehavaren av det tyska varumärket hade någon möjlighet att kontollera kvaliteten på de importerade produkterna.(150) IHT gjorde emellertid på grundval av läget i fransk rätt, enligt vilken en överlåtelse av ett varumärke beträffande vissa produkter i motsats till i tysk rätt kan medges, gällande att det franska dotterbolaget hade anpassat sig till en situation där produkter (värmeinstallationer och sanitär utrustning) med olika härkomst kunde marknadsföras under samma varumärke på samma nationella territorium och att det tyska dotterbolagets handlande, då detta försökte förhindra att värmeinstallationer av annan härkomst marknadsfördes i Tyskland under det aktuella varumärket, var en form av missbruk. Domstolen avvisade med eftertryck detta argument i ordalag som är av betydelse i de förevarande målen:(151)

"Följden av IHT:s argument vore, om det accepterades, att den lösning som är för handen i den exporterande staten utsträcktes till att gälla även i den importerande staten, genom vars lagstiftning det inte är tillåtet med sådant gemensamt bruk av varumärken, trots de ifrågavarande rättigheternas territoriella karaktär."

Jag skulle tillämpa denna argumentation i tillämpliga delar även på detta fall.

D - De principer som fastställts i tidigare rättspraxis frångås

138 Då jag föreslår domstolen att inte längre tillämpa domen i målet Merck anser jag att det åligger mig att resonera kring de omständigheter under vilka domstolen har frihet att frångå en föregående, otvetydig tolkning av fördraget.

139 I princip är domstolen naturligtvis inte bunden av sina egna föregående avgöranden på det sätt som de två högsta domstolarna i de två medlemsstater vars rättssystem bygger på common law tillämpar prejudikatsläran eller stare decisis. Supreme Court i Irland frångår sina egna föregående avgöranden av tvingande skäl, även om den tillämpar principen om att "huvudregeln, det nästan allenarådande tillvägagångssättet, är att prejudikat följs". Detta sker "då Supreme Court är av den meningen att det finns ett tvingande skäl till att den inte skulle följa ett av sina föregående avgöranden ... Skulle den, där det förefaller vara uppenbart felaktigt, då vara tvingad att upprepa felet? ... Även om säkerhet, stabilitet och förutsägbarhet i lagstiftningen är eftersträvansvärt kan detta enligt min mening inte rättfärdiga att en domstol i sista instans meddelar en dom som den av tvingande skäl är övertygad om är felaktig".(152) På samma sätt uttalade House of Lords i ett så kallat praxisuttalande år 1966 att: "att för nogsamt följa prejudikat kan leda till en felaktig bedömning i ett visst fall och även på ett olämpligt sätt hindra en korrekt tillämpning av lagen. [Domarna i House of Lords] föreslår därför att förevarande rättspraxis skall ändras och även om föregående avgöranden normalt sett skall betraktas som bindande, skall ett sådant avgörande frångås när det förefaller riktigt att göra detta".(153)

140 Domstolens ställning, med dess bundenhet till avgöranden som fattats inom ramen för artikel 177 i fördraget, har beskrivits på följande sätt av generaladvokaten Lagrange i dennes förslag till avgörande i målet Da Costa:

"... systemet med begäran om förhandsavgörande ... är således ett samarbete mellan domstolen och de nationella domstolarna som genom rättspraxis borde utmynna i den enhetliga tolkning som är så eftersträvansvärd, nämligen genom avgöranden och inte genom förordningar. Med andra ord skulle domstolen, i denna som i alla andra frågor, stå fri vid meddelandet av framtida avgöranden. Hur viktig den dom som den skall meddela vid ett visst tillfälle än kan vara, vilken abstrakt karaktär tolkningen av någon bestämmelse i fördraget än kan ha - eller förefalla att ha - skall den gyllene regeln om res judicata bevaras: Det är från avgörandenas moraliska auktoritet och inte från den rättsliga auktoriteten som principen om res judicata har, som en rättsordning som vår skall hämta sin tyngd. Det är tydligt att ingen, efter att domstolen har fällt ett prejudicerande avgörande, förväntar sig att ... domstolen utan goda skäl skall frångå detta i ett mål, men den skall ha rätt att göra det."(154)

141 Domstolen gjorde inget principuttalande i fråga om res judicata och prejudikat i sin dom i detta mål. Den avvisade emellertid den synpunkt som kommissionen framförde, nämligen att eftersom frågorna var identiska med dem som hänskjutits till domstolen i målet Van Gend en Loos(155) så skulle begäran om förhandsavgörande avvisas på grund av att den saknar föremål. Även om domstolen ansåg att den skulle avgöra det aktuella målet upprepade den helt enkelt den tolkning av artikel 12 i fördraget som den gjort i det föregående målet och drog slutsatsen att det "inte fanns något skäl för att göra en ny tolkning".(156)

142 Inte desto mindre är det uppenbart att domstolen i praktiken skall följa sin rättspraxis, utom då starka skäl föreligger för att inte göra så. För det första är det många aspekter på gemenskapsrätten som inte behandlas uttömmande i fördraget, såsom förhållandet mellan principerna om fri rörlighet för varor och utövandet av industriell äganderätt, principer som är av direkt betydelse för förevarande mål. Gemenskapsrättens tillämpliga principer och regler är således i stor utsträckning "rätt som skipas av domare" och går, såsom tolkningar av fördragsbestämmelser, inte att ändra eller precisera genom lagstiftningsåtgärder. För det andra innebär systemet med förhandsavgöranden att domstolens huvuduppgift i detta hänseende är att säkerställa en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten. Av detta följer att nationella domstolar skall kunna stödja sig på avgöranden om tolkningen av gemenskapsrättsliga bestämmelser som meddelats på begäran av andra nationella domstolar, och domstolen har även själv uttalat att då det fastställts i ett förhandsavgörande att en viss bestämmelse inte är gällande är detta ett tillräckligt skäl för att befria en nationell domstol från varje skyldighet att hänskjuta en fråga avseende samma bestämmelse till domstolen.(157) Även domen i målet CILFIT grundas på det faktum att det förväntas av domstolen att den eftersträvar enhetlighet i sina avgöranden, att det inte uppstår ett krav på att hänskjuta en gemenskapsrättslig fråga då "det redan föreligger en rättspraxis hos domstolen varigenom den ifrågavarande rättsfrågan har avgjorts, oavsett karaktären hos de förfaranden som lett fram till denna rättspraxis och även om de tvistiga frågorna inte är helt identiska".(158) Detta återspeglas vidare i artikel 104.3 i domstolens rättegångsregler, där det anges att "[o]m det är uppenbart att en fråga som hänskjutits till domstolen är identisk med en fråga som domstolen avgjort tidigare, kan domstolen ... meddela ett motiverat beslut med hänvisning till tidigare dom".

143 Detta innebär inte att domstolen skall vägra att ompröva ett tidigare avgörande då starka bevis föreligger för att det helt eller delvis var ett felaktigt avgörande. Denna situation uppstod i relativt tydlig form i målet Tjernobyl, där domstolen ombads ompröva sin felaktiga slutsats i domen i målet Kommittologi, som meddelats endast 20 månader tidigare, nämligen att "de tillämpliga bestämmelserna [i fördraget] i deras nuvarande lydelse, inte möjliggör för domstolen att ge Europaparlamentet rätt att föra talan om ogiltigförklaring".(159) I den senare domen medgav domstolen att "de omständigheter och argument som anförts i förevarande fall visar att de olika rättsmedel som föreskrivs både i Euratomfördraget och i EEG-fördraget, hur effektiva och varierande dessa än är, kan visa sig vara ineffektiva eller osäkra"(160), utan hinder av den omständigheten att just dessa rättsmedel hade granskats i det föregående avgörandet och att den lösning som domstolen valde i målet Tjernobyl i själva verket var identisk med den som generaladvokaten Darmon hade föreslagit i sitt förslag till avgörande i det föregående målet.

144 En liknande situation uppstod i målet Keck och Mithouard(161), där domstolen ombads avgöra huruvida den princip som fastställdes i domen i målet Cassis de Dijon(162) var tillämplig på regler om nationella säljformer samt regler om produktinnehåll och utformning. Även om domstolen bekräftade att principen i målet Cassis de Dijon var av allmän karaktär, fastställde den att "i motsats till vad som tidigare hade beslutats [var] tillämpningen av nationella bestämmelser om begränsningar eller förbud av vissa försäljningsarrangemang"(163) inte ens inom tillämpningsområdet för de åtgärder som har en verkan som motsvarar kvantitativa importrestriktioner och som enligt artikel 30 i fördraget är förbjudna, såsom detta definierats i domen i målet Dassonville(164), så länge som de nationella bestämmelserna tillämpas på alla berörda handlare och påverkar inhemska och importerade varor lika.

145 Av domstolens domar är det förmodligen den i målet HAG II som bäst passar in på förevarande mål. Där uppmanades domstolen att ompröva teorin om varumärkens gemensamma ursprung enligt domen i målet HAG I, där domstolen fastställde att det var oförenligt med den fria rörligheten för varor att med stöd av ett varumärke förhindra import av en produkt som lagenligt bar samma varumärke i en annan medlemsstat, då de två varumärkena har samma ursprung. I sitt förslag till avgörande drog generaladvokaten Jacobs med övertygelse slutsatsen att teorin om gemensamt ursprung varken hade sin grund i fördraget eller någon annan rationell grund och att upprätthållandet av den var oförenligt med domstolens rättspraxis, såsom den senare utvecklats beträffande förhållandet mellan den fria rörligheten för varor och skyddet för immateriella rättigheter.(165) I inledningen till sin dom påpekade domstolen uttryckligen att det var "nödvändigt att ompröva den tolkning som fastställts i [domen i målet HAG I] mot bakgrund av den rättspraxis som har utvecklats avseende förhållandet mellan industriell och immateriell äganderätt och de allmänna bestämmelserna i fördraget".(166) Domstolen betonade vidare betydelsen av varumärkesrättigheter för att säkerställa en fri konkurrens, att definiera varumärkens särskilda föremål och att fastställa att avsaknaden av samtycke från varumärkeshavaren utgör "den avgörande omständigheten" i faktiska situationer, såsom den som ligger till grund för förevarande mål. Domstolen drog slutsatsen att "varumärkets grundläggande funktion skulle äventyras om varumärkeshavaren inte kunde utöva den rättighet som han givits i nationell rätt att förhindra import av liknande varor med en beteckning som kan förväxlas med hans eget varumärke ... det ändrar inte [denna] analys att det märke som skyddas enligt nationell rätt och det liknande märke som de importerade varorna bär ... ursprungligen tillhörde samma innehavare, som frånhändes ett av dem genom expropriation i en av de två staterna före upprättandet av gemenskapen".(167)

146 Även om de avgöranden som anges ovan är för få för att medge omfattande generaliseringar, förefaller det som om domstolen omprövar och, vid behov, vägrar att följa tidigare avgöranden som kan ha grundats på en felaktig tillämpning av en grundläggande gemenskapsrättslig princip, i vilka en fördragsbestämmelse tolkas så, att den är tillämplig på situationer som rätteligen inte omfattas av dess tillämpningsområde, eller som medför en obalans i förhållandet mellan skilda principer, såsom den fria rörligheten för varor och skyddet för industriell och immateriell äganderätt.

147 Av de skäl som redan anförts anser jag att domstolen felaktigt betonade kraven på fri handel på bekostnad av nationella patenträttigheter i domen i målet Merck. Även om jag anser att den avvägning som fastställdes i den domen inte längre skall tillämpas, anser jag trots det att domstolen noggrant skall bedöma behovet av att begränsa den retroaktiva effekten av en ny dom, genom vilken det resonemang som ligger till grund för domen i målet Merck avvisas.(168)

E - Alternativ till att frångå domen i målet Merck

148 Den tredje fråga som hänskjutits av den nationella domstolen aktualiserar frågan om huruvida domen i målet Merck skall följas, först och främst som ett allmänt förslag, men i andra hand innebär frågan också om förekomsten av fyra särskilda faktorer (var för sig eller tillsammans) skulle möjliggöra för patenthavaren i en medlemsstat att motsätta sig import av patenterade produkter, som har marknadsförts i Spanien och Portugal efter anslutningen av dessa länder, men vid en tidpunkt då produkterna inte hade kunnat skyddas av ett patent. Dessa faktorers betydelse beror på i vilken grad de kan visa att produkterna inte vid den tidpunkten, om detta är fallet för tillfället, marknadsfördes fritt i den exporterande medlemsstaten. Av de skäl som redan anförts anser jag att domstolen inte längre skall tillämpa domen i målet Merck. För det fall domstolen inte skulle följa detta förslag föreslår jag i andra hand att domstolen skall finna att ingen av de faktorer som den nationella domstolen angivit, eller de alternativa argument som framförts av sökandena, utgör tillräckliga skäl för att följa domen i målet Merck.

1) Rättslig skyldighet att marknadsföra

149 Den nationella domstolen har som ett av de starkaste potentiella argumenten i detta sammanhang angivit förekomsten av en rättslig skyldighet att förse de spanska och portugisiska marknaderna med de relevanta produkterna. Det råder allmän enighet i de yttranden som ingivits till domstolen om att för det fall ett läkemedelsföretag, enligt nationell rätt eller gemenskapsrätten, är skyldigt att förse en särskild nationell marknad med en viss produkt, kan den inte anses ha samtyckt till att produkten första gången marknadsförs i den medlemsstaten. Med domstolens ord i målet Merck kan en patenthavare som är skyldig att marknadsföra en produkt inte anses "mot bakgrund av alla föreliggande omständigheter [ha beslutat] under vilka omständigheter han skall marknadsföra sin produkt".(169)

150 Domen i målet Pharmon innebär att beviljandet av en obligatorisk licens upphäver patenthavarens samtycke, även om den senare är medveten om den nationella politiken att bevilja sådana licenser då han ansöker om sitt patent. Enligt min mening kan någon sådan materiell skillnad inte göras mellan den omständigheten att en obligatorisk licens beviljas och den att patenthavaren eller den som har nyttjanderätten till dennes rättighet, genom lag eller en förvaltningsåtgärd, åläggs en verklig skyldighet att leverera till en viss marknad. I själva verket skulle, enligt vad som framgår av de yttranden som ingivits i dessa mål, en medlemsstat som önskar tvinga ett läkemedelsföretag att leverera en särskild produkt på dess nationella territorium sannolikt göra detta genom att bevilja, eller hota med att bevilja, obligatoriska licenser.

151 Sökandena har gjort gällande att både spansk och portugisisk lag i praktiken ger de behöriga myndigheterna möjlighet att tvinga läkemedelsföretag, som har erhållit tillstånd till marknadsföring för särskilda läkemedel, att verkligen marknadsföra dessa produkter. Dessa yttranden har bestridits av Primecrown och den spanska regeringen (i dess muntliga yttrande). Det ingår i den nationella domstolens behörighet att i enlighet med nationell rätt avgöra huruvida detta är riktigt för att bevisa innehållet i nationell rätt.

152 Primecrown skiljer mellan ett frivilligt beslut att marknadsföra produkter för första gången och en därpå följande skyldighet att fortsätta att leverera. Denna skillnad är emellertid inte av betydelse för teorin om konsumtion av rättigheter i gemenskapsrätten. Såsom Beecham med rätta hävdade vid sammanträdet, är gemenskapsreglerna om fri rörlighet tillämpliga på marknadsföring av en bestämd produkt. Samtycke till marknadsföring av en sådan produkt utesluter inte möjligheten att senare partier av denna produkt marknadsförs under tvång. Enligt min mening skulle sådan marknadsföring, om domstolen finner att myndigheterna i den exporterande medlemsstaten tvingat läkemedelsföretagen att fortsätta leverera, vad beträffar gemenskapsrätten, inte vara följden av ett fritt beslut. Om dessa företag därefter skulle stödja sig på rättigheter som de givits genom patentlagen i den importerande medlemsstaten (här lagen i Förenade kungariket) för att begränsa parallellimport av dessa särskilda enheter av deras produkter, skulle detta kunna vara befogat med hänvisning till artikel 36 i fördraget. Å andra sidan skulle blotta förekomsten av sådana rättsliga bestämmelser, som inte har åberopats, ha denna verkan, lika lite som blotta förekomsten av de obligatoriska befogenheter som anges i målet Pharmon skulle varit tillräckligt för att åsidosätta betydelsen av att marknadsföring skett på frivillig väg. Det har inte påståtts att några obligatoriska befogenheter har ålagts någon av sökandena i vare sig Spanien eller Portugal.

153 Sökandena har också angivit att det finns en möjlighet att patenthavaren, eller den som har nyttjanderätten till patentet, så snart en patenterad farmaceutisk produkt marknadsförts för första gången på en viss nationell marknad, med anledning av bestämmelserna i artikel 85 eller 86 i fördraget tvingas fortsätta med sina leveranser. De omständigheter under vilka dessa bestämmelser skulle kunna undergräva ett samtycke har, enligt min mening, inte utvecklats tillräckligt i argumentationen för att ge stöd åt sökandenas långtgående påstående. Inledningsvis påstås inte att det fram till i dag vidtagits några åtgärder eller ens antydan till åtgärder mot någon av sökandena vare sig på nationell nivå eller på gemenskapsnivå. De påståenden som gjorts är i bästa fall spekulativa. Om artikel 85 skall tillämpas måste någon av sökandena ha varit part i ett avtal eller ett samordnat förfarande som "har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden". Det är tydligt att ingen av sökandena påstår sig ha en sådan ställning. Jag skulle i varje fall vara negativt inställd till att medge att ett företag som påstår sig ta del i sådan verksamhet fastställer att dess marknadsföring således var ofrivillig, eftersom den enbart var utformad för att förhindra en överträdelse av artikel 85. Mycket likartade överväganden måste tillämpas på argument som har sin grund i artikel 86, förutom att sökandena, eller någon av dem, skulle vara tvungna att fastställa att de eller den hade en dominerande ställning inom en väsentlig del av den gemensamma marknaden, vilket med avseende på den utbytbarhet som i hög utsträckning gäller farmaceutiska produkter inte skulle bli en lätt uppgift. De påståenden om att det finns risk för att andra kanske skulle framföra anklagelser om konkurrensbegränsande beteende utgör sannerligen inte någon grund för en seriös prövning av detta argument.

154 Innan jag övergår till att studera möjliga etiska skyldigheter vill jag lyfta fram en viktig praktisk aspekt på alla dessa möjliga grunder för rättsligt tvång. Dessa innebär att en nationell domstol i en (importerande) medlemsstat skulle bedöma det materiella innehållet i lagen i en annan (exporterande) medlemsstat, eller bedöma huruvida effekten av att gemenskapens konkurrensrätt tillämpas i den exporterande staten var sådan att patenthavaren därigenom tvingades att sälja eller fortsätta att sälja vissa läkemedel. Även om förfarandereglerna i de olika medlemsstaterna utan tvekan medger att lämplig bevisning åberopas beträffande den rättsliga och/eller faktiska situationen i en annan medlemsstat, skulle den omständigheten att de nationella domstolarna tvingades utföra denna uppgift i samband med att de tillämpade ett undantag från fördragets regler om fri rörlighet för varor inte anses vara annat än en åtminstone möjlig konfliktkälla. Om en sådan konflikt mellan nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser uppkommer, är det svårt att se hur ens en begäran om förhandsavgörande som inges till domstolen skulle kunna lösa denna. Enligt min mening skulle en användning av begreppet samtycke i domen i målet Merck i samband med rättsligt tvång, till skillnad från en avvikelse från denna dom, således potentiellt kunna skapa fler problem än den löser.

2) Etisk skyldighet att marknadsföra

155 Sökandena har också gjort gällande att regeln i målet Merck skulle anses medge ett undantag för det fall då patenthavarens fria vilja att, åtminstone vad beträffar läkemedel, välja att marknadsföra sin produkt påverkas av tvingande etiska skyldigheter. I huvudsak har sökandena, med stöd av den danska, den svenska och den italienska regeringen samt inledningsvis av kommissionen, gjort gällande att farmaceutiska produkter utvecklats för att uppfylla särskilda hälsovårdskriterier och att läkemedelsföretagen till följd av farmaceutiska produkters stora betydelse för människors hälsa har en skyldighet att marknadsföra sådana produkter i så många länder som möjligt.

156 Jag medger att dessa argument har viss tyngd. Jag ifrågasätter inte sökandenas påstående att de söker inta en allmän etisk hållning som innebär att de söker säkerställa en så stor tillgänglighet av sina produkter som möjligt och den därmed sammanhängande läkemedelskontrollen. Sökandena har hävdat att förekomsten av en etisk skyldighet beträffande en särskild produkt inte är en helt subjektiv uppfattning, utan kan betraktas objektivt utifrån offentliga hälsovårdsbehov eller efterfrågan på produkten. Även om ett läkemedelsföretag samtidigt kan handla i enlighet med ekonomiska överväganden då det beslutar om huruvida det skall inleda eller fortsätta marknadsföring på en viss marknad, kan det trots det visa att det inte handlar fritt.

157 Jag instämmer emellertid inte i att det faktum att läkemedelsföretag intar en etisk hållning, i överensstämmelse med kravet på rättssäkerhet för bland andra parallellimportörer, kan särskiljas från de ekonomiska överväganden som samtidigt styr deras beslut om marknadsföring. Etiska påtryckningar att leverera en produkt kan exempelvis utövas av läkarkåren i en medlemsstat, så att ett företag som inte levererar får dåligt rykte och lider ekonomisk skada. Den etiska skyldighet som angivits är egenhändigt definierad och de två sökandena har uttryckt den i något olika ordalag. Det finns ingen objektiv uppsättning regler. I bästa fall har några exempel anförts av företag som har intagit en principiell hållning. Jag kan inte se varför ett företag skulle vara moraliskt skyldigt att leverera till den offentliga hälsovården i en medlemsstat, där exempelvis priserna bestämts till en så låg nivå att detta skulle medföra en förlust. Det är inte heller lätt att se att det skulle finnas en etisk skyldighet att leverera i varje situation, särskilt om de aktuella hälsovårdsbehoven uppfylls på ett adekvat sätt genom likvärdiga kopior.

158 Om domstolen vidare skulle fastställa att förekomsten av en sådan skyldighet var relevant för tillämpningen av domen i målet Merck, har sökandena godtagit att de skulle tvingas att åberopa fristående bevisning vid den nationella domstolen beträffande de etiska faktorer som påverkar de särskilda produkter som påståtts åsidosätta deras fria vilja beträffande försäljningen av dessa produkter i Spanien och Portugal. Såsom den brittiska regeringen med rätta påpekade vid sammanträdet "[kan] väsentliga inskränkningar ... göras i den viktiga gemenskapsrättsliga principen om fri rörlighet, och avsevärd osäkerhet skulle föreligga beträffande parallellimportörer och tillverkare om begreppet samtycke skulle anses innehålla sådana skyldigheter". Jag anser att etiska överväganden på sin höjd kan utgöra ett övertygande skäl för att välja att marknadsföra ett visst läkemedel, men kan inte jämställas med den obligatoriska skyldighet att marknadsföra som en behörig, lämplig nationell myndighet ålägger en patenthavare. Att acceptera att förekomsten av samtycke till den första marknadsföringen, vilket är centralt för regeln i domen i målet Merck, måste fastställas mot bakgrund av sådana överväganden skulle, enligt min mening, utsätta den gemenskapsrättsliga principen om konsumtion, såsom den tillämpas på patent, för en avsevärd grad av osäkerhet. Jag befarar särskilt att det betydande ekonomiska värde som sådana patent har skulle hindra parallellimportörers verksamhet, för det fall en etisk begränsning godtogs.

159 Det finns ett ännu starkare skäl till att detta argument inte skall godtas. Även om etiska överväganden nog inte framförts i målet Merck som grund för att förhindra parallellimport, hade domstolen (och generaladvokaten) i målet Centrafarm redan avvisat ett liknande argument som irrelevant. En av den nationella domstolens frågor i det målet innebar att domstolen ombads "fastställa huruvida patenthavaren har tillstånd att utöva de rättigheter som patentet ger honom, oavsett nationella regler om fri rörlighet för varor, i syfte att kontrollera distributionen av en farmaceutisk produkt för att skydda allmänheten mot de risker som har sin grund i brister i produkten".(170) Domstolens svar är talande:

"Att skydda allmänheten från de risker som har sin grund i bristfälliga farmaceutiska produkter är en viktig angelägenhet, och i artikel 36 i fördraget tillåts medlemsstaterna att göra sådana undantag från reglerna beträffande fri rörlighet för varor som grundas på hänsyn till skyddet för människors och djurs hälsa och liv.

Emellertid skall de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå detta antas inom området för hälsokontroll och får inte utgöra ett missbruk av reglerna för industriell och kommersiell äganderätt.

Vidare skiljer sig de särskilda överväganden som ligger till grund för skyddet av industriell och kommersiell äganderätt från de överväganden som ligger till grund för skyddet av allmänheten och varje ansvar som detta kan innebära."(171)

160 Domstolen skiljde med rätta frågor om folkhälsan från frågan om skydd för industriell och kommersiell äganderätt. Såsom generaladvokaten Trabucchi kortfattat formulerade saken "är skyddet av folkhälsan en annan fråga än skyddet av en privatpersons äganderätt".(172) Enligt min mening utgör de farmakologiska omständigheter, som sökandena i dessa mål uppgivit skulle utgöra en etisk skyldighet att marknadsföra en produkt, enbart ett upprepande av de överväganden som uttryckts i målet Centrafarm. Den etiska skyldighet att distribuera sina produkter i Spanien och Portugal som sökandena påstått sig ha, antyder att de påtagit sig en egenhändigt definierad roll som väktare av folkhälsan i dessa länder.

161 Om domstolen slutligen skulle anse sådana överväganden vara av betydelse, anser jag att det vore svårt att utveckla kriterier som på ett övertygande sätt skulle visa deras relevans för parallellhandel med patenterade produkter som första gången marknadsförts i medlemsstater där något patentskydd inte erkändes. Om ett läkemedelsföretag kan hävda att det hade en etisk skyldighet att marknadsföra en av sina patenterade produkter i ett sådant land, varför skulle det då inte göra gällande att liknande överväganden också fordrade att det marknadsförde enheter av samma produkt i andra medlemsstater där sådant skydd erkändes? Det framgår klart av de yttranden som ingivits till domstolen beträffande sambandet mellan offentlig priskontroll och prisnivån på patenterade produkter att läkemedelsföretag, även om de åtnjuter patentskydd, kan vara missnöjda med den prisnivå som fastställts i en viss medlemsstat. Domstolen har från Merck inhämtat att företaget aldrig påverkas av priser då det beslutar att göra en av sina produkter tillgänglig på en viss marknad. Om domstolen under sådana omständigheter skulle godta att etiska överväganden var relevanta, skulle läkemedelsföretag kunna söka hävda att de var etiskt skyldiga att marknadsföra sina produkter trots vad de skulle kunna anse som kommersiellt ohållbara kontrollerade priser. Jag anser inte att förekomsten eller ej av patentskydd skulle kunna utgöra en tillfredsställande grund för att fastställa betydelsen av etiska överväganden i dessa båda situationer.

3) Offentlig priskontroll

162 Den nationella domstolen har aktualiserat möjligheten att åläggandet av en offentlig, nationell priskontroll, såväl självständigt som i kombination med en rättslig eller etisk skyldighet att marknadsföra eller fortsätta marknadsföra produkter, skulle kunna motivera en inskränkning i regeln i målet Merck. Först skall det påpekas att av de yttranden som ingivits till domstolen framgår att karaktären av mekanismerna i offentlig priskontroll skiljer mellan medlemsstaterna. I somliga medlemsstater, såsom i Spanien och Portugal, är det de nationella myndigheterna som uppenbarligen fastställer priserna, medan dessa i andra medlemsstater antingen fastställs genom överenskommelser på frivillig väg eller mellan industrin och de behöriga offentliga myndigheterna, eller så tillämpas inte några formella kontroller.

163 Det skall också framhållas att den nationella domstolen uttryckligen har påstått att frågan om huruvida de åtgärder för fastställande av priser som vidtogs av de spanska och portugisiska myndigheterna var legitima inte var en fråga som denna hade att avgöra. I målet Centrafarm ombads domstolen avgöra huruvida förekomsten av prisskillnader till följd av åtgärder för offentlig priskontroll, som vidtagits i den exporterande medlemsstaten i syfte att kontrollera priset på den skyddade produkten, skulle kunna motivera att patenthavaren i den importerande staten sökte hindra importen. Domstolen svarade att även om gemenskapen hade befogenhet att harmonisera de åtgärder som medlemsstaterna vidtar i den mån dessa skulle kunna störa konkurrensen mellan medlemsstaterna, "kan [förekomsten av sådana omständigheter] inte motivera att en annan medlemsstat behåller eller vidtar åtgärder som är oförenliga med de regler som styr den fria rörligheten av varor, särskilt inom området för industriell och kommersiell äganderätt".(173) Det har i de yttranden som ingivits till domstolen inte antytts att varje medlemsstat tillämpar sitt system för priskontroll på ett sätt som innebär att importerade läkemedel diskrimineras. Såsom ett antal medlemsstater och kommissionen helt riktigt hävdat, är det fullt tillåtet för medlemsstaterna att, i avsaknad av harmoniserade gemenskapsrättsliga bestämmelser för fastställandet av priser, inom ramen för den politik de för på området för folkhälsa och social trygghet, i syfte att säkerställa en adekvat tillgång på läkemedel till rimliga priser, söka begränsa priserna på farmaceutiska produkter. Den omständigheten att tillämpningen av en sådan priskontroll tillsammans med andra omständigheter kan påverka de potentiella vinsterna för innehavarna av läkemedelspatent, har ingen betydelse för tolkningen av avvägningen mellan fri rörlighet av läkemedel och skyddet för nationella patenträttigheter.

164 Det problem som aktualiseras genom den nationella domstolens tredje fråga är emellertid huruvida kombinationen av sådan offentlig priskontroll och avsaknaden av patentskydd i en medlemsstat är en omständighet som skulle kunna motivera en inskränkning i regeln i domen Merck. Skulle en patenthavare, som har sålt en patenterad produkt i en sådan medlemsstat, ha rätt att göra gällande sina nationella patenträttigheter då en parallellimportör importerar dessa produkter till en annan medlemsstat? För att klargöra parternas och intervenienternas ståndpunkter i denna fråga har domstolen ombett dem att i sina muntliga yttranden uttala sig om frågan huruvida ett direkt orsakssamband föreligger mellan å ena sidan den omständigheten att en produkt inte kan skyddas av ett patent och å andra sidan prisnivån på läkemedelsprodukter i en viss medlemsstat och, om så är fallet, uppge skälen till att det faktum att läkemedelspatent inte erkänns inverkar på den prissättning som de nationella myndigheterna i staten tillämpar. Sökandena, som i olika grad hade stöd av några av de intervenerande regeringarna och kommissionen, har hävdat att det faktum att läkemedelspatent inte erkänns försvagar patenthavarens ställning i prisförhandlingar. Vid den tidpunkt då patenthavaren erhåller sitt marknadsföringstillstånd har dessa myndigheter sannolikt redan mottagit ansökningar om marknadsföringstillstånd från tillverkare av kopior. Detta förändrar i grunden jämvikten i parternas förhandlingspositioner. Myndigheterna har möjlighet att fastställa ett officiellt pris med hänvisning till de kostnader plus en skälig vinstmarginal som sådana tillverkare av kopior har, vilket uppenbarligen inte är fallet då patenthavaren åtnjuter patentskydd. Myndigheterna vet, att om patenthavaren vägrar att godta det erbjudna priset, är det högst sannolikt att deras marknader kommer att försörjas av tillverkare av kopior, som har möjlighet att godta ett lägre pris på grund av sina lägre omkostnader och minimala forskningskostnader. Beecham har gjort gällande att de argument som Spanien framfört till stöd för sitt påstående om att tilläggsskyddsförordningen inte skulle vara giltig, visar att den spanska regeringen är mycket medveten om sambandet mellan patentskydd och priser.(174) Primecrown har bestritt att det med nödvändighet skulle föreligga ett kausalsamband mellan offentlig priskontroll och patentskydd. Denna inställning fick stöd särskilt av kommissionen och den brittiska regeringen, som var och en hänvisade till den mängd omständigheter som påverkar priserna på läkemedel.(175)

165 I sak har sökandena hävdat att de inte borde anses ha samtyckt till den första marknadsföringen av patenterade produkter i Spanien och Portugal, eftersom avsaknaden av patentskydd i dessa stater avsevärt minskade deras möjligheter att påverka de priser som fastställts på dessa marknader. Av detta argument framgår inte de många andra omständigheter som inverkar på läkemedelspriserna på en viss marknad. Jag tror inte att det, utan hjälp av åtminstone vad den brittiska regeringen vid sammanträdet beskrev som en "djupgående ekonomisk analys", skulle vara möjligt att fastställa ett antal kriterier som de nationella domstolarna skulle kunna tillämpa och som skulle göra det möjligt att bestämma huruvida avsaknaden av patentskydd i sig var den huvudsakliga och avgörande omständighet som påverkat ett pris som fastställts av en regering på en viss marknad, utan att den metod för prissättning som denna regering tillämpar ifrågasätts.

166 Jag anser att den störande effekt som avsaknaden av patentskydd i kombination med nationell priskontroll har, borde betraktas som ytterligare ett stöd för den ståndpunkt som jag redan intagit beträffande tillämpningen av den gemenskapsrättsliga konsumtionsteorin, i de fall där produkter först marknadsförs i en medlemsstat som inte erkänner patentskydd. Jag anser därför att det lämpligaste sättet att beakta den omständigheten att förhandlingspositionen för innehavare av läkemedelspatent är försvagad i de medlemsstater där patent inte erkänns, är att frångå regeln i målet Merck. Genom detta tillvägagångssätt är det inte nödvändigt att fastställa kriterier som verkligen skulle fordra att nationella domstolar gjorde omfattande ekonomiska analyser av förhållandet mellan priskontroll och avsaknaden av patenterbarhet, för att bestämma en punkt vid vilken effekten av bristen på patentskydd skulle vara sådan att den innebar att beslutet att marknadsföra förlorade sin karaktär av frivillighet.

VII - Domens verkan i tiden

167 Domstolen har befogenhet att begränsa de retroaktiva verkningarna av en tolkning av gemenskapsrätten "i själva den dom varigenom avgörande meddelas med anledning av begäran om tolkning".(176) Den skall inte hindras att utöva denna befogenhet på grund av svårigheter att förutsäga i vilken utsträckning ekonomiska aktörer kan ha upprättat rättsliga förbindelser på grundval av domen i målet Merck. Å andra sidan drabbar en möjlig orättvisa parallellimportörer enbart under den period som följer på utgången av den undantagsperiod som föreskrivs i artiklarna 47 och 209 i anslutningsakten. Å andra sidan skall domstolen beakta möjligheten att liknande parallellhandel kan bedrivas mellan de andra medlemsstaterna, exempelvis Finland och Grekland, där läkemedels patenterbarhet endast nyligen har erkänts. Domstolen har inga uppgifter om karaktären eller omfattningen av sådan handel, vare sig vad beträffar dessa länder eller Spanien och Portugal, men det är tillräckligt att enbart en enda handlare som har stött sig på den förhärskande tolkningen av domen i målet Merck skulle kunna komma att behandlas orättvist. Den normala principen att domstolens tolkning av en gemenskapsrättslig lag har retroaktiv verkan borde, enligt min mening, inte tillämpas i förevarande mål.

168 En sådan tidsmässig begränsning skulle inte fordra att domstolen gick längre än sin fastlagda rättspraxis. Domstolen har fastställt att rättssäkerhetsintresset verkligen kan motivera en begränsning av en doms verkan i tiden.(177) Generaladvokaten Tesauro har på följande sätt beskrivit de två principer som domstolen tillämpar då den avgör huruvida en tidsmässig begränsning skall åläggas:

"För det första bedömer den de möjliga konsekvenserna av sin dom utan någon tidsmässig begränsning och påpekar att detta 'inte kan gå så långt som till att minska lagens objektivitet och äventyra dess framtida tillämpning på grund av möjliga negativa verkningar som, vad beträffar det förgångna, kan följa av ett rättsligt avgörande'. För det andra gör domstolen en bedömning av huruvida det fanns någon objektiv osäkerhet kring de gemenskapsrättsliga bestämmelsernas omfattning, som är föremål för den dom som skall tolkas, och i vilken utsträckning gemenskapernas institutioners verkliga handlande kan ha underblåst denna osäkerhet."(178)

169 Få fall visar tydligare än de förevarande att intresset av rättvisa motiverar en begränsning av de retroaktiva verkningarna av en tolkning av fördraget.(179) Det vore fel av domstolen att nu tolka fördragsbestämmelserna så, att de "skall eller bör ha förståtts eller tillämpats från den tidpunkt då de trädde i kraft"(180) då, som den nationella domstolen har uttalat, detta i praktiken skulle göra sådana parallellimportörer till lagöverträdare i fråga om begångna handlingar som ansågs vara lagliga då de begicks.(181) Båda svarandena i målet vid den nationella domstolen vidtog åtgärder för att kunna dra nytta av tillämpningen av domen i målet Merck vid utgången av det tillfälliga uppskov med tillämpningen av denna dom som föreskrevs i anslutningsakten, men hindrades av att sökandena väckte talan. Domen i målet Merck var otvetydig och svarandena - och möjligen ett betydande antal andra parallellimportörer - ansåg med fog att marknaden för parallellhandel med läkemedel mellan Spanien och Portugal och resten av gemenskapen var nära att öppnas.(182) Osäkerhet skulle endast uppstå om domstolen skulle frångå domen i målet Merck utan att begränsa den nya domens verkan i tiden.

170 Domstolens tolkning borde tillämpas från och med den tidpunkt då domen meddelas. Omfattningen av en sådan begränsning av domens retroaktiva verkan skulle bero på domstolens svar på de två första frågorna. Domen i målet Merck skulle även fortsättningsvis vara tillämplig på parallellhandel mellan Spanien och Portugal och resten av gemenskapen för tidsperioden mellan utgången av övergångsperioden och domen. Varje olägenhet som en sådan tidsmässig begränsning av tillämpningen av domen i målet Merck skulle kunna föranleda för sådana läkemedelsföretag som sökandena skulle, enligt min mening, kompenseras av de fördelar som beslutet att i framtiden frångå det skulle medföra.(183) Jag anser därför att domstolen, om den beslutar att inte längre tillämpa domen i målet Merck, skulle begränsa den tidsmässiga omfattningen av sitt avgörande till tidpunkten för meddelandet av dom i förevarande mål.

VIII - Bedömning av den första och den andra frågan

171 De två första tolkningsfrågorna som hänskjutits avser längden på den tidsperiod av övergångsskydd (som jag kallar övergångsperioden) mot parallellimport från Spanien som föreskrivs i artikel 47, och från Portugal i artikel 209, i anslutningsakten. Svaren på dessa frågor kommer att vara mycket betydelsefulla om domen i målet Merck fortsätter att tillämpas. Om domstolen vidare skulle upphäva verkan av domen i målet Merck, men samtidigt begränsa den nya domens verkan i tiden, skulle fastställandet av de exakta tidpunkterna för utgången av dessa perioder vara av stor betydelse.

172 Genom anslutningsakten tillåts en innehavare av ett patent på en farmaceutisk produkt i en medlemsstat att förhindra import av denna produkt från Spanien och Portugal under övergångsperioden, vilken löper från den tidpunkt då det landet "gjorde dessa produkter patenterbara". Samtliga de alternativa tidpunkter som den nationella domstolen föreslagit förutsätter en tidpunkt för detta. Övergångsperioden löper ut "vid utgången av det tredje året efter" denna tidpunkt. Samtliga den nationella domstolens alternativ är också beroende av längden på denna period. Alla alternativ beror således av då övergångsperioden skall anses inledas och löpa ut. Alternativen framgår av följande uppställning:

Den nationella domstolens bokstavsangivelse

Spanien

(Fråga 1)

Portugal

(Fråga 2)

Grund för val av denna tidpunkt

(a)

7 oktober 1995

1 januari 1995

Tillträde till EPK och årsdagen

(b)

31 december 1995

31 december 1995

Tillträde till EPK och utgången av kalenderåret för årsdagen

(c)

7 oktober 1996

1 juni 1998

- Spanien: Vägran att erkänna prioritetsrätten enligt Pariskonventionen

- Portugal: Inga nationella patent före denna tidpunkt och årsdagen i varje fall

(d)

31 december 1996

31 december 1998

Båda länderna: Som under c) och utgången av varje kalenderår för årsdagen

e)

3 år efter det att en särskild produkt blir patenterbar

Alternativ a är den tredje årsdagen räknat från den tidpunkt då Spanien respektive Portugal tillträdde EPK. Jag benämner detta årsdagen. Alternativ c skulle innebära att tidpunkten för patenterbarhet i Spaniens fall senarelades med ett år, till följd av det spanska Consejo de Estados vägran att erkänna den ettåriga prioritetsrätten i länder som är anslutna till Pariskonventionen. Alternativ b och d avser utgången av kalenderåret i alternativ a och c. Alternativ e förutsätter att övergångsperioden för de produkter som är aktuella i målet vid den nationella domstolen inte kan löpa ut förrän tre år efter en framtida tidpunkt då Spanien och Portugal, som kan bli fallet, gör dessa särskilda produkter patenterbara. Det har inte uttryckligen fastslagits, även om det logiskt sett kan antas, att Merck och Beecham anser sig tillämpa kalenderårsregeln på alternativ e, om denna antas av domstolen.

173 Både Spanien och Portugal åtog sig genom punkt 1 i protokoll 8 respektive 19, vid anslutningen att "anpassa sin patentlagstiftning så att den överensstämmer med principerna för den fria rörligheten för varor och med den nivå som uppnåtts inom gemenskapen beträffande industriellt rättsskydd". I samma punkt föreskrivs att samarbete mellan de nya medlemsstaterna och kommissionen skall etableras som "skall täcka problem som uppkommer vid övergången från nuvarande [spansk/portugisisk] lagstiftning till den nya lagstiftningen".

174 Syftet med fri rörlighet uttrycks på exakt samma sätt i artikel 42 för Spanien och artikel 202 för Portugal, genom att där fordras att "kvantitativa restriktioner på import och export och alla andra åtgärder med motsvarande verkan skall avskaffas mellan gemenskapen i dess nuvarande form och Konungariket Spanien" respektive "Portugisiska republiken" från tidpunkten för anslutningen.

175 Punkt 3 i protokoll 8 innebar att Spaniens skyldighet att ändra sina patentlagar "enbart för kemiska och farmaceutiska produkter" senarelades. För det första ålades Spanien enligt denna punkt att tillträda München-konventionen, det vill säga EPK. För det andra föreskrevs däri att Spanien skulle åberopa förbehållet för "kemiska och farmaceutiska produkter" i artikel 167.2 a i EPK, men Spanien ålades därigenom även att tillträda inom den tidsgräns som uppställts i detta syfte. Artikel 167.1 i EPK tillåter ett sådant förbehåll om det görs gällande av en fördragsslutande stat "vid tidpunkten för undertecknandet eller då dess ratifikationsinstrument deponeras". Spanien gjorde detta förbehåll i vederbörlig ordning.(184) Följaktligen var varje europeiskt patent på dessa produkter "enligt de bestämmelser som är tillämpliga på nationella patent ... utan verkan eller möjliga att upphäva".(185)

176 Det förbehåll som således beviljas är genom artikel 167.3 i EPK begränsat till att omfatta "högst 10 år från det att konventionen trädde i kraft", det vill säga tio år från den 7 oktober 1977.(186) Genom samma bestämmelse tilläts förvaltningsrådet för den europeiska patentorganisationen att "förlänga [undantagstiden] ... med högst fem år ..." på grundval av en motiverad ansökan som ingivits mer än ett år före utgången av tioårsperioden. Med denna bestämmelse i åtanke fastslog gemenskapens medlemsstater "i egenskap av kontrahenter vid undertecknandet av Münchenkonventionen" i punkt 3 i protokoll 8 sitt åtagande att bemöda sig om att förlänga den längsta tillåtna tidsperioden om det skulle begäras. Förlängningen begärdes och beviljades(187) för perioden fram till den 7 oktober 1992.

177 För det fall att denna förlängning inte skulle beviljas, vilket förmodligen betraktades som osannolikt, föreskrevs i punkt 3 i protokollet vidare att Spanien kunde använda sig av artikel 174 i EPK, en bestämmelse enligt vilken varje fördragsslutande stat när som helst kan säga upp konventionen. Även i detta fall skulle Spanien "i vilket fall ... tillträda denna konvention senast den 7 oktober 1992". I mellantiden föreskrev Spanien, genom sin nya patentlag nr 11/1986 av den 20 mars 1986, att uppfinningar av kemiska och farmaceutiska produkter inte skulle vara patenterbara före den 7 oktober 1992.(188)

178 Genom dessa bestämmelser uppsköts patenterbarheten för kemiska och farmaceutiska produkter i Spanien hela den 15-årsperiod för förbehåll som tilläts enligt EPK, det vill säga till den 7 oktober 1992, och i praktiken mellan sex och sju år efter tidpunkten för den spanska anslutningen. Förbehållet var tillämpligt på varje ansökan om europeiskt patent som ingavs under denna period och varar hela patentets giltighetstid.(189) Således kommer slutet av förbehållsperioden enbart de patentansökningar till godo vilka ingivits efter det att denna period löpt ut.

179 Genom punkt 3 i protokoll 19 ålades Portugal att den 1 januari 1992 tillträda EPK, och i detta hänseende var dess övergångsuppgörelse enklare än i Spaniens fall.

180 Spanien var därför inte tvingat, vare sig genom anslutningsakten eller EPK, att i sin lagstiftning införa bestämmelser om patentering av kemiska och farmaceutiska produkter med verkan före den 7 oktober 1992, eller att erkänna en ansökan som ingivits före denna tidpunkt, vare sig detta skett i Spanien eller någon annanstans. Spanien var helt enkelt inte tvunget att göra dessa produkter patenterbara före denna tidpunkt. Det står också klart att den 7 oktober 1992 vid tiden för anslutningsakten inte enbart var en möjlig eller oförutsebar framtida tidpunkt, utan en tidpunkt som var tydligt angiven i protokollet i detta och flera andra hänseenden.(190) Det står också klart att den 1 januari 1992 var den tidpunkt då Portugal hade att införa bestämmelser om patentering av farmaceutiska produkter. Denna tidpunkt var också förutsebar vid tiden för anslutningsakten.

181 Jag övergår sedan till att bedöma vilken verkan denna slutsats har på tolkningen av artiklarna 47.2 och 209.2 i anslutningsakten som den nationella domstolen begärt. Både Merck och Beecham hävdade vid den nationella domstolen, samt Beecham även i sitt skriftliga yttrande till domstolen, att begreppet "de produkter" som återfinns i var och en av dessa övergångsbestämmelser skall tolkas så, att de innebär en hänvisning till de särskilda produkter av vilka en patenthavare söker hindra import. Detta argument klarar, enligt min mening, inte en noggrann granskning ens mot bakgrund av själva artikelns lydelse. Genom artikel 47.1 och 209.1 medges att de rättigheter och fördelar som där anges tillerkänns "innehavaren av ... ett patent på en kemisk [eller] farmaceutisk produkt" som genomgående uttrycks i singularis. Detta är inte förvånande. En rättslig bestämmelse, genom vilken en lagenlig rättighet som kan utövas av en enskild tilldelas, skall rätteligen formuleras i singularis. Det skall bara erinras om att "[v]arje fysisk eller juridisk person får ... [enligt artikel 173 i fördraget] ... väcka talan mot ett beslut som är riktat till honom som ... direkt och personligen berör honom". Vad å andra sidan beträffar fastställandet av en tidsgräns för utövandet av denna övergångsfördel, är artiklarna 47.2 och 209.2 vederbörligen formulerade i pluralis och avser den tid då Spanien eller Portugal "har gjort dessa produkter patenterbara". De ifrågavarande produkterna är "kemiska och farmaceutiska produkter" i allmänhet och inte den särskilda produkt av vilken import aktualiserats. För att godta det förslag som framförts av Merck och Beecham, nämligen att tidsgränsen inte skulle löpa ut förrän den särskilda produkten patenterats, skulle denna bestämmelse ha formulerats i singularis för att motsvara den första punkten.

182 En tolkning av övergångsperioden, enligt vilken denna skulle vara tillämplig på en särskild produkt i en annan medlemsstat än Spanien eller Portugal före den obligatoriska tidpunkten för patenterbarhet, skulle vara oförenlig med protokollens allmänna systematik, enligt vilken Spanien respektive Portugal bevisligen åläggs att göra kemiska och farmaceutiska produkter patenterbara enbart från den 7 oktober 1992 eller den 1 januari 1992, och då enbart beträffande ansökningar som gjorts därefter. Det har under hela förfarandet varit otvistigt att de ifrågavarande produkterna i dessa fall aldrig kan erhålla patentskydd i Spanien eller Portugal ens efter det att dessa medlemsstater har uppfyllt sina skyldigheter enligt fördraget att införa patenterbarhet. Detta är i sanning utgångspunkten för det ifrågasättande av avgörandet i målet Merck som aktualiseras genom den tredje frågan. Detta vore onödigt om Merck och Beecham åtnjöt ett obegränsat skydd med stöd av övergångsbestämmelserna. Medlemsstaterna kunde inte ha avsett att den tidpunkt då Spanien och Portugal kunde komma att vidta ytterligare frivilliga åtgärder för att tillåta patentering av dessa produkter skulle kunna vara den tidpunkt från vilken övergångsperioden för dessa produkter skulle löpa. Om särskilda spanska eller portugisiska patent för läkemedel skulle beviljas, som börjar gälla efter den 7 oktober 1992 eller den 1 januari 1992, skulle detta strida mot det internationellt godtagna nyhetsbegreppet(191) och skulle föranleda att samma produktpatent upphörde att gälla vid olika tidpunkter i olika länder, vilket ger upphov till den ytterst absurda möjligheten att senare hinder mot parallellimport till Spanien och Portugal skulle uppstå då patenten för samma produkter upphörde att gälla på andra platser. Det skulle leda till ytterligare olägenheter då olika tidpunkter tolkades in i artiklarna 47.2 och 209.2 för farmaceutiska produkter i allmänhet och för produkter, som liksom sökandens produkter, i praktiken aldrig kommer att bli patenterbara i Spanien, men som i teorin kan komma att bli det.

183 Det skall vidare ständigt erinras om att övergångsbestämmelserna medger ett undantag från principen om fri rörlighet för varor, som genom artiklarna 42 och 202 satts i kraft i Spanien och Portugal från den 1 januari 1986. Föreskrifterna i artikel 30 i fördraget har således utvidgats till att omfatta handeln mellan å ena sidan Spanien och Portugal och å andra sidan resten av gemenskapen. Artikel 30 begränsas naturligtvis av artikel 36 i EG-fördraget på det restriktiva sätt som framgår av domstolens fasta praxis.(192) Genom lydelsen av inledningen i artiklarna 47 och 209 - "[t]rots bestämmelserna i artikel 42 (202)" - införs ännu ett förbehåll, genom att innehavaren av ett patent i en medlemsstat tillåts förbjuda import av den patenterade produkten från Spanien eller Portugal under en angiven period.(193) Sådana undantag i anslutningsakten skall, såsom domstolen fastslog i domen i målet kommissionen mot Grekland, tolkas så, "att de underlättar strävan att uppnå fördragets syften och tillämpningen av alla dess regler".(194) Domstolen fortsatte: "Bestämmelserna på detta område i anslutningsakten kan särskilt med hänsyn till avskaffandet av kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan inte tolkas utan hänvisning till de bestämmelser i fördraget som berör saken." Syftet med särskilt artiklarna 47 och 209 är "att på ett begränsat område göra undantag från gemenskapsbestämmelserna som styr den fria rörligheten för varor och inte att skapa nya rättigheter som överskrider det skydd som patentet givits genom nationell lagstiftning".(195) De skall inte ges en vidare tolkning än deras själva lydelse motiverar. Den tolkning som hävdats av Merck och Beecham skulle medföra att övergångsperiodens verkan utsträcktes på obestämd tid (enbart begränsad av den tidpunkt då det patent upphörde att gälla som erhållits i en annan medlemsstat) för produkter som med all sannolikhet inte någonsin skulle kunna patenteras i Spanien eller Portugal. Om ett sådant resultat varit avsett, skulle det ha varit en enkel åtgärd att föreskriva detta i övergångsbestämmelserna. Skyddet skulle ha kunnat utsträckas till att omfatta varje patents giltighetstid som beviljats i en annan medlemsstat före den 7 oktober 1992 i Spaniens fall och den 1 januari 1992 i Portugals fall. Av dessa skäl avvisar jag Mercks och Beechams argument att begreppet "de produkter" omfattar även andra produkter än dem som Spanien och Portugal var skyldiga att göra patenterbara vid denna tidpunkt. Följaktligen avvisar jag alternativ e som anges i den första och den andra frågan.

184 Härnäst skall jag granska argumentet för prioritet med Pariskonventionen som grund(196), vilket hör samman med alternativ c och d i den första frågan. Detta problem aktualiseras enbart för Spaniens vidkommande, även om såväl Spanien som Portugal har undertecknat Pariskonventionen. Genom att inge en patentansökan i ett land där Pariskonventionen är tillämplig, åtnjuter den som ansöker om patent i varje annan medlemsstat (som jag kommer att kalla ett andra land) rätten till prioritet för detta patent under en tidsperiod om 12 månader från den tidpunkt då den första ansökan ingavs.(197) För att kunna utnyttja denna prioritet fullt ut måste han därefter inge ansökningar i varje andra land där han önskar skydda sin uppfinning, innan prioriteten upphör att gälla. Huruvida en uppfinning är ny, en grundläggande förutsättning för patenterbarhet, avgörs vid tidpunkten för den första ansökan. Genom att på detta sätt inge en ansökan undanröjer han varje invändning i varje andra land om att hans uppfinning inte skulle vara ny till följd av att den tidigare offentliggjorts. Merck har gjort gällande att prioritet enligt Pariskonventionen har förekommit sedan sekelskiftet och erkänns i alla medlemsstater där patentering av läkemedel är tillåten. Både Merck och Beecham har underförstått behandlat denna prioritet som en grundläggande del av en produkts patenterbarhet. Beecham har beklagat att det i Spanien, till skillnad från andra konventionsstater, inte var möjligt att begära prioritet för en ansökan som ingivits under de 12 månader som föregick den 7 oktober 1992. För att fastställa detta har företaget stött sig på ett beslut av Consejo de Estado av den 18 februari 1993, enligt vilket prioritet medges enbart för ansökningar som ingivits i andra Pariskonventionsstater efter den 7 oktober 1992. Med andra ord erkänns i spansk lagstiftning inte en ansökan som ingivits i ett andra land i syfte att erhålla prioritet, om inte en giltig ansökan hade kunnat inges om ett motsvarande produktpatent i Spanien vid samma tidpunkt. Samtidigt innebär ansökningar om prioritet, som ingivits i andra Pariskonventionsstater under de 12 månaderna före denna tidpunkt, att uppfinningen inte längre anses vara ny vid senare ansökningar i Spanien. Merck och Beecham har dragit slutsatsen att det i Spanien därför inte fanns någon fullständig patenterbarhet för läkemedel förrän den 7 oktober 1993 och att övergångsperioden därför skulle beräknas från denna tidpunkt. Spanien har, för att använda lydelsen av deras argument, inte gjort farmaceutiska produkter fullständigt patenterbara om staten inte samtidigt i spansk lagstiftning föreskriver en sådan prioritet som föreskrivs i Pariskonventionen, för ansökningar som ingivits i andra Pariskonventionsstater upp till ett år före denna tidpunkt.

185 Oavsett om prioritet enligt Pariskonventionen är ett av de grundläggande dragen i patenterbarheten, kan denna sammanfattning av det spanska rättsläget inte godtas utan inskränkningar. Under perioden mellan den 7 oktober 1992 och den 7 oktober 1993 trädde en sådan prioritet gradvis i kraft, det vill säga en ansökan gavs prioritet som tidigare ingivits i exempelvis Frankrike den 10 oktober 1992 med anledning av en spansk ansökan den 1 oktober 1993. Argumentet måste därför, enligt min mening, granskas mot bakgrund av att prioritet enligt Pariskonventionen successivt infördes i Spanien, men endast blev tillgängligt för 12 hela månader den 7 oktober 1993.

186 Argumentet fordrar att tre internationella överenskommelser beaktas, nämligen anslutningsakten, EPK och nu Pariskonventionen. Domstolen har behörighet att tolka den första men inte de andra två. Merck och Beecham har emellertid gjort gällande att Spanien, som inte erkände prioritet enligt Pariskonventionen, inte har gjort läkemedel patenterbara förrän den 7 oktober 1993, vilket förefaller innebära att dess lydelse kan intolkas i anslutningsakten.

187 Det finns ytterligare ett inledande problem. Merck och Beecham har huvudsakligen utgått från den mening som uttryckts av Consejo de Estado då de har dragit slutsatsen att Spanien inte hade gjort läkemedel helt patenterbara den 7 oktober 1992. Jag kan inte se att detta automatiskt blir följden. För det första framgår det av bevis som Primecrown ingivit att den mening som uttryckts av Consejo de Estado inte är bindande och att det alltjämt finns motstridiga uppfattningar om saken i Spanien, tvister vilka kan komma att lösas i spanska domstolar. Det är uppenbart att jag inte kan uttrycka någon åsikt om detta. För det andra, vilket är än viktigare, är det tydligt att Spanien föreskrev patenterbarhet för farmaceutiska produkter från den 7 oktober 1992. Några eller många ansökningar om patent på sådana produkter kan ha medfört svårigheter med anledning av att tidigare ansökningar i andra länder inte givits prioritet och följaktligen förlorat sitt nyhetsvärde. Det är uppenbart att ingen av de produkter som är aktuella i detta mål påverkas på detta sätt. Om en viss sökande påverkades på det sättet, skulle han kunna väcka talan vid spanska domstolar om att få sin rätt enligt Pariskonventionen erkänd och ytterst söka få saken hänskjuten till domstolen för tolkning. Det förefaller mig i varje fall inte som om den mening som uttryckts av Consejo de Estado skulle föranleda att utgången av övergångsperioden allmänt skulle förlängas med ett år.

188 Jag skall emellertid även undersöka huruvida detta argument förtjänar att granskas. Var Spanien genom anslutningsakten tvingat att tillmäta ansökningar enligt Pariskonventionen prioritet? I artikel 4 i Pariskonventionen föreskrivs i relevanta delar följande:

"A - 1. Den som i ett av unionsländerna i behörig ordning gjort ansökan om patent ... skall för ansökan i de övriga länderna äga en prioritetsrätt under tid, som här nedan bestämmes.

2. Varje ansökan, som enligt ett unionslands inhemska lagstiftning eller bilaterala eller multilaterala avtal mellan flera unionsländer är likställd med en behörig nationell ansökan, erkännes kunna ge upphov till prioritetsrätt.

3. Med behörig nationell ansökan skall förstås varje ansökan som gör det möjligt att fastställa den dag då ansökningen ingivits i ifrågavarande land, oavsett vad som blivit resultatet av ansökningen.

B - Till följd härav skall ansökan, som sedermera före utgången av denna tid göres i ett annat unionsland, icke kunna förklaras ogiltig på grund av åtgärder, vidtagna under mellantiden, sålunda speciellt icke genom annan ansökan, genom uppfinningens offentliggörande eller utövande, genom saluhållande av exemplar av mönstret eller modellen, genom begagnande av märket, och dessa åtgärder skall icke kunna ge upphov till någon rätt för tredje man eller någon föranvändarrätt. [...]

C - 1. Tiden för ovannämnda prioritetsrätt utgör i fråga om patent ... tolv månader ...

2. Dessa frister löper från tidpunkten för ingivande av den första ansökningen ..."

189 Mot bakgrund av att Pariskonventionen, genom hänvisning till artikel 4 i densamma, införts i anslutningsakten och att dess lydelse inte kan förbises om Mercks och Beechams argument skall beaktas, skall jag bedöma huruvida det ålåg Spanien att tillerkänna ansökningar som ingivits i andra Pariskonventionsstater före den 7 oktober 1992 sådan prioritetsrätt. Kärnan i bestämmelsen återfinns i artikel 4 A 1 jämförd med artikel 4 B. "Prioritetsrätt" måste erkännas under tidsperioden om 12 månader med början vid "tidpunkten från ingivande av den första ansökningen". Spanien hade inte kunnat tillämpa denna bestämmelse före den 7 oktober 1992 på någon ansökan om ett produktpatent på farmaceutiska produkter i ett andra land. Om den spanska ansökan ingivits i ett andra land den 1 oktober 1992, skulle Spanien enligt spansk lag inte ha kunnat erkänna prioritetsrätt för någon ansökan som ingivits efter den 7 oktober 1991. För att Mercks och Beechams argument skall vara hållbart måste det ändras till att innebära att prioritetsrätten skulle beviljas för det fall den andra spanska ansökan ingivits i ett andra land såväl inom prioritetstiden som efter den 7 oktober 1992. I själva verket stämmer argumentet inte med det tydliga innehållet i artikel 4. I denna artikel saknas uppgift om att äganderätten skulle tillämpas på ett visst sätt under en övergångsperiod. Den är formulerad så, att det därav framgår att en liknande ansökan kan inges i varje andra land vid varje tidpunkt efter den första och att följaktligen patent på liknande produkter samtidigt erkänns i båda länderna.

190 Det förefaller mig emellertid som om det är av större betydelse att citera bestämmelserna om prioritet i EPK, vilka huvudsakligen speglar innehållet i dessa bestämmelser i Pariskonventionen. I artikel 87 föreskrivs i tillämpliga delar följande:

"(1) Den som i eller med verkan för stat som är ansluten till Pariskonventionen för industriellt rättsskydd i vederbörlig ordning ingivit ansökan om patent ... åtnjuter vid ingivande av europeisk patentansökan beträffande samma uppfinning prioritet under en tid av tolv månader från den dag då den första ansökningen ingavs.

(2) Prioritetsgrundande är varje ansökan som enligt den nationella lagen i den stat i vilken den ingavs eller enligt bilaterala eller multilaterala överenskommelser, däri inbegripet denna konvention, jämställes med en i vederbörlig ordning gjord nationell ansökan.

(3) Med en i vederbörlig ordning gjord nationell ansökan avses varje ansökan som är till fyllest för att den dag då ansökningen ingavs skall kunna fastställas, och detta oberoende av vad som sedan sker med ansökningen."

Denna bestämmelse måste läsas mot bakgrund av den verkan som artikel 167.5 i EPK har på Spaniens undantag beträffande kemiska och farmaceutiska produkter. Undantaget är tillämpligt på ansökningar om europeiskt patent som ingivits under den tidsperiod som undantaget var gällande och under patentets giltighetstid. Med andra ord har tillämpningen av Pariskonventionen på de områden där prioritet enligt denna behandlas i EPK i praktiken ingen relevans här.

191 Ingenting i protokoll 8 - om spanska patent - förefaller mig framställa erkännandet av ansökningar om prioritet före den 7 oktober 1992 som ett grundläggande drag i Spaniens skyldigheter. En klar och uttrycklig indikation borde ha krävts. Det rör sig trots allt om övergångsbestämmelser och det är inte förvånande att det finns ytterligare indikationer på graderingar, såsom den omständigheten att erkännandet av prioritet successivt trädde i kraft en dag i sänder i Spanien mellan den 7 oktober 1992 och den 7 oktober 1993. Ytterst slås jag emellertid av det faktum att Merck och Beecham har sökt förlänga den övergångsperiod som fastställs i artikel 47.2 med ett år. För att ha framgång med det måste de visa att Spanien inte gjorde farmaceutiska produkter patenterbara den 7 oktober 1992 och detta har de, enkelt uttryckt, inte gjort.

192 I korthet gjorde Spanien läkemedel patenterbara från den 7 oktober 1992 och inte från någon senare tidpunkt. Genom denna slutsats är ytteligare två alternativa tidpunkter som angivits i den första frågan uteslutna, nämligen c och d.

193 En särskild fråga, som har samband med alternativ c och d, uppkommer beträffande Portugals situation.(198) Merck har hävdat att farmaceutiska produkter i praktiken inte kunde patenteras i Portugal före den 1 juni 1995. Företaget har uttalat att det inte var förrän vid denna tidpunkt som det i det portugisiska lagdekretet nr 42/92 av den 31 mars 1992 föreskrevs att en ny lag om industriell äganderätt skulle införas, genom vilken det blev tillåtet att bevilja patent på sådana produkter. Av detta skäl har Merck gjort gällande att Portugals övergångsperiod, enligt artikel 209 i anslutningsakten, inte kommer att löpa ut förrän den 1 juni 1998 eller den 31 december 1998, det vill säga vid utgången av det tredje kalenderåret efter det år som Portugal gjorde dessa produkter patenterbara.

194 Jag håller med om att det med anledning av bestämmelserna i lagdekretet inte var möjligt att för en ansökan som gjorts i Portugal erhålla ett sådant patent före den 1 juni 1995. Portugal uppfyllde emellertid sin skyldighet att tillträda EPK den 1 januari 1992. EPK trädde i kraft i Portugal den 1 januari 1992 som en följd av att den portugisiska regeringen den 14 oktober 1991 deponerade ett ratifikationsinstrument.(199) Enligt artikel 8.2 i den portugisiska konstitutionen var denna konvention bindande enligt portugisisk lag genom att dess bestämmelser hade prioritet framför bestämmelserna i lagen om industriell äganderätt. Merck har godtagit att det genom en ansökan till det europeiska patentverket var möjligt att erhålla ett patent för farmaceutiska produkter som var giltigt i Portugal från den 1 januari 1992. Detta är enligt min mening avgörande. Jag instämmer med den nationella domstolen i att det enligt anslutningsakten inte ålåg Portugal att ens ha ett eget patentverk. Den tidpunkt då farmaceutiska produkters patenterbarhet första gången erkändes i Portugal var således den 1 januari 1992, vilket blir den tidpunkt då den övergångsperiod som anges i artikel 209 i anslutningsakten började löpa, och därigenom utesluts alternativ c och d från fråga 2.

195 Det slutliga valet mellan alternativ a och b är beroende av vilken betydelse som tillmäts formuleringen "utgången av det tredje året efter det att Spanien [Portugal] har gjort dessa produkter patenterbara" (min kursivering), det vill säga efter den 7 oktober 1992 eller den 1 januari 1992, eftersom dessa, enligt min bedömning, är de tidpunkter då Spanien och Portugal gjorde dessa produkter patenterbara. Den nationella domstolen ansåg att valet av årsdagsargumentet i det närmaste var odiskutabelt. Inte desto mindre var fyra av de fem medlemsstatsregeringar som ingivit yttranden i frågan av annan åsikt och stödde Merck och Beecham, vilka hävdade den 31 december 1995.

196 Stöd för båda tidpunkterna går att finna i lydelsen. Om årsdagen var avsedd att gälla hade det varit enklare att använda följande formulering: "kan åberopas ... under tre år efter det att Spanien [Portugal] ..." eller till den 7 oktober 1995 [1 januari 1995]. Detta skulle kunna kritiseras för att möjligheten att därefter stödja sig på bestämmelsen därigenom uttryckligen utesluts. För att hindra att bestämmelsen läses på detta sätt borde någon begränsande formulering såsom "och inte därefter" ha införts. Uttrycket "fram till utgången av det tredje året" innebär en lämplig betoning av periodens slut. Det enda stöd som lydelsen ger för kalenderårsargumentet är bruket av ordet "efter" i stället för "från". "Från" kan emellertid inte bytas ut utan andra ändringar. Det vore nödvändigt att tillägga följande: "det datum då", "den tidpunkt då", eller någon annan fras som innebär en tidsmässig bestämning av Spaniens och Portugals åtgärder för att göra läkemedel patenterbara. Enligt min mening är den mest naturliga tolkningen, då jag betraktar avsikten, att övergångsperioden varade tre år efter den 7 oktober 1992, eller den 1 januari 1992, och således löpte ut på årsdagen, den 7 oktober 1995, eller den 1 januari 1995. Kalenderårsargumentet hade fordrat att detta uttryckligen angavs, exempelvis på följande sätt: "utgången av det tredje året efter det år då" (min kursivering). Det återstår slutligen en viktig fråga. Jag behandlar tidpunkterna för patenterbarhet, med utgångspunkt från tidpunkten för anslutningsakten, som förutsägbara framtida tidpunkter. Kalenderårsargumentet skulle föranleda en övergångsperiod om ungefär tre år och tre månader för Spanien, men om fyra år (minus en dag) för Portugal. Det har inte angivits någon grund för en så stor skillnad.

197 Till stöd för påståendet att den 31 december 1995 skulle utgöra den tidpunkt då övergångsperioden skulle löpa ut, har både Merck och Beecham hänvisat till de många bestämmelser i anslutningsakten där det föreskrivs att övergångsbestämmelser eller övergångsperioder skall löpa ut vid utgången av ett kalenderår. Merck har till och med skapat ett omfattande schema för att visa att, som företaget påstått, "alla övergångsbestämmelser i Spaniens anslutningsakt löper ut vid utgången av ett kalenderår". Det är riktigt att det finns mycket få undantag från denna regel, som är tillämplig exempelvis på det gradvisa avskaffandet av importtullar (artikel 31), införandet av gemensamma tulltaxan (artikel 37) och avskaffandet av kvantitativa restriktioner (artikel 43). Jag anser emellertid inte att någon sådan allmän tolkningsregel som antyds förekommer. På det hela taget görs förändringar i jordbrukssektorn genom att "regleringsår" anges, eller som i ett fall, "vinodlingsår".(200) Protokoll 8 och 19 innehåller detaljerade bestämmelser om spanska och portugisiska patent och där föreskrivs ett antal undantag från den huvudsakligen gällande skyldigheten. Undantagsperioden löper till den 7 oktober 1992 eller den 1 januari 1992 och således inte nödvändigtvis till utgången av ett kalenderår. Detta argument föranleder därför inte någon särskild slutsats beträffande betydelsen av "utgången av det tredje året" i artikel 47.2 eller 209.2. Portugal skulle, å andra sidan, ha tillträtt EPK den 1 januari 1992, vilket sammanfaller med inledningen av ett kalenderår. Det är uppenbart att de tre åren skulle löpa till den 1 januari 1995. Att, som Merck och Beecham gör gällande, lägga till ytterligare ett år enbart för att tidpunkten är den första dagen på året snarare än den sista dagen av det föregående året vore absurt. De söker i själva verket förlänga övergångsperioden med ett helt år.

198 Merck har grundat ett liknande argument på lydelsen av artikel 379 i anslutningsakten.(201) Genom den huvudsakliga bestämmelsen i denna artikel tillåts en medlemsstat begära bemyndigande att vidta skyddsåtgärder för att komma till rätta med svårigheter som har uppstått före den 31 december 1992 som är "allvarliga ... kan antas bli bestående inom någon sektor av ekonomin eller i händelse av svårigheter som kan leda till en allvarlig försämring av det ekonomiska läget inom ett bestämt område". Det föreskrivs vidare att "[d]enna bestämmelse skall tillämpas fram till och med den 31 december 1995 för varor eller sektorer för vilka denna akt medger övergångsundantag av likvärdig varaktighet". Merck har gjort gällande att detta visar att anslutningsakten inte avser övergångsundantag som löper ut efter den 31 december 1992, utan före den 31 december 1995. Enligt min mening väger detta argument mycket lätt. Det finns inget inneboende bevis på korsvisa hänvisningar mellan bestämmelserna. Detta övertygar mig inte att inta en annan ståndpunkt än den jag redan givit uttryck för.

199 Merck har också stött sig på lydelsen av förslaget till ett protokoll av den 30 mars 1992 om ändringar i villkoren för ikraftträdandet av Luxemburgöverenskommelsen av den 15 december 1989 om gemenskapspatent(202), som godkänts av Coreper den 24 mars 1992 för att framläggas vid 1992 års Lissabonkonferens om Europapatent. Där hänvisas till fjärde stycket i överenskommelsens ingress där det anges att Luxemburgöverenskommelsen skall tillämpas på Spanien "från den 1 januari 1996, den tidpunkt då den fria rörligheten för varor skall vara tillämplig fullt ut mellan Spanien och de övriga EG-medlemsstaterna". Även detta argument har ringa vikt, om alls någon. För det första är förslaget till protokoll upprättat senare än anslutningsakten och kan inte vara ett tolkningshjälpmedel till detta. För det andra antogs inte ens förslaget till protokoll, vilket Merck har medgivit.

200 Då det återstår att göra ett val mellan två tidpunkter, nämligen den 7 oktober 1995 och den 31 december 1995 i Spaniens fall, och den 1 januari 1995 och den 31 december 1995 i Portugals fall, för när övergångsperioden skall anses löpa ut, anser jag att frågan tydligast besvaras av själva lydelsen. Jag anser, av de skäl som jag ovan angivit i punkt 196, att lydelsen talar för en enkel treårsperiod som löper till årsdagen, nämligen den 7 oktober 1995, respektive den 1 januari 1995. Primecrown har angivit ytterligare tre källor av rättslig tyngd till stöd för denna uppfattning. För det första riktar företaget uppmärksamheten på den europeiska konventionen om beräkning av tidsfrister (Baselkonventionen) från år 1972.(203) Denna konvention är tillämplig på beräkningen av tidsfrister i civila, kommersiella och administrativa frågor, inklusive tidsfrister som fastställts i lag eller av en juridisk instans eller myndighet.(204) I artikel 4.2 anges att "då en tidsgräns uttrycks i månader eller år skall dies ad quem vara den dag i den sista månaden eller det sista året som motsvarar dies a quo, eller då inget motsvarande datum finns, sista dagen i den sista månaden". Även om denna konvention undertecknats av sju stater som numera är medlemmar i Europeiska gemenskapen har den inte undertecknats av Förenade kungariket, Spanien eller Portugal.(205) För det andra har Primecrown hänvisat till den sedan länge fastlagda regeln i engelsk rätt att en period om en månad eller ett år som följer på ett datum löper ut samma datum under efterföljande månad eller år.(206) För det tredje har företaget hänvisat till en bestämmelse i den spanska civillagen med innebörden att "om tidsperioder fastställs i månader eller år skall de beräknas från datum till datum".(207) Dessa bestämmelser är på sin höjd indikationer, som kan vara till nytta och leder till samma slutsats, på att det skulle föreligga nationella regler och en internationell regel som stöder den tolkning som jag har föreslagit. Det avgörande övervägandet måste emellertid vara att domstolen, för det fall det skulle föreligga någon tvekan eller svårighet kring tolkningen av lydelsen, har i åtanke att den ombetts tolka en bestämmelse enligt vilken ett betydande undantag medges från principen om fri rörlighet för varor vilken, förutom att den är en allmän gemenskapsrättslig princip, är särskilt tillämplig på Spanien genom artikel 42 och på Portugal genom artikel 202 i anslutningsakten. Av dessa skäl föreslår jag att utgången av de övergångsperioder som den nationella domstolen angivit i sin första och andra fråga skall anses löpa ut den 7 oktober 1995 respektive den 1 januari 1995.

IX - Förslag till avgörande

201 Av ovan anförda skäl föreslår jag domstolen att besvara tolkningsfrågorna på följande sätt:

1) Den tidsperiod som anges i artikel 47.2 i akten om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Republiken Portugal och om anpassning av fördragen skall anses ha löpt ut den 7 oktober 1995.

2) Den tidsperiod som anges i artikel 209.2 i akten om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Republiken Portugal och om anpassning av fördragen skall anses ha löpt ut den 1 januari 1995.

3) Bestämmelserna i EG-fördraget om fri rörlighet för varor, inklusive föreskrifterna i artikel 36, skall tolkas så, att de inte hindrar innehavaren av ett patent på en farmaceutisk produkt, som säljer produkten i en medlemsstat där patentskydd föreligger och som också marknadsför den i en annan medlemsstat vid en tidpunkt då denne innehavare inte kan erhålla ett sådant skydd för produkten, från att göra gällande den rätt som han givits genom den första medlemsstatens lagstiftning att förhindra att försäljning sker i den medlemsstaten av enheter av produkten, vilka importerats från den andra medlemsstaten. Denna tolkning skall börja gälla då domstolen meddelar dom i förevarande mål.

(1) - Orden "farmaceutiska produkter" och "läkemedel" används omväxlande i anslutningsakten (se fotnot 3 nedan), gemenskapslagstiftningen och domstolens domar. Jag ser inget skäl till att göra åtskillnad mellan dem i dessa mål och kommer därför att använda dem omväxlande. Se vidare resonemang i fotnot 61 nedan.

(2) - Dom av den 14 juli 1981, Merck (187/80, Rec. s. 2063), nedan kallad domen i målet Merck.

(3) - EGT nr L 302, 1985, s. 23.

(4) - Dessa bestämmelser återfinns i fjärde delen i anslutningsakten under rubriken "Övergångsbestämmelser", som de första artiklarna i avsnitten med rubriken "Avskaffande av kvantitativa restriktioner och åtgärder med motsvarande verkan", avsnitt II i avdelning II för Spanien och avsnitt II i avdelning III för Portugal. För att vara kortfattad har jag i de fall lydelsen i övrigt är identisk satt de portugisiska hänvisningarna inom parentes.

(5) - 187/80, a. st. (ovan fotnot 2), punkt 14 och domslutet.

(6) - Den tidpunkt som de sökande medlemsstaterna antagit vara den då den övergångsperiod som föreskrivs i artikel 47 i anslutningsakten löpte ut.

(7) - Som svar på en skriftlig begäran försåg kommissionen genom en skrivelse av den 12 februari 1996 rådet med kopior på de antagna beslut som senare har offentliggjorts i EGT. Se EGT nr L 122 s. 20-26. Talan mot detta beslut har därefter väckts vid förstainstansrätten av ett antal läkemedelsföretag, se domen i mål T-60/96, Merck m.fl. mot kommissionen.

(8) - Kommissionen anser inte att svårigheterna är så "allvarliga och kan antas bli bestående" eller att en ökning av importen från Spanien i långa loppet kan vara så betydande att den kan skapa allvarliga ekonomiska svårigheter.

(9) - Punkt 2 i protokoll 8 beträffande Spanien, punkt 2 i protokoll 19 beträffande Portugal.

(10) - CH 1995 M No 1712.

(11) - De tre kärandena är Merck & Co. Inc., ett företag som lyder under lagarna i staten New Jersey, Merck Sharp & Dohme Ltd, ett företag som lyder under engelsk rätt, Merck Sharp & Dohme International Services BV, ett företag som lyder under nederländsk rätt (nedan ibland kollektivt angivna som kärandena eller läkemedelsföretagen).

(12) - CH 1995 M No 3239.

(13) - EGT nr L 182, 1992, s. 1.

(14) - Det förefaller som om Europharm, vid den tidpunkt då förfarandet vid den nationella domstolen inleddes, hade importerat en leverans av den spanska produkten i syfte att från lämplig nationell myndighet ansöka om erforderlig importlicens för en farmaceutisk produkt.

(15) - Den nationella domstolens kursiveringar. Detta argument har Merck inte upprepat i sitt skriftliga yttrande men det har i korthet anförts av Beecham, se punkt 27 nedan.

(16) - Som svar på en fråga vid sammanträdet medgav Merck att det, efter det att farmaceutiska produkter gjorts patenterbara i Spanien och Portugal, skulle bli omöjligt att erhålla patentskydd för produkter som var patenterade i andra medlemsstater med anledning av att det grundläggande nyhetskravet inte skulle vara uppfyllt.

(17) - Enligt artikel 8.2 i Portugals konstitution blir internationella konventioner bindande i den portugisiska rättsordningen då de ratificeras av Portugal. EPK trädde således i kraft i Portugal den 1 januari 1992 efter det att ett instrument deponerats av den portugisiska regeringen den 14 oktober 1991, trots att lagdekret nr 42/92 antagits senare, den 31 mars 1992.

(18) - Den instämmer i Mercks argument att patent i praktiken inte kunde erhållas från det portugisiska patentverket förrän vid en senare tidpunkt.

(19) - Tidpunkten den 1 juni 1998 grundas på utgången av en treårsperiod från den tidpunkt då det portugisiska patentverket tydligen hade kunnat bevilja patent på farmaceutiska produkter. Den 31 december 1998 innebär att kalenderår-argumentet läggs till 1 juni 1998-argumentet. Den slutliga tidpunkten bestäms återigen genom att tre år läggs till ett tidigare datum.

(20) - Merck har påpekat att det för närvarande finns omkring 100 sådana stater, inklusive Spanien och Förenade kungariket.

(21) - Recopilación de Doctrina/Año 1993, s. 1435.

(22) - Lagdekret nr 16/95 av den 24 januari 1995 som trädde i kraft den 1 juni 1995.

(23) - Primecrown har bland annat påpekat att sju medlemsstater (dock inte Spanien och Förenade kungariket) har ingått Europeiska konventionen om beräkning av tidsfrister (Baselkonventionen), vari följande föreskrivs i artikel 4.2: "För det fall en tidsfrist är uttryckt i månader eller år skall dies ad quem vara den dag i den sista månaden i det sista året vars datum motsvarar dies a quo eller, där inget motsvarande datum finns, sista dagen i den sista månaden."

(24) - Här hänvisas särskilt till ett anförande av Lord Diplock i målet Dodds/Walker [1981] 1 WLR 1027 s. 1029.

(25) - Primecrown har hänvisat till ett antal föreskrifter i internationell och nationell rätt samt i gemenskapsrätten till stöd för detta argument.

(26) - Island är emellertid enligt artikel 3.5 i protokoll 28 till EES-avtalet skyldigt att tillåta sådan patenterbarhet från den 1 januari 1997.

(27) - A. st. (ovan fotnot 13).

(28) - KOM(90) 101 slutlig - SYN 255, s. 3.

(29) - Den italienska priskontrollen var inte tillämplig på läkemedel som såldes fritt på den privata marknaden. I Portugal föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i dekret nr 29/90 av den 13 januari 1990 att priserna på läkemedel skall fastställas årligen av myndigheterna genom att ett riktpris bestäms, vilket är genomsnittet av priserna på läkemedel i Spanien, Frankrike och Italien. I Spanien bestäms priserna av hälsoministeriet genom det kungliga dekretet nr 271/1990 av den 23 februari 1990 för en minimiperiod av ett år.

(30) - Merck har bland annat hänvisat till förordningen om införande av tilläggsskydd för läkemedel och artiklarna 3 m, 130.1 och 130f.1 i EG-fördraget, som infördes genom fördraget om Europeiska unionen, till stöd för det nya samförstånd som uppnåtts kring syftet att i högre grad gynna forskning inom gemenskapen.

(31) - Dom av den 20 februari 1979, Rewe Zentral (120/78, Rec. s. 649).

(32) - Merck, som hänvisar till N. Koch "Article 30 and the Exercise of Industrial Property Rights to Block Imports", Fordham Corp. L. Inst. 605, 1986, s. 619, har vidhållit att detta inte är liktydigt med att hävda att patentskydd måste garantera vinster över marknadspriserna, utan snarare enbart innebär en rätt att utesluta tredje part från tillverkning och försäljning, vilket i sig är en ersättning.

(33) - Dom av den 9 juli 1985, Pharmon (19/84, Rec. s. 2281).

(34) - Dom av den 20 januari 1981 (55/80 och 57/80, Rec. s. 147) nedan kallade målen Musik-Vertrieb membran.

(35) - Dom av den 17 maj 1988 (158/86, Rec. s. 2605) nedan kallat målet Warner Brothers.

(36) - Dom av den 22 juni 1994 (C-9/93, Rec. s. I-2789) nedan kallat målet Ideal-Standard.

(37) - Merck har gjort gällande att företaget alltid har tillämpat denna princip. Till svar på en fråga som ställdes vid sammanträdet vidhöll Merck att företaget ansåg sig ha en etisk skyldighet att göra alla sina medicinska produkter tillgängliga över hela världen oavsett gällande priser och således oavsett om ett sådant handlande vore lönsamt.

(38) - Dom av den 31 oktober 1974 (15/74, Rec. s. 1147).

(39) - Vid sammanträdet påstod Beecham att då forskningskostnaderna är beroende av dagens kassaflöden, begränsar tillgången på billigare, parallellimporterade läkemedel i medlemsstater där patentskydd finns vinstmöjligheterna på dessa marknader och således även möjligheterna för fortlöpande forskning.

(40) - Beecham har hänvisat till artiklarna 3 m, 3 o samt 130 och 129 i fördraget.

(41) - Beecham har hänvisat till Europaparlamentets resolution av den 29 juni 1995, EGT nr C 183, s. 26.

(42) - Primecrown har påpekat att denna omständighet första gången åberopades av den brittiska regeringen och angavs i förhandlingsrapporten, se Rec. 1981, s. 2063 och 2074, högra spalten i mitten.

(43) - Dom av den 27 oktober 1992 (C-191/90, Rec. s. I-5335) nedan kallad målet Generics.

(44) - Det enda tvånget följer, enligt Primecrowns uppfattning, av möjligheten att en obligatorisk licens beviljas, vilket inte är samma sak som ett rättsligt åliggande att leverera till en marknad.

(45) - Primecrown har påpekat att beträffande Renitec finns uppenbarligen åtminstone 19 likvärdiga produkter tillgängliga på den spanska marknaden. Beträffande Proscar har Primecrown påstått att det inte finns några likvärdiga produkter på den spanska marknaden och har således funnit det svårt att se hur Merck kan lida skada av ett bristande patentskydd i Spanien.

(46) - Det gjordes en hänvisning till kommissionens beslut av den 10 januari 1996 beträffande ett förfarande enligt artikel 85 i EG-fördraget, Adalat (ärende IV/34.279/F3), till stöd för ståndpunkten att patenthavarna inte enligt spansk lag åläggs någon skyldighet att fortsätta leverera. Beslutet avsåg påståenden om att Bayer och dess franska och spanska dotterbolag handlat i strid med konkurrensreglerna genom att begränsa leveranserna av produkten Adalat i Frankrike och Spanien till de verkliga behoven på dessa marknader. Beslutets giltighet, genom vilket Bayer bland annat åläggs att upphöra med den påstådda överträdelsen av artikel 85 i EG-fördraget, har överklagats till förstainstansrätten, se mål T-41/96, Bayer mot kommissionen. I mål T-41/96 R hemställde sökanden om uppskov med verkställigheten, och den 3 juni 1996 beslutade förstainstansrättens ordförande om uppskov med verkställigheten av artikel 2 i beslutet.

(47) - National Economic Research Associates (NERA) har upprättat den rapport som Merck har ingivit som bilaga 5 till sitt skriftliga yttrande till domstolen. Enligt Primecrown fastslås det i denna rapport att "av de 50 mest förskrivna produkterna i Europa under år 1991 var 40 tillgängliga i varje medlemsstat i EU". Primecrown har således gjort gällande att den etiska skyldighet som åberopats av Merck inte iakttas fullt ut av läkemedelsindustrin som helhet.

(48) - Vid sammanträdet vidhöll Primecrown uttryckligen att eftersom i stort sett alla medlemsstater har något slags priskontroll borde läkemedelsföretag inte tillåtas att åberopa förekomsten av sådana system för att motivera att nationell upphovsrätt används för att begränsa parallell handel.

(49) - Dom av den 19 december 1961, kommissionen mot Italien (7/61, Rec. s. 633).

(50) - Företaget har åberopat domen i målet Centrafarm, punkt 22-25 och allmänt domen i målet Musik-Vertrieb membran samt dom av den 8 juni 1971, Deutsche Grammophon mot Metro (78/70, Rec. s. 487), nedan kallad Deutsche Grammophon.

(51) - Spanien beskrevs av Primecrown vid sammanträdet som den åttonde största läkemedelsmarknaden i världen.

(52) - De största hindren har sagts vara följande: a) svårigheter att uppnå en jämn ström av varor för parallellimport och periodvisa avbrott i leveranserna, vilket gör farmaceuter tveksamma till parallellimport, b) hinder som uppstår till följd av skillnader i varumärken, c) förpackningar med text på främmande språk, d) farmaceuters tveksamhet inför parallellimport om inte prisskillnadsincitamentet är tillräckligt betydande, e) hinder som följer av skillnader i dosering (av enskilda tabletter), f) liknande hinder som orsakas av skillnader i förpackningsstorlekar.

(53) - Företaget har antagit att den största delen av den spanska parallellimporten sannolikt är substitut för befintliga källor till parallellimport i Italien och Frankrike snarare än tydliga tillskott till marknaden, eftersom priserna i Spanien inte nödvändigtvis skiljer sig mycket från prisnivåerna i Italien och Frankrike.

(54) - Primecrown har påpekat att det i artikel 27.1 föreskrivs att alla anslutande stater skall införa patentskydd för läkemedel och att dess bestämmelser om patenterbarhet och skyddstider utformats med EPK som förebild. En övergångsperiod om 10 år för produktpatent föreskrivs till fördel för utvecklingsländer genom artikel 65.4. För en översikt av TRIPS se exempelvis Demaret, The Metamorphoses of the GATT: From the Havana Charter to the World Trade Organisation, 1995, 34 Columbia Journal of Transnational Law 123, s. 162-169.

(55) - Kommissionen har särskilt åberopat Marenco and Banks, Intellectual Property and Community Rules on Free Movement; Discrimination Unearthed, 1990, 15 E.L Rev. s. 247 och räknar upp fyra huvudsakliga kritikpunkter: a) regeln fråntar patenthavaren möjligheten att erhålla full ersättning för sin kreativa insats, b) regeln är grundad på den felaktiga uppfattningen att en rättighet kan konsumeras då den i själva verket inte finns, c) den inbegriper en felaktig uppfattning om samtycke, nämligen samtycke till marknadsföring snarare än samtycke till utövandet av en immateriell rättighet, d) genom regeln görs paradoxalt nog skillnad mellan ett beslut av ett företag, som åtnjuter patentskydd i en medlemsstat, att inte marknadsföra produkter där annat än då en tvångslicens utfärdats av staten och ett beslut av samma företag som inte kan erhålla patentskydd och som eventuellt kan tvingas sälja till den marknaden till ett pris som fastställts av staten. Vid sammanträdet motsatte sig kommissionens ombud emellertid att någon av dessa kritikpunkter skulle motivera att praxis i målet Merck upphävdes.

(56) - Dessa var följande: a) att det framgick av domskälen i målet Merck, b) att det skulle överensstämma med utvecklingen av nyare rättspraxis, särskilt med avgörandet i målet Pharmon, c) att det skulle syfta till ett bibehållande av patenthavarens rätt att erhålla full ersättning för sin kreativa insats och samtidigt respektera kärnan i principen om konsumtion av rättigheter.

(57) - I sitt skriftliga yttrande gjorde kommissionen gällande att även om det ankommer på den nationella domstolen att avgöra förekomsten av en etisk skyldighet skulle den vilja föreslå att en sådan skyldighet anses föreligga i de fall då hänsynen till folkhälsan i en medlemsstat skapar ett behov av en särskild farmaceutisk produkt och då innehavaren av ett sådant patent, av skäl som enbart är att hänföra till ett framtida behov av att skydda sin position gentemot parallellimport till en annan medlemsstat, svårligen skulle kunna neka att uppfylla efterfrågan.

(58) - Kommissionen har godtagit att det inte är klart huruvida sökandena i målet vid den nationella domstolen verkligen skulle ha en dominerande ställning på de ifrågavarande marknaderna och vidare huruvida deras eventuella vägran att leverera till marknaderna skulle kunna anses vara missbruk i den mening som avses i artikel 86.

(59) - Det skall påpekas att kommissionen har gjort gällande att regeln i domen i målet Merck skall fortsätta att tillämpas i fall där produkten var patenterbar men patensökanden av något skäl inte faktiskt erhöll patentskydd.

(60) - Kommissionen påpekade att rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (nedan kallat insynsdirektivet), EGT nr L 40, 1989, s. 8, vars huvudsakliga syfte är "att få en överblick över metoderna för nationell prissättning", (det femte övervägandet) inte är en harmoniseringsåtgärd.

(61) - Såsom angivits i fotnot 1 använder jag omväxlande begreppen "farmaceutiska produkter" och "läkemedel". Såväl domstolen som generaladvokaterna har i de tre föregående mest relevanta målen också använt andra begrepp, såsom exempelvis "mediciner", medan det i några av de yttranden som ingivits i detta mål hänvisas till "farmaka". Dessa begrepp kan alla förstås så, att de hänvisar till farmaceutiska specialiteter, vilka huvudsakligen var föremål för talan i målet Parke Davis (dom av den 29 februari 1968, 24/67, Rec. s. 81), målet Centrafarm och målet Merck och vilka är föremål för talan även i förevarande mål. Begreppet "farmaceutiska specialiteter" är hämtat från rådets direktiv 65/65/EEG av den 26 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter (nedan kallat 1965 års direktiv, EGT nr L 22, s. 369). Begreppet "patenthavare" används av bekvämlighet om en person som har rätt till ett patent såväl i egenskap av innehavare som nyttjanderättshavare eller licenshavare.

(62) - KOM(93) 718 slutlig [vid översättningen fanns ingen svensk version att tillgå].

(63) - Ibidem, s. 5 första punkten. I en resolution till svar på kommissionens överlämnande fastslog Europaparlamentet att det "förutsätter" att kommissionen utarbetar riktlinjer för "en realistisk industripolitik" som kommer att "rikta europeisk forskning i högre grad mot verklig uppfinningsverksamhet" genom att bland annat "skydda nya medicinska produkter genom immateriella rättigheter både inom EU och i tredje land" (punkt 10). Resolutionen antogs vid plenarsessionen den 16 april 1996 och har ännu inte offentliggjorts i EGT. Se även Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om "Fri rörlighet för läkemedel inom Europeiska Unionen - avskaffande av befintliga hinder", EGT nr C 97, 1996, s. 1.

(64) - Acetylene Illuminating Company Ltd v United Alkali Co. Ltd [1905] RPC 145 och 153, House of Lords. Detta avgörande skulle vid denna tid också ha varit tillämpligt i Irland och skulle ha fortsatt att vara ett prejudikat efter självständigheten år 1922.

(65) - Tysk förbundslag om patent av den 9 maj 1961, artikel 1.1 och 1.2, såsom den ändrats genom lag om ändring av lagen om patent, varumärken och andra lagar av den 4 september 1967, Bundesgesetzblatt I, nr 56, s. 953.

(66) - Beslut av industriministern nr 450 av den 16 december 1983.

(67) - Artikel 1.2 i resolution 1043 av den 13 oktober 1989.

(68) - Se artiklarna 1 och 2 i förordning nr 932/1987 om patent på livs- eller läkemedel.

(69) - Kungligt dekret av den 29 juni 1939, nr 1127.

(70) - För ett utförligare resonemang se domen i målet Merck, s. 2065-2067.

(71) - European Intellectual Property Review Supplement, volym 16, nr 11, november 1994. I artikel 27.1 föreskrivs följande: "Det skall vara möjligt att erhålla patentskydd för varje uppfinning, såväl produkter som förfaranden inom alla teknikområden, under förutsättning att de är nya, utgör ett framsteg i utvecklingshänseende och kan användas i industrin." Även om det är omtvistat huruvida domen i målet Merck överensstämmer med denna bestämmelse är det inte en fråga som uppkommit i detta mål. Det skall påpekas att rådet den 22 december 1994 antog beslut 94/800/EG om att i Europeiska gemenskapens namn i frågor inom dess behörighet sluta avtal enligt de multilaterala förhandlingarna inom Uruguayrundan (1986-1994) (EGT nr L 336, s. 1). I domstolens yttrande nr 1/94 av den 15 november 1994 (Rec. s. I-5267) fastställde domstolen att gemenskapen och dess medlemsstater har delad kompetens att ingå TRIPS.

(72) - 1994 års rapport, a. st. (ovan fotnot 62), s. 14.

(73) - Dessa svårigheter framgår även av rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 (nedan kallad 1993 års förordning) om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, EGT nr L 214, s. 1.

(74) - A. st. (ovan fotnot 61).

(75) - EGT nr L 15, 1987, s. 36.

(76) - Se artikel 1.8 a (iii) såsom denna införts i 1965 års direktiv.

(77) - KOM(90) 101 slutlig - SYN 255 [vid översättningen fanns ingen svensk version att tillgå].

(78) - Ibidem, punkt 1.

(79) - Punkt 5 i motiveringen.

(80) - A. st. (ovan fotnot 13).

(81) - Se exempelvis dom av den 6 april 1995, RTE och ITP mot kommissionen (C-241/91 P och C-242/92 P, Rec. s. I-743, nedan kallad domen i målet Magill).

(82) - Se generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i målet HAG II (dom av den 17 oktober 1990, C-10/89, Rec. s. I-3711, punkt 10 i förslaget till avgörande).

(83) - Ibidem, punkt 9 i förslaget till avgörande.

(84) - Domstolen förefaller ha använt dessa begrepp omväxlande i sin rättspraxis, men framöver kommer begreppet "särskilt föremål" att användas i detta förslag till avgörande.

(85) - 12:e uppl. (London 1980), s. 1016.

(86) - Samma princip gäller i tillämpliga delar även för patent. Det föreskrivs således i avdelning 40 i Patents Act 1992 i Irland att "ett patent skall så länge det gäller ge innehavaren rätt att förhindra alla tredje parter som inte har innehavarens samtycke att i staten göra alla eller någon av ..." ett antal saker som utgör det huvudsakliga patentskyddet. Se även hur orden "i Förenade kungariket" används beträffande talan om överträdelse som förts i domstolar i denna medlemsstat enligt avdelning 60 i Patents Act 1977.

(87) - Machlup, "An Economic Review of the Patent System", Study of the Committee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee of the Judiciary, US Senate, 85th Congress, Study No 15 (Washington), s. 21. Se den intressanta studien av denna och andra beskrivningar av den principiella motiveringen till patentsystem av den numera avlidne professor René Joliet, som tjänstgjorde som domare vid EG-domstolen, i "Patented Articles and the Free Movement of Goods within the EEC" 28 Current Legal Problems (1975) 15, s. 30-32.

(88) - Av en fråga vid sammanträdet framgick att den allmänna meningen var att det patentmonopol som föreskrivs i nationell rätt är tillämpligt på den första försäljning som sker av varje enskilt parti eller enhet av den patenterade produkten eller med patenthavarens samtycke.

(89) - Se den utförliga studie som utförts av Demaret i Patents, Territorial Restrictions and EEC Law, IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law, vol. 2 (München, 1978), kap. 3.

(90) - Sådana begränsningar kan vara uttryckliga: "Då en person har köpt en artikel förväntar han sig att ha kontroll över den och det måste finnas en klar och uttrycklig överenskommelse om motsatsen för att försäljaren skall kunna säga att han inte har givit köparen dennes licens att sälja artikeln eller använda den hur som helst, även på ett sätt som kan vara till men för denne. Se Lord Hatherleys tal i målet Betts v Willmott (1871) LR 6 Ch App, 239, s. 245. Denna princip godtogs i irländsk rätt genom en dom i Supreme Court i målet Hunter v Fox [1965] RPC 416. I lagen i Förenade kungariket och Irland förutsätts att i de fall en patenthavare marknadsför patenterade produkter utomlands kan detta inte hindra att dessa produkter senare importeras till Förenade kungariket eller Irland, om inte denna import beläggs med ett tydligt och uttryckligt embargo vid tidpunkten för försäljningen: "Således erkänns i engelsk common law ( i motsats till inställningen i andra länder) inte en teori om att rättigheter automatiskt och med tvingande verkan konsumeras då en patenthavare säljer en patenterad artikel eller ger sitt samtycke därtill", Chartered Institute of Patent Agents, C.I.P.A. Guide to the Patent Acts, 4:e uppl. (London, 1995), s. 420.

(91) - Se Demaret, a. st. (ovan fotnot 89), och Alexander, "L'établissement du Marché commun et le problème des brevets parallèles" (1968) RTDE 513, s. 516-521. I Förenade kungarikets (och Irlands) lagstiftning har intagits en mer restriktiv syn på en patenthavares försäljning under ett utländskt patent än på inhemsk försäljning, där varorna inte kan komma in i Förenade kungariket (eller Irland) om inte innehavaren av det brittiska (eller irländska) patentet har en (uttrycklig eller underförstådd) licens. Se Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights (London 1981), s. 199, där det hänvisas bland annat till Mr Justice Rudds uttalande i målet Beecham v International Products [1968] RPC s. 129: "I fall av en patenthavares försäljning måste frågan bero på omfattningen av det tillstånd som den myndighet som utfärdat licensen givit licenshavaren enligt licensen eller andra överenskommelser dem emellan", s. 135.

(92) - A. st. (ovan fotnot 61), rättsliga och faktiska omständigheter, s. 102.

(93) - Även om Centrafarm vid sammanträdet gjorde gällande att ett italienskt företag tillverkade produkten på licens från Parke Davis.

(94) - Domskälen, punkt 4-5.

(95) - Se professor Joliet, a. st. (ovan fotnot 87), punkt 18. Deutsche Grammophon (nedan kallat DG) tillverkade fonografiska inspelningar som det distribuerade under bland annat varumärket Polydor i Tyskland och (genom ett dotterbolag) i Frankrike. Av tyska återförsäljare fordrades att de undertecknade en förbindelse om minimipriser för att dessa skulle få leveranser. Leveranserna avbröts till svaranden Metro för att denne brutit mot detta. Metro lyckades i Tyskland införskaffa skivor som ursprungligen hade levererats av DG till dess franska dotterbolag. De ifrågavarande skivorna såldes i praktiken av det franska dotterbolaget till ett företag i ett tredje land, som därefter levererade dem till det företag i Hamburg varifrån Metro skaffade dem. DG yrkade vid de tyska domstolarna att dessa skulle utfärda ett förbud för Metro att vidareförsälja eller på annat sätt distribuera de ifrågavarande skivorna i Tyskland.

(96) - Domen i målet Deutsche Grammophon, punkt 4.

(97) - Ibidem, punkt 11.

(98) - Jag instämmer med dem som ifrågasätter den logiska grunden för en sådan distinktion. Jag samtycker i synnerhet beträffande påståendet att "en rättighet inte kan bestå av mer än de sätt den kan utövas på"; se inledningsvis exempelvis Korah, "Dividing the Common Market through national Industrial Property Rights" (1972) MLR 634, s. 636, och nyligen den kritik som framförts av Marenco och Banks, a. st. (ovan fotnot 55), s. 224-226. Jag stödjer den uppfattning som generaladvokaten Gulmann gav uttryck för i målet Magill, a. st. (ovan fotnot 81), att "ett utövande av rättigheter som omfattas av en immateriell rättighets särskilda föremål med nödvändighet är att hänföra till förekomsten av detta. Med andra ord, skillnaden mellan förekomsten och utövandet av rättigheter och tillämpningen av begreppet särskilt föremål är huvudsakligen uttryck för samma begreppsliga ansats, [och] skillnaden mellan förekomsten och utövandet av rättigheter har ingen självständig betydelse för avgörandet av bestämda frågor om avgränsningar"; punkt 31 i förslaget till avgörande. Se även exempelvis Mr Justice Kennys dom i den irländska High Court i målet Central Dublin Development Association v Attorney General (1975) 109 ILTR 69, där ägandet av egendom definieras som "ett knippe rättigheter".

(99) - Generaladvokaten Roemer ansåg i sitt förslag till avgörande i målet Deutsche Grammophon att skillnaden mellan upphovsrätt och patent var "irrelevant", (Rec. 1971, s. 487 och 509). Han fastslog att "upphovsrätt förvisso har ett närmare samband med en patenträtt än en varumärkesrätt". Professor Joliet, a. st. (ovan fotnot 87, s. 20), påpekar genom att hänvisa till den tyska lagens tillkomst, genom vilken den omtvistade rättigheten infördes, att den beviljades till följd av kvaliteten på den tekniska servicen och mot bakgrund av den omfattande ekonomiska kostnad som fordrades för tillverkningen av ljudinspelningar som var lämpliga för marknadsföring och att "denna funktion gjorde att monopolet i fråga kom att i stor utsträckning likna ett patent".

(100) - A. st., punkt 12 i domen.

(101) - Generaladvokaten Roemer hänvisade i sitt förslag till avgörande till konsumtionen av rättigheter under sådana omständigheter som förelåg i målet Deutsche Grammophon: "Här skall det avgörande vara att syftet med den industriella rättigheten var uppnått då varorna första gången marknadsfördes, eftersom det var möjligt att använda monopolsituationen i vinstgivande syfte. Å andra sidan skulle det otvivelaktigt gå utöver syftet med rättigheten om innehavaren hade rätt att kontrollera övrig marknadsföring i senare led, såsom särskilt återimport, och den fria rörligheten hindrades. Det förefaller således som om det med hänsyn såväl till fördragets grundläggande syften och principerna för den gemensamma marknaden som till det undantag som anges i artikel 36 och trots att industriell äganderätt garanteras enligt fördraget, vore möjligt att en rättighet uttömts i en sådan situation som föreligger i förevarande fall" (Rec. 1971, s. 487 och 508). Det framgick således även av detta mål klart att uttömmandeteorin i den form som var under antagande i gemenskapsrätten huvudsakligen endast hade en formell likhet med de nederländska och tyska lagar som till stor del var dess förebild.

(102) - Ibidem, punkt 8.

(103) - "Det verkliga innehållet i det skydd som en patenthavare erhåller är ensamrätten till tillverkning och marknadsföring av den patenterade produkten i syfte att kompensera honom i egenskap av uppfinnare av en metod och ge honom ekonomisk ersättning för hans ansträngningar och de ekonomiska risker han löper, och det beviljas honom rent tillfälligt", punkt 4 i dennes förslag till avgörande.

(104) - Punkt 9 i domen.

(105) - Se punkterna 10 och 11 i domen.

(106) - Punkt 11 i domen.

(107) - Punkt 12 i domen. Även generaladvokaten Trabucchi var mycket tydlig: "Det står verkligen inte i överensstämmelse med den grundläggande principen i gemenskapssystemet för rörlighet för varor att ett företag, som är innehavare av ett patent som är gällande i fler än en stat i gemenskapen och som genom ett företag som det helt kontrollerar har deltagit i marknadsföringen av en produkt i en medlemsstat, hindrar att en tredje part importerar produkten i syfte att säkerställa ett handelsmonopol där för något av sina dotterbolag"; punkt 5 i förslaget till avgörande.

(108) - Detta var professor Joliets huvudkritik mot domen i målet Centrafarm, a. st. (ovan fotnot 87), s. 37, och han uttalade följande: "att säga att produkten har tillverkats av patenthavaren är utan betydelse om även någon annan hade kunnat tillverka den. Att undersöka huruvida tillverkningen skedde med patenthavarens samtycke antyder, enligt min mening, att patenthavaren skulle kontrollera den, det vill säga att han åtnjöt ett parallellt patent i det exporterande landet. Självfallet motiverar en granskning av hur patentet fungerar också en importbegränsning i en sådan situation." Även Demaret stödde denna tolkning av domen genom att fastställa att det i ett fall då en patenthavare marknadsfört en produkt i ett ursprungsland, eller detta skett med hans samtycke men utan patentskydd, enligt domen i målet Centrafarm var osannolikt att domstolen skulle tillåta ett importhinder. Se "Le brevet communautaire après Centrafarm: un instrument dépassé ou inachevé?" (1977) RTDE 1, s. 33.

(109) - Han angav med rätta att domstolen inte behandlade denna bedömning som relevant i målet Deutsche Grammophon, se punkt 98 ovan.

(110) - Förslaget till avgörande, s. 2088.

(111) - Ibidem, s. 2090 (kursiveringar i enlighet med originalet).

(112) - Ibidem, s. 2091.

(113) - A. st., punkt 9-10 i domen.

(114) - Ibidem, punkt 11 i domen.

(115) - Punkt 11 i domen.

(116) - Dom av den 3 juli 1974 (192/73, Rec. s. 731).

(117) - I tidigare rättspraxis, exempelvis domen i målet Parke Davis, a. st. (ovan fotnot 61), hänvisade domstolen till den omständigheten att "de nationella bestämmelser som avser skyddet för industriell äganderätt ännu inte har harmoniserats inom gemenskapen"; punkt 4 i domen.

(118) - Domstolen har alltid godtagit att nationell industriell äganderätt inte konsumeras genom att rätten utövas utanför gemenskapen. Se inledningsvis dom av den 15 juni 1976, EMI Records (51/75, Rec. s. 811), som avsåg varumärken, men återgivits i samband med anslutningsakten och patent i domen i målet Generics, a. st. (ovan fotnot 43). Somliga nationella domstolar har intagit den ståndpunkten att import av patenterade produkter från ett tredje land via en annan medlemsstat inte gör att patenthavarens nationella patenträtt uttöms i den mottagande medlemsstaten. Se exempelvis de mål som anges av Tritton, Intellectual Property in Europe (London, 1996), som påpekar att Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg i sin dom i målet Re Patented Bandages Material (1988) 2 CMLR 359 "har fastställt att patenthavaren inte har uttömt sina rättigheter då patenthavaren inte innehar ett parallellt patent i den mellanliggande medlemsstaten", s. 317.

(119) - Koch, a. st. (ovan fotnot 32), beskriver kortfattat varför skillnad inte görs: "Marknadsföringsvillkoren i de två medlemsstaterna är inte jämförbara, och bruket av patentet medför inga nackdelar för den utländska marknadsföringen jämfört med den inhemska marknadsföringen", s. 620.

(120) - Många författare har kritiserat den möjlighet som framgår av punkt 11 i domen i målet Merck, se exempelvis Korah, EC Competition Law and Practice, 3:e uppl. (London, 1994), s. 193, där hon skriver följande: "att motverka att patenthavaren säljer sin produkt i länder där något skydd inte kan erhållas kan i teorin leda till att produkterna säljs enbart där de är patentskyddade och detta kan avskärma marknaden i än allvarligare grad än differentierad prissättning" och Marenco och Banks som påpekar att "det verkligen är ironiskt att bestämmelser som syftar till att öka friheten att marknadsföra skulle tolkas på ett sådant sätt att de leder till att utövandet av en sådan frihet bestraffas", a. st. (ovan fotnot 55).

(121) - Sökandena har aldrig gjort gällande att de inte tjänar på att marknadsföra de ifrågavarande produkterna på de spanska och portugisiska marknaderna. Jag anser emellertid inte att denna omständighet utesluter att det är en stor principiell skillnad mellan försäljning med och utan ett patentskydd.

(122) - Artikel 129.1 i fördraget.

(123) - Se domen i målet Centrafarm, punkt 9, som citeras i punkt 95 i detta förslag till avgörande.

(124) - Se punkt 9-10 i domen.

(125) - Vid tiden för domstolens dom i målet Merck var patenterbarhet för läkemedel i Europa snarare undantag än regel, eftersom Österrike, Danmark, Finland, Grekland och Italien utöver Spanien och Portugal har erkänt sådan patenterbarhet så sent som under de senaste femton åren. Se punkt 79 i detta förslag till avgörande.

(126) - A. st., s. 2095.

(127) - Även om detta påstående sannerligen är riktigt ligger en patenthavares rätt i möjligheten att göra vinster till följd av monopolet, vilket klart bevisas av den övertygelse som patenthavarna visat då de försvarat denna möjlighet.

(128) - Korah, a. st. (ovan fotnot 120).

(129) - Punkt 1 i protokoll 8 och protokoll 19.

(130) - Domen i målet Musik-Vertrieb membran, punkterna 25 och 26.

(131) - Förslag till avgörande, punkt 180. Han föreslog inte helt enkelt att GEMA "helt krasst [skulle kunna göra anspråk på] ... skillnaden mellan den i Förenade kungariket fastställda ersättningen om 6,25 procent och en upphovsrättsersättning som företaget självt räknade ut". Han ansåg att GEMA:s egna ersättningsnivåer var "irrelevanta" och föreslog att begränsningens omfattning skulle vara "skillnaden mellan den ersättning som verkligen betalas i Förenade kungariket ... och den ersättning som kunde ha framförhandlats om avdelning 8 inte funnits och med utgångspunkt i att skivor för vilka denna ersättning betalats fritt kunde marknadsföras var som helst inom gemenskapen". Se förslag till avgörande, punkt 179.

(132) - Liknande åsikter har förts fram av olika akademiska författare: se exempelvis Marenco och Banks, a. st. (ovan fotnot 55), s. 246-248; Demaret, "Industrial Property Rights, Compulsory Licences and the Free Movement of Goods under Community Law" (1987) 18 IIC 161, s. 176; White, kommentar till målet Pharmon, 23 CMLR 721, s. 722 och 723; Gotzen, "La libre circulation des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle dans la jurisprudence de la Cour de Justice", Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1985, s. 467 och 471.

(133) - A. st., förslaget till avgörande, s. 2285, kursivering i originalet.

(134) - Punkterna 25 och 26 i domskälen.

(135) - Punkt 29 i domen.

(136) - Se Gormley (1985) 10 E.L. Rev., 477, s. 449.

(137) - Domen i målet Pharmon, punkt 26 (min kursivering).

(138) - "Industrial Property Rights, Compulsory Licences and the Free Movement of Goods under Community Law" (1987) Vol. 18 IIC No. 2, 161, s. 175.

(139) - Det är intressant att uppmärksamma att även högröstade förespråkare för domen i målet Merck inte var övertygade om att effekterna av domen i målet Pharmon var jämförbara med den logik som låg till grund för domen i målet Merck. Se exempelvis det starka stöd för domen i målet Merck som uttrycks av Bonet, Revue trimestrielle de droit européen 1982, s. 161-166 och jämför detta stöd med hans kritiska kommentarer till domen i målet Pharmon, Revue trimestrielle de droit européen 1986, s. 281-286.

(140) - Se Demaret, a. st. (ovan fotnot 138), s. 177.

(141) - Förhandlingsrapporten, s. 2611, punkt 25, citerad i punkt 118 ovan.

(142) - Ibidem, s. 2611.

(143) - A. st., s. 2623.

(144) - A. st., förslag till avgörande, s. 2623.

(145) - Ibidem, punkt 15-16 i domen (mina kursiveringar).

(146) - Punkt 18 i domen (mina kursiveringar).

(147) - Se det ekonomiska resonemang som ligger till grund för punkterna 15, 16 och 18 i domen och som återgivits ovan i punkt 132 samt särskilt de kursiveringar som jag gjort i dessa punkter.

(148) - Vinsterna på de brittiska marknaderna var förmodligen större än på liknande försäljning i Danmark. Den brittiska regeringen har emellertid på svar från en fråga från domstolen inte angivit några siffror för att visa omfattningen av "upphovsrättsdelen", som påstås utgöra mer än 25 procent av "försäljnings"priset (se förhandlingsrapporten i målet Warner Brothers, s. 2616) på videokassetter i Förenade kungariket.

(149) - "Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr" (1989) GRUR Int. 177, s. 179, en omskrivning till engelskan omnämns i Marenco och Banks, a. st. (ovan fotnot 55), s. 250. Se även (1989) RDAI 7, s. 815 för en fransk version av denna artikel.

(150) - Vad beträffar konsumtionen av varumärket fastslog domstolen följande: "Det samtycke som är underförstått i varje överlåtelse är inte det samtycke som fordras för att teorin om uttömmande av rättigheter skall vara tillämplig. För att detta skall ske måste innehavaren av rättigheten i den importerande staten direkt eller indirekt kunna avgöra vilka produkter som skall bära varumärket i den exporterande staten och kontrollera deras kvalitet. Den befogenheten går förlorad om kontrollen över varumärket genom överlåtelse övergår på en tredje part som inte har något ekonomiskt samband med överlåtaren." Se punkt 43 i domen.

(151) - Se punkt 52 i domen.

(152) - Mr Justice Kingsmill Moore som meddelade dom i Supreme Court i målet Attorney General v Ryan's Car Hire [1965] IR 642-654. Se allmänt Kelly, The Irish Constitution, tredje uppl., Hogan och Whyte, Butterworths, Dublin och London, 1994, s. 532-539.

(153) - Praxisuttalande om prejudikat av den 26 juli 1966 [1966] 1 WLR 1234, [1966] 3 All ER 77. För en nyare tillämpning av detta "uttalande" se domen i målet Pepper v Hart [1993] 2 WLR 1035, [1993] 1 All ER 42.

(154) - Dom av den 27 mars 1963 (28/62, 29/62 och 30/62, Rec. s. 59, kapitel II i förslag till avgörande).

(155) - Dom av den 5 februari 1963 (26/62, Rec. s. 1). Denna dom meddelades sju veckor före domen i målet Da Costa.

(156) - Domen i målet Da Costa, a. st. (ovan fotnot 154), s. 77-78.

(157) - Dom av den 13 maj 1981, International Chemical Corporation (66/80, Rec. s. 1191, punkt 13).

(158) - Dom av den 6 oktober 1982 (283/81, Rec. s. 3415, punkt 14).

(159) - Dom av den 27 september 1988, parlamentet mot rådet (domen i målet Kommittologi, 302/87, Rec. s. 5615, punkt 28); även om detta var en direkt talan och inte en begäran om förhandsavgörande aktualiserades samma principfråga.

(160) - Dom av den 22 maj 1990, parlamentet mot rådet (domen i målet Tjernobyl - upptagande till sakprövning - C-70/88, Rec. s. I-2041, punkt 16).

(161) - Dom av den 24 november 1993 (C-267/91 och C-268/91, Rec. s. I-6097).

(162) - A. st. (ovan fotnot 31), punkt 8.

(163) - Domen i målet Keck och Mithouard, punkt 16.

(164) - Dom av den 11 juli 1974 (8/74, Rec. s. 837, punkt 5).

(165) - Han påpekade även att teorin om gemensamt ursprung inte hade införts i senare lagstiftning, särskilt då i rådets första direktiv (89/104/EEG) av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT nr L 40, s. 1), även om han ansåg att en sådan tystnad skulle kunna tolkas som såväl ett medgivande som ett fördömande (punkt 53 i förslaget till avgörande).

(166) - Domen i målet HAG II, a. st. (ovan fotnot 82), punkt 10.

(167) - Ibid, punkterna 16 och 17.

(168) - Denna fråga studeras i punkt 167-170 nedan.

(169) - A. st., punkt 11 i domen.

(170) - A. st. (ovan fotnot 38), punkt 26.

(171) - Ibid, punkt 27-29 i domen.

(172) - A. st., förslag till avgörande, s. 1178.

(173) - Se punkt 24 i domen. Se även domen i målet Musik-Vertrieb membran, punkt 20-26. Den enda gemenskapsrättsliga åtgärd som vidtagits beträffande priskontroll av läkemedel är insynsdirektivet, a. st. (ovan fotnot 60). Varken den nationella domstolen eller de yttranden som ingivits till domstolen antyder att den kontroll som utövas av de behöriga spanska och portugisiska myndigheterna innebär ett åsidosättande av kraven i det direktivet.

(174) - Se dom av den 13 juli 1995, Spanien mot rådet (C-350/92, Rec. s. I-1985). Beecham hänvisade särskilt till punkt 31 i domen där domstolen hänför sig till Spaniens argument att det utsträckta marknadsföringsmonopol som patenthavaren får genom tilläggsskyddet resulterar i "att industrin för generiska läkemedel hindras från att fritt konkurrera med dessa företag, till väsentlig nackdel för konsumenterna, som skulle kunna förvärva läkemedlen till lägre priser från det ögonblick då denna monopolställning upphörde".

(175) - Kommissionen har exempelvis hänvisat till de följande särskilda kännetecknen för sådana produkter: 1) den omständigheten att patienten (konsumenten) har ringa eller inget val eller inflytande på vilken produkt som han får förskriven till sig, 2) den begränsade utbytbarheten av produkterna, 3) den avgörande omständigheten att kostnaden för läkemedel till stor del bärs av systemet för social trygghet i patientens hemstat.

(176) - Dom av den 2 februari 1988, Blaizot m.fl. (24/86, Rec. s. 379, punkt 28).

(177) - Se exempelvis dom av den 8 april 1976, Defrenne I (43/75, Rec. s. 455, punkt 72-74) och dom av den 17 maj 1990, Barber (C-262/88, Rec. s. I-1889, punkt 41).

(178) - Se dom av den 14 september 1995, Simitzi (C-485/93 och C-486/93, REG s. I-2655) punkt 17 i förslag till avgörande där ett stycke av punkt 30 citeras och hänvisas till punkt 31-32 i dom av den 16 juli 1992, Legros m.fl. (C-163/90, Rec. s. I-4625). Se även generaladvokaten Elmers förslag till avgörande av den 30 april 1996 i målet Atkins (dom av den 11 juli 1996, C-228/94, som ännu inte publicerats i rättsfallssamlingen, punkt 63) samt dom av den 30 april 1996, Cabanis-Issarte (C-308/93, som ännu inte publicerats i rättsfallssamlingen, punkt 47).

(179) - Se Hyland, "Temporal limitation of the effects of judgments of the Court of Justice - A review of recent case-law" (1995) 4 IJEL 208, som hävdar att om domstolen skulle ändra sin tidigare rättspraxis skulle detta anses som en självständig grund för att begränsa den tidsmässiga verkan av dess dom.

(180) - Dom av den 27 mars 1980, Denkavit italiana (61/79, Rec. s. 1205, punkt 16, mina kursiveringar).

(181) - Den nationella domstolens kommentar har återgivits i punkt 21 ovan.

(182) - I dom av den 15 december 1995, Bosman (C-415/93, REG s. I-4921) var domstolen övertygad om att en tidsmässig begränsning av den direkta verkan av artikel 48 på övergångsregler ansågs vara motiverad eftersom "såväl de särskilda dragen i de regler som idrottsförbunden utfärdat som avser spelarövergångar mellan föreningar i olika medlemsstater som den omständigheten att samma eller liknande regler var tillämpliga på både spelarövergångar mellan föreningar som hör till samma nationella förbund och spelarövergångar mellan föreningar som hör till olika nationella förbund inom samma medlemsstat, [kan] ha medfört osäkerhet vad gäller nämnda reglers förenlighet med gemenskapsrätten", punkt 143 i domen. I förevarande mål är argumenten till stöd för en tidsmässig begränsning andra, men starkare, eftersom rättsliga förhållanden kan ha skapats på grundval av en otvetydig tolkning av fördraget.

(183) - Det är värt att påpeka att Beechams ombud vid sammanträdet medgav att domstolen skulle kunna överväga att begränsa domens retroaktiva verkan.

(184) - Europeiska patentorganisationens officiella tidning, 7/86, s. 200.

(185) - EPK, artikel 167.2 a.

(186) - Detta är den tidpunkt som fastställts i enlighet med artikel 169 i EPK avseende dess ikraftträdande.

(187) - Patentmyndighetens beslut av den 5 december 1986. Europeiska patentorganisationens officiella tidning, 3/87, s. 91 f.

(188) - Spansk patentlag av den 20 mars 1986, övergångsbestämmelser, punkt 1 i första delen, s. 176.

(189) - Artikel 167.5 i EPK.

(190) - Se exempelvis punkt 2 i protokoll 8 om uppskjutande av föreskrifter om omvänd bevisbörda i fall av patentintrång beträffande metodpatent till den 7 oktober 1992 och liknande föreskrifter om det rättsliga förfarande som benämns "utmätningsbeskrivning".

(191) - I artikel 54 i EPK föreskrivs att uppfinningen skall anses vara ny "om den ej utgör del av teknikens ståndpunkt" (punkt 1), vilket omfattar "allt som före ingivningsdagen för den europeiska patentansökningen blivit allmänt tillgängligt ...".

(192) - Det skydd som genom artikel 36 medges för industriell och kommersiell äganderätt i allmänhet och för patent i synnerhet "medger ... eftersom det där föreskrivs ett undantag från en av de grundläggande principerna för den gemensamma marknaden ... undantag från den fria rörligheten för varor enbart i den mån dessa är motiverade av syftet att bevara rättigheter som utgör egendomens särskilda innehåll". Se exempelvis dom av den 3 mars 1988, Allen & Hanburys (434/85, Rec. s. 1245, punkt 10) samt den bedömning som gjorts ovan (punkt 94 och följande punkter) av ett patents särskilda föremål.

(193) - Det antas här att domen i målet Merck alltjämt ligger till grund för ett sådant förbud.

(194) - Dom av den 25 februari 1988 (194/85 och 241/85, Rec. s. 1037, punkt 20) och dom av den 29 mars 1979, kommissionen mot Förenade kungariket (231/78, Rec. s. 1447, punkt 12).

(195) - Se domen i målet Generics, a. st. (ovan fotnot 43), punkt 41.

(196) - Sammanfattat i punkt 24 i detta förslag till avgörande beträffande Merck och i punkt 28 beträffande Beecham.

(197) - Artikel 4 som återges i punkt 188 nedan.

(198) - Se punkt 26 ovan.

(199) - Se fotnot 17.

(200) - Se exempelvis artikel 112 om interventionsvikter för spannmål, artikel 128 om "utgången av regleringsåret 1992/93" beträffande druvmust och artikel 122.2 om "vinodlingsåren 1986/87-1990/91".

(201) - Denna del av anslutningsakten är tillämplig på både Spanien och Portugal, även om Merck beskriver denna som artikel 379 i Spaniens anslutningsakt.

(202) - EGT nr L 401, s. 1; vid översättningen fanns ingen svensk version att tillgå.

(203) - European Treaty Series nr 76, Europarådet, Strasbourg 1975, vol. III.

(204) - Artikel 1.1.

(205) - Dessa länder är Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Sverige.

(206) - Se fotnot 24.

(207) - Den spanska civillagen, artikel 5.1.

Full & Egal Universal Law Academy