Generaladvokatens forslag til afgørelse
1. Artikel 4, stk. 1, litra b), i varemærkedirektivet beskytter indehavere af varemærker mod, at der sker registrering af mærker, der er identiske med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, »såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke«. Domstolen blev i SABEL-sagen spurgt, hvorvidt der var en risiko for forveksling i et tilfælde, hvor offentligheden blot kunne antage, at der var en forbindelse mellem de to mærker, selv om de to mærker ikke blev forvekslet. Domstolen udtalte, at det fremgik af artikel 4, stk. 1, litra b), at begrebet »risiko for, at der er en forbindelse« ikke var et alternativ til begrebet »risiko for forveksling«, men tjente til nærmere at fastlægge dette begrebs rækkevidde. Selve ordlyden af bestemmelsen udelukkede derfor, at den kunne anvendes, hvis der ikke i offentlighedens bevidsthed var risiko for forveksling. Denne fortolkning fulgte også af tiende betragtning til direktivet, hvorefter »det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling« .
2. Den foreliggende sag vedrører direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), der - formuleret på væsentligt samme måde - beskytter varemærkeindehavere mod andres brug af tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art, og »der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket«. Nederlandenes Hoge Raad har forelagt følgende spørgsmål for Domstolen til præjudiciel afgørelse:
»Når
a) et varemærke har en særlig adskillelsesevne, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden, og
b) en tredjemand, der ikke har varemærkeindehaverens samtykke, for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, gør erhvervsmæssig brug af et tegn, der i den grad svarer til varemærket, at der derved opstår mulighed for association med varemærket,
skal artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 da fortolkes således, at varemærkeindehaverens eneret giver ham beføjelse til at forbyde tredjemands brug af tegnet, hvis varemærkets adskillelsesevne er af en sådan art, at det ikke kan udelukkes, at denne association vil kunne give anledning til forveksling?«
Varemærkedirektivet
3. Varemærkedirektivet blev vedtaget i henhold til EF-traktatens artikel 100 A (efter ændring nu artikel 95 EF). Direktivets formål var ikke »at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker«, men blot at begrænse tilnærmelsen til »de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion« .
4. Niende og tiende betragtning til direktivet har, for så vidt som det er relevant, følgende ordlyd:
»for at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er det af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker for fremtiden nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener; dette forhindrer dog ikke medlemsstaterne i at yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse;
... det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af - risikoen for forveksling; det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder , lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser; spørgsmålet om, hvordan risikoen for forveksling vil kunne konstateres, navnlig bevisbyrden, henhører under de nationale retsplejeregler, som direktivet ikke berører«.
5. Direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), foreskriver, at et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt, »såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art«.
6. Artikel 5, stk. 1, litra b), foreskriver, at indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af »et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket«.
7. Det er oplagt og synes også at være accepteret i de indgivne indlæg, at artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes på samme måde.
8. Jeg skal på dette sted nævne den uoverensstemmelse, der er mellem de forskellige sproglige versioner af direktivet. De fleste andre versioner end den engelske anvender begrebet »risiko« eller »fare« for forveksling eller forbindelse i stedet for »sandsynlighed«. Den nederlandske version anvender imidlertid udtrykkene mulighed for forveksling og forbindelse i artikel 4, stk. 1, litra b), og mulighed for forveksling og risiko for forbindelse i artikel 5, stk. 1, litra b), selv om tiende betragtning til direktivet henviser til »risiko« eller »fare« for forveksling. Jeg skal senere vende tilbage til, hvorfor jeg ikke mener, at disse terminologiske forskelle spiller nogen som helst rolle.
9. Artikel 5, stk. 2, foreskriver, at en medlemsstat »kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.
National ret
10. Ifølge den uniforme Benelux-varemærkelov (»Benelux-loven«), i den affattelse der var gældende før gennemførelsen af direktivet, kunne en varemærkeindehaver forhindre, at et varemærke, der var identisk med eller lignede hans eget registrerede mærke, blev brugt for samme eller lignende varer . Det var således tilstrækkeligt, at der forelå en lighed mellem varemærkerne; i modsætning til retsstillingen i de andre medlemsstater indeholdt Benelux-loven ikke noget krav om risiko for forveksling. Den indeholdt heller ikke nogen udtrykkelig henvisning til risikoen for en associativ forbindelse. Dette begreb blev indført af Benelux-Domstolen i sagen »Union mod Union Soleure« i 1983 og efterfølgende afspejlet i Benelux-loven efter ændring med henblik på gennemførelsen af direktivet: Benelux-lovens artikel 13 A, 1, litra b), som ændret , foreskriver, at den eneret, der er forbundet med et varemærke, tillader indehaveren at modsætte sig enhver erhvervsmæssig brug af varemærket eller et lignende tegn, hvad angår de produkter, varemærket er registreret for, eller lignende produkter, når der i offentlighedens bevidsthed er en »risiko for association« mellem tegnet og varemærket.
Faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne
11. Adidas AG er i Benelux-landene indehaver af et figurmærke bestående af tre striber. Mærket er almindeligt anerkendt som tilhørende Adidas; de tre striber anses ikke for et rent dekorativt element. Adidas Benelux er Adidas AG's eksklusive licenstager for Benelux-landene. De to selskaber benævnes herefter under ét »Adidas«.
12. Marca Mode CV (herefter »Marca«) markedsfører en kollektion af sportsbeklædning, hvoraf et antal på siderne er forsynet med to i længderetningen parallelt løbende striber. Marca markedsfører ligeledes en hvid og orange T-shirt, som midt på hele forsidens længde er forsynet med tre sorte, lodrette parallelle striber, som afbrydes af en medaljon med en afbildning af en kat og ordet TIM.
13. I juli 1996 fik Adidas, der gjorde gældende, at Marca havde krænket dets figurmærke med de tre striber, ved præsidenten for Rechtbank, Breda, medhold i, at der kunne anvendes foreløbige forholdsregler, der forbød Marca i Benelux-landene at anvende tegn, der består af tre eller to striber eller ethvert andet tegn, der ligner Adidas' figurmærke, for syv beklædningsgenstande og T-shirten med påskriften TIM. Adidas gjorde Benelux-lovens artikel 13 A, nr. 1, gældende til støtte for sin påstand.
14. I april 1997 stadfæstede Gerechtshof, Hertogenbosch, denne afgørelse. Ifølge den forelæggende ret lagde Gerechtshof til grund, i) at det samlede indtryk af de pågældende beklædningsgenstande var af en sådan art, at der var en reel mulighed for, at det hos den berørte del af offentligheden kunne fremkalde den opfattelse, at der var en forbindelse mellem Marca's motiv med to striber og Adidas' motiv med tre striber; ii) at der for så vidt angik T-shirten med påskriften TIM bestod risiko for, at forældrene antog, at der var en forbindelse mellem de tre striber på denne T-shirt - som var bestemt til børn op til otte år, og som oftest blev købt af forældrene - og Adidas' motiv med tre striber, og iii) at Adidas' varemærke var almindeligt kendt.
15. I maj 1997 appellerede Marca til Nederlandenes Hoge Raad. Marca gjorde ved denne ret under henvisning til Domstolens dom i SABEL-sagen gældende, at det ikke var tilstrækkeligt til at fastslå en varemærkekrænkelse, at det blev bevist, at der var en faktisk sandsynlighed for, at den berørte del af offentligheden ville antage, at der var en forbindelse mellem tegnet og varemærket; det var derimod nødvendigt at påvise en risiko for forveksling hos offentligheden i den betydning, hvori dette udtryk anvendes i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b).
16. Generaladvokaten ved Hoge Raad, generaladvokat Bakels, fremsatte forslag til afgørelse i september 1998. Generaladvokat Bakels gennemgår i forslaget Benelux-bestemmelsens tilblivelseshistorie, den vide beskyttelse for varemærker, der kan udledes af bestemmelsen, forhandlingerne forud for de relevante bestemmelser i direktivet og Benelux-regeringernes, visse Benelux-teoretikeres og -dommeres faste overbevisning om, at Benelux-bestemmelsen var forenelig med direktivet. Generaladvokaten var imidlertid klart af den opfattelse, at retsstillingen er ændret med direktivet, og at den blotte risiko for association, uden at der er risiko for forveksling, er utilstrækkelig. Han understregede herudover, at denne opfattelse utvivlsomt er korrekt efter Domstolens dom i SABEL-sagen (der, som han bemærker, er afsagt efter Gerechtshof's afgørelse ). Generaladvokat Bakels konkluderede, at Hoge Raad burde vise, at den anvender Domstolens praksis, selv om den ville have foretrukket, at praksis var gået i anden retning.
17. Hoge Raad blev tilsyneladende ikke overbevist af generaladvokatens argumentation. I sin dom giver Hoge Raad udtryk for den opfattelse, at SABEL-dommen ikke nødvendigvis indebærer, at Gerechtshof's afgørelse, der gav Adidas medhold, var urigtig. Hoge Raad bemærker, at Domstolen i SABEL-dommen udtalte, at artikel 4, stk. 1, litra b), ikke kan anvendes, »hvis der ikke i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling« , og udleder heraf, at den blotte risiko for association ikke er tilstrækkelig til at begrunde et forbud efter artikel 5, stk. 1, litra b), når der ikke er risiko for forveksling hos offentligheden. Hoge Raad mener dog, at der er berettiget at slutte, at såfremt (på grund af andre faktorer) risikoen for forveksling ikke kan udelukkes, er risikoen for, at der er en forbindelse, tilstrækkelig til at begrunde et forbud. Efter Hoge Raad's opfattelse synes SABEL-dommen at bekræfte denne konklusion, hvor det ældre mærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv eller fordi det er kendt i offentligheden; dommens præmis 24 synes at antyde, at risikoen for, at der er en forbindelse under disse omstændigheder er tilstrækkelig, fordi det ikke kan udelukkes, at den forbindelse, der skyldes en begrebsmæssig eller anden lighed, kan fremkalde en forveksling.
18. Hoge Raad tilføjer, at en sådan forståelse af SABEL-dommen for så vidt angår velkendte varemærker indebærer en fortolkning af artikel 5, stk. 1, litra b), som begrunder medtagelsen af ordene »herunder at der er en forbindelse med varemærket«, og som yderligere lader formode, at denne bestemmelse harmonerer med den fakultative beskyttelse, som artikel 5, stk. 2, hjemler med hensyn til brug af et tegn for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, der er dækket af mærket; læst på denne måde giver artikel 5, stk. 1, litra b), velkendte varemærker beskyttelse mod brug af tegn for identiske eller lignende varer eller tjenesteydelser, som vil medføre en utilbørlig udnyttelse eller skade for sådanne mærkers særpræg.
19. Hoge Raad konkluderer, at hvis denne fortolkning af SABEL-dommen er korrekt, er der ikke grundlag for at ophæve Gerechtshof's afgørelse. Dette skyldes, at Gerechtshof, ud over at fastslå, at der bestod en reel mulighed for at fremkalde den formodning, at der er en forbindelse mellem Marca's tegn og Adidas' varemærke, udtalte, at varemærket var almindeligt kendt. Under hensyn hertil kan det ikke udelukkes, at den meget reelle mulighed for association, Gerechtshof har fastslået, kan give anledning til forveksling; den foreslåede fortolkning af artikel 5, stk. 1, litra b), kan derfor på baggrund af de fastslåede omstændigheder begrunde, at det af Adidas påståede forbud nedlægges.
20. Hoge Raad har derfor forelagt Domstolen det ovenfor i punkt 2 anførte spørgsmål til præjudiciel afgørelse.
21. Der er indgivet skriftlige indlæg af Marca, Adidas, den nederlandske regering, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen. Marca, Adidas og Kommissionen var repræsenteret under retsmødet.
Analyse
22. Efter min opfattelse er den af Hoge Raad foreslåede fortolkning af artikel 5, stk. 1, litra b), uforenelig med direktivets opbygning og ordlyd, således som det er blevet fortolket af Domstolen. Før jeg kommer nærmere ind på selve det forelagte spørgsmål, nemlig hvorvidt der er grundlag for at udstrække artikel 5, stk. 1, litra b)'s rækkevidde, når det ældre mærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv eller fordi det er kendt i offentligheden, foreslår jeg, at det generelle spørgsmål om, hvorvidt artikel 5, stk. 1, litra b), kan finde anvendelse, når der er risiko for association, og muligheden for forveksling, selv om den ikke er fastslået, ikke kan udelukkes. Endelig vil jeg kort omtale et argument, Adidas har fremført vedrørende artikel 5, stk. 2's anvendelsesområde. Da jeg imidlertid mener, at spørgsmålet fra den nationale ret i den foreliggende sag allerede i det væsentlige er besvaret af Domstolen i SABEL-dommen og den efterfølgende sag Canon , hvor Domstolen blev anmodet om at afklare forholdet mellem adskillelsesevnen for det mærke, der ønskede at opnå beskyttelse, og risikoen for forveksling, foreslår jeg først i fuldt omfang at citere de relevante præmisser i disse to domme.
Domstolens praksis
23. I SABEL-sagen blev Domstolen i det væsentlige spurgt, om der var en risiko for forveksling i artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand, når offentligheden blot antog, at der var en forbindelse mellem et tegn og et mærke, der havde samme meningsindhold - i denne sag grafiske afbildninger af dels en springende puma, dels en springende gepard - selv om de to ikke blev forvekslet. Ifølge tysk ret, der var gældende før direktivet, ville en sådan association ikke være tilstrækkelig til at udelukke tegnet fra registrering: Der skulle foreligge forveksling i streng forstand. Spørgsmålet var i det væsentlige, om direktivet havde udvidet beskyttelsen i tråd med den før direktivet i Benelux-landene gældende retsstilling, hvorefter den blotte association var tilstrækkelig. Domstolen udtalte følgende:
»14 Den belgiske, den luxembourgske og den nederlandske regering har gjort gældende, at begrebet risiko for, at der er en forbindelse på deres anmodning blev indført i ovennævnte bestemmelser i direktivet, for at disse kunne blive fortolket på samme måde som artikel 13 A i Beneluxlandenes fælles lov om varemærker, som ikke anvender begrebet risiko for forveksling, men begrebet mærke-lighed, ved afgrænsningen af rækkevidden af den eneret, varemærket giver.
15 Regeringerne henviser til en dom afsagt af Benelux-Domstolen, hvorefter der er lighed mellem et varemærke og et tegn, når varemærket og tegnet i betragtning af de særlige omstændigheder i sagen, navnlig varemærkets distinktivitet, i sig selv og i deres indbyrdes forhold lydligt, visuelt eller begrebsmæssigt udviser en sådan lighed med hinanden, at der opstår associationer mellem varemærket og tegnet (dom af 20.5.1983, sag A 82/5, Julien mod Verschuere, Jur. 1983, bind 4, s. 36). Denne afgørelse bygger på den opfattelse, at der, når der kan opstå associationer mellem et tegn og et varemærke, i offentligheden skabes en forbindelse mellem tegnet og varemærket. En sådan forbindelse kan være til skade for det ældre varemærke, ikke blot når den fører til den opfattelse, at varernes oprindelse er den samme eller beslægtet med hinanden, men også når der ikke er risiko for forveksling mellem tegnet og varemærket. De associationer, der opstår mellem et tegn og et varemærke, kan føre til, at den »goodwill«, der er knyttet til det ældre varemærke, overføres til tegnet, fordi den måde tegnet opfattes på - ofte ubevidst - bringer varemærket i erindring, og at varemærkets image udvandes.
16 Regeringerne har anført, at der således er risiko for forveksling i tre situationer: For det første den situation, at offentligheden blander tegnet og varemærket sammen (risiko for direkte forveksling); for det andet den situation, at offentligheden ser en forbindelse mellem indehaverne af tegnet og af varemærket og blander dem sammen (risiko for indirekte forveksling eller for en forbindelse); for det tredje den situation, at offentligheden foretager en sammenligning mellem tegnet og varemærket, hvorved den måde, tegnet opfattes på, bringer varemærket i erindring, uden at de dog blandes sammen (risiko for en forbindelse i egentlig forstand).
17 Det må derfor afgøres, om artikel 4, stk. 1, litra b) - som disse regeringer har gjort gældende - kan finde anvendelse, når der ikke er risiko for direkte eller indirekte forveksling, men kun risiko for en forbindelse i egentlig forstand. Såvel Det Forenede Kongeriges regering som Kommissionen har bestridt, at direktivet skal fortolkes på denne måde.
18 I denne forbindelse bemærkes, at direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), kun finder anvendelse, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi de to varemærker er identiske med eller ligner hinanden, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Det fremgår af denne affattelse af bestemmelsen, at begrebet risiko for, at der er en forbindelse, ikke er et alternativ til begrebet risiko for forveksling, men tjener til nærmere at fastlægge dette begrebs rækkevidde. Selve ordlyden af bestemmelsen udelukker derfor, at den kan anvendes, hvis der ikke i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.
19 Denne fortolkning følger også af tiende betragtning til direktivet, hvorefter det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling.
...
22 Som det er fastslået i præmis 18 i nærværende dom, finder direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), ikke anvendelse, medmindre der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling. Det fremgår i denne forbindelse af tiende betragtning til direktivet, at risikoen for forveksling skal vurderes på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Der skal altså foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.
23 Denne helhedsvurdering skal, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans. Det fremgår således af ordlyden af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), hvorefter ... der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, at det spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af den pågældende type produkt eller tjenesteydelse opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer.
24 Det bemærkes herved, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er. Det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldes, at to varemærker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden.
25 Under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen, hvor det ældre varemærke ikke er særlig kendt og består af et billede, der ikke udviser nogen særlig fantasi, er den blotte begrebsmæssige lighed mellem mærkerne ikke tilstrækkelig til at skabe risiko for forveksling.
26 Det præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares med, at kriteriet risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i bestemmelsens forstand.«
24. I Canon-sagen havde selskabet MGM ansøgt om registrering af mærket »CANNON« for visse varer bl.a. videofilmkassetter. Canon gjorde indsigelse mod ansøgningen med den begrundelse, at ansøgningen var i strid med dets eget varemærke »Canon«, der var registreret for visse varer bl.a. apparater til optagelse og indspilning af fjernsyn, og som var kendt i offentligheden (i modsætning til Puma's varemærke, der ifølge den nationale ret ikke havde en særlig distinktivitet, hverken i sig selv, eller fordi det var kendt i offentligheden). Domstolen blev spurgt, om det ældre varemærkes særlige adskillelsesevne og især dets renommé ved en korrekt fortolkning af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), skulle tages i betragtning ved afgørelsen af, om ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der var dækket af de to varemærker, var tilstrækkelig til at give anledning til risiko for forveksling.
25. Domstolen henviste først til tiende betragtning til direktivet og fortsatte:
»16 Det bemærkes for det andet, at efter Domstolens praksis skal risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed, hvilket er en betingelse for anvendelsen af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), bedømmes ved en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22).
17 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt. Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer faktisk til udtryk i direktivets tiende betragtning, ifølge hvilken det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling, som for sit vedkommende bl.a. må vurderes på grundlag af, i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, og lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.
18 Det følger i øvrigt af Domstolens praksis, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes adskillelsesevne er (SABEL-dommen, præmis 24). Eftersom beskyttelsen af et registreret varemærke ifølge direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), afhænger af, at der er en risiko for forveksling, tilkommer der følgelig de varemærker, som har en stor adskillelsesevne, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de mærker, hvis adskillelsesevne er mindre.«
»Risiko for forveksling«
26. Jeg vender mig nu mod spørgsmålet om, hvorvidt artikel 5, stk. 1, litra b), kan anvendes, når der er risiko for association, og det ikke kan udelukkes, at der er mulighed for forveksling. Denne fortolkning af bestemmelsen er efter min opfattelse uholdbar af følgende årsager.
27. For det første udelukker bestemmelsens ordlyd og Domstolens sprogbrug ved fortolkning af bestemmelsen en sådan udlægning. Artikel 5, stk. 1, litra b), udtrykker selv, at den finder anvendelse, når »der ... er risiko for forveksling«; i tiende betragtning til direktivet anføres det, at det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelse af mærket, at der er risiko for forveksling, under de betingelser, der efterfølgende fremgår af artikel 5, stk. 1, litra b); som Domstolen har udtalt i SABEL-dommen, er den blotte risiko for association ikke i sig selv tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling; i Canon-dommen har Domstolen udtrykkeligt udtalt, at »beskyttelsen af et registreret varemærke ifølge direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), afhænger af, at der er risiko for forveksling« . Det vil ikke være korrekt ved fortolkningen at se bort fra bestemmelsens udtrykkelige ordlyd, og det vil være en usædvanlig form for sprogbrug at påstå, at der er risiko for forveksling, blot fordi det ikke kan udelukkes, at der er mulighed for forveksling.
28. Det skal tilføjes, at tiende betragtning afsluttes med ordene »spørgsmålet om, hvordan risikoen for forveksling vil kunne konstateres, navnlig bevisbyrden, henhører under de nationale retsplejeregler, som direktivet ikke berører«, hvilket bekræfter, at der skal foreligge en risiko for forveksling .
29. Disse argumenter står ganske vist stærkest i forbindelse med den engelske version af direktivet, da de andre sproglige versioner af artikel 5, stk. 1, litra b), taler om fare, risiko eller mulighed snarere end sandsynlighed. Jeg mener dog ikke, at forskellen mellem de sproglige versioner af artikel 5, stk. 1, litra b), har betydning for fortolkningen af den pågældende betingelse. Jeg skal nedenfor redegøre nærmere for årsagerne hertil.
30. Mere grundlæggende kan den af Hoge Raad foreslåede prøve dog efter min opfattelse ikke forliges med den standard for en gennemsnitsforbruger, som Domstolen har udviklet, og som skal anvendes ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for at afgøre, om artikel 5, stk. 1, litra b), finder anvendelse. Det fremgår tydeligt af Domstolens praksis, at gennemsnitsforbrugeren til dette formål må antages at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet . Som anført af Marca kan det ikke længere være relevant, at et mindretal af særligt uopmærksomme forbrugere eventuelt kunne forveksle. Fællesskabsretten har heldigvis frataget den forbruger, der forveksler mærket »LUCKY WHIP« med mærket »Schöller-Nucki«, enhver magt .
31. Hertil kommer, som den nederlandske regering har anført, at Hoge Raad reelt anmoder Domstolen om at ændre direktivets ordlyd: »forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket« i artikel 5, stk. 1, litra b), betyder efter dens opfattelse »forbindelse, hvilket omfatter risiko for forveksling«. Domstolen har allerede overvejet og udtrykkeligt afvist denne opfattelse i SABEL-dommen.
32. Ovenstående er en konkret argumentation, der er hentet fra retspraksis og fra direktivet, og som efter min opfattelse klart taler imod den af Hoge Raad så kraftigt fremførte fortolkning. Mere generelt er der principielle grunde, der gør det uønskeligt at undergive begrebet forveksling en bred fortolkning.
33. For det første, som anført af Marca, vil en bred fortolkning af begrebet forveksling hæmme det indre marked. Et direktiv som varemærkedirektivet, der er vedtaget i henhold til traktatens artikel 100 A, er udarbejdet for at nå de i EF-traktatens artikel 7 A (efter ændring nu artikel 14 EF) opregnede formål, navnlig at sikre den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser inden for det indre marked. Disse formål taler imod en udvidende fortolkning af begrebet risiko for forveksling, der ville medføre uberettigede hindringer for den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser .
34. Kravet om forveksling som betingelse for beskyttelse af varemærker er naturligvis ikke et nyt koncept, som er indført ved i direktivet: Det afspejlede Domstolens faste praksis vedrørende anvendelsesområdet for varemærkeindehaveres rettigheder i lyset af EF-traktatens artikel 30 og 36 (efter ændring nu artikel 20 EF og 30 EF). Domstolen har i en lang række sager, hvori den har tegnet omridset af Fællesskabets varemærkeret, udviklet det grundlæggende princip, at en varemærkerettigheds særlige genstand navnlig består i, at indehaveren har en ret til at benytte mærket, når et produkt bliver bragt i handelen for første gang, hvorved indehaveren opnår en beskyttelse mod konkurrenters misbrug af varemærkets status og omdømme ved salg af produkter, der uretmæssigt er forsynet med mærket. Ved fastlæggelsen af den nøjagtige rækkevidde af denne eneret for indehaveren af mærket skal der tages hensyn til dettes afgørende funktion, som er at garantere mærkevarens oprindelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer med en anden oprindelse . Hvis den ved direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), ydede beskyttelse skulle udvides, således som foreslået af Hoge Raad, ville det medføre, at direktivet ville give varemærkeindehavere en mere omfattende beskyttelse end den, Domstolen havde fundet det passende at tillade som en undtagelse til princippet om varernes frie bevægelighed i traktatens artikel 36.
35. Endvidere vil en bred fortolkning af begrebet forveksling være til hinder for en effektiv anvendelse af forordningen om EF-varemærker . Forordningen, der vedrører indførelsen af et EF-varemærke, indeholder vedrørende forveksling mellem mærker bestemmelser, der reelt er enslydende med direktivets bestemmelser. Det er oplagt hensigtsmæssigt, at direktivets bestemmelser fortolkes på samme måde som de tilsvarende bestemmelser i forordningen. Et EF-varemærke kan alene registreres med virkning for hele Fællesskabet, og derfor er en konflikt med blot ét mærke i ét land tilstrækkeligt til at hindre registrering af et mærke som EF-varemærke. Der kan rejses indsigelse mod en ansøgning om registrering af et mærke på grundlag af et eksisterende EF-varemærke, varemærker, der registreret i en hvilken som helst medlemsstat, eller under visse betingelser en uregistreret ret, der er anerkendt i en medlemsstat . En for bred varemærkebeskyttelse på grundlag af risikoen for »forbindelse« med andre mærker ville ligeledes gøre det meget vanskeligt for mange mærker at blive registreret på fællesskabsplan. Hvis EF-varemærkesystemet skal virke effektivt, og hvis ansøgninger ikke systematisk skal gøres til genstand for indsigelsessager, synes det afgørende, at mærker skal kunne registreres, hvis der ikke er en reel og ordentligt underbygget risiko for forveksling.
36. Endvidere støtter de internationale konventioner, som Fællesskabet og/eller de enkelte medlemsstater har tiltrådt, ikke den opfattelse, at varemærkebeskyttelse kan begrundes i den blotte association. I sidste betragtning til direktivet understreges det ganske vist, at dets bestemmelser skal være »i fuldstændig overensstemmelse med Pariserkonventionens bestemmelser« , men i denne konvention er det alene begrebet forveksling, der nævnes udtrykkeligt . Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (»TRIPs«) knytter ligeledes beskyttelsen af mærker sammen med en anvendelse, der efter al sandsynlighed ville føre til forveksling .
37. Endelig vil jeg påpege den forskel i betoning, der er mellem direktivets forskellige sproglige versioner. Den engelske version henviser til »sandsynlighed« for forveksling og forbindelse, mens alle andre sproglige versioner, undtagen den nederlandske, anvender begrebet risiko eller fare. Den nederlandske version, der er anderledes struktureret, taler om omstændigheder, hvorunder »forveksling kan opstå, herunder muligheden for association« [artikel 4, stk. 1, litra b)], eller hvorunder »forveksling kan opstå, herunder risiko for association« [artikel 5, stk. 1, litra b)] (det skal dog bemærkes, at tiende betragtning til direktivet to gange henviser til »risikoen for forveksling«). Præmis 18 og 22 i SABEL-dommen anvender derfor i den nederlandske oversættelse begrebet mulighed i stedet for sandsynlighed, risiko eller fare; derfor følger forelæggelsesdommen og det forelagte spørgsmål naturligvis denne sprogbrug. Jeg mener dog ikke, som allerede nævnt ovenfor, at den anderledes sprogbrug i den nederlandske version af direktivet eller af SABEL-dommen set i sammenhæng med direktivets opbygning og formål kan tillægges betydning.
Særligt distinktive mærker
38. På baggrund af ovenstående kan jeg konkludere, at artikel 5, stk. 1, litra b), generelt ikke kan anvendes, når der er risiko for association, og muligheden for forveksling ikke kan udelukkes, selv om den ikke er godtgjort. Hoge Raad antager dog, at ordlyden af præmis 24 i SABEL-dommen antyder, at når det ældre varemærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden, kan risikoen for forveksling udledes af risikoen for, at der er en forbindelse.
39. Marca, Det Forenede Kongeriges regering, den nederlandske regering og Kommissionen er alle enige i den opfattelse, at dette spørgsmål skal besvares benægtende. Marca argumenterer på baggrund af Domstolens praksis, direktivets tilblivelseshistorie og opbygning og mærkets særlige genstand. Den nederlandske regering antager, at sagen kan afgøres med henvisning til afgørelsen i SABEL-sagen, direktivets ordlyd og varemærkers funktion. Kommissionen og Det Forenede Kongeriges regering henviser til afgørelserne i SABEL-sagen og Canon-sagen.
40. Domstolen udtalte i præmis 24 i SABEL-dommen, at »der er større risiko for forveksling, jo større det ældre mærkes distinktivitet er«. Det er fra sammenhængen åbenlyst, at denne erklæring følger af kravet om en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde , og at denne helhedsvurdering skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans .
41. Selv om der kunne rejses tvivl om, hvad Domstolen mente i SABEL-dommen, er denne tvivl utvetydigt blevet fordrevet med Canon- og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommene . Domstolen blev i disse sager spurgt, hvilken vægt det ved vurderingen af risikoen for forveksling skal tillægges, at det ældre mærke har en særlig adskillelsesevne. Det fremgår klart af Domstolens svar, at den adskillelsesevne, der er forbundet med det ældre varemærke, og navnlig dets renommé, skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til at fremkalde risiko for forveksling , og jo større lighed, der derfor er mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne, og jo større grad af særpræg, det ældre varemærke har, desto større er risikoen for forveksling . Begge disse udsagn hidrører tydeligt, som Domstolen redegjorde for (og allerede havde redegjort for i SABEL-dommen), fra ordlyden af tiende betragtning, hvori det anføres, at risikoen for forveksling »må vurderes på baggrund af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser« .
42. Hvorvidt der er risiko for forveksling, er, som Marca, Det Forenede Kongeriges regering, den nederlandske regering og Kommissionen i det væsentlige har anført, således et konkret spørgsmål i den enkelte sag, og i den sammenhæng vil den omstændighed, at det ældre mærke er distinktivt, ofte være relevant for vurderingen af, om der faktisk er en risiko for forveksling. Risiko for forveksling skal dog bestå, for at artikel 5, stk. 1, litra b), kan anvendes. Det skal bemærkes, som Marca og Kommissionen har påpeget, at den antagelse, at risikoen for forveksling skal bevises ved et distinktivt varemærke, støttes på Canon-dommen , der vedrørte et mærke, der var anerkendt som distinktivt på grund af dets renommé. Det skal også bemærkes, at Canon-dommen blev afsagt før forelæggelsesdommen i den foreliggende sag.
43. Domstolen fulgte sin egen udlægning i SABEL-dommens præmis 24, hvorefter der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er, og at det derfor ikke kunne udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldtes, at to varemærker anvendte billeder, hvis meningsindhold var det samme, kunne skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre varemærke havde en særlig distinktivitet, enten i sig selv, eller fordi det var kendt af offentligheden . Da det imidlertid tydeligt fremgår af ovenstående, at vurderingen i den konkrete sag skal ske på baggrund af de relevante omstændigheder, kan der ikke med rimelighed udledes et generelt princip af dette udsagn. Domstolen havde sandsynligvis den konkrete situation i tankerne, der f.eks. ville opstå med hensyn til plader, kassettebånd, compact discs eller lignende varer ved brug af et tegn med en lille hund, der lyttede til en grammofontragt. I sådanne tilfælde, hvor de pågældende mærker har tilsvarende semantisk indhold, vil det (som anført af den nederlandske regering) naturligvis være lettere at føre bevis for risiko for forveksling, når det ældre mærke har en særlig distinktivitet, end i en sag som SABEL-sagen, hvor det ældre mærke ikke havde en særlig distinktivitet.
44. Den fremgangsmåde, som Hoge Raad slår til lyd for, og som Adidas støtter, nemlig at risiko for forveksling antages, når det ældre mærke er særligt distinktivt, og en risiko for association er blevet fastslået, ville ikke blot gå stik imod artikel 5, stk. 1, litra b)'s ordlyd og direktivets formål, som redegjort for ovenfor, men også medføre en udvidelse af den beskyttelse, som særligt distinktive mærker kan opnå. Sådanne mærker nyder faktisk - siden Domstolens redegørelse i Canon- og Lloyd Schuhfabrik Meyer-sagerne for relevansen af det ældre mærkes distinktivitet ved vurderingen af forveksligheden - allerede en større beskyttelse i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), end mindre velkendte mærker. Hvis der i mangel af forveksling blev givet yderligere beskyttelse til velkendte mærker, ville det være at give beskyttelse mod udvanding, nemlig når et varemærkes distinktivitet udviskes på en sådan måde, at varemærket ikke længere fremkalder nogen umiddelbar association med de varer, det er registreret og anvendes for . At gøre dette gennem en kreativ fortolkning af artikel 5, stk. 1, litra b), ville gå stik imod direktivets opbygning, der tydeligvis forudser, at en sådan yderligere beskyttelse ville blive tildelt, om overhovedet, gennem artikel 4, stk. 4, litra a) , og artikel 5, stk. 2, efter medlemsstaternes valg; jf. niende betragtning til direktivet .
45. Artikel 5, stk. 2 , giver - som det erindres - medlemsstaterne mulighed for at give yderligere beskyttelse til indehaveren af et renommeret varemærke: En sådan indehaver kan forhindre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end den, for hvilke varemærket er registreret, når brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Adidas foreslår, hvis den af Hoge Raad foreslåede fortolkning af artikel 5, stk. 1, litra b), ikke kan accepteres, at direktivets artikel 5, stk. 2, skal fortolkes således, at den ikke blot, som det fremgår af ordlyden, skal anvendes, når de pågældende varer eller tjenesteydelser er forskellige, men også så meget desto mere, når de er af samme art, idet det efter Adidas' opfattelse ville være anomalt, at renommerede varemærker skulle være beskyttet mod udvanding, når varerne eller tjenesteydelserne er af anden art, men ikke når de er af samme art. Adidas har både i sine skriftlige og mundtlige indlæg anmodet Domstolen om at afsige dom om anvendelse af artikel 5, stk. 2, selv om Hoge Raad ikke har anmodet herom.
46. Allerede af den grund vil det efter min opfattelse være uhensigtsmæssigt, at Domstolen inden for rammerne af den foreliggende sag forsøger at løse den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem rækkevidden af den beskyttelse, som artikel 5, stk. 1, litra b), yder, og den som artikel 5, stk. 2, yder. Spørgsmålet om, hvorvidt det er tilsigtet, at artikel 5, stk. 2, efter dens ordlyd alene skal finde anvendelse, når de pågældende varer ikke er af samme art, eller hvorvidt den skal fortolkes udvidende, er et emne, der har vækket - og fortsat vækker - megen teoretisk interesse. Det er bestemt et emne, som til sin tid vil kræve Domstolens stillingtagen. I den foreliggende sag har dette problem ikke været behandlet tilstrækkeligt indgående i de indlæg, der er indgivet til Domstolen, idet den nationale ret ikke har forelagt et spørgsmål om artikel 5, stk. 2. Det er alene Adidas, der har givet dette spørgsmål fuld opmærksomhed: Marca anfører alene i slutningen af sine skriftlige indlæg, at det ikke ser nogen uoverensstemmelse mellem den forskellige rækkevidde af artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 2; Det Forenede Kongerige har anført, at kriteriet i artikel 5, stk. 2, adskiller sig fra kriteriet i artikel 5, stk. 1, litra b), og at sidstnævntes ordlyd ikke kan omskrives for en specifik gruppe af varemærker; den nederlandske regering omtaler slet ikke emnet; og Kommissionen antager, at det ikke er hensigtsmæssigt i den foreliggende sag at behandle den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 2. Hvis Domstolen skulle afsige dom om artikel 5, stk. 2, ville den gøre det uden at kunne drage fordel af fuldstændige indlæg, ikke blot fra Kommissionen og fra de medlemsstater, der har afgivet indlæg i denne sag, men sandsynligvis også fra andre medlemsstater, der ville have benyttet deres ret til at indgive indlæg, hvis de havde været opmærksom på, at rækkevidden af artikel 5, stk. 2, var bragt frem. Efter min opfattelse ville en sådan handlemåde fra Domstolens side hverken være hensigtsmæssig eller rimelig, og det unægteligt interessante spørgsmål om rækkevidden af artikel 5, stk. 2, bør afvente en sag, hvori den nationale ret udtrykkeligt anmoder om vejledning om dette emne.
Forslag til afgørelse
47. På baggrund af ovenstående skal jeg foreslå, at det af Nederlandenes Hoge Raad forelagte spørgsmål besvares således:
1) Artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker finder ikke anvendelse, medmindre der er en reel og ordentligt underbygget risiko for forveksling med hensyn til de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse.
2) Når et varemærke har en særlig adskillelsesevne, og en tredjemand, der ikke har varemærkeindehaverens samtykke, for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, gør erhvervsmæssig brug af et tegn, der i den grad svarer til varemærket, at der derved opstår mulighed, risiko eller sandsynlighed for association med varemærket, er det ikke tilstrækkeligt til, at artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 finder anvendelse, at varemærkets adskillelsesevne er af en sådan art, at muligheden, risikoen eller sandsynligheden for denne association ikke kan udelukkes.
Full & Egal Universal Law Academy