Conclusões do Advogado-Geral
1 O artigo 4._, n._ 1, alínea b), da directiva relativa às marcas (1) protege os titulares de marcas contra o registo de uma marca idêntica ou semelhante para os produtos ou serviços idênticos ou semelhantes quando exista, «no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior». No processo SABEL (2), o Tribunal de Justiça foi convidado a pronunciar-se sobre a questão de saber se a simples associação feita pelo público entre as duas marcas comporta um risco de confusão a este respeito, apesar de não haver confusão entre as duas. O Tribunal de Justiça declarou que resulta do texto do artigo 4._, n._ 1, alínea b), que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance; que a própria redacção deste preceito exclui que ele possa ser aplicado se não existir, no espírito do público, um risco de confusão; e que essa interpretação resulta igualmente do décimo considerando da directiva, nos termos do qual «o risco de confusão... constitui a condição específica da protecção» (3).
2 O presente processo diz respeito ao artigo 5._, n._ 1, alínea b), da directiva que, utilizando praticamente os mesmos termos, protege os titulares de marcas contra a utilização de um sinal idêntico ou semelhante para os produtos ou serviços idênticos ou semelhantes quando exista, «no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca». O Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos) submeteu ao Tribunal de Justiça, a título prejudicial, a seguinte questão:
«Deve ser interpretada a disposição do artigo 5._, n._ 1, alínea b), da Directiva 89/104/CE no sentido de que,
a) quando uma marca possua um carácter distintivo específico, quer intrinsecamente, quer graças à notoriedade de que goza junto do público, e
b) quando, sem o consentimento do titular da marca, um terceiro utilize, na vida comercial, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, um sinal a tal ponto semelhante à marca que suscite a possibilidade de ser associado à marca, o direito exclusivo do titular da marca habilita-o a proibir a esse terceiro essa utilização do sinal quando o carácter distintivo da marca é tal que não está excluído que esta associação possa conduzir a uma confusão?»
A directiva relativa às marcas
3 A directiva relativa às marcas foi adoptada com fundamento no artigo 100._-A do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 95._ CE) Tinha por objectivo não «de proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas», mas simplesmente «de limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno» (4).
4 Os nono e décimo considerandos do preâmbulo da directiva, na medida do que interessa ao presente processo, têm a seguinte redacção:
«Considerando que é fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros; que tal não priva os Estados-Membros da faculdade de conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio;
... que é indispensável interpretar a noção de semelhança em relação com o risco de confusão; que o risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado (5), da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do (6) grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados, constitui a condição específica da protecção; que é do domínio das regras nacionais de processo que a presente directiva não prejudica a questão dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado, em especial o ónus da prova.»
5 O artigo 4._, n._ 1, alínea b), da directiva dispõe que o pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo «se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior».
6 O artigo 5._, n._ 1, alínea b), dispõe que o titular de uma marca fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso, na vida comercial, «de um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca».
7 É evidente, e parece ser aceite pelas partes que apresentaram observações, que os artigos 4._, n._ 1, alínea b), e 5._, n._ 1, alínea b), devem ser interpretados da mesma maneira.
8 Quero mencionar neste ponto uma divergência entre as diferentes versões linguísticas da directiva. A maior parte das versões com exclusão da versão inglesa utilizam o conceito de «risco» ou de «perigo» de confusão e de associação em vez de «probabilidade» («likelihood»); no entanto, a versão neerlandesa utiliza o conceito de possibilidade de confusão e de associação no artigo 4._, n._ 1, alínea b), e de possibilidade de confusão e de risco de associação no artigo 5._, n._ 1, alínea b), embora o décimo considerando do preâmbulo faça referência ao «risco» ou ao «perigo» de confusão. Por razões que explicarei mais tarde, não penso que estas diferenças de terminologia sejam importantes.
9 O artigo 5._, n._ 2, dispõe que qualquer Estado-Membro «poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestigio da marca ou os prejudique».
O direito nacional
10 Nos termos da lei uniforme Benelux relativa às marcas (7) (a seguir «lei Benelux»), antes da implementação da directiva, o titular de uma marca podia opor-se a qualquer utilização para produtos idênticos ou semelhantes de uma marca idêntica ou análoga à sua própria marca registada (8). A semelhança das marcas era suficiente; contrariamente à posição adoptada nos outros Estados-Membros, a lei Benelux não exigia um risco de confusão. Também não fazia expressamente referência a um risco de associação. Este conceito foi introduzido pelo Tribunal Benelux no processo «Union/Union Soleure» em 1983 (9) e seguidamente reflectiu-se na lei Benelux após modificação desta última, com vista à transposição da directiva: o artigo 13._-A, ponto 1, alínea b), da lei Benelux, após as alterações introduzidas (10), prevê que o direito exclusivo à marca permite ao titular opor-se a qualquer utilização que, na vida comercial, seja feita da marca ou de um sinal semelhante para produtos para os quais a marca foi registada ou para produtos semelhantes, quando exista, no espírito do público, um «risco de associação» entre o sinal e a marca.
Os factos e a tramitação do processo principal
11 A Adidas AG é titular no Benelux de uma marca figurativa constituída por três tiras. É notoriamente conhecido que esta marca pertence à Adidas; as três tiras não são consideradas um elemento puramente decorativo. A Adidas Benelux é a licenciada exclusiva da Adidas AG para o Benelux. As duas sociedades serão conjuntamente designadas a seguir sob o termo «Adidas».
12 A Marca Mode CV (a seguir «Marca» ou «Marca Mode») distribui uma colecção de vestuário de desporto, que inclui uma série de artigos que comportam nos lados duas tiras paralelas a todo o comprimento. A Marca comercializa igualmente um polo branco e laranja que no centro da parte da frente tem a todo o comprimento três tiras pretas verticais paralelas, interrompidas à frente com um medalhão representando um gato no qual está escrito o vocábulo TIM.
13 Em Julho de 1996, a Adidas, considerando que a Marca tinha infringido a sua marca figurativa de três tiras, obteve um despacho do presidente do Rechtbank te Breda num processo de medidas provisórias, ordenando à Marca que pusesse termo no Benelux à utilização para cerca de sete peças de vestuário e para o polo TIM de um sinal constituído por duas ou três tiras ou qualquer outro sinal que fosse semelhante à marca figurativa da Adidas. A Adidas fundamentou o seu pedido no artigo 13._, ponto 1, da lei Benelux.
14 Em Abril de 1997, o Gerechtshof te 's-Hertogenbosch confirmou essa decisão. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o Gerechtshof considerou i) que a impressão de conjunto que resulta do vestuário em causa era de tal ordem que era efectivamente possível que suscitasse no público interessado uma associação entre o distintivo de duas tiras da Marca e o distintivo de três tiras da Adidas; ii) que existia um risco de ver os pais associarem as três tiras que figuram no polo - destinado aos jovens com menos de 8 anos e comprado frequentemente pelos pais - ao distintivo de três tiras da Adidas, e iii) que a marca Adidas era notoriamente conhecida.
15 Em Maio de 1997, a Marca interpôs um recurso no Hoge Raad der Nederlanden. Nesse órgão jurisdicional, alegou, com fundamento no acórdão do Tribunal de Justiça no processo SABEL, que não era suficiente, para estabelecer uma infracção à marca, demonstrar a existência de uma possibilidade efectiva de ser suscitada uma associação no espírito do público interessado entre o sinal e a marca; pelo contrário, era necessário que pudesse ser suscitado um risco confusão no espírito do público, na acepção do artigo 5._, n._ 1, alínea b), da directiva.
16 O advogado-geral junto do Hoge Raad Bakels apresentou as suas conclusões em Setembro de 1998. Nelas, o advogado-geral examinou a génese da disposição Benelux, a grande protecção que daí resultou para as marcas, a evolução da negociação das disposições pertinentes da directiva, bem como a convicção dos Governos do Benelux e de certos autores e juízes do Benelux de que a disposição Benelux era compatível com a directiva. No entanto, o advogado-geral é manifestamente de opinião que houve uma evolução do direito após a directiva e que um simples risco de associação sem risco de confusão já não é suficiente; além disso, sublinha que esta opinião não admite qualquer discussão a partir do acórdão do Tribunal de Justiça no processo SABEL (que, como salienta, é posterior à decisão do Gerechtshof) (11). O advogado-geral Bakels concluiu no sentido de que o Hoge Raad deveria demonstrar que aplica a jurisprudência do Tribunal de Justiça, embora preferisse que essa jurisprudência fosse num outro sentido.
17 Aparentemente, o Hoge Raad não foi convencido pelos argumentos do seu advogado-geral. No seu acórdão, considera que o acórdão SABEL não implica automaticamente que foi injustificadamente que o Gerechtshof confirmou a decisão a favor da Adidas. Salienta que, que no seu acórdão, o Tribunal de Justiça decidiu que o artigo 4._, n._ 1, alínea b), não era aplicável se não «existir, no espírito do público, um risco de confusão» (12) e daí deduziu que um simples risco (13) de associação não basta para justificar uma injunção nos termos do artigo 5._, n._ 1, alínea b), quando o risco de confusão está excluído do espírito do público. Todavia, o Hoge Raad considera que há boas razões para concluir que, se outras circunstâncias conduzirem ao reconhecimento de que o risco de confusão não é excluído, o risco de associação pode efectivamente justificar um pedido de proibição. Em sua opinião, os termos do acórdão SABEL parecem corroborar esta conclusão quando a marca anterior possui um sinal distintivo particular, intrinsecamente, ou graças à notoriedade de que goza junto do público: o n._ 24 desse acórdão parece indicar que nessas circunstâncias a existência de um risco de associação é suficiente, uma vez que não se pode excluir que a associação resultante de uma semelhança conceptual ou outra possa criar um risco de confusão.
18 O Hoge Raad acrescenta que a interpretação do artigo 5, n._ 1, alínea b), em relação às marcas de prestígio, no sentido sugerido por essa interpretação do acórdão SABEL justifica o compromisso inerente à inserção dos termos «que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca» e permite conciliar o artigo 5._, n._ 1, alínea b), com a protecção facultativa conferida a essas marcas pelo artigo 5._, n._ 2, contra a utilização de um sinal para produtos ou serviços que não são análogos aos abrangidos pela marca: assim interpretado, o artigo 5._, n._ 1, alínea b), institui uma protecção, a favor das marcas de prestígio, contra a utilização de sinais para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes que tire partido indevido do carácter distintivo dessas marcas ou os prejudique.
19 O Hoge Raad conclui que, se a sua interpretação do acórdão SABEL for exacta, não há qualquer base para anular o acórdão do Gerechtshof. Com efeito, além do facto de ter declarado a existência de uma possibilidade efectiva de associação entre o sinal da Marca e a marca Adidas, o Gerechtshof decidiu igualmente que essa marca era notoriamente conhecida. Tendo em conta esse último elemento, não se pode excluir que a possibilidade muito real de associação, reconhecida pelo Gerechtshof, possa suscitar um risco de confusão; por conseguinte, com fundamento na sua interpretação do artigo 5._, n._ 1, alínea b), o Hoge Raad considera que as conclusões a que chegou o Gerechtshof podem justificar o provimento do pedido de proibição apresentado pela Adidas.
20 Em seguida, o Hoge Raad pediu ao Tribunal de Justiça que decidisse a título prejudicial a questão enunciada no n._ 2 supra.
21 Foram apresentadas observações escritas pela Marca Mode, pela Adidas, pelos Governos neerlandês e do Reino Unido e pela Comissão. A Marca Mode, a Adidas e a Comissão estiveram representadas na audiência.
Análise
22 Em minha opinião, a interpretação do artigo 5._, n._ 1, alínea b), proposta pelo Hoge Raad é inconciliável com o sistema e os termos da directiva tal como é interpretada pelo Tribunal de Justiça. Antes de me debruçar sobre a questão específica submetida ao Tribunal de Justiça, ou seja, se há que alargar o campo de aplicação do artigo 5._, n._ 1, alínea b), quando a primeira marca tem um carácter particularmente distintivo, intrinsecamente ou devido à sua reputação, proponho examinar a questão geral de saber se se pode considerar, justificadamente, que o artigo 5._, n._ 1, alínea b), é aplicável quando exista um risco de uma associação e não possa ao mesmo tempo excluir-se, mesmo que não esteja provada, a possibilidade de um risco de confusão. Por último, abordarei brevemente um argumento suscitado pela Adidas, relativo ao campo de aplicação do artigo 5._, n._ 2. Todavia, sendo da opinião que a questão suscitada pelo órgão jurisdicional nacional no presente processo encontra, essencialmente, a sua resposta nas decisões do Tribunal de Justiça no acórdão SABEL e num processo posterior a essa decisão, Canon (14), no qual foi solicitado ao Tribunal de Justiça que clarificasse a relação entre o carácter distintivo da marca em relação à qual se reivindica uma protecção e o risco de confusão, proponho numa primeira fase reproduzir in extenso os pontos pertinentes dos acórdãos nesses dois processos.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça
23 No processo SABEL, foi essencialmente pedido ao Tribunal de Justiça que decidisse a questão de saber se havia um risco de confusão nos termos do artigo 4._, n._ 1, alínea b), a partir de uma simples associação feita pelo público entre um sinal e uma marca que transmitem a mesma ideia - nesse caso, as representações, sob a forma de desenhos, por um lado, dum puma a dar um salto e, por outro, dum leopardo a dar um salto - embora não haja confusão entre os dois elementos figurativos. Por força do direito alemão anterior à directiva, tal associação não seria suficiente para impedir o registo do sinal: para ser impedido, era exigido um risco de confusão em sentido estrito. A questão era essencialmente de saber se a directiva tinha alargado a protecção no sentido da lei Benelux anterior à directiva, em que a mera associação não era suficiente. O Tribunal de Justiça declarou o seguinte:
«14 Os Governos belga, luxemburguês e neerlandês alegam que o conceito de `risco de associação' tinha sido introduzido, a seu pedido, nas disposições supra-referidas da directiva, a fim de serem interpretadas nos mesmos termos que o artigo 13._ -A da lei uniforme Benelux sobre marcas, que não utiliza o conceito de risco de confusão, mas de semelhança entre as marcas para delimitar o alcance do direito exclusivo conferido pela marca.
15 Estes governos consideram que um acórdão da Cour Benelux segundo o qual há semelhança entre uma marca e um sinal quando, tendo em conta as particularidades do caso em apreço, designadamente o poder de distinção da marca, a marca e o sinal, considerados em si e nas suas relações mútuas, apresentam no plano auditivo, visual ou conceptual uma similitude susceptível de estabelecer uma associação entre o sinal e a marca (acórdão de 20 de Maio de 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, p. 36). Esta jurisprudência assenta na ideia segundo a qual, quando um sinal é susceptível de provocar associações com uma marca, o público estabelece uma ligação entre este sinal e essa marca. Tal associação pode ser prejudicial para a marca anterior não apenas porque tende a fazer pensar que os produtos têm origem idêntica ou aparentada, mas igualmente quando não existe risco de confusão entre o sinal e a marca. Com efeito, as associações entre um sinal e uma marca, dado que a percepção do sinal desperta, muitas vezes de modo inconsciente, a recordação da marca, podem transferir o `goodwill' ligado à marca anterior para o sinal bem como diluir a imagem ligada a esta marca.
16 No entender destes governos, o risco de associação compreende assim três hipóteses: em primeiro lugar, o caso em que o consumidor confunde o sinal e a marca em questão (risco de confusão directa); em segundo lugar, o caso em que o consumidor estabelece uma ligação entre os titulares do sinal e da marca e os confunde (risco de confusão indirecta ou de associação); em terceiro lugar, aquele em que o consumidor efectua uma aproximação entre o sinal e a marca, despertando a percepção do sinal a recordação da marca, sem todavia os confundir (risco de associação propriamente dita).
17 Importa portanto determinar se, como sustentam estes governos, o artigo 4._, n._ 1, alínea b), pode encontrar aplicação quando não existe risco de confusão directa ou indirecta, mas apenas risco de associação propriamente dito. Tal interpretação da directiva é contestada quer pelo Governo do Reino Unido quer pela Comissão.
18 A esse propósito, importa recordar que o artigo 4._, n._ 1, alínea b), da directiva só tem vocação para se aplicar se, em razão da identidade ou semelhança quer das marcas quer dos produtos ou serviços designados, `existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior'. Ora, infere-se desta redacção que o conceito de risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance. A própria redacção deste preceito exclui portanto que possa ser aplicado se não existir, no espírito do público, risco de confusão.
19 Esta interpretação resulta igualmente do décimo considerando da directiva, do qual se infere `que o risco de confusão... constitui a condição específica da protecção'.
...
22 Tal como se verificou no n._ 18 do presente acórdão, o artigo 4._, n._ 1, alínea b), da directiva só é aplicável se existir no espírito do público risco de confusão. A esse propósito, resulta do décimo considerando da directiva que a apreciação do risco de confusão `depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados'. O risco de confusão deve portanto ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em apreço.
23 Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas. Com efeito, resulta da redacção do artigo 4._, n._ 1, alínea b), da directiva, nos termos do qual `existe, no espírito do público, um risco de confusão...' que a percepção das marcas que tem o consumidor médio do tipo de produto ou serviço em causa desempenha papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades.
24 Neste contexto, importa observar que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante. Não pode portanto ser excluído que a semelhança conceptual decorrente do facto de duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa criar risco de confusão num caso em que a marca anterior possui carácter distintivo particular, intrinsecamente ou graças à notoriedade de que goza junto do público.
25 Contudo, em circunstâncias como as do caso presente no processo principal, em que a marca anterior não goza de uma notoriedade particular e que consiste numa imagem que apresenta poucos elementos figurativos, a mera semelhança conceptual entre as marcas não basta para criar risco de confusão.
26 É portanto de responder à questão prejudicial que o critério de `risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior' constante do artigo 4._, n._ 1, alínea b), da directiva deve ser interpretado no sentido de que a mera associação entre duas marcas que o público pode fazer pela concordância do seu conteúdo semântico não basta, por si, para concluir pelo risco de confusão na acepção do referido preceito.»
24 No processo Canon, a sociedade MGM solicitara o registo da marca «CANNON» para certos produtos, incluindo cassetes vídeo pré-gravadas (filme vídeo). A Canon opôs-se a esse pedido porque prejudicava a sua própria marca «Canon», já registada para certos produtos, incluindo aparelhos de filmar e de gravação televisivos, e geralmente considerada gozando de uma certa notoriedade (diferentemente da marca Puma, que foi considerada pelo órgão jurisdicional nacional sem carácter distintivo, intrinsecamente ou graças à notoriedade). O Tribunal de Justiça foi convidado a decidir a questão de saber, seguindo uma interpretação correcta do artigo 4._, n._ 1, alínea b), da directiva, se o carácter distintivo da marca anterior, em particular a sua notoriedade, devia ser tomada em conta para determinar se a semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pelas duas marcas era suficiente para dar origem a um risco de confusão.
25 Depois de ter previamente citado o décimo considerando da directiva (15), o Tribunal de Justiça prosseguiu nestes termos:
«16 Em segundo lugar, importa observar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o risco de confusão no espírito do público, que condiciona a aplicação do artigo 4._, n._ 1, alínea b), da directiva, deve ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n._ 22).
17 A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados (16). Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente. A interdependência entre estes factores encontra efectivamente expressão no décimo considerando da directiva, segundo o qual é indispensável interpretar o conceito de semelhança em relação com o risco de confusão cuja apreciação, por seu turno, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados.
18 Por outro lado, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante (acórdão SABEL, já referido, n._ 24). Por conseguinte, como a protecção de uma marca registada depende, nos termos do artigo 4._, n._ 1, alínea b), da directiva, da existência de um risco de confusão, as marcas que tenham um carácter distintivo elevado, intrinsecamente ou em razão do conhecimento destas no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido.»
«Risco de confusão»
26 Agora volto à questão de saber se o artigo 5._, n._ 1, alínea b), se aplica no caso em que há um risco de associação e que não pode ser excluída a possibilidade de um risco de confusão. Em minha opinião, tal interpretação dessa disposição é insustentável pelas seguintes razões.
27 Em primeiro lugar, os termos dessa disposição e os utilizados pelo Tribunal de Justiça solicitado a interpretá-la excluem essa interpretação. O próprio artigo 5._, n._ 1, alínea b), dispõe expressamente que se aplica no caso em que «exista... um risco de confusão»; o décimo considerando da directiva dispõe que o risco de confusão constitui a condição específica da protecção de uma marca nas circunstâncias expostas a seguir no artigo 5._, n._ 1, alínea b); como observou o Tribunal de Justiça no acórdão SABEL, uma simples associação não constitui por si mesma um motivo suficiente para concluir pela existência de um risco de confusão; no acórdão Canon, o Tribunal de Justiça declarou expressamente que «a protecção de uma marca registada depende, segundo o artigo 4._, n._ 1, alínea b), da directiva, da existência de um risco de confusão» (17). Cometer-se-ia um erro deixar de ter em conta os termos expressos da disposição que se interpreta e constituiria uma curiosa utilização da língua considerar existente o risco de confusão simplesmente por não poder ser excluída a possibilidade do risco de confusão.
28 Pode-se acrescentar que o décimo considerando termina com os termos «é do domínio das regras nacionais de processo que a presente directiva não prejudica a questão dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado, em especial o ónus da prova», o que confirma a necessidade de estabelecer o risco de confusão (18).
29 É um facto que estes argumentos são válidos sobretudo em relação à versão inglesa da directiva, uma vez que as outras versões linguísticas do artigo 5._, n._ 1, alínea b), falam de perigo, de risco ou de possibilidade, em vez de probabilidade. Todavia, pelas razões que explicarei a seguir, não penso que a diferença entre as versões linguísticas do artigo 5._, n._ 1, alínea b), tenha efeitos na interpretação da condição em causa.
30 No entanto, fundamentalmente, o critério sugerido pelo Hoge Raad não pode, em minha opinião, conciliar-se com o tipo de consumidor médio que o Tribunal de Justiça desenvolveu e que deve ser aplicado quando se procede à necessária avaliação global do risco de confusão para determinar se o artigo 5._, n._ 1, alínea b), é aplicável. É claro, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que, para este efeito, é suposto que o consumidor médio esteja normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (19). Como observa a Marca Mode, o critério determinante já não pode limitar-se à eventualidade de uma minoria de consumidores particularmente desatentos poder ser induzida em erro. O direito comunitário felizmente desaprova o consumidor que confunde a marca «LUCKY WHIP» com a marca «Schöller-Nucki» (20).
31 Além disso, como indica o Governo neerlandês, o Hoge Raad pede ao Tribunal de Justiça que inverta os termos da directiva: a expressão «confusão que compreenda o risco de associação» referida no artigo 5._, n._ 1, alínea b), significa, segundo esse governo, «associação que compreende o risco de confusão». O Tribunal de Justiça já examinou essa opinião e rejeitou-a expressamente no acórdão SABEL.
32 Estas são as razões específicas extraídas da jurisprudência e da directiva que militam, em minha opinião, claramente contra a interpretação preconizada pelo Hoge Raad. Todavia, existe geralmente um certo número de razões de princípio que levam a que não seja desejável que se faça uma interpretação lata do conceito de risco de confusão.
33 Em primeiro lugar, como sublinhou a Marca Mode, uma interpretação lata do conceito de risco de confusão teria por objectivo dificultar o mercado interno. Uma directiva, tal como a directiva relativa às marcas, que foi adoptada com fundamento no artigo 100._-A do Tratado, tem por objectivo a realização dos objectivos fixados no artigo 7._-A do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 14._ CE), em especial a livre circulação de mercadorias e de serviços no mercado interno. Estes objectivos são contra uma interpretação extensiva do conceito de «risco de confusão», que contribuiria para dificultar injustificadamente a livre circulação de mercadorias e de serviços (21).
34 O requisito de um risco de confusão como condição de protecção das marcas registadas não é bem entendido um conceito novo introduzido pela directiva: reflecte a jurisprudência do Tribunal de Justiça quanto ao âmbito dos direitos dos titulares das marcas à luz dos artigos 30._ e 36._ do tratado CE (que passaram, após alteração, a artigos 28._ CE e 30° CE). Em toda uma série de processos, nos quais delimitou os contornos do direito comunitário das marcas, o Tribunal de Justiça desenvolveu o princípio de base segundo o qual o objectivo específico do direito de marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao seu titular o direito exclusivo de usar a marca para a primeira colocação do produto no mercado protegendo-o, assim, contra os concorrentes que pretendem abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevidamente. Para determinar o âmbito exacto desse direito, é necessário ter em conta a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto dos que têm uma proveniência diferente (22). Se se aumentasse a protecção conferida pelo artigo 5._, n._ 1, alínea b), da directiva alargando-a no sentido proposto pelo Hoge Raad, isso teria como efeito que a directiva conferiria aos titulares de uma marca uma protecção mais alargada que a que o Tribunal de Justiça tinha julgado apropriada permitir em conformidade com a derrogação ao princípio da livre circulação de mercadorias consagrado no artigo 36._ do Tratado.
35 Além disso, uma interpretação extensiva do conceito de risco de confusão dificultaria gravemente a aplicação efectiva do regulamento relativo à marca comunitária (23). Este regulamento, que cria uma marca comunitária, contém disposições relativas à confusão entre marcas, virtualmente idênticas às da directiva. É perfeitamente lógico que as disposições da directiva sejam interpretadas da mesma maneira que as disposições correspondentes do regulamento. Uma marca comunitária só pode ser concedida para o conjunto do território da Comunidade e um conflito com uma única marca num só país é suficiente para impedir o registo de uma marca como marca comunitária. Pode-se opor ao pedido de registo de uma marca com base numa marca comunitária existente, uma marca registada num qualquer Estado-Membro ou, em certas circunstâncias, de um direito não registado reconhecido num Estado-Membro (24). Alargar demasiado a protecção conferida pelo direito das marcas fundamentando-se no risco de «associação» com outras marcas teria, por conseguinte, por efeito tornar muito difícil o registo de numerosas marcas ao nível comunitário. Se se pretende que o regime comunitário do direito das marcas funcione eficazmente e se se deseja que os pedidos não sejam sistematicamente objecto de processos de oposição, parece essencial que as marcas possam ser registadas se não existir um verdadeiro e devidamente provado risco de confusão.
36 Além disso, as convenções internacionais nas quais a Comunidades e/ou os Estados-Membros são partes não corroboram em nada a ideia de que a protecção ligada à marca possa ser fundamentada numa simples associação. Embora o último considerando da directiva saliente o facto de que as disposições estão «em harmonia completa com as da Convenção de Paris» (25), esta convenção só se refere expressamente ao risco de confusão (26). Da mesma maneira, o acordo relativo aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual ligados ao comércio («TRIPS») (27) associa a protecção das marcas à utilização que acarrete um risco de confusão (28).
37 Por último, quero salientar uma diferença de grau entre as diferentes versões linguísticas da directiva. Enquanto a versão inglesa se refere à «likelihood» (probabilidade) de confusão e de associação, todas as outras versões linguísticas, excepto a versão neerlandesa, recorrem ao conceito de risco ou de perigo. A versão neerlandesa, que utiliza uma sintaxe diferente, fala de circunstâncias nas quais «uma confusão pode surgir, incluindo a possibilidade de uma associação» [artigo 4._, n._ 1, alínea b)] ou em que «uma confusão pode surgir, incluindo o risco de uma associação» [artigo 5._, n._ 1, alínea b)] (embora se possa salientar que o décimo considerando se refere duas vezes ao «risco de confusão»). É por esta razão que os n.os 18 e 22 do acórdão SABEL são, na tradução neerlandesa, redigidos em termos de possibilidade em vez de probabilidade, risco ou perigo; pode-se compreender que o despacho de reenvio e a questão submetida seguem esta utilização. Todavia, no contexto do sistema e dos objectivos da directiva, tais como foram discutidos, não penso que se deva atribuir importância à diferença de terminologia observada na versão neerlandesa da directiva ou no acórdão SABEL.
Marcas que têm um carácter especialmente distintivo
38 Assim, concluo no sentido de que o artigo 5._, n._ 1, alínea b), não tem, regra geral, vocação para ser aplicado quando há um risco de associação e que a possibilidade de um risco de confusão, embora não provada, não pode ser excluída. Contudo, o Hoge Raad considera que a redacção do n._ 24 do acórdão SABEL sugere que, quando a marca anterior possui um carácter distintivo particular, intrinsecamente, ou graças ao prestígio de que goza junto do público, o risco de confusão pode ser deduzido do risco de associação.
39 A Marca Mode, os Governos do Reino Unido, e neerlandês, bem como a Comissão, concordam em considerar que esta questão deve obter uma resposta negativa. A Marca Mode apoia-se na jurisprudência do Tribunal de Justiça, na génese legislativa e no sistema da directiva, bem como no objectivo específico da marca. O Governo neerlandês considera que esta questão é resolvida no acórdão do Tribunal de Justiça no processo SABEL, no texto da directiva e na função que atribui às marcas registadas. A Comissão e o Governo do Reino Unido referem-se às decisões proferidas nos processos SABEL e Canon.
40 No n._ 24 do seu acórdão no processo SABEL, o Tribunal de Justiça salientou que «o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante». É manifesto, a partir do seu contexto, que esta asserção decorre da necessidade de apreciar o risco de confusão de maneira global e de ter em conta a este respeito todos os factores relevantes do caso em apreço (29), e do facto de essa apreciação global dever ser fundamentada na impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas (30).
41 Admitindo mesmo que tenham podido surgir dúvidas quanto ao sentido que o Tribunal de Justiça pretendia dar ao acórdão SABEL, é forçoso considerar que agora foram totalmente dissipadas pelos seus acórdão nos processos Canon e Lloyd Schuhfabrik Meyer (31). Nesses processos, o Tribunal de Justiça foi questionado sobre a importância que era necessário dar, estando em causa apreciar o risco de confusão, ao facto da marca anterior ter um grande carácter distintivo. As respostas dadas pelo Tribunal de Justiça demonstram claramente que o carácter distintivo da marca anterior e, em especial, a sua notoriedade devem ser tomados em consideração para apreciar se a semelhança entre os produtos ou os serviços designados pelas duas marcas é suficiente para dar origem a um risco de confusão (32) e que quanto maior for a semelhança dos produtos ou dos serviços cobertos e quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior, maior será o risco de confusão (33). Estas duas asserções decorrem claramente, como o Tribunal de Justiça explicou (o que aliás, já tinha feito no acórdão SABEL), do texto do décimo considerando, nos termos do qual «o risco de confusão depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados» (34).
42 Assim, como essencialmente admitiram, a Marca Mode, os Governos do Reino Unido e neerlandês bem como a Comissão, a existência ou não de um risco de confusão é uma questão de facto própria de cada processo e, nesse contexto, o facto de a marca anterior ter um carácter distintivo é frequentemente considerado relevante para determinar se há um risco de confusão. Contudo, é necessário que um risco de confusão exista para que o artigo 5._, n._ 1, alínea b), seja aplicável. Pode-se observar, como o referiram a Marca Mode e a Comissão, que a ideia de que o risco de confusão deve ser necessariamente demonstrado no caso de uma marca distintiva deriva manifestamente do acórdão proferido no processo Canon (35), que era respeitante a uma marca considerada como tendo um carácter distintivo devido à sua notoriedade. Pode-se também observar que o acórdão no processo Canon foi proferido antes do despacho de reenvio no presente processo.
43 Depois de ter afirmado no n._ 24 do acórdão SABEL, que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante, o Tribunal de Justiça declarou que assim não estava excluído que a semelhança conceptual decorrente do facto de duas marcas utilizarem imagens que coincidem no seu conteúdo semântico possa criar um risco de confusão num caso em que a marca anterior possui carácter distintivo particular, intrinsecamente ou graças à notoriedade de que goza junto do público (36). Todavia, uma vez que é evidente, tendo em consideração o que precede, que a apreciação do presente caso deve ser feita com base nos factos pertinentes, nenhum princípio de aplicação geral podia razoavelmente ser deduzido dessa constatação. O Tribunal de Justiça tinha verdadeiramente no espírito uma situação concreta tal como a que resultaria, por exemplo, da utilização para discos, cassetes, discos - compactos ou produtos semelhantes, de um sinal em que figura um pequeno cão com a orelha à escuta em frente à campânula de um gramofone. Em casos deste género, em que as marcas em causa são marcas que têm um conteúdo semântico análogo, será (como nota o Governo neerlandês) evidentemente mais fácil demonstrar um risco de confusão quando a marca anterior tem um carácter particularmente distintivo do que no processo SABEL em que a marca anterior não tinha carácter distintivo especial.
44 A abordagem preconizada pelo Hoge Raad e subscrita pela Adidas, isto é, presumir o risco de confusão quando a marca anterior tem um carácter particularmente distintivo e quando foi verificado um risco de associação, iria não apenas contra o texto do artigo 5._, n._ 1, alínea b), e os objectivos da directiva, como vimos anteriormente, mas teria também por efeito alargar ainda a protecção de que gozam as marcas particularmente distintivas. Tais marcas gozam já, efectivamente, de uma maior protecção nos termos do artigo 5._, n._ 1, alínea b), em relação às marcas com menos notoriedade, desde que o Tribunal de Justiça, nos acórdãos Canon e Lloyd Schuhfabrik Meyer, explicou a importância do carácter distintivo da marca anterior para efeitos de avaliação do risco de confusão. O facto de conceder uma protecção ainda maior a marcas de renome na ausência de risco de confusão, equivaleria a conceder uma protecção contra a degradação da marca, dito de outra maneira, o facto de atenuar o carácter distintivo da marca já não suscita uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada e utilizada (37). Procedendo assim, através de uma interpretação - criadora de direito - do artigo 5._, n._ 1, alínea b), vai-se contra o sistema da directiva, que tem claramente por objectivo o caso de que tal protecção suplementar, se for caso disso, deveria ser concedida, nos termos dos artigos 4._, n._ 4, alínea a) (38), e 5._, n._ 2, aos Estados-Membros: v. o nono considerando da directiva (39).
45 O artigo 5._, n._ 2 (40), - recordo-o - permite aos Estados-Membros conceder uma protecção suplementar ao titular de uma marca de prestígio: esse titular pode ficar habilitado a proibir que terceiros utilizem um sinal idêntico ou semelhante para os produtos ou serviços que não sejam semelhantes aqueles para os quais a marca foi registada, quando o uso do sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique. A Adidas propõe que, em caso de rejeição da interpretação sugerida pelo Hoge Raad relativamente ao artigo 5._, n._ 1, alínea b), o artigo 5._, n._ 2, da directiva seja interpretado de modo a que se aplique não apenas, como o dispõe expressis verbis, quando os produtos ou serviços em causa não sejam semelhantes, mas também - na realidade, a fortiori - quando sejam semelhantes, uma vez que seria, em sua opinião, anormal que as marcas de prestígio fossem protegidas contra a degradação da marca quando os produtos ou serviços não fossem semelhantes, mas que essa protecção não exista quando o são. Tanto nas suas alegações escritas como orais, a Adidas pediu ao Tribunal de Justiça que decidisse sobre a aplicação do artigo 5._, n._ 2, ao passo que o Hoge Raad não faz qualquer pedido nesse sentido.
46 Em minha opinião, apenas por esta razão, não conviria que o Tribunal de Justiça tentasse resolver, no contexto do presente processo, a aparente contradição quanto ao âmbito da protecção dada, respectivamente, pelo artigo 5._, n._ 1, alínea b), e pelo artigo 5._, n._ 2. A questão de saber se o artigo 5._, n._ 2, é destinado a ser apenas aplicado, como o seu texto o refere, quando os produtos a que diz respeito não são semelhantes, ou se há que interpretá-lo de maneira mais extensiva, é uma questão que suscitou - e continua a suscitar - muito interesse académico. Trata-se, certamente, de uma questão que o Tribunal de Justiça será chamado a decidir, oportunamente. No entanto, no presente processo, o problema não foi objecto de uma análise minuciosa e exaustiva no quadro das alegações apresentadas ao Tribunal de Justiça uma vez que o órgão jurisdicional nacional não submeteu questões a propósito do artigo 5._, n._ 2. Só a Adidas lhe deu toda a sua atenção. A Marca Mode fez-lhe simplesmente referência, já no final das alegações escritas, para dizer que não vê contradição na diferença do campo de aplicação dos artigos 5._, n._ 1, alínea b), e 5._, n._ 2. O Reino Unido observa que o critério fornecido pelo artigo 5._, n._ 2, difere do do artigo 5._, n._ 1, alínea b), mas que os termos deste último não podem ser reescritos para uma categoria especial de marcas; o Governo neerlandês não aborda de modo algum esta questão e a Comissão considera, por seu turno, que não há que tratar a aparente contradição entre o artigo 5._, n._ 1, alínea b), e o artigo 5._, n._ 2. Se tivesse de decidir quanto ao artigo 5._, n._ 2, o Tribunal de Justiça faria-o sem o benefício das alegações circunstanciadas, não apenas da parte da Comissão e dos Estados-Membros que apresentaram alegações no presente processo, mas muito verosivelmente também da parte de outros Estados-Membros que se tivessem sabido que estava em causa o âmbito do artigo 5._, n._ 2, teriam eventualmente utilizado o seu direito de apresentar alegações. Em minha opinião, não seria adequado nem equitativo que o Tribunal de Justiça se oriente nesse sentido, e esta questão - sem nenhuma dúvida interessante - do âmbito do artigo 5._, n._ 2, deve ser adiada aguardando-se que um órgão jurisdicional nacional solicite expressamente indicações a este respeito.
Conclusão
47 Tendo em conta o conjunto das considerações precedentes, à questão submetida pelo Hoge Raad der Nederlanden deve ser dada a seguinte resposta:
«1) O artigo 5._, n._ 1, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, não é aplicável salvo se for demonstrado que existe um risco de confusão verdadeiro e devidamente provado quanto à origem dos produtos ou serviços em causa.
2) Quando uma marca possui um carácter distintivo específico e que, sem o consentimento do titular da marca, um terceiro utiliza, na vida comercial, para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, um sinal a tal ponto semelhante à marca que suscita a possibilidade, o risco ou a probabilidade de ser associado à marca, não é suficiente, para efeitos da aplicação do artigo 5._, n._ 1, alínea b), da Directiva 89/104, que o carácter distintivo da marca seja tal que não possa excluir-se a possibilidade, o risco ou a probabilidade de essa associação suscitar uma confusão.»
(1) - Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva» ou «directiva relativa às marcas»).
(2) - Acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-215/95, Colect., p. I-6191).
(3) - N.os 18 e 19.
(4) - Terceiro considerando do preâmbulo.
(5) - Omissis (diz respeito a um erro na versão inglesa da directiva).
(6) - V. nota 5 supra.
(7) - Anexa à convenção Benelux em matéria de marcas de produtos, de 19 de Março de 1962.
(8) - Artigo 13._-A da lei Benelux.
(9) - Acórdão do Tribunal de Justiça Benelux de 20 de Maio de 1983, Jullien/Verschuere (A 82/5, Jur. 1983, p. 36).
(10) - Por um protocolo de 2 de Dezembro de 1992, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1996.
(11) - O acórdão no processo SABEL foi proferido em Novembro de 1997.
(12) - N.os 18 e 22.
(13) - V. os meus comentários no n._ 8 supra, relativo às divergências linguísticas entre as versões neerlandesa e inglesa da directiva.
(14) - Acórdão de 29 de Setembro de 1998 (C-39/97, Colect., p. I-5507).
(15) - Enumerado no n._ 4 supra.
(16) - Omissis (diz respeito à versão inglesa do acórdão).
(17) - N._ 18 do acórdão.
(18) - V., igualmente, o n._ 11 do acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect., p. I-3819).
(19) - Acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido (nota 18), n._ 26 e a jurisprudência anterior nele citado.
(20) - V. n._ 36 das minhas conclusões no processo HAG GF (acórdão de 17 de Outubro de 1990, C-10/89, Colect., p. I-3711, a seguir «acórdão HAG II»).
(21) - V. n.os 50 e 51 das minhas conclusões no processo SABEL; v. igualmente o n._ 20 das minhas conclusões no processo Lloyd Schuhfabrik Meyer.
(22) - V., nomeadamente, o acórdão HAG II, já referido (nota 20), n._ 14 do acórdão, e mais recentemente o acórdão de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot (C-349/95, Colect., p. I-6227, n.os 22 a 24). V., igualmente, n.os 31 e 32 das minhas conclusões no processo SABEL.
(23) - Regulamento (CE) n._ 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 (JO 1994, L 11, p. 1).
(24) - V. artigo 8._, n.os 1 e 2, do regulamento.
(25) - Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo em 14 de Julho de 1967.
(26) - Artigos 10._-A, n._ 3, ponto 1, e 6._-A; v., além disso, n._ 53 das minhas conclusões no processo SABEL.
(27) - JO 1994, L 336, p. 214.
(28) - N._ 16, ponto 1, enunciado no n._ 54 das minhas conclusões no processo SABEL.
(29) - N._ 22 do acórdão.
(30) - N._ 23 do acórdão.
(31) - Já referidos, respectivamente nas notas 14 e 18.
(32) - V. dispositivo do acórdão Canon.
(33) - V. dispositivo do acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer.
(34) - V. n._ 22 do acórdão SABEL; n._ 17 do acórdão Canon, e n._ 19 do acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer.
(35) - V. n.os 15 a 19, e 22 do acórdão.
(36) - N._ 24 do acórdão.
(37) - V., para mais pormenores, n.os 38 e 39 das minhas conclusões no processo SABEL.
(38) - O artigo 4._, n._ 4, alínea a), concede aos Estados-Membros a faculdade de prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo em circunstâncias análogas às expostas no artigo 5._, n._ 2.
(39) - Enunciado no n._ 4 supra.
(40) - Enunciado no n._ 9 supra.
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