Conclusiones del abogado general
1. Esta causa invita al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre el alcance de la exclusión del registro de marcas de aquellos «signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico», prevista en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo inciso, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
Los antecedentes
2. Tal y como se desprenden de la resolución de remisión y de otras piezas de los autos, los hechos del litigio principal pueden resumirse de la manera siguiente.
3. Desde 1966 Philips Electronics NV (en lo sucesivo, «Philips») viene comercializando una máquina de afeitar de tres cabezas rotatorias dispuestas en forma de triángulo equilátero.
4. En 1985 Philips solicitó la inscripción de un marca consistente en la representación gráfica del plano superior de una máquina de afeitar de esas características. Esta marca accedió al registro en virtud de la Ley británica sobre Marcas de 1938 (Trade Marks Act 1938).
Habida cuenta de lo dispuesto en el anexo 3 de la Ley sobre Marcas de 1994 (Trade Marks Act 1994), que derogó la legislación anterior, en la actualidad la marca de Philips despliega efectos como si hubiese sido registrada con arreglo a la nueva Ley.
5. Consta que Philips ha realizado una extensa publicidad de sus máquinas de afeitar en el Reino Unido y que dichos productos gozan de notoriedad en ese país. En particular, la máquina de afeitar de tres cabezas rotatorias es conocida como producto fabricado por Philips y está ampliamente acreditada como tal.
6. En 1995 Remington Consumer Products Limited (en lo sucesivo, «Remington») comenzó a fabricar y a comercializar en el Reino Unido la máquina de afeitar modelo DT55, que posee tres cabezas rotatorias formando un triángulo equilátero, configuración similar a la utilizada por Philips.
7. El 4 de diciembre de 1995, Philips demandó a Remington invocando, entre otras razones, la violación de su derecho de marca. Remington reconvino, impugnando la validez de la inscripción de la marca.
8. La High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court, que conoció del litigio en primera instancia, estimó la demanda reconvencional y anuló la marca de Philips, pues consideró que ni era apta para distinguir ni poseía carácter distintivo. También estimó que la marca consistía únicamente en un signo que en el comercio sirve para designar el destino de los bienes o en una forma necesaria para obtener un resultado técnico, así como que otorgaba un valor sustancial al producto. Añadió que, aun cuando la marca hubiese tenido validez, no se había producido usurpación.
Philips apeló contra esta resolución, sosteniendo que la marca era válida y que el derecho de marca había sido violado.
Las cuestiones prejudiciales planteadas
9. En el transcurso de la apelación, la Court of Appeal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Existe alguna clase de marcas cuyo registro no esté excluido por el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), y apartado 3, de la Directiva del Consejo 89/104/CEE (en lo sucesivo, "Directiva"), cuya inscripción, no obstante, esté prohibida por el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva (por no ser apta para distinguir los productos del titular de los de otras empresas)?
2) La forma (o parte de la forma) de un producto (respecto del cual el signo ha sido registrado), ¿sólo es apta para distinguir, a los efectos del artículo 2, si contiene alguna adición arbitraria (como un adorno que no tenga ningún propósito funcional)?
3) Cuando un operador ha sido el único en suministrar al mercado determinados productos, ¿el uso prolongado de un signo, que consiste en una forma (o parte de la forma) de dichos productos y que no incluye ninguna adición arbitraria, es suficiente para otorgar al signo un carácter distintivo a los efectos del artículo 3, apartado 3, en circunstancias en las que, como resultado de dicho uso, una parte sustancial de los comerciantes y del público
i) asocia la forma con dicho operador y con ninguna otra empresa;
ii) cree que, salvo indicación contraria, los productos de esa forma provienen de ese operador?
4) i) ¿Puede evitarse la exclusión que resulta de los términos "los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico", recogidos en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo inciso, probando que existen otras formas capaces de obtener el mismo resultado técnico?, o
ii) ¿no puede registrarse una forma en virtud de esa disposición si se demuestra que sus características esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico?, o
iii) ¿resulta adecuado otro criterio para determinar si se aplica la exclusión y, en ese caso, cuál?
5) El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva se aplica a "las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, [...] del producto o de la prestación del servicio". El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva se aplica al uso por parte de terceros de «indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino [...] del producto o de la prestación del servicio». Por tanto, el término "exclusivamente", ¿aparece recogido en el artículo 3, apartado 1, letra c), pero se omite en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva? En una interpretación correcta de la Directiva, ¿significa esta omisión que, aun cuando se registra válidamente un derecho de marca que consiste en la forma de unos bienes, no habrá usurpación, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), siempre que
i) ese uso de la forma de los productos es y se consideraría un indicio de la especie de los productos o de su destino y
ii) una proporción sustancial de los comerciantes y del público cree que los productos de dicha forma provienen del titular de la marca, salvo indicación contraria?
6) El derecho exclusivo otorgado por el artículo 5, apartado 1, ¿faculta al titular para prohibir a cualquier tercero el uso de cualquier signo idéntico o similar a la marca en circunstancias en las que dicho uso no indica un origen o se limita a prohibir únicamente aquel uso que indique, en todo o en parte, el origen?
7) El uso de una forma de productos que supuestamente viola el derecho de marca, que es y sería considerado un indicio de la especie de los bienes o de su destino, ¿indica, no obstante, el origen si una parte sustancial de los comerciantes y del público cree que los productos de dicha forma proceden del titular de la marca, salvo indicación contraria?»
Examen de las cuestiones prejudiciales
Delimitación del objeto del litigio principal
10. Es conveniente delimitar, con carácter preliminar, el objeto del litigio principal a efectos del derecho comunitario.
Parto de una comprobación consignada por el juez a quo en la resolución de remisión y, según la cual, la marca de Philips no sería otra cosa, a los efectos del artículo 3, apartado 1, letra e), segundo inciso, de la Directiva, que una «combinación de elementos técnicos realizada para conseguir un objetivo práctico y satisfactorio».
11. Como reconoció la representación de Philips en el acto de la vista, la relativa complejidad de la presente demanda prejudicial debe más a la manera en que vienen redactadas las preguntas que a la dificultad inherente a la interpretación de la Directiva en el caso concreto.
12. Tengo, además, la impresión de que del auto de remisión se destila una cierta confusión -o, mejor dicho, un cierto solapamiento- entre las razones de ser respectivas de, por un lado, las causas absolutas de nulidad de las letras b) a d) del artículo 3, apartado 1, y la contenida en la letra e).
13. Con arreglo a la letra b), será denegado el registro o, en su caso, se declarará la nulidad de las marcas que carezcan de carácter distintivo. No gozan de la protección exclusiva que se otorga a las marcas los signos que no cumplen la función primordial de diferenciar el producto y que, por ese motivo, no permiten identificar su origen, es decir, su fabricante.
14. Las letras c) y d) excluyen del registro determinados signos por razón de su carácter genérico (en el sentido de que sirven para designar la especie, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención) o por haberse convertido en habituales. Contienen, pues, una definición legal parcial de la noción de carácter distintivo.
15. El legislador ha reconocido la identidad fundamental de estos tres supuestos de exclusión al establecer, en el apartado 3 del artículo 3, que no serán de aplicación si, antes de la fecha de la solicitud de registro y debido al uso que se ha hecho de la marca, hubiese «adquirido un carácter distintivo».
16. La letra e), sin embargo, no comparte la misma naturaleza jurídica. Se aplica a signos tridimensionales que obedezcan exclusivamente a la naturaleza del propio producto, a la búsqueda de un resultado técnico o a la obtención de un valor sustancial. Esta exclusión no se justifica en relación con la falta de carácter distintivo de determinadas formas naturales, funcionales u ornamentales -en cuyo caso sólo serviría para precisar el alcance de la letra b)-, sino que responde a la preocupación legítima de no permitir que los particulares recurran a la marca para perpetuar derechos exclusivos sobre soluciones técnicas.
17. Coherente con esta lógica, el legislador no ha incluido la letra e) entre las causas de denegación que pueden «subsanarse» en virtud del artículo 3, apartado 3. Las formas naturales, funcionales y ornamentales no son aptas, por designio expreso del legislador, para adquirir carácter distintivo. Es del todo ocioso -además de contrario a la economía de la Directiva- plantearse la cuestión de si formas de esas características poseen o no virtualidad diferenciadora.
18. La causa de nulidad de la letra e) se asemeja, en cuanto al alcance de sus efectos, a las previstas, por ejemplo, en las letras f) o g), siempre del artículo 3, apartado 1, de la Directiva. La letra f) deniega la inscripción de marcas contrarias al orden público, mientras que la letra g) hace lo propio en relación con signos que puedan inducir al público a error. Pues bien, si se presentase al registro la marca «Mataniños», para designar fármacos abortivos, sin lugar a dudas resultaría improcedente analizar el carácter distintivo -por lo demás, bastante probable- de ese vocablo. Sólo por ser contrario al orden público tendría vedado el acceso al registro.
19. A mi entender, para la resolución de la presente causa, sólo es pertinente el segundo inciso de la letra e), que excluye del registro «los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».
20. Una marca de las características de la que es objeto de impugnación en el procedimiento principal, es decir, constituida por el plano horizontal superior de una máquina de afeitar de tres cabezas rotatorias dispuestas en triángulo parece el perfecto ejemplo de una forma meramente funcional. En efecto, al menos en apariencia, sus elementos esenciales cumplen una función y están presentes sólo en tanto realizan esa función.
21. Philips, que califica su diseño de «minimalista», parece aceptar que falta a su marca toda añadidura arbitraria o caprichosa, aunque alega en su defensa que la forma registrada de que se trata sólo refleja una de las diversas posibilidades de alcanzar el mismo resultado técnico. Como explicaré más adelante, no creo que esta circunstancia deba tomarse en consideración.
22. En la resolución de interposición de este incidente, el juez a quo opina que las características esenciales de la marca de Philips son atribuibles a la ejecución de una determinada función.
23. En estas condiciones, considero que sólo procedería interrogarse sobre la virtualidad diferenciadora de la marca de Philips si se llegase a admitir la tesis según la cual sólo tienen carácter funcional, a los efectos de la letra e), las formas indispensables para la obtención de un resultado técnico.
24. Sobre la base de estas premisas considero apropiado analizar, en primer lugar, la cuarta cuestión prejudicial planteada por el tribunal británico.
Sobre la cuarta cuestión prejudicial
25. Con esta pregunta el juez remitente busca precisar los criterios para apreciar la exclusión del registro de aquellos «signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico», operada por la letra e) del artículo 3, apartado 1.
26. Como ya he adelantado, desde el momento en que el juez remitente considera -con acierto, a mi entender- que la marca de Philips no es más que una «combinación de elementos técnicos realizada para conseguir un objetivo práctico y satisfactorio», la cuarta cuestión prejudicial es la única relevante a la hora de abordar la problemática de autos. En efecto, las demás se refieren a distintos aspectos de la posesión o de la adquisición mediante el uso de un carácter distintivo, cuestiones que no procede analizar en la presente causa.
27. El juez remitente quiere saber, en particular, si una forma puramente funcional incurre en la exclusión contemplada en la letra e), aun cuando se pruebe que el mismo resultado técnico puede alcanzarse mediante otras formas distintas.
28. Por forma meramente funcional ha de entenderse -como hace el juez a quo- aquélla cuyas características esenciales son atribuibles a la consecución de un resultado técnico. Al hablar de «características esenciales» quiere decirse que no escapa a la prohibición una forma que contenga un elemento arbitrario menor desde el punto de vista funcional, como puede ser el color.
Pues bien, nada permite deducir de la formulación de la letra e) del artículo 3, apartado 1, que una forma meramente funcional pueda acceder al registro si existe otra forma capaz de producir un resultado técnico comparable. Es suficiente que los signos que componen la marca estén constituidos exclusivamente por elementos necesarios para obtener un resultado técnico determinado.
29. Esta interpretación literal se impone con la misma facilidad en relación con las demás versiones lingüísticas principales de la Directiva.
Llego a idéntica conclusión siguiendo una interpretación teleológica de la disposición.
30. El fin próximo de la prohibición de acceso al registro de las formas meramente funcionales o que otorgan un valor sustancial al producto es evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca pueda servir para perpetuar otros derechos que el legislador ha querido sujetar a plazos de caducidad. Me refiero, en concreto, a la normativa sobre patentes y diseños industriales.
31. De no existir la letra e) del artículo 3, apartado 1, se burlaría fácilmente el equilibrio de interés público que debe existir entre la justa recompensa por el esfuerzo innovador, plasmada en la concesión de una protección exclusiva, y el fomento de la evolución industrial, que aconseja imponer un plazo a esa protección, con objeto de que, una vez transcurrido éste, el producto o el diseño de que se trate quede libremente disponible.
32. En el caso del segundo inciso de la letra e), cuya interpretación está en litigio, es obvio que el legislador comunitario ha querido delimitar el ámbito de protección de la marca del correspondiente a la patente industrial. De igual manera, procede distinguir los ámbitos respectivos de patentes y diseños. Es, por lo tanto, muy clarificador el que, en la Directiva relativa a la protección jurídica de estos últimos instrumentos, se haya negado el derecho exclusivo a las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica (artículo 7, apartado 1). De manera similar, la propuesta del correlativo Reglamento establece que no se reconocerá un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia dictadas exclusivamente por su función técnica (artículo 9, apartado 1).
33. La remisión a la normativa comunitaria en materia de dibujos y modelos no sólo sirve para esclarecer la ratio del motivo contenido en la letra e) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre marcas, sino que permite entender el alcance exacto de dicho motivo, que es precisamente el objeto de esta cuarta cuestión prejudicial.
34. Para expresar esta causa de exclusión, la terminología utilizada en la Directiva sobre dibujos y modelos no coincide por entero con la de la Directiva sobre marcas. Esta divergencia no es caprichosa. Mientras que la primera niega aptitud a las características externas «dictadas exclusivamente por su función técnica», la segunda excluye de su protección «los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». En otras palabras, el nivel de «funcionalidad» debe ser superior para poder apreciar la causa de exclusión en el marco de modelos y dibujos; el elemento considerado debe ser no sólo necesario, sino indispensable para la consecución de un resultado técnico determinado: la función dicta la forma (form follows function). Quiere esto decir que un modelo funcional puede, no obstante, ser digno de protección si cabe demostrar que la misma función técnica podría ser realizada por otra forma distinta.
35. La Directiva sobre las marcas excluye todas aquellas formas necesarias (en el sentido de idóneas) para conseguir un resultado técnico. Es decir, desde el momento en que los elementos esenciales de una forma son necesarios para cumplir una función, la protección de la marca no debe otorgarse, sin que proceda preguntarse si esa función podría realizarse también con otros elementos.
36. Es lógico que el listón para apreciar la concurrencia de un motivo de exclusión de una forma funcional sea más alto en relación con los modelos que con las marcas: la naturaleza y el alcance de la protección que ofrecen unos y otras son del todo diferentes.
37. En primer lugar, la marca busca proteger la identificación del origen del producto y, por tanto, indirectamente, el goodwill que al producto se atribuya, mientras que los modelos -como las patentes- tiene como objeto de tutela el producto, en sí considerado, como factor económico: su valor sustancial (en el caso de los modelos y dibujos) o el valor que se deriva de sus prestaciones técnicas (en el caso de las patentes). En este sentido, es coherente que al legislador preocupe menos la delimitación estricta entre modelos y patentes que la que debe existir entre estos últimos y las marcas. Así se facilita, además, la protección de diseños que conjugan elementos funcionales y estéticos.
38. En segundo lugar, mientras que la marca goza de una protección ilimitada en el tiempo, los derechos sobre modelos -como los derechos sobre patentes- tienen vocación temporal. También desde este punto de vista es apropiado utilizar un criterio más severo para excluir del registro de marcas formas funcionales u ornamentales que el que debe emplearse en la clasificación entre modelos y patentes.
39. De aceptarse la tesis de Philips, consistente en aceptar, a efectos de impedir la exclusión de una marca meramente funcional, la prueba de la existencia de otras formas capaces de lograr el mismo rendimiento técnico, nada impediría a una empresa registrar como marcas todas las formas imaginables que alcanzasen ese resultado, adquiriendo así un monopolio perpetuo sobre una determinada solución técnica. Además, se obligaría al juez competente en materia de marcas a efectuar una compleja apreciación sobre la equivalencia del rendimiento de los distintos procesos técnicos.
40. En tercer lugar, aun admitiendo que el criterio de apreciación restrictivo del motivo de denegación que propone Philips conlleve tan sólo un peligro limitado de que el derecho de marcas invada indebidamente el ámbito de las patentes, no veo por qué el interés público deba soportar tal riesgo, existiendo como existen otros modos eficaces a la disposición de los titulares de un producto para proteger su fondo de comercio, mediante, por ejemplo, la adición de elementos arbitrarios.
41. Las principales objeciones a la interpretación que propongo son de carácter histórico y han sido expresadas, a lo largo del procedimiento, por la Comisión y, desde luego, por Philips. Me limitaré a decir que sus explicaciones sobre la gestación de la disposición litigiosa -como medio de aprehender la voluntad del legislador- no son particularmente esclarecedoras ni, en cualquier caso, pueden servir para suplantar las superiores consideraciones en las que fundo mi razonamiento. No es más convincente la alegación de Philips de que la referencia a las «características esenciales» de una forma no corresponde a la terminología empleada por la Directiva. Tampoco recoge la Directiva el criterio propugnado por Philips. Es propio de la labor jurisdiccional completar la norma respetando el objetivo legislativo.
42. En resumen, estoy de acuerdo con el órgano jurisdiccional nacional en que procede aplicar la prohibición de acceso al registro, como signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, a aquéllos cuyas características esenciales sólo son atribuibles a la búsqueda de dicho resultado.
Sobre las cuestiones prejudiciales primera, segunda, tercera, quinta, sexta y séptima
43. Mediante su primera cuestión, la Court of Appeal desea saber, en esencia, si existen marcas que posean carácter distintivo, en el sentido de no quedar excluidas por aplicación del artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva, o que lo hubieran adquirido por el uso, de conformidad con el apartado 3 del mismo artículo, y que, no obstante, sean nulas con arreglo a la letra a), que a su vez, remite al artículo 2.
44. Con arreglo a la Directiva, la respuesta negativa se impone: un signo no apto para distinguir no puede lógicamente tener carácter distintivo. Es más, en sentido inverso, no pienso que la distinta terminología utilizada en cada una de estas disposiciones («aptitud para distinguir», en una; «carácter distintivo», en la otra) y la innegable diferencia semántica que se deriva (entre un supuesto potencial y otro real) sirva necesariamente para afirmar que existe una categoría de signos que son, por naturaleza, incapaces de adquirir carácter distintivo. Así parece haberlo entendido el Tribunal de Justicia en su sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, al admitir que el carácter distintivo de la marca adquirido mediante el uso significa que es apta para identificar el producto y que, por consiguiente, es apta para distinguirlo del de otras empresas.
45. Sin embargo, por las razones expuestas, no creo que esta pregunta sea pertinente a la hora de resolver el asunto planteado a título principal.
46. En su segunda pregunta, el juez remitente pretende saber si la definición de marca, contenida en el artículo 2 de la Directiva, al aplicarse a las formas, requiere, en cuanto establece que deben ser aptas para distinguir, que contengan alguna adición arbitraria, por ejemplo, algún adorno sin propósito funcional.
47. La presencia o no de elementos funcionales en una marca tridimensional debe examinarse a la luz de la letra e) del artículo 3, apartado 1, por lo que me remito al análisis de la cuarta cuestión prejudicial. Además, como expliqué con anterioridad, esa disposición, contrariamente a lo que ocurre en relación con los supuestos previstos en las letras b) a d), no tiene por objeto proteger el carácter distintivo de una marca. En esa medida, la cuestión carece de pertinencia.
No obstante, si por «adición arbitraria» se entiende todo elemento cuyas características esenciales no persigan la obtención de un resultado técnico, la respuesta afirmativa se impone. Sólo si una forma contiene una adición de ese tipo será procedente examinar su carácter distintivo, suponiendo que no se trate de una forma impuesta por la naturaleza o que dé un valor sustancial al producto.
48. Mediante la tercera cuestión prejudicial, el juez de remisión insiste en preguntar acerca de las consecuencias, esta vez en relación con el apartado 3 del artículo 3, de una forma puramente funcional o, como expresa, que no incluye ninguna adición arbitraria.
49. Por las mismas razones ya expresadas, no procede examinar tampoco la posibilidad de que un signo tridimensional meramente funcional adquiera carácter distintivo mediante el uso. En efecto, el apartado 3 del artículo 3 sólo se refiere a las letras b) a d) del apartado 1.
50. En su quinta pregunta el tribunal remitente solicita aclaraciones sobre el sentido del término «exclusivamente», tal como se contiene en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.
51. Mediante su sexta pregunta, el juez a quo interroga al Tribunal de Justicia sobre el alcance de la identidad entre signos exigida por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva.
52. En fin, por su séptima pregunta, el órgano jurisdiccional británico pide que se precisen los criterios para apreciar la eficacia identificadora de productos comercializados en infracción del derecho de marca.
53. Estas tres cuestiones prejudiciales abordan, desde distintos ángulos, el problema del carácter distintivo de una marca. Como razoné oportunamente, es suficiente que las características esenciales de un signo determinado obedezcan al cumplimiento de un resultado técnico para que deba denegarse su registro. Al así haberlo considerado el juez remitente en el asunto de autos, no es procedente analizar, a efectos hipotéticos, las posibles dificultades de apreciar el carácter distintivo de una forma de esas características.
Conclusión
54. El segundo inciso del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que ha de considerarse como un signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico toda forma cuyas características esenciales obedezcan a la consecución de dicho resultado, con independencia de la posibilidad de alcanzarlo utilizando otras formas. Además, si un signo reúne esas condiciones no procede examinar la cuestión de su eventual carácter distintivo.
Full & Egal Universal Law Academy