ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA
20. listopadu 2001(*)
„Ochranné známky – Směrnice 89/104/EHS – Článek 7 odst. 1 – Vyčerpání práva z ochranné známky – Uvedení na trh mimo EHP – Dovoz do EHP – Souhlas majitele ochranné známky – Nutnost výslovného nebo konkludentního souhlasu – Právo rozhodné pro smlouvu – Právní domněnka souhlasu – Nepoužitelnost“
Ve spojených věcech C‑414/99 až C‑416/99,
jejichž předmětem jsou žádosti podané Soudnímu dvoru na základě článku 234 ES High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Spojené království), směřující k získání, ve sporech probíhajících před tímto soudem mezi
Zino Davidoff SA
a
A & G Imports Ltd (C 414/99),
mezi
Levi Strauss & Co.,
Levi Strauss (UK) Ltd
a
Tesco Stores Ltd,
Tesco plc (C 415/99)
a mezi
Levi Strauss & Co.,
Levi Strauss (UK) Ltd
a
Costco Wholesale UK Ltd, dříve Costco UK Ltd (C‑ 416/99),
rozhodnutí o předběžných otázkách týkajících se článku 7 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), ve znění pozměněném Dohodou o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3; Zvl. vyd. 11/52, s. 3)
SOUDNÍ DVŮR,
ve složení G. C. Rodríguez Iglesias, předseda, P. Jann, N. Colneric a S. von Bahr, předsedové senátů, C. Gulmann (zpravodaj), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.‑P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris a C. W. A. Timmermans, soudci,
generální advokátka: C. Stix-Hackl,
vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, rada,
s ohledem na písemná vyjádření předložená:
– za Zino Davidoff SA M. Silverleafem, QC, a R. Haconem, barrister, zmocněnými R. Swiftem, solicitor,
– za Levi Strauss & Co. a Levi Strauss (UK) Ltd H. Carrem a D. Andersonem, QC, zmocněnými Baker & MacKenzie, solicitors,
– za A & G Imports Ltd G. Hobbsem, QC, a C. May, barrister, zmocněnými A. Millmorem a I. Mackiem, solicitors,
– za Tesco Stores Ltd a Tesco plc G. Hobbsem a D. Alexanderem, barrister, zmocněnými C. Turner a E. Powellem, solicitors,
– za Costco Wholesale UK Ltd G. Hobbsem a D. Alexanderem, zmocněnými G. Heathem a G. Williamsem, solicitors,
– za německou vládu W.-D. Plessingem, A. Dittrichem a B. Muttelsee-Schön, jako zmocněnci,
– za francouzskou vládu K. Rispal-Bellanger a A. Maitrepierre, jako zmocněnkyněmi,
– za italskou vládu U. Leanzou, jako zmocněncem, ve spolupráci s O. Fiumarou, vice avvocato generale dello Stato,
– za finskou vládu E. Bygglin, jako zmocněnkyní,
– za švédskou vládu A. Krusem, jako zmocněncem,
– za Komisi Evropských společenství K. Banks, jako zmocněnkyní,
– za Kontrolní úřad ESVO A.-L. H. Rolland, jako zmocněnkyní,
s přihlédnutím ke zprávě k jednání,
po vyslechnutí ústních vyjádření Zino Davidoff SA, zastoupené M. Silverleafem, Levi Strauss & Co. a Levi Strauss (UK) Ltd, zastoupenými H. Carrem a D. Andersonem, A & G Imports Ltd, zastoupenou G. Hobbsem a C. May, Tesco Stores Ltd, Tesco plc a Costco Wholesale UK Ltd, zastoupenými G. Hobbsem a D. Alexanderem, německé vlády, zastoupené H. Heitlandem, jako zmocněncem, francouzské vlády, zastoupené A. Maitrepierre, Komise, zastoupené K. Banks, a Kontrolního úřadu ESVO, zastoupeného P. Dyrbergem a D. Sif Tynes, jako zmocněnci, na jednání konaném dne 16. ledna 2001,
po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 5. dubna 2001,
vydává tento
Rozsudek
1 Usnesením ze dne 24. června 1999 (věc C‑414/99) a dvěma usneseními ze dne 22. července 1999 (věci C‑415/99 a C‑416/99) došlými Soudnímu dvoru dne 29. října 1999 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) položil na základě článku 234 ES šest předběžných otázek v první věci a tři stejné předběžné otázky v každé ze dvou ostatních věcí, týkajících se výkladu článku 7 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), ve znění pozměněném Dohodou o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992 (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3; Zvl. vyd. 11/52, s. 3, dále jen „směrnice“).
2 Tyto otázky byly položeny v rámci tří sporů mezi dvěma majiteli ochranných známek zapsaných ve Spojeném království a majitelem licence k ochranné známce proti čtyřem společnostem založeným podle anglického práva ohledně uvádění na trh výrobků dříve uvedených na trh mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“).
Právní rámec
3 Článek 5 směrnice 89/104, nazvaný „Práva z ochranné známky“, je následujícího znění:
„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:
a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
[…]
3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:
c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;
[…]“
4 Článek 7 směrnice 89/104, nazvaný „Vyčerpání práv z ochranné známky“, stanoví:
„1. Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství.
2. Odstavec 1 se nepoužije, podává-li majitel na základě zákonných důvodů námitky proti dalšímu uvádění zboží na trh, zejména když došlo ke změně nebo zhoršení stavu zboží poté, co bylo uvedeno na trh.“
5 V souladu s čl. 65 odst. 2 ve spojení s přílohou XVII bodem 4 dohody o EHP čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 byl pozměněn pro účely uvedené dohody, přičemž výraz „ve Společenství“ byl nahrazen slovy „na území jedné ze smluvních stran“.
6 Směrnice byla provedena ve Spojeném království s platností od 31. října 1994 prostřednictvím Trade Marks Act 1994 (zákon o ochranných známkách z roku 1994).
Spory v hlavním řízení
Věc C‑414/99
7 Zino Davidoff SA (dále jen „Davidoff“) je majitelkou dvou ochranných známek Cool Water a Davidoff Cool Water zapsaných ve Spojeném království a užívaných pro širokou škálu toaletních a kosmetických výrobků. Výrobky vyrobené společností Davidoff nebo na její účet nesoucí uvedené ochranné známky s jejím souhlasem jsou prodávány touto společností nebo na její účet v EHP a zároveň mimo tuto oblast.
8 Výrobky jsou označeny číslem série. Toto označování je vytvořeno za účelem dodržení ustanovení směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických výrobků (Úř. věst. L 262, s. 169; Zvl. vyd. 13/03, s. 285), provedeného ve Spojeném království prostřednictvím Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (nařízení o bezpečnosti kosmetických výrobků z roku 1996) (SI 2925/1996). Otázka, zda čísla sérií jsou uváděna rovněž pro jiné cíle než dodržování směrnice 76/768 a vnitrostátních prováděcích ustanovení, nebyla předkládajícím soudem rozhodnuta.
9 V roce 1996 společnost Davidoff uzavřela smlouvu o výhradním prodeji s hospodářským subjektem ze Singapuru. Na základě této smlouvy se prodejce zavázal jednak prodávat výrobky společnosti Davidoff pouze na vymezeném území vně EHP místním odběratelům, jeho zástupcům nebo maloobchodníkům, a jednak uložit svým smluvním partnerům zákaz dalšího prodeje vně dohodnutého území. Strany výslovně podřídily tuto smlouvu o výhradním prodeji německému právu.
10 A & G Imports Ltd (dále jen „A & G“) nabyla zásoby výrobků Davidoff, vyrobených v EHP, které byly poprvé uvedeny na trh v Singapuru společností Davidoff nebo s jejím souhlasem.
11 Dovezla tyto výrobky do Spojeného království a začala je prodávat. Ona sama nebo jeden z hospodářských subjektů distribučního řetězce zcela nebo zčásti odstranil nebo smazal čísla sérií.
12 V roce 1998 Davidoff podala žalobu proti A & G k High Court of Justice (England & Sales), Chancery Division (Patent Corut), přičemž zejména uplatňovala, že dovoz a prodej uvedených výrobků ve Spojeném království porušuje její práva z ochranné známky.
13 A & G se dovolávala ustanovení čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice a tvrdila, že k dovozu a prodeji došlo se souhlasem Davidoff, nebo že souhlas k dovozu a prodeji musí být považován za daný vzhledem k okolnostem, za jakých výrobky byly v Singapuru uvedeny na trh.
14 Davidoff popřel, že dal souhlas nebo že lze mít za to, že dal souhlas k dovozu dotčených výrobků do EHP. Uplatňoval krom jiného zákonné důvody podle čl. 7 odst. 2 směrnice, aby vznesl námitky proti dovozu a uvádění jeho výrobků na trh. Tyto důvody byly založeny na celkovém nebo částečném odstranění nebo smazání čísel sérií.
15 Rozhodnutím ze dne 18. května 1999 předkládající soud zamítl návrh na projednání věci ve zrychleném řízení předložený společností Davidoff s tím, že měl za to, že spor musí být projednán v úplném řízení. Přesto se domníval, že pro jeho účely je nutné upřesnit působnost a účinek čl. 7 odst. 1 a 2 směrnice.
16 V těchto souvislostech se High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
„1) Je třeba vykládat pojem ,uvádění na trh ve Společenství se souhlasem majitele ochranné známky‘, ve smyslu první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), v tom smyslu, že zahrnuje jakýkoli souhlas, jak výslovný, tak konkludentní a jak přímý, tak nepřímý?
2) Jestliže:
a) majitel ochranné známky souhlasil nebo dal své svolení s převodem výrobků na třetí osobu za takových okolností, že právo, které má posledně jmenovaný k tomu, aby později přistoupil k uvedení výrobků na trh, závisí na právu rozhodném pro smlouvu, na základě které je koupil, a
b) toto právo umožňuje prodávajícímu uložit omezení dalšího uvedení na trh nebo užívání výrobků kupujícím, ale rovněž stanoví, že pokud skutečná omezení práva kupujícího přistoupit k dalšímu uvedení výrobku na trh nebyla uložena majitelem nebo jménem majitele, třetí osoba má právo uvádět výrobek na trh v jakékoli zemi, včetně Společenství,
tedy, pokud žádné skutečné omezení nebylo uloženo v souladu s tímto právem s cílem omezit právo třetích osob uvádět výrobky na trh, je namístě vykládat směrnici v tom smyslu, že je nutné presumovat souhlas majitele s právem takto nabytým třetí osobou, uvádět výrobky na trh ve Společenství?
3) Jestliže je třeba odpovědět na [předchozí] otázku kladně, přísluší vnitrostátním soudům určit, zda vzhledem ke všem okolnostem byla třetím osobám uložena skutečná omezení?
4) Je namístě vykládat čl. 7 odst. 2 směrnice v tom smyslu, že každé jednání třetí osoby, které podstatně poškozuje hodnotu, přitažlivost nebo image ochranné známky nebo výrobků, které jí jsou označeny, představuje zákonný důvod, jehož se může majitel dovolávat, aby vznesl námitky proti dalšímu uvádění svých výrobků na trh?
5) Je namístě vykládat čl. 7 odst. 2 směrnice v tom smyslu, že odstranění nebo smazání třetí osobou (zcela, nebo zčásti) jakéhokoli označení nacházejícího se na výrobku představuje zákonný důvod, kterého se může majitel dovolávat, aby vznesl námitky proti dalšímu uvádění na trh svých výrobků, když uvedené odstranění nebo smazání pravděpodobně nezpůsobí žádnou vážnou nebo značnou újmu na pověsti ochranné známky nebo výrobků, které ji nesou?
6) Je namístě vykládat čl. 7 odst. 2 směrnice v tom smyslu, že odstranění nebo smazání třetími osobami (zcela nebo zčásti) čísel sérií nacházejících se na výrobcích představuje zákonný důvod, jehož se může majitel dovolávat, aby vznesl námitky proti dalšímu uvádění svých výrobků na trh, jestliže výsledkem uvedeného odstranění nebo smazání je to, že dotčené výrobky
a) porušují jakoukoli část trestního zákoníku členského státu (která se netýká ochranných známek) nebo
b) porušují ustanovení směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických výrobků (Úř. věst. L 262, s. 169; Zvl. vyd. 13/03, s. 285)?“
Věci C‑415/99 a C‑416/99
17 Levi Strauss & Co., společnost založená podle práva státu Delaware (Spojené státy), je majitelkou ochranných známek Levi's a 501, zapsaných ve Spojeném království a užívaných zejména pro džíny.
18 Levi Strauss (UK) Ltd, společnost založená podle anglického práva, je ve Spojeném království majitelkou licence na ochrannou známku udělenou Levi Strauss & Co. na výrobu, prodej a distribuci zejména džín Levi's 501. Sama prodává tyto výrobky ve Spojeném království nebo poskytuje licence různým maloobchodníkům v rámci systému selektivní distribuce.
19 Tesco Stores Ltd a Tesco plc (dále jen, společně „Tesco“), jsou dvě společnosti založené podle anglického práva, z nichž druhá je mateřskou společností první. Tesco provozuje jeden z hlavních velkoobchodních řetězců ve Spojeném království. Prodává zejména oblečení.
20 Costco Wholesale Uk Ltd (dále jen „Costco“), společnost založená podle anglického práva, prodává ve Spojeném království širokou škálu značkových výrobků, zejména oblečení.
21 Levi Strauss & Co. a Levi Strauss (UK) Ltd (dále jen, společně „Levi's“) vždy odmítaly prodat Tesco a Costco džíny Levi's 501 a nesouhlasily s tím, aby se staly autorizovanými distributory těchto výrobků.
22 Tesco a Costco si obstaraly džíny Levi's 501, autentické zboží prodávané původně Levi's nebo jménem posledně uvedené, u hospodářských subjektů, které je dovážely ze země nenáležející do EHP. Smlouvy, na základě kterých nabyly tyto výrobky, neobsahovaly žádné omezení, ze kterého by vyplývalo, že výrobky musejí, či nemusejí být prodávány na určitém území. Džíny zakoupené společností Tesco byly vyrobeny ve Spojených státech, Mexiku nebo Kanadě společností Levi's nebo jejím jménem. Džíny zakoupené Costco byly vyrobeny za stejných podmínek ve Spojených státech nebo Mexiku.
23 Dodavatelé společností Tesco a Costco získali zboží přímo, nebo nepřímo od autorizovaných prodejců ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, nebo od velkoobchodníků, kteří je nakoupili u „shromažďovatelů“, tj. u osob nakupujících džíny v malých množstvích v mnoha autorizovaných obchodech, zejména ve Spojených státech a Kanadě.
24 V roce 1998 Levi's podala k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), žalobu proti Tesco a Costco. Uplatnila, že dovoz a prodej džín Levi's těmito společnostmi představuje porušení jejích práv k ochranné známce.
25 Uvedla, že ve Spojených státech a Kanadě sdělila svým autorizovaným prodejcům buď písemně, nebo ústně pokyny obsahující zákaz velkoprodeje, na základě kterého mohlo být zboží prodáno jen konečným kupujícím. Ve svých písemných formulářích o potvrzení objednávky si vyhradila právo, kterého vícekrát využila, přerušit dodávku výrobků prodejci, který porušuje tento zákaz. Požádala své autorizované prodejce, aby omezili jejich prodej oblečení na určitý počet (kusů), v zásadě šest, na zákazníka a vyvěsili ve svých obchodech oznámení o její politice zákazu velkoprodeje, jakož i o uvedeném obchodním omezení. V Mexiku prodala své výrobky autorizovaným velkoobchodníkům. Vždy je informovala, zejména opakovanými písemnými sděleními, o svém pravidle, podle kterého nemohlo být zboží prodáno na vývoz.
26 Tesco uznala, že v tehdejší době věděla, že si Levi's nepřeje, aby její džíny byly prodávány v EHP jinak než prostřednictvím autorizovaných prodejců. Costco naopak tvrdila, že to nevěděla.
27 Tesco a Costco poukázaly na to, že nebyly vázány žádným smluvním omezením. Levi's se nepokusila uložit nijaké omezení spojené se zbožím nebo v tomto smyslu poskytnout informace a nijak si nevyhradila práva. Proto měl podle nich hospodářských subjekt, který koupil předmětné džíny, právo s nimi volně nakládat.
28 V těchto souvislostech se High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
„1) Jestliže zboží nesoucí zapsanou ochrannou známku bylo uvedeno majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem na trh země nenáležející k Evropskému hospodářskému prostoru a bylo-li toto zboží dovezeno nebo prodáváno třetí osobou v Evropském hospodářském prostoru, umožňuje směrnice 89/104/EHS (,směrnice‘) majiteli ochranné známky zakázat takový dovoz nebo prodej, jestliže s ním výslovně a jasně nesouhlasil, anebo může takový souhlas být konkludentní?
2) Jestliže je namístě odpovědět na první otázku tak, že souhlas může být konkludentní, musí být tento souhlas vyvozen ze skutečnosti, že zboží bylo prodáváno majitelem nebo jeho jménem bez smluvního omezení zakazujícího další prodej v rámci Evropského hospodářského prostoru a zavazující prvního kupujícího jakož i všechny následné kupující?
3) Pokud bylo zboží nesoucí zapsanou ochrannou známku umístěno majitelem ochranné známky na trh země nenáležející k Evropskému hospodářskému prostoru:
a) nakolik je relevantní nebo určující pro otázku, zda majitel souhlasil s tím, aby toto zboží bylo uvedeno na trh v Evropském hospodářském prostoru, ve smyslu směrnice:
i) že osoba, která, ačkoli není autorizovaným prodejcem, uvádí zboží na trh s vědomím toho, že je zákonným vlastníkem zboží a že toto nenese žádné označení zakazující uvádění tohoto zboží na trh v Evropském hospodářském prostoru, nebo
ii) že osoba, která ačkoli není autorizovaným prodejcem, uvádí zboží na trh s vědomím toho, že majitel ochranné známky má námitky proti tomu, aby zboží bylo uvedeno na trh v Evropském hospodářském prostoru, nebo
iii) že osoba, která ačkoli není autorizovaným prodejcem, uvádí zboží na trh s vědomím toho, že majitel ochranné známky má námitky proti tomu, aby zboží bylo uvedeno na trh jinou osobou než autorizovaným prodejcem, nebo
iv) že zboží bylo koupeno u autorizovaných prodejců v zemi nenáležející k Evropskému hospodářském prostoru, kteří byli informováni o tom, že majitel ochranné známky má námitky proti prodeji tohoto zboží za účelem dalšího prodeje, ale kteří nestanovili svým kupujícím smluvní omezení ohledně způsobu, jakým posledně uvedení mohou se zbožím nakládat, nebo
v) že zboží bylo koupeno u autorizovaných velkoobchodníků v zemi nenáležející k Evropskému hospodářskému prostoru, kteří byli informováni majitelem ochranné známky, že zboží musí být prodáváno maloobchodníkům v této zemi nacházející se mimo Evropský hospodářský prostor a nesmí být prodáváno na vývoz, ale kteří nestanovili svým kupujícím smluvní omezení ohledně způsobu, kterým posledně uvedení mohou se zbožím nakládat, nebo
vi) že majitel ochranné známky sdělil nebo nesdělil všem následným kupujícím zboží (tedy těm, kteří se nacházejí mezi prvním kupujícím, který nabyl zboží u majitele, a osobou, která uvádí zboží na trh v Evropském hospodářském společenství) své námitky proti prodeji zboží za účelem dalšího prodeje, nebo
vii) že majitel ochranné známky stanovil nebo nestanovil smluvní omezení, podle kterého je prvnímu kupujícímu právně zakázáno prodávat každé jiné osobě než konečnému kupujícímu za účelem dalšího prodeje;
b) závisí odpověď na otázku, zda majitel ochranné známky souhlasil, či nesouhlasil s tím, aby toto zboží bylo umístěno na trh v rámci Evropského hospodářského prostoru, ve smyslu směrnice, na jiných faktorech, a případně na jakých?“
29 Usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 15. prosince 1999 byly věci C‑414/99 až C‑416/99 v souladu s článkem 43 jednacího řádu, spojeny pro účely písemné části řízení, ústní částí řízení a rozsudku.
K otázkám týkajícím se čl. 7 odst. 1 směrnice
Úvodní poznámky
30 Je namístě poznamenat, že ve věci C‑414/99 jsou otázky položeny s odkazem na výrobky uvedené na trh ve Společenství, zatímco ve věcech C‑415/99 a C‑416/99 jsou položeny s odkazem na výrobky uvedené na trh v EHP, tedy s přihlédnutím ke změnám učiněným v čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 dohodou o EHP.
31 Vzhledem k tomu, že obsah odpovědí, které mají být dány, se neliší pro členské státy Společenství podle toho, zda se jedná o tu, či o onu situaci, bude v tomto rozsudku nadále odkazováno na uvedení na trh v EHP.
32 Je rovněž třeba připomenout, že v článcích 5 a 7 směrnice zákonodárce Společenství zakotvil pravidlo komunitárního vyčerpání práv, tedy na základě kterého právo z ochranné známky neumožňuje jejímu majiteli zakázat její užívání pro výrobky, které byly uvedeny na trh v EHP pod touto ochrannou známkou jím samotným nebo s jeho souhlasem. Přijetím těchto ustanovení neponechal zákonodárce Společenství členským státům možnost stanovit ve svém vnitrostátním právu vyčerpání práva z ochranné známky pro výrobky uvedené na trh ve třetích zemích (rozsudek ze dne 16. července 1998, Silhouette International Schmied, C‑355/96, Recueil, s. I‑4799, bod 26).
33 Účinkem směrnice je tedy omezit vyčerpání práva majitele ochranné známky pouze na případy, kdy výrobky jsou uvedeny na trh v EHP, a umožnit majiteli uvést své výrobky na trh mimo tuto oblast, aniž by toto uvedení na trh vyčerpalo jeho práva uvnitř EHP. Tím, že zákonodárce Společenství upřesnil, že uvedení na trh mimo EHP nevyčerpává právo majitele vznést námitky proti dovozu těchto výrobků, k němuž dochází bez jeho souhlasu, umožnil tak majiteli ochranné známky mít kontrolu nad prvním uvedením výrobků nesoucích tuto ochrannou známku na trh v EHP (rozsudek ze dne 1. července 1999, Sebago a Maison Dubois, C‑173/98, Recueil, s. I‑4103, bod 21).
34 Podstatou předběžných otázek předkládajícího soudu je to, za jakých okolností lze mít za to, že majitel ochranné známky dal přímo, či nepřímo souhlas k tomu, aby třetí osoby, současní vlastníci výrobků nesoucích tuto ochrannou známku uvedených na trh mimo EHP majitelem nebo s jeho souhlasem, dovážely uvedené výrobky a uváděly je na trh v EHP.
K možnosti konkludentního souhlasu majitele ochranné známky s uvedením na trh v EHP
35 Podstatou první otázky předkládajícího soudu položené v každé z věcí C‑414/99 až C‑416/99 je to, zda čl. 7 odst. 1 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že souhlas majitele ochranné známky s uvedením na trh v EHP výrobků nesoucích tuto ochrannou známku, které byly dříve uvedeny na trh mimo EHP tímto majitelem nebo s jeho souhlasem, musí být výslovný, nebo zda může být rovněž konkludentní.
36 Cílem otázky je tedy získání upřesnění způsobu vyjádření souhlasu majitele ochranné známky s uvedením na trh v EHP.
37 Odpověď na takovou otázku předpokládá, že bude předem určeno, zda vzhledem k takovým situacím jako v původním řízení musí být pojem „souhlas“ použitý v čl. 7 odst. 1 směrnice vykládán jednotně v právním řádu Společenství.
38 Italská vláda se domnívá, že v případě uvádění na trh mimo EHP nikdy není důsledkem ustanovení práva Společenství vyčerpání ochranné známky, protože takové vyčerpání směrnice nestanoví. Otázka existence výslovného nebo konkludentního souhlasu se zpětným dovozem do EHP se netýká souhlasu s vyčerpáním, uvedeného v čl. 7 odst. 1 směrnice, ale dispozičního úkonu týkajícího se práva k ochranné známce, který je záležitostí dotčeného vnitrostátního práva.
39 V tomto ohledu je třeba připomenout, že články 5 až 7 směrnice úplně harmonizují pravidla o právech z ochranné známky, a že tak definují práva, jichž požívají majitelé ochranných známek ve Společenství (výše uvedený rozsudek Silhouette International Schmied, body 25 a 29).
40 Článek 5 směrnice přiznává majiteli ochranné známky výlučné právo, které mu umožňuje zejména zakázat každé třetí osobě „bez jeho souhlasu“ dovážet výrobky označené jeho ochrannou známkou. Článek 7 odst. 1 obsahuje výjimku z tohoto pravidla tím, že stanoví, že právo majitele je vyčerpáno, jestliže výrobky byly uvedeny na trh v EHP majitelem nebo „s jeho souhlasem“.
41 Zdá se tak, že souhlas, který se rovná vzdání se výlučného práva majitele vyplývajícího z článku 5 směrnice zakázat každé třetí osobě dovážet výrobky nesoucí jeho ochrannou známkou, je určujícím prvkem zániku tohoto práva.
42 Pokud by pojem „souhlas“ byl záležitostí vnitrostátního práva členských států, mohla by z toho pro majitele ochranných známek vyplývat ochrana lišící se v závislosti na dotyčném právu. Cíl „stejné ochrany v právních předpisech všech členských států“ stanovený v devátém bodě odůvodnění směrnice 89/104 a jím označovaný za prvořadý, by nebyl dosažen.
43 Soudnímu dvoru tedy přísluší poskytnout jednotný výklad pojmu „souhlas“ s uvedením na trh v EHP tak, jak je uveden v čl. 7 odst. 1 směrnice.
44 Účastníci původního řízení, německá, finská a švédská vláda, jakož i Kontrolní úřad ESVO připouštějí, výslovně nebo v podstatě, že souhlas s uvedením na trh v EHP výrobků dříve uvedených na trh mimo tuto oblast může být výslovný nebo konkludentní. Naproti tomu francouzská vláda tvrdí, že souhlas musí být výslovný. Pokud jde o Komisi, ta se domnívá, že otázkou není, zda souhlas musí být výslovný, nebo konkludentní, ale zda majitel ochranné známky měl první příležitost mít ze svých výlučných práv, která mu náleží v EHP, prospěch.
45 Je třeba konstatovat, že vzhledem k významu účinku souhlasu, kterým je zánik výlučného práva majitelů ochranných známek, které jsou předmětem věcí v původních řízeních, což je právo, které jim umožňuje mít kontrolu nad prvním uvedením na trh v EHP, musí být tento souhlas vyjádřen takovým způsobem, který jednoznačně vyjadřuje vůli vzdát se tohoto práva.
46 Taková vůle obvykle vyplývá z výslovného vyjádření souhlasu. Přesto nelze vyloučit, že v určitých případech může vyplývat konkludentně z pozdějších skutečností a okolností, současně existujících nebo následujících po uvedení na trh mimo EHP, které na základě posouzení vnitrostátního soudu rovněž jednoznačně vyjadřují vzdání se majitelem svého práva.
47 Je tedy namístě odpovědět na první otázku položenou v každé z věcí C‑414/99 až C‑416/99, že čl. 7 odst. 1 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že souhlas majitele ochranné známky s uvedením na trh v EHP výrobků nesoucích tuto ochrannou známku, které byly předtím uvedeny na trh mimo EHP tímto majitelem nebo s jeho souhlasem, může být konkludentní, jestliže vychází ze skutečností a okolností, předcházejících, současně existujících nebo následujících po uvedení na trh mimo EHP, které na základě posouzení vnitrostátního soudu jednoznačně vyjadřují vzdání se majitelem svého práva vznést námitky proti uvedení na trh v EHP.
K možnosti konkludentního souhlasu vyplývajícího z pouhého mlčení majitele ochranné známky
48 Podstatou druhé otázky a třetí otázky pod písm. a), i), vi) a vii) ve věcech C‑415/99 a C‑416/99 a druhé otázky ve věci C‑414/99 předkládajícího soudu je to, zda s ohledem na skutečnosti sporů v původním řízení může konkludentní souhlas vyplývat:
– z toho, že majitel ochranné známky neuvědomil všechny následné nabyvatele výrobků uvedených na trh mimo EHP o svých námitkám proti uvedení na trh v EHP;
– z neuvedení zákazu uvedení na trh v EHP na výrobcích;
– z okolnosti, že majitel ochranné známky převedl vlastnictví výrobků nesoucích tuto ochrannou známkou, aniž by stanovil smluvní omezení, a že podle práva rozhodného pro smlouvu zahrnuje převedené vlastnické právo, v případě neexistence takových omezení, právo na neomezený další prodej nebo přinejmenším právo později výrobky uvádět na trh v EHP.
49 A & G, Tesco a Costco tvrdí, s odkazem zejména na výše uvedené rozsudky Silhouette International Schmied a Sebago a Maison Dubois, že žalovaný ve věci porušení práva z ochranné známky by měl být považován za jednajícího se souhlasem majitelem ochranné známky, s výjimkou důkazu opaku předloženého posledně uvedeným.
50 Podle nich se musí majitel ochranné známky, který si přeje, aby jeho výlučné právo bylo omezeno v EHP, ujistit:
– že výrobky nesoucí ochrannou známkou jsou opatřeny jasným údajem o existenci takových omezení a
– že tato omezení jsou stanovena ve smlouvách o prodeji a dalším prodeji uvedených výrobků.
51 A & G tvrdí, že doložka ve smlouvě uzavřené mezi Davidoff a jejím distributorem v Singapuru, na základě které se tento zavázal uložit svým sub-distributorům, svým zástupcům nebo maloobchodníkům povinnost neprodávat výrobky mimo dohodnuté území, nezakazovala distributorovi ani jeho sub-distributorům, jeho zástupcům nebo maloobchodníkům prodávat tyto výrobky třetím osobám v rámci uvedeného území s právy neomezeného dalšího prodeje. Spis ve věci v původním řízení přitom neobsahuje žádný důkaz prokazující, že sporné výrobky byly prodávány distributory nebo jeho sub-distributory, jeho zástupci nebo maloobchodníky mimo dohodnuté území. Krom toho na výrobcích nebo jejich obalu se nenacházel žádný údaj o existenci omezení v oblasti dalšího prodeje a tyto výrobky byly koupeny a posléze prodány společnosti A & G bez jakéhokoli omezení tohoto druhu.
52 Tesco a Costco mají za to, že v případě neexistence ve smlouvách, na základě kterých určitý hospodářský subjekt nabude výrobky nesoucí určitou ochrannou známku uvedené na trh mimo EHP, omezení týkajících se jejich dalšího prodeje, není relevantní, že majitel ochranné známky mohl dát vědět, upozorněním nebo jiným způsobem, že si nepřeje, aby tyto výrobky byly prodávány v EHP uvedeným hospodářským subjektem.
53 Je přesto nutné konstatovat, že z odpovědi na první otázku položenou ve třech věcech C‑414/99 až C‑416/99 vyplývá, že souhlas musí být vyjádřen jasně a že skutečnosti zohledněné pro shledání konkludentního souhlasu musejí jasně vyjadřovat vzdání se majitele ochranné známky možnosti namítat své výlučné právo.
54 Z toho vyplývá, že je na hospodářském subjektu, který se dovolává existence souhlasu, aby poskytl důkaz tohoto souhlasu, a nikoli na majiteli ochranné známky dokázat nedostatek souhlasu.
55 Konkludentní souhlas s uvedením na trh EHP výrobků uvedených na trh mimo něj nemůže tudíž vyplývat z pouhého mlčení majitele ochranné známky.
56 Stejně tak konkludentní souhlas nemůže vyplývat z toho, že majitel ochranné známky nesdělí své námitky proti uvádění na trh v EHP, ani z toho, že zákaz uvádění na trh v EHP není uveden na výrobcích.
57 Konečně takový souhlas nemůže vyplývat z okolnosti, že majitel ochranné známky převedl vlastnictví výrobků nesoucích ochrannou známkou, aniž by stanovil smluvní omezení, a že podle práva rozhodného pro smlouvu zahrnuje převedené vlastnické právo, v případě neexistence takových omezení, právo na neomezený další prodej nebo přinejmenším právo uvádět později výrobky na trh v EHP.
58 Vnitrostátní právní předpis, který by bral v úvahu pouhé mlčení majitele ochranné známky, by nepřipouštěl konkludentní souhlas, ale presumovaný souhlas. Porušil by tak požadavek souhlasu daného jasně tak, jak vyplývá z práva Společenství.
59 Jelikož přísluší zákonodárci Společenství určit práva majitele ochranné známky v členských státech Společenství, nelze připustit, že se na základě práva rozhodného pro smlouvu o uvedení na trh mimo EHP uplatní právní předpisy, jejichž účinkem je omezit ochranu přiznanou majiteli ochranné známky čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice.
60 Je tedy třeba odpovědět na druhou otázku a na třetí otázku pod písm. a), i), vi) a vii) ve věcech C‑415/99 a C‑416/99, jakož i na druhou otázku ve věci C‑414/99, že konkludentní souhlas nemůže vyplývat:
– z toho, že majitele ochranné známky nesdělí všem následným nabyvatelům výrobků uvedených na trh mimo EHP své námitky proti uvádění na trh v EHP;
– z neuvedení zákazu uvedení na trh v EHP na výrobcích;
– z okolnosti, že majitel ochranné známky převedl vlastnictví výrobků nesoucích tuto ochrannou známkou, aniž by stanovil smluvní omezení, a že podle práva rozhodného pro smlouvu zahrnuje v případě neexistence takových omezení převedené vlastnické právo právo na neomezený další prodej nebo přinejmenším právo později uvádět výrobky na trh v EHP.
61 S přihlédnutím k této odpovědi není namístě odpovídat na třetí otázku položenou ve věci C‑414/99.
K důsledkům neznalosti hospodářského subjektu dovážejícího do EHP výrobky nesoucí určitou ochrannou známkou námitek proti tomuto dovozu vyjádřených majitelem uvedené ochranné známky
62 Podstatou třetí otázky pod písm. a) ii) až v) předkládajícího soudu položené ve věcech C‑415/99 a C‑416/99 je to, zda, pokud jde o vyčerpání výlučného práva majitele ochranné známky, je relevantní, že:
– hospodářský subjekt, který dováží výrobky nesoucí ochrannou známku nevěděl o námitkách majitele proti jejich uvedení na trh v EHP nebo proti jejich uvedení na tento trh jinými hospodářskými subjekty než autorizovanými prodejci, nebo
– že autorizovaní prodejci a velkoobchodníci nestanovili svým kupujícím smluvní omezení stanovící takové námitky, přestože o tom byli informováni majitelem ochranné známky.
63 Tyto otázky nastolují problém dovolatelnosti omezení práva volně nakládat se zbožím vůči třetí osobě, která je nabyvatelem tohoto zboží na základě singulární sukcese, vyžadovaného prvním prodávajícím na prvním kupujícím nebo dohodnutého mezi smluvními stranami kupní smlouvy.
64 Tyto otázky nesouvisí s otázkou účinku souhlasu s uvedením na trh v EHP na právo k ochranné známce. Jelikož totiž takový souhlas nelze odvodit z mlčení majitele ochranné známky, případné vyjádření zákazu uvedení na trh v EHP, jenž majitel nemusí uložit, a a fortiori převzetí tohoto zákazu do jedné nebo více smluv uzavřených v rámci distribučního řetězce není podmínkou zachování jeho výlučného práva.
65 Vnitrostátní pravidla týkající se dovolatelnosti omezení prodeje vůči třetím osobám nejsou tedy relevantní pro řešení sporu mezi majitelem ochranné známky a následným hospodářským subjektem distribučního řetězce ohledně zachování nebo zániku práva k ochranné známce.
66 Je tedy namístě odpovědět na třetí otázku pod písm. a), ii) až v), položenou ve věcech C‑415/99 a C‑416/99, že, pokud jde o vyčerpání výlučného práva majitele ochranné známky, není relevantní:
– že hospodářský subjekt, který dováží výrobky nesoucí ochrannou známku nevěděl o námitkách majitele proti jejich uvedení na trh v EHP nebo proti jejich uvedení na trh jinými hospodářskými subjekty než autorizovanými prodejci, nebo
– že autorizovaní prodejci a velkoobchodníci nestanovili svým kupujícím smluvní omezení stanovící takové námitky, přestože o tom byli informováni majitelem ochranné známky.
67 Vzhledem k této odpovědi a k odpovědím daným dříve není již třeba odpovědět na třetí otázku pod písm. b) položenou ve věcech C‑415/99 a C‑416/99.
K otázkám týkajícím se čl. 7 odst. 2 směrnice
68 Vzhledem k odpovědím poskytnutým na dříve zkoumané otázky není pro řešení sporu v původním řízení nutné odpovídat na čtvrtou, pátou a šestou otázku položenou ve věci C‑414/99.
K nákladům řízení
69 Výdaje vzniklé německé, francouzské, italské, finské a švédské vládě, Komisi, jakož i Kontrolnímu úřadu ESVO, které předložily vyjádření Soudnímu dvoru, se nenahrazují. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před vnitrostátním soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.
Z těchto důvodů
SOUDNÍ DVŮR
o otázkách, které mu byly předloženy High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) usneseními z 24. června a 22. července 1999, rozhodl takto:
1) Článek 7 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve znění pozměněném Dohodou o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, musí být vykládán v tom smyslu, že souhlas majitele ochranné známky s uvedením na trh v Evropském hospodářském prostoru výrobků nesoucích tuto ochrannou známku, které byly dříve uvedeny na trh mimo Evropský hospodářský prostor tímto majitelem nebo s jeho souhlasem, může být konkludentní, jestliže vychází ze skutečností a okolností, předcházejících, současně existujících nebo následujících po uvedení na trh mimo Evropský hospodářský prostor, které na základě posouzení vnitrostátního soudu, jednoznačně vyjadřují vzdání se majitelem svého práva vznést námitky proti uvedení na trh v Evropském hospodářském prostoru.
2) Konkludentní souhlas nemůže vyplývat:
– z toho, že majitel ochranné známky nesdělí všem následným nabyvatelům výrobků uvedených na trh mimo Evropský hospodářský prostor své námitky proti uvádění na trh v Evropském hospodářském prostoru;
– z neuvedení zákazu uvedení na trh v Evropském hospodářském prostoru na výrobcích;
– z okolnosti, že majitel ochranné známky převedl vlastnictví výrobků nesoucích tuto ochrannou známku, aniž by stanovil smluvní omezení, a že podle práva rozhodného pro smlouvu zahrnuje převedené vlastnické právo, v případě neexistence takových omezení, právo na neomezený další prodej nebo přinejmenším právo později výrobky uvádět na trh v Evropském hospodářském prostoru.
3) Není relevantní, co se týče vyčerpání výlučného práva majitele ochranné známky:
– že hospodářský subjekt, který dováží výrobky nesoucí ochrannou známku, nevěděl o námitkách majitele proti jejich uvedení na trh v Evropském hospodářském prostoru nebo proti jejich uvedení na tento trh jinými hospodářskými subjekty než autorizovanými prodejci, nebo
– že autorizovaní prodejci a velkoobchodníci nestanovili svým kupujícím smluvní omezení stanovící takové námitky, přestože o tom byli informováni majitelem ochranné známky.
Rodríguez Iglesias
Jann
Colneric
von Bahr
Gulmann
Edward
La Pergola
Puissochet
Sevón
Skouris
Timmermans
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 20. listopadu 2001.
Vedoucí soudní kanceláře
Předseda
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
* Jednací jazyk: angličtina
Full & Egal Universal Law Academy