Conclusões do Advogado-Geral
1. O pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Bundespatentgericht (Alemanha) tem por objecto a interpretação do artigo 2.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (a seguir «Primeira Directiva»).
2. O Bundespatentgericht pede ao Tribunal de Justiça que defina o sentido da expressão «sinais susceptíveis de representação gráfica» que consta do artigo 2.° da Primeira Directiva.
Mais especificamente, pretende saber se os sinais como os odores, que não são susceptíveis de representação gráfica directa e, consequentemente, não são perceptíveis à vista mas podem ser representados por outros meios, podem constituir marcas. Em caso de resposta positiva, o órgão jurisdicional alemão questiona o Tribunal sobre quais os critérios para a representação gráfica dos sinais olfactivos.
I - Enquadramento jurídico
1. O direito comunitário: a Primeira Directiva
3. A Primeira Directiva tem por objecto a aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, com o objectivo de suprimir as disparidades susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum. A aproximação que visa é apenas parcial, de modo que a intervenção do legislador comunitário se limita a aspectos determinados relativos às marcas adquiridas pelo registo .
4. O artigo 2.° da Primeira Directiva dispõe que:
«Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
5. De acordo com o artigo 3.° :
«Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:
a) aos sinais que não possam constituir uma marca;
[...]».
2. A legislação alemã
6. Com o objectivo de transpor a Primeira Directiva, o legislador alemão adoptou a Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Lei Alemã sobre Protecção de Marcas e Outros Sinais), de 25 de Outubro de 1994 .
7. O artigo 3.° , n.° 1, da referida lei definiu do seguinte modo os sinais que podem constituir uma marca:
«Podem registar-se como marcas todos os sinais, nomeadamente as palavras, incluídos os nomes de pessoas, os desenhos, as letras, os números, os sinais acústicos e as estruturas tridimensionais, designadamente a forma de um produto ou da sua embalagem, bem como outras formas de apresentação, como as cores e combinações de cores, que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
8. O artigo 8.° , n.° 1, da mesma lei, dispõe que:
«Será recusado o registo como marca dos sinais susceptíveis de registo, na acepção do artigo 3.° , que não possam ser objecto de representação gráfica».
II - Os factos do litígio principal e a questão prejudicial
9. R. Sieckmann depositou o pedido de uma «marca olfactiva» no Deutsches Patent- und Markenamt (Instituto das patentes e marcas: a seguir «Instituto alemão») como sinal distintivo dos serviços abrangidos pelas classes 35, 41 e 42 . Esta «marca olfactiva» consistia na:
«substância química pura cinamato de metilo (éster metílico de ácido cinâmico) cuja fórmula química se reproduz seguidamente. Também se podem obter amostras desta marca olfactiva através dos laboratórios locais referenciados nas páginas amarelas da Deutsche Telekom AG ou, por exemplo, através da empresa E. Merck, de Darmstadt.
C6H5-CH = CHCOOCH3»
10. A título subsidiário, para o caso de a descrição não ser bastante para satisfazer as condições a preencher pelo pedido exigidas pelo artigo 32.° da lei alemã sobre as marcas, o requerente manifestou o seu consentimento a uma consulta pública da marca depositada, nos termos dos artigos 62.° , n.° 1, da referida lei e 48.° , n.° 2, do seu regulamento de execução .
11. O requerente apresentou ainda um recipiente com uma amostra do odor e acrescentou que o aroma era habitualmente descrito como balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela.
12. No Instituto, a secção de marcas competente para a classe 35 indeferiu o pedido de registo por duas razões. Em primeiro lugar, porque se tratava de um sinal que não podia constituir uma marca nem ser objecto de representação gráfica (artigos 3.° , n.° 1, e 8.° , n.° 1, da lei alemã sobre as marcas). Em segundo lugar, devido à ausência de carácter distintivo (artigo 8.° , n.° 2, ponto 1, da mesma lei).
13. R. Sieckmann interpôs recurso desta decisão para o Bundespatentgericht. Este órgão jurisdicional considera que os odores, considerados em abstracto, podem constituir um meio apropriado para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra, mas manifesta dúvidas quanto à questão de saber se uma marca olfactiva preenche a condição da representação gráfica enunciada no artigo 2.° da Primeira Directiva. Dependendo da interpretação desta exigência a decisão a proferir no litígio principal, submete ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias as seguintes questões:
«1) Deve o artigo 2.° da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, ser interpretado no sentido de que o conceito de sinais susceptíveis de representação gráfica apenas compreende os sinais que possam ser directamente representados na sua forma visível? Ou devem considerar-se nele incluídos também os sinais que, ainda que não sejam visualmente perceptíveis - por exemplo, odores ou sons - possam ser indirectamente representados por outros meios?
2) Em caso de resposta afirmativa à segunda parte da primeira questão: os requisitos da representação gráfica, na acepção do artigo 2.° da directiva, são cumpridos quando um odor seja representado:
a) mediante uma fórmula química;
b) mediante uma descrição (a publicar);
c) mediante a apresentação de uma amostra; ou
d) mediante uma conjugação das alternativas de substitutos acima mencionadas?»
III - Análise da questão prejudicial
14. A questão submetida ao Tribunal de Justiça é simultaneamente sugestiva e importante. Consiste em saber se um odor pode ser registado como marca e em determinar as condições exigidas para o registo.
15. O estudo que vou efectuar nos números seguintes, com o objectivo de propor uma resposta à questão prejudicial, deve partir da noção de marca através da análise das suas funções. Depois, terei que abandonar o terreno estritamente jurídico, a fim de penetrar num domínio alheio ao direito, para depois a ele regressar com os meios que me permitam responder à questão de saber se um odor é susceptível de ser objecto de registo como marca e, consequentemente, de gozar do estatuto que a ordem jurídica comunitária concede a esta categoria de propriedade intangível.
1. As funções da marca - As marcas como instrumento de comunicação
16. A marca é um sinal cujo objectivo consiste em distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outra. É o que dispõe, de maneira muito clara, o artigo 2.° da Primeira Directiva .
17. É preciso distinguir para que o consumidor ou o utilizador final possa escolher com toda a liberdade entre as diversas opções de que dispõe e, deste modo, favorecer a livre concorrência no mercado. A Primeira Directiva exprime uma ideia similar no considerando inicial da exposição de motivos, o qual refere que a harmonização prosseguida pela directiva visa eliminar as disparidades que existem entre as legislações dos diversos Estados-Membros e entravam a livre circulação dos produtos, a livre prestação de serviços e, em definitivo, a livre concorrência. O direito das marcas «constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar e manter» e o legislador comunitário pretendeu contribuir para esta tarefa, harmonizando as legislações dos Estados-Membros. Em consequência, o sinal distintivo constitui o meio e a livre concorrência a finalidade .
18. Para alcançar este objectivo há que percorrer algum caminho e o processo utilizado consiste apenas em reconhecer «ao titular da marca um feixe de direitos e faculdades , cuja função é a de lhe reservar o uso exclusivo do sinal distintivo e de o proteger contra os concorrentes que pretendam aproveitar-se da sua posição e reputação» . É o que a jurisprudência do Tribunal de Justiça denominou «objecto específico do direito de marca» .
19. A marca tem por função permitir ao consumidor identificar os produtos e os serviços quanto à sua origem e quanto à sua qualidade . Uma e outra conferem ao bem que o sinal representa uma imagem e uma reputação: é a fama da marca . Depois, permite que se estabeleça um diálogo entre o produtor e o consumidor. Para que este último conheça os produtos, o fabricante informa-o e, por vezes, convence-o . Na realidade, a marca é uma forma de comunicação .
20. Comunicar é transmitir a outrém algo que nos pertence . Assim, todo o acto de comunicação implica um emissor, uma mensagem, um meio ou um canal pelo qual transmitir a referida mensagem e um receptor capaz de a decifrar ou descodificar. O código segundo o qual a mensagem pode ser redigida depende da natureza do descodificador com que o destinatário recebe a mensagem, a compreende e a assimila. O homo sapiens é, pois, um receptor dotado de múltiplos descodificadores .
21. Todo o corpo humano é um meio de recepção sensorial e, consequentemente, o reconhecimento de um sinal pelo consumidor pode mostrar-se tão diverso como o número de sentidos de que este dispõe .
2. Os sinais que permitem distinguir, em especial, os sinais olfactivos
22. Se o objectivo de uma marca consiste em permitir que o consumidor distinga, pela sua origem, os produtos e serviços que lhe são oferecidos, esta função pode ser assumida por qualquer dos órgãos pelos quais se pode entrar em comunicação com o mundo exterior. O sinal distintivo pode ser apreendido pela visão, pela audição, pelo tacto, pelo olfacto ou mesmo pelo gosto . A priori, toda a mensagem perceptível pelos sentidos pode constituir uma indicação para o consumidor e, consequentemente, pode ser um sinal susceptível de desempenhar a função de diferenciação de uma marca .
23. Em princípio, nada se opõe, pois, a que as marcas sejam constituídas por mensagens distintas das que são apreendidas pelos olhos .
24. Assim, ainda que toda a mensagem passível de ser apreendida por qualquer dos sentidos constitua um sinal susceptível de permitir a identificação dos produtos de uma empresa, esta aptidão inata não é sempre a mesma. A razão disso é muito simples: a percepção que o ser humano tem do mundo exterior difere em função do sentido, da janela, pela qual a recebe .
25. A neurofísica estabelece geralmente uma distinção entre os sentidos «mecânicos» e os «químicos». Os primeiros são o tacto, a visão e a audição, todos facilmente perceptíveis visto que respondem à ideia de forma (gestalthaft - «o próprio da forma») e podem ser descritos de maneira relativamente objectiva. A descrição dos segundos, o gosto e o olfacto, apresenta no entanto uma dificuldade maior, devida à ausência de regras precisas para definir o seu conteúdo. Na cultura ocidental, o olfacto e o gosto, assim como o tacto, são relegados para segundo plano. Para Platão e Aristóteles, trata-se de sentidos que propiciam prazeres menos puros e menos elevados do que a visão e a audição. Na Europa das Luzes, Kant apresentou-os como sentidos ingratos e Hegel considerava-os como sendo incapazes de propiciar um verdadeiro conhecimento do mundo e do próprio eu. Freud e Lacan relegaram-nos para o mundo dos animais e associaram a evolução da civilização ao recuo desses sentidos .
26. É preciso ser-se prudente quando se fala de subjectividade ou de objectividade dos sentidos. Não existem órgãos sensoriais objectivos e outros subjectivos. Na obra citada, Goethe sustenta que o sentido da visão e a percepção das cores estão imbuídos de relativismo . Por outro lado, é sabido que a caracterização duma obra musical não é sempre idêntica , dependendo do ouvinte e da sua sensibilidade. Afinal de contas, aquele que recebe uma mensagem é um indivíduo com a sua própria experiência e as suas capacidades individuais de percepção. Na realidade, cumpre falar de percepção sensorial de maior ou menor perfeição e, consequentemente, de maior ou menor rigor na descrição que o receptor faz do que apreende.
27. A este nível, seria difícil proceder a uma caracterização geral dos sentidos para afirmar que o mais desenvolvido é o da visão. A capacidade de percepção das cores pela visão de um ser humano é tão limitada como a do seu olfacto para apreciar os odores. Além disso, a descrição de uma cor pode, afinal, ser tão imprecisa e difícil como a de um odor .
28. Qual é então a diferença? A visão permite ver não só a cor mas também as formas , enquanto o olfacto apenas permite a percepção da «cor do cheiro», nunca das suas «espécies» . O sentido da visão permite uma maior amplitude de apreensão e, consequentemente, de compreensão. Esta é, em minha opinião, a diferença essencial que, no que respeita à sua vocação para singularizar, existe entre as mensagens visuais e as olfactivas.
29. Em quaisquer circunstâncias, penso que a capacidade abstracta de os sinais perceptíveis pelo olfacto desempenharem uma função representativa é indiscutível. Se se pretende simbolizar os produtos ou os serviços de uma determinada proveniência, para os distinguir dos que têm origem diferente, se se trata de evocar uma origem concreta, uma qualidade, a reputação de uma empresa, é preferível recorrer a um sentido que, como o olfacto, possui inegáveis qualidades evocativas e mesmo de persuasão . M. D. Rivero escreve, no trabalho já referido , que os estudos sobre a percepção dos odores demonstram que a memória olfactiva é provavelmente a melhor de que dispõe o ser humano . O olfacto, pela sua função específica no sistema nervoso, está intimamente associado às estruturas límbicas que intervêm na evocação das recordações e nas emoções . Como Proust já então bem compreendera , segundo as mais recentes descobertas da neurofisiologia as recordações e as emoções andam sempre juntas.
30. Esta propriedade que têm os sinais apreendidos pelo olfacto de desempenhar a função de diferenciação própria das marcas não é meramente teórica. Certas ordens jurídicas admitiram as marcas olfactivas. A ordem jurídica mais percursora foi a dos Estados Unidos, os quais admitiram, em 19 de Setembro de 1990, o registo de uma marca consistente na «fragrância fresca floral que faz lembrar as mimosas de flores vermelhas», aplicável a fios para costura e bordado . Cumpre, no entanto, fazer duas precisões sobre esta marca. Na realidade, a marca não é tanto o odor como o produto perfumado, independentemente da sua fragrância .
31. A segunda precisão é mais complexa e prende-se com uma característica própria do sistema americano de registo das marcas comerciais. Diferentemente dos princípios aplicáveis na ordem jurídica comunitária e nas ordens jurídicas da maioria dos Estados-Membros, para que determinados sinais possam ser registados como marcas não basta que permitam uma diferenciação, sendo indispensável que esta característica tenha sido demonstrada na prática por um uso exclusivo e contínuo durante um determinado tempo («secondary meaning»). Nesses casos, o direito à marca nasce do uso e não do registo. O símbolo converte-se em marca quando a clientela o considera como tal .
32. Na ordem jurídica da União Europeia, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno aceitou o registo do «cheiro de erva recentemente cortada» para bolas de ténis . Parece, no entanto, que se trata de uma «pérola no deserto», de uma decisão isolada destinada a não ter seguimento .
33. No Reino Unido , o United Kingdom Trade Mark Registry aceitou duas marcas olfactivas: o cheiro de rosa aplicado a pneus (marca n.° 2001416) e o cheiro de cerveja aplicado a dardos (marca n.° 2000234). No entanto, como indicou o Governo britânico nas suas observações escritas , a prática relativa a esta categoria de marcas está a modificar-se. Com efeito, por decisão de 16 de Junho de 2000, confirmada, em recurso, por acórdão de 19 de Dezembro do mesmo ano, o Registar recusou o registo de uma marca consistente no aroma ou na essência de canela, para artigos de mobiliário e acessórios (n.° 2000169).
34. Em França , os perfumes podem ser objecto de direitos de autor e, no Benelux, foi admitida uma marca olfactiva para produtos cosméticos .
3. A impossibilidade de «representação gráfica» das mensagens olfactivas
35. Em conformidade com o artigo 2.° da Primeira Directiva, para poderem constituir uma marca não basta que os sinais sejam «adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas», é igualmente necessário que sejam susceptíveis de «representação gráfica» .
36. Este requisito é imposto pelo princípio da segurança jurídica. Uma marca registada confere um monopólio ao seu titular, o qual faz um uso exclusivo, com exclusão de qualquer outra pessoa, dos sinais que a constituem. A consulta do registo deve permitir conhecer, em toda a dimensão inerente à publicidade dos registos, a natureza e o âmbito dos sinais, das indicações e dos símbolos registados como marcas, e é com esse objectivo que se exige a sua representação gráfica. Se uma empresa se apropria de certos sinais e indicações determinadas, a fim de distinguir os seus produtos e serviços dos das outras empresas, há que conhecer detalhadamente os símbolos de que se apropriou, para que os outros saibam com o que contam. É pois por razões de segurança jurídica que a exigência da representação gráfica se associa à função distintiva, função primeira e essencial das marcas.
37. Representar graficamente é descrever algo utilizando símbolos susceptíveis de serem desenhados. Isso significa que à vocação original de diferenciação de um qualquer sinal se junta a sua capacidade de ser «inscrito em papel» e, consequentemente, de ser visualmente perceptível. Visto que se pretende diferenciar, esta representação deve ser feita de modo compreensível, porque a compreensão é o pressuposto do discernimento.
38. Assim sendo, uma qualquer representação gráfica não basta. Deve preencher duas condições. Em primeiro lugar, deve ser completa, clara e precisa, para que se possa saber, sem qualquer dúvida possível, o que é objecto da exclusividade. Além disso, deve ser inteligível por aqueles que pretendam consultar o registo, isto é, os outros produtores e os consumidores . A capacidade de diferenciação e de ser objecto de representação gráfica são dois critérios que prosseguem o mesmo objectivo, que é o de os produtos no mercado poderem ser seleccionados pelos potenciais compradores em função da sua proveniência. Os sinais constitutivos de uma marca são representados graficamente para proteger a sua apropriação por uma empresa, que os adoptou com o objectivo de individualizar os seus produtos e os serviços que presta, e para dar publicidade a essa apropriação.
39. Pode-se «desenhar» um odor? Pode um sinal olfactivo ser representado graficamente com precisão e clareza para todos? Em minha opinião, a resposta é negativa. Parece sê-lo igualmente para R. Sieckmann que, na sua intervenção oral na audiência, reconheceu que os odores não podiam ser representados graficamente. Para chegar a esta conclusão, basta analisar as alternativas propostas pelo Bundespatentgericht na segunda questão.
40. A fórmula química não representa o odor de uma substância, mas sim a substância enquanto tal. Só as componentes químicas e as proporções exactas para obter um produto determinado seriam objecto do registo, e não o sinal olfactivo. Esta representação sofreria ainda de uma falta de clareza e de precisão, que todavia são necessárias. Muito poucas pessoas seriam capazes de interpretar um odor a partir da fórmula química representativa do produto de que emana, isto é, a partir dos elementos que o compõem e das quantidades a misturar para o obter . Acrescente-se que um mesmo produto é susceptível de produzir sinais olfactivos diferentes em função de factores tão aleatórios como a sua concentração, a temperatura ambiente ou o suporte em que seja aplicado .
41. A descrição de um sinal pela linguagem escrita constitui uma representação gráfica mas não cumpre, por si mesma, as exigências de clareza e de precisão estabelecidas . Pelas razões que expus algumas linhas atrás, a descrição de um desenho apresenta menos dificuldades do que a descrição de um trecho musical, de uma cor ou de um odor. A forma que acompanha o desenho permite uma objectivação das suas características, o que não acontece com os sinais que não são figurativos. A descrição de um odor é marcada por uma maior subjectividade e, consequentemente, por uma maior relatividade, característica contrária à precisão e à clareza . O processo na origem da presente questão prejudicial constitui um bom exemplo disso. O requerente solicita o registo de um aroma «balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela». Que significa balsâmico? O que abrange o carácter frutado? Qual pode ser a intensidade de uma nota de canela? Esta descrição não permite conhecer o sinal olfactivo cuja exclusividade o demandante solicita. Mesmo que fosse mais longa, não ganharia em precisão e sempre seria impossível determinar, sem que restassem dúvidas, em que consiste o odor em questão . Parece evidente que a descrição de um odor não é uma representação gráfica adequada ao sentido do artigo 2.° da Primeira Directiva .
42. Finalmente, a apresentação, para efeitos de registo, de uma amostra do produto químico de que emana o odor não é a «representação gráfica» do sinal distintivo. Ainda que se admitisse a consignação de uma amostra-padrão da substância que produz o odor, às dificuldades de registo associadas à sua clareza e precisão juntar-se-iam os inconvenientes relativos à publicação e aos efeitos do tempo. Devido à volatilidade dos seus componentes, um odor modifica-se ao longo do tempo, até que desaparece .
43. Se nenhum dos sucedâneos propostos na segunda questão é susceptível de preencher individualmente as exigências próprias de uma «representação gráfica» que permita determinar com clareza e precisão o sinal ou sinais que constituem a marca, a sua soma pode criar uma incerteza ainda maior. O registo de uma fórmula química, acompanhada de uma amostra e de uma descrição do odor produzido, aumenta o número de mensagens susceptíveis de dar a conhecer o sinal e, consequentemente, o risco de eventuais interpretações diferentes .
44. Não pretendo de modo algum negar que as mensagens olfactivas possam ser representadas por escrito. Existem diferentes sistemas, aperfeiçoados pela ciência, para «desenhar» os odores , mas, na sua fase actual, todos estes sistemas enfermam das dificuldades anteriormente expostas e da falta de clareza e de precisão necessárias à expressão visual de um sinal distintivo cuja exclusividade se pretende preservar através de uma marca.
45. Não é necessário excluir expressamente certos sinais da legislação relativa às marcas. Alguns excluem-se a si próprios, por não preencherem as exigências específicas do direito das marcas .
46. Em resumo, os odores, ainda que possam ter um carácter distintivo, não são susceptíveis de ser objecto de uma «representação gráfica», como impõe o artigo 2.° da Primeira Directiva. Por esta razão não podem, em conformidade com a disposição referida, constituir marcas nem, consequentemente, ser registados como tais, por força do artigo 3.° , n.° 1, alínea a), da mesma directiva.
IV - Conclusão
47. Tendo em conta o que antecede, proponho ao Tribunal de Justiça que responda do seguinte modo às questões que lhe foram submetidas pelo Bundespatentgericht:
«1) O artigo 2.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, exige, para que um sinal possa ser registado, que este apresente um carácter distintivo e seja susceptível de ser objecto de uma representação gráfica integral, clara, precisa e compreensível para a maioria dos fabricantes e dos consumidores.
2) Actualmente, os odores não são susceptíveis de ser objecto da referida representação gráfica pelo que, em conformidade com o que prevê o referido artigo, não podem constituir marcas.»
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