Generaladvokatens forslag til afgørelse
1. Ifølge varemærkedirektivet skal indehaveren af et gyldigt varemærke kunne forbyde tredjemand at gøre brug af et tegn som varemærke eller at registrere det som varemærke, såfremt enten a) tegnet er identisk med indehaverens ældre varemærke, og de pågældende varer eller tjenesteydelser er af samme art som dem, som dette varemærke er registreret for, eller b) tegnet er identisk med eller ligner det ældre varemærke, de pågældende varer eller tjenesteydelser også er af samme eller lignende art, og der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.
2. Ifølge direktivet kan en medlemsstat også tildele indehaveren beskyttelse, såfremt det tegn, som tredjemand påtænker at registrere, eller som han ønsker at gøre brug af, i det mindste ligner det registrerede varemærke, men vedrører varer eller tjenesteydelser, der ikke ligner dem, som dette ældre varemærke er registreret for, såfremt dette er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Den beskyttelse, der kan ydes i disse tilfælde, forudsætter ikke, at der foreligger en risiko for forveksling.
3. Ved den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse har Bundesgerichtshof (den tyske forbundsdomstol) i det væsentlige anmodet Domstolen om at svare på, a) om medlemsstaterne også har beføjelse til at yde en sådan supplerende beskyttelse i de tilfælde, hvor de pågældende varer eller tjenesteydelser er identiske eller af lignende art, men hvor der ikke er risiko for forveksling, og/eller b) om den supplerende beskyttelse kun må ydes i tilfælde, hvor brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, eller om andre regler i national ret - efter omstændighederne reglerne om illoyal konkurrence - også kan finde anvendelse.
Relevante retsregler
Fællesskabsbestemmelser
4. Ifølge betragtningerne har direktivet til formål at tilnærme medlemsstaternes varemærkelovgivninger, i det omfang - men også kun i det omfang - hvori de kan hindre den frie samhandel, fordreje konkurrencen og direkte indvirke på det indre markeds funktion . Registrerede varemærker bør derfor nyde samme beskyttelse i alle medlemsstater, idet disse dog bevarer muligheden for at yde »varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse« . Den grundlæggende beskyttelse, der ydes - som navnlig skal sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelsen - er ubetinget i tilfælde af identitet mellem varemærket og tegnet og mellem varerne eller tjenesteydelserne, men den ydes også i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet og mellem varerne eller tjenesteydelserne, idet beskyttelsen i dette tilfælde som en særlig betingelse forudsætter, at der er risiko for forveksling .
5. Direktivets artikel 4 bestemmer af interesse for denne sag:
»1. Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:
a) såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er anmeldt eller registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet
b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
[...]
4. En medlemsstat kan endvidere træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:
a) varemærket er identisk med eller ligner et ældre nationalt varemærke efter stk. 2, og det søges eller er blevet registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velrenommeret i den pågældende medlemsstat, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
[...]«
6. Artikel 5 indeholder parallelle bestemmelser, der lyder som følger:
»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af
a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret
b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.
2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
[...]«
7. Det fremgår af Kommissionens skriftlige indlæg, at samtlige medlemsstater faktisk har gennemført bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, litra a), og i artikel 5, stk. 2, selv om den deri omhandlede beskyttelse er valgfri.
8. Artikel 4 og 5 indeholder begge bestemmelser, hvorefter national lovgivning, som den gjaldt på tidspunktet for gennemførelsen af direktivet, på visse punkter fortsat kan have retsvirkninger efter gennemførelsen. Ifølge artikel 4, stk. 6, kan en medlemsstat træffe bestemmelse om, at de registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde, der var gældende i den pågældende stat før datoen for direktivets gennemførelse, skal finde anvendelse på varemærker, der er anmeldt inden denne dato. Dernæst bestemmer artikel 5, stk. 4, at hvis en medlemsstats retsforskrifter forud for datoen for gennemførelsen ikke gjorde det muligt at forbyde brugen af et tegn, kan medlemsstaten bestemme, at de rettigheder, der er knyttet til et (nyere) varemærke, ikke kan påberåbes med henblik på at anfægte den fortsatte brug af dette tegn.
9. Selv om de ikke er direkte berørt under denne sag, skal jeg endvidere bemærke, at artikel 8, stk. 1 og 5, og artikel 9, stk. 1, i forordningen om EF-varemærker indeholder bestemmelser, der i det væsentlige er identiske med bestemmelserne i henholdsvis direktivets artikel 4, stk. 1, og stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 1 og 2. Såfremt der er konflikt mellem et nationalt varemærke og et ældre EF-varemærke, der er velkendt i Fællesskabet, bestemmer direktivets artikel 4, stk. 3, med et ordvalg, der i det væsentlige er identisk med ordlyden af artikel 4, stk. 4, litra a), at såfremt de pågældende varer eller tjenesteydelser er af anden art, skal registreringen afslås eller erklæres ugyldig.
Tysk lovgivning
10. Før gennemførelsen af direktivet var tysk varemærkeret reguleret i Warenzeichengesetz, som er blevet afløst af Markengesetz, der trådte i kraft den 1. januar 1995 . § 9, stk. 1, nr. 1-3, i Markengesetz gennemfører direktivets artikel 4, stk. 1, og stk. 4, litra a), mens § 14, stk. 2, nr. 1-3, gennemfører direktivets artikel 5, stk. 1 og 2. I begge tilfælde er ordlyden i det væsentlige den samme som i direktivet.
11. Markengesetz indeholder endvidere overgangsbestemmelser svarende til direktivet. Lovens § 153, stk. 1, bestemmer i det væsentlige, at rettigheder i medfør af den nye lovgivning ikke kan påberåbes til anfægtelse af et varemærke, der fandtes før den 1. januar 1995, såfremt det efter den tidligere lovgivning ikke var muligt at anfægte varemærket. Det bestemmes endvidere i § 163, stk. 1, at der under en sag med påstand om annullation af en registrering, der er foretaget før den 1. januar 1995, kun kan gives sagsøgeren medhold, såfremt påstanden er begrundet såvel efter den gamle som efter den nye lovgivning.
12. Ifølge forelæggelseskendelsen kunne indehaveren af et varemærke før 1994 med hjemmel i de relevante bestemmelser i Warenzeichengesetz, sammenholdt med bestemmelserne i Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (den tyske lov om forbud mod illoyal konkurrence), forhindre brugen eller registreringen af et tegn, der lignede hans varemærke, såfremt dette var renommeret i de relevante omsætningskredse, havde et særligt ry og en særlig prestige og således havde en særlig høj værdi for indehaveren, hvis tegnet bevidst og uden tvingende grund var blevet tilnærmet det ældre varemærke.
Retsforhandlinger
13. Davidoff & Cie SA og Zino Davidoff SA (herefter tilsammen »Davidoff«) er to forbundne schweiziske selskaber, i hvis navn varemærket »Davidoff« er blevet registreret internationalt som figurvaremærke, i form af et understreget navn, hvis skrivemåde med en ubetydelig forskel er baseret på en standardiseret skrifttype, der er kendt under betegnelsen »English 157« (eller på tysk »Englische Schreibschrift«):
>PIC FILE="Image7.gif">
14. I Tyskland fik registreringerne retsvirkning henholdsvis den 28. januar 1982 og den 3. august 1989. De vedrører navnlig varekategorierne 14 og 34 i klassificeringen i henhold til Nice-arrangementet . Klasse 14 omfatter følgende varer: »Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelérarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter.« Klasse 34 omfatter følgende varer: »Tobak; artikler for rygere; tændstikker.« Efter det oplyste markedsføres varerne i den førstnævnte klasse først og fremmest af Davidoff & Cie SA, mens varerne i den sidstnævnte - især cigarer - markedsføres af Zino Davidoff SA.
15. Gofkid Ltd (herefter »Gofkid«) er et selskab med hjemsted i Hong Kong, som er indehaver af et figurvaremærke, der er registreret i Tyskland med virkning fra 1991 , og som består af navnet »Durffee«, der er skrevet med skrifttypen »English 157« (ganske vist også her let modificeret), men ikke understreget, og foran hvilket der er anbragt to store »D« skrevet med en enklere skrifttype, og hvoraf det ene, der er mindre, er indsat i det andets øverste højre hjørne. Også her vedrører registreringen bl.a. vareklasserne 14 og 34. Varemærket har følgende form:
>PIC FILE="Image8.gif">
16. Davidoff lægger megen vægt på den prestige, der knytter sig til de varer, som selskabet sælger under sit registrerede varemærke, og på det renommé, som varemærket dermed har opnået. Efter selskabets opfattelse tilsigter varemærket »Durffee« bevidst at udnytte dette renommé, når henses til ligheden af skrifttypen, navnlig det store »D« og det dobbelte »ff« i navnet, og ifølge Davidoff er dette varemærke til skade for selskabet, for så vidt som de varer, der er forsynet med det, er billigere og af ringere kvalitet eller i det mindste opfattes som sådan. Følgelig gjorde Davidoff først indsigelse mod, at varemærket »Durffee« blev registreret af den tyske varemærkemyndighed, og efter at selskabets klage var blevet afvist ved to afgørelser af 17. februar 1993 og 28. august 1995, anlagde det herefter i 1996 sag til prøvelse af disse afgørelser, hvorunder det nedlagde påstand om, at Gofkid blev pålagt at afstå fra brugen af varemærket »Durffee« og at samtykke i, at anmeldelsen trækkes tilbage, eller at varemærket slettes.
17. Davidoff fik ikke medhold i sit søgsmål i første instans eller i appelinstansen, og selskabet har indbragt en revisionsanke for Bundesgerichtshof vedrørende et retsspørgsmål. I forelæggelseskendelsen har Bundesgerichtshof anført (modsat appelrettens konklusioner), at de to varemærker klart ligner hinanden, men at det kræver en yderligere undersøgelse af de faktiske forhold, før der klart kan tages stilling til, hvorvidt der foreligger en risiko for forveksling mellem dem. Den forelæggende ret anfører imidlertid også, at Davidoff i medfør af lovgivningen fra før 1995 ud fra de beviste faktiske omstændigheder kunne have forhindret brugen af varemærket »Durffee«, uden at der skulle påvises en forvekslingsrisiko. Men denne mulig foreligger imidlertid ikke i dag, medmindre den også består i henhold til den gældende lovgivning og følgelig i overensstemmelse med direktivet.
18. Efter at have undersøgt direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, fandt Bundesgerichtshof, at fortolkningen af disse bestemmelser måtte afklares. Efter deres ordlyd finder de kun anvendelse, når der ikke er nogen lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, men en sådan fortolkning kan muligvis anfægtes - det kunne synes mere, og ikke mindre vigtigt at forhindre, at renommerede varemærker udnyttes utilbørligt, når de pågældende varer eller tjenesteydelser er af samme art, end når de ikke er det. I forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling kan det herved være en relevant betragtning, at en ringe grad af lighed mellem varemærkerne kan opvejes af en høj grad af lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med mærket, og omvendt . Såfremt bestemmelserne skal fortolkes efter deres ordlyd, opstår det spørgsmål, om de begrænser den fortsatte beskyttelse i henhold til national ret af renommerede varemærker til alene at omfatte de registreringsændringer eller ugyldighedsgrunde, som de nævner, eller om de tillader, at de nationale bestemmelser (især bestemmelserne om forbud mod illoyal konkurrence) giver renommerede varemærker en yderligere beskyttelse mod nyere tegn, der benyttes for eller ønskes benyttet for identiske eller lignende produkter.
19. Bundesgerichtshof har følgelig udsat sagen og anmodet Domstolen om en besvarelse af følgende spørgsmål:
»1) Skal bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) fortolkes således (i givet fald anvendes således), at de også giver medlemsstaterne beføjelse til at yde renommerede varemærker en mere omfattende beskyttelse i tilfælde, hvor det yngre varemærke bruges eller skal bruges for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med eller ligner dem, som det ældre varemærke er registreret for?
2) Indeholder artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, i varemærkedirektivet udtømmende bestemmelser om, hvorvidt der efter national ret lovligt kan ydes renommerede varemærker en mere omfattende beskyttelse af de grunde, der er nævnt i disse bestemmelser (det ældre varemærkes særpræg eller renommé udnyttes utilbørligt eller skades uden skellig grund), eller tillader de supplerende nationale bestemmelser om beskyttelse af renommerede varemærker mod yngre tegn, der bruges eller skal bruges for identiske eller lignende varer eller tjenesteydelser?«
20. Der er indgivet skriftlige indlæg af parterne samt af den portugisiske regering og Kommissionen. Parterne, Det Forenede Kongerige og Kommissionen afgav mundtlige indlæg i retsmødet.
Første spørgsmål
Spørgsmålets rækkevidde
21. Davidoff finder det uklart, hvad der er rækkevidden af Bundesgerichtshofs første spørgsmål, og har nævnt, at det måske er uklart formuleret. Efter selskabets mening skal spørgsmålet forstås således, at det spørges, om medlemsstaterne har lov til at give renommerede varemærker en mere omfattende beskyttelse, når der er lighed mellem de pågældende varer, men ikke mellem de to varemærker - eller, alt efter omstændighederne, mellem tegnet og varemærket.
22. Efter min mening er dette ikke den rigtige forståelse af spørgsmålet.
23. Det er rigtigt, at forelæggelseskendelsen nævner den mulighed, at artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, kan tænkes at tillade en beskyttelse, hvor der ikke foreligger en forvekslingsrisiko, ikke alene fordi der ikke er lighed mellem varerne, men også fordi der ikke er lighed mellem varemærkerne. Det fremgår imidlertid klart, at den forelæggende ret finder, at varemærkerne »Durffee« og »Davidoff« ligner hinanden, og at dens afgørelse vil være bestemt af, hvorvidt Davidoff med henvisning til denne lighed kan få medhold i sit søgsmål. Retten har udtrykkeligt afvist den antagelse, at de to varemærker ikke udviser nogen lighed, men den rejser det spørgsmål, om den efter direktivet hjemlede beskyttelse i de tilfælde, hvor varerne ikke er af samme art, ikke ved en analogi (og ved en »a fortiori«-argumentation) kan udvides til de tilfælde, hvor de ligner hinanden. I kendelsens grunde rejser Bundesgerichtshof dernæst det spørgsmål, om det er nødvendigt med en lighed mellem varemærkerne, når der er godtgjort en lighed mellem varerne, men denne overvejelse nævnes ikke i rettens spørgsmål, således som de er formuleret.
24. Det første spørgsmål må herefter forstås således, at den forelæggende ret spørger, om den udvidede beskyttelse, der hjemles ved direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, kan ydes, når varerne eller tjenesteydelserne ligner hinanden, såvel som når de ikke ligner hinanden. Der er efter min mening intet grundlag for at antage, at Bundesgerichtshof med henblik på at træffe afgørelse i den sag, der er indbragt for den, har behov for eller ønsker at få fastslået, om kriteriet for lighed mellem varer og kriteriet for lighed mellem varemærker, eller mellem varemærke og tegn, kan anvendes i hinandens sted med henblik på fortolkningen af disse bestemmelser - selv om dette kunne have været tilfældet, hvis den havde tiltrådt førsteinstansens og appelrettens konklusioner om, at varemærkerne »Durffee« og »Davidoff« ikke udviser tilstrækkelig lighed i direktivets forstand.
25. Under alle omstændigheder ville det ikke være i overensstemmelse med direktivets opbygning eller med de principper, der gælder for beskyttelsen af varemærker i almindelighed, at indehaveren af et varemærke uanset dettes renommé får mulighed for med hensyn til varer af samme art at modsætte sig brugen eller registreringen af et tegn eller et varemærke, der ikke udviser nogen som helst lighed med hans. Og såfremt en brug uden skellig grund af et konkurrerende tegn eller varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af et beskyttet varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé, er det min opfattelse, at der i så fald må foreligge en tilstrækkelig grad af lighed imellem dem.
Retlig vurdering
26. Såvel Davidoff som den portugisiske regering og Kommissionen har generelt givet udtryk for den opfattelse - som også den forelæggende ret selv synes at dele - at direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, for så vidt som de giver mulighed for at yde et renommeret varemærke beskyttelse mod, at et lignende varemærke eller tegn benyttes for varer, der ikke ligner dem, som varemærket er blevet registreret for, så meget desto mere også må hjemle denne beskyttelse, såfremt varerne ligner hinanden. Gofkid og Det Forenede Kongerige har derimod fremført en række argumenter til støtte for en snævrere fortolkning af disse bestemmelser. De anfører navnlig, at bestemmelsernes ordlyd er klart afgrænset, og at det hverken er nødvendigt eller ønskeligt at udvide den beskyttelse, som allerede er fastlagt heri.
27. Den førstnævnte opfattelse forekommer faktisk tillokkende - når det læses efter ordene, synes der i direktivet at være et hul i beskyttelsen af renommerede varemærker.
28. Ud over at være omfattet af de særlige bestemmelser i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, er sådanne varemærker ligesom alle andre omfattet af artikel 4, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 1, litra a) og b). De er følgelig beskyttet mod i) ethvert identisk varemærke eller tegn, der bruges for identiske varer, ii) ethvert identisk eller lignende varemærke eller tegn, der bruges for varer af samme art, og ethvert lignende varemærke eller tegn, der bruges for varer af samme art, såfremt der består en risiko for forveksling, iii) ethvert identisk eller lignende varemærke eller tegn, der bruges for varer af anden art, uanset om der består en forvekslingsrisiko, såfremt brugen sker uden skellig grund og medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets eller tegnets særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé.
29. Der synes imidlertid ikke - medmindre der består en forvekslingsrisiko - at være givet nogen bestemmelse vedrørende det tilfælde, hvor det konkurrerende varemærke eller tegn ligner det renommerede varemærke, og hvor brugen af det - for varer, der er af samme art som dem, der er dækket af det renommerede varemærke - sker uden skellig grund og medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé. Når der alt andet lige, uanset at der ikke er nogen forvekslingsrisiko, ydes beskyttelse, hvor de pågældende varer ikke ligner hinanden, må det så ikke antages, at fællesskabslovgiver ikke har villet udelukke en sådan beskyttelse, når de ligner hinanden?
30. Den tanke, at beskyttelsen i henhold til artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, i tilfælde, hvor varerne ikke er af samme art, ligger i en forlængelse af en lignende beskyttelse, der anerkendes for varer af samme art, synes i øvrigt at finde en vis støtte i Domstolens praksis. I SABEL-dommen fastslog Domstolen, at i medfør af direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, kan indehaveren af et velkendt varemærke forbyde brug uden skellig grund af tegn, der er identiske med eller ligner hans varemærke, og det kræves ikke godtgjort, at der er risiko for forveksling, heller ikke »selv om« de pågældende varer ikke er af lignende art. I General Motors-dommen udtalte Domstolen ligeledes, at beskyttelsen i henhold til artikel 5, stk. 2, finder anvendelse »selv for« varemærker, der anvendes for varer af anden art.
31. Udtrykkene »selv om/selv for«, der bruges i disse udtalelser, skal dog ikke nødvendigvis forstås i betydningen »herunder i de tilfælde, hvor«, dvs. »i de tilfælde, hvor varerne er af samme art, og også i de tilfælde, hvor de ikke er det«. De kan også opfattes som et middel til at understrege den forskel, som Domstolen fremhævede i Canon-dommen: »Således - og i modsætning til hvad der f.eks. bestemmes i artikel 4, stk. 4, litra a), som udtrykkeligt vedrører de tilfælde, hvor varerne eller tjenesteydelserne ikke udviser ligheder - bestemmer artikel 4, stk. 1, litra b), at en risiko for forveksling forudsætter identitet eller lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser« . Endvidere indgik disse bemærkninger ikke i de retlige betragtninger, der støttede domsresultatet i de to sager, men udgjorde snarere betragtninger vedrørende nogle beslægtede spørgsmål. I ingen af sagerne vedrørte Domstolens brug af ordet »selv« det spørgsmål, der blev undersøgt. Det i den foreliggende sag rejste spørgsmål er endnu ikke blevet særskilt undersøgt af Domstolen , og det er efter min mening ønskeligt at undersøge det mere indgående.
32. I den forbindelse er der først og fremmest megen styrke i det af Gofkid og Det Forenede Kongerige fremførte anbringende om, at direktivets ord er klare.
33. Direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, vedrører udtrykkeligt tegn eller varemærker, der bruges for »varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret«, uden at der herved angives nogen begrænsning ved anvendelse af udtryk såsom »selv« eller »herunder«. Der findes heller ikke i direktivets betragtninger nogen angivelse af, at disse bestemmelser skulle fortolkes som omfattende varer eller tjenesteydelser af samme art.
34. Når en retsforskrift er klar, er det som udgangspunkt hverken nødvendigt eller ønskeligt at søge efter baggrunden for de valgte ord. Men når dette er sagt, synes direktivets forarbejder - som har nær sammenhæng med forarbejderne til forordningen - i den foreliggende sag at støtte en fortolkning efter ordlyden.
35. I de oprindelige forslag til direktiv og forordning, der blev fremsat for Rådet den 25. november 1980 , blev beskyttelsen principielt kun ydet over for registrering eller brug i forbindelse med identiske varer eller varer af samme art. En undtagelse til fordel for renommerede varemærker fandtes alene i forordningsforslaget, men den vedrørte kun brug af et konkurrerende varemærke eller tegn »for varer eller tjenesteydelser af anden art«. I den endeligt vedtagne version blev denne regel udvidet til at omfatte beskyttelse mod registrering under de samme omstændigheder af et konkurrerende EF-varemærke, men direktivforslaget indeholdt hverken i sin oprindelige eller ændrede version nogen tilsvarende bestemmelse. Motiverne forklarer grunden til denne bevidste udeladelse . Man ønskede, at indehaverne af renommerede varemærker, der søgte at opnå en videre beskyttelse, skulle tilskyndes til at opnå den ved at registrere et EF-varemærke.
36. Den endeligt vedtagne ordlyd af direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og af artikel 5, stk. 2, som tillader medlemsstaterne at yde en sådan beskyttelse, hvis de ønsker det, er den samme som den, der blev anvendt hele vejen igennem i de forberedende arbejder til forordningen - nemlig »for varer eller tjenesteydelser af anden art« - selv om Det Økonomiske og Sociale Udvalg i sin udtalelse anbefalede, at direktivet skulle følge forordningen og beskytte det renommerede varemærke »ud over det område, hvor der foreligger varer af samme eller lignende art« . Selv om der således for lovgiver forelå et forslag om at udvide den omhandlede beskyttelse til at omfatte brug af såvel varer af samme art som af anden art, valgte lovgiver en formulering, der alene omfatter varer af anden art. Når endvidere henses til, at bestemmelserne blev indsat på et sent stadium som en undtagelse fra den oprindelige hensigt, som var kun at yde beskyttelse, hvor der er tale om identiske varer eller varer af samme art, taler dette forhold til støtte for en ordret fortolkning.
37. Det synes under disse omstændigheder klart, at lovgiver nøjagtig mente, hvad der blev givet udtryk for, og heller ikke mere. Efter min mening vil man kun på grundlag af et særdeles stærkt argument kunne begrunde en fortolkning, der afviger såvel fra lovgivers hensigt som fra bestemmelsernes klare ordlyd.
38. Man kunne måske forestille sig et sådan argument, hvis der var et klart hul i ordningen for beskyttelse af renommerede varemærker, og det er navnlig Kommissionen, der mener, at der er et sådant hul, således som jeg har forklaret ovenfor. Hvis dette er tilfældet, kunne der være grundlag for en videre fortolkning af direktivets bestemmelser, hvorved man kan lukke dette hul.
39. Gofkid og Det Forenede Kongerige mener derimod, at der ikke er noget hul, og at den allerede givne beskyttelse er tilstrækkelig.
40. Det Forenede Kongerige har navnlig gjort gældende, at såfremt et lignende tegn eller varemærke uden skellig grund bruges for varer af anden art, og dette utilbørligt udnytter det ældre, velkendte varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé, vil brug af tegnet eller varemærket for varer af samme art normalt skabe en risiko for forveksling, der begrunder anvendelse af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), og eller af artikel 5, stk. 1, litra b).
41. Om end dette ofte vil være tilfældet, vil en antagelse om, at det altid vil være tilfældet, komme farligt nær til en formodning om, at man, når et varemærke er velkendt, altid kan lægge til grund, at der foreligger en forvekslingsrisiko, såfremt et lignende varemærke bruges for lignende produkter. Den mulighed har Domstolen imidlertid afvist i Marca Mode-dommen , hvor der forelå en risiko for, at der var en forbindelse med varemærket, og dette resultat må gælde med så meget mere styrke, når der ikke foreligger en sådan risiko.
42. Jeg er under alle omstændigheder enig i den opfattelse, at der ikke er noget reelt hul i beskyttelsen. Ganske vist kunne det antages, at der er et sådant hul i f.eks. den situation, hvor et varemærke eller et tegn spiller på brugen af et ældre varemærke, men samtidig udtrykkelig benægter enhver forbindelse med dette, hvilket principielt udelukker forvekslingsrisikoen , men også i disse tilfælde kan der uanset tilkendegivelsen udadtil være en risiko for forveksling. Hvis dette er tilfældet, vil de renommerede varemærker nyde den samme beskyttelse som alle andre, og der ses ikke at være nogen grund til i medfør af artikel 4, stk. 4, litra a), eller artikel 5, stk. 2, at yde dem en fakultativ beskyttelse herudover. Såfremt der imidlertid ikke er nogen forvekslingsrisiko, følger det da deraf, at sådanne varemærker under disse omstændigheder ikke har nogen beskyttelse, idet de falder mellem to stole, eftersom de hverken omfattes af artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, eller af artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2?
43. Det mener jeg ikke. Det volder efter min mening ingen vanskeligheder at fortolke disse bestemmelser således, at der faktisk gives en sammenhængende beskyttelse, uden at det herved er nødvendigt at gå ud over deres ordlyd.
44. Efter direktivets ordlyd er det klart - og det bekræftes udtrykkeligt i dets tiende betragtning - at den grundlæggende, præceptive beskyttelse, der gives ved artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, specifikt er betinget af, at der foreligger en forvekslingsrisiko. [Ganske vist nævner artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, litra a), ikke udtrykkeligt denne betingelse, men den følger, således som jeg har forklaret i mit forslag til afgørelse i LTJ Diffusion-sagen , af de betingelser, hvorunder disse bestemmelser finder anvendelse].
45. Artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, giver beskyttelse i en række forskellige situationer, som går fra tilfælde, hvor der er total identitet mellem varerne og varemærkerne eller mellem varemærkerne og tegnene, til en situation, hvor der blot er en lighed i disse relationer. Når der ikke er nogen som helst lighed mellem varemærkerne eller mellem det pågældende varemærke og tegn, må det, som jeg har anført ovenfor, være klart, at der ikke er nogen begrundelse for at tillade indehaveren af et beskyttet varemærke at forhindre brugen af et andet varemærke eller et andet tegn, uanset hvilken grad af lighed eller forskel der måtte være mellem de pågældende varer. Man kan ikke acceptere en udvidelse af beskyttelsens rækkevidde i denne situation.
46. Såfremt et identisk eller lignende varemærke eller tegn derimod benyttes i en situation, hvor varerne ikke er af samme art, kan en beskyttelse være begrundet i visse situationer. I disse situationer vil der navnlig være tale om varemærker, der har et renommé i sig selv, frem for varemærker, der blot har den funktion at garantere oprindelsen, og det er netop disse førstnævnte varemærker, som omhandles i artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2. Disse situationer kan betragtes som en udvidelse (for de heraf omfattede varemærker alene) af den række af situationer, der (for alle varemærker) omfattes af artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, ud over det punkt, hvor de pågældende varer ikke længere ligner hinanden. De renommerede varemærker er således ikke omfattet af en særskilt og selvstændig beskyttelsesordning, men har den samme almindelige beskyttelse, der ydes alle varemærker, og derudover en særlig, supplerende og fakultativ beskyttelse.
47. Ud over at den er valgfri for medlemsstaterne og begrænset til renommerede varemærker, beror beskyttelsen i henhold til artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, imidlertid på andre kriterier . På den ene side er det ikke længere nødvendigt at påvise en forvekslingsrisiko, men på den anden side skal det godtgøres, at brugen af det konkurrerende varemærke eller tegn sker uden skellig grund og vil medføre en utilbørlig udnyttelse af, eller være til skade for, det beskyttede varemærkes særpræg eller renommé - hvilke kriterier ikke skal opfyldes, når varerne er af samme art. Efter min mening er der således intet hul i den kontinuerlige beskyttelse for velkendte varemærker, idet forholdet snarere er, at når beskyttelsen udvides ud over det punkt, hvor varerne er af samme art (på hvilket punkt beskyttelsen på andre varemærker ophører fuldstændigt), ændres de kriterier, der skal opfyldes.
48. Jeg skal endvidere minde om, at varemærker, der har et særlig stærkt særpræg - enten i sig selv, eller fordi de nyder et renommé i offentligheden - også i henhold til artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, har en mere omfattende beskyttelse end andre varemærker. I SABEL-dommen fandt Domstolen, at et særpræg af denne art forøgede risikoen for forveksling. Heraf følger, at selv om denne risiko altid skal vurderes på grundlag af de beviser, der forelægges for den nationale ret , vil det være lettere at bevise den, selv når der er en mindre grad af lighed mellem de pågældende varer. Også her rækker beskyttelsen, der ydes velkendte varemærker, ud over den, der ydes andre varemærker, og den forstærker broen over det, der ellers kunne være betragtet som et hul .
49. Det er muligt, at de, der går ind for teorien om et »hul«, tænker på en situation som den følgende. Såfremt tegnet »Coca-Cola« eller et tegn, der lignede det, skulle blive brugt af en tredjemand for en olie eller et fedtstof til industrielle formål , ville Coca-Cola Company kunne forhindre en sådan brug på grundlag af direktivets artikel 5, stk. 2, såfremt der - hvilket synes nærliggende - ikke var nogen rimelig grund til at bruge dette varemærke for det nævnte produkt, og såfremt - hvilket også synes sandsynligt - brugen af det ville være en utilbørlig udnyttelse af, eller skadelig for, renomméet for »Coca-Cola«. Hvis et sådant tegn derimod blev anvendt til et lignende produkt som Coca-Cola, men under omstændigheder, hvor der ikke forelå nogen forvekslingsrisiko (så usandsynligt dette end måtte forekomme), så ville det da være et urimeligt resultat, hvis selskabet ikke længere skulle have denne beskyttelse på grund af den større lighed mellem varerne?
50. Besvarelsen skal imidlertid findes i den fortolkning, Domstolen har givet i SABEL-, Canon- og Marca Mode-dommene. Selv om det muligvis ikke er let at forveksle de to varer i sig selv, er det tænkeligt, at varemærket »Coca-Cola« for drikkevarer på flaske har et sådant renommé, at offentligheden kunne tro, at de kom fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder , selv om dette naturligvis ville være et spørgsmål om de faktiske omstændigheder, der skal bedømmes på grundlag af bevismaterialet. En sådan beskyttelse ydes kun for varemærker, der har en særlig distinktivitet, og i de tilfælde, hvor et særpræg af denne art skyldes deres renommé, glider beskyttelsen over i den noget forskellige beskyttelse, der ydes i henhold til artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2.
51. Selv om der således kan findes en zone, hvor et renommeret mærke ikke er beskyttet mod brug af identiske eller lignende varemærker eller tegn, nemlig når de pågældende varer er af samme art, og der ikke er nogen risiko for forveksling - fremgår det af selve beskrivelsen af disse tilfælde, at det er sandsynligt, at denne zone i praksis er ubetydelig, så meget mere som Domstolen i sin praksis har begrænset dens omfang endnu mere. Det er endvidere muligt, at lovgiver ved bevidst ikke at dække denne zone har villet tilkendegive, at en forvekslingsrisiko bør være det normale kriterium for beskyttelse. Lovgiver kan også have taget hensyn til, at situationen med forskellige varer er et område, hvor uredelige erhvervsdrivende meget vel kan tænkes at ville udnytte et velkendt varemærke, medmindre der ydes en yderligere beskyttelse, hvorimod det ville være væsentligt vanskeligere at foretage en sådan udnyttelse, når der er tale om lignende varer, uden at der herved opstår en risiko for forveksling.
52. Som følge af forskellen mellem de bevismæssige kriterier, der skal være opfyldt i forbindelse med de to grupper af bestemmelser, kan der ganske vist opstå praktiske vanskeligheder i et fåtal af sager, hvor der er reel usikkerhed med hensyn til, om de omfattede varer kan betragtes som lignende eller forskellige. Indehaveren af det renommerede varemærke kan blive nødt til at nedlægge to alternative påstande, den ene støttet på artikel 4, stk. 1, eller artikel 5, stk. 1, den anden på artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2. Selv om han måtte være uvillig til at gøre dette, synes denne vanskelighed dog ikke at være uoverstigelig, og det fremgår klart af direktivet, at lovgiver har ønsket, at der skal gælde forskellige betingelser i forskellige situationer.
53. Jeg kommer følgelig til den konklusion, at direktivets ordlyd er klar, og at der ikke er nogen tvingende grund til at fortolke det på en måde, der er uforenelig med ordenes klare betydning.
54. I forbindelse med denne konklusion er det ikke nødvendigt at overveje, om det alt taget i betragtning ikke ville være bedre, såfremt den omtvistede beskyttelse også omfattede tilfælde, hvor de pågældende varer er af samme art. En sådan undersøgelse henhører under lovgiver. Jeg har dog på den ene side allerede nævnt, at der er noget tiltrækkende ved en »a fortiori«-betragtning, mens på den anden side Gofkid og Det Forenede Kongerige har hævdet, at en sådan fortolkning ville være klart uønskværdig. Det kan være af interesse kort at behandle de sidstnævnte parters argumenter.
55. Det er efter min mening et meget overbevisende argument, når Gofkid og Det Forenede Kongerige anfører, at den foreslåede videre fortolkning af artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, ville sløre den klare afgrænsning af beskyttelse i henhold til direktivet, som i det væsentlige er baseret på, at der foreligger en risiko for forveksling, idet der under visse omstændigheder ville blive givet en sideordnet eller alternativ beskyttelse på basis af andre kriterier med den deraf følgende retlige usikkerhed. Konkurrenter, der ønsker at bruge lignende varemærker for lignende produkter (hvorved det ikke må glemmes, at en vis grad af lighed mellem varemærkerne kan være berettiget som følge af varens art eller endog være en følge heraf), ville ikke alene skulle sikre sig, at de har undgået enhver risiko for forveksling, men også, at der ikke kan rejses sag mod dem på grundlag af artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2. Et sådant resultat ville gøre selve systemet uklart i et beklageligt omfang.
56. Et andet væsentligt element, hvilket Det Forenede Kongeriges regering har gjort opmærksom på, er den afledte virkning for EF-varemærker. Ifølge forordningens artikel 8, stk. 5, må et tegn ikke registreres som EF-varemærke, hvis et ældre nationalt varemærke er velkendt i den pågældende medlemsstat og - i det væsentlige - betingelserne i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), er opfyldt. Det følger heraf, at hvis en national ret i en enkelt medlemsstat fastslår, at et varemærke er velkendt dér, og at brugen af et konkurrerende tegn ville medføre en utilbørlig udnyttelse af, eller være skadelig for, dette varemærkes særpræg eller renommé i den pågældende medlemsstat, er dette tilstrækkeligt til at udelukke, at det nævnte konkurrerende tegn på nogen måde kan registreres som EF-varemærke. Det ville under disse omstændigheder ikke være ønskeligt at udvide anvendelsesområdet for direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, videre, end det er nødvendigt.
57. I forbindelse med begge disse betragtninger bør man være opmærksom på, at direktivet blev vedtaget på grundlag af EF-traktatens artikel 100 A (efter ændring nu artikel 95 EF) - dvs. med henblik på at nå de mål, der er fastsat i EF-traktatens artikel 7 A (efter ændring nu artikel 14 EF), nemlig oprettelsen af det indre marked - og særligt har til formål at fjerne de forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser . Det synes ikke at være i særlig god overensstemmelse med disse formål, såfremt direktivets bestemmelser ikke alene fortolkes i modstrid med deres ordlyd, men oven i købet sådan, at det giver større muligheder for at modsætte sig brugen af eller registreringen af varemærker eller tegn, selv om der ikke består nogen risiko for forveksling.
58. Jeg konkluderer derfor vedrørende det første spørgsmål, at den valgfrie beskyttelse i henhold til direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, kun omfatter de tilfælde, hvor de pågældende varer eller tjenesteydelser ikke er af samme art som dem, for hvilke der er registreret et (ældre) varemærke. Såfremt varerne eller tjenesteydelserne er af samme art, tilkommer det de nationale retter at vurdere, om der foreligger en forvekslingsrisiko i lyset af Domstolens praksis vedrørende den beskyttelse, der tilkommer varemærker med et særlig stærkt særpræg.
Andet spørgsmål
59. Hverken den portugisiske regering eller Kommissionen har behandlet spørgsmålet om, hvorvidt bestemmelserne i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, såfremt de skal fortolkes som begrænset til situationer, hvor varerne ikke er af samme art, desuagtet kan suppleres af nationale bestemmelser, der på andet grundlag giver velkendte varemærker en beskyttelse mod (nyere) varemærker eller tegn, der bruges for identiske eller lignende varer. Davidoff argumenterer med styrke for et bekræftende svar, mens Gofkid og Det Forenede Kongeriges regering er af den modsatte opfattelse.
60. Davidoffs argumentation er i det væsentlige baseret på direktivets tredje og niende betragtning: »[D]et forekommer for tiden ikke nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, men det er tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion;« »for at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er det af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker for fremtiden nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener; dette forhindrer dog ikke medlemsstaterne i at yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse«. Ifølge Davidoff har direktivet således alene til formål at fastsætte præceptive regler for de tilfælde, hvor der foreligger en forvekslingsrisiko, og overlader det til medlemsstaternes frie skøn, om det er hensigtsmæssigt med en eventuel yderligere beskyttelse.
61. Jeg kan ikke være enig i denne fortolkning. Ikke alene finder den ingen støtte i direktivets bestemmelser - hvilket Davidoff selv erkender - men den går også på tværs af udtalelsen i syvende betragtning, ifølge hvilken »registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selv mærket, f.eks. at mærket mangler det fornødne særpræg, eller for så vidt angår konflikter mellem mærket og ældre rettigheder skal angives på udtømmende vis, også selv om visse af disse grunde blot nævnes som en mulighed for medlemsstaterne, der således kan bevare eller medtage de pågældende grunde i deres lovgivning« (min fremhævelse).
62. Det synes derfor klart, at det var fællesskabslovgivers hensigt at begrænse den fakultative ordning for udvidet beskyttelse til de tilfælde, der fremgår af de relevante direktivbestemmelser. Hvis dette ikke havde været tilfældet, ville der faktisk ikke have været megen mening i at angive de nærmere enkeltheder vedrørende den beskyttelse, der kan ydes i medfør af artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2. Som de står, fastlægger disse bestemmelser ganske klart grænserne for det skøn, som medlemsstaterne har.
63. Det er i den forbindelse igen væsentligt at bemærke, at det kan nægtes at registrere et EF-varemærke, hvis der foreligger en ældre ret i en af medlemsstaterne. Såfremt hver enkelt medlemsstat havde ret til at indføre den yderligere beskyttelse, den fandt passende, ville der således være en meget stor risiko for, at hele den opbyggede ordning med et EF-varemærkesystem ville blive ødelagt, hvilket også ville gælde den med direktivet selv tilsigtede tilnærmelse, hvorved handelshindringer og konkurrencefordrejninger skal forhindres af hensyn til det indre marked .
64. Det fremgår endvidere af Domstolens faste praksis , at direktivets artikel 5-7 indebærer en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket. Det samme må i hvert fald gælde for artikel 4, stk. 4, litra a), hvis denne bestemmelse da ikke skal fortolkes i modstrid med den praktisk talt identiske ordlyd af artikel 5, stk. 2.
65. Ganske vist anfører Bundesgerichtshof i sine præmisser, at det andet spørgsmål navnlig drejer sig om, hvorvidt supplerende nationale bestemmelser om beskyttelse mod illoyal konkurrence kan finde anvendelse. Og det fremgår af direktivets sjette betragtning, at det »[ikke] udelukker [...] at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de der gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse«.
66. Jeg bemærker imidlertid - helt bortset fra, at den nationale domstols spørgsmål ikke specifikt vedrører dette punkt, som heller ikke er blevet behandlet i indlæggene for Domstolen - at artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, efter min mening omhandler en bestemt form for illoyal konkurrence. I overensstemmelse med sjette betragtning angiver de de former for national lovgivning om illoyal konkurrence, som det under de beskrevne omstændigheder ikke er udelukket at bringe i anvendelse på varemærker. På den baggrund synes det nærliggende, at lovgiver ikke ønskede at tillade, at andre, mere vidtrækkende bestemmelser af denne art kan finde anvendelse under disse omstændigheder. Hvis dette havde været hensigten, ville lovgiver enten have sagt det udtrykkeligt eller ikke have præciseret, hvilke typer af lovgivning der accepteres.
67. Svaret på det andet spørgsmål må derfor efter min opfattelse være benægtende.
Forslag til afgørelse
68. Jeg foreslår Domstolen at besvare de af Bundesgerichtshof stillede spørgsmål således:
Den valgfrie beskyttelse i henhold til artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104/EØF omfatter kun de tilfælde, hvor de pågældende varer eller tjenesteydelser ikke er af samme art som dem, for hvilke der er registreret et (ældre) varemærke. Såfremt varerne eller tjenesteydelserne er af samme art, tilkommer det de nationale retter at vurdere, om der i lyset af Domstolens praksis vedrørende den beskyttelse, der tilkommer varemærker med et særlig stærkt særpræg, foreligger en risiko for forveksling i henhold til artikel 4, stk. 1, henholdsvis artikel 5, stk. 1.
De i artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, nævnte registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde, som denne valgfrie beskyttelse kan ydes for, er formuleret udtømmende og må ikke suppleres af nationale bestemmelser, hvorved renommerede varemærker beskyttes mod nyere tegn, der anvendes eller påtænkes anvendt for identiske eller lignende varer eller tjenesteydelser.
Full & Egal Universal Law Academy