Conclusiones del abogado general
1. Según la Directiva sobre marcas, el titular de una marca válida puede evitar que un tercero use un signo o lo registre como marca si el signo a) es idéntico a su marca anterior y los productos o servicios de que se trate son idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior o b) es idéntico o similar a la marca anterior, los productos o servicios designados son también idénticos o similares y existe un riesgo de confusión por parte del público.
2. La Directiva permite también que los Estados miembros protejan al titular cuando el signo que el tercero pretende registrar o utilizar es, al menos, similar a la marca registrada pero se refiere a productos o servicios que no son similares a aquellos a los que se aplica la marca anterior, cuando esta marca goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso del signo sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos. La protección que puede concederse en tales casos no depende de que exista riesgo alguno de confusión.
3. Mediante la presente petición de decisión prejudicial el Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justicia) desea que se dilucide, esencialmente, a) si los Estados miembros pueden también conferir dicha protección adicional en los casos en que los productos o servicios pertinentes sean idénticos o similares, pero no exista riesgo de confusión, y/o b) si los únicos casos en que puede concederse la protección adicional son aquellos en que con el uso del signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o se pueda causar un perjuicio a la misma, o si pueden aplicarse también otras disposiciones nacionales -quizá las relativas a la competencia desleal-.
Fundamentos de Derecho
Normativa comunitaria
4. Con arreglo a su exposición de motivos, la finalidad de la Directiva consiste en aproximar las legislaciones sobre marcas de los Estados miembros en la medida en que -pero sólo en la medida en que- puedan obstaculizar la libre circulación de mercancías, falsear las condiciones de competencia y afectar directamente al funcionamiento del mercado interior. Por lo tanto, las marcas registradas deben gozar de la misma protección en todos los Estados miembros, sin perjuicio de que éstos tengan aún la facultad de conceder «una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre». La protección esencial conferida -cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca- es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, pero cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, en cuyo caso, el riesgo de confusión constituye la condición específica para tal protección.
5. El artículo 4, en su parte pertinente, establece:
«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad :
a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;
b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.
[...]
4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad, en los casos y en la medida en que:
a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior [...] y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;
[...]»
6. El artículo 5 contiene unas disposiciones paralelas que rezan del siguiente modo:
«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca o por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
[...]»
7. De las observaciones de la Comisión resulta que las disposiciones de los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, a pesar de su carácter facultativo según la Directiva, en realidad, han sido ejecutadas por los Estados miembros.
8. Tanto el artículo 4 como el artículo 5 contienen disposiciones en virtud de las cuales, tras la adaptación del ordenamiento jurídico nacional a la Directiva puede mantenerse la eficacia de algunos aspectos de ese ordenamiento jurídico, tal como estaban regulados con anterioridad a la referida adaptación. Con arreglo al artículo 4, apartado 6, cualquier Estado miembro puede disponer que las causas de denegación del registro o de nulidad vigentes antes de la adaptación del ordenamiento jurídico nacional a la Directiva se apliquen a las marcas cuyo registro se haya solicitado antes de dicha fecha. Y, según el artículo 5, apartado 4, puede establecer que, cuando no se pueda prohibir el uso de un signo con anterioridad a la fecha de adaptación del ordenamiento jurídico nacional a la Directiva, no podrá invocarse el derecho conferido por una marca (posterior) para impedir que se siga usando dicho signo.
9. Además, aunque no directamente controvertidos en el presente asunto, puede observarse que el artículo 8, apartados 1 y 5, y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria contienen disposiciones esencialmente idénticas a las del artículo 4, apartados 1 y 4, letra a), y del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva, respectivamente. Por otra parte, si una marca nacional entra en conflicto con una marca comunitaria anterior que goce de renombre en la Comunidad, el artículo 4, apartado 3, de la Directiva establece en términos esencialmente idénticos a los del artículo 4, apartado 4, letra a), que debe denegarse su registro o puede declararse su nulidad si los productos o servicios de que se trate no son similares.
Normativa alemana
10. Con anterioridad a la adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva, se denominaba a la Ley de marcas alemana la Warenzeichengesetz; actualmente ya ha sido sustituida por la Markengesetz, que entró en vigor el 1 de enero de 1995. El artículo 9, apartado 1, números 1 a 3, de la Markengesetz adapta el ordenamiento jurídico interno al artículo 4, apartados 1 y 4, letra a), de la Directiva, mientras que el artículo 14, apartado 2, números 1 a 3, adapta dicho ordenamiento jurídico al artículo 5, apartados 1 y 2, en ambos casos en términos esencialmente similares a los de la Directiva.
11. La Markengesetz establece también disposiciones transitorias que reproducen las de la Directiva. El artículo 153, apartado 1, dispone, esencialmente, que no podrán invocarse los derechos conferidos por la nueva normativa contra una marca que ya existiera antes del 1 de enero de 1995, en el caso de que, según la anterior legislación, esta marca no hubiera podido ser objeto de una acción de nulidad, y el artículo 163, apartado 1, agrega que no puede prosperar un procedimiento cuyo objeto sea la anulación de un registro practicado antes del 1 de enero de 1995 excepto si fuera procedente con arreglo tanto a la antigua como a la nueva normativa.
12. Con arreglo a la resolución de remisión, antes de 1995, según las disposiciones pertinentes de la Warenzeichengesetz, en relación con las de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley que prohíbe la competencia desleal), el titular de una marca podía impedir el uso o el registro de un signo similar a su marca, en el caso de que ésta fuera notoriamente conocida de los sectores interesados del público, gozara de un renombre y prestigio especiales y, por lo tanto, tuviera para dicho titular un valor especial, si el parecido entre el signo y la marca anterior se debía a un acto voluntario, no fundado en exigencia imperativa alguna.
El procedimiento
13. Davidoff & Cie SA y Zino Davidoff SA (conjuntamente, «Davidoff») son dos sociedades suizas relacionadas entre sí, a nombre de las cuales existe un registro internacional de la marca «Davidoff», como marca figurativa, con una escritura caligráfica subrayada basada en un tipo normalizado de caracteres conocido como «escritura inglesa» (o «Englische Schreibschrift», en alemán), pero algo distinta:
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14. En Alemania, los registros fueron efectivos desde el 28 de enero de 1982 y el 3 de agosto de 1989, respectivamente. Abarcan, entre otros, los productos de las clases 14 y 34 de la clasificación de Niza. La clase 14 se refiere a los «metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos»; la clase 34 se refiere a «tabaco; artículos para fumadores; cerillas». Según parece, los primeros son comercializados principalmente por Davidoff & Cie SA, y los últimos -en particular, puros- por Zino Davidoff SA.
15. Gofkid Ltd («Gofkid») es una sociedad de Hong Kong titular de una marca figurativa registrada en Alemania, que data de 1991, y que consiste en la palabra «Durffee» trazada en escritura inglesa (también ligeramente modificada), aunque no subrayada, precedida de dos letras «D» mayúsculas -una más reducida inserta en el ángulo superior derecho de otra mayor- de estilo más simple. Abarca también, entre otros, los productos de las clases 14 y 34, y tiene la siguiente forma:
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16. Es considerable la importancia de Davidoff, gracias al prestigio vinculado a la calidad de los productos que vende con su marca registrada y el renombre que de ello se deriva para la marca. Estima que existe intencionalidad en el diseño de la marca «Durffee» para aprovecharse de dicho renombre mediante la semejanza caligráfica, en particular, en la letra mayúscula «D» y las dos «ff» del nombre, y, al mismo tiempo, le causa un perjuicio porque los productos vendidos con la marca «Durffee» son más baratos y de inferior calidad, o, al menos, así son percibidos. Por ello, en primer lugar, Davidoff se opuso al registro de «Durffee» por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas y, en segundo lugar, tras la desestimación de dicha oposición mediante las resoluciones de 17 de febrero de 1993 y de 28 de agosto de 1995, entabló un procedimiento judicial en 1996, con el fin de que se ordenara a Gofkid la cesación del uso de la marca «Durffee» y que accediera a su retirada o anulación.
17. Esta acción de Davidoff no prosperó, siendo desestimada tanto en primera instancia como en apelación, y actualmente se encuentra en sede de casación ante el Bundesgerichtshof. En la resolución de remisión este órgano jurisdiccional considera (en desacuerdo con el tribunal de apelación del que es su superior jerárquico) que existe una clara similitud entre ambas marcas, pero que es preciso realizar ulteriores apreciaciones de hecho con el fin de determinar correctamente si existe un riesgo de confusión entre ellas. Sin embargo, considera asimismo que, según la legislación alemana anterior a 1995, según los hechos probados, Davidoff habría podido prohibir el uso de la marca «Durffee», incluso aunque no hubiera habido riesgo de confusión; actualmente no tiene tal derecho, sin embargo, excepto si con arreglo a la normativa vigente y, por consiguiente, a la Directiva, pudiera imponer tal prohibición.
18. Tras examinar los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva, el Bundesgerichtshof considera que necesita una orientación adicional para su interpretación. Según su formulación, dichas disposiciones son de aplicación únicamente en el caso de que los productos o servicios de que se trate no sean similares, pero podría discreparse de esta interpretación; según parece, importa más evitar que se obtenga una ventaja desleal de las marcas renombradas cuando los productos o servicios de que se trate son similares que cuando no lo son. Podría ser significativo a este respecto, al determinar si existe un riesgo de confusión, el hecho de que pueda compensarse un grado inferior de similitud entre las marcas con un grado superior de similitud entre los productos que designan, y a la inversa. Si las disposiciones deben interpretarse según su sentido literal, se plantea el problema de si limitan la protección continuada de las marcas renombradas, según la legislación nacional, a los motivos que mencionan, o si permiten la existencia de otras disposiciones nacionales complementarias (especialmente contra la competencia desleal) para proteger las marcas renombradas contra signos posteriores que se usen o que se pretendan utilizar en relación con productos idénticos o similares.
19. En consecuencia, el Bundesgerichtshof suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:
«1) ¿Deben interpretarse (y, en su caso, aplicarse) los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en el sentido de que facultan a los Estados miembros para establecer una protección más amplia en favor de las marcas renombradas en los casos en que la marca posterior se use o se pretenda usar para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior?
2) ¿Regulan de forma exhaustiva los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva sobre marcas, en cuanto a los motivos que mencionan (uso realizado sin justa causa del que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o se cause perjuicio a los mismos) los supuestos en que la legislación nacional puede integrar disposiciones que protejan las marcas renombradas, o pueden dichos artículos ser complementados mediante normas de carácter nacional de protección de las marcas renombradas contra signos posteriores que se usen o que se pretendan usar en relación con productos o servicios idénticos o similares?»
20. Las partes, el Gobierno portugués y la Comisión han presentado observaciones escritas. Las partes, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión han formulado observaciones orales en la vista.
La primera cuestión
Ámbito
21. Davidoff ha cuestionado el significado de la primera cuestión del Bundesgerichtshof al señalar que puede adolecer de una redacción imprecisa. Considera que la cuestión debería interpretarse en el sentido de que pretende que se dilucide si los Estados miembros pueden conferir una protección más amplia a las marcas renombradas en el caso de que los productos de que se trate sean similares pero no exista similitud entre las dos marcas, o entre el signo y la marca, según los casos.
22. A mi juicio, no es ésta la interpretación correcta de la cuestión.
23. Es cierto que la resolución de remisión evoca la posibilidad de que los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva puedan permitir que se confiera protección en el caso de que la falta de riesgo de confusión se derive de la falta de similitud entre las marcas, así como en el caso de que se derive de la falta de similitud entre los productos. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente tiene el claro convencimiento de que las marcas «Durffee» y «Davidoff» son similares y de que su pronunciamiento dependerá de si Davidoff puede fundar una pretensión en dicha similitud. Descarta expresamente la hipótesis de que no exista similitud entre ambas marcas, pero plantea la cuestión de si la protección permitida por la Directiva en casos en los que los productos no sean similares puede extenderse por analogía (y a fortiori) a aquellos casos en que sí sean similares. En su exposición el Bundesgerichtshof se pregunta incluso si es necesaria la similitud entre las marcas en el caso de que se haya demostrado que existe similitud entre los productos, pero en sus cuestiones no se hace referencia a esta conjetura.
24. Por consiguiente, a la luz de lo que antecede, debe considerarse que mediante la primera cuestión se pregunta si la protección más amplia que permiten los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, puede conferirse en el caso de que los productos o servicios de que se trate sean similares, del mismo modo que en el caso en que no lo son. A mi juicio, no existe razón alguna para suponer que, para resolver el asunto de que conoce, el Bundesgerichtshof también necesita o desea que se dilucide si el criterio de similitud entre productos y el de similitud entre marcas, o entre marca y signo, son sustituibles entre sí a la hora de interpretar dichas disposiciones, aunque podría haber sido así si aquél hubiera coincidido con los tribunales de primera instancia y de apelación en que la similitud entre las marcas «Durffee» y «Davidoff» era insuficiente, en el sentido de la Directiva.
25. En cualquier caso, no parece que sea congruente con el sistema de la Directiva, ni con los principios que informan la protección de las marcas en general, que el titular de una marca, cualquiera que sea su renombre, pueda impedir que terceros usen o registren un signo o una marca que no sea similar a aquélla, con respecto a productos similares. Y en el caso de que el uso sin justa causa de un signo o de una marca competidores sea de tal naturaleza que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca protegida, o se cause un perjuicio a ésta, considero que deberá haber un grado suficiente de similitud entre ambos.
Sobre el fondo del litigio
26. Davidoff, el Gobierno portugués y la Comisión sostienen claramente el criterio, que el órgano jurisdiccional nacional parece inclinado a adoptar, de que los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva, dado que permiten que se proteja una marca renombrada contra el uso de marcas o signos similares para productos que no son similares a aquellos para los que la marca está registrada, con mayor razón deben permitir también dicha protección en el caso de que los productos sean similares. Sin embargo, Gofkid y el Gobierno del Reino Unido formulan algunos razonamientos que propugnan una interpretación más estricta de dichas disposiciones; en particular, alegan que los términos son claramente limitados y que no es necesario ni deseable ampliar la protección ya permitida.
27. La opinión anterior resulta claramente atractiva. El tenor literal de la Directiva parece que presenta una laguna en lo que a la protección de las marcas renombradas se refiere.
28. Como a cualesquiera otras marcas, se aplican a las mencionadas los artículos 4, apartado 1, letras a), y b), y 5, apartado 1, letras a), y b), además de tener sus disposiciones específicas propias en los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2. Por consiguiente, se hallan protegidas contra i) cualesquiera marcas o signos idénticos utilizados para productos idénticos, ii) cualesquiera marcas o signos idénticos o similares utilizados para productos similares y cualesquiera marcas o signos similares utilizados para productos idénticos, siempre que exista un riesgo de confusión, y iii) cualesquiera marcas o signos idénticos o similares utilizados para productos que no sean similares, tanto si existe un riesgo de confusión como si no existe, siempre que el uso se realice sin justa causa y se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se cause un perjuicio a los mismos.
29. Con todo, parece que ninguna disposición contempla el caso en que la marca o el signo competidor sea similar a la marca renombrada y su uso -con respecto a productos que son similares a los designados por dicha marca- se realiza sin justa causa y se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de ésta o causa un perjuicio a la misma, excepto si existe un riesgo de confusión. Si puede conferirse la protección en circunstancias comparables, a pesar de que no exista ningún riesgo de confusión, en el caso de que los productos no sean similares, ¿seguramente el legislador no puede haber pretendido excluir dicha protección cuando lo son?
30. Por otra parte, según parece, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sustenta en cierto modo el criterio de que la protección que permiten los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, cuando los productos de que se trate no son similares es una ampliación de la protección comparable de que se puede disfrutar cuando lo son. En el asunto Sabel, el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, permiten al titular de una marca que goce de renombre prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión «ni siquiera cuando» los productos de que se trate no sean similares. Y en la sentencia General Motors, señaló nuevamente que la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, se aplica «incluso» cuando las marcas se utilizan para productos no similares.
31. Sin embargo, el uso de los términos «incluso en el supuesto de que/cuando» en dichos pasajes no necesariamente debe entenderse que significa «incluso en los casos en que», es decir «en los casos en que los productos sean similares y también en los casos en los que no lo sean». Podría también considerarse notoria la diferencia que puso de relieve el Tribunal de Justicia en la sentencia Canon: «A diferencia de lo que prevé [...] la letra a) del apartado 4 del artículo 4, que se refiere expresamente a los casos en que los productos o servicios no son similares, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 prevé que el riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son idénticos o similares.» Además, estas afirmaciones no contienen apreciaciones de Derecho en las que se sustenten las sentencias recaídas en los dos asuntos mencionados, sino que se trata más bien de comentarios sobre extremos conexos; en ninguno de los dos asuntos la utilización de los términos «ni siquiera/incluso» por el Tribunal de Justicia resulta pertinente en relación con el que ahora es objeto de examen. El Tribunal de Justicia aún no ha examinado específicamente la cuestión que se plantea en el presente asunto, y considero conveniente proceder a su examen de un modo bastante más minucioso.
32. En primer lugar, en dicho contexto, tienen un valor considerable las alegaciones formuladas por Gofkid y el Gobierno del Reino Unido para aclarar el tenor literal de las disposiciones de que se trata.
33. Los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva se refieren expresamente a signos y marcas usados para «productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca [anterior]», sin ofrecer matiz alguno como el que resultaría de la inclusión de términos del tipo «incluso» o «incluido». Tampoco contiene la exposición de motivos ninguna indicación de que deban interpretarse las disposiciones en el sentido de que estén comprendidos en su ámbito de aplicación los productos o servicios similares.
34. Cuando una disposición legislativa es clara, en principio, no hay ninguna necesidad ni resulta conveniente trascender los términos utilizados. Dicho lo anterior, sin embargo, en el presente asunto, los trabajos que culminaron con la adopción de la Directiva -íntimamente relacionados con la elaboración del Reglamento- contribuyen a sostener una interpretación literal.
35. En las propuestas iniciales de la Directiva y del Reglamento, presentadas al Consejo el 25 de noviembre de 1980, en principio, la protección debía conferirse únicamente respecto al registro o al uso para productos idénticos o similares. Sólo en el Reglamento apareció una excepción con respecto a las marcas renombradas, pero se limitó al uso efectivo de un signo o una marca conflictivo «para productos o servicios que no sean similares». En el texto finalmente adoptado se incorporó dicha excepción con el fin de que la protección englobara el registro de una marca comunitaria conflictiva en las mismas circunstancias, pero ni la propuesta de Directiva inicial ni la modificada contenían tal disposición. La razón de esta voluntaria omisión se proporcionó en la exposición de motivos; se pretendía que los titulares de marcas renombradas que desearan una mayor protección debían conseguirla a través de su registro como marca comunitaria.
36. La formulación que finalmente se adoptó en los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, para permitir que tal protección fuera decidida por los Estados miembros fue la misma que se utilizó en todos los proyectos del Reglamento -«para productos o servicios que no sean similares»- aunque en su dictamen el Comité Económico y Social había recomendado que, al igual que el Reglamento, la Directiva debía especificar que los signos similares a marcas renombradas «tampoco podrán utilizarse para productos que no sean similares». Por lo tanto, a pesar de tener ante sí la sugerencia de que la protección de que se trata debía ampliarse para su aplicación a productos tanto similares como no similares, el legislador eligió una formulación que únicamente se refieren a productos no similares. Esta circunstancia, junto con el hecho de que las disposiciones fueron añadidas en una fase avanzada, no obstante la intención básica de conferir la protección sólo en el supuesto de que se tratara de productos idénticos y similares, milita en favor de una interpretación literal.
37. En estas circunstancias, parece evidente que el legislativo quiso decir precisamente lo que dijo, y nada más. Sólo una argumentación especialmente contundente podría, a mi juicio, justificar una interpretación distinta tanto de la intención como de la formulación inequívoca de la norma.
38. Quizá podría formularse tal argumentación si existiera una laguna evidente en la protección de las marcas renombradas, y, en particular, la Comisión considera que existe dicha laguna, tal como se ha destacado anteriormente. Si ello es así, podrían entonces existir motivos suficientes para interpretar las disposiciones de la Directiva en un sentido amplio con el fin de colmar la laguna.
39. Por el contrario, Gofkid y el Reino Unido alegan que no existe tal laguna en lo que atañe a la protección y que la que ya se confiere es suficiente.
40. Según una parte de la argumentación del Reino Unido, si el uso de una marca o de un signo similar para productos no similares se realiza sin justa causa y con ello se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca renombrada anterior, o se causa un perjuicio a la misma, su uso para productos similares dará lugar normalmente a un riesgo de confusión que estará comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra b), o en el del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva.
41. Sin embargo, aunque ello puede fácilmente ocurrir, el hecho de considerar que siempre es así aboca peligrosamente a la presunción de que, en el supuesto de que una marca sea renombrada, el riesgo de confusión puede inferirse siempre que se utilice una marca similar para productos similares. El Tribunal de Justicia rechazó esta posibilidad en la sentencia Marca Mode en el supuesto de que exista un riesgo de asociación, apreciación que puede tener más valor en el caso de que no se dé riesgo alguno de asociación.
42. En cualquier caso, estoy de acuerdo en que, en realidad, no existe ninguna verdadera laguna en lo que a protección se refiere. No obstante, podría considerarse que existe una laguna, por ejemplo, en el caso de que el uso de una marca o signo similar se aprovechara del uso de una marca anterior pero que rehusara expresamente cualquier relación con ésta, excluyendo, pues, en principio, un riesgo de confusión. No obstante, incluso en tales casos, a pesar de la primera impresión, puede existir un riesgo de confusión. Si ello es así, las marcas renombradas, estarán protegidas como cualquier otra marca, sin que exista razón alguna para conferirles una doble protección, de carácter optativo, con arreglo al artículo 4, apartado 4, letra a), o al artículo 5, apartado 2. Sin embargo, si ello no es así, ¿significa esto que, en las circunstancias expresadas, dichas marcas quedarán desprotegidas entre los dos baluartes relativos a, por una parte, los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, y, por otra, los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2?
43. No lo creo. A mi juicio no es difícil interpretar dichas disposiciones en el sentido de que confieren una protección continua, sin ir más allá de su tenor literal.
44. Resulta patente del sistema de la Directiva, y se indica claramente en el décimo considerando de su exposición de motivos, que el riesgo de confusión [...] constituye la condición específica de la protección básica, obligatoria, según el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 1. [Debe admitirse que los artículos 4, apartado 1, letra a), y 5, apartado 1, letra a), no imponen expresamente dicho criterio sino que, como ya expliqué en mis conclusiones relativas al asunto LTJ Diffusion, se halla implícito en las condiciones para su aplicación].
45. Los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, confieren protección en algunas situaciones, que van desde la relativa a una identidad absoluta tanto entre productos como entre marcas, o entre marca y signo, a la de la mera similitud con respecto a ambos. En el supuesto de que no exista ninguna similitud entre marcas o entre la marca y el signo, parece claro, como he señalado anteriormente, que no existe motivo alguno para permitir que el titular de una marca protegida impida el uso de otra marca o signo, cualquiera que sea el grado de similitud o de no similitud entre los productos de que se trate. En tales circunstancias no puede ampliarse el grado de protección.
46. Sin embargo, en el supuesto de que se use una marca o un signo idéntico o similar para productos no similares, pueden existir situaciones en las que la protección esté justificada. Se encontrarán en tales situaciones sobre todo las marcas que, en sí mismas, gozan de un renombre, y no aquellas cuya única función sea garantizar el origen, y a ellas se refieren precisamente los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2. Pueden considerarse (sólo para tales marcas) una extensión de las distintas situaciones comprendidas (para todas las marcas) en los ámbitos de aplicación de los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, más allá del límite en el que desaparece la similitud de los productos afectados. Por lo tanto, las marcas renombradas no son objeto de un sistema de protección separado e independiente sino que más bien son objeto de la misma protección general conferida a todas las marcas, junto con una protección específica, complementaria y optativa.
47. No obstante, además de su carácter optativo para los Estados miembros y de limitarse a las marcas renombradas, la protección que confieren los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, depende de distintos criterios. Por una parte, ya no es preciso demostrar que existe algún riesgo de confusión pero, por otra, debe probarse que el uso de la marca o del signo competitivo se realiza sin justa causa y que se pretende obtener una ventaja desleal del carácter competitivo o del renombre de la marca protegida o se puede causar un perjuicio a la misma, criterio que no necesariamente debe cumplirse en el supuesto de que los productos sean similares. Por lo tanto, a mi juicio, no existe laguna alguna en la continuidad de la protección de las marcas renombradas sino que más bien, cuando se extiende más allá del límite relativo a la similitud entre productos (límite en el que la protección de las otras marcas cesa completamente), cambian los criterios que deben cumplirse.
48. Además, debe recordarse que incluso según los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, se garantiza a las marcas con un carácter distintivo especial -ya sea per se o por el renombre de que gozan entre el público- una protección mayor que a las demás marcas. En el asunto SABEL el Tribunal de Justicia consideró que la existencia de dicho carácter distintivo aumentaba el riesgo de confusión. Por consiguiente, dicho riesgo, aunque debe siempre apreciarse sobre la base de la prueba aportada ante el órgano jurisdiccional nacional, será más fácilmente demostrable incluso cuando el grado de similitud entre los productos de que se trate sea menor. Además, la protección conferida a las marcas renombradas es más amplia que la conferida a las demás marcas y refuerza la cobertura de lo que en otro caso podría percibirse como una laguna.
49. Los que defienden la teoría de la «laguna» podrían tener en mente una situación como la siguiente. Si un tercero usara el signo «Coca-Cola», o un signo similar, para un lubrificante industrial, la sociedad Coca-Cola podría impedir tal utilización sobre la base del artículo 5, apartado 2, de la Directiva si, como parece probable, no existiera ninguna justa causa para usar dicha marca para ese producto y si, como también parece posible, con su uso se obtuviera una ventaja desleal del renombre de «Coca-Cola», o se le causara un perjuicio. Si, no obstante, se usara dicho signo para un producto similar a Coca-Cola pero en circunstancias en las que no se diera riesgo alguno de confusión (por improbable que ello pueda parecer), ¿es seguro que se trataría de un resultado inesperadamente adverso si la sociedad perdiera el referido derecho a causa de la mayor similitud existente entre los productos?
50. Pero la respuesta se deduce de la interpretación que dio el Tribunal de Justicia en las sentencias SABEL, Canon y Marca Mode, tal como se destaca anteriormente. Mientras que, en sí mismos, no sería fácil confundir ambos productos, puede ser tal el renombre de la marca «Coca-Cola» en relación con las bebidas embotelladas que el público podría pensar que proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente, aunque, desde luego, se trataría de una cuestión de hecho que debería apreciarse sobre la base de la prueba practicada. Sólo las marcas con un carácter distintivo especial gozan de tal protección y, en el supuesto de que su carácter distintivo resulte de su renombre, esa protección garantiza el tránsito a la protección algo distinta propuesta con arreglo a los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva.
51. Por consiguiente, aunque puede existir una zona en la que una marca renombrada no esté protegida contra el uso de marcas o signos idénticos o similares -a saber, en el caso de que los productos de que se trate sean similares y no exista riesgo de confusión- la definición misma de dicha zona denota que es probable que en la práctica sea insignificante, y que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia limite aún más su ámbito de aplicación. Por lo demás, al no determinar voluntariamente dicha zona, el legislador puede haber expresado su intención de que el riesgo de confusión debería ser el criterio normal de protección. También pudo haber considerado que la zona de los productos no similares es aquella en la que los operadores malintencionados pueden fácilmente obtener una ventaja desleal de una marca renombrada, excepto cuando se confiere una mayor protección, mientras que sería considerablemente más difícil obtener tal ventaja en la zona de productos similares sin propiciar un riesgo de confusión.
52. Es cierto que, debido a la diferencia de naturaleza de los criterios sobre prueba que deben cumplirse con arreglo a ambos grupos de disposiciones, pueden presentarse algunas dificultades prácticas, en un número limitado de supuestos, en el caso de que exista una verdadera duda acerca de si los productos protegidos pueden considerarse similares o no. El titular de la marca renombrada puede tener que instar dos acciones judiciales alternativas, una con arreglo al artículo 4, apartado 1, o el artículo 5, apartado 1, y la otra con arreglo al artículo 4, apartado 4, letra a), o el artículo 5, apartado 2. Sin embargo, aunque se asuma su reticencia a actuar de esta manera, tal problema no parece insuperable, y resulta patente de la Directiva que la intención del legislador fue que se dieran criterios distintos en circunstancias diferentes.
53. A mi juicio, por consiguiente, la formulación de la Directiva es clara y no existe razón alguna que obligue a interpretarla de una manera contraria a su sentido inequívoco.
54. Al adoptar este punto de vista no es necesario considerar si, en aras de un mayor equilibrio, sería preferible que la protección controvertida englobara también casos en los que los productos de que se tratase fueran similares. Este análisis corresponde al legislador. Sin embargo, por una parte, ya he señalado el atractivo de un planteamiento a fortiori y, no obstante, por otra, Gofkid y el Reino Unido han manifestado que tal interpretación en modo alguno sería conveniente. Puede ser útil examinar brevemente estas últimas alegaciones.
55. Estimo muy convincente la alegación de Gofkid y del Reino Unido de que la propuesta interpretación en un sentido más amplio de los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, difuminaría los claros contornos de la protección conferida por la Directiva, que se basa esencialmente en la existencia de un riesgo de confusión, al permitir, en determinadas circunstancias, una protección coincidente o alternativa basada en otros criterios que, por consiguiente, conllevaría inseguridad jurídica. Los competidores que desearan usar marcas similares para productos similares (y debe recordarse que la naturaleza del producto puede justificar el grado de similitud entre marcas o incluso condicionarlo) no sólo deberían tener el convencimiento de que han evitado cualquier riesgo de confusión, sino que también deberían asegurarse de que no pueden ser demandados en virtud de los artículos 4, apartado 4, letra a), o 5, apartado 2. Tal resultado introduciría un lamentable grado de confusión en el propio sistema.
56. Como ha señalado el Gobierno del Reino Unido, es asimismo importante el efecto «repercusión» sobre las marcas comunitarias. Según el artículo 8, apartado 5, del Reglamento, debe denegarse el registro de un signo como marca comunitaria si una marca nacional anterior goza de un renombre en el Estado miembro de que se trate y, esencialmente, si se cumplen los requisitos del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva. Por lo tanto, una afirmación por parte de un órgano jurisdiccional nacional de un único Estado miembro en el sentido de que una marca goza de renombre en ese Estado y que con el uso de un signo competitivo se obtendría una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca en dicho Estado o se causaría un perjuicio a la misma, es suficiente para impedir el registro de ese signo competitivo como marca comunitaria. En tales circunstancias, no sería conveniente ampliar el ámbito de aplicación de los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva más allá de lo necesario.
57. En relación con ambas consideraciones, debe tenerse presente que la Directiva fue adoptada sobre la base del artículo 100 A del Tratado CE (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación) -y, por lo tanto, para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 7 A del Tratado CE (actualmente artículo 14 CE, tras su modificación), es decir, el establecimiento del mercado interior- y que su objetivo concreto es eliminar las disparidades que pueden obstaculizar la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. La interpretación de sus disposiciones de un modo no sólo contrario a su tenor literal sino que aumente el ámbito de aplicación para oponerse al uso o al registro de marcas o signos en circunstancias en las que no existe riesgo de confusión no resulta especialmente compatible con dichos objetivos.
58. Por consiguiente, en cuanto a la primera cuestión concluyo que la protección facultativa prevista en los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva se refiere únicamente a situaciones en las que los productos o servicios de que se trate no sean similares a aquellos para los que sea válida la marca (anterior). En el caso de que los productos o servicios sean similares, el órgano jurisdiccional nacional debe examinar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la protección de que gozan las marcas con carácter fuertemente distintivo, si existe un riesgo de confusión.
La segunda cuestión
59. Ni el Gobierno portugués ni la Comisión han mencionado la cuestión de si los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva, en el caso de que deban interpretarse en el sentido de que se limitan a situaciones relativas a productos no similares, pueden, no obstante, ser complementados mediante normas nacionales que confieran protección a las marcas renombradas por otros motivos contra marcas o signos (posteriores) usados para productos idénticos o similares. Davidoff propugna vehementemente una respuesta afirmativa, mientras que Gofkid y el Gobierno del Reino Unido opinan lo contrario.
60. El razonamiento de Davidoff se basa esencialmente en los considerandos tercero y noveno de la Directiva: «no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, siendo suficiente limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior»; «es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros; sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre». A juicio de Davidoff, la Directiva, por lo tanto, fue redactada con el fin de establecer normas obligatorias únicamente para casos en los que existiera un riesgo de confusión, reservando a la facultad discrecional de los Estados miembros cualquier protección más amplia.
61. No puedo estar de acuerdo con esta interpretación. No sólo no se sustenta -como admite Davidoff- en disposición alguna de la Directiva, sino que es contraria a lo enunciado en el séptimo considerando en el sentido de que «las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca, por ejemplo la ausencia de carácter distintivo, o relativas a las relaciones entre la marca y los derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera taxativa, aunque algunas de estas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros que podrán así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión» (el subrayado es mío).
62. Por consiguiente, parece evidente que el propósito del legislador fue que la protección facultativa más amplia se limitara a lo establecido en las disposiciones pertinentes. En realidad, si ello no hubiera sido así, no habría tenido mucho sentido concretar cualesquiera detalles sobre la protección que pudiera concederse con arreglo a los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2. En la situación actual, dichas disposiciones establecen muy claramente los límites de la facultad discrecional de que disponen los Estados miembros.
63. En este contexto, es asimismo importante señalar que el registro de una marca comunitaria puede denegarse si existe un derecho anterior en cualquiera de los Estados miembros. Si cada Estado miembro pudiera establecer libremente la protección complementaria que quisiera, existiría el considerable peligro de ver cómo se frustra la estructura íntegra del sistema de la marca comunitaria, así como el objetivo armonizador de la propia Directiva, que consiste en evitar los obstáculos al intercambio de mercancías y el falseamiento de la competencia con el fin de salvaguardar los intereses del mercado interior.
64. Además, como el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente, los artículos 5 a 7 de la Directiva contienen una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca. Lo mismo puede decirse, al menos, respecto al artículo 4, apartado 4, letra a), salvo que deba interpretarse en el sentido de que se opone al tenor prácticamente idéntico del artículo 5, apartado 2.
65. Debe admitirse que, en su razonamiento, el Bundesgerichtshof indica que mediante su segunda cuestión pretende, concretamente, que se dilucide, si es posible la adopción de disposiciones nacionales complementarias para la protección contra la competencia desleal; y, con arreglo a su sexto considerando, la Directiva «no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores».
66. Sin embargo -dejando aparte el hecho de que la cuestión del órgano jurisdiccional nacional no se refiere concretamente a dicho aspecto, el cual, por lo demás, no ha sido mencionado en las alegaciones formuladas ante el Tribunal de Justicia- a mi juicio, los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, son de aplicación a determinado tipo de competencia desleal. En consonancia con el sexto considerando, especifican los tipos de disposiciones nacionales relativas a la competencia desleal cuya aplicación a las marcas no queda excluida en las circunstancias expuestas. Así las cosas, parece posible que no fue la intención del legislador que pudieran autorizarse otras disposiciones más amplias de esta naturaleza para su aplicación en dichas circunstancias; si ésta hubiera sido su intención, lo habría hecho constar así expresamente o no habría precisado el tipo de disposición permitida.
67. Por consiguiente, a mi juicio, la segunda cuestión debe responderse en sentido negativo.
Conclusión
68. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda al Bundesgerichtshof del siguiente modo:
La protección facultativa prevista en los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, se refiere únicamente a situaciones en las que los productos o servicios de que se trate no sean similares a aquellos para los que sea válida la marca (anterior). En el caso de que los productos o servicios sean similares, el órgano jurisdiccional nacional debe examinar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la protección de que gozan las marcas con carácter fuertemente distintivo, si existe un riesgo de confusión con arreglo a los artículos 4, apartado 1, o 5, apartado 1, según los casos.
Los motivos previstos en los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, para que pueda concederse dicha protección facultativa, tienen carácter taxativo y no pueden complementarse mediante disposiciones nacionales para la protección de marcas renombradas contra signos posteriores que se usen o que deban usarse para productos o servicios idénticos o similares.
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