Conclusões do Advogado-Geral
1. Nos termos do disposto na directiva sobre direito das marcas , o titular de uma marca registada válida deve poder impedir terceiros de usar um sinal ou de o registar como marca: a) se a marca for idêntica à sua marca anterior e se os produtos ou serviços em causa forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais essa marca está protegida, ou b) se for idêntica ou semelhante à marca anterior, se os produtos ou serviços cobertos pela marca forem igualmente idênticos ou semelhantes e se existir um risco de confusão por parte do público.
2. A directiva autoriza igualmente os Estados-Membros a conceder protecção ao titular da marca quando o sinal que o terceiro pretende registar ou usar for, pelo menos, semelhante à marca registada, mas respeitante a produtos ou serviços não semelhantes àqueles para os quais a marca anterior é válida, quando esta gozar de prestígio no Estado-Membro em causa e o uso indevido do sinal puder tirar, sem justo motivo, indevidamente partido ou causar prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior. A protecção que pode ser concedida nestes casos não está dependente do risco de confusão.
3. Com o presente pedido de decisão prejudicial, o Bundesgerichtshof alemão (tribunal de justiça federal) pretende saber, no essencial, a) se os Estados-Membros também podem conceder essa protecção suplementar quando os produtos ou serviços em causa forem idênticos ou semelhantes, mas não exista qualquer risco de confusão e/ou b) se os únicos casos em que a protecção suplementar pode ser concedida são aqueles em que o uso do sinal poderia implicar um benefício indevido ou causar prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior, ou se outras normas nacionais - por hipótese, as respeitantes à concorrência desleal - também podem ser aplicadas.
Enquadramento legislativo
Legislação comunitária
4. Segundo se afirma no seu preâmbulo, a finalidade da directiva é aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas susceptíveis - mas apenas na medida em que o sejam efectivamente - de entravar a liberdade do comércio, de distorcer a concorrência e de afectar directamente o funcionamento do mercado interno . As marcas registadas devem, portanto, gozar da mesma protecção em todos os Estados-Membros, embora estes últimos possam ainda garantir «uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio» . A protecção de base concedida - cuja função é, designadamente, garantir a marca como uma indicação de origem - é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e os produtos ou serviços, mas aplica-se igualmente em caso de similitude entre a marca e o sinal e os produtos ou serviços, casos estes em que o risco de confusão é a condição específica para a concessão da protecção .
5. Na parte ora pertinente, o artigo 4.° da directiva prevê:
«1. O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efectuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:
a) Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;
b) Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior.
[...]
4. Os Estados-Membros podem igualmente prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efectuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que:
a) A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca nacional anterior [...] e se destine a ser ou tiver sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio no Estado-Membro em questão e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los;
[...]»
6. O artigo 5.° prevê, em paralelo:
«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:
a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.
2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na sua vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.
[...]»
7. Deduz-se das observações da Comissão que as disposições dos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, sendo embora de aplicação facultativa, foram postas em prática por todos os Estados-Membros.
8. Os artigos 4.° e 5.° prevêem que possam continuar a vigorar, depois da transposição da directiva, algumas disposições da lei nacional já vigentes antes dessa transposição. Nos termos do disposto no artigo 4.° , n.° 6, um Estado-Membro pode prever que os motivos de recusa ou de nulidade em vigor antes da data da transposição da directiva se apliquem às marcas cujo pedido de registo tenha sido apresentado antes dessa data. E, segundo o artigo 5.° , n.° 4, um Estado-Membro pode prever que, quando o uso de um sinal não pudesse ser proibido antes da data de transposição, os direitos conferidos pela marca (posterior) não possam servir de fundamento para impedir a continuação do uso do sinal.
9. Registe-se ainda que, embora estes artigos não estejam aqui directamente em causa, os artigos 8.° , n.os 1 e 5, e 9.° , n.° 1, do regulamento sobre a marca comunitária têm disposições idênticas, no essencial, às dos artigos 4.° , n.os 1 e 4, alínea a), e 5.° , n.os 1 e 2, da directiva, respectivamente. Além disso, se uma marca nacional estiver em conflito com uma marca comunitária anterior que goze de prestígio na Comunidade, o artigo 4.° , n.° 3, da directiva prevê, em termos substancialmente idênticos aos do artigo 4.° , n.° 4, alínea a), que o respectivo registo seja recusado ou declarado nulo no caso de os produtos ou serviços em causa não serem semelhantes.
Legislação alemã
10. Antes da transposição da directiva, a lei sobre marcas alemã era conhecida como Warenzeichengesetz. A Warenzeichengesetz foi entretanto substituída pela Markengesetz, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995 . O § 9-1, n.os 1 a 3, da Markengesetz transpõe os n.os 1 e 4, alínea a), do artigo 4.° da directiva e o § 14-2, n.os 1 a 3, os n.os 1 e 2 do artigo 5.° , em ambos os casos em termos substancialmente semelhantes aos da directiva.
11. A Markengesetz também estabelece disposições transitórias que reflectem as da directiva. O § 153, n.° 1, prevê, no essencial, que os direitos conferidos pela nova legislação não poderão ser invocados contra uma marca que já existisse antes de 1 de Janeiro de 1995, se essa marca não pudesse ser impugnada nos termos da legislação anterior, e o § 163, n.° 1, acrescenta que os processos para declaração de nulidade de um registo efectuado antes de 1 de Janeiro de 1995 não podem obter ganho de causa se não encontrarem fundamento tanto na antiga como na nova legislação.
12. Segundo o despacho de reenvio, até 1995, por aplicação das disposições pertinentes da Warenzeichengesetz, conjugadas com as da Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lei de proibição da concorrência desleal), o titular de uma marca podia impedir o uso ou o registo de um sinal semelhante à sua marca, caso esta fosse famosa no segmento do público visado, gozasse de uma reputação e de um prestígio especiais, sendo por isso de grande valor para o respectivo titular, se o sinal fosse deliberadamente e sem qualquer necessidade imperiosa concebido de modo a ficar semelhante à marca anterior.
Tramitação processual
13. A Davidoff & Cie SA e a Zino Davidoff SA (a seguir, em conjunto, «Davidoff») são duas sociedades suíças interligadas, em cujos nomes a marca «Davidoff» se encontra registada a nível internacional, como marca figurativa num tipo de letra sublinhado baseado num tipo normalizado designado por «English 157» (ou «Englische Schreibschrift», em alemão), embora ligeiramente diferente deste:
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14. Na Alemanha, os registos produzem efeitos desde 28 de Janeiro de 1982 e 3 de Agosto de 1989, respectivamente. Abrangem designadamente produtos das classes 14 e 34 da classificação de Nice . A classe 14 é a dos «[m]etais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos». A classe 34 abrange «[t]abaco; artigos para fumadores; fósforos». Os primeiros são, ao que parece, comercializados principalmente pela Davidoff & Cie SA, e os segundos - especialmente os charutos - pela Zino Davidoff SA.
15. A Gofkid Ltd (a seguir «Gofkid») é uma sociedade de Hong Kong, titular de uma marca figurativa registada na Alemanha em 1991 e que consiste na palavra «Durffee» escrita em «English 157» (também, neste caso, ligeiramente modificado), mas não sublinhada, precedida por dois «D» maiúsculos - um «D» mais pequeno inserido no canto superior direito de um «D» maior - num estilo mais simples. Abrange, também neste caso, designadamente produtos das classes 14 e 34, e tem o seguinte aspecto:
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16. A Davidoff atribui muito valor ao prestígio associado à qualidade dos produtos que vende com a sua marca registada e ao prestígio que daí advém para a marca. A Davidoff considera que a marca «Durffee» foi deliberadamente concebida por forma a tirar partido desse prestígio através da similitude da letra, especialmente do «D» maiúsculo e do duplo «f» do nome, e que, ao mesmo tempo, a prejudica porque os produtos vendidos com a marca «Durffee» são mais baratos e de qualidade inferior, ou, pelo menos, apreendidos como tal. Por isso, a Davidoff, primeiro, opôs-se ao registo de «Durffee» pelo serviço alemão de marcas e patentes e, a seguir, na sequência do indeferimento da sua oposição por decisões de 17 de Fevereiro de 1993 e 28 de Agosto de 1995, intentou, em 1996, uma acção, pedindo que a Gofkid fosse condenada a renunciar ao uso da marca «Durffee» e que esta fosse cancelada ou declarada nula.
17. A Davidoff não obteve ganho de causa nem na primeira instância nem no recurso que interpôs da decisão desta e agora recorre sobre uma questão de direito para o Bundesgerichtshof. No despacho de reenvio, este tribunal considera (em desacordo com o tribunal de recurso inferior) que as duas marcas são claramente semelhantes, mas que são necessários mais elementos de facto para determinar correctamente se há risco de confusão entre elas. Entende, no entanto, também que, segundo a legislação alemã anterior a 1995 teria sido reconhecido à Davidoff, com base nos factos provados, o direito de impedir o uso da marca «Durffee», mesmo sem risco de confusão; porém, esse direito já não poderia agora ser-lhe reconhecido, a menos que pudesse sê-lo igualmente por aplicação da legislação actual e, portanto, em conformidade com a directiva.
18. Tendo analisado os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva, o Bundesgerichtshof considera que necessita de mais apoio para os interpretar. Segundo a sua letra, estes preceitos aplicam-se apenas quando não há semelhança entre os produtos ou serviços em causa, mas esta interpretação pode ser contestada: parece mais importante, e não menos, evitar que se tire indevidamente partido de marcas famosas quando os produtos em causa são semelhantes do que quando não o são. Pode ganhar relevo neste contexto, para apurar se existe risco de confusão, que um grau reduzido de semelhança entre as marcas possa ser compensado por um grau mais elevado de semelhança entre os produtos para os quais elas são usadas e vice-versa . Se houver que interpretar estas disposições no seu sentido literal, põe-se a questão de saber se elas limitam a protecção continuada de marcas famosas pela lei nacional aos critérios nelas mencionados ou se autorizam que normas nacionais complementares (em especial contra a concorrência desleal) protejam as marcas famosas contra sinais posteriores usados ou destinados a ser usados para produtos idênticos ou semelhantes.
19. O Bundesgerichtshof suspendeu, portanto, a instância e pede que o Tribunal de Justiça decida a título prejudicial sobre as seguintes questões:
«1) O disposto nos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas deve ser interpretado (e, se for caso disso, aplicado) no sentido de que autoriza igualmente os Estados-Membros a conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozam de prestígio quando a marca posterior é ou irá ser usada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada?
2) Os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva sobre as marcas autorizam o direito nacional a conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozam de prestígio apenas nas hipóteses neles previstas (uso da marca que, sem justo motivo, tira partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los) ou autorizam a adopção de disposições nacionais complementares de protecção de marcas de prestígio contra sinais posteriores que sejam ou venham a ser utilizados para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes?»
20. Foram apresentadas observações escritas pelas partes, pelo Governo português e pela Comissão. As partes, o Governo do Reino Unido e a Comissão apresentaram alegações orais na audiência.
A primeira questão
Alcance
21. A Davidoff questiona o significado da primeira questão do Bundesgerichtshof, sugerindo que esta pode ter sido formulada de modo impreciso. Segundo a Davidoff, a questão deve ser entendida no sentido de perguntar se os Estados-Membros podem conceder uma protecção mais ampla a marcas que têm prestígio quando os produtos em causa são semelhantes, mas não há similitude entre as duas marcas - ou entre o sinal e a marca, consoante o caso.
22. Na minha opinião, não é assim que deve ser interpretada a questão.
23. É verdade que o despacho de reenvio evoca a possibilidade de os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva poderem autorizar a concessão de protecção tanto quando a ausência de risco de confusão resulta da falta de similitude entre marcas como quando decorre da falta de similitude entre os produtos. Porém, o tribunal de reenvio está claramente convencido de que as marcas «Durffee» e «Davidoff» são semelhantes e que a sua decisão dependerá da solução a dar à questão de saber se a Davidoff pode basear o seu pedido nessa semelhança. O tribunal de reenvio rejeita explicitamente a hipótese de as duas marcas não serem semelhantes, mas levanta a questão de saber se a protecção autorizada pela directiva quando os produtos não são semelhantes não pode ser estendida, por analogia (e a fortiori) aos casos em que os produtos são semelhantes. Discutindo este aspecto, o Bundesgerichtshof desenvolve este raciocínio perguntando-se se a semelhança entre as marcas é necessária no caso de a semelhança entre os produtos estar comprovada, mas os termos da questão tal como foi formulada não fazem qualquer referência a esta conjectura.
24. A primeira questão deve, assim, ser entendida a esta luz no sentido de que pergunta se a protecção mais ampla autorizada pelos artigos 4.° , n.° 4, alínea a) e 5.° , n.° 2, da directiva pode ser concedida tanto quando os produtos ou serviços em causa forem semelhantes como no caso contrário. Não vejo qualquer motivo para supor que o Bundesgerichtshof também precisa ou pretende saber, para decidir o caso perante ele pendente, se o critério da similitude entre os produtos e o da similitude entre as marcas, ou entre a marca e o sinal, podem ser substituídos um pelo outro para interpretar estes preceitos - embora a questão pudesse ser essa se o tribunal de reenvio tivesse concordado com o ponto de vista dos tribunais de primeira e segunda instância de que as marcas «Durffee» e «Davidoff» não eram suficientemente semelhantes na acepção da directiva.
25. Em qualquer caso, não parece conforme ao sistema da directiva, nem aos princípios da protecção das marcas em geral, que o titular de uma marca, qualquer que seja o prestígio desta, possa impedir terceiros de usar ou registar um sinal ou marca que não tenha qualquer semelhança com a dele, para produtos semelhantes. E se o uso, sem justo motivo, de uma marca ou sinal concorrente for de molde a tirar indevidamente partido ou a causar prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca protegida, parece-me que terá que existir, nesse caso, um grau suficiente de similitude entre ambos.
Mérito
26. A Davidoff, o Governo português e a Comissão adoptam amplamente o ponto de vista, para o qual o próprio tribunal de reenvio parece inclinar-se, de que os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva, ao autorizarem a protecção de uma marca que goze de prestígio contra o uso de marcas ou sinais semelhantes para produtos que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada devem, a fortiori, autorizar essa mesma protecção quando os produtos são semelhantes. A Gofkid e o Governo do Reino Unido, contudo, invocam vários fundamentos para justificar uma interpretação mais estrita destes preceitos; alegam, em especial, que a sua letra circunscreve claramente o caso e que não é nem necessário nem aconselhável alargar ainda mais a protecção já autorizada.
27. Na realidade, o primeiro ponto de vista parece atraente - a letra da directiva parece ter deixado uma lacuna na protecção das marcas que gozam de prestígio.
28. Essas marcas estão, como quaisquer outras, abrangidas na previsão dos artigos 4.° , n.° 1, alíneas a) e b), e 5.° , n.° 1, alíneas a) e b), e são objecto de disposições específicas através dos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva. Gozam assim de protecção contra i) qualquer marca ou sinal idêntico usado para produtos idênticos ii) qualquer marca ou sinal idêntico ou semelhante usado para produtos semelhantes e qualquer marca ou sinal semelhante usado para produtos idênticos, caso haja risco de confusão, e iii) qualquer marca ou sinal idêntico ou semelhante usado para produtos que não sejam semelhantes, quer haja risco de confusão quer não, se o uso for feito sem justo motivo e tirar indevidamente partido ou causar prejuízo ao seu carácter distintivo ou ao seu prestígio.
29. Parece, no entanto, não haver qualquer previsão que cubra o caso de uma marca ou sinal concorrencial ser semelhante à marca que goza de prestígio quando o seu uso - para produtos que sejam semelhantes aos cobertos por essa marca - se efectua sem justo motivo e tira indevidamente partido ou causa prejuízo ao seu carácter distintivo ou ao seu prestígio, salvo se houver risco de confusão. Se pode ser concedida protecção em circunstâncias semelhantes, apesar da ausência de qualquer risco de confusão quando os produtos não são semelhantes, o legislador não terá pretendido certamente excluir essa protecção quando o são?
30. Acresce que parece poder encontrar-se algum apoio na jurisprudência do Tribunal de Justiça a favor da tese de que a protecção autorizada pelos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, quando os produtos em causa não são semelhantes é uma aplicação extensiva da protecção equivalente concedida quando os produtos são semelhantes. No acórdão SABEL , o Tribunal declarou que os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva autorizam o titular de uma marca que tenha prestígio a proibir o uso, sem justo motivo, de sinais idênticos ou semelhantes à sua marca e não exigem que se prove o risco de confusão «mesmo se» não houver qualquer semelhança entre os produtos em questão. E no acórdão General Motors , o Tribunal referiu-se de novo à protecção autorizada pelo artigo 5.° , n.° 2, como aplicável «mesmo que» as marcas sejam usadas para produtos que não sejam semelhantes.
31. No entanto o uso de «mesmo/mesmo que» nestes casos não tem necessariamente que ser interpretado com o significado de «incluindo os casos em que», isto é, «nos casos em que os produtos são semelhantes e também nos casos em que não o são». Também se pode entender que sublinham a diferença que foi focada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Canon: «[...] contrariamente ao que está por exemplo previsto no artigo 4.° , n.° 4, alínea a), que visa expressamente os casos em que os produtos ou serviços não são semelhantes - o artigo 4.° , n.° 1, alínea b), estabelece que um risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre os produtos ou serviços designados» . Acresce que estas afirmações não eram interpretações legislativas destinadas a servir de alicerce às decisões nesses dois casos, mas comentários sobre pontos relacionados; em nenhum dos casos o uso da palavra «mesmo» pelo Tribunal está ligado ao problema que ora nos ocupa. O problema suscitado no presente caso ainda não foi especificamente considerado pelo Tribunal e parece-me desejável examinar a questão bastante mais de perto.
32. Primeiro e acima de tudo, quanto a este aspecto, os argumentos avançados pela Gofkid e pelo Governo do Reino Unido acerca da clareza da letra dos preceitos em causa são muito fortes.
33. Os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva referem-se expressamente a sinais ou marcas usados «para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada», sem qualquer especificação do tipo «mesmo» ou «incluindo». Também não existe no preâmbulo qualquer declaração de intenção de que os preceitos sejam interpretados de modo a incluir produtos ou serviços semelhantes.
34. Quando uma disposição legislativa é clara, não é, em princípio necessário nem aconselhável procurar sentidos para além dos termos utilizados. Dito isto, no presente caso, a história do projecto de directiva - estreitamente ligada à do regulamento - tende a apoiar a interpretação literal.
35. Nas propostas iniciais de directiva e de regulamento submetidas ao Conselho em 25 de Novembro de 1980 , a protecção só era, em princípio, concedida contra o registo ou o uso de produtos idênticos ou semelhantes. Só no regulamento é que aparecia uma excepção para as marcas com prestígio, mas limitada ao uso efectivo de um sinal ou marca em conflito com este «para produtos ou serviços que não sejam semelhantes». No texto finalmente adoptado, esta excepção foi alargada de modo a abarcar a protecção contra o registo de uma marca comunitária em conflito, nas mesmas circunstâncias, mas nem a proposta original nem a versão alterada da directiva continham qualquer disposição deste tipo. A razão desta omissão era dada no relatório explicativo : pretendia-se que os titulares de marcas com prestígio que desejassem uma protecção mais ampla a obtivessem através do registo como marca comunitária.
36. A formulação que veio a ser adoptada nos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva, autorizando essa protecção por opção dos Estados-Membros, foi a mesma que foi utilizada ao longo de todo o processo legislativo para o regulamento - «para produtos ou serviços que não sejam semelhantes» - apesar de o Comité Económico e Social ter recomendado no seu parecer que a directiva copiasse o regulamento especificando que os sinais semelhantes a marcas famosas «também não podem ser usados para produtos diferentes» . Portanto, apesar de ter sido confrontado com a sugestão de que a protecção em causa deveria ser alargada de modo a abarcar tanto o uso para produtos semelhantes como para podutos diferentes, o legislador preferiu uma formulação que só se referia a produtos que não fossem semelhantes. Este facto, conjugado com o facto de as disposições em causa terem sido aditadas numa fase posterior, contrariando a intenção inicial de só proteger quando estavam em causa produtos idênticos ou semelhantes, milita a favor da interpretação literal.
37. Nestas circunstâncias, parece claro que o legislador pretendeu dizer exactamente o que disse - e não mais do que disse. Só um argumento muito forte poderia, na minha opinião, justificar uma interpretação contrária tanto a essa intenção como à letra, clara, da lei.
38. Talvez esse argumento pudesse existir se houvesse uma lacuna óbvia na protecção das marcas com prestígio - e a Comissão, em particular, pensa que essa lacuna existe, como foi acima explicado. Se assim for, poderá haver fundamento para fazer uma interpretação lata dos preceitos da directiva para preencher essa lacuna.
39. Inversamente, a Gofkid e o Reino Unido contestam a existência dessa lacuna na protecção e sustentam que a protecção já reconhecida é bastante.
40. Um dos argumentos do Reino Unido é que, se o uso de uma marca ou sinal semelhante para produtos que não sejam semelhantes não tem justo motivo e tira partido indevidamente ou causa prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio de uma marca anterior que goze de prestígio, então o seu uso para produtos semelhantes deverá logicamente provocar um risco de confusão, caindo por isso na previsão dos artigos 4.° , n.° 1, alínea b), ou 5.° , n.° 1, alínea b), da directiva.
41. No entanto, embora esse possa efectivamente ser o caso mais frequente, pensar que sempre assim é parece aproximar-se perigosamente da afirmação de que, quando uma marca tem prestígio, o risco de confusão pode sempre ser inferido do uso de uma marca semelhante para produtos semelhantes. Essa possibilidade foi afastada pelo Tribunal de Justiça no acórdão Marca Mode quando há risco de associação - interpretação esta que deve ser válida, por maioria de razão, quando este risco não existe.
42. Em qualquer caso, concordo que não há efectivamente qualquer lacuna real na protecção. Pode pensar-se, no entanto, que essa lacuna existe, por exemplo, quando o uso de uma marca ou sinal semelhante interfere com o uso de uma marca anterior, mas nega explicitamente qualquer ligação com esta, impedindo assim, em princípio, o risco de confusão . Mas, mesmo nestes casos, apesar do que parece à primeira vista, pode bem haver risco de confusão. Se assim for, as marcas com prestígio beneficiarão nos mesmos termos que qualquer outra marca de protecção e não parece existir qualquer motivo para lhes conceder uma dupla protecção facultativa ao abrigo dos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), ou 5.° , n.° 2. Se tal não for o caso, porém, ficarão essas marcas, nessas circunstâncias, sem protecção, entre as duas bases, por um lado, dos artigos 4.° , n.° 1, e 5.° , n.° 1, e, por outro, dos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2?
43. Não penso que tal seja o caso. Não é difícil, na minha opinião, interpretar essas disposições no sentido de que prestam uma protecção continuada, sem ir buscar sentidos além da sua letra.
44. Deduz-se claramente da economia da directiva, e é expressamente afirmado no seu décimo considerando, que a condição específica para a protecção de base, imperativa ao abrigo dos artigos 4.° , n.° 1 e 5.° , n.° 1, é a existência de um risco de confusão (é certo que os artigos 4.° , n.° 1, alínea a), e 5.° , n.° 1, alínea a), não impõem expressamente este critério, mas, como expliquei nas minhas conclusões no processo LTJ Diffusion , ele está implícito nas condições da respectiva aplicação).
45. Os artigos 4.° , n.° 1 e 5.° , n.° 1, conferem protecção numa série de situações, que vão desde a identidade absoluta tanto entre os produtos como entre as marcas ou a marca e o sinal até à mera semelhança quanto aos dois aspectos. Quando não há qualquer semelhança entre as marcas, ou entre a marca e o sinal, parece claro, como acima afirmei, que não há fundamento para autorizar o titular de uma marca protegida a impedir o uso de outra marca ou sinal, qualquer que seja o grau de semelhança ou de diferença entre os produtos em causa. Não pode haver qualquer alargamento do círculo protegido nesse caso.
46. Porém, quando uma marca ou sinal idêntico ou semelhante é usado para produtos diferentes, pode haver situações em que a protecção se justifica. Essas situações dirão mais frequentemente respeito a marcas que gozem de prestígio por elas mesmas do que a marcas que funcionem apenas como garantia de origem e é destas que tratam os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2. Podem ser vistos (só para estas marcas) como uma extensão do círculo de situações abrangidas (para todas as marcas) pelos artigos 4.° , n.° 1, e 5.° , n.° 1, a partir do momento em que os produtos em causa deixam de ser semelhantes. Assim, as marcas que gozam de prestígio não beneficiam de um sistema separado e independente de protecção, mas antes da mesma protecção geral que é concedida a todas as marcas, a que se junta uma protecção específica suplementar e facultativa.
47. Além de ser facultativa para os Estados-Membros e de se confinar às marcas que gozam de prestígio, a protecção concedida pelos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, depende do preenchimento de critérios diferentes . Por um lado, deixa de ser necessário demonstrar qualquer risco de confusão mas, por outro, terá de se comprovar que o uso da marca ou sinal concorrencial não tem um justo motivo e tira indevidamente partido ou causa prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca protegida - critérios estes que não têm que estar preenchidos quando os produtos são semelhantes. Parece-me, pois, que não há qualquer lacuna na continuidade da protecção das marcas que gozam de prestígio mas, ao contrário, que, quando esta se alarga para além do ponto da similitude entre os produtos (ponto este em que a protecção das outras marcas cessa completamente), os critérios que têm de ser satisfeitos mudam.
48. Recorde-se ainda que mesmo no quadro dos artigos 4.° , n.° 1, e 5.° , n.° 1, as marcas que têm um carácter distintivo particular - quer por elas mesmas quer por causa do prestígio de que gozam entre o público - beneficiam de uma protecção mais lata do que as outras marcas. No acórdão SABEL , o Tribunal considerou que a existência desse carácter distintivo aumentava o risco de confusão. Este risco, embora tenha sempre que ser demonstrado com base em elementos de prova apresentados no órgão jurisdicional nacional será mais fácil de comprovar mesmo quando o grau de semelhança entre os produtos for mais ténue. Diga-se, uma vez mais, que a protecção concedida às marcas que gozam de prestígio vai além da que é concedida às outras marcas e reforça a cobertura do que, sem essa previsão, poderia parecer uma lacuna .
49. Os adeptos da tese da «lacuna» podiam estar a pensar numa situação deste tipo: se o sinal «Coca-Cola» ou um sinal semelhante a este fossem usados por um terceiro para um lubrificante industrial , a Coca-Cola Company poderia impedir esse uso com base no artigo 5.° , n.° 2, da directiva se, como parece provável, não houvesse qualquer justificação válida para usar essa marca para esse produto e se, como mais uma vez parece plausível, esse uso tirasse partido indevidamente ou causasse prejuízo ao prestígio da «Coca-Cola». No entanto, se esse sinal fosse usado para um produto semelhante à Coca-Cola, mas em circunstâncias em que não houvesse qualquer risco de confusão (por muito improvável que tal pareça), neste caso, ter-se-ia seguramente que constatar um efeito preverso, caso a sociedade perdesse o direito por causa da maior semelhança entre os produtos?
50. A resposta está na interpretação que foi feita pelo Tribunal de Justiça nos acórdãos SABEL, Canon e Marca Mode, como já acima explicámos. Embora os dois produtos pudessem não se prestar, em si mesmos, a confusão, o prestígio da marca Coca-Cola no domínio das bebidas engarrafadas pode ser de tal ordem que o público poderia pensar que ambos vêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas , ainda que, evidentemente, estes factos tivessem que ser devidamente comprovados. Esta protecção só é acessível para as marcas que tenham um carácter distintivo especial e, quando esse carácter provier do seu prestígio, garante-lhes a transição para a protecção algo diferente que é proporcionada pelos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva.
51. Assim, embora possa existir um domínio em que uma marca com uma reputação não esteja protegida contra o uso de marcas ou sinais idênticos ou semelhantes - isto é, quando os produtos em questão forem semelhantes e não houver qualquer risco de confusão - a própria definição desse domínio significa que, na prática, este será provavelmente insignificante e a sua dimensão ainda é mais limitada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça. Acresce que o legislador, ao não prever deliberadamente nada nesse domínio, pode ter querido manifestar a sua intenção de fazer do risco de confusão o critério normal para a protecção. Também pode ter atendido ao facto de o domínio de produtos diferentes ser um domínio em que operadores desonestos podem tirar indevidamente partido de marcas famosas se não for concedida a estas uma protecção suplementar, ao passo que é consideravelmente mais difícil tirar o mesmo partido no domínio dos produtos semelhantes sem dar origem a um risco de confusão.
52. É verdade que, por causa da diferença de natureza dos critérios de prova que devem ser satisfeitos consoante os dois grupos de disposições, podem surgir algumas dificuldades práticas, num número limitado de casos, quando há dúvidas sérias sobre a questão de saber se os produtos abrangidos podem ser havidos como semelhantes ou não. O titular de uma marca que goza de prestígio pode ter que avançar dois pedidos alternativos, um nos termos dos artigos 4.° , n.° 1, ou 5.° , n.° 1, e o outro, ao abrigo dos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), ou 5.° , n.° 2. Porém, mesmo admitindo a sua relutância em o fazer, este problema não parece insuperável, e deduz-se claramente da directiva que o legislador procurou que houvesse diferentes comprovativos para circunstâncias diferentes.
53. Chego, assim, ao ponto de vista de que a letra da directiva é clara e que não há nenhuma razão imperiosa para a interpretar em sentido contrário ao seu claro significado.
54. Aqui chegados, não é necessário ponderar se teria sido preferível que a protecção em causa cobrisse também os casos em que os produtos são semelhantes. Esta questão é da competência do legislador. No entanto, por um lado, como já referi, a abordagem a fortiori é sugestiva e, por outro, a Gofkid e o Reino Unido alegaram que essa interpretação seria francamente indesejável. Talvez valha a pena atentar brevemente nestes últimos argumentos.
55. Considero muito convincente o argumento da Gofkid e do Reino Unido de que a interpretação mais lata proposta para os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, obscureceria os contornos claros da protecção concedida pela directiva, que se baseiam essencialmente na existência de um risco de confusão, se se autorizasse, em certas circunstâncias, uma protecção concomitante ou alternativa baseada noutros critérios, dando, portanto, origem a insegurança jurídica. Os concorrentes que pretendam usar marcas semelhantes para produtos semelhantes (recorde-se que um certo grau de semelhança entre marcas pode ser justificado ou mesmo condicionado pela natureza do produto) não só teriam que se certificar que evitaram qualquer risco de confusão mas teriam ainda que garantir que a sua marca não pode ser contestada com base nos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2. Este resultado introduziria um lamentável grau de confusão no próprio sistema.
56. Como foi sublinhado pelo Governo do Reino Unido, o efeito «repercutidor» para as marcas comunitárias é igualmente importante. Nos termos do artigo 8.° , n.° 5, do regulamento, um sinal não pode ser registado como marca comunitária se uma marca nacional anterior gozar de prestígio no Estado-Membro em causa e se as condições mencionadas no artigo 4.° , n.° 4, alínea a), da directiva estiverem preenchidas no essencial. Assim, se se provar perante um órgão jurisdicional nacional num único Estado-Membro que uma marca goza de prestígio nesse Estado e que o uso de um sinal concorrente tiraria indevidamente partido ou causaria prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio dessa marca no Estado-Membro, tal basta para impedir o registo desse sinal concorrente como marca comunitária. Nestas circunstâncias, parece contraproducente alargar o alcance dos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva para além do necessário.
57. Tendo presentes estas duas considerações, não se deve esquecer que a directiva foi adoptada com base no artigo 100.° -A do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 95.° CE) - e, portanto, para prossecução dos objectivos estabelecidos pelo artigo 7.° -A do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 14.° CE), isto é, para a realização do mercado interno - e que se destina especificamente a abolir as disparidades que podem impedir a livre circulação de mercadorias e a liberdade de prestação de serviços . Interpretar as disposições da directiva de um modo que não só contraria a letra desta mas que aumenta o campo da oposição ao uso ou ao registo de marcas ou sinais de modo a abarcar circunstâncias em que não há qualquer risco de confusão não parece particularmente compatível com esses objectivos.
58. Concluo, assim, sobre a primeira questão, que a protecção facultativa a que se referem os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva só se aplica a situações em que os produtos ou serviços em causa não são semelhantes àqueles para os quais a marca anterior é válida. Quando os produtos ou serviços são semelhantes, o tribunal nacional deve examinar, à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à protecção de que beneficiam as marcas com um carácter distintivo notório, se existe risco de confusão.
A segunda questão
59. Nem o Governo português nem a Comissão se pronunciaram sobre a questão de saber se, caso os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da directiva não devam ser interpretados como limitados a situações em que estão em causa produtos que não sejam semelhantes, podem, apesar disso, ser complementados por normas nacionais que concedam a marcas que gozam de uma protecção de prestígio com outros fundamentos contra marcas ou sinais (posteriores) usados para produtos idênticos ou similares. A Davidoff pugna veementemente a favor de uma resposta afirmativa, ao passo que a Gofkid e o Governo do Reino Unido defendem o ponto de vista oposto.
60. O raciocínio da Davidoff alicerça-se essencialmente nos terceiro e nono considerandos da directiva: «não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e [...] basta limitar a aproximação às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno»; «é fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros; [...] tal não priva os Estados-Membros da faculdade de conceder uma protecção mais ampla às marcas que gozem de prestígio». Para a Davidoff, a directiva foi elaborada para fixar regras imperativas apenas para os casos em que há risco de confusão, deixando ao critério dos Estados-Membros o cuidado de qualquer protecção suplementar.
61. Não posso concordar com esta interpretação. Não apenas porque não tem qualquer base no dispositivo da directiva - como a Davidoff reconhece - mas está igualmente em contradição com a afirmação do sétimo considerando de que «os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca, por exemplo, a ausência de carácter distintivo, ou relativos aos conflitos entre a marca e os direitos anteriores, devem ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados-Membros, que poderão assim mantê-los ou introduzi-los na sua legislação» (o sublinhado é meu).
62. Parece, pois, claro que o legislador pretendeu que a protecção facultativa mais alargada ficasse confinada aos termos estabelecidos no dispositivo da directiva. Na verdade, se assim não fosse, mal se perceberia a especificação dos detalhes da protecção que pode ser concedida ao abrigo dos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2. Assim sendo, estas disposições estabelecem muito claramente os limites do poder discricionário de que dispõem os Estados-Membros.
63. Neste contexto, é mais uma vez importante notar que o registo de uma marca comunitária pode ser impedido pela existência de um direito anterior em qualquer um dos Estados-Membros. Se cada Estado-Membro fosse livre de adoptar a protecção adicional que quisesse, haveria efectivamente um grande risco de ver deitado abaixo todo o edifício do sistema da marca comunitária, assim como o próprio objectivo de harmonização da directiva - consistente em evitar, no interesse do mercado interno, barreiras ao comércio e distorções da concorrência .
64. Além do mais, como o Tribunal de Justiça tem decidido de modo constante , os artigos 5.° a 7.° da directiva consubstanciam uma harmonização completa das regras relacionadas com os direitos conferidos por uma marca. O mesmo acontece, pelo menos, com o artigo 4.° , n.° 4, alínea a), se não for interpretado de um modo que entre em conflito com os termos praticamente idênticos do artigo 5.° , n.° 2.
65. No seu raciocínio, o Bundesgerichtshof refere que a sua segunda questão diz especialmente respeito à questão de saber se as disposições complementares nacionais respeitantes à protecção contra a concorrência desleal são autorizadas; e a directiva, segundo o seu sexto considerando «não exclui a aplicação às marcas de disposições do direito dos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito de marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores».
66. Contudo - independentemente do facto de a questão do órgão jurisdicional nacional não ser especificamente dirigida a este aspecto, que aliás não foi submetido à apreciação do Tribunal - parece-me que é de um certo tipo de concorrência desleal que os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, pretendem tratar. Em consonância com o sexto considerando, estes artigos especificam os tipos de disposições nacionais relacionadas com a concorrência desleal cuja aplicação às marcas não está excluída nas circunstâncias descritas. Assim sendo, parece plausível que o legislador não tenha pretendido autorizar a aplicação, nessas circunstâncias, de outras disposições, mais abrangentes; se tal tivesse sido a sua intenção, tê-lo-ia determinado expressamente ou não teria especificado qual o tipo de disposições que eram autorizadas.
67. A resposta à segunda questão deverá, pois, na minha opinião, ser negativa.
Conclusão
68. Julgo, portanto, que o Tribunal de Justiça deve responder do seguinte modo ao Bundesgerichtshof:
A protecção facultativa a que se referem os artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, da Directiva 89/104/CEE só se aplica a situações em que os produtos ou serviços em causa não são semelhantes àqueles para os quais a marca anterior é válida. Quando os produtos ou serviços são semelhantes, o tribunal nacional deve examinar, à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à protecção de que beneficiam as marcas com um carácter distintivo notório, se existe risco de confusão, nos termos dos artigos 4.° , n.° 1, e 5.° , n.° 1, consoante o caso.
Os motivos enumerados nos artigos 4.° , n.° 4, alínea a), e 5.° , n.° 2, com base nos quais pode ser concedida uma protecção facultativa, são exaustivos e não podem ser complementados por regras nacionais de protecção de marcas famosas contra sinais posteriores que são usados ou se destinam a sê-lo para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes.
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