Conclusiones del abogado general
1. ¿El propietario de una marca registrada puede prohibir cualquier uso, en el tráfico económico, de signos idénticos para los mismos productos o servicios, distinto de los contemplados en el artículo 6 de la Primera Directiva sobre marcas (en lo sucesivo, «Directiva» o «Primera Directiva»)? O, por el contrario, ¿la exclusividad que reconoce el artículo 5 alcanza sólo al empleo que revela su origen, es decir, la relación existente entre el titular y los productos o los servicios que la marca representa? Y, en caso de que este segundo interrogante reciba una respuesta positiva, ¿la utilización que expresa un sentimiento de apoyo, de lealtad o de afiliación hacia el dueño del signo es indicativa de ese vínculo?
2. Estas son las dudas que la High Court of Justice (England & Wales) -en lo sucesivo, «High Court»- quiere que el Tribunal de Justicia despeje en este proceso prejudicial.
I. Los hechos del litigio principal y las cuestiones prejudiciales
3. Arsenal Football Club plc (en lo sucesivo, «Arsenal») es un renombrado club de fútbol inglés, fundado en 1886, al que se conoce también con el sobrenombre the Gunners.
4. Desde el año 1989 tiene registradas dos marcas denominativas, «Arsenal» y «Arsenal Gunners», y dos gráficas, una llamada The Crest Device y la otra The Cannon Device, todas ellas para distinguir artículos de confección, prendas de vestir y calzado deportivo, productos incluidos en la clase 25ª del nomenclátor internacional de marcas.
5. El señor Matthew Reed es un comerciante que desde 1970 vende recuerdos y prendas relacionados con el club demandante en los alrededores del campo de fútbol de Highbury, que es el estadio del equipo. Esos objetos incorporan los signos que el club tiene registrados como marcas.
6. En particular, comercializa bufandas donde aparece de forma preeminente la palabra «Arsenal». Son productos cuyo carácter no oficial el señor Reed anuncia en los tenderetes donde ejerce la actividad, colocando un gran cartel con el siguiente texto:
«El término o el (los) logotipo(s) en los artículos que están a la venta se utilizan únicamente para adornar el producto y no implican ni revelan afiliación o relación alguna con el fabricante o los distribuidores de cualquier otro producto. Sólo los que llevan las etiquetas de los artículos oficiales del Arsenal son productos oficiales del Arsenal».
7. Arsenal dirigió dos acciones contra el señor Reed. Una por usurpación (passing of) y la otra por violación del derecho de marca, tramitadas en un único proceso. La primera ha sido desestimada porque, a juicio de la High Court, el club demandante no ha probado la existencia de una verdadera confusión en los consumidores y, en particular, no ha acreditado que el público considere que los productos que vende el demandado procedan de Arsenal o sean comercializados con su autorización.
8. En relación con la segunda acción, la High Court ha rechazado el argumento de Arsenal conforme al cual la explotación que el señor Reed hace de las indicaciones y de los símbolos que tiene registrados como marca es percibida por los consumidores como un uso que indica la procedencia de los productos (badge of origin), es decir, constitutiva de una utilización del signo «en cuanto marca» (trademark use).
9. En opinión del tribunal británico, las denominaciones y los gráficos que el demandado incorpora a los productos que vende son percibidos por el público como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación (badge of support, loyalty or affiliation).
10. Con este preámbulo, la High Court formula al Tribunal de Justicia las siguientes preguntas:
«1) En el supuesto de que una marca se halle válidamente registrada y un tercero
a) utilice en el tráfico económico un signo idéntico a esa marca en relación con productos iguales a los de la persona a cuyo nombre está registrada la marca,
b) sin poder fundarse en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, para oponerse a una acusación de violación del derecho de marca,
¿puede oponerse a la acusación de violación, basándose en que el uso denunciado no indica el origen de los productos (es decir, la relación en el tráfico económico entre los productos y el titular de la marca)?
2) En caso de respuesta afirmativa, ¿es suficiente para expresar esa relación el hecho de que el uso se perciba como señal de apoyo, lealtad o afiliación al titular de la marca?»
II. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia
11. Han presentado observaciones escritas en este procedimiento, dentro del plazo señalado al efecto por el artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, Arsenal, el señor Reed, la Comisión y la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio.
12. En la vista que tuvo lugar el 14 de mayo de 2002 comparecieron las partes en el proceso principal y la Comisión, para presentar oralmente sus alegaciones.
III. El marco jurídico
1. El derecho comunitario: la Primera Directiva
13. La Directiva «tiene por empeño la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con el fin de que sean suprimidas las disparidades que puedan obstaculizar la libertad en la circulación de mercancías y en la prestación de servicios, o falsear las condiciones de la competencia en el mercado común. Pero la armonización que persigue sólo es parcial, de modo que la intervención del legislador comunitario queda reducida a determinados aspectos relativos a las marcas adquiridas mediante registro».
14. El artículo 2 afirma que:
«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su representación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»
15. El artículo 5, que lleva por epígrafe «Los derechos conferidos por la marca», diseña los distintos grados de protección jurídica que la Directiva manda dispensar a los titulares de esta modalidad de propiedad industrial.
A. El apartado 1 del artículo 5
16. En el apartado 1 se confiere al titular la facultad de oponerse a cualquier tercero que use la marca en el tráfico económico. Distingue, sin embargo, dos grados de utilización y, consecuentemente, diferentes niveles de protección.
17. El primero consiste en el uso de un signo idéntico para los mismos productos o servicios [letra a)]. Comprende los casos de imitación y de usurpación. Esta letra protege contra las copias, como de manera expresa ha señalado la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio en sus observaciones escritas. La protección es absoluta e incondicionada, sin más límites que los derivados del artículo 6 de la Directiva.
18. Por su parte, la letra b) contempla tres hipótesis: la identidad de signos y la similitud entre productos y servicios; a la inversa, la semejanza de indicaciones y la igualdad de los bienes o de las prestaciones; y, finalmente, el parecido de unas y otros. En estos casos la protección queda condicionada a la existencia de riesgo de confusión, que comprende la posibilidad de asociación.
19. En el curso de este proceso incidental los comparecientes han debatido si el poder del propietario alcanza a prohibir el uso de la marca o, de forma más amplia, del signo que incorpora. La discusión es bizantina. El objeto de la Directiva son las marcas registradas, es decir, los signos que, susceptibles de una representación gráfica, son aptos para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. Así pues, en los casos de identidad de símbolos, el usurpador utiliza la marca propiamente dicha (el signo registrado) y, por el contrario, en los de similitud, usa indicaciones parecidas, pero que, por definición, no son la marca.
20. El dato decisivo es que el titular puede prohibir a un tercero que utilice la marca, para los mismos o para distintos productos y servicios, o que use signos e indicaciones que, apreciados en su conjunto, puedan confundir a los consumidores por su parecido con los que tiene registrados.
B. Los apartados 2 y 5 del artículo 5
21. La Directiva persigue una armonización parcial. Limita su intervención a las marcas adquiridas mediante registro. Es, hasta cierto punto, una disposición de mínimos que no impide el que, en determinados supuestos, los Estados miembros amplíen la protección dispensada por la norma comunitaria.
22. Uno de estos supuestos es el de las marcas de renombre, a las que se refiere el apartado 2 del artículo 5, conforme al cual los ordenamientos jurídicos nacionales pueden ir más allá que el legislador comunitario y prohibir el uso de un signo similar, incluso en relación con productos o servicios no emparentados. Se trata de una protección nacional específica, complementaria y facultativa.
23. De otro lado, la Directiva no afecta a las disposiciones de los Estados miembros que, con fundamento en otros sectores del ordenamiento jurídico, protegen frente al uso de un signo registrado como marca con fines diversos a los de distinguir los bienes y servicios que ampara. Esta norma, anunciada en el sexto considerando, se contiene en el apartado 5 del artículo 5.
24. En ambos casos, la protección queda condicionada a que el contraventor pretenda obtener una ventaja indebida de la notoriedad de la marca o a que su carácter distintivo o su renombre puedan resultar perjudicados. El objetivo es garantizar al propietario del signo distintivo el derecho a preservar su fondo de comercio (goodwill), amparándolo frente a la competencia desleal.
C. Los artículos 6 y 7
25. Estos dos preceptos son la «cruz de la moneda» de la que el artículo 5 es la «cara», y su objeto es conciliar los derechos del titular registral con el interés general, que demanda la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado común.
26. Ambos artículos establecen los límites a las facultades del titular registral y describen los casos en que no puede prohibir a terceros el uso de la marca, bien por tratarse de signos singulares o de su utilización con fines específicos (artículo 6), bien porque razones de política comercial aconsejen que se evite la compartimentación del mercado intracomunitario, erigiendo barreras a las libertades que he mencionado en el punto anterior (artículo 7).
2. El derecho del Reino Unido
27. La incorporación de la Primera Directiva al ordenamiento jurídico británico ha sido realizada por la Trade Marks Act 1994, que ha reemplazado a la vigente desde 1938.
28. El artículo 10 de la mencionada disposición reza:
«1. Será responsable de usurpación de una marca quien, en el tráfico económico, haga uso de un signo idéntico para productos o para servicios iguales a aquellos para los que la marca ha sido registrada.
2. Será responsable de usurpación de una marca quien, en el tráfico económico, haga uso de un signo para el cual, en razón
[...]
(b) de su similitud con la marca y de su uso para productos o para servicios similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada,
exista, en el ánimo del público, un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca.»
IV. Análisis de las cuestiones prejudiciales
29. La High Court se dirige al Tribunal de Justicia en el seno de un proceso que enfrenta al titular de una marca con un tercero que comercializa la misma clase de productos para los que ha sido registrada, en los que aparece el signo, si bien informa que esa incorporación del distintivo no pretende expresar afiliación o relación alguna con el propietario.
30. Los interrogantes del órgano jurisdiccional británico atañen, por consiguiente, a la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva. Sin embargo, las respuestas que facilite el Tribunal de Justicia deben ser elaboradas desde un análisis integral del precepto y de aquellos con los que se encuentra emparentado.
1. La primera cuestión prejudicial
A. La interpretación sistemática de los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva
31. En la Directiva los derechos del titular de la marca inscrita quedan delimitados positiva y negativamente.
32. Del análisis que he realizado líneas más arriba obtengo, como primer corolario, que, en lo que se refiere a la acotación positiva, la Directiva persigue (apartado 1 del artículo 5) la armonización de los derechos del titular de la marca consistentes en prohibir el uso de signos idénticos o parecidos para distinguir los mismos o semejantes productos, exigiendo, en los casos de similitud, la existencia de riesgo de confusión. Como ha señalado la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio, pertenece al derecho comunitario la protección frente a la copia y a la confusión.
33. También queda en el terreno del derecho comunitario la tutela no facultativa de las marcas de renombre (apartado 2 del artículo 5) frente a la utilización por terceros para distinguir los mismos o parecidos productos. Este amparo debe prestarse incluso si no existe riesgo de confusión, so pena de otorgar a esta clase de marcas menor protección cuando los productos son parecidos que cuando no presentan parentesco alguno.
34. Estimo que el sentido del apartado 2 del artículo 5 es que las marcas de renombre deben ser protegidas, en todo caso, con independencia del riesgo de confusión. En lo que se refiere a esta suerte de signos, la Directiva impone la armonización de las legislaciones de los Estados miembros, si se trata de la utilización para los mismos o similares productos, dejándoles libertad para protegerlas también cuando los productos o los servicios en cuestión sean disímiles. La única exigencia en ambas situaciones es que el tercero que utilice indebidamente una marca renombrada pretenda obtener una ventaja desleal, o perjudique su carácter distintivo o su prestigio y su fama.
35. Quedan, pues, fuera de la armonización pretendida por la Directiva tanto la protección de las marcas de renombre cuando los productos ni siquiera son parecidos, como el régimen de determinados usos del símbolo que no persiguen distinguir los bienes o los servicios (apartados 2 y 5 del artículo 5).
36. Los límites negativos son todos definidos por el derecho comunitario, aun cuando la concreción de uno (el previsto en el apartado 2 del artículo 6) se haga en función del reconocimiento de determinados derechos por los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.
37. El supuesto de hecho del litigio principal consiste en la utilización del signo registrado como marca para distinguir los mismos productos. Por consiguiente es, en principio, subsumible en la letra a) del artículo 5, apartado 1, y queda, por lo tanto, sometido plenamente a la Directiva y a la armonización que persigue.
38. Una segunda consecuencia derivada del análisis sistemático de los diferentes apartados del artículo 5 es que, conforme a los apartados 1 y 2, el titular de la marca no puede prohibir «cualquier uso» del signo, sino sólo los que tienen como objetivo distinguir los productos o los servicios que representa de los de otras empresas. De no ser así, el apartado 5 no tendría razón de ser.
39. En otras palabras, el apartado 1 protege la exactitud de la información que el signo registrado proporciona sobre los bienes o las prestaciones que representa y, por consiguiente, su identificación. El apartado 2 ampara a los titulares de las marcas de renombre frente a la explotación por terceros, al margen de esa función de filiación, permitiendo a los Estados miembros extender la protección a los casos en que los bienes o los servicios sean diferentes. Y, finalmente, el apartado 5 excluye del ámbito de la Directiva la protección frente al uso de una marca para otros propósitos que el de distinguir productos y servicios. En suma, un supuesto de hecho consistente en la utilización de un signo para un fin diverso al de discriminar un bien o un servicio de otros no tiene cabida en el apartado 1 del artículo 5.
40. Así pues, conforme a dicho apartado 1, el titular registral puede oponerse a que, en el tráfico económico, un tercero utilice la marca, o signos que se le parezcan, para distinguir los mismos productos y servicios, u otros afines, lo que, por lo demás, es coherente con la definición de marca que proporciona el artículo 2 de la Directiva. En otras palabras, y por acudir a los términos utilizados por la High Court y los comparecientes en este procedimiento prejudicial, el titular puede oponerse a que un tercero utilice su marca en cuanto tal.
B. La interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados «uso de la marca para distinguir» o «uso en cuanto marca»
41. Ahora bien, afirmar que el titular registral puede prohibir a un tercero la utilización de «la marca en cuanto marca» es como no decir nada. Resulta, pues, menester dar contenido a este concepto jurídico indeterminado y, en esta labor, deben tenerse muy presentes las funciones de la marca.
42. En otras ocasiones y en distintos contextos, he afirmado que, al ser la función de la marca distinguir los productos y los servicios procedentes de diferentes empresas con el fin de garantizar al usuario o consumidor el origen de unos y otros, este fin inmediato y específico de las marcas no es más que una estación en el camino hacia el objetivo último, que es garantizar un sistema de competencia real en el mercado interior.
43. Con el propósito de alcanzar dicha meta y con detención obligada en la mencionada parada intermedia, el recorrido puede realizarse en distintos vehículos o en varios a la vez. Con esa pretensión permanente de discriminar entre los productos y los servicios de diferentes empresas, el signo distintivo puede indicar la procedencia, pero también su calidad, la reputación o la fama de quien los produce o los proporciona, cabiendo utilizar también la marca con miras publicitarias para informar y persuadir al consumidor.
44. Las anteriores maneras de emplear una marca son usos que se enderezan a la repetida meta, merced a que facilitan al consumidor la distinción entre los productos y los servicios que le ofrecen diferentes empresas, permitiéndole elegir libremente entre las muchas opciones de que dispone y favoreciendo la concurrencia en el mercado interior. Todas son utilizaciones de la «marca en cuanto marca», susceptibles de ser prohibidas por el titular, siempre y cuando no esté presente alguno de los supuestos en que, conforme a los artículos 6 y 7 de la Directiva, el derecho del propietario decae.
45. A igual resultado llego si, cambiando la perspectiva, me traslado desde el punto de vista del uso de la marca al de los derechos del titular. Al propietario de una marca registrada se le otorga un haz de derechos y facultades para que, mediante el uso exclusivo del signo distintivo y la consiguiente identificación de los productos y de los servicios que proporciona, se establezca en el mercado común un sistema de competencia leal, no falseado, del que estén proscritos los ventajistas y los aprovechados del crédito ajeno, por lo que tales posiciones jurídicas de ventaja sólo deben llegar hasta donde sea estrictamente necesario para que ese cometido esencial sea cumplido. Y es obvio que no cabe atribuir al titular de un determinado signo distintivo un uso exclusivo frente a todos y en cualquier circunstancia, sino sólo frente a quienes pretenden sacar partido de su posición y de su reputación, usurpándolo o utilizándolo de manera que induzca a los consumidores a error sobre su origen, así como sobre las cualidades de los bienes o de los servicios que representa.
46. Me parece un reduccionismo simplista limitar la función de la marca a la indicación del origen empresarial. La Comisión en sus observaciones orales se ha manifestado en la misma línea. La experiencia enseña que, en la mayor parte de los supuestos, el usuario desconoce quien produce los bienes que consume. La marca adquiere vida propia, expresa, como ya he adelantado, una calidad, una reputación e incluso, en determinados casos, una forma de entender la vida.
47. Los mensajes que proporciona son, además, autónomos. El signo distintivo puede indicar a la vez la procedencia empresarial, la fama de su titular y la calidad de los productos que representa, pero nada impide que el consumidor, desconociendo quien fabrica los bienes o presta los servicios que incorporan la marca, los adquiera porque la percibe como emblema de prestigio o garantía de calidad. Si contemplo el funcionamiento actual del mercado y el comportamiento del consumidor medio, no encuentro razón alguna para que esas otras funciones de la marca no sean objeto de protección y sólo se ampare la que indica el origen empresarial de los bienes y de los servicios.
48. A mayor abundamiento, y como señala la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio, en determinadas situaciones los consumidores están más interesados en la marca en sí misma considerada que en los productos a los que se aplica.
49. Llegado a este punto, estoy en condiciones de proponer al Tribunal de Justicia que, en contestación al primer interrogante, responda a la High Court que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, el titular registral puede prohibir a un tercero el uso de signos idénticos a los que integran la marca para los mismos productos o servicios, que sean susceptibles de inducir a error sobre su origen, procedencia, calidad o reputación.
50. Por decirlo en la forma negativa, y más acotada, en que la High Court formula su pregunta, quien se sirve de una marca ajena puede oponer al titular que el uso que realiza no indica el origen de los productos o de los servicios ni crea confusión sobre la calidad y la reputación de unos o de otros.
51. Frente a las tesis maximalistas de Arsenal y de la Comisión, para quienes, en un caso como el del proceso principal y en ausencia de las condiciones previstas en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, el titular de la marca puede prohibir a todos su uso, comparto la opinión más matizada de la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio. Mi posición se asienta, pues, en las consideraciones que he expuesto en los puntos anteriores y, además, en el razonamiento que dicha parte expone en el punto 19 de sus observaciones escritas. A saber: cuando la Directiva dice que en los casos de identidad la protección es absoluta, debe entenderse que, habida cuenta del objeto y de la finalidad del derecho de marca, el significante «absoluto» quiere decir que la protección se confiere al titular, haciendo abstracción del riesgo de confusión, porque en dichas situaciones existe una presunción de que así ocurre y no, por el contrario, que el amparo sea conferido al propietario frente a todos y en todas las circunstancias.
C. Presunción de «uso en cuanto marca»
52. Acabo de apuntar que, en los supuestos de identidad, el riesgo de confusión puede ser presumido. La misma razón que justifica dicha presunción, permite concluir que, en tales situaciones de identidad, el uso que un tercero hace de una marca lo es en cuanto tal. Esta presunción, que es iuris tantum, puede ser objeto de destrucción mediante prueba en contrario. Por consiguiente, existe la posibilidad, por remota que sea, de que en un caso concreto el uso de un signo idéntico a otro registrado como marca no pueda ser prohibido por el titular con fundamento en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva.
D. La apreciación de las circunstancias de cada caso corresponde al juez nacional
53. La precisión de cuándo el empleo de una marca por un tercero lo es en cuanto tal es una cuestión de hecho que corresponde determinar al juez nacional en función de los datos que tenga a su disposición para resolver el pleito. Hay supuestos, como el del litigio que enfrenta a Arsenal con el señor Reed, en los que, por darse la doble identidad de signos y de productos o servicios, existirá una presunción de «uso de la marca en cuanto marca», pero en otros muchos la situación no será tan nítida y habrán de tenerse presente la naturaleza de dichos bienes y prestaciones, la condición de sus eventuales destinatarios, la estructura del mercado y la implantación del titular de la marca, examen que queda extramuros de las competencias del Tribunal de Justicia.
54. Teniendo en cuenta cuanto hasta aquí he razonado, sugiero al Tribunal de Justicia que, en respuesta a la primera de las cuestiones prejudiciales, afirme que:
1º) El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que, con fundamento en la disposición que contiene, el titular de una marca registrada puede prohibir a un tercero el uso de signos idénticos, para los mismos productos o servicios, que sean susceptibles de inducir a error sobre su origen, procedencia, calidad o reputación.
2º) En dichos supuestos de identidad existe una presunción iuris tantum de que el uso de la marca por un tercero lo es en cuanto tal.
3º) La precisión de cuándo un tercero emplea un signo distintivo «en cuanto marca» es una cuestión de hecho que corresponde determinar al juez nacional en función de los elementos que tenga a su disposición para resolver el pleito.
2. La segunda cuestión prejudicial
A. Los usos ajenos a la función propia de las marcas. Los usos no comerciales
55. Visto el alcance que, en mi opinión, debe ser otorgado a los derechos que amparan al titular de una marca registrada y, por consiguiente, los límites que los terceros no pueden traspasar en el uso del símbolo registrado o de signos parecidos, queda por dar solución a la segunda de las preguntas formuladas por la High Court, que es, además, la clave de bóveda del litigio que ha de resolver.
56. Y aquí voy a seguir un camino inverso al que he recorrido para proponer una respuesta a la primera cuestión prejudicial, donde he partido del concepto de marca y de sus funciones para, definiendo lo que es el «uso en cuanto marca», situar el margen hasta el que pueden llegar las facultades del titular. Ahora intentaré dilucidar las aplicaciones de los signos que integran una marca que no tienen nada que ver con la función característica de esta manifestación de la propiedad incorporal. De esta manera acotaré la amplitud del interrogante, reduciendo la zona de penumbra en la que la incógnita debe ser despejada.
57. Para empezar, existe un primer límite exterior a la idea de «uso en cuanto marca» y que atañe al propio concepto del signo distintivo. El titular registral no puede, en el terreno de los principios, oponerse a que los terceros utilicen el símbolo o la indicación inscritos si, por no reunir las condiciones para ser marca o por estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en la Directiva, no debiera haber accedido al registro. Cuestión distinta es que, en tanto la inscripción no sea anulada, produzca efectos y otorgue al titular la apariencia jurídica suficiente para oponerse al uso de la marca por otros.
58. Éste es el caso del asunto C-299/99, cuyas conclusiones presenté el 23 de enero de 2001 y en el que, en mi opinión, la marca que Philips Electronics NV opone en el litigio principal a Remington Consumer Products Limited no reúne las condiciones que el ordenamiento jurídico comunitario exige a un signo para ser registrado como marca. Este planteamiento también estuvo presente en el litigio Arsenal contra Reed, en el que el demandado opuso la invalidez de los signos registrados a favor del club de fútbol, por carecer de carácter distintivo. Dicho motivo de oposición fue desestimado por la High Court.
59. En el terreno de los signos que legítimamente pueden ser una marca de fábrica, el titular no está facultado para oponerse, con fundamento en la Directiva, a su utilización por terceros fuera del «tráfico económico», esto es, al margen de toda actividad mercantil consistente en producir y suministrar bienes y servicios en el mercado.
60. La Directiva otorga al titular registral un monopolio sobre el signo que ha inscrito como marca, pero este poder de disposición exclusivo es, como ya he apuntado, relativo, porque está al servicio de un fin que lo trasciende. Si se trata de que los consumidores puedan elegir los bienes y los servicios en el seno de un mercado abierto, presidido por la libre competencia, los usos que el propietario de la marca puede prohibir a los terceros son, precisamente, los que se producen en ese escenario y que, por consiguiente, son susceptibles de influir sobre el citado objetivo.
61. El derecho de marcas está sometido en los últimos tiempos a una fuerte presión para que, dentro del concepto de signos susceptibles de constituir esta modalidad de propiedad industrial, se incluyan no sólo los que pueden percibirse por el sentido de la vista, sino también los que son aprehensibles mediante otros órganos sensoriales como el olfato o el oído. Esta eventual ampliación del catálogo de signos que pueden integrar una marca debe ir acompañada de una delimitación precisa de los derechos que su titularidad confiere al propietario. Sería absurdo, incluso grotesco, sostener que, porque alguien tiene inscrito como marca el color turquesa, en lo sucesivo los artistas plásticos deberían renunciar a utilizar este pigmento en sus creaciones.
62. Esta última afirmación, que estoy seguro de que es compartida unánimemente, me permite precisar el concepto de «tráfico económico». La utilización que puede prohibir el propietario de la marca no es cualquiera que represente una ventaja material para el usuario, ni siquiera la que sea susceptible de ser traducida a términos económicos, sino tan sólo, como expresan con mayor precisión las versiones lingüísticas distintas de la española, la que se produce en el mundo de los negocios, en el tráfico mercantil que tiene por objeto, precisamente, la distribución de bienes y de servicios en el mercado. En definitiva, el uso comercial.
63. Parece que igual de legítimo es el uso privado que alguien puede hacer de la marca BMW incorporada a un llavero, del que no obtiene más ventaja material que la comodidad de disponer sobre un mismo soporte las llaves que utiliza habitualmente, como el que, allá por la década de los años sesenta del pasado siglo, hizo Andy Warhol de la marca de sopas Campbell en varios de sus lienzos, del que, como es evidente, obtuvo un beneficio económico. Un entendimiento radical del alcance de los derechos del titular de la marca podría haber privado al arte contemporáneo de unos cuadros tan expresivos, representación privilegiada del «pop art». Otros usos no comerciales, como los que persiguen fines educativos, también quedan al margen de la protección que se dispensa al titular.
64. Así pues, el propietario de una marca no está en disposición de oponerse a la utilización por terceros del símbolo o de la indicación de que se ha apropiado, si se trata de un signo de los que no pueden ser marca o si, siéndolo, el uso que se pretende por otros no tiene como designio su explotación comercial.
B. Los usos que expresan adhesión, lealtad o apoyo al titular de la marca son, en principio, un uso «en cuanto marca»
65. Llego así a la zona de penumbra, al «halo de incertidumbre» donde se encuentra la respuesta a la duda que abriga la High Court.
66. Estimo que los usos a los que se refiere el tribunal británico en la segunda pregunta son modos de utilización de la marca que, como reconoce el propio órgano jurisdiccional británico, expresan una relación entre los productos, el signo y su titular, entre las bufandas que incorporan las marcas en litigio y Arsenal. La interpretación amplia que he propuesto para dar respuesta a la primera cuestión prejudicial autoriza esta afirmación.
67. La naturaleza o la calidad de esa relación resultan irrelevantes para el derecho de marcas. Dadas las funciones de estos signos distintivos y el objetivo perseguido por la Directiva, el dato decisivo no es el «sentimiento» que el consumidor que compra los bienes que la marca representa, e incluso el tercero que la utiliza, tengan hacia el titular registral, sino el hecho de que la adquisición se produce porque, al incorporar el signo, identifica al producto con la marca, cualquiera que sea la apreciación que le inspire, y, en su caso, con el propietario.
68. Carece de importancia si la decisión de consumirlo tiene por causa que el adquirente perciba la marca como un signo de distinción o como una garantía de calidad o si, por el contrario, realiza un acto de rebeldía, en cuanto adhesión al feísmo. En suma, para la resolución del litigio no tiene interés si un aficionado al balompié compra la camiseta de una determinada formación, amparada por la correspondiente marca, en razón de que es el club de sus amores y quiere vestirla, o porque, siendo hincha del equipo rival, tiene el propósito de quemarla. La clave está en que ha decidido adquirirla a causa de que la prenda se identifica con la marca y, a través de ella, con su titular, es decir, con el equipo.
69. El debate tiene que trasladarse a otro terreno. Dado por supuesto que, en los casos de identidad, el consumidor adquiere el bien porque incorpora el signo, el campo desde donde debe facilitarse la respuesta a la High Court es el propio de quien lo explota sin ser el titular. No debo indagar el motivo por el que una persona compra un bien o usa un servicio, sino el que ha llevado a quien no es el propietario de la marca a situar el producto en el mercado o a suministrar la prestación, empleando el mismo signo distintivo. Si, cualquiera que sea la razón que le empuja, trata de explotarlo comercialmente, estará utilizándolo «en cuanto marca» y el titular podrá oponerse, dentro de los límites y con el alcance que le permite el artículo 5 de la Directiva.
70. Va de suyo que el propietario de una marca puede desaprobar que un tercero la utilice, siempre y cuando la haya registrado para usarla en cuanto tal. Si no la explota comercialmente, no hará un «uso efectivo» del signo distintivo y sus derechos quedarán bajo la «espada de Damocles» de la caducidad y de su pérdida de fuerza para oponerse a la inscripción de nuevas indicaciones.
71. Con tales consideraciones y a la vista del supuesto de hecho que subyace en las preguntas formuladas por el tribunal británico, hay que plantearse si, cuando un club de fútbol -o, en general, una sociedad deportiva- inscribe en el registro de la propiedad industrial una marca, lo hace únicamente para distribuir entre sus seguidores productos con los signos representativos de la entidad, con el fin de obtener mayor apoyo en el camino de sus formaciones hacia el éxito deportivo o si, por el contrario, es una actividad empresarial más, encaminada a engrosar la cuenta de resultados.
72. Es evidente que la respuesta no puede venir de un estudio del proceso de intenciones de cada entidad deportiva (en el caso, de Arsenal), sino de un análisis objetivo de la posición que las sociedades y entidades que administran los grandes clubes de fútbol ocupan en la sociedad actual y en su economía.
C. El fútbol como fenómeno económico
73. El fútbol desempeña un importante papel en el mundo contemporáneo. Desde su nacimiento en el seno de la universidad inglesa de mediados de siglo XIX hasta hoy, este deporte ha sabido adaptarse con enorme fortuna a los signos de los tiempos para convertirse, gracias a su difusión a través de los medios de comunicación, en un fenómeno de masas que trasciende fronteras geográficas, culturales, religiosas y sociales. La clave del éxito del fútbol -y también su misterio, para los que no son aficionados- reside en su inmensa capacidad para generar pasiones, cuyo origen se sitúa en la profunda identificación existente entre los equipos, ligados a una determinada ciudad o a un país, y sus seguidores.
74. Durante décadas, el balompié se caracterizó por su relevancia social, quedando relegado a un segundo plano en el ámbito económico. De forma paradójica, una actividad que concitaba el interés de millones de personas en todo el mundo apenas era objeto de explotación mercantil y permanecía ajena, por ejemplo, al modelo de gestión de las grandes ligas profesionales norteamericanas, cuyo crecimiento en los años sesenta estuvo relacionado con la venta de derechos exclusivos de televisión y con su control por parte de grandes empresarios.
75. Este escenario se vio modificado de manera radical a comienzos de los años noventa, momento en el que se empezaron a vislumbrar las verdaderas posibilidades mercantiles del fútbol. Siguiendo la estela del magnate australiano Rupert Murdoch, propietario de la Cadena Sky, que obtuvo enormes beneficios con la explotación exclusiva de los derechos de emisión de la liga inglesa de fútbol, las principales empresas audiovisuales europeas realizaron cuantiosas inversiones para hacerse con los derechos televisivos de numerosas competiciones nacionales e internacionales, contribuyendo de forma decisiva a desencadenar una de las mayores transformaciones que ha vivido este deporte desde su origen.
76. En un espacio relativamente corto de tiempo, la práctica profesional del balompié ha adquirido los perfiles propios de una industria que mueve un volumen de dinero impensable hace unos años y que genera asimismo miles de empleos y actividades en muy diversos sectores. Es difícil aportar datos exactos, pero se calcula que en Italia, uno de los países en los que la práctica del fútbol está más profesionalizada, este deporte mueve unos 4.500 millones de euros al año y constituye el decimocuarto grupo industrial del país. En el caso de España, se estima que esta actividad alcanza, tanto directa como indirectamente, unos 3.000 millones de euros y que da trabajo a unas 100.000 personas.
77. En este contexto, los clubes de fútbol de las principales ligas europeas han acometido importantes modificaciones de tipo organizativo. Salvo excepciones, han perdido su carácter puramente deportivo para convertirse en sociedades mercantiles y cada vez son más las que cotizan en bolsa. No es de extrañar que en pocos años los presupuestos de los equipos se hayan disparado de manera generalizada, de tal suerte que algunos de los más afamados de Europa superan con creces los 100 millones de euros, cantidad comparable con el gasto de una ciudad media española.
78. El modelo de gestión más elogiado en la actualidad es el del Manchester United, posiblemente el club más rico del mundo. Las riendas de varios de los mejores equipos de Europa están en manos de empresarios de éxito, cuya concepción del fútbol refleja un verdadero cambio de época. Así, por ejemplo, Sergio Cragnotti, presidente del Lazio de Roma, considera que «el fútbol es el negocio más importante en una economía cada vez más globalizada»; a su juicio, por tanto, «no hay que considerarlo como un deporte estrictamente, sino como una industria del espectáculo». Una visión similar comparte Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que, al hacer alusión a las perspectivas económicas de la entidad que dirige, ha hablado de un «Walt Disney sin explotar».
79. Esta imagen esconde una realidad no tan halagüeña para la mayoría de los equipos profesionales, muchos de los cuales arrastran cuantiosas deudas. De hecho, y según un análisis de la revista The Economist, en el momento actual, caracterizado por el fuerte crecimiento de los salarios de los jugadores y de los precios de los traspasos, los equipos se encuentran sometidos a una dinámica que les constriñe a gastar buena parte de lo que ingresan, sin que se pueda decir que estén mal gestionados. Esta circunstancia explica, por ejemplo, que en Italia, cuya liga de fútbol atrae numerosas inversiones, la suma total de las deudas de los clubes ascienda en la actualidad a más de 1.000 millones de euros.
80. Es cierto que las fuentes de financiación de los clubes han aumentado en los últimos años. Las tradicionales ganancias por venta de localidades en taquilla o por las cuotas de los socios han perdido relevancia frente a otra serie de ingresos más cuantiosos, como son los derivados de las retransmisiones de televisión, la venta de productos relacionados con el equipo, la explotación de los derechos de imagen de los jugadores e Internet. Los equipos europeos también reciben dinero por otros conceptos, entre los que destacan los premios que se obtienen por la participación en los campeonatos organizados por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA), por la celebración de partidos amistosos o por la gestión de las instalaciones (tiendas, bares, salas para convenciones).
81. Entre los ingresos que han cobrado mayor importancia en los últimos años se encuentra, en efecto, la venta de productos relacionados con el equipo, actividad comúnmente conocida como «merchandising». Este negocio, cuyo objeto es la venta, bien de forma directa o a través de empresas intermedias, de bufandas, banderines, prendas de vestir o cualquier otro artículo que identifique al club, ha demostrado ser uno de los más rentables, de ahí que se haya convertido en prioritario para los gestores de la parcela económica de las sociedades. Según el director de marketing del Real Madrid, una de las razones que explican el éxito del «merchandising» es sencilla: «la lealtad a los equipos de fútbol es muy alta. La relación de un seguidor con su equipo goza de tal grado de fidelidad que sería un sueño para las marcas de cualquier otro sector, siempre mucho más sujetas a los avatares del mercado».
82. Las previsiones de crecimiento por este concepto son notoriamente al alza. La difusión del fútbol a través de la televisión y de Internet permite a los equipos europeos abrir sus mercados a otros lugares del mundo, en especial Asia, donde la afición por este deporte ha crecido de forma considerable en los últimos años, en parte gracias a la celebración de la Copa del Mundo de selecciones nacionales de 2002 en Japón y Corea. Algunos clubes europeos han decidido abrir tiendas en ciudades del continente asiático para vender directamente sus productos.
83. El éxito del «merchandising» ha puesto al descubierto las inmensas posibilidades del fútbol como negocio, lo que explica que la cotización de los jugadores, los verdaderos protagonistas del espectáculo, dependa no sólo de su rendimiento en el terreno de juego, sino de los ingresos que su imagen pueda generar para el equipo, en concepto de publicidad o por la venta de artículos asociados al deportista. En los últimos años se han producido importantes traspasos de futbolistas que avalan esta afirmación, como la adquisición del jugador japonés Nakata por el Parma y, muy especialmente, la del francés Zinedine Zidane por el Real Madrid, el fichaje más caro de la historia, que ronda los 70 millones de euros, de los que se espera recuperar gran parte a través de la venta de camisetas.
84. Los grandes equipos, como el Arsenal, reciente vencedor de la liga inglesa, no son meras asociaciones deportivas destinadas a la práctica del balompié, sino también auténticos «emporios» que, teniendo por objetivo la práctica profesional del fútbol, desarrollan una actividad económica de primer orden. Cuando registran un signo para utilizarlo como marca de comercio y para suministrar en el mercado, directamente o por medio de un licenciatario, determinados bienes y servicios identificados con la marca, hacen un uso efectivo de su propiedad incorporal y pueden oponerse a que los terceros utilicen igual indicación, con el propósito de explotarla comercialmente y alcanzar un beneficio económico, utilizando todos los medios que proporciona el ordenamiento jurídico, incluso los más drásticos.
85. En definitiva, y en respuesta a la segunda de las dudas que alberga la Hihg Court, estimo que el uso que el titular puede prohibir a terceros es el que tiene como designio la explotación comercial, en cuyo concepto se integra la utilización de los distintivos que las empresas propietarias de equipos de fútbol tienen inscritos como marcas para comercializar prendas y artículos relacionados con la formación deportiva.
86. A tal propósito, resultan irrelevantes las razones por las que el consumidor realiza la elección. El dato decisivo es que el destinatario los adquiere o los consume porque incorporan el signo distintivo.
87. Las anteriores asertos, así como las respuestas que propongo para la primera cuestión prejudicial, no siguen al pie de la letra el guión que proponen las dos preguntas formuladas por la High Court, pero, en interpretación de la Directiva, pueden facilitarle una respuesta útil y adecuada para pronunciarse en el litigio que está llamada a resolver.
V. Conclusión
88. En atención a las anteriores consideraciones sugiero al Tribunal de Justicia que, en respuesta a las preguntas formuladas por la High Court, declare que:
«1) El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe ser interpretado en el sentido de que, con fundamento en la disposición que contiene, el titular de una marca registrada puede prohibir a un tercero el uso de signos idénticos, para los mismos productos o servicios, que sean susceptibles de inducir a error sobre su origen, procedencia, calidad o reputación.
2) La precisión de cuándo el empleo de una marca por un tercero se realiza "en cuanto marca" es una cuestión de hecho que corresponde determinar al juez nacional en función de los elementos que tenga a su disposición para resolver el pleito. No obstante, en los supuestos de identidad de signos y de productos o de servicios existe una presunción iuris tantum de que el uso de la marca por un tercero lo es en cuanto tal.
3) El uso que el titular puede prohibir a terceros es el que tiene como designio su explotación comercial, en cuyo concepto se integra la utilización de los distintivos que las empresas propietarias de equipos de fútbol tienen inscritos como marcas para comercializar prendas y artículos relacionados con la formación deportiva.
4) A tal propósito, resultan irrelevantes las razones por las que el consumidor realiza la elección de los productos o de los servicios. El dato decisivo es que el destinatario los adquiere o los consume porque incorporan el signo distintivo.»
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