EUR-Lex -  62002CC0329 - PT

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
F. G. JACOBS
apresentadas em 11 de Março de 2004(1)

Processo C-329/02 P

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH
contra

«»

1.        O presente recurso tem por objecto um acórdão  (2) que anulou parcialmente a decisão que indeferiu o registo de «SAT.2» como marca comunitária para diversas categorias de serviços. As questões suscitadas são as seguintes: i) se o objectivo do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária  (3) é o de que os sinais desprovidos de carácter distintivo possam ser livremente utilizados por todos; ii) a forma como deve proceder‑se à avaliação global do carácter distintivo de um sinal composto por vários elementos; e iii) a forma como o princípio da não‑discriminação deve ser aplicado quando a recusa de registo de uma marca colida com a prática anterior.

Legislação

2.        O artigo 4.° do regulamento sobre a marca comunitária prevê: «Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

3.        Nos termos do artigo 7.°, do regulamento, com a epígrafe «Motivos absolutos de recusa»:

«1. Será recusado o registo:

a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.°;

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

e) De sinais exclusivamente compostos:

i) Pela forma imposta pela própria natureza do produto;

ii) Pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico; ou

iii) Pela forma que confere um valor substancial ao produto;

[...]» 4  –As restantes alíneas f) a j) proíbem, em resumo, o registo de marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes; de marcas susceptíveis de enganar o público; de marcas que façam uso não autorizado de emblemas, insígnias ou escudos; e, de indicações de proveniência geográfica de vinhos ou bebidas espirituosas que não possuam essa origem..

4.        Nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do regulamento «[a]s alíneas b), c) e d) do n.° 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo».

Síntese da tramitação processual

5.        Em 15 de Abril de 1997, a SAT.1 SatellitenFernesehen GmbH (a seguir «SAT.1»), uma sociedade de televisão por satélite, apresentou ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») um pedido de registo do sintagma «SAT.2» como marca comunitária para bens e serviços das classes 35, 38, 41 e 42 do Acordo de Nice  (5) . De acordo com as respectivas designações, as referidas classes abrangem essencialmente: publicidade e gestão comercial ou administrativa; telecomunicações; educação, formação, divertimento e actividades desportivas culturais; e serviços não classificados. O pedido tinha por objecto uma lista de serviços pormenorizada para cada uma das classes. O examinador indeferiu o pedido relativamente a todos os serviços em causa «na medida em que estes se referem aos satélites ou à televisão por satélite, no sentido mais abrangente». A Segunda Câmara de Recurso negou provimento ao recurso interposto pela SAT.1 daquele indeferimento, no que respeita aos serviços das classes 38, 41 e 42, argumentando, essencialmente, que o sinal era descritivo e que era desprovido de carácter distintivo, caindo, por isso, simultaneamente, no âmbito de aplicação das alíneas b) e c) do artigo 7.°, n.° 1, do regulamento sobre a marca comunitária.

6.        No recurso interposto ulteriormente pela SAT.1 para o Tribunal de Primeira Instância, este anulou a decisão da Câmara de Recurso na parte em que esta não se pronunciou relativamente aos serviços da classe 35  (6) e na parte relativa a certos tipos de serviços que, embora enumerados no requerimento, não envolvem a difusão por satélite  (7) .

7.        O Tribunal de Primeira Instância também aceitou, no que diz respeito a todos os serviços em causa, o argumento da recorrente baseado no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária: considerou que o sintagma «SAT.2» não é exclusivamente descritivo na acepção daquela disposição  (8) .

8.        Contudo, negou provimento ao recurso no que diz respeito a todos os serviços em causa que estavam «ligados à difusão por satélite», com o fundamento de que o sintagma «SAT.2», embora não sendo descritivo, era desprovido de qualquer carácter distintivo relativamente a esses serviços, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento. O Tribunal de Primeira Instância chegou a essa conclusão com base no raciocínio que segue  (9) .

9.        Os motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a e), do regulamento sobre a marca comunitária prosseguem um fim de interesse público, que exige que os sinais a que se referem possam ser livremente utilizados por todos. Assim, o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), refere‑se, designadamente, a marcas que são ou podem ser comummente utilizadas no comércio para a apresentação dos produtos ou serviços em causa. O carácter distintivo deve ser apreciado atendendo ao mesmo tempo a esses produtos ou serviços e à percepção que o público pertinente tem da marca. No caso em apreço, o público pertinente é constituído por profissionais no domínio do cinema e dos média ou por consumidores médios, dependendo do tipo específico de serviço.

10.      Tratando‑se de uma marca complexa, o sintagma «SAT.2» deve ser considerado na sua totalidade para efeitos de apreciação do seu carácter distintivo. Contudo, pode analisar‑se sucessivamente cada um dos elementos. Em primeiro lugar, ficou demonstrado que o sintagma «SAT» constitui uma abreviatura usual nas línguas alemã e inglesa que designa uma característica (a ligação a uma transmissão via satélite) da maioria dos serviços em causa. Por isso, era desprovido de qualquer carácter distintivo relativamente a esses serviços. A seguir, números como «2» eram comummente utilizados no comércio para a apresentação dos serviços em apreço e, por isso, eram desprovidos de carácter distintivo a esse respeito. Finalmente, o elemento «.» era comummente utilizado no comércio para a apresentação de todos os tipos de produtos e serviços. O sintagma «SAT.2», como um todo, consistia, assim, numa combinação de elementos que, individualmente, eram susceptíveis de serem comummente utilizados no comércio para a apresentação dos serviços em apreço, sendo, consequentemente, desprovido de qualquer carácter distintivo em relação a estes.

11.      O facto de uma marca complexa conter apenas elementos desprovidos de carácter distintivo permite em geral concluir que, considerada na sua totalidade, a mesma também é susceptível de ser comummente utilizada no comércio para a apresentação dos produtos ou serviços em causa. Esta conclusão apenas poderia ser afastada se se provasse – o que não acontece no presente processo – que a marca complexa representa mais do que a soma das suas partes.

12.      No que diz respeito ao último fundamento aduzido pela SAT.1, assente na violação do princípio da igualdade de tratamento pelo facto de o Instituto se ter afastado da sua própria prática decisória em matéria de marcas compostas por números e letras, o Tribunal de Primeira Instância afirmou, essencialmente, o que a seguir se indica  (10) . Se o registo de um sinal foi correctamente admitido num processo anterior e se, num processo posterior, semelhante ao primeiro, tiver sido adoptada uma decisão contrária, esta última decisão deve ser anulada por violação das disposições pertinentes do regulamento sobre a marca comunitária; o fundamento baseado em violação do princípio da não discriminação não poderia ser validamente invocado. Se, por outro lado, o registo de um sinal tiver sido admitido incorrectamente e, mais uma vez, num processo posterior, semelhante ao primeiro, tiver sido adoptada uma decisão contrária, a primeira decisão não pode ser utilmente invocada em apoio de um pedido de anulação desta última decisão. O princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o princípio da legalidade e ninguém pode invocar, em benefício próprio, uma ilegalidade cometida em proveito de outrem. Em todo o caso, os fundamentos de anulação da segunda decisão não podem assentar numa alegada violação do princípio da não‑discriminação.

13.      A SAT.1 alega que o Tribunal de Primeira Instância interpretou incorrectamente o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária, essencialmente sob três aspectos: considerou erradamente que a referida disposição prossegue o fim de interesse público de manter certos sinais livres para serem utilizados por todos; na apreciação do carácter distintivo do sintagma «SAT.2», aplicou um critério que não se encontra na previsão legal, ou seja, a probabilidade de utilização no comércio para apresentação dos produtos em causa; e, deste modo, não apreciou o carácter distintivo da marca como um todo, tendo apenas apreciado cada elemento separadamente. A título subsidiário, a SAT.1 argumenta que o Tribunal de Primeira Instância aplicou incorrectamente o princípio da não‑discriminação ao considerar que o fundamento se referia a decisões concretas anteriores, quando o que estava em causa era a prática constante do Instituto a respeito de marcas compostas por números e abreviaturas.

Principal fundamento de recurso: erro na interpretação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b)

Conceito de carácter distintivo

14.      Antes de apreciar os argumentos específicos invocados no recurso, poderá ser útil fazer uma breve análise do conceito de carácter distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária.

15.      Este conceito suscitou algumas dificuldades, dado que a proibição de marcas «desprovid[a]s de carácter distintivo» parece repetir, por outros termos, a exigência de que a marca «[seja] adequad[a] para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas», constante do artigo 4.° e, por remissão, do artigo 7.°, n.° 1, alínea a). Trata‑se de uma mera repetição, ou os conceitos são diferentes?

16.      A resposta mais simples parece decorrer do artigo 7.°, n.° 3, nos termos do qual o artigo 7.°, n.° 1, alíneas b), c) e d) – mas não a alínea a) – não se aplica se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo relativamente aos produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo. Deste modo, parece correcto considerar que os artigos 4.° e 7.°, n.° 1, alínea a), se referem a uma adequação geral, absoluta e abstracta para distinguir produtos com origens diversas, ao passo que no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), o carácter distintivo está associado à classe do produto em causa.

17.      Assim, no presente caso, se fosse pedido o registo de cada um dos elementos separadamente, poderia considerar‑se que o elemento «.» – relativamente ao qual não é invocado carácter distintivo – não é minimamente adequado para distinguir, ao passo que o carácter distintivo ou não do sinal «SAT» poderá ter que ser apreciado no quadro dos serviços em causa. Se fosse esse o caso, o registo do primeiro, relativamente a todos os bens e serviços, não seria admitido nem pela alínea a) nem pela alínea b) do artigo 7.°, n.° 1, do regulamento, ao passo que se poderia considerar, apenas ao abrigo do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), que o segundo possui carácter distintivo relativamente a alguns produtos mas não a outros.

Objectivo do artigo 7.°, n.° 1, alínea b)

Argumentação

18.      A SAT.1 reconhece que decorre do acórdão Windsurfing Chiemsee  (11) que o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária tem por fim assegurar que os sinais ou indicações descritivas de bens ou serviços possam ser livremente usados por todos relativamente a esses bens ou serviços. Contudo, o Tribunal de Justiça nunca declarou que o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), prosseguia o mesmo objectivo; pelo contrário, este Tribunal sublinhou que a função essencial da marca é distinguir os produtos de diversas origens e garantir, no âmbito de um sistema de concorrência leal, que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob o controlo de uma única empresa que é responsável pela qualidade daqueles e que deve ter condições de manter a clientela devido a essa qualidade  (12) . É por essa razão, e não para que possam ser livremente utilizados por todos, que os sinais não distintivos não podem ser registados como marcas.

19.      O Instituto alega que o facto de os sinais não distintivos não poderem ser registados como marcas obedece claramente ao interesse público. No acórdão Canon  (13) , o Tribunal de Justiça realçou que, por razões de segurança jurídica e de boa administração, há que garantir que as marcas cuja utilização poderia ser contestada com êxito nos órgãos jurisdicionais não sejam registadas. Os sinais compostos por apenas um de uma série limitada de elementos comummente utilizados – como letras, números ou cores de base – oferecem um carácter distintivo meramente limitado e, sobretudo, os números devem permanecer disponíveis para designar quantidades.

Apreciação

20.     É jurisprudência constante que devem interpretar‑se os diferentes motivos de recusa de registo à luz do interesse geral subjacente a cada um deles  (14) .

21.      O interesse subjacente ao artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento, consiste em permitir que «sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para as quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos». Esta afirmação surgiu pela primeira vez no acórdão Windsurfing Chiemsee  (15) , a respeito do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva relativa às marcas, cuja redacção é idêntica, tendo sido reafirmada recentemente no acórdão Linde  (16) . Foi mais recentemente reiterada no acórdão Doublemint, no contexto do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento  (17) .

22.      Não é difícil compreender a razão para tal. Permitir que um operador monopolize um termo que pode servir para designar as características de um produto significaria conceder‑lhe uma vantagem injusta relativamente aos concorrentes, que possuem um interesse legítimo em utilizar o termo de forma descritiva.

23.      Esse raciocínio pode ser transposto para o artigo 7.°, n.° 1, alíneas d) e e), do regulamento, quanto a termos que se tenham tornado habituais na referência a um produto ou a formas que, de algum modo, estejam estreitamente associadas à sua própria natureza  (18) .

24.      Contudo, não consideramos que se possa fazer essa transposição sem adaptações no que diz respeito ao artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento. Não existe uma razão óbvia para manter livres para serem usados por todos os sinais que apenas são desprovidos de carácter distintivo – ainda que não em absoluto, mas apenas relativamente aos produtos ou serviços a que se referem –, a menos que os sinais em si mesmos também tenham uma relação estreita com os produtos a que dizem respeito, designadamente uma relação de um dos tipos enunciados nas alíneas c) a e). O simples facto de um sinal ser desprovido de carácter distintivo não implica a existência de uma relação desse tipo.

25.     É verdade que no acórdão Libertel  (19) , que dizia respeito a um pedido de registo como marca de uma cor por si só e envolvia a interpretação do artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da directiva relativa às marcas [com redacção idêntica à do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento], o Tribunal de Justiça entendeu que, para apreciar o carácter distintivo que uma determinada cor pode apresentar como marca, é necessário ter em conta o interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.

26.      Contudo, esse interesse não é idêntico ao que está na base do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento. O acórdão Libertel não fala em manter os sinais disponíveis para serem «livremente utilizados por todos», mas em «não limitar indevidamente» a respectiva disponibilidade. Por outro lado, essa afirmação surge no contexto específico de sinais que pertencem a uma categoria limitada, já que número de cores que o consumidor médio está apto a distinguir é reduzido  (20) . No caso ora em apreço, a probabilidade de o consumidor médio poder reconhecer como distintivo um leque muito maior de números parece relevante.

27.      Pode além disso notar‑se que (se incluirmos o preto e o branco enquanto cores) é impossível conceber uma marca visual ou uma imagem de um produto ou qualquer publicidade visual que não utilize, pelo menos, uma e, na esmagadora maioria dos casos, pelo menos duas cores do espectro limitado de cores disponíveis, ao passo que será uma questão de escolha utilizar um qualquer elemento de outro tipo limitado em série, como números ou sinais de pontuação. Além disso, o registo de uma cor por si só, em contraposição com uma forma específica com essa cor, pode considerar‑se equivalente, se transposto, por exemplo, para os números, ao registo de qualquer expressão de dualidade («2», «II», «ii», «dois», «duque», «par», «gémeo», «duplo», etc., e os respectivos equivalentes noutras línguas), por oposição ao dígito «2» especificamente.

28.      Por conseguinte, a afirmação constante do n.° 36 do acórdão recorrido, de que o objectivo do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento, é manter disponíveis os sinais a que se refere para que possam ser livremente utilizados por todos, vai muito além da interpretação da lei que consideramos correcta. Embora por si só não seja, talvez, determinante, essa afirmação terá provavelmente influenciado a apreciação final da possibilidade de registo do sintagma «SAT.2»; a aplicação de um critério cujo objectivo é manter sinais disponíveis para que possam ser livremente utilizados por todos será inevitavelmente mais severa do que a do critério da não restrição indevida da disponibilidade de outros tipos de sinais cujo espectro é reduzido.

Abordagem da apreciação da marca como um todo

Argumentação

29.      A SAT.1 alega que o Tribunal de Primeira Instância devia ter verificado se o sinal «SAT.2» permitia ao sector relevante do público distinguir os serviços em causa dos serviços com outra proveniência. Afirmar que «SAT» é uma abreviatura usual de «satélite» e que «.» e «2» são comummente utilizados no comércio para a apresentação desses serviços não é relevante nesse contexto. O facto de um elemento poder ser usado dessa forma é um critério para efeitos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c) ou e), do regulamento, mas não da alínea b) do mesmo artigo. O artigo 7.°, n.° 1, alínea b), não tem por fim constituir um motivo residual de recusa de sinais que não sejam exclusivamente descritivos.

30.      Além disso, o que é importante é a percepção geral por parte do consumidor, o qual não analisa uma marca ao nível dos elementos que a compõem. O sintagma «SAT.2», no seu todo, não é descritivo de nenhum dos tipos de serviço em causa, mas é uma invenção de fácil memorização, sendo, por isso, adequada para distinguir os produtos em função da respectiva origem. A SAT.1 refere‑se ao acórdão «Baby‑Dry»  (21) para alegar que os termos inovadores e não descritivos são susceptíveis de ter carácter distintivo.

31.      O Instituto refere que, embora o sintagma «SAT.2» no seu todo não seja descritivo, não podendo, por isso, ser recusado com base no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento, de acordo com as conclusões de facto do Tribunal de Primeira Instância, que não são susceptíveis de impugnação em sede de recurso, aquele sintagma é composto pelo elemento «SAT», que é descritivo (não sendo, por isso, distintivo), e pelo elemento «2», que não é descritivo nem distintivo (não havendo necessidade de ter em conta o elemento «.»). Certamente que cada marca deve ser apreciada no seu todo e o que importa é o facto de ser ou não adequada para distinguir os produtos em função da respectiva origem; contudo, a mera adição de um elemento não distintivo a um elemento descritivo apenas pode dar origem a uma marca que no seu todo seja distintiva se a combinação criar um todo maior que a soma das partes, o que não se verifica no presente caso.

32.      A alegação da SAT.1 de que qualquer sinal que não seja descritivo deve ser adequado para distinguir é ilógica e errada; tal raciocínio privaria o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), da sua finalidade autónoma. De resto, o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), não cobre apenas uma subcategoria das situações abrangidas pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea b). O acórdão Baby‑Dry não conforta a tese da SAT.1, dado que se refere ao carácter descritivo de uma justaposição imaginativa e invulgar na sua estrutura de dois elementos descritivos e não ao carácter distintivo da adição de um elemento não distintivo a um elemento descritivo. Em todo o caso, o critério de qualquer «afastamento perceptível»  (22) não pode ser cumprido pela adição de um elemento comum, como um número ou, por exemplo, um carácter em itálico.

Apreciação

33.      No n.° 39 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância afirmou: «[t]ratando‑se de uma marca complexa, há que, para fins de apreciação do seu carácter distintivo, considerá‑la na sua totalidade. Contudo, isso não é incompatível com o exame um por um dos diferentes elementos que compõem a marca».

34.      Considerou, depois, nos n.os 41 a 47 que «SAT» designa uma característica da maior parte dos serviços em causa que é susceptível de entrar em linha de conta no momento da escolha pelo público pertinente, a saber, a sua qualidade de estarem ligados à difusão por satélite, sendo, portanto, desprovido de carácter distintivo relativamente a estes serviços, enquanto os elementos «2» e «.» são comummente utilizados, no comércio, para a apresentação desses serviços, sendo por isso, desprovidos de carácter distintivo para o mesmo efeito.

35.      Nos n.os 49 e 50 prosseguiu, afirmando que:

«[...] o facto de uma marca complexa só ser composta por elementos desprovidos de carácter distintivo permite concluir que esta marca, considerada no seu todo, é também susceptível de ser comummente utilizada, no comércio, para a apresentação dos produtos ou serviços em causa. Tal conclusão só pode ser contrariada na hipótese de indícios concretos, tais como, designadamente, a maneira como os diferentes elementos são combinados, indicarem que a marca complexa representa mais que a soma dos elementos que a compõem.

Ora, no caso em apreço, não se verifica que existam tais indícios. [...] [C]arece de pertinência o argumento da recorrente segundo a qual a marca pedida, considerada no seu todo, é dotada de um elemento de fantasia.»

36.      O Tribunal de Primeira Instância concluiu, assim, que o sintagma «SAT.2» é desprovido de carácter distintivo relativamente aos produtos em causa «que abrangem serviços prestados através de satélite».

37.      A SAT.1 critica, essencialmente, dois aspectos deste raciocínio: a apreciação individual dos elementos «SAT» e «2» e a apreciação da marca como um todo.

38.      Na análise dessas críticas, deve ser tido em conta que o Tribunal de Primeira Instância entendeu correctamente que a apreciação ao abrigo do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento, deve ter por objecto a marca como um todo. É jurisprudência constante que, em geral, as marcas devem ser apreciadas atendendo à impressão de conjunto que produzem no consumidor pertinente, dado que este, embora se pressuponha razoavelmente bem informado, observador e cauteloso, «apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades»  (23) .

39.      Contudo, poderá ser útil, a título de fase intermédia da apreciação global, analisar sucessivamente cada um dos componentes da marca, e o Tribunal de Primeira Instância não pode ser criticado pelo facto de o ter feito.

40.      No que diz respeito à análise do elemento «SAT», partindo da premissa de que este elemento é descritivo no que diz respeito aos serviços relacionados com a difusão através de satélite, não consideramos que se possa de qualquer modo criticar a conclusão de que aquele também não é distintivo relativamente aos mesmos produtos. Enquanto as alíneas b) e c) do n.° 1 do artigo 7.° do regulamento prevêem motivos autónomos de recusa de registo, existe uma certa sobreposição entre as várias situações que visam cobrir, e um termo que pode ser usado no comércio para designar características de um produto pode não ter carácter distintivo relativamente a esse produto  (24) ; nesse ponto, a conclusão está manifestamente correcta.

41.      Quanto à apreciação do elemento «2», as críticas da recorrente são, em nosso entender, mais convincentes. Alega que o Tribunal de Primeira Instância introduziu um novo critério, que não se encontra no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento, ao afirmar que «os números em geral e o número ‘2’ em especial são comummente utilizados, no comércio, para a apresentação dos serviços em causa», sendo, por isso, desprovidos de carácter distintivo a este respeito  (25) .

42.      Efectivamente, esta conclusão afigura‑se‑nos errada. Embora um elemento descritivo normalmente usado no comércio para a apresentação de produtos ou serviços seja, muito provavelmente, desprovido de carácter distintivo, esse argumento não pode estender‑se automaticamente a elementos não descritivos. Os números em especial são normalmente usados em muitos e variados domínios – formulários administrativos, clubes de golfe e linhas de autocarro, para apenas referir três – para distinguir categorias de artigos, produtos ou serviços  (26) , e parecem desempenhar bem essa função. Não existe uma razão intrínseca para que os números – que são expressamente enumerados no artigo 4.° do regulamento – não possam também distinguir produtos em função dos respectivos fornecedores. O entendimento do Tribunal de Primeira Instância parece, todavia, aglomerar o critério do carácter distintivo, constante do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento, ao do carácter descritivo, constante da alínea c) do mesmo artigo.

43.      Por fim e mais importante, a natureza de cada componente é, em todo o caso, um mero factor a ter em conta na apreciação do todo. Poderia assinalar‑se, a título de reductio ad absurdum, que, se houvesse que considerar que cada letra do alfabeto, vista individualmente, é desprovida de carácter distintivo  (27) , não poderia daí retirar‑se qualquer conclusão quanto ao carácter distintivo de uma marca nominativa, necessariamente composta por tais letras.

44.      O facto de uma marca ser composta exclusivamente por elementos que, individualmente considerados, são desprovidos de carácter distintivo relativamente aos produtos em causa não pode criar uma presunção automática de que a marca como um todo também é desprovida de carácter distintivo, que apenas pode ser ilidida se for feita prova de um factor adicional, como uma forma particular de combinação dos elementos, o que, não existindo, torna desnecessária qualquer apreciação da marca como um todo.

45.      Ao invés, dado que a marca como um todo pode ou não representar «mais do que a soma das suas partes», é sempre exigida uma apreciação global autónoma. Contudo, nos n.os 49 e 50 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância não efectuou essa apreciação.

46.      Por conseguinte, consideramos que o Tribunal de Primeira Instância errou na aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária: em primeiro lugar, porque concluiu que, pelo facto de serem comummente utilizados no comércio para a apresentação dos serviços em causa, os números em geral e o número «2» em particular são desprovidos de carácter distintivo a esse respeito; em segundo lugar, porque não apreciou o carácter distintivo da marca «SAT.2» como um todo e considerou irrelevante o argumento da recorrente de que a marca como um todo possuía um elemento de fantasia.

Fundamento subsidiário de recurso: violação do princípio da não‑discriminação

Argumentação

47.      A SAT.1 alega que o raciocínio do Tribunal de Primeira Instância é válido quando existam decisões individuais conflituantes, mas não quando, como foi alegado na primeira instância e durante o procedimento de registo, o Instituto tenha observado no passado uma prática constante e claramente identificável, em conformidade com as orientações de exame que emite. No domínio das telecomunicações, o Instituto aceitou marcas como «T‑SAT», «One Tel», «One.Tel» e «MEDIA 4».

48.      O Instituto responde que o fundamento de recurso em causa tem por objecto uma alegada violação do princípio da igualdade de tratamento por parte do Instituto e não do Tribunal de Primeira Instância. Deste modo, a SAT.1 procura que o Tribunal de Justiça proceda ao reexame do fundamento que invocou em primeira instância quanto à prática do Instituto, o que é inadmissível em sede de recurso.

Apreciação

49.      Tendo concluído que o principal fundamento de recurso deve proceder, faremos apenas um breve comentário relativamente ao fundamento subsidiário.

50.      Em primeiro lugar, parece‑nos claro que, neste ponto, a SAT.1 vem alegar que a apreciação do Tribunal de Primeira Instância quanto ao fundamento que aquela invocou originalmente a respeito do tratamento desigual por parte do Instituto padece de um erro de direito. A SAT.1 alega que, ao julgar improcedente esse fundamento, o Tribunal de Primeira Instância usou uma fundamentação jurídica adequada à comparação entre situações individuais e não entre uma decisão individual e uma prática constante. Consequentemente, o fundamento é admissível.

51.      Em segundo lugar, o entendimento do Tribunal de Primeira Instância parece ser, em princípio, insindicável. O facto de o Instituto ter adoptado uma decisão anterior errada não pode servir de fundamento de anulação de uma decisão posterior correcta – ninguém pode invocar em defesa das suas pretensões actos ilegais praticados em benefício de outrem  (28) . Quando – como acontece no caso ora em apreço, em nossa opinião, – se verifica a situação inversa, a segunda decisão deve, em todo o caso, ser anulada, não funcionando o princípio da não‑discriminação.

52.      Em terceiro lugar, esse raciocínio assenta, designadamente, no pressuposto de que as Câmaras de Recurso exercem poderes vinculados, não discricionários, quando decidem da susceptibilidade de registo. Contudo, apesar de a discricionariedade ser de facto reduzida, e mesmo no quadro de uma correcta aplicação da lei, é inevitável alguma subjectividade na apreciação do carácter distintivo de uma marca. Afigura‑se particularmente importante manter a coerência nesta matéria. Efectivamente, as orientações de exame  (29) do próprio Instituto dispõem que «deve existir coerência na prática decisória de modo a tratar de forma igual todos os requerentes. Cabe aos examinadores a responsabilidade de se manterem ao corrente das decisões dos colegas, especialmente das Câmaras de Recurso, do Tribunal de Primeira Instância e do Tribunal de Justiça».

Quanto ao mérito da causa em primeira instância

53.      A única questão que fica por responder é a de saber se a marca «SAT.2», como um todo, é desprovida de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária, no que diz respeito aos serviços relacionados com a difusão via satélite.

54.      Nos termos do artigo 61.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, este Tribunal pode decidir o litígio, se o mesmo estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância. No presente processo, a questão foi suficientemente discutida e não seria conforme ao interesse da economia processual remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância. Efectivamente, atendendo às considerações precedentes, pouco mais resta analisar.

55.      O sinal «SAT.2» é de carácter complexo e tem um formato muito comum no domínio da teledifusão. A longa lista de exemplos equivalentes em vários países europeus incluiria «BBC 1», «Kanaal 2», «MTV 3», «TV4», «Tele 5», «M6», «RTL 7», entre outros. Nalguns casos, o elemento não numérico é, por si só, distintivo e noutros tem o mesmo carácter descritivo que o Tribunal de Primeira Instância atribuiu ao elemento «SAT» relativamente a serviços de difusão via satélite, podendo, por isso, considerar‑se desprovido de carácter distintivo a esse respeito.

56.      Contudo, a presença de um identificador numérico tem claramente por fim garantir o carácter distintivo. O uso marcadamente comercial destes sinais para designar canais de televisão e produtos associados prova claramente o sucesso deste formato. Se o consumidor médio de programas de televisão e produtos derivados tivesse dificuldade em identificar esses sinais como distintivos dos produtos e da respectiva origem, aqueles não seriam utilizados, sobretudo atendendo a que as pressões comerciais em matéria de lucro publicitário e de taxas de audiência criam uma forte necessidade de lealdade ao produto  (30) .

57.      O objectivo de não «restringir indevidamente» a disponibilidade de certos sinais, que constitui um dos objectivos do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), também não parece relevante nesta sede. Sempre que uma marca é composta por um elemento numérico e um elemento não‑numérico, este último pode ou não ser de natureza descritiva; em qualquer dos casos, a escolha não é particularmente limitada. Certamente que, apesar de existir, o limite prático ao conjunto de números que podem ser efectivamente utilizados é elevado. Quando ambos os tipos de elementos são justapostos, o número de combinações distintivas e adequadas para distinguir é efectivamente elevado. Se podem identificar, por exemplo, um canal de televisão por satélite através de um sinal como «SAT.2», os consumidores poderão, certamente, distingui‑lo de outras combinações de várias letras e/ou números que outros emissores queiram eventualmente registar como marcas  (31) .

58.      Em consequência, pensamos que a Câmara de Recurso considerou erradamente que o sintagma «SAT.2», visto como um todo, era desprovido de carácter distintivo relativamente aos serviços em causa.

Conclusão

59.      Por conseguinte, somos de opinião que o Tribunal de Justiça deve:

– anular o acórdão do Tribunal de Primeira Instância proferido no processo T‑323/00 na parte em que negou provimento ao recurso com o fundamento de que o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária impede o registo do sinal «SAT.2» como marca comunitária para serviços relacionados com a difusão via satélite;

– anular a decisão R 312/1999‑2 da Segunda Câmara de Recurso na parte em que não foi já anulada pelo acórdão proferido no processo T‑323/00; e

– condenar o Instituto nas despesas em ambas as instâncias.

1 – Língua original: inglês.

2 – Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 2 de Julho de 2002, SatellitenFernsehen/IHMI (T‑323/00, Colect., p. II‑2839).

3 – Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).

4 – As restantes alíneas f) a j) proíbem, em resumo, o registo de marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes; de marcas susceptíveis de enganar o público; de marcas que façam uso não autorizado de emblemas, insígnias ou escudos; e, de indicações de proveniência geográfica de vinhos ou bebidas espirituosas que não possuam essa origem.

5 – Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.

6 – Acórdão recorrido, n.os 18 a 21.

7 – .Ibidem, n.os 42 a 44.

8 – .Ibidem, n.os 24 a 28.

9 – .Ibidem, n.os 34 a 57.

10 – .Ibidem, n.° 61. Referindo‑se aos acórdãos do Tribunal de Justiça de 9 de Outubro de 1984, Witte/Parlamento (188/83, Recueil, p. 3465, n.° 15), e de 4 de Julho de 1985, Williams/Tribunal de Contas (134/84, Recueil, p. 2225, n.° 14).

11 – Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 1999 (C‑108/97 e C‑109/97, Colect., p. I‑2779, n.° 25), a respeito do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva relativa às marcas comunitárias [Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1)], cuja redacção, embora seja idêntica à do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária, diz respeito a marcas nacionais e não a marcas comunitárias.

12 – V. acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon (C‑39/97, Colect., p. I‑5507, n.° 28); de 17 de Outubro de 1990, CNL‑SUCAL/HAG (C‑10/89, Colect., p. I‑3711, n.° 13); e de 18 de Junho de 2002, Philips/Remington (C‑299/99, Colect., p. I‑5475, n.° 30).

13 – Já referido na nota 12, n.° 21 do acórdão.

14 – V., por exemplo, acórdão Philips, já referido na nota 12, n.° 77.

15 – Já referido na nota 11, n.° 25.

16 – Acórdão de 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C‑53/01 a C‑55/01, Colect., p. I‑3161, n.° 73, e n.° 2 da parte dispositiva).

17 – Acórdão de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley, dito «Doublemint» (C‑191/01 P, Colect., p. I‑0000, n.° 31).

18 – A respeito do artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da directiva [idêntica ao artigo 7.°, n.° 1, alínea e), do regulamento], v. acórdão Philips, já referido na nota 12, n.os 78 a 80. Os objectivos prosseguidos pelas alíneas f) a j) são distintos, mas claros quanto ao seu conteúdo: v. nota 4.

19 – Acórdão de 6 de Maio de 2003 (C‑104/01, Colect., p. I‑3793), proferido após terem sido apresentadas a petição e a contestação no recurso ora em apreço; v., designadamente, n.os 44 a 60.

20 – N.° 47 do acórdão. V., também, n.° 81 das conclusões do advogado‑geral D. Ruiz‑Jarabo Colomer de 6 de Novembro de 2003 nos processos Henkel/IHMI (C‑456/01 P e C‑457/01 P), Procter & Gamble/IHMI (C‑468/01 P a C‑472/01 P), e Procter & Gamble/IHMI (C‑473/01 P e C‑474/01 P) (processos ditos «Tabletes de detergente multicolores»).

21 – Acórdão de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C‑383/99 P, Colect., p. I‑6251, n.os 40 e 42 a 45).

22 – Acórdão Baby‑Dry, já referido, n.° 37.

23 – V., por exemplo, no que diz respeito a vários tipos de apreciação, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C‑251/95, Colect., p. I‑6191, n.° 23); Baby‑Dry, já referido, n.° 40; e de 20 de Março de 2003, LTJ Diffusion (C‑291/00, Colect., p. I‑2799, n.° 52).

24 – V., por exemplo, acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Colect., p. I‑0000, n.os 18 e 19).

25 – V. n.° 46 do acórdão recorrido.

26 – Trata‑se de casos em que o número é usado para fins de identificação, por oposição a indicação de tamanho, por exemplo, em que o número apresenta carácter manifestamente descritivo.

27 – V., porém, William Cornish e David Llewlyn, Intellectual Property (5.a ed., 2003), n.os 17 a 32, p. 663, e jurisprudência aí referida.

28 – Acórdão recorrido, n.° 61.

29 – De 26 de Março de 1999, ponto 2.2.

30 – Num domínio bastante diferente, poderá estabelecer‑se a comparação com as marcas «Pastis 51»e «VAT 69», claramente distintivas e compostas por apenas um elemento descritivo e um número distintivo.

31 – Deve recordar‑se que a questão aqui colocada diz respeito a um dos motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.° do regulamento; neste contexto, não se suscitam necessariamente considerações que poderiam justificar‑se em sede de oposição e de acção por infracção baseadas em motivos relativos de recusa, como a existência prévia de uma marca semelhante para produtos similares.

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