EUR-Lex -  62002CC0418 - IT

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 13 gennaio 2005(1)

Causa C-418/02

Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG





[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundespatentgericht (Germania)]

«Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Marchio di servizi – Servizi forniti nell'ambito della vendita al dettaglio di merci – Registrazione – Precisazione del contenuto di tali servizi e dei prodotti cui si riferiscono – Somiglianza tra tali servizi e i prodotti venduti o i servizi che possono essere forniti nel contesto generale della vendita dei prodotti»

1.        Il diritto dei marchi è oggetto, in questi ultimi anni, di un rilevante sviluppo sotto l’impulso degli operatori economici, il quale esprime bene l’importanza ad essi attribuita nella nostra società attuale, detta «società dei consumi». Dopo l’estensione dei segni suscettibili di costituire un marchio a un odore, a un suono e ad uno o più colori in quanto tali, senza forma né contorno  (2) , nella presente causa la Corte si trova di fronte ad un’ulteriore evoluzione del diritto dei marchi, sollecitata da società di distribuzione di merci.

2.        Si tratta questa volta di stabilire se, ed eventualmente a che condizioni, possa essere registrato un marchio per servizi di vendita al dettaglio di merci. Così, il Bundespatentgericht (Germania) chiede se «il commercio al dettaglio di merci» rappresenti un servizio ai sensi dell’art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE  (3) , e, in caso affermativo, a che condizioni possa essere registrato un marchio per un servizio siffatto.

I – Ambito normativo

A – Accordi internazionali sul diritto dei marchi

1. La convenzione di Parigi

3.        La convenzione per la protezione della proprietà industriale, sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967  (4) , rappresenta l’ambito normativo di riferimento che gli Stati firmatari di tale convenzione si sono impegnati a osservare per la tutela dei marchi. Tutti gli Stati membri della Comunità europea (in prosieguo: gli «Stati membri») sono parti di detta convenzione  (5) .

4.        L’art. 6 sexies della convenzione di Parigi, adottato in occasione della conferenza di revisione della convenzione stessa, riunita a Lisbona nel 1958, dispone quanto segue:

«I paesi [cui si applica tale convenzione] s’impegnano a proteggere i marchi di servizio. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali marchi» 6 –Segnalo altresì che i 25 Stati membri hanno sottoscritto il trattato sul diritto dei marchi, stipulato a Ginevra il 27 ottobre 1994, che al suo art. 16 dispone che ogni parte contraente registra i marchi di servizi e applica a questi marchi le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi di prodotti. Tuttavia, alla data dei fatti della causa principale, tutti gli Stati membri non l’avevano ancora ratificato. La Germania ha proceduto alla ratifica solamente il 16 ottobre 2004. A questa stessa data, altri dodici Stati membri erano divenuti parti del Trattato (la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Estonia, il Regno di Spagna, l’Irlanda, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d’Ungheria, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Slovacchia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord). .

2. L’Accordo di Nizza

5.        L’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale di prodotti e servizi per la registrazione dei marchi, nella versione riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Ginevra il 13 maggio 1977, e modificata il 28 settembre 1979  (7) , rientra nell’ambito degli accordi che i paesi firmatari della convenzione di Parigi si riservano il diritto di concludere tra loro, ai sensi dell’art. 19 della convenzione citata  (8) . Tale Accordo è inteso a facilitare la registrazione dei marchi grazie ad una classificazione comune dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato un marchio  (9) .

6.        La classificazione di Nizza contiene un elenco di titoli relativi a 34 classi di prodotti e a 11 classi di servizi. I prodotti e i servizi rientranti in tali diverse classi vi sono descritti in termini generali. Detti titoli sono spesso accompagnati da note esplicative. La classificazione di Nizza contiene altresì un elenco alfabetico di 10 000 prodotti e di 1 000 servizi circa. Tale classificazione è regolarmente rivista da un comitato di esperti, istituito dall’Accordo di Nizza. La versione vigente alla data dei fatti di cui alla causa principale era la settima edizione, pubblicata nel 1996. Essa è stata sostituita dall’ottava edizione, pubblicata nel giugno 2001 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2002.

7.        La classe 35 della classificazione di Nizza è descritta nei seguenti termini, che sono identici nelle due versioni citate:

«Pubblicità;

gestione di affari commerciali;

amministrazione commerciale;

lavori di ufficio.

Nota esplicativa :

(…)

Questa classe comprende in particolare :

(…)

– i servizi che comportano il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore una agevole vista ai fini del loro acquisto.

Questa classe non comprende in particolare:

– l’attività di un’azienda la cui funzione primordiale è la vendita di merci, cioè di un’azienda detta commerciale;

(…)».

8.        L’art. 2 dell’Accordo di Nizza definisce la portata giuridica e l’applicazione della classificazione di Nizza. Esso è così redatto:

«1) Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione è quella attribuitale da ciascun Paese dell’Unione particolare. In modo particolare, la classificazione non vincola i Paesi dell’Unione particolare né quanto alla valutazione della portata della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di servizio.

2) Ciascun Paese dell’Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3) Le Amministrazioni competenti dei Paesi dell’Unione particolare faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

4) Il fatto che una denominazione figuri nella lista alfabetica dei prodotti e dei servizi non pregiudica in alcun modo i diritti che potrebbero esistere su tale denominazione».

9.        Gli Stati membri sono parti dell’Accordo di Nizza, eccettuate la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta  (10) . La classificazione di Nizza trova applicazione per le domande e per la registrazione dei marchi comunitari  (11) . La citata classificazione si applica, inoltre, per la registrazione internazionale dei marchi effettuata dall’ufficio internazionale dell’OMPI, a norma dell’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, riveduta per l’ultima volta a Stoccolma nel 1967 e modificata il 28 settembre 1979  (12) , e del protocollo relativo all’Intesa di Madrid  (13) .

B – Diritto comunitario

10.      La direttiva mira a subordinare alle stesse condizioni, in tutti gli Stati membri, l’acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato, così da abolire le disparità nelle legislazioni dei citati Stati membri che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune  (14) . Ai sensi del suo dodicesimo ‘considerando’, è necessario che le disposizioni della direttiva siano in perfetta armonia con quelle della convenzione di Parigi e che esse non pregiudichino gli obblighi degli Stati membri derivanti da detta convenzione.

11.      A norma del suo art. 1, la direttiva «si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l’ufficio dei marchi del Benelux o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro».

12.      L’art. 2 definisce i segni suscettibili di costituire un marchio. Esso è così formulato:

«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

13.      L’art. 4 della direttiva ha ad oggetto gli impedimenti relativi che ostano alla registrazione di un marchio ed i motivi di nullità di un marchio registrato in caso di conflitto con un marchio depositato anteriormente. Esso dispone quanto segue:

«1.     Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;

b) se l’identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore».

14.      L’art. 5 stabilisce i diritti conferiti dal marchio d’impresa. Esso così dispone:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa».

15.      Ai fini della realizzazione del mercato interno, il regolamento mira ad instaurare, accanto ai marchi nazionali, un marchio comunitario acquisito secondo una procedura unica, che goda di una protezione uniforme e produca i suoi effetti in tutto il territorio delle Comunità  (15) . Per la registrazione e l’amministrazione di tale marchio comunitario è competente l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)  (16) .

16.      Ai suoi artt. 4, 8 e 9, il regolamento contiene disposizioni analoghe a quelle degli artt. 2, 4 e 5 della direttiva.

C – Diritto nazionale

17.      Il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994  (17) , contenuto nell’art. 1 del Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (legge di riforma del diritto dei marchi e trasposizione della prima direttiva), in vigore dal 1° gennaio 1995, ha ad oggetto l’attuazione della direttiva nel diritto nazionale tedesco.

18.      Le disposizioni degli artt. 2, 4, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva sono riprese dagli artt. 3, n. 1, 9, n. 1, e 14, n. 2, del Markengesetz.

II – Causa principale e questioni pregiudiziali

19.      Il 19 marzo 2001 la società Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG  (18) ha chiesto al competente ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi la registrazione del marchio grafico e di colore «Praktiker» per il servizio così descritto: «commercio al dettaglio di articoli di edilizia, articoli di bricolage e di giardinaggio e altri beni di consumo per il settore del “do-it-yourself”».

20.      L’ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi ha respinto tale istanza. Esso ha ritenuto che la nozione di «commercio al dettaglio» non designava servizi indipendenti, dotati di autonomo significato economico, bensì si riferiva alla sola distribuzione di prodotti in quanto tale. A parere dell’ufficio stesso, la tutela derivante dal diritto dei marchi può essere ottenuta solamente mediante la registrazione di un marchio che contraddistingua i vari prodotti commercializzati.

21.      La Praktiker ha impugnato tale decisione dinanzi al Bundespatentgericht. Essa ha sostenuto che l’evoluzione economica verso una società di servizi esigeva una diversa valutazione del commercio al dettaglio. Secondo la ricorrente, la decisione d’acquisto del consumatore sarebbe sempre più influenzata da aspetti quali la scelta dei prodotti, la loro presentazione, il servizio fornito dal personale, la pubblicità, e così via. Simili prestazioni andrebbero al di là della semplice attività di vendita e consentirebbero di distinguere un’impresa dai suoi concorrenti. Esse dovrebbero pertanto poter beneficiare della tutela di un marchio di servizio, come sarebbe ormai ammesso dall’UAMI e dalla maggior parte degli uffici dei marchi degli Stati membri.

22.      Il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la vendita al dettaglio di merci costituisca un servizio ai sensi dell’art. 2 della direttiva.

2) In che misura il contenuto dei suddetti servizi forniti da un dettagliante debba essere specificato al fine di garantire la determinazione dell’oggetto della tutela dei marchi, determinazione necessaria:

a) per la funzione del marchio, definita dall’art. 2 della direttiva, di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese,

b) per la delimitazione dell’ambito di tutela di tale marchio in caso di conflitto.

3) In che misura debba essere delimitato l’ambito della somiglianza [artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva] tra i suddetti servizi forniti da un dettagliante e

a) altri servizi forniti nell’ambito della distribuzione di merci, o

b) le merci distribuite dal dettagliante di cui trattasi».

23.      Il Bundespatentgericht spiega, nella sua decisione di rinvio, di sottoporre alla Corte tali questioni per i motivi di seguito esposti.

24.      Nell’esercizio della sua attività, un dettagliante non si distinguerebbe da un produttore che provveda egli stesso alla vendita dei suoi prodotti. Un dettagliante potrebbe quindi distinguersi da un tale concorrente mediante un marchio di prodotti. Inoltre, le prestazioni legate alla distribuzione di prodotti, come i consigli forniti ai clienti, le attività informative e pubblicitarie, ecc., non si presenterebbero, agli occhi dell’acquirente, come prestazioni autonome e la loro tutela sarebbe ricompresa nella tutela derivante dal marchio di prodotti. Infine, le prestazioni aggiuntivamente offerte da un centro commerciale, come i servizi finanziari, assicurativi, di agenzia di viaggi o di ristorazione, che risultano essere indipendenti dalla distribuzione dei prodotti, rientrerebbero in classi specifiche della classificazione di Nizza e potrebbero pertanto essere contrassegnati da marchi autonomi.

25.      L’attività di un dettagliante per la quale potrebbe risultare necessaria la tutela di un marchio di servizi sarebbe così ridotta alle attività specifiche di vendita che consentono una distribuzione di prodotti, senza limitarsi a quest’ultima, cioè le attività di raggruppamento di prodotti provenienti da diverse imprese per ottenere un assortimento, e l’offerta di quest’ultimo nell’ambito di una struttura distributiva. Tali prestazioni, che sarebbero così remunerate grazie al margine commerciale sui prodotti, potrebbero essere considerate come fornite a titolo oneroso, conformemente alla definizione della prestazione di servizi di cui all’art. 50 CE.

26.      Sarebbe inoltre necessario tener conto della classificazione di Nizza, che si imporrebbe sia agli Stati membri che all’UAMI. In base alle note esplicative relative alla classe 35, l’ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi avrebbe negato la registrazione di marchi relativi a servizi di commercio al dettaglio, in quanto si trattava esclusivamente della distribuzione di prodotti. La tutela di un marchio di servizi sarebbe concessa solamente nel caso di un’impresa commerciale che fornisca prestazioni ulteriori rispetto all’attività di distribuzione dei prodotti, qualora tali prestazioni siano proponibili a terzi quali prestazioni autonome.

27.      Tuttavia, l’UAMI e gli uffici dei marchi della maggioranza degli Stati membri ammetterebbero la registrazione di un marchio per i servizi forniti da un dettagliante, pur con divergenze sulla questione se debbano essere precisati i servizi contrassegnati dal marchio. Il fatto che i marchi nazionali e i marchi comunitari possono essere confrontati tra loro dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali, nonché dinanzi all’UAMI, richiederebbe una soluzione vincolante elaborata dalla Corte. In mancanza, si configurerebbe una violazione del principio di parità di trattamento degli operatori economici e ne potrebbe conseguire una distorsione sostanziale della concorrenza nell’Unione europea.

28.      Tuttavia, il Bundespatentgericht afferma che potrebbe ammettersi il principio della registrazione di siffatti marchi di servizi solo qualora fosse possibile definire concretamente l’oggetto di detta tutela. L’ottenimento di un marchio per «servizi di commercio al dettaglio» non potrebbe in alcun caso condurre ad un’incontrollata estensione della tutela derivante dal marchio, che includerebbe tutte le prestazioni fornite nell’ambito dell’attività commerciale di un grande magazzino e tutti i prodotti distribuiti da quest’ultimo. Tale esigenza discenderebbe dalla funzione stessa del marchio, consistente nel garantire al consumatore l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato. Essa si imporrebbe altresì con riferimento alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, la quale richiede che i diritti esclusivi attribuiti mediante la registrazione di un marchio siano chiaramente identificati.

29.      Denominazioni generiche quali «servizi di commercio al dettaglio» o «commercio al dettaglio di prodotti» oppure «commercio di grande magazzino» non sarebbero quindi sufficientemente precise. Per un verso, esse non consentirebbero di distinguere i servizi offerti dal dettagliante rispetto ai servizi offerti da altre imprese giuridicamente ed economicamente autonome, come le banche, le agenzie di viaggi, le imprese di trasporto, i ristoranti, i quali rientrerebbero in diverse classi di servizi. Per altro verso, esse non permetterebbero di individuare con precisione i prodotti distribuiti. Le stesse obiezioni potrebbero essere sollevate qualora la domanda di registrazione precisi semplicemente il tipo di punto vendita, come «grande magazzino» o «supermercato». Alla luce delle note esplicative relative alla classe 35 della classificazione di Nizza, la descrizione dei servizi offerti da un dettagliante che consentirebbe di distinguere tali servizi da altri, rientranti in un’altra classe della classificazione citata, dovrebbe basarsi sulla formulazione che indica il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti, eccetto il loro trasporto, che consenta o agevoli l’acquisto dei prodotti stessi.

30.      Tuttavia, anche la descrizione dei servizi forniti da un dettagliante in sede di registrazione del marchio potrebbe non essere sufficiente a prevenire un rischio di monopolio incontrollato. Sarebbe inoltre necessario delimitare la nozione di somiglianza tra tali servizi, da un lato, e gli altri servizi che possono essere offerti nell’ambito di un grande spazio commerciale e i prodotti venduti, dall’altro.

III – Valutazione

A – Sulla prima questione pregiudiziale

31.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il Bundespatentgericht chiede se il commercio al dettaglio di merci costituisca un servizio ai sensi dell’art. 2 della direttiva.

32.      Mi sembra che la soluzione di tale questione pregiudiziale richieda, preliminarmente, lo svolgimento delle precisazioni che seguono, relative, per un verso, al contenuto e all’oggetto dell’art. 2 della direttiva e, per altro verso, a ciò che deve intendersi con l’espressione «commercio al dettaglio di merci» nell’ambito della presente controversia.

33.      Innanzitutto, quanto all’art. 2 della direttiva, come giustamente rilevato dalla Commissione delle Comunità europee, esso non ha ad oggetto la definizione dei servizi per i quali un ufficio nazionale può registrare un marchio. Detto articolo, conformemente al suo titolo, ha ad oggetto i «segni suscettibili di costituire un marchio di impresa». Esso prevede infatti che possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente e che sono adatti a «distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». Esso contiene quindi la definizione dei tipi di segni idonei a costituire un marchio, a prescindere dai prodotti o dai servizi per i quali la protezione potrebbe essere richiesta  (19) .

34.      Neppure le ulteriori disposizioni della direttiva contengono una definizione dei servizi per i quali può essere registrato un marchio. Tuttavia, come precisato dal suo settimo ‘considerando’, essa mira a far sì che l’acquisizione del diritto sul marchio di impresa registrato sia subordinato, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. Oltretutto, come sancito al suo art. 1 e come emerge dal suo contenuto, essa è applicabile non solo ai marchi di prodotti, ma anche ai marchi di servizi.

35.      Tenuto conto di tali elementi, ritengo che, se la direttiva, alla luce del suo dodicesimo ‘considerando’ nonché dell’art. 6 sexies della convenzione di Parigi, dev’essere intesa nel senso che non obbliga gli Stati membri a riconoscere i marchi di servizi nel loro diritto interno, è altresì vero che gli Stati membri, dal momento in cui ammettono la possibilità per gli operatori economici di registrare marchi di tal genere  (20) , sono comunque tenuti a rispettare le disposizioni della direttiva citata quanto alle condizioni materiali per la loro registrazione. Condivido quindi la posizione di tutte le parti intervenienti, secondo cui la questione se un servizio quale il «commercio al dettaglio di merci» rappresenti o meno un servizio per cui può essere registrato un marchio rientra nell’ambito d’applicazione della direttiva e deve essere risolta con riferimento all’economia di quest’ultima, nonché con riferimento agli obiettivi che essa persegue.

36.      La seconda precisazione è relativa alla nozione di «commercio al dettaglio di merci». Il Bundespatentgericht non ha precisato a che cosa si riferisca esattamente tale nozione. Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni, la nozione citata, come definita in un certo numero di lingue ufficiali dei vari Stati membri, è utilizzata per designare l’attività di vendita di prodotti a privati in piccole quantità, e in questo essa si distingue dall’attività di «commercio all’ingrosso». La nozione di «commercio al dettaglio» indica pertanto l’attività di vendita di prodotti in piccole quantità.

37.      Sembra ammesso da tutte le parti intervenienti, e anche dalla ricorrente, che la vendita di prodotti in quanto tale, ossia limitata alla sola operazione di proporre prodotti in vendita e di venderli, non può, ai sensi della direttiva, essere considerata un servizio per il quale può registrarsi un marchio. Come rilevato dalla Commissione, tale attività è presa in considerazione dalle disposizioni della direttiva concernenti i diritti conferiti dalla registrazione di un marchio per prodotti. Così, dall’art. 5, n. 3, della direttiva emerge che il marchio registrato per prodotti attribuisce il diritto di offrire i prodotti con esso contraddistinti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini. Quindi, nella logica del sistema del diritto dei marchi, nella vendita di prodotti non si prende in considerazione l’attività di vendita, quale entità astratta o immateriale, bensì i prodotti oggetto della vendita stessa. In altri termini, nella logica del sistema in esame, il «nucleo centrale» dell’atto di vendita, secondo l’espressione utilizzata dal governo austriaco nelle sue osservazioni scritte, è il prodotto che ne è oggetto, e non l’atto di vendita quale prestazione di servizi.

38.      Tale situazione deriva logicamente, a mio parere, dal fatto che una prestazione di servizi non ha contenuto materiale, cosicché il marchio può essere apposto esclusivamente sugli elementi funzionali alla fornitura del servizio stesso, mentre i prodotti, data la loro materialità, possono essere contrassegnati da un marchio riconoscibile dai consumatori come direttamente collegato al prodotto che porta il marchio stesso. Poiché la prestazione di vendita ha ad oggetto, appunto, la cessione di prodotti a consumatori, e poiché le qualità e il prezzo del prodotto rappresentano, generalmente, i criteri che determinano l’atto d’acquisto, è mediante il marchio dei prodotti venduti che un dettagliante può distinguersi dai propri concorrenti. Questa analisi risulta fondata anche nel caso in cui il venditore non sia il produttore delle merci in questione. Pertanto, un distributore può distinguersi dai suoi concorrenti vendendo prodotti recanti il marchio del loro produttore, ovvero recanti il suo marchio di commercio, che avrà fatto registrare per i prodotti in questione.

39.      Tuttavia, la nozione di «commercio al dettaglio» di cui al presente procedimento non è limitata alla sola vendita di prodotti, in quanto tale, bensì riveste un contenuto più ampio. A parere della ricorrente, essa comprende altresì attività quali l’assortimento dei prodotti, il loro raggruppamento e la loro presentazione, la qualità dell’accoglienza e dei consigli del personale, la posizione e l’accessibilità del negozio. Si tratta, quindi, di prestazioni destinate a favorire la vendita di prodotti e che sono fornite nell’ambito della distribuzione degli stessi. La questione che sorge nel caso di specie è quindi di stabilire se tali prestazioni, fornite nell’ambito della vendita al dettaglio di merci possono, ai sensi della direttiva, costituire un servizio in quanto tale, per cui possa registrarsi un marchio di servizio.

40.      Il Bundespatentgericht ritiene che tale questione possa trovare un elemento risolutivo nelle note esplicative concernenti la classe 35 della classificazione di Nizza. Come già visto, la classe 35 riunisce le prestazioni di servizi relative alla pubblicità, alla gestione di affari commerciali, all’amministrazione commerciale e ai lavori di ufficio. Secondo le relative note esplicative, essa comprende, in particolare, «il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore una agevole vista ai fini del loro acquisto». Tuttavia, essa non comprende, in particolare, «l’attività di un’azienda la cui funzione primordiale è la vendita di merci, cioè di un’azienda detta commerciale».

41.      Non sono persuaso che le citate note esplicative rappresentino un elemento utile ai fini dell’interpretazione della direttiva. Certamente, come rilevato dal Bundespatentgericht, la Repubblica federale tedesca è parte dell’Accordo di Nizza  (21) . Tuttavia, è necessario ricordare la portata giuridica della classificazione di Nizza, come espressamente sancita dall’art. 2 dell’accordo stesso. Dalle disposizioni di cui all’art. 2, nn. 2 e 3, dell’accordo citato risulta che gli Stati aderenti all’accordo si sono impegnati affinché le loro amministrazioni competenti facciano figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, in via principale o subordinata, i numeri delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

42.      Come la Corte ha già precisato, l’Accordo di Nizza ha lo scopo di facilitare la registrazione dei marchi  (22) . Esso consente a coloro che presentano domande di registrazione di marchi di fare riferimento ad un sistema unico di classificazione. Esso agevola in tal modo l’elaborazione, da parte dei soggetti interessati, della loro domanda di registrazione, in quanto i prodotti e i servizi contrassegnati da un determinato marchio saranno classificati in maniera uniforme in tutti i paesi che hanno adottato tale sistema di classificazione. Il sistema in esame presenta altresì, per questa stessa ragione, il vantaggio per gli operatori economici e gli uffici nazionali dei marchi di facilitare le ricerche di marchi anteriori che potrebbero ostare ad una domanda di registrazione. Esso vale, infine, come base di calcolo per la tassa di registrazione riscossa in occasione della registrazione di un marchio  (23) .

43.      Tale classificazione, le cui finalità principali sono di agevolare le operazioni di registrazione e di ricerca, ha quindi un valore essenzialmente pratico. A mio parere, essa non ha una vera rilevanza giuridica ai fini dell’individuazione delle prestazioni di servizi per le quali può essere registrato un marchio, come peraltro confermato dall’art. 2, n. 1, dell’Accordo di Nizza, secondo cui, fatti salvi gli obblighi imposti da tale accordo, la portata della classificazione è quella attribuitale da ciascun paese dell’Unione e, in modo particolare, essa non vincola i Paesi che fanno parte dell’accordo né quanto alla valutazione della portata della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di servizio.

44.     È quindi discutibile, a mio parere, ritenere che l’assenza, nella lista dei titoli delle classi e nella lista alfabetica dei prodotti e dei servizi della classificazione di Nizza, di una rubrica o di un servizio esattamente corrispondente all’attività cui fa riferimento una domanda di registrazione di un marchio possa giustificare il rigetto della domanda stessa. La difficoltà pratica collegata alla registrazione di un marchio siffatto non dovrebbe essere equiparata ad un’impossibilità giuridica. Per queste stesse ragioni, ritengo che le note esplicative delle varie classi della classificazione in oggetto non possano essere validamente utilizzate ai fini dell’interpretazione della direttiva.

45.      Neppure nell’ambito degli altri accordi internazionali che vincolano tutti gli Stati membri o la Comunità europea possono rinvenirsi elementi che consentono di chiarire immediatamente se le prestazioni fornite nell’ambito della vendita al dettaglio di merci possano rappresentare, in conformità alla direttiva, un servizio in quanto tale, per cui possa registrarsi un marchio di servizio. Come già visto, la convenzione di Parigi si limita a prevedere l’obbligo, per gli Stati membri, di garantire la tutela dei marchi di servizi, senza tuttavia imporre la registrazione di marchi di tal genere. Non contiene alcuna precisa disposizione sul punto neppure l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio, che è allegato all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio del 15 aprile 1994, approvato a nome della Comunità, per la parte di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE  (24) , in base al cui contenuto e alle cui finalità la Corte ha ritenuto si dovesse interpretare, per quanto possibile, la legislazione comunitaria sui marchi  (25) .

46.      Per risolvere la questione in esame ritengo, come il governo del Regno Unito, che si debba partire dalla funzione essenziale del marchio. Secondo costante giurisprudenza, essa consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo a tale consumatore o a tale utilizzatore finale di distinguere, senza possibilità di confusione, questo prodotto o questo servizio da quelli di diversa provenienza. Il marchio deve garantire al consumatore che tutti i prodotti o i servizi con esso contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, cui può attribuirsi la responsabilità della loro qualità  (26) .

47.      Ne discende che, poiché un marchio di servizio ha lo scopo di consentire ai consumatori di identificare l’impresa che fornisce tale servizio, la sua registrazione implica che il servizio da esso contrassegnato sia identificabile, in quanto tale, mediante un marchio. In altre parole, è necessario che l’attività per cui l’interessato richiede la registrazione di un marchio possa essere percepita dai consumatori, di per sé, come una prestazione di servizi. Tale esigenza deriva dalla funzione stessa del marchio nonché dal suo corollario, il principio di specialità, che implica che i diritti da esso conferiti devono essere precisamente determinabili. Non può registrarsi un marchio per un servizio che, non potendo essere percepito come tale dai consumatori, renderebbe indeterminabile l’ambito della tutela.

48.      Come il Bundespatentgericht, ritengo ammissibile che talune prestazioni offerte nell’ambito della vendita di prodotti e alle quali i consumatori possono accedere solamente nell’ambito di un acquisto specifico, ma che sono oggetto di un contratto distinto dalla vendita stessa, possano essere identificate come servizi in quanto tali ed essere contraddistinte da un marchio di servizi. Potrebbe trattarsi, secondo gli esempi forniti dal giudice del rinvio, di un finanziamento proposto dal distributore per l’acquisto di uno dei suoi prodotti, ovvero di un’assicurazione relativa al prodotto stesso, oppure di un contratto di riparazione o di manutenzione del prodotto acquistato. Simili prestazioni, che rientrano peraltro in specifiche classi della classificazione di Nizza, cioè le classi 36 e 37, dovrebbero poter essere contrassegnate con un marchio di servizio.

49.      Tale identificazione può risultare meno evidente per attività quali quelle considerate dalla ricorrente, come l’assortimento di prodotti, il loro raggruppamento e la loro presentazione, la qualità dell’accoglienza e dei consigli del personale, o anche la posizione e l’accessibilità del negozio. Infatti, a differenza di quelle citate, tali prestazioni non danno origine ad un contratto e ad una fatturazione autonomi. A priori, esse risultano pertanto più difficili da identificare come servizi in quanto tali, contrassegnabili con un marchio di servizio. Tuttavia, mi sembra difficile escludere in via sistematica che sia possibile identificarle quali servizi distinti dalla vendita delle merci in quanto tale.

50.      Come sottolineato dalla ricorrente, la distribuzione di prodotti ha conosciuto in questi ultimi anni un’evoluzione significativa, che si è manifestata attraverso un rilevante sviluppo degli spazi di vendita, con la moltiplicazione dei «supermercati» e delle «grandi superfici», e degli strumenti utilizzati ai fini della distribuzione stessa, con la comparsa dei mezzi di comunicazione elettronici, nonché con la moltiplicazione dei metodi di vendita, con lo sviluppo, segnatamente, del «marketing». L’elemento di tale evoluzione che mi sembra rilevante ai fini della presente causa è il fatto che le condizioni che circondano l’atto di vendita in se stesso possono rappresentare, nei rapporti tra il distributore e i consumatori, un argomento di vendita tanto importante quanto la qualità e il prezzo dei prodotti venduti. Ad esempio, nel caso del cosiddetto «hard discount», taluni prodotti sono posti in vendita senza alcun marchio  (27) . Tuttavia, essi sono selezionati in modo tale da rispondere ad un determinato standard qualitativo nell’ambito di una determinata forchetta di prezzi. In un caso siffatto, mi sembra possibile ammettere che la selezione dei prodotti – e non la presenza di prodotti recanti l’uno o l’altro marchio – rappresenti l’elemento che viene identificato dai consumatori e che può spingerli a effettuare i loro acquisti in un negozio determinato. Del pari, sembra pertinente l’esempio di un venditore al dettaglio di vini, citato in udienza dalla ricorrente. La selezione dei vini messi in vendita da tale dettagliante, nonché i consigli che lo stesso è in grado di fornire alla sua clientela nella scelta dei vini che meglio accompagnano un pasto, in funzione delle possibilità economiche del consumatore, mi sembrano identificabili da quest’ultimo come servizi di per se stessi.

51.      Tale analisi mi pare altrettanto fondata nel caso di un negozio che, come nel caso di specie, vende articoli per l’edilizia, per il fai da te e per il giardinaggio. Alla luce delle spiegazioni fornite dalla ricorrente, i prodotti che essa propone provengono da varie centinaia di diversi produttori. Si può immaginare che i materiali e gli strumenti per il fai da te e per il giardinaggio offerti da questo tipo di distributore possono avere marchi diversi, e che taluni di questi prodotti, recanti il medesimo marchio, possono essere del pari venduti da altre catene distributive. Ciò nonostante, mi sembra possibile ammettere che i consumatori decidano di effettuare i loro acquisti presso tale distributore in particolare in quanto quest’ultimo propone loro uno speciale assortimento dei prodotti in questione, ovvero in quanto sanno che vi potranno trovare venditori disponibili, capaci di fornire loro consigli appropriati per i lavori di fai da te che essi intendono effettuare, nonché per scegliere, a tal fine, gli strumenti idonei.

52.      In questi vari casi, mi sembra plausibile che tali attività, grazie alla loro natura organizzata e stabile, nonché grazie all’importanza che esse possono assumere come argomento di vendita nei rapporti tra il distributore ed i consumatori, possano essere identificate da questi ultimi come servizi in quanto tali, distinti dalla vendita dei prodotti in se stessa.

53.      Inoltre, come tutte le parti intervenienti ed il Bundespatentgericht, ritengo corretta l’analisi secondo cui tali prestazioni, ancorché non siano oggetto di una fatturazione distinta, possano essere considerate, ciò nonostante, come fornite a titolo oneroso, dato che vengono effettuate per favorire la vendita di taluni prodotti, e non in modo puramente disinteressato, e dato che il loro costo per il distributore si ripercuote sul margine di utile che egli realizza sulla vendita dei prodotti stessi. Pertanto, credo possa ritenersi soddisfatta la condizione relativa al carattere oneroso dei servizi, di cui all’art. 50 CE, cui si deve far riferimento nell’interpretazione della direttiva, tenuto conto dell’obiettivo di quest’ultima di favorire, segnatamente, la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri.

54.      Peraltro, non può neppure escludersi che i distributori abbiano un interesse alla registrazione di siffatti marchi di servizi. Certamente, come correttamente rilevato dal governo francese, i distributori dispongono già di altri strumenti giuridici, diversi dai marchi di servizi, per rendere fedele la loro clientela e far sì che i consumatori, soddisfatti dalla selezione dei prodotti e dai consigli forniti dal personale, possano distinguerli dai loro concorrenti. Così, i distributori godono della protezione dell’identità con la quale esercitano la loro attività commerciale mediante la tutela del loro nome commerciale, il quale, ai sensi dell’art. 8 della convenzione di Parigi, dev’essere protetto in tutti i paesi che sono parte della convenzione stessa  (28) . Essi dispongono altresì della tutela, prevista dal loro diritto nazionale, della ragione sociale che utilizzano nei rapporti con i terzi, nonché dell’insegna apposta sul loro punto vendita, grazie alla quale essi segnalano materialmente quest’ultimo ai consumatori. Tuttavia, tali elementi, come del resto i marchi di prodotti, non riguardano specificamente i servizi in questione.

55.      Infine, è utile sottolineare che un gran numero di Stati membri ammette ormai, pur con requisiti diversi, la possibilità di contrassegnare con un marchio i servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di merci  (29) . La stessa posizione di principio è stata adottata dall’UAMI, in base al regolamento che, certo, riguarda il marchio comunitario e non i marchi nazionali, ma il cui sistema di registrazione e i cui obiettivi di realizzazione del mercato interno corrispondono a quelli della direttiva. Così, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI, nella decisione Giacomelli Sport  (30) , ha stabilito che un servizio fornito nell’ambito del commercio al dettaglio di merci è idoneo a rappresentare un servizio per il quale possono registrarsi marchi comunitari  (31) . A seguito di tale decisione, il presidente dell’UAMI, dopo varie consultazioni con gli uffici nazionali e con l’OMPI, ha del pari precisato, nella sua comunicazione 12 marzo 2001, n. 3/01, che un marchio comunitario, alle condizioni da lui indicate e sulle quali ritorneremo nell’ambito dell’esame della seconda questione pregiudiziale, può essere registrato per servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di prodotti.

56.      Pertanto, alla luce di tutti gli elementi che precedono, propongo alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che prestazioni fornite nell’ambito della vendita al dettaglio di merci, che siano distinte dalla vendita in sé stessa ed identificabili, possono rappresentare, in conformità alla direttiva, un servizio per cui è possibile registrare un marchio di servizio.

B – Sulla seconda questione pregiudiziale

57.      Con la sua seconda questione pregiudiziale, il Bundespatentgericht chiede, in sostanza, in che misura si debba specificare il contenuto dei servizi forniti da un dettagliante nell’ambito della vendita al dettaglio di merci, a norma della direttiva, al fine di garantire la determinazione dell’oggetto della tutela del marchio, come richiesto, per un verso, dalla funzione del marchio, definita dall’art. 2 della direttiva, di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, e, per altro verso, dalla necessità di delimitare l’ambito di tutela di un tale marchio in caso di conflitto.

58.      La Commissione ritiene che tale questione riguardi le condizioni formali di registrazione del marchio, e che rientri pertanto nella competenza esclusiva degli Stati membri. La Commissione, a sostegno della sua analisi, si riferisce al quinto ‘considerando’ della direttiva, secondo cui gli Stati membri mantengono la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione dei marchi. Essa sottolinea del pari le diverse prassi esistenti nei vari Stati membri quanto ai requisiti richiesti dagli uffici nazionali per la registrazione di marchi di servizi nel settore della vendita al dettaglio. Essa afferma infine che, per quanto riguarda il marchio comunitario, i requisiti concernenti la descrizione del prodotto o del servizio per cui viene registrato un marchio non sono disciplinati dal regolamento, bensì dal regolamento n. 2868/95, adottato per la sua applicazione.

59.      Non condivido tale analisi. Di certo la direttiva, come il regolamento, non specifica, nell’ambito delle sue disposizioni, in che misura debbano essere precisati i prodotti e i servizi per i quali è possibile registrare un marchio. È inoltre pacifico che la direttiva non mira ad un’armonizzazione completa delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, e che gli Stati membri si sono riservati la libertà di stabilire essi stessi le norme procedurali concernenti la registrazione dei marchi.

60.      Tuttavia, come precisato al suo primo e al suo settimo ‘considerando’, la direttiva mira ad armonizzare le condizioni d’acquisizione dei diritti sul marchio. Dall’esame del sistema della direttiva emerge, a mio parere, che l’accertamento della misura in cui devono essere precisati i prodotti e i servizi per i quali si chiede la registrazione di un marchio, al fine di garantire la determinatezza della tutela, è riconducibile alle condizioni materiali della registrazione stessa.

61.     È noto che il sistema della direttiva si basa sulla registrazione. È la registrazione del marchio che attribuisce a quest’ultimo i diritti previsti dalla direttiva e che consente di determinare con esattezza la portata di tali diritti. La direttiva sancisce così un certo numero di condizioni che devono essere soddisfatte dal segno destinato a rappresentare il marchio. Nella sentenza Sieckmann, citata, alla Corte è stato chiesto di precisare la portata della registrazione in un pubblico registro. Secondo la Corte, una tale registrazione «ha il fine di render[e] [il marchio] consultabile dalle autorità competenti e dal pubblico, in particolare dagli operatori economici. Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio d’impresa, al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. Dall’altro, gli operatori economici devono poter accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi. Affinché gli utilizzatori del detto registro siano in grado di determinare, in base alla registrazione di un marchio d’impresa, l’esatta natura di quest’ultimo, la sua rappresentazione grafica nel registro dev’essere di per sé completa, facilmente accessibile ed intelligibile»  (32) .

62.      I citati requisiti, per cui il segno in questione deve essere riconoscibile con chiarezza e precisione, così da permettere alle autorità competenti di esercitare i loro obblighi di controllo, e quindi al titolare del marchio, nonché agli altri operatori, di conoscere esattamente la portata dei diritti conferiti dalla registrazione, possono essere trasposti ai prodotti e ai servizi per i quali il marchio è registrato.

63.      Infatti, il segno, per un verso, e i prodotti ed i servizi contraddistinti da tale segno, per altro verso, rappresentano due componenti indissociabili della registrazione, che consentono di determinare i diritti conferiti da ciascun marchio registrato. Nei sistemi della direttiva e del regolamento, è sempre per designare taluni prodotti e taluni servizi che viene chiesta la registrazione di un marchio  (33) . Gli impedimenti alla registrazione enunciati all’art. 3 della direttiva devono essere valutati, in particolare, con riferimento a tali prodotti e a tali servizi  (34) . Del pari, è necessario prendere in considerazione i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio al fine di valutare se la registrazione dev’essere rifiutata, ai sensi dell’art. 4 della direttiva, per ragioni di identità o di rischio di confusione con un marchio anteriore. Così, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva, un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo, «se (…) è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato »  (35) . Ai sensi dello stesso articolo, n. 1, lett. b), l’esistenza di un rischio di confusione si basa su un’interdipendenza tra la somiglianza dei segni tra loro e la somiglianza dei prodotti e dei servizi rispettivamente contrassegnati dai segni.

64.      Parallelamente, la conoscenza dei prodotti e dei servizi cui fa riferimento il marchio è altresì necessaria per determinare i diritti derivanti dalla registrazione di quest’ultimo, a norma dell’art. 5 della direttiva. Infine, è sempre grazie all’indicazione dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal marchio che si possono applicare i motivi di decadenza e di nullità del marchio stesso, e che gli uffici nazionali, ai sensi dell’art. 13 della direttiva, possono limitare la portata del rifiuto, della decadenza o della nullità del marchio ai soli prodotti e servizi per i quali tali motivi devono trovare applicazione.

65.      I requisiti elaborati dalla Corte nella sentenza Sieckmann, citata, in merito alla percezione del segno, sarebbero quindi privati del loro effetto utile qualora i prodotti e i servizi per i quali è richiesta o effettuata la registrazione del marchio non fossero essi stessi precisamente riconoscibili.

66.      Tale possibilità di riconoscimento s’impone ancor più per il fatto che, come già dichiarato dalla Corte, il sistema di registrazione dei marchi d’impresa, che costituisce un elemento essenziale della tutela di questi ultimi, deve contribuire, sia nel diritto comunitario sia nei vari ordinamenti giuridici nazionali, alla certezza del diritto e alla buona amministrazione  (36) . In tale logica, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, l’esame degli impedimenti previsti dalla direttiva dev’essere severo e completo, al fine di evitare l’indebita registrazione di marchi  (37) . Lo svolgimento di un esame approfondito e completo preliminare alla registrazione, finalizzato a garantire la certezza del diritto, richiede quindi che i prodotti e i servizi destinati ad essere contrassegnati dal marchio di cui si chiede la registrazione siano riconoscibili con precisione.

67.      Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la determinazione della misura in cui deve specificarsi il contenuto dei servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di merci sia una questione attinente alle condizioni di acquisizione dei diritti sul marchio, che la direttiva ha lo scopo di armonizzare. Spetta quindi alla Corte stabilire in che misura debba essere precisato tale contenuto.

68.      Tale questione dà luogo a prassi variabili nei vari uffici nazionali e presso l’UAMI. A grandi linee, tali prassi possono essere illustrate come segue  (38) . Per quanto riguarda la descrizione dei servizi contrassegnati dal marchio, taluni uffici nazionali ammettono la registrazione degli stessi con la denominazione di «commercio al dettaglio» ovvero di «servizi di vendita al dettaglio». Altri uffici subordinano la registrazione ad una descrizione più precisa dei servizi offerti, eventualmente riferita alla formula di cui alla nota esplicativa della classe 35 della classificazione di Nizza, relativa al «raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore una agevole vista ai fini del loro acquisto». Quanto ai prodotti cui si riferiscono i servizi in parola, la maggioranza degli uffici raccomanda, o richiede, che essi siano precisati, o che ne sia definito l’ambito di appartenenza. Altri ammettono altresì che tale precisazione sia fornita mediante l’indicazione del settore di mercato nel quale i servizi sono forniti, come ad esempio una farmacia o un negozio di mobili.

69.      Per quanto riguarda l’UAMI, nella sua decisione Giacomelli Sport, citata, la seconda commissione di ricorso ha precisato che era necessario che il richiedente fornisse una descrizione comprensibile del servizio, nonché un riferimento al settore in cui esso viene effettuato. A titolo di esempio, essa ha citato l’espressione «servizi al dettaglio nel settore degli articoli sportivi».

70.      Nella sua comunicazione n. 3/01, citata, il presidente di detto ufficio ha adottato, da parte sua, una posizione leggermente diversa. A suo parere, servizi forniti con riferimento alla vendita al dettaglio di merci possono essere contrassegnati da un marchio di servizio comunitario e rientrano nella classe 35 della classificazione di Nizza. Egli precisa poi che l’espressione «servizi di vendita al dettaglio» è chiara e che è accettata dall’ufficio dell’OMPI, purché tale formula sia intesa nel senso di quella contenuta nelle note esplicative della classe 35. Quanto alla precisazione del settore di attività in cui sono offerti tali servizi, rileva che essa, contrariamente alla posizione assunta dalla seconda commissione di ricorso, non può essere ritenuta giuridicamente necessaria, in quanto non viene richiesta per i servizi rientranti in altre classi della classificazione di Nizza, come ad esempio la riparazione, la manutenzione o il trasporto. A suo parere, una simile precisazione è comunque auspicabile. Egli suggerisce le seguenti formulazioni: rispetto al settore di attività, consiglia l’utilizzo di locuzioni come «servizi di vendita al dettaglio in relazione a alimenti e bevande»; rispetto alla natura specifica del servizio, consiglia l’utilizzo di espressioni quali «servizi di vendita al dettaglio di un grande magazzino», «servizi di vendita al dettaglio di un supermercato», e così via.

71.      Da parte mia, ritengo che la registrazione del marchio per servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di merci dovrebbe far risultare chiaramente sia il contenuto concreto di tali servizi, sia i prodotti o i tipi di prodotti cui essi si riferiscono. Alla luce del sistema e degli obiettivi della direttiva, tale duplice esigenza è, a mio parere, giustificata dalla peculiarità dei servizi forniti nell’ambito del commercio al dettaglio di merci.

72.      Come già visto, la registrazione del marchio deve permettere di individuare l’esatto oggetto della tutela conferita attraverso il marchio d’impresa registrato al suo titolare  (39) . L’individuazione dei diritti conferiti dalla registrazione implica, di conseguenza, la capacità di determinare con precisione i servizi contraddistinti dal marchio. La descrizione di tali servizi è altresì necessaria per consentire alle autorità competenti di valutare, nell’ambito di un controllo approfondito e completo, se debba rifiutarsi la registrazione del marchio, a norma dell’art. 4 della direttiva, in quanto il marchio stesso sia identico o confondibile con un marchio anteriore a causa dell’identità o della somiglianza dei segni in questione, nonché dell’identità o della somiglianza dei prodotti contrassegnati dai segni stessi. Essa è infine necessaria per consentire alle stesse autorità di valutare l’esistenza di motivi di diniego, di decadenza o di nullità del marchio, e di limitare la portata dell’impedimento, della decadenza o della nullità ai soli prodotti e servizi per i quali tali motivi devono trovare applicazione.

73.      Per individuare le conseguenze che derivano dai citati requisiti per i servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di merci, si deve, a mio parere, tener conto del fatto che questi ultimi sono diversi dalle altre prestazioni di servizi, quali le prestazioni di riparazione, di trasporto, o di pulitura di vestiti. Infatti, nel caso di simili prestazioni di servizi, il prestatario fornisce un’attività che rappresenta l’oggetto stesso del contratto concluso con il consumatore. Il riferimento ad una siffatta prestazione di servizi nell’ambito di una domanda di registrazione di un marchio descrive quindi un’attività chiaramente identificabile, sia da parte delle autorità incaricate del controllo, sia da parte degli operatori economici, in quanto rinvia ad un’attività precisa che ciascuno è in grado di raffigurarsi mentalmente. Orbene, come già precisato, i servizi di cui trattasi nella presente controversia rappresentano prestazioni fornite dai distributori nell’ambito della vendita dei loro prodotti, ed hanno appunto la finalità di agevolare la vendita dei prodotti stessi. Tali prestazioni non sono quindi fini a sé stesse. I consumatori vi ricorrono solamente nell’ambito dell’acquisto dei prodotti e il loro costo è incluso nel prezzo di questi ultimi. Si è visto inoltre che, nel sistema del diritto dei marchi, la vendita in quanto tale non rappresenta un servizio per il quale è possibile registrare un marchio. È grazie al marchio apposto sui prodotti venduti, che può essere il marchio del fabbricante, del produttore, o il suo stesso marchio di commercio, che un distributore si distingue, nella sua attività di vendita, dai suoi concorrenti.

74.     È quindi necessario, a mio avviso, che i servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di merci siano descritti in modo concreto e sufficientemente preciso, in modo tale da identificarli chiaramente e da garantire che non siano limitati alla semplice distribuzione di merci.

75.      Per questa ragione, ritengo che espressioni quali «commercio al dettaglio», utilizzata dalla ricorrente nella sua domanda di registrazione, ovvero «servizi di vendita al dettaglio» non siano sufficientemente chiare ai fini della descrizione del contenuto dei servizi prestati. Certamente, esse permettono di comprendere che i servizi in tal modo designati non corrispondono a prestazioni completamente indipendenti dalla vendita di merci, quali quelle fornite all’interno di una grande superficie commerciale da parte di un’agenzia di viaggi, di un’impresa di pulitura di vestiti o di un ristorante. Si potrebbero inoltre interpretare, eventualmente, nel senso che non si riferiscono a prestazioni collegate alla vendita di prodotti, pur essendo chiaramente identificabili, quali un contratto di credito per il finanziamento di un prodotto ovvero un contratto d’assicurazione, e che rientrano in specifiche classi di servizi della classificazione di Nizza. Tuttavia, a mio modo di vedere, esse non consentono di capire quali sono, in concreto, le prestazioni fornite dal distributore che non corrispondono alle prestazioni citate e che non si confondono neppure con l’atto di vendita in quanto tale.

76.      Nello stesso senso, tendo a escludere che la formula contenuta nelle note esplicative della classe 35 della classificazione di Nizza, concernente il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti, eccetto il loro trasporto, tali da consentire al consumatore una agevole vista ai fini del loro acquisto, sia sufficientemente esplicita, nel caso di un distributore di prodotti, per contraddistinguere i servizi forniti da quest’ultimo che non si confondono con la semplice vendita dei prodotti.

77.     È necessario inoltre precisare, a mio parere, a quali prodotti o a quali tipi di prodotti si riferiscano detti servizi. Certamente, come sottolineato dal presidente dell’UAMI nella comunicazione n. 3/01, citata, una siffatta precisazione non è richiesta nell’ambito della registrazione dei marchi comunitari per i servizi che rientrano in altre classi della classificazione di Nizza, quali la riparazione, la manutenzione o il trasporto. Tuttavia, tale elemento non risulta determinante e potrebbe essere superato alla luce dell’economia e degli obiettivi della legislazione comunitaria, tenuto conto, ancora una volta, delle caratteristiche peculiari dei servizi in questione.

78.      Si è visto infatti che i servizi in esame sono destinati ad agevolare la vendita di taluni prodotti. A differenza delle altre prestazioni di servizi, questi non sono forniti in maniera autonoma, bensì solamente nell’ambito della vendita di taluni prodotti specifici. In mancanza di qualsiasi precisazione riguardante i prodotti stessi o la categoria cui essi appartengono, l’estensione della tutela conferita dalla registrazione del marchio sarebbe praticamente illimitata. Dalla registrazione di un marchio siffatto potrebbe derivare l’attribuzione al titolare dell’uso esclusivo di tale segno nell’ambito dei servizi forniti con riferimento alla vendita al dettaglio di merci, a prescindere dal tipo di prodotto. Una tale situazione non sarebbe, a mio parere, conforme all’obiettivo della direttiva, che è quello di promuovere la libera circolazione dei prodotti e dei servizi.

79.     È noto che il diritto dei marchi presenta la caratteristica, un po’ paradossale, di attribuire ad un operatore determinato diritti esclusivi su segni finalizzati alla commercializzazione di prodotti o di servizi, al fine di favorire la libera circolazione di tali prodotti e di tali servizi. Per conciliare gli interessi della tutela del marchio e della libera circolazione nel sistema di registrazione del diritto dei marchi, il richiedente, come contropartita dei diritti esclusivi rivendicati, deve indicare precisamente il segno, nonché i prodotti ed i servizi per i quali saranno accordati tali diritti. Tale esigenza consente di realizzare, nel contempo, l’obiettivo di tutela del marchio, definendo precisamente l’oggetto della tutela, e quello della libera circolazione dei servizi e delle merci, limitando i diritti esclusivi alla funzione stessa del marchio, che è quella di distinguere i prodotti e i servizi del titolare. Qualora i servizi in questione, per loro stessa natura, possano essere forniti solo nell’ambito della vendita di taluni specifici prodotti, mi sembra che l’economia e gli obiettivi della direttiva debbano essere interpretati nel senso che il richiedente è tenuto a precisare quali sono i prodotti ai quali detti servizi si riferiscono.

80.      Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, ritengo che la situazione di un soggetto che chiede la registrazione di un marchio per servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di merci non sia identica a quella in cui un operatore chiede la registrazione di un marchio per una prestazione di servizi quale la pubblicità, senza specificare un genere particolare di pubblicità, ovvero per un’estesa gamma di prodotti e di servizi. In tali ipotesi, la portata della tutela conferita mediante la registrazione è effettivamente assai ampia. Tuttavia, non è scontato e non può neppure presumersi che l’interessato utilizzi il suo marchio solamente in un settore specifico della prestazione di servizi ovvero per una parte soltanto dei prodotti considerati nella domanda di registrazione. In un caso simile, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della direttiva, sulla decadenza dai diritti attribuiti al titolare del marchio in caso di mancato uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, per far sì che il segno sia nuovamente disponibile per il settore di attività o per i prodotti per la cui designazione esso non è stato utilizzato. Tuttavia, ritengo che l’applicazione di tale sistema sia inappropriata qualora, sin dal principio, risulti chiaro che i servizi possono essere riferiti solamente a taluni prodotti.

81.      La descrizione dei prodotti o dei tipi di prodotti cui fanno riferimento i servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di merci potrebbe risultare, a mio parere, dall’elencazione di tali prodotti, oppure dall’indicazione del settore di attività di cui trattasi o del tipo di negozio in cui vengono fornite dette prestazioni, quando tali indicazioni facciano chiaramente riferimento a un determinato tipo di prodotti, come il settore dell’abbigliamento sportivo o un negozio di mobili. Al contrario, il semplice riferimento a servizi forniti in un «grande magazzino» ovvero «in un supermercato», che può essere utile al fine di precisare il contesto in cui tali servizi sono forniti, non mi sembra sufficiente a individuare i prodotti cui si riferiscono tali servizi, tenuto conto dell’enorme varietà di prodotti che può essere venduta in questo tipo di punto vendita. La difficoltà che può sussistere, nel caso della distribuzione in grandi magazzini, per elencare i vari tipi di prodotti venduti, a causa del loro numero, non mi sembra una ragione sufficiente per rinunciare a tale esigenza di precisione.

82.      Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che il contenuto delle prestazioni fornite da un dettagliante nell’ambito del commercio al dettaglio di merci, per le quali può registrarsi un marchio di servizio, deve, in conformità alla direttiva, essere precisato in modo tale da permettere di capire in cosa consistano concretamente le prestazioni in questione. Espressioni quali «commercio al dettaglio» ovvero «servizi di vendita al dettaglio» non sono sufficientemente precise per descrivere il contenuto dei servizi in tal modo forniti. La registrazione di un marchio per servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di prodotti deve, del pari, permettere di individuare i prodotti o i tipi di prodotti cui si applicano tali servizi.

C – Sulla terza questione pregiudiziale

83.      La terza questione pregiudiziale riguarda la nozione di somiglianza di cui agli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva. Abbiamo visto che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), un marchio è escluso dalla registrazione se l’identità o la somiglianza di detto marchio di impresa con un marchio di impresa anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione con il marchio di impresa anteriore. In termini analoghi, l’art. 5, n. 1, lett. b), dispone che il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

84.      Il Bundespatentgericht ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, per la valutazione della somiglianza dei prodotti o dei servizi, ai sensi delle norme citate, è essenziale verificare se, in considerazione di tutte le circostanze rilevanti, il pubblico interessato possa ritenere che i rispettivi prodotti o servizi soggiacciano al controllo di un’unica impresa. Esso precisa inoltre che, tra i fattori pertinenti al fine di valutare la somiglianza tra prodotti e tra servizi rientrano, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro eventuale concorrenzialità o complementarità.

85.      Il Bundespatentgericht rileva poi che numerosi distributori effettuano un controllo della qualità dei prodotti da essi distribuiti. Ne deduce che l’applicazione, nel settore dei marchi per servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di merci, di tale definizione della somiglianza, alquanto estensiva, con cui si considera sufficiente un comune controllo di qualità per prodotti o servizi connessi dal punto di vista funzionale, potrebbe avere come conseguenza l’attribuzione al titolare di un siffatto marchio di servizi di una sfera di tutela incontrollabile.

86.      Così, l’applicazione di tali criteri potrebbe portare a considerare tali servizi come analoghi, da un lato, agli altri servizi che possono essere forniti nell’ambito generale della distribuzione dei prodotti, come ad esempio prestazioni di finanziamento, di assicurazione o di manutenzione e, d’altro lato, ai prodotti stessi venduti dal distributore.

87.      In merito a quest’ultimo punto, il Bundespatentgericht spiega che, secondo la giurisprudenza tedesca, nonostante la loro diversa natura, i prodotti utilizzati per la fornitura di servizi ed i servizi stessi possono essere considerati simili quando imprese di servizi si occupano in modo autonomo della produzione o della distribuzione dei prodotti in questione, o quando i fabbricanti di tali prodotti esercitano un’attività indipendente nel settore dei servizi corrispondenti. Così, si ammetterebbe la somiglianza tra il servizio «ristorazione» e i prodotti «bevande alcooliche», perché tali prodotti vengono offerti nelle imprese produttrici per il loro consumo diretto o anche perché sono utilizzati nei ristoranti per essere serviti nell’ambito della ristorazione o distribuiti mediante la «vendita da asporto».

88.      Alla luce di tali considerazioni, con la sua terza questione pregiudiziale il Bundespatentgericht chiede alla Corte in che misura debba essere delimitato l’ambito della somiglianza, ai sensi degli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva, tra i servizi forniti nel contesto della vendita al dettaglio di merci, da un lato, e gli altri servizi forniti nel contesto della distribuzione dei prodotti ovvero i prodotti stessi messi in vendita dal dettagliante, dall’altro.

89.      Condivido l’opinione del Bundespatentgericht riguardo alla necessità di evitare il conferimento di una tutela estremamente estesa al titolare di un marchio registrato per servizi forniti nel contesto della vendita al dettaglio, tutela che coprirebbe sia gli altri servizi che possono essere offerti nel contesto della distribuzione, sia tutti i prodotti che detto titolare pone in vendita. Come il giudice del rinvio, ritengo che il riconoscimento della possibilità di registrare siffatti marchi non debba far sì che questi sostituiscano i marchi di prodotti, o che riducano l’interesse collegato agli stessi.

90.      Sarebbe infatti contrario all’interesse generale mettere in tal modo in discussione il sistema del diritto dei marchi. Anche se l’evoluzione della distribuzione può far sì che le prestazioni fornite nell’ambito della commercializzazione di certi tipi di prodotti siano, ad oggi, importanti, se non addirittura decisivi, per i consumatori, l’oggetto di qualsiasi vendita rimane comunque l’acquisto di un prodotto determinato. Mi sembra utile ricordare, in questa sede, che la tutela dei marchi di prodotti ha l’effetto di difendere e di promuovere la qualità dei prodotti stessi. Essa stimola i produttori a mantenere la qualità dei loro prodotti e a investire per il loro miglioramento, garantendo loro la possibilità di rendere fedele la clientela grazie al valore dei prodotti in questione, identificati dal relativo marchio. La stessa analisi può essere svolta con riferimento al marchio di commercio che un distributore può decidere di apporre sui prodotti posti in vendita. Nell’identificare in tal modo detti prodotti, egli ha un interesse a che il proprio marchio di commercio contrassegni esclusivamente prodotti corrispondenti a un determinato standard qualitativo. Il marchio dei prodotti contribuisce in tal modo al progresso economico. È necessario quindi, a mio parere, che, nel diritto dei marchi, la tutela del sistema di vendita mediante la registrazione di marchi per i servizi forniti nel contesto della vendita al dettaglio di merci non arrivi a compromettere il valore dei marchi che contraddistinguono l’oggetto stesso della vendita.

91.      Tuttavia, non ritengo possibile delimitare a priori, mediante criteri prestabiliti, l’ambito della somiglianza tra i servizi forniti nel contesto della vendita al dettaglio di merci e gli altri servizi che possono essere offerti nel contesto della distribuzione in generale, nonché i prodotti stessi. Infatti, come precisato al decimo ‘considerando’ della direttiva, si deve interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione. Secondo la giurisprudenza, un simile rischio sussiste quando il pubblico può confondersi sull’origine dei prodotti e dei servizi in questione, cioè quando può credere che tali prodotti e tali servizi provengano dalla stessa impresa, cui sia attribuibile la responsabilità della loro qualità.

92.      Secondo la giurisprudenza, detto rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie  (40) . Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati, segnatamente la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati. Così, un leggero grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa. Il rischio di confusione sarà tanto più elevato quanto è rilevante il carattere distintivo del marchio. Per valutare tale carattere distintivo, vanno considerate in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali  (41) . Del pari, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità  (42) .

93.      Infine, nella valutazione di tale rischio di confusione, svolge un ruolo determinante la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi  (43) .

94.      Dalla citata giurisprudenza è possibile concludere che la valutazione della somiglianza tra servizi e prodotti, che è strettamente collegata alla sussistenza o meno di un rischio di confusione, rappresenta una questione di fatto, da risolversi mediante l’esame di tutte le circostanze che caratterizzano ciascuna fattispecie. Di conseguenza, risulta difficile stabilire a priori che taluni servizi forniti nel contesto del commercio al dettaglio di merci non saranno in alcun caso analoghi ad altri tipi di servizi forniti nell’ambito generale della distribuzione, o ai prodotti cui essi fanno riferimento. Escludere a priori una tale somiglianza potrebbe portare a mettere in discussione, in taluni casi, la funzione stessa del marchio, che è quella di garantire la provenienza dei prodotti e dei servizi da esso contraddistinti.

95.      La soluzione più coerente con il diritto dei marchi per limitare il rischio di confusione e, pertanto, la portata della tutela attribuita mediante la registrazione di marchi per servizi forniti nell’ambito del commercio al dettaglio di merci richiede, a mio parere, una definizione precisa e completa dei servizi in tal modo forniti e dei prodotti cui questi ultimi si applicano.

96.      Una volta fornite tali precisazioni, sarà alla luce dei servizi in tal modo descritti, nel loro contenuto e con riferimento al settore in cui sono svolti, che le autorità competenti saranno chiamate a valutare, in ciascun caso, se vi sia un rischio di confusione per i consumatori interessati in ragione, da un lato, dell’identità ovvero della somiglianza dei segni in questione e, d’altro lato, dell’identità o della somiglianza dei servizi o dei prodotti contraddistinti dal segno del terzo ed i servizi forniti nel contesto della vendita al dettaglio di merci ad opera del dettagliante. Un tale rischio di confusione potrà ritenersi sussistente solo se, alla luce di tutte le circostanze peculiari della fattispecie, i consumatori interessati possano credere che i servizi o i prodotti contrassegnati dal marchio del terzo abbiano la stessa origine dei servizi forniti dal dettagliante nel contesto della vendita al dettaglio di merci, ossia, secondo la giurisprudenza citata dal Bundespatentgericht, che i servizi o i prodotti di detti terzi siano stati forniti o fabbricati sotto il controllo del dettagliante, cui può essere attribuita la responsabilità della loro qualità.

97.      Contrariamente a quanto affermato dal Bundespatentgericht, non ritengo che per il fatto che i consumatori possono presumere che i distributori esercitino un certo controllo sulla qualità dei prodotti che vendono, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano contraddistinti dal marchio di commercio del distributore di cui trattasi, oppure dal marchio del produttore, debba ritenersi che tali prodotti siano in generale analoghi ai servizi forniti nell’ambito del commercio al dettaglio di merci. Tali prodotti sono, per loro stessa natura, diversi dai servizi in questione. La loro somiglianza non può quindi essere presunta. È quindi in funzione delle caratteristiche peculiari di tali servizi e dei prodotti di cui trattasi in ciascun caso concreto che potrà valutarsi se, per la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità essi possono essere considerati simili.

98.      Non ritengo neppure che la giurisprudenza della Corte debba condurre ad un’interpretazione estensiva di tali criteri. Come già visto, la nozione di somiglianza deve essere interpretata in relazione a quella di rischio di confusione e, come appena ricordato dalla Corte in formazione di Grande Sezione (44) , un siffatto rischio non può essere presunto. La tutela del titolare del marchio presuppone, di conseguenza, l’esistenza di un rischio di confusione nel pubblico interessato  (45) .

99.      Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la registrazione di marchi per servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di merci non dovrebbe portare al conferimento, ai titolari di siffatti marchi, di una tutela illimitata, a condizione che la registrazione degli stessi sia subordinata alla precisazione del contenuto di tali servizi e dei prodotti cui essi si applicano. Su questo punto, condivido l’opinione espressa dal direttore dell’UAMI nella comunicazione n. 3/01, citata, secondo cui il rischio di confusione tra i servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di merci e i prodotti venduti, se non può essere escluso, è tuttavia improbabile, salvo in circostanze particolari, ad esempio quando i marchi rispettivi sono identici o quasi identici e ben consolidati sul mercato  (46) .

100.    Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che non è necessario delimitare l’ambito della somiglianza, ai sensi degli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva, tra i servizi forniti nel contesto della vendita al dettaglio di merci e gli altri servizi forniti nel contesto della distribuzione dei prodotti o i prodotti stessi posti in vendita dal dettagliante.

IV – Conclusione

101.    Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali proposte dal Bundespatentgericht (Germania):

«1) Le prestazioni fornite nell’ambito della vendita al dettaglio di merci, che siano distinte dalla vendita in se stessa ed identificabili, possono rappresentare un servizio per cui è possibile registrare un marchio di servizio, ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi.

2) Il contenuto delle prestazioni fornite da un dettagliante nell’ambito del commercio al dettaglio di merci, per le quali può registrarsi un marchio di servizio, deve, in conformità alla prima direttiva 89/104, essere precisato in modo tale da permettere di capire in cosa consistano concretamente le prestazioni in questione. Espressioni quali “commercio al dettaglio” ovvero “servizi di vendita al dettaglio” non sono sufficientemente precise per descrivere il contenuto dei servizi in tal modo forniti. La registrazione di un marchio per servizi forniti nell’ambito della vendita al dettaglio di prodotti deve, del pari, permettere di individuare i prodotti o i tipi di prodotti cui si applicano tali servizi.

3) Non è necessario delimitare l’ambito della somiglianza, ai sensi degli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104, tra i servizi forniti nel contesto della vendita al dettaglio di merci e gli altri servizi forniti nel contesto della distribuzione dei prodotti o i prodotti stessi posti in vendita dal dettagliante».

1 – Lingua originale: il francese.

2 – V. sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑273/00, Sieckmann (Racc. pag. I‑11737) (con riferimento ai segni olfattivi); 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel (Racc. pag. I‑3793); 24 giugno 2004, causa C‑49/02, Heidelberger Bauchemie (Racc. pag. I‑0000) (con riferimento a uno o più colori senza forma né contorno), e 27 novembre 2003, causa C‑283/01, Shield Mark (Racc. pag. I‑0000) (con riferimento ai segni sonori).

3 – Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (GU 1989, L 40, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva»).

4 – . Recueil des traités des Nations unies , vol. 828, n. 11851, pagg. 305‑388 (in prosieguo: la «convenzione di Parigi»).

5 – La Corte ha già rilevato che tutti gli Stati membri prima dell'allargamento del 1° maggio 2004 erano parti della convenzione di Parigi (sentenza Libertel, cit., punto 3). Quanto ai dieci nuovi Stati membri, essi sono divenuti parti della convenzione in parola nelle seguenti date: la Repubblica di Ungheria il 1° gennaio 1909, la Repubblica di Polonia il 10 novembre 1919, la Repubblica di Cipro il 17 gennaio 1966, la Repubblica di Malta il 20 ottobre 1967, la Repubblica di Slovenia il 25 giugno 1991, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca il 1° gennaio 1993, la Repubblica di Lettonia il 7 settembre 1993, la Repubblica di Lituania il 22 maggio 1994 e la Repubblica d’Estonia il 24 agosto 1994.

6 – Segnalo altresì che i 25 Stati membri hanno sottoscritto il trattato sul diritto dei marchi, stipulato a Ginevra il 27 ottobre 1994, che al suo art. 16 dispone che ogni parte contraente registra i marchi di servizi e applica a questi marchi le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi di prodotti. Tuttavia, alla data dei fatti della causa principale, tutti gli Stati membri non l’avevano ancora ratificato. La Germania ha proceduto alla ratifica solamente il 16 ottobre 2004. A questa stessa data, altri dodici Stati membri erano divenuti parti del Trattato (la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Estonia, il Regno di Spagna, l’Irlanda, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d’Ungheria, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Slovacchia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord).

7 – In prosieguo: l’«Accordo di Nizza».

8 – L'art. 19 della convenzione di Parigi dispone quanto segue: «I Paesi [cui si applica tale convenzione] si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale in armonia con le disposizioni della presente [c]onvenzione».

9 – In prosieguo: la «classificazione di Nizza».

10 – Secondo la situazione degli Stati che sono parte dell'accordo in parola alla data del 24 settembre 2004, disponibile sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in prosieguo: l’«OMPI»). Secondo le informazioni contenute sullo stesso sito, tali due Paesi membri utilizzerebbero comunque la classificazione di Nizza.

11 – V. art. 28 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento»), nonché le regole 1 e 2 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

12 – . Recueil des traités des Nations unies , vol. 828, n. 11852, pag. 389.

13 – La Comunità europea ha aderito al protocollo relativo all'Intesa di Madrid a partire dal 1° ottobre 2004 [decisione del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/793/CE, che approva l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (GU L 296, pag. 20)].

14 – V. primo e settimo ‘considerando’.

15 – V. primo e secondo ‘considerando’.

16 – In prosieguo: l’«UAMI».

17 – BGBl. 1994 I, pag. 3082 (in prosieguo: il «Markengesetz»).

18 – In prosieguo: la «Praktiker».

19 – Sentenza 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I–0000, punto 80).

20 – Il che, per quanto mi risulta, è il caso dei 25 Stati membri.

21 – Dal 29 gennaio 1962.

22 – Sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit. (punto 111).

23 – Con riferimento al marchio comunitario, la regola 4 del regolamento n. 2868/95 prevede che ciascuna domanda di registrazione è soggetta ad una tassa di base e anche ad una tassa per ciascuna classe, oltre la terza, nell'elenco delle classi cui appartengono i prodotti o i servizi.

24 – Decisione relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1) (in prosieguo: l’accordo «ADPIC» – «TRIPs» in lingua inglese).

25 – Sentenze 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès (Racc. pag. I‑3603, punto 28); Heidelberger Bauchemie, cit. (punto 20), e 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch (Racc. pag. I‑0000, punto 42).

26 – V., segnatamente, sentenze 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot (Racc. pag. I‑6227, punti 22 e 24); 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punto 28); 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell (Racc. pag. I-6959, punto 22); 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips (Racc. pag. I‑5475, punto 30), e Libertel, cit. (punto 62).

27 – V. Kapferer, J.-N., Les marques – Capital de l’entreprise – Les chemins de la reconquête , Éditions d’Organisation, Parigi, 1995, pag. 29.

28 – La tutela dei nomi commerciali s'impone altresì ai paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, a norma dell'accordo ADPIC [v. sentenza Anheuser-Busch, cit. (punto 91)].

29 – Nella sua nota «Marks for Retail Services – An Example for Harmonising Trade Mark Law», International review of Industrial Property and Copyright Law , vol. 34, n. 5, 2003, pagg. 503‑520, Marianne Grabrucker esamina la prassi relativa a tale materia nel Benelux, in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, in Italia, in Austria, in Portogallo, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Giappone, in Norvegia e in Svizzera.

30 – Decisione 17 dicembre 1999, nella causa R 46/1998-2.

31 – Punto 22.

32 – Punti 49‑52.

33 – Sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit. (punto 33).

34 – Cit. sentenze Merz & Krell (punto 29) e Koninklijke KPN Nederland (punti 33 e 34).

35 – Il corsivo è mio.

36 – Sentenza Sieckmann, cit. (punto 37).

37 – Sentenze citate Libertel (punto 59) e Koninklijke KPN Nederland (punto 123). V., per quanto riguarda il regolamento, sentenza 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, OHMI/Erpo Möbelwerk (Racc. pag. I‑0000, punto 45).

38 – Una descrizione di tali diverse prassi nazionali è svolta nella citata nota della sig.ra Grabrucker.

39 – Sentenza Sieckmann, cit. (punto 48).

40 – Sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191, punto 22), e Canon, cit. (punto 16).

41 – Sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I‑2779, punto 51), e 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I‑3819, punto 23).

42 – Sentenza Canon, cit. (punto 23).

43 – Sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. (punto 25).

44 – Sentenza Anheuser-Busch, cit. (punto 63).

45 – Sentenza 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode (Racc. pag. I-4861, punti 33 e 34). V. altresì, in questo senso, sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑292/00, Davidoff (Racc. pag. I‑389, punto 28), e 20 marzo 2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion (Racc. pag. I-2799, punti 48 e 49).

46 – Il presidente dell’UAMI conclude la sua analisi dei rischi di conflitti tra marchi nei seguenti termini: «I richiedenti la registrazione di un marchio per servizi di vendita al dettaglio (o simili) non devono aspettarsi di ottenere, mediante la suddetta registrazione, la protezione rispetto all’uso o alla registrazione di marchi per prodotti. Qualora si intenda richiedere la suddetta protezione, va da sé che si devono registrare anche i prodotti corrispondenti».

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