12.9.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/25
Pourvoi formé le 14 juillet 2009 par Edwin Co. Ltd. contre l’arrêt rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de première instance (Cinquième chambre) dans l’affaire T-165/06, Elio Fiorucci/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-263/09 P)
2009/C 220/51
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Edwin Co. Ltd. (représentants: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K.P. Muraro, M. Balestriero, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Elio Fiorucci
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt attaqué,
—
condamner le sieur Fiorucci aux dépens de première et de deuxième instance ou, en cas de rejet du pourvoi, ordonner la compensation.
Moyens et principaux arguments
1.
L’arrêt attaqué est entaché en premier lieu d’une violation ou d’une fausse application de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du RMC (1). Le motif relatif de refus d’enregistrement qu’entraîne, en application de cette disposition, la nullité de l’enregistrement de la marque constituée d’un nom de personne autre que le déposant réside dans le fait que la personne agissant en nullité est titulaire, en vertu du droit national, d’un droit d’usage exclusif de ce nom. En application de l’article 8, paragraphe 3 du CPI (2) invoqué par la partie adverse, le sieur Fiorucci n’est cependant titulaire d’aucun droit de cette nature. Au contraire, l’article 8, paragraphe 3 du CPI lui attribue un simple droit de faire enregistrer le signe «Elio Fiorucci», que ce dernier ne pourrait toutefois jamais exploiter, dans la mesure où la marque ainsi enregistrée serait en conflit avec celles d’Edwin portant sur le mot «Fiorucci». Dans ce contexte, le Tribunal a déclaré nulle la marque «Elio Fiorucci» d’Edwin en application d’un motif de refus d’enregistrement qui n’existe pas et qui ne pourra jamais exister. Il y a là une violation ou une fausse application de l’article 52, paragraphe 2, sous a) du RMC qui, si correctement interprété, ne peut être appliqué que lorsque le demandeur en nullité est déjà titulaire (ou tout au moins, a la possibilité d’obtenir) un droit d’usage exclusif de son propre nom comme marque.
2.
L’arrêt attaqué est entaché d’une violation ou d’une fausse application de l’article 8, paragraphe 3 du CPI. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, cette disposition s’applique en effet aux seuls noms de personne qui sont devenus notoires dans un domaine hors marché, et ne peut donc trouver application au patronyme «Elio Fiorucci» qui, sur la base d’une appréciation en fait non contestable en l’espèce, a acquis originairement une notoriété dans le domaine commercial.
Cette lecture de l’article 8, paragraphe 3 du CPI, découle avant tout du libellé de la disposition précitée, qui déclare expressément vouloir réserver la protection qu’elle prévoit aux seuls noms de personne devenus notoires «dans les domaines artistiques, littéraire, scientifique, politique ou sportif». Cette conclusion est ensuite confirmée par une analyse systématique du droit italien des marques, dont il ressort que la notoriété acquise dans un domaine commercial est protégée par l’article 12, paragraphe 1, sous b) et f) du CPI, tandis que l’article 8, paragraphe 3 du CPI concerne uniquement la notoriété née originairement dans un domaine hors marché. L’application concurrente de ces deux dispositions au même signe n’est pas non plus possible, étant donné qu’il en découlerait deux droits exclusifs de marques incompatibles entre eux. En enregistrant son propre patronyme comme marque (puis en le cédant à Edwin), le sieur Fiorucci a ainsi épuisé tous les instruments lui permettant d’exploiter sa propre notoriété à des fins commerciales. Il ne peut donc invoquer l’article 8, paragraphe 3 du CPI pour réclamer la nullité de la marque «Elio Fiorucci» d’Edwin.
D’autre part, l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3 du CPI proposée par Edwin et, en conséquence, la non application de cette disposition au présent litige sont cohérentes avec la raison d’être de cette disposition, qui vise à empêcher l’exploitation parasitaire de la part de celui qui enregistre une marque ayant acquis une notoriété grâce aux efforts d’autrui. Aucun comportement parasitaire n’est en effet imputable à Edwin, étant donné qu’en acquérant les marques «Fiorucci» pour une somme considérable, elle a payé chèrement le droit de jouir de la notoriété liée au nom du célèbre styliste milanais.
L’argumentation du Tribunal selon laquelle la protection prévue par l’article 8, paragraphe 3 du CPI serait plus large et ne recouvre pas celle prévue pour protéger la notoriété acquise par des signes distinctifs dans le domaine commercial n’est par ailleurs pas convaincante. Selon la meilleure doctrine italienne en effet, la réserve du droit de faire enregistrer des signes ayant une notoriété extra commerciale au titre de l’article 8, paragraphe 3 du CPI n’est pas absolue. Mais surtout, elle n’est pas plus large que celle prévue par les articles 12, paragraphe 1, sous b) et f) du CPI pour les signes ayant une notoriété/une renommée commerciale. La coïncidence entre les champs d’application de ces dispositions confirme encore une fois la nécessité d’en faire une application alternative.
Contrairement à ce que le Tribunal a considéré de manière superficielle, une analyse attentive et scrupuleuse de la doctrine italienne ayant commenté l’article 8, paragraphe 3, du CPI (antérieurement, article 21, paragraphe 3, de la loi sur les marques italiennes) met ensuite en évidence que, selon l’opinion dominante, cette disposition s’applique aux seuls signes qui ont acquis une notoriété dans un domaine hors marché. Et cette circonstance est confirmée par les rares décisions rendues à ce jour par les juridictions italiennes concernant l’article 8, paragraphe 3 du CPI.
L’argumentation du Tribunal selon laquelle, ayant obtenu une notoriété dans un domaine hors marché (et plus précisément, dans le domaine artistique, culturel, de l’écologie et de la protection de l’enfance), le sieur Fiorucci pourrait se prévaloir malgré tout de la protection de l’article 8, paragraphe 3 du CPI n’est pas non plus convaincante. Au contraire, selon la meilleure doctrine italienne, lorsqu’un patronyme déjà enregistré par d’autres et devenu renommé acquiert une notoriété dans un domaine hors marché, son titulaire (en l’espèce, Elio Fioruccci) ne peut invoquer l’article 8, paragraphe 3 du CPI, l’exigence de protection du titulaire (en l’espèce, Edwin) de la marque renommée (en l’espèce, la marque «Fiorucci») enregistrée antérieurement prévalant.
3.
L’arrêt attaqué est enfin mal fondé pour défaut de motivation, en ce que le Tribunal a omis d’examiner les arguments et les preuves sur la base desquels Edwin a soutenu avoir obtenu l’autorisation d’Elio Fiorucci d’enregistrer son patronyme comme marque. A titre subsidiaire, Edwin relève que si la Cour de justice devait considérer qu’elle n’est pas compétente, ainsi que le Tribunal, pour examiner cette argumentation, elle devra en demander expressément l’examen (ce que le Tribunal n’a pas fait) à la Chambre de recours (ou à tout autre formation ou section) de l’OHMI, ainsi que le prévoit l’article 63, paragraphe 6 du RMC et l’article 1 quinquies du règlement CE 216/96. (3)
4.
L’arrêt attaqué est par ailleurs irrégulier pour violation ou fausse application de l’article 63 RMC, ainsi que pour déni de justice, en ce que le Tribunal a refusé à tort d’examiner les arguments invoqués par Edwin fondés sur la circonstance que la requérante a acquis de la société Fiorucci s.p.a une marque de fait sur le (ou tout autre droit à faire valoir la notoriété du) patronyme «Elio Fiorucci». A titre subsidiaire, Edwin relève que si la Cour de justice devait considérer qu’elle n’est pas compétente, ainsi que le Tribunal, pour examiner l’argumentation rappelée, elle devra en demander expressément l’examen (ce que le Tribunal n’a pas fait) à la Chambre de recours (ou à tout autre formation ou section) de l’OHMI, ainsi que le prévoit l’article 63, paragraphe 6 du RMC et l’article 1 quinquies du règlement CE 216/96.
(1) Règlement (CE) no40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).
(2) Code de la propriété industrielle italien.
(3) Règlement (CE) no216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28 du 6.2.1996, p. 11).
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