EUR-Lex -  62018CC0328 - FI

Väliaikainen versio

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

14 päivänä marraskuuta 2019(1)

Asia C-328/18 P

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

vastaan

Equivalenza Manufactory SL

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Hakemus kuviomerkin BLACK LABEL BY EQUIVALENZA rekisteröimiseksi tavaramerkiksi – Väitemenettely – Aiempi kuviomerkki LABELL – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Sekaannusvaara – Merkkien samankaltaisuus – Merkkien vertailumenetelmä – Kyseisten merkkien lausuntatavan toteaminen keskimääräisen samankaltaiseksi – Velvollisuus arvioida sekaannusvaaraa kokonaisuutena

I       Johdanto

1.        Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on tehnyt nyt käsiteltävän valituksen unionin yleisen tuomioistuimen 7.3.2018 antamasta tuomiosta Equivalenza Manufactory v. EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, ei julkaistu, jäljempänä valituksenalainen tuomio, EU:T:2018:119), jolla kumotaan EUIPO:n toisen valituslautakunnan 11.10.2016 antama päätös, joka koskee ITM Entreprises SAS:n ja Equivalenza Manufactory SL:n (jäljempänä Equivalenza) välistä väitemenettelyä (asia N:o R 690/2016-2, jäljempänä riidanalainen päätös).

2.        Tässä valituksessa otetaan esille useita oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät merkin EU-tavaramerkiksi rekisteröinnin sen suhteellisen hylkäysperusteen tutkimiseen, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 207/2009(2) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja joka koskee sekaannusvaaran olemassaoloa yleisön keskuudessa. Konkreettisella tasolla EUIPO pyytää unionin tuomioistuinta täsmentämään merkkien vertailumenetelmää ja sitä, missä olosuhteissa unionin yleisellä tuomioistuimella on perusteet katsoa, että kyseisessä säännöksessä säädetty samankaltaisuuden edellytys ei täyty kahden merkin välillä.

3.        Kuten tässä ratkaisuehdotuksessa selitän, unionin yleisen tuomioistuimen kyseisellä alalla antamat lukuisat ratkaisut eivät aina ole noudattaneet samaa lähestymistapaa näissä eri kysymyksissä. Ne ovat itse asiassa poikenneet toisistaan siinä määrin, että on syntynyt kaksi erillistä oikeuskäytäntölinjaa, jotka tällä hetkellä esiintyvät rinnakkain, eikä unionin tuomioistuin ole ottanut kantaa kummankaan puolesta. Nyt käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuimella on tähän tilaisuus.

II     Asiaa koskevat oikeussäännöt

4.        Asetus N:o 207/2009 kumottiin ja korvattiin 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä annetulla asetuksella (EU) 2017/1001(3). Kun kuitenkin otetaan huomioon käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan rekisteröintihakemuksen jättämispäivämäärä eli 16.12.2014, joka on ratkaiseva sovellettavan aineellisen oikeuden määräytymisen kannalta, kyseiseen oikeusriitaan sovelletaan ensin mainitun asetuksen aineellisia säännöksiä.

5.        Asetuksen N:o 207/2009 kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkin antama suoja, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, on oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat. Suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset. Samankaltaisuuden käsite olisi määriteltävä sekaannusvaaran osalta. Sekaannusvaaran, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä[, olisi oltava erityinen edellytys tällaiselle suojalle].”

6.        Kyseisen asetuksen 8 artiklassa, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1.      Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b)      jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

– –

5.      Jos aikaisempi [EU-]tavaramerkki on [Euroopan unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

III  Asian tausta

7.        Asian tausta on selostettu valituksenalaisen tuomion 1–10 kohdassa. Se voidaan käsiteltävän valituksen yhteydessä tiivistää seuraavalla tavalla.

8.        Equivalenza teki 16.12.2014 EUIPO:lle hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi asetuksen N:o 207/2009 nojalla:

9.        Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Hajuvedet”.

10.      ITM Entreprises teki 18.3.2015 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen vastustaakseen haetun tavaramerkin rekisteröintiä edellisessä kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran perusteella.

11.      Väite perustuu etenkin jäljempänä esitettyyn aikaisempaan kuviomerkkiin, joka on sen kansainvälisen rekisteröinnin nro 1079410 kohteena, jossa nimetään Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Viro, Kreikka, Kroatia, Unkari, Liettua, Luxemburg, Latvia, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Slovenia ja Slovakia, ja joka rekisteröitiin 1.4.2011 ”kölninvesiä, deodorantteja (hajustettuja), hajuvesiä” varten:

12.      Väiteosasto hyväksyi väitteen 2.3.2016 tekemällään päätöksellä kaikkien kyseessä olevien tavaroiden osalta sillä perusteella, että Tšekissä, Unkarissa, Puolassa ja Sloveniassa oli kohdeyleisön keskuudessa olemassa sekaannusvaara.

13.      EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä Equivalenzan väiteosaston päätöksestä tekemän valituksen. Valituslautakunta totesi, että kohdeyleisö koostui kyseisten neljän jäsenvaltion suuresta yleisöstä, jonka tarkkaavaisuuden taso on keskimääräinen, ja että kyseessä olevat tavarat olivat samoja. Kyseisten merkkien vertailun osalta valituslautakunta katsoi, että ne ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia ja että ne eroavat toisistaan merkityssisällöltään. Tästä se päätteli, että merkit ovat kokonaisuutena samankaltaisia. Mainittu valituslautakunta totesi, että kohdeyleisön keskuudessa oli olemassa sekaannusvaara asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

IV     Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

14.      Equivalenza nosti kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.1.2017 jättämällään kannekirjelmällä. Se vetosi kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustui asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

15.      Kyseisen kanneperusteen tutkimisessa unionin yleinen tuomioistuin tukeutui EUIPO:n valituslautakunnan toteamuksiin, joita ei ole kiistetty ja joiden mukaan yhtäältä kohdeyleisö koostuu Tšekin, Unkarin, Puolan ja Slovenian suuresta yleisöstä, jonka tarkkaavaisuuden taso on keskimääräinen, ja toisaalta kyseisten merkkien kattamat tavarat ovat samoja (valituksenalaisen tuomion 17 ja 18 kohta).

16.      Kyseisten merkkien samankaltaisuuden osalta unionin yleinen tuomioistuin vertaili ensinnäkin niiden ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä. Se katsoi tässä yhteydessä, että kyseiset merkit antavat ulkoasultaan erilaisen kokonaisvaikutelman (valituksenalaisen tuomion 29–33 kohta), ovat lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia (kyseisen tuomion 34–39 kohta) ja eroavat toisistaan merkityssisällöltään (mainitun tuomion 40–45 kohta).

17.      Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin arvioi kyseisten merkkien samankaltaisuutta kokonaisuutena. Tässä yhteydessä se totesi, että kun otetaan huomioon, että kyseessä olevia tavaroita eli hajuvesiä myydään yleensä joko itsepalvelumyymälöissä tai hajuvesimyymälöissä, kyseisten merkkien ulkoasu on kokonaisvaikutelman kannalta tärkeämpi kuin niiden lausuntatapa ja merkityssisältö. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin toisti toteamuksensa, jonka mukaan mainitut merkit eroavat toisistaan ulkoasultaan. Lisäksi se muistutti, että nämä samat merkit eroavat toisistaan merkityssisällöltään. Unionin yleinen tuomioistuin päätteli, että kyseiset merkit eivät kokonaisvaikutelmaltaan ole samankaltaisia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä (valituksenalaisen tuomion 48 ja 51–55 kohta).

18.      Koska yksi kyseisen säännöksen soveltamisen kumulatiivisista edellytyksistä ei täyttynyt, unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunta oli tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan, että mainitussa säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara oli olemassa (valituksenalaisen tuomion 56 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi siis Equivalenzan ainoan kanneperusteen ja kumosi riidanalaisen päätöksen.

V       Asian käsittelyn vaiheet unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

19.      Käsiteltävä valitus jätettiin 17.5.2018.

20.      Valituksessaan EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

–        kumoaa valituksenalaisen tuomion ja

–        velvoittaa Equivalenzan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21.      Equivalenza vaatii vastineessaan, että unionin tuomioistuin

–        hylkää valituksen ja

–        velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

VI     Valituksen tarkastelu

22.      Valituksensa tueksi EUIPO vetoaa yhteen ainoaan, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevaan valitusperusteeseen, joka jakautuu neljään osaan. Unionin tuomioistuimen pyynnöstä tarkastelen ratkaisuehdotuksessani vain tämän ainoan valitusperusteen kolmatta ja neljättä osaa.

A       Asianosaisten lausumat

23.      Ainoan valitusperusteensa kolmannessa osassa EUIPO esittää, että unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tekemällä menetelmävirheen, kun se merkkien vertailun yhteydessä tarkasteli kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteita ja kohdeyleisön ostotottumuksia. Tuomion Lloyd Schuhfabrik Meyer(4) mukaisesti kyseinen vertailu olisi kuitenkin EUIPO:n mukaan suoritettava objektiivisesti ottamatta huomioon tällaisia tavaramerkkien käyttöön liittyviä tekijöitä. EUIPO esittää edelleen, että kyseisiä tekijöitä olisi tarkasteltava vasta ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden asteen toteamisen jälkeen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä sen selvittämiseksi, mikä painoarvo kyseiselle samankaltaisuuden asteelle on annettava mainitussa kokonaisarvioinnissa.(5)

24.      Tuomiosta Lloyd Schuhfabrik Meyer ilmenevän tarkastelumenetelmän osalta Equivalenza yhtyy EUIPO:n selityksiin. Se katsoo kuitenkin, että unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa noudattanut kyseistä menetelmää. Equivalenzan mukaan unionin yleinen tuomioistuin näet arvioi ensin erikseen kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden asteet ennen niiden samankaltaisuuden kokonaisarviointia tai sekaannusvaaran analyysiä, joiden yhteydessä se vasta otti huomioon kohdeyleisön ostotottumukset. Equivalenza esittää, että vaikka valituksenalaista tuomiota ei olekaan jaoteltu osiin unionin tuomioistuimen suorittaman analyysin kunkin vaiheen mukaan, sillä on siis tietty, ymmärrettävä rakenne ja kyseinen analyysi on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimusten mukainen.

25.      Ainoan valitusperusteensa neljännessä osassa EUIPO moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tekemällä useita oikeudellisia virheitä, jotka vaikuttivat kyseisten merkkien samankaltaisuuden arviointiin.

26.      EUIPO riitauttaa ensinnäkin unionin yleisen tuomioistuimen noudattaman menetelmän siltä osin kuin tämä ei ottanut kokonaisarvioinnissa huomioon kaikkia kyseisten merkkien toisiaan muistuttavia ja keskenään erilaisia osatekijöitä. Valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa(6) unionin yleinen tuomioistuin näet ”neutralisoi” ennenaikaisesti kaikki mainittujen merkkien ulkoasun toisiaan muistuttavat osatekijät niiden ulkoasun eroavuuksien perusteella, jotka niiden välillä todettiin ensimmäisessä kokonaisarvioinnissa. Sen jälkeen unionin yleinen tuomioistuin käytti kyseisten merkkien toisessa kokonaisarvioinnissa kyseisen tuomion 55 kohdassa samoja ulkoasun eroavuuksia merkkien lausuntatavan keskimääräisen samankaltaisuuden ”neutralisointiin”. EUIPO:n mukaan tämä kaksinkertainen ”neutralisointi”, jonka perusteina ovat samat keskenään erilaiset osatekijät ja kokonaisvaikutelma, muodostaa oikeudellisen virheen ja vääristää oikeuskäytännössä vahvistetut merkkien vertailun periaatteet.

27.      Toiseksi EUIPO on sitä mieltä, että unionin yleinen tuomioistuin on jättänyt oikeuskäytännön huomiotta ja tehnyt menetelmävirheen ”neutralisoidessaan” kyseisten merkkien lausuntatavan keskimääräisen samankaltaisuuden merkkien vertailun yhteydessä ja luopuessaan siten ennenaikaisesti kokonaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista. Yhtäältä näet ulkoasun tai lausuntatavan samankaltaisuuksien ”neutralisointi” merkityssisällön erojen perusteella kuuluu EUIPO:n mukaan sekaannusvaaran kokonaisarviointiin,(7) jolloin huomioon otetaan kaikki alkuvaiheessa todetut toisiaan muistuttavat ja keskenään erilaiset osatekijät. ”Neutralisointi” ei merkitse sitä, että aiemmin todetut samankaltaisuudet sivuutettaisiin, eikä sen perusteella voida todeta, että merkit eivät ole lainkaan samankaltaisia. Toisaalta EUIPO esittää, että jos merkkien todetaan olevan ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään tietyssä määrin, vaikka vähäisessäkin, samankaltaisia, syntyy velvollisuus suorittaa sekaannusvaaran kokonaisarviointi(8).

28.      Equivalenza esittää ensinnäkin vastaukseksi EUIPO:n tämän ratkaisuehdotuksen 26 kohdassa tiivistettyihin perusteluihin, jotka Equivalenzan mukaan ovat epäselvät ja sekavat, että unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa soveltamaan menetelmään ei liity mitään oikeudellista virhettä. Unionin yleinen tuomioistuin on näet Equivalenzan mukaan suorittanut kaksi erillistä arviointia katsoessaan ensiksi, että kyseiset merkit antavat ulkoasultaan erilaisen kokonaisvaikutelman, kun otetaan huomioon niiden ulkoasun toisiaan muistuttavat ja keskenään erilaiset osatekijät, ja katsoessaan toiseksi samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin yhteydessä, että mainitut merkit ovat kaiken kaikkiaan erilaiset, kun otetaan huomioon niiden ulkoasun ja merkityssisällön huomattavat erot ja lausuntatavan vähäinen merkitys kyseisen tyyppisissä tavaroissa. Näin ollen ne osatekijät, joiden perusteella ulkoasun samankaltaisuus on kokonaan hylätty, ovat eri osatekijöitä kuin ne, joita merkkien kokonaisarvioinnissa käytettiin sen toteamiseen, että sekaannusvaaraa ei ole.

29.      Tässä yhteydessä Equivalenza korostaa vielä, että kyseisten merkkien samankaltaisuuden asteen arvioimiseksi voi olla aiheellista harkita, mikä painoarvo niiden ulkoasulle, lausuntatavalle ja merkityssisällölle on annettava, ottaen huomioon kyseessä olevien tavaroiden tyyppi ja niiden myyntiolosuhteet.(9) Nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevat tavarat eli hajuvedet nähdään aina ennen niiden ostamista, kuten unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 51 kohdassa aivan oikein muistuttanut. Merkkien ulkoasulla on näin ollen Equivalenzan mukaan suurempi merkitys kyseisten merkkien samankaltaisuuden kokonaisarvioinnissa tai sekaannusvaaran arvioinnissa.

30.      Toiseksi Equivalenza on tämän ratkaisuehdotuksen 27 kohdassa tiivistettyihin EUIPO:n perusteluihin esittämässään vastauksessa sitä mieltä, että valituksenalaisen tuomion 46 kohdan ja sitä seuraavien kohtien teleologisen luennan ja tulkinnan perusteella unionin yleinen tuomioistuin on todella suorittanut sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin. Unionin yleinen tuomioistuin olisi Equivalenzan mukaan joka tapauksessa päätynyt samalle kannalle, jos se olisi kyseisen vaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä ottanut kyseisten merkkien vähälukuiset samankaltaisuudet huomioon.

B       Asian tarkastelu

31.      Aluksi on muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään merkin EU-tavaramerkiksi rekisteröinnin suhteellisesta hylkäysperusteesta, joka perustuu mahdollisen ristiriidan olemassaoloon kyseisen merkin ja yhden tai useamman aikaisemman tavaramerkin välillä.(10)

32.      Kyseisen säännöksen mukaisesti aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei siten rekisteröidä, ”jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara”.

33.      Vakiintuneen oikeuskäytännön(11) mukaan mainitussa säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara on vaara siitä, että yleisö saattaa uskoa, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.(12)

34.      Tämän oikeuskäytännön nojalla kyseistä sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. Näihin tekijöihin kuuluvat etenkin aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso, aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin välisen samankaltaisuuden aste sekä kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen välisen samankaltaisuuden aste.(13)

35.      Sekaannusvaaran arvioinnin kokonaisvaltainen luonne merkitsee asian kannalta merkityksellisten tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että kyseisten merkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, jolloin esimerkiksi kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata merkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.(14)

36.      Tämä logiikka, jota yleensä nimitetään ”keskinäisen riippuvuuden periaatteeksi”, ei kuitenkaan ole ehdoton. Kuten tämän ratkaisuehdotuksen 32 kohdassa toistetusta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodostakin jo ilmenee, sekaannusvaara edellyttää yhtäältä, että kyseiset merkit ovat samoja tai samankaltaisia, ja toisaalta, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.(15) Nämä kaksi tekijää muodostavat siis vakiintuneessa oikeuskäytännössä kyseisen säännöksen soveltamisen kumulatiiviset edellytykset.

37.      Tästä seuraa, että erityisesti, jos kyseiset merkit eivät ole samankaltaisia, kyseistä 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei selvästikään voida soveltaa. Kyseiseen säännökseen perustuva väite on tällaisessa tapauksessa hylättävä suoralta kädeltä, sillä muut sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta merkitykselliset tekijät eivät missään tapauksessa riitä vastapainoksi tälle erilaisuudelle eivätkä voi korjata sitä, joten niitä ei ole syytä tutkia.(16)

38.      Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kyseiset merkit eivät ole samankaltaiset mainitussa 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä, ja sovelsi näin ollen edellisessä kohdassa mainittua oikeuskäytäntöä.(17) EUIPO on kuitenkin sitä mieltä, että kyseistä oikeuskäytäntöä ei voitu käsiteltävässä asiassa soveltaa. EUIPO:n mukaan näet unionin yleinen tuomioistuin ei voinut perustellusti tehdä tällaista päätelmää merkkejä vertailtuaan. EUIPO:n ainoan valitusperusteen kolmannessa ja neljännessä osassa, jotka on mielestäni syytä tutkia yhdessä, kyseenalaistetaan siten unionin yleisen tuomioistuimen kyseisessä vertailussa soveltama menetelmä.

39.      Tältä osin täsmennän, että unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisessa tuomiossa aluksi tietyistä periaatteellisista lausunnoista, jotka on esitetty tuomiossa SABEL(18) ja tuomiossa Lloyd Schuhfabrik Meyer ja joilla on luotu perusta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnille: yhtäältä ”kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tutkittaessa tämän kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat”(19); toisaalta ”sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan sekä merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, ottaen huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet”.(20)

40.      Tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin vertaili näiden periaatteiden soveltamiseksi ensinnäkin kyseisten merkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä, kutakin vuorollaan. Tällöin se katsoi aluksi, että vaikka kyseisissä merkeissä onkin toisiaan muistuttavia osatekijöitä, joiden vuoksi valituslautakunta ei voinut todeta, etteivät ne ole lainkaan samankaltaisia, ne antavat lukuisien ja merkittävien erojensa vuoksi ulkoasultaan erilaisen kokonaisvaikutelman. Sen jälkeen unionin yleinen tuomioistuin arvioi, että mainitut merkit ovat lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia. Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kyseiset merkit ovat merkityssisällöltään erilaisia.(21)

41.      Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että oli syytä ”tutkia, ovatko mainittujen merkkien ulkoasun ja merkityssisällön erot sellaisia, että ne sulkevat kokonaan pois kyseisten merkkien samankaltaisuuden, vai onko niiden lausuntatavan keskimääräinen samankaltaisuus vastapainona näille eroille”. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan näet ”kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuksista on suoritettava kokonaisarviointi, jossa lausuntatavan mahdollisen samankaltaisuuden arviointi on vain yksi merkityksellisistä tekijöistä”.(22)

42.      Tässä toisessa vaiheessa eli ”samankaltaisuuden kokonaisarvioinnissa” unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön painoarvo ei aina ole sama ja että tältä osin on syytä ottaa huomioon kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteet. Kun on kyse hajuvesistä, joita yleisesti myydään joko itsepalvelumyymälöissä tai hajuvesimyymälöissä, joissa kuluttajalla on tavallisesti mahdollisuus valita itse haluamansa tavarat tai ainakin nähdä tavarat ennen ostamista, kyseisten merkkien ulkoasu on kokonaisvaikutelman kannalta merkittävämpi kuin niiden lausuntatapa ja merkityssisältö. Tässä yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin toisti toteamuksensa, jonka mukaan kyseiset merkit eivät lukuisien ja merkittävien erojensa vuoksi ole ulkoasultaan samankaltaisia. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin toisti, että kyseisten merkkien merkityssisällössä on ero, joka johtuu riidanalaisessa merkissä olevista osatekijöistä ”black” ja ”by equivalenza”. Tämän päättelyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin totesi, että ”keskinäisten erojensa vuoksi kyseiset merkit eivät lausuntatapansa keskimääräisestä samankaltaisuudesta huolimatta ole kokonaisvaikutelmaltaan samankaltaisia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä”.(23)

43.      EUIPO:n mukaan kuitenkin unionin yleisellä tuomioistuimella oli velvollisuus suorittaa kokonaisarviointi sekaannusvaarasta, koska se oli todennut kyseisten merkkien lausuntatavan keskimääräisen samankaltaiseksi. Kyseinen virasto moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se oli ”neutralisoinut” tämän samankaltaisuuden merkkien vertailun yhteydessä ja siten luopunut ennenaikaisesti sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista. Kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteita ja sitä, ”neutralisoivatko” ulkoasun ja merkityssisällön erot lausuntatavan samankaltaisuuden, olisi pitänyt tarkastella kyseisessä kokonaisarvioinnissa näiden muiden merkityksellisten tekijöiden valossa.(24)

44.      EUIPO:n perusteluissa esitetään siis joukko oikeudellisia kysymyksiä.(25) Unionin tuomioistuimen on pääasiassa täsmennettävä, onko tietynasteisen samankaltaisuuden toteaminen joko merkkien ulkoasussa, lausuntatavassa tai merkityssisällössä välttämätöntä ja riittävää, jotta voidaan päätellä, että kyseiset merkit ovat samankaltaisia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä, vai voidaanko (tai pitääkö) tätä samankaltaisuuden astetta punnita suhteessa muissa ominaispiirteissä todettuihin eroihin ”samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin” yhteydessä. Tähän kysymykseen liittyy suoranaisesti se, että on syytä täsmentää, missä vaiheessa (merkkien vertailussa vai sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa) on otettava huomioon kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteet ja on tutkittava merkkien välisten samankaltaisuuksien mahdollinen ”neutralisoituminen” niiden välisten erojen perusteella.

45.      Kuten tämän ratkaisuehdotuksen johdannossa ilmaisin, unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on näissä eri kysymyksissä toisistaan eroavia linjauksia (1 jakso). Nämä erot vaativat unionin tuomioistuimelta kannanottoa (2 jakso), joka on välttämätön EUIPO:n ainoan valitusperusteen kolmanteen ja neljänteen osaan vastaamiseksi (3 jakso).

1.     Kooste merkkien vertailuun liittyvästä oikeuskäytännöstä

46.      Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännön sen ensimmäisen linjan mukaan, jota pidän ”suppeana” ja johon EUIPO valituksessaan vetoaa,(26) merkkien vertailun yhteydessä on vertailtava vain niiden ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä, kutakin vuorollaan. Jos (vähintään) yhdessä näistä ominaispiirteistä todetaan samankaltaisuus, vaikka vähäinenkin, sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena.(27) Toisin sanoen tällaisessa tilanteessa merkit on katsottava samankaltaisiksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä.(28) Tähän oikeuskäytännön linjaan kuuluvat tuomiot, jotka selvitysteni mukaan ovat enemmistössä,(29) eivät siis sisällä lisäksi sellaista ”samankaltaisuuden kokonaisarviointia”, jollaisen unionin yleinen tuomioistuin oli valituksenalaisessa tuomiossa suorittanut.

47.      Sitä vastoin sen toisen oikeuskäytäntölinjan mukaan, jota pidän ”joustavana”, on niin, että kun kyseisten merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö on erikseen tutkittu ja (vähintään) yhdessä näistä ominaispiirteistä on todettu jonkinasteinen samankaltaisuus, on suoritettava tämä lisätarkastelu kyseisistä merkeistä syntyvän ”kokonaisvaikutelman” määrittämiseksi. Jos unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että merkeistä syntyvät kokonaisvaikutelmat ovat erilaiset, se toteaa, kuten valituksenalaisessa tuomiossa, että ne eivät ole samankaltaiset asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä, vaikka niiden välillä onkin todettu jonkinasteinen samankaltaisuus yhdessä tai useammassa ominaispiirteessä.

48.      Tämä oikeuskäytännön linja on kuitenkin hieman epäselvä sen suhteen, millä tavalla unionin yleinen tuomioistuin suorittaa tämän ”samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin”. Tietyissä tuomioissa unionin yleinen tuomioistuin on tyytynyt toistamaan toteamuksensa tietynasteisen samankaltaisuuden olemassaolosta tai sen puuttumisesta merkkien kussakin osatekijässä ja päättelemään lopuksi ilman erityisiä perusteluja, että merkit ovat ”kokonaisuutena samankaltaisia” tai päinvastoin ”kokonaisuutena erilaisia”.(30) Toisissa tuomioissa unionin yleinen tuomioistuin on perustellut päätelmänsä kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteilla tai edellä toteamiensa samankaltaisuuksien mahdollisella ”neutralisoitumisella”.(31)

49.      Myös unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö on merkkien samankaltaisuuden arvioinnin osalta moniselitteistä. Yhtäältä tietyissä unionin tuomioistuimen tuomioissa on unionin yleisen tuomioistuimen ”suppean” oikeuskäytäntölinjan mukaisia viitteitä. Tältä osin unionin tuomioistuin on säännöllisesti katsonut, ettei voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo pelkästään sen vuoksi, että kyseiset merkit lausutaan samankaltaisella tavalla tai niiden merkityssisältö on samankaltainen, mutta tällaisen vaaran olemassaolon toteamisen on kuitenkin perustuttava siitä tehtyyn kokonaisarviointiin, jossa kyseinen samankaltaisuus on vain yksi merkityksellisistä tekijöistä(32). Merkeistä syntyvää kokonaisvaikutelmaa on siten tarkasteltava tämän kokonaisarvioinnin yhteydessä ottaen huomioon niiden mahdolliset ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuudet.(33) Tästä päättelystä seuraa implisiittisesti mutta välttämättä, että merkkien yhden ominaispiirteen jonkinasteinen samankaltaisuus on riittävää, jotta ne katsotaan samankaltaisiksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä, ja että tämä merkitsee, että mainittu kokonaisarviointi on suoritettava.

50.      Lisäksi tuomiosta Ferrero v. SMHV(34) ilmenee, että sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena, jos kyseiset merkit ”ovat tietyssä määrin, vaikka vähäisessäkin, samankaltaisia”. Vaikka tämän lausunnon perusteella ei voidakaan varmuudella ratkaista nyt käsiteltävässä asiassa esitettyä kysymystä, se ilmentää vähintäänkin tahtoa rajata tiukasti tämän ratkaisuehdotuksen 37 kohdassa mainitun oikeuskäytännön soveltamista.

51.      Toisaalta unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö sisältää niin ikään erinäisiä viitteitä, jotka myötäilevät unionin yleisen tuomioistuimen ”joustavaa” oikeuskäytäntölinjaa. Unionin tuomioistuin on erityisesti todennut samassa tuomiossa Ferrero v. SMHV(35) hieman moniselitteisesti, että ”kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuksia on arvioitava kokonaisvaltaisesti, jolloin mahdollisen lausuntatavan samankaltaisuuden arviointi on vain yksi merkityksellisistä tekijöistä”. Lisäksi unionin tuomioistuin on tuomiossa Wolf Oil v. EUIPO(36) katsonut, että on syytä ”erottaa kyseisten merkkien merkityssisällön erojen arviointi niiden välisten samankaltaisuuksien kokonaisarvioinnista, jotka ovat kaksi eri vaihetta tarkasteltaessa sekaannusvaaraa kokonaisuutena ja joista ensimmäinen on ennakkoedellytys toiselle”,(37) ja se näyttää siten vahvistaneen tämän lisävaiheen olemassaolon asian tarkastelussa.

52.      Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vastaavaa vaihtelua sen suhteen, missä vaiheessa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiolosuhteet on otettava huomioon ja merkkien välisten samankaltaisuuksien mahdollinen ”neutralisoituminen” tutkittava.

53.      Ensinnäkin huomautan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiolosuhteiden osalta, että ”suppeaan” oikeuskäytäntölinjaan kuuluvissa tuomioissa ne ovat sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta merkityksellinen tekijä.(38) Tämä tekijä merkitsee, että kun kyseessä olevia tavaroita tai palveluja esimerkiksi myydään tavallisesti itsepalvelumyymälöissä siten, että kuluttaja kohtaa etenkin kyseisten merkkien ulkoasun, unionin yleinen tuomioistuin antaa ensisijaisen painoarvon niiden ulkoasussa todetuille samankaltaisuuksille tai päinvastoin eroille, mutta se ei silti jätä ottamatta huomioon muita ominaispiirteitä ja kaikkia kyseisen riskin arvioinnin kannalta merkityksellisiä tekijöitä.(39)

54.      Toisissa, ”joustavaan” oikeudenkäyntilinjaan kuuluvissa tuomioissa, joihin valituksenalainen tuomiokin kuuluu, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiolosuhteet on sitä vastoin tutkittu merkkien vertailun yhteydessä. Jos kyseisiä tavaroita tai palveluja pidetään kaupan siten, että niiden ulkoasu on kuluttajalle erityisen merkittävä ominaispiirre, ja jos unionin yleinen tuomioistuin ei ole todennut kyseisessä ominaispiirteessä samankaltaisuutta, se katsoo, että merkit eivät ole samankaltaisia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, riippumatta siitä, onko merkkien muissa ominaispiirteissä jonkinasteista samankaltaisuutta, eikä tutki muita sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta merkityksellisiä tekijöitä.

55.      Unionin tuomioistuin ei tässäkään ole ottanut selvästi kantaa jommankumman lähestymistavan puolesta. Tietyt unionin tuomioistuimen ratkaisut näyttävät näet viittaavan siihen, että kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiolosuhteet ovat merkkien samankaltaisuuden arvioinnin kannalta merkityksellinen tekijä.(40) Tuomiosta Il Ponte Finanziaria v. SMHV(41) sitä vastoin ilmenee, että kyseessä on sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta merkityksellinen tekijä.(42)

56.      Mitä tulee toiseksi kysymykseen kyseisten merkkien välisten samankaltaisuuksien ”neutralisoitumisesta”, unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on kiistatonta, että merkkien merkityssisällön erot voivat tietyin edellytyksin neutralisoida niiden ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet. Tällainen neutralisoiminen edellyttää, että ainakin toisella kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja täsmällinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi.(43)

57.      Tästä huolimatta on jälleen niin, että kysymykseen siitä, missä vaiheessa tällainen neutralisoituminen on tutkittava, ei löydy yksiselitteistä vastausta unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Eräissä tuomioissa mahdollinen neutralisoituminen on tutkittu sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä.(44) Toisissa tuomioissa unionin yleinen tuomioistuin on tutkinut tämän mahdollisuuden merkityssisällön samankaltaisuutta analysoidessaan(45) tai välittömästi merkkien kunkin ominaispiirteen vertailun jälkeen ”samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin”(46) yhteydessä.

58.      Lisäksi on niin, että jos neutralisoituminen todetaan, sen seuraukset vaihtelevat. Tietyissä tapauksissa unionin yleinen tuomioistuin on siitä huolimatta suorittanut sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin tutkimalla muut merkitykselliset tekijät.(47) Toisissa tapauksissa unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että merkit eivät ole samankaltaiset, ja hylännyt suoralta kädeltä näihin muihin tekijöihin liittyvät perustelut.(48)

59.      Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö on tässäkin monitulkintaista. Useista tuomioista näet ilmenee, että samankaltaisuuksien neutralisoitumisen on tapahduttava sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä ja että se ei vapauta unionin yleistä tuomioistuinta tutkimasta muita tämän kokonaisarvioinnin kannalta merkityksellisiä tekijöitä.(49) Lisäksi tuomiossa Mülhens v. SMHV(50) on todettu, että neutraloitumisteorian olemassaolon syy on nimenomaan sekaannusvaaran arvioinnin kokonaisvaltaisessa luonteessa ja keskinäisen riippuvuuden periaatteessa, josta ”voi seurata, että näiden kahden merkin merkityssisältöjen ja ulkoasujen väliset eroavuudet neutralisoivat niiden lausuntatapojen väliset samankaltaisuudet”.

60.      Käänteinen lähestymistapa sen sijaan ilmenee tuomiosta SMHV v. riha WeserGold Getränke.(51) Kyseisen valitusasian taustalla olevassa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin katsoi yhtäältä merkkien vertailun yhteydessä, että kyseessä olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet neutralisoituvat niiden merkityssisällön erilaisuuden perusteella, ja päätteli, että merkit olivat ”kokonaisuutena erilaisia”.(52) Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin katsoi, että valituslautakunta oli tehnyt oikeudellisen virheen jättäessään tutkimatta aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn, josta muistutan, että se ei tekijänä ole merkityksellinen merkkien samankaltaisuuden määrittämisessä vaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Unionin tuomioistuin kuitenkin kumosi kyseisen tuomion. Unionin tuomioistuimen mielestä oli niin, että koska unionin yleinen tuomioistuin oli päätellyt, että kyseiset merkit olivat ”kokonaisuutena erilaisia”, aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä ei ollut enää syytä tutkia.(53) Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin oli voinut perustellusti neutralisoida merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet niiden vertailun yhteydessä ja että se oli neutralisoitumisen vuoksi velvollinen päättelemään, että kyseiset merkit eivät olleet samankaltaisia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä; kyseisen päätelmän vuoksi väitteen tutkimista ei tämän ratkaisuehdotuksen 37 kohdassa tarkoitetun oikeuskäytännön nojalla ollut syytä jatkaa.

61.      Tuomiossa Wolf Oil v. EUIPO(54) unionin tuomioistuin totesi vielä selväsanaisemmin, että ”se, kumoavatko kyseisten merkkien merkityssisällön erot niiden ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet, tutkitaan merkkien samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin yhteydessä”.(55) Lisäksi unionin tuomioistuin vahvisti kyseisessä tuomiossa unionin yleisen tuomioistuimen lähestymistavan, jossa pääteltiin, että kun todettu neutralisoituminen otettiin huomioon, merkit eivät olleet samankaltaiset.(56)

2.     Yhteenveto ja kannanotto

62.      Tiivistäen voidaan sanoa, että unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä esiintyy kaksi menetelmää merkkien samankaltaisuuden tutkimiseksi. Yhtäältä on ”suppea” menetelmä, jonka mukaan unionin yleisen tuomioistuimen on merkkien vertailun yhteydessä tyydyttävä vertailemaan niiden ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä. Jos se toteaa (vähintään) yhdessä näistä osatekijöistä jonkinasteisen samankaltaisuuden, sen on pääteltävä, että merkit ovat samankaltaiset asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Mikäli kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat niin ikään samankaltaiset, unionin yleisen tuomioistuimen on suoritettava sekaannusvaaran kokonaisarviointi. Kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntiolosuhteet ja se, neutralisoiko merkkien merkityssisällön erilaisuus niiden välillä todetut samankaltaisuudet, on tutkittava tässä kokonaisarvioinnissa osana kaikkien merkityksellisten tekijöiden tutkintaa.

63.      Toisaalta on ”joustava” menetelmä, jonka mukaan unionin yleisen tuomioistuimen on paitsi vertailtava merkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä myös punnittava niiden samankaltaisuuden asteita ja kaikissa näissä ominaispiirteissä todettuja eroja keskenään ”samankaltaisuuden kokonaisarvioinnissa” ottaen mahdollisesti huomioon mainitut myyntiolosuhteet ja mahdollisen neutralisoitumisen. Mikäli unionin yleinen tuomioistuin on sitä mieltä, että erot kumoavat samankaltaisuudet, sen on katsottava, että merkit eivät ole (kokonaisuutena) samankaltaiset mainitun 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja jätettävä sekaannusvaaran kokonaisarviointi suorittamatta.

64.      Heti aluksi arvioin, että unionin tuomioistuimen on käsiteltävässä asiassa asetuttava jommankumman menetelmän kannalle. Unionin tuomioistuimen asiana on yhdenmukaistaa tavaramerkkioikeutta koskeva oikeuskäytäntö ja määritellä asiassa selvä ja johdonmukainen linja.

65.      Tältä osin kyse ei nyt käsiteltävässä asiassa ole puhtaasti esitystapaa koskevan kysymyksen ratkaisemisesta, kuten Equivalenza antaa ymmärtää.(57) Esillä olevan asian ytimessä on kysymys siitä, miten laaja tutkinta unionin yleisen tuomioistuimen on suoritettava, kun se tutkii kannetta, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvaa väitemenettelyä. Kyse on niiden rajojen määrittämisestä, joiden puitteissa unionin yleinen tuomioistuin voi soveltaa tämän ratkaisuehdotuksen 37 kohdassa tarkoitettua oikeuskäytäntöä, jonka perusteella se voi jättää sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin suorittamatta. ”Joustavan” menetelmän valitseminen helpottaisi kyseisen oikeuskäytännön soveltamista, kun taas ”suppea” menetelmä vähentäisi mahdollisuuksia turvautua siihen.

66.      Vaikka myönnänkin, että menetelmien väliltä ei ole helppo valita, olen kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen olisi pitäydyttävä tämän ratkaisuehdotuksen 62 kohdassa kuvailtuun ”suppeaan” menetelmään.

67.      Kyseinen menetelmä näyttää näet ensinnäkin paremmin yhteensopivalta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen järjestelmän kanssa.

68.      Tältä osin huomautan, että kyseisen säännöksen sanamuodosta seuraa kaksi toisiinsa liittyvää mutta erillistä kysymystä kyseisten merkkien samankaltaisuudesta. Yhtäältä: onko tällainen samankaltaisuus olemassa? Ja toisaalta: riittääkö tämä samankaltaisuus aiheuttamaan yleisön keskuudessa sekaannusvaaran? Loogisesti ajatellen mainitussa säännöksessä tarkoitetun merkkien samankaltaisuutta koskevan edellytyksen olisi katsottava täyttyvän, jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, riippumatta toiseen kysymykseen annettavasta vastauksesta.

69.      Katson EUIPO:n tavoin,(58) että ensimmäiseen kysymykseen vastaaminen edellyttää ainoastaan, että kyseisiä merkkejä vertaillaan ja niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaolo todetaan.(59) Tämän ensimmäisen merkeistä tehtävän analyysin tarkoitus on suppea. Sillä määritetään vain niiden välinen muodollinen suhde. Vasta toisessa analyysissä eli kokonaisarvioinnissa,(60) jolla vastataan toiseen, perustavanlaatuiseen kysymykseen sekaannusvaarasta, on määritettävä, riittävätkö kyseiset samankaltaiset piirteet aiheuttamaan tämän vaaran, kun kaikki merkitykselliset tekijät otetaan huomioon.(61)

70.      Merkkejä ei tosin voida vertailla pelkästään abstraktisti. Vertailussa on aina otettava huomioon keskivertokuluttajan (oletettu) käsitys kyseisen tyyppisistä tavaroista tai palveluista.(62) Tämän vertailun perustana on siis oltava kyseisistä merkeistä kuluttajan muistiin jäänyt ”kokonaisvaikutelma”, ja siinä on noudatettava epätäydellisen muistikuvan periaatetta.(63) Kun unionin yleinen tuomioistuin tässä tilanteessa vertailee kyseisten merkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä ja arvioi kunkin näistä samankaltaisuutta, se joutuu väistämättä punnitsemaan keskenään toisiaan muistuttavia ja keskenään erilaisia osatekijöitä (joista edelliset voivat kokonaisvaikutelmassa kumota jälkimmäiset tai toisinpäin), ja merkkien kunkin ominaispiirteen mahdollisen samankaltaisuuden arvioitu aste (vähäinen, keskimääräinen tai merkittävä) on pohjimmiltaan vain yksinkertaistus samassa vertailussa todetuista seikoista.(64)

71.      Mielestäni on kuitenkin yhdenlainen asia punnita keskenään kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön toisiaan muistuttavia ja toisistaan eroavia osatekijöitä silloin, kun arvioidaan kunkin ominaispiirteen samankaltaisuuden astetta. Eri asia taas on punnita näiden eri ominaispiirteiden todettuja samankaltaisuuden asteita ja eroja toisiaan vasten.

72.      Kuten EUIPO tuo esille pääpiirteissään,(65) tällainen kaksivaiheinen punnitseminen (ensimmäisessä vaiheessa punnitaan merkkien yksittäisen ominaispiirteen toisiaan muistuttavia ja keskenään erilaisia osatekijöitä, jotta voitaisiin lausua samankaltaisuuden asteesta kunkin ominaispiirteen osalta; toisessa vaiheessa punnitaan merkkien eri ominaispiirteiden osalta todettuja samankaltaisuuksia ja eroja, jotta voitaisiin lausua siitä, ovatko ne ”kokonaisuutena samankaltaisia”) synnyttää vaaran merkkien samankaltaisuuden liiallisesta yksinkertaistamisesta, joka jättää huomiotta osatekijöitä, jotka olisivat voineet osoittaa sekaannusvaaran, jos käsiteltävänä olevan asian kaikki olosuhteet olisi otettu huomioon. Tältä osin muistutan, ettei voida sulkea pois sitä, että jo kahden merkin lausuntatapojen samankaltaisuus tai niiden merkityssisällön samankaltaisuus yksinään voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa tämän vaaran.(66)

73.      Mielestäni merkkien vertailun ”joustavassa” menetelmässä ja ”samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin” vaiheessa sekoitetaan siten toisiinsa tämän ratkaisuehdotuksen 69 kohdassa kuvaillut kaksi analyysiä ja ylitetään merkkien vertailulle asetettu tavoite. Kyseisen menetelmän noudattaminen merkitsee, että mainitussa vertailussa saatetaan ratkaista ennalta kysymys mahdollisen sekaannusvaaran olemassaolosta.

74.      Tässä minun on painotettava, että kysymystä siitä, riittääkö kyseisten merkkien samankaltaisuus aiheuttamaan sekaannusvaaran, ei voida arvioida erillään muista kyseisen vaaran kokonaisarvioinnin kannalta merkityksellisistä tekijöistä ja keskinäisen riippuvuuden periaatteesta, jonka tarkoituksena on sovittaa kyseinen arviointi mahdollisimman pitkälti yhteen sen tosiasiallisen käsityksen kanssa, joka kohdeyleisöllä on merkeistä.(67) Etenkin sellaiset tekijät kuin yleisön tarkkaavaisuuden taso ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ovat tässä keskeisen tärkeitä. Kuluttaja, jonka tarkkaavaisuuden taso on korkea, havaitsee eroja, joita vähemmän tarkkaavainen kuluttaja ei huomaisi. Tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen, koska se koostuu omaperäisistä osatekijöistä, yleisö ei anna kyseisten merkkien välisille eroille juurikaan merkitystä, kun taas tilanteessa, jossa tavaramerkin erottamiskyky on vähäinen, koska se koostuu kuvailevista, mielikuvia luovista tai yleisistä osatekijöistä, yleisö antaa niiden eroille suuremman merkityksen.(68)

75.      Lisäksi katson EUIPO:n tavoin,(69) että sen enempää kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiolosuhteiden kuin mahdollisen neutralisoitumisenkaan huomioon ottamisen ei pitäisi mahdollistaa sitä, että unionin yleinen tuomioistuin merkkejä vertaillessaan oikopäätä ”pyyhkisi pois” niiden jossakin ominaispiirteessä todetun samankaltaisuuden asteen (varsinkaan, jos kyseessä on lausuntatavan keskimääräinen samankaltaisuus, kuten käsiteltävässä asiassa).

76.      Yhtäältä näet kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiolosuhteiden huomioon ottaminen kuuluu luonteeltaan kyseisten merkkien potentiaalisesta markkinoilla käytöstä tehtävään ennakoivaan analyysiin, joka on erottamaton osa sekaannusvaaran kokonaisarviointia.(70) Tällöin ei enää vertailla merkkejä niiden välisten samankaltaisuuksien ja erojen havaitsemiseksi vaan määritetään, missä määrin todetut samankaltaisuudet osaltaan osoittavat kyseisen vaaran. Jos tavaroita esimerkiksi myydään siten, että kuluttaja kohtaa kyseisistä merkeistä etenkin niiden ulkoasun, siitä seuraa mielestäni vain, että on vähemmän todennäköistä, että niiden lausuntatavan samankaltaisuus aiheuttaa mainitun vaaran. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois, ja se riippuu kaikista kyseisen kokonaisarvioinnin tekijöistä. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin ei voi tyytyä sivuuttamaan tällaista samankaltaisuutta merkkien vertailun yhteydessä.

77.      Tuomiosta Lloyd Schuhfabrik Meyer(71) ei mielestäni ilmene toisenlaista tulkintaa. Ymmärrän näet kyseisen tuomion EUIPO:n tavoin(72) siten, että sekaannusvaaran olemassaolon toteamiseksi on etenkin vertailtava kyseisiä merkkejä niiden eri ominaispiirteiden tasolla, ja jos tällöin todetaan jossakin ominaispiirteessä tiettyä samankaltaisuutta, on harkittava tämän toteamuksen painoarvoa kyseisen vaaran osoittamisessa ottaen huomioon erityisesti kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiolosuhteet. Toisin sanoen mainitussa tuomiossa tarkoituksena oli vain täsmentää sitä, missä määrin merkkien tietyn ominaispiirteen tietynasteisen samankaltaisuuden toteaminen (mainitussa asiassa oli kyseessä lausuntatavan samankaltaisuus) osoittaa sekaannusvaaran olemassaolon, tämän kuitenkaan rajoittamatta muita merkityksellisiä tekijöitä.(73)

78.      Toisaalta neutralisoitumisteoria on sekin luonteeltaan osa sekaannusvaaran kokonaisarviointia. Mainitussa teoriassa on yksinkertaisesti kyse siitä, että kahden vastakkain olevan merkin väliset merkityssisällön erot ovat omiaan vähentämään vaaraa siitä, että kuluttaja sekoittaisi kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän, huolimatta kyseisten merkkien ulkoasun ja/tai lausuntatavan samankaltaisuuksista. Tällaisessa tilanteessa kyseisillä samankaltaisuuksilla on ”huomattavasti heikentynyt” vaikutus kuluttajan käsitykseen merkeistä.(74) Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että mainitut samankaltaisuudet siitä huolimatta aiheuttavat tietyissä tilanteissa sekaannusvaaran.(75) Unionin yleinen tuomioistuin ei siis mielestäni voi mahdollisesti toteamansa neutralisoitumisen perusteella hävittää näitä samoja samankaltaisuuksia merkkejä vertaillessaan eikä jättää tutkimatta muita sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellisiä tekijöitä.(76)

79.      Toiseksi ”suppea” menetelmä näyttää minusta myös paremmin yhteensopivalta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoitteen kanssa. Muistutan tältä osin, että kyseisen säännöksen olennaisena tavoitteena on suojata taloudellisten toimijoiden kilpailuetuja estämällä se, että merkit, jotka voivat vaarantaa niiden tavaramerkkien alkuperätehtävän, joiden haltijoita mainitut toimijat ovat, rekisteröidään tavaramerkeiksi.(77)

80.      Kun tämä tavoite otetaan huomioon, tavaramerkin haltijan, joka vastustaa merkin rekisteröintiä, olisi mielestäni saatava oikeudenmukainen mahdollisuus osoittaa sekaannusvaara ja suojan tarpeellisuus. Hänellä pitäisi erityisesti olla mahdollisuus osoittaa, että esimerkiksi pelkkä merkkien merkityssisällön tai lausuntatavan samankaltaisuus riittää aiheuttamaan kyseisen riskin, kun kaikki olosuhteet otetaan huomioon.(78) Tältä osin merkkien samankaltaisuutta koskevan edellytyksen olisi pysyttävä vähimmäisedellytyksenä kyseisen suojan saamiselle, eikä mainitun vaaran olemassaoloa pitäisi ratkaista pelkästään tämän edellytyksen perusteella lukuun ottamatta tapauksia, joissa on todella ilmeistä, että edellytystä ei ole noudatettu.(79) Tämän ratkaisuehdotuksen 37 kohdassa tarkoitettua oikeuskäytäntöä olisi siis sovellettava säästeliäästi.

81.      ”Suppea” menetelmäkään ei nähdäkseni ylitä sitä, mikä on tarpeen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdalla olevan suojatavoitteen kannalta.

82.      Erityisesti velvoite suorittaa sekaannusvaaran kokonaisarviointi heti, jos kyseisten merkkien jossakin ominaispiirteessä todetaan jonkinasteinen samankaltaisuus, ei merkitse, että sekaannusvaaran olemassaolo pitäisi automaattisesti (ja siten liioitellusti) myöntää, edes silloin, kun kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat samat.(80)

83.      Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin avulla on näet voitava kussakin tapauksessa määrittää, ansaitseeko se aikaisempi tavaramerkki, johon väite perustuu, suojan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoitteen mukaisesti. Kyseisten merkkien samankaltaisuus ja kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus eivät siis yksinään voi ratkaista kyseisen arvioinnin tulosta. Ratkaiseva merkitys on tältä osin annettava erityisesti kyseisen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Kun unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä merkittävämpi on aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky,(81) niin sama pätee myös päinvastoin. Kun on kyse tavaramerkistä, jonka erottamiskyky on vähäinen ja jolla on siis rajallinen kyky yksilöidä ne tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity, tietystä yrityksestä peräisin oleviksi, merkkien samankaltaisuuden asteen olisi oltava korkea, jotta se olisi perusteena sekaannusvaaran olemassaololle, koska muuten tavaramerkille ja sen haltijalle myönnettäisiin liiallinen suoja.(82)

84.      Tietyistä tuomioista tosin ilmenee, että asiassa on ollut horjuntaa. Unionin yleinen tuomioistuin on näet toisinaan katsonut, että jo pelkkä tavaroiden samuuden ja merkkien tietyn, vähäisenkin, samankaltaisuuden toteaminen riittää kaikissa tilanteissa aiheuttamaan sekaannusvaaran riippumatta siitä, onko aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky vähäinen.(83) Nämä tuomiot poikkeavat nähdäkseni asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoitteesta ja luovat heikkojen tavaramerkkien ”ylisuojelun” ongelman, jota on kommentoitu runsaasti.(84)

85.      Vaikka kyseinen ongelma onkin todellinen, en kuitenkaan katso ratkaisun löytyvän merkkien vertailun ”joustavasta” menetelmästä. Todellisuudessa ratkaisu on sen painoarvon uudelleenarvioinnissa, joka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle on annettava sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa.

86.      Kolmanneksi on oikeusvarmuuteen liittyviä seikkoja, jotka mielestäni puhuvat tämän ”joustavan” menetelmän valintaa vastaan. Mainittu periaate näet merkitsee nähdäkseni etenkin, että päätelmien on oltava mahdollisimman läpinäkyviä ja ratkaisujen ennakoitavia. Unionin yleisen tuomioistuimen tuomioissa kuitenkin ”samankaltaisuuden kokonaisarviointi” on usein jossain määrin vaikeaselkoinen,(85) ja siihen liittyvä merkkien välisten samankaltaisuuksien ja erojen kanteen kertaan punnitseminen vaikuttaa niiden vertailun tuloksen ennakoitavuuteen.(86) ”Suppea” menetelmä sitä vastoin tarjoaa nähdäkseni selkeän päättelyn asiassa.

87.      Viimeiseksi ”joustavan” menetelmän suosiminen loisi väistämättä ristiriidan suhteessa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaan(87) liittyvään oikeuskäytäntöön. Tältä osin muistutan, että viimeksi mainitun säännöksen yhteydessä unionin tuomioistuin on antanut etusijan ”suppealle” lähestymistavalle: jos unionin yleinen tuomioistuin toteaa tietyn, vaikka vähäisenkin, samankaltaisuuden kyseisten merkkien ulkoasussa, lausuntatavassa tai merkityssisällössä, sen on arvioitava merkitykselliset tekijät kokonaisuutena sen vaaran määrittämiseksi, yhdistääkö kohdeyleisö kyseiset merkit toisiinsa.(88) Ristiriita olisi sitäkin vahvempi siksi, että periaatteessa merkkien samankaltaisuuden edellytys, joka sisältyy sekä kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan että sen 8 artiklan 5 kohtaan, on arvioitava kummankin säännöksen yhteydessä samalla tavoin.(89)

3.     Vastaus EUIPO:n ainoan valitusperusteen kolmanteen ja neljänteen osaan

88.      Edellä esitetyn perusteella olen sillä kannalla, että EUIPO:n valituksessaan esittämän ainoan valitusperusteen kolmas ja neljäs osa ovat perusteltuja. Suorittaessaan valituksenalaisen tuomion 46–54 kohdassa ”samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin”, ottaessaan sen yhteydessä huomioon kyseisen tuomion 48, 51 ja 53 kohdassa kyseessä olevien tuotteiden myyntiolosuhteet sekä mainitun tuomion 54 kohdassa merkkien merkityssisällössä olevan eron ja päätellessään lopulta saman tuomion 55 kohdassa, että ”kyseiset merkit eivät – – lausuntatapansa keskimääräisestä samankaltaisuudesta huolimatta ole kokonaisvaikutelmaltaan samankaltaisia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä”, unionin yleinen tuomioistuin rikkoi mielestäni kyseistä säännöstä.

89.      Nämä oikeudelliset virheet saattavat nähdäkseni valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman lainmukaisuuden kyseenalaiseksi. Unionin yleinen tuomioistuin ei näet voinut pätevästi kumota mainitun tuomiolauselman 1 kohdassa riidanalaista päätöstä, jossa todettiin, että sekaannusvaara oli olemassa, suorittamatta sitä ennen kyseisen vaaran kokonaisarviointia tämän ratkaisuehdotuksen 62 kohdassa kuvaillun menetelmän mukaisesti. Sen estämättä, mitä ainoan valitusperusteen ensimmäiseen ja toiseen osaan vastataan, ehdotan siis, että unionin tuomioistuin kumoaa kyseisen tuomion.

VII  Ratkaisuehdotus

90.      Kaiken edellä esitetyn nojalla ehdotan, että unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 7.3.2018 antaman tuomion Equivalenza Manufactory v. EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, ei julkaistu, EU:T:2018:119).

1      Alkuperäinen kieli: ranska.

2      Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1).

3      14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EUVL 2017, L 154, s. 1). Ks. kyseisen asetuksen 211 ja 212 artikla.

4      Tuomio 22.6.1999 (C-342/97, jäljempänä tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, 27 kohta).

5      Ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 36 kohta).

6      Kuten Equivalenza huomauttaa, EUIPO näyttää todellisuudessa tarkoittaneen tässä valituksenalaisen tuomion 32 kohtaa.

7      Ks. tuomio 12.1.2006, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV (C-361/04 P, EU:C:2006:25, 20, 21 ja 25 kohta), ja tuomio 23.3.2006, Mülhens v. SMHV (C-206/04 P, EU:C:2006:194, 21 ja 36 kohta).

8      Ks. tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV (C-552/09 P, EU:C:2011:177, 66 kohta), ja tuomio 2.12.2009, Volvo Trademark v. SMHV – Grebenshikova (SOLVO) (T-434/07, EU:T:2009:480, 50 kohta).

9      Ks. tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer (27 kohta).

10      Ks. asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan seitsemäs ja kahdeksas perustelukappale.

11      Korostan, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta on yhteneväinen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa. Ensin mainittuun säännökseen liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan siis soveltaa jälkimmäiseenkin, ja päinvastoin. Lisäksi ensimmäisessä näistä kahdesta säännöksestä toistetaan yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) samanlainen säännös, joka sillä korvattiin, ja jälkimmäisessä toistetaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) samanlainen säännös, joka sillä korvattiin. Näihin aikaisempiin artikloihin liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan siten soveltaa uusiin artikloihinkin (ks. tältä osin tuomio 20.3.2003, LTJ Diffusion (C-291/00, EU:C:2003:169, 41 ja 43 kohta), ja tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV (C-603/14 P, EU:C:2015:807, 37 kohta)). Viittaan siis tässä ratkaisuehdotuksessa yhtäläisesti näiden eri säännösten perusteella annettuihin sekaannusvaaraa koskeviin tuomioihin.

12      Ks. mm. tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 26, 27 ja 29 kohta); tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 33 kohta), sekä tuomio 24.6.2010, Becker v. Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368, 31 kohta).

13      Ks. mm. asetuksen N:o 207/2009 8 perustelukappale ja tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 22 kohta); tuomio 12.1.2006, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV (C-361/04 P, EU:C:2006:25, 18 kohta), sekä tuomio 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, 41 kohta).

14      Ks. mm. tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta); tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer (19 kohta), ja tuomio 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, 43 kohta).

15      Ks. mm. tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 22 kohta); tuomio 11.12.2008, Gateway v. SMHV (C-57/08 P, ei julkaistu, EU:C:2008:718, 45 ja 52 kohta), sekä tuomio 20.9.2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, 47 kohta).

16      Ks. mm. tuomio 12.10.2004, Vedial v. SMHV (C-106/03 P, EU:C:2004:611, 54 kohta); tuomio 11.12.2008, Gateway v. SMHV (C-57/08 P, ei julkaistu, EU:C:2008:718, 56 ja 57 kohta), sekä tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV (C-552/09 P, EU:C:2011:177, 65, 66 ja 68 kohta).

17      Ks. valituksenalaisen tuomion 55 ja 56 kohta.

18      Tuomio 11.11.1997 (C-251/95, EU:C:1997:528).

19      Ks. mm. tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 23 kohta), ja tuomio 12.1.2006, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV (C-361/04 P, EU:C:2006:25, 19 kohta). Ks. valituksenalaisen tuomion 19 kohta.

20      Ks. mm. tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer (27 kohta); tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 36 kohta), sekä tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV (C-552/09 P, EU:C:2011:177, 85 kohta). Ks. valituksenalaisen tuomion 20 kohta.

21      Ks. valituksenalaisen tuomion 26–45 kohta.

22      Valituksenalaisen tuomion 46 ja 47 kohta.

23      Ks. valituksenalaisen tuomion 48 ja 51–55 kohta.

24      Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 23, 26 ja 27 kohta.

25      Tältä osin on niin, että vaikka merkkien välisten samankaltaisuuksien ja erojen arvioinnissa onkin kyse tosiseikkojen arvioinnista, joka ei kuulu, lukuun ottamatta vääristyneellä tavalla huomioon ottamista, unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin valitusasiassa (Ks. mm. tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV (C-254/09 P, EU:C:2010:488, 50 kohta)), se, onko unionin yleinen tuomioistuin ohittanut niiden samankaltaisuuden arviointiin sovellettavat oikeudelliset periaatteet tai tehnyt menetelmävirheen, on oikeudellinen kysymys (Ks. mm. tuomio 4.7.2019, FTI Touristik v. EUIPO (C-99/18 P, EU:C:2019:565, 25 kohta)).

26      EUIPO on lisäksi sitoutunut noudattamaan tätä oikeuskäytännön linjaa päätöksenteossaan. Ks. EUIPO, Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C, Section 2, Chapter 4, § 1.4 ”Possible outcome of the comparison”.

27      Ks. erityisesti tuomio 2.12.2009, SOLVO (T-434/07, EU:T:2009:480, 50 kohta).

28      Ks. vastaavasti unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä esitetty näkemys, jonka mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvän seikan osalta (Ks. mm. tuomio 23.10.2002, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, EU:T:2002:261, 30 kohta); tuomio 20.4.2005, Faber Chimica v. SMHV – Industrias Quimicas Naber (Faber) (T-211/03, EU:T:2005:135, 26 kohta), sekä tuomio 15.12.2010, Novartis v. SMHV – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN) (T-331/09, EU:T:2010:520, 43 kohta)).

29      Ks. mm. tuomio 3.7.2003, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, EU:T:2003:184, 54 kohta ja sitä seuraavat kohdat); tuomio 3.3.2004, Mülhens v. SMHV – Zirh International (ZIRH) (T-355/02, EU:T:2004:62, 47 kohta ja sitä seuraavat kohdat); tuomio 6.10.2004, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection) (T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, EU:T:2004:293, 40 kohta ja sitä seuraavat kohdat); tuomio 12.1.2006, Devinlec v. SMHV – TIME ART (QUANTUM) (T-147/03, EU:T:2006:10, 92 kohta ja sitä seuraavat kohdat); tuomio 16.9.2013, Golden Balls v. SMHV – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-448/11, ei julkaistu, EU:T:2013:456, 51 ja 52 kohta); tuomio 16.10.2013, Zoo Sport v. SMHV – K-2 (ZOOSPORT) (T-453/12, ei julkaistu, EU:T:2013:532, 87 kohta ja sitä seuraavat kohdat); tuomio 13.5.2015, Harper Hygienics v. SMHV – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii) (T-364/12, ei julkaistu, EU:T:2015:277, 63 kohta ja sitä seuraavat kohdat); tuomio 13.5.2015, Ferring v. SMHV – Kora (Koragel) (T-169/14, ei julkaistu, EU:T:2015:280, 69 kohta ja sitä seuraavat kohdat); tuomio 3.6.2015, Giovanni Cosmetics v. SMHV – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI) (T-559/13, EU:T:2015:353, 99 kohta ja sitä seuraavat kohdat), sekä tuomio 13.3.2018, Hotelbeds Spain v. EUIPO – Guidigo Europe (Guidego what to do next) (T-346/17, ei julkaistu, EU:T:2018:134, 59 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Eräissä tapauksissa merkkien on muodollisesti päätelty olevan samankaltaiset sen jälkeen, kun (vähintään) yhdessä ominaispiirteessä on todettu samankaltaisuus (Ks. mm. tuomio 16.9.2009, Dominio de la Vega v. SMHV – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) (T-458/07, ei julkaistu, EU:T:2009:337, 44 kohta)). Toisissa tapauksissa unionin yleinen tuomioistuin on siirtynyt suoraan arvioimaan sekaannusvaaraa kokonaisuutena (Ks. mm. tuomio 24.3.2011, XXXLutz Marken v. SMHV – Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (T-54/09, ei julkaistu, EU:T:2011:118, 67 kohta ja sitä seuraavat kohdat), ja tuomio 29.1.2013, Fon Wireless v. SMHV – nfon (nfon) (T-283/11, ei julkaistu, EU:T:2013:41, 62 kohta ja sitä seuraavat kohdat)).

30      Ks. mm. tuomio 15.1.2008, Hoya v. SMHV – Indo (AMPLITUDE) (T-9/05, ei julkaistu, EU:T:2008:8, 59 kohta); tuomio 23.9.2009, Arcandor v. SMHV – dm drogerie markt (S-HE) (T-391/06, ei julkaistu, EU:T:2009:348, 54 kohta); tuomio 15.12.2010, TOLPOSAN (T-331/09, EU:T:2010:520, 54–56 kohta); tuomio 10.5.2011, Emram v. SMHV – Guccio Gucci (G) (T-187/10, ei julkaistu, EU:T:2011:202, 68 kohta); tuomio 15.3.2012, Cadila Healthcare v. SMHV – Novartis (ZYDUS) (T-288/08, ei julkaistu, EU:T:2012:124, 57 kohta); tuomio 15.10.2014, El Corte Inglés v. SMHV – English Cut (The English Cut) (T-515/12, ei julkaistu, EU:T:2014:882, 33 kohta), sekä tuomio 26.4.2018, Messi Cuccittini v. EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI) (T-554/14, ei julkaistu, EU:T:2018:230, 64 kohta). Kyseisistä tuomioista näyttää ilmenevän, että jotkin merkit ovat ”kokonaisuutena samankaltaisia”, koska niiden ulkoasu ja lausuntatapa ovat jossakin määrin samankaltaisia, vaikka niiden merkityssisältö on erilainen. Jotkin merkit, jotka eroavat toisistaan ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, taas katsotaan päinvastoin ”kokonaisuutena erilaisiksi”, vaikka niiden merkityssisältö on tietyssä määrin samankaltainen. Erikoista kyllä unionin yleinen tuomioistuin on tässä lisäarvioinnissa katsonut toisinaan ”kokonaisuutena samankaltaisiksi” merkkejä, jotka se oli todennut kaikilta ominaispiirteiltään erilaisiksi (ks. erityisesti tuomio 31.1.2012, Spar v. SMHV – Spa Group Europe (SPA GROUP) (T-378/09, ei julkaistu, EU:T:2012:34, 38, 47, 53 ja 54 kohta)).

31      Ks. mm. tuomio 2.12.2008, Ebro Puleva v. SMHV – Berenguel (BRILLO’S) (T-275/07, ei julkaistu, EU:T:2008:545, 24 ja 28 kohta); tuomio 15.2.2011, Yorma’s v. SMHV – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S) (T-213/09, ei julkaistu, EU:T:2011:37, 86 kohta); tuomio 21.2.2013, Esge v. SMHV – De’Longhi Benelux (KMIX) (T-444/10, ei julkaistu, EU:T:2013:89, 35–42 kohta), sekä tuomio 11.12.2014, Coca-Cola v. SMHV – Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062, 66–71 kohta).

32      Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta ks. tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer, 28 kohta, ja tuomio 23.3.2006, Mülhens v. SMHV (C-206/04 P, EU:C:2006:194, 21 kohta). Merkityssisällön samankaltaisuuden osalta ks. tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta).

33      Ks. tuomio 23.3.2006, Mülhens v. SMHV (C-206/04 P, EU:C:2006:194, 21 ja 23 kohta); tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV (C-234/06 P, EU:C:2007:514, 35 kohta), sekä vastaavasti tuomio 25.6.2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle (C-147/14, EU:C:2015:420, 24 ja 25 kohta).

34      Tuomio 24.3.2011 (C-552/09 P, EU:C:2011:177, 66 kohta).

35      Tuomio 24.3.2011 (C-552/09 P, EU:C:2011:177, 86 kohta). Moniselitteisyys johtuu etenkin siitä, että unionin tuomioistuin on tässä vedonnut tulkintansa tueksi tuomion 23.3.2006, Mülhens v. SMHV (C-206/04 P, EU:C:2006:194), 21 kohtaan, jossa tuodaan esille tarve suhteuttaa toisiinsa ne samankaltaisuudet ja erot, jotka merkkien ulkoasussa, lausuntatavassa ja merkityssisällössä on todettu sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä (eikä samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin yhteydessä).

36      Tuomio 5.10.2017 (C-437/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:737).

37      Tuomio 5.10.2017, Wolf Oil v. EUIPO (C-437/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:737, 45 kohta). Unionin tuomioistuin on samoin vahvistanut 15.1.2010 antamassaan määräyksessä Messer Group v. Air Products and Chemicals (C-579/08 P, ei julkaistu, EU:C:2010:18, 50 kohta) unionin yleisen tuomioistuimen lähestymistavan, jossa kyseisiä merkkejä vertailtiin niiden samankaltaisuuden määrittämiseksi ”ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön näkökulmasta sekä kokonaisuutena” (kursivointi tässä).

38      Ks. mm. tuomio 6.10.2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection (T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, EU:T:2004:293, 49 kohta); tuomio 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, 116 kohta); tuomio 12.9.2007, Koipe v. SMHV – Aceites del Sur (La Española) (T-363/04, EU:T:2007:264, 109–111 kohta); tuomio 15.3.2012, ZYDUS (T-288/08, ei julkaistu, EU:T:2012:124, 63–66 kohta); tuomio 15.12.2010, TOLPOSAN (T-331/09, EU:T:2010:520, 61 ja 62 kohta); tuomio 27.2.2014, Pêra-Grave v. SMHV – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA) (T-602/11, ei julkaistu, EU:T:2014:97, 57–59 kohta); tuomio 28.4.2014, Longevity Health Products v. SMHV – Weleda Trademark (MENOCHRON) (T-473/11, ei julkaistu, EU:T:2014:229, 48 ja 49 kohta); tuomio 13.5.2015, Koragel (T-169/14, ei julkaistu, EU:T:2015:280, 79–83 kohta); tuomio 3.6.2015, GIOVANNI GALLI (T-559/13, EU:T:2015:353, 128–130 kohta); tuomio 24.11.2016, CG v. EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (T-349/15, ei julkaistu, EU:T:2016:677, 74 ja 75 kohta), sekä tuomio 10.10.2017, Cofra v. EUIPO – Armand Thiery (1841) (T-233/15, ei julkaistu, EU:T:2017:714, 119 kohta).

39      Näiden tuomioiden mukaan konkreettisella tasolla on niin, että kyseisten merkkien tämän ”tärkeimmän” ominaispiirteen samankaltaisuus lisää vaaraa siitä, että kuluttaja sekoittaa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän, ja tämän ominaispiirteen erilaisuus taas päinvastoin pienentää kyseistä vaaraa. EUIPO on sitoutunut noudattamaan päätöksenteossaan tätä lähestymistapaa (ks. EUIPO, Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C, Section 2, Chapter 7, § 4 ”Impact of the Method of Purchase of Goods and Services”).

40      Ks. mm. tuomio 17.10.2013, Isdin v. Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, 20 ja 22 kohta), ja määräys 14.11.2013, TeamBank Nürnberg v. SMHV (C-524/12 P, ei julkaistu, EU:C:2013:874, 61 kohta).

41      Tuomio 13.9.2007 (C-234/06 P, EU:C:2007:514).

42      Ks. tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV (C-234/06 P, EU:C:2007:514, 36 ja 37 kohta). Ks. myös määräys 20.1.2015, Longevity Health Products v. SMHV (C-311/14 P, ei julkaistu, EU:C:2015:23, 41–45 kohta), ja määräys 7.4.2016, Harper Hygienics v. EUIPO (C-475/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:264, 70–73 kohta), jotka voidaan ymmärtää vastaavasti.

43      Ks. mm. tuomio 12.1.2006, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV (C-361/04 P, EU:C:2006:25, 20 kohta); tuomio 9.7.2015, Pêra-Grave v. SMHV (C-249/14 P, ei julkaistu, EU:C:2015:459, 40–44 kohta); tuomio 14.10.2003, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, EU:T:2003:264, 54 kohta), sekä tuomio 22.6.2004, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02, EU:T:2004:189, 54–58 kohta). Ilmaus ”kumoamisteoria”, joka on hyväksytty oikeuskirjallisuudessa ja esiintyy oikeuskäytännössä, tarkoittaa siis tarkkaan ottaen vain sitä, että merkittävät merkityssisällön erot kumoavat ulkoasun ja/tai lausuntatavan samankaltaisuudet.

44      Ks. mm. tuomio 3.3.2004, ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62, 49 ja 50 kohta); tuomio 12.1.2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, 98–100 kohta); tuomio 13.3.2018, Guidego what to do next (T-346/17, ei julkaistu, EU:T:2018:134, 64 ja 65 kohta), sekä tuomio 26.4.2018, MESSI (T-554/14, ei julkaistu, EU:T:2018:230, 73–76 kohta). EUIPO on sitoutunut noudattamaan päätöksenteossaan tätä lähestymistapaa (ks. EUIPO, Guidelines for examination of European Union trade marks, Part C, Section 2, Chapter 7, § 5 ”Impact of the Conceptual Similarity of the Signs on Likelihood of Confusion”).

45      Ks. mm. tuomio 17.3.2004, El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia, Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 ja T-184/02, EU:T:2004:79, 93 kohta); tuomio 31.1.2012, SPA GROUP (T-378/09, ei julkaistu, EU:T:2012:34, 48–53 kohta), sekä tuomio 13.5.2015, Koragel (T-169/14, ei julkaistu, EU:T:2015:280, 67–69 kohta).

46      Ks. mm. tuomio 22.6.2004, PICARO (T-185/02, EU:T:2004:189, 56 ja 58 kohta); tuomio 22.3.2007, Brinkmann v. SMHV – Terra Networks (Terranus) (T-322/05, ei julkaistu, EU:T:2007:94, 40 kohta); tuomio 3.6.2015, GIOVANNI GALLI (T-559/13, EU:T:2015:353, 94–98 kohta); tuomio 1.6.2016, Wolf Oil v. EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL) (T-34/15, ei julkaistu, EU:T:2016:330, 46–48 kohta), sekä tuomio 10.10.2017, 1841 (T-233/15, ei julkaistu, EU:T:2017:714, 110–112 kohta).

47      Ks. mm. tuomio 14.10.2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, 54–57 kohta), ja tuomio 22.6.2004, PICARO (T-185/02, EU:T:2004:189, 56 kohta).

48      Ks. mm. tuomio 27.10.2005, Éditions Albert René v. SMHV – Orange (MOBILIX) (T-336/03, EU:T:2005:379, 81, 83 ja 84 kohta), ja tuomio 1.6.2016, CHEMPIOIL (T-34/15, ei julkaistu, EU:T:2016:330, 53 ja 54 kohta).

49      Erityisesti 12.1.2006 annetussa tuomiossa Ruiz-Picasso ym. v. SMHV (C-361/04 P, EU:C:2006:25, 21–25 kohta) vahvistettiin engimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päättely, jossa tämä oli yhtäältä tuonut esille kyseessä olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuksien neutralisoitumisen, joka johtui niiden merkityssisällön merkittävistä eroista, ja toisaalta ottanut huomioon kohdeyleisön tarkkaavaisuuden tason ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn. Tältä osin unionin tuomioistuin poikkesi julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotuksesta Ruiz-Picasso ym. v. SMHV (C-361/04 P, EU:C:2005:531, 38 kohta). Julkisasiamies näet katsoi, että kun neutralisoituminen otettiin huomioon, kyseiset merkit eivät olleet samankaltaisia, joten ei ollut syytä tutkia muita sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta merkityksellisiä tekijöitä.

50      Tuomio 23.3.2006 (C-206/04 P, EU:C:2006:194, 35 ja 36 kohta), joka annettiin tuomiota 3.3.2004, ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62), koskevassa valituksessa. Ks. myös tuomio 15.3.2007, T.I.M.E. ART v. SMHV (C-171/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:171, 48 kohta), ja tuomio 9.7.2015, Pêra-Grave v. SMHV (C-249/14 P, ei julkaistu, EU:C:2015:459, 39 kohta).

51      Tuomio 23.1.2014 (C-558/12 P, EU:C:2014:22).

52      Ks. tuomio 21.9.2012, Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, EU:T:2012:459, 58 kohta).

53      Ks. tuomio 23.1.2014, SMHV v. riha WeserGold Getränke (C-558/12 P, EU:C:2014:22, 47 ja 48 kohta). Ks. vastaavasti myös tuomio 18.12.2008, Les Éditions Albert René v. SMHV (C-16/06 P, EU:C:2008:739, 97 kohta).

54      Tuomio 5.10.2017 (C-437/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:737).

55      Tuomio 5.10.2017, Wolf Oil v. EUIPO (C-437/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:737, 44 kohta).

56      Tuomio 5.10.2017, Wolf Oil v. EUIPO (C-437/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:737, 54 ja 55 kohta).

57      Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 24 kohta.

58      Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 23 kohta.

59      Ks. tuomio 23.10.2003, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582, 28 kohta), sekä tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV (C-552/09 P, EU:C:2011:177, 52 kohta).

60      Näiden kahden analyysin erilainen luonne on perusteena sille, että ne eriytetään muodollisesti kahteen eri vaiheeseen päättelyn ymmärrettävyyden vuoksi. Myönnän kuitenkin, että tällainen eriyttäminen on aina jossain määrin keinotekoista, koska siinä saatetaan käsitellä merkkien toisiaan muistuttavat ja keskenään erilaiset osatekijät kahteen kertaan (ensimmäisen kerran silloin, kun niiden olemassaolo todetaan, ja toisen kerran sen määrittämiseksi, aiheuttavatko ne sekaannusvaaran). Useissa unionin yleisen tuomioistuimen tuomioissa on siten vain yksi sekaannusvaaran analyysivaihe (Ks. mm. tuomio 14.10.2003, BASS, T-292/01, EU:T:2003:264, 45 kohta ja sitä seuraavat kohdat; tuomio 3.3.2004, ZIRH, T-355/02, EU:T:2004:62, 43 kohta ja sitä seuraavat kohdat ja tuomio 22.6.2004, PICARO, T-185/02, EU:T:2004:189, 53 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

61      Ks. vastaavasti kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta koskeva oikeuskäytäntö. Tältä osin unionin tuomioistuin on katsonut, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi on osoitettava tietty samankaltaisuus kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen välillä. Tätä varten on otettava huomioon ”kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät” tekijät, kuten ”luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä”. Kun on todettu, että kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen välillä on tietty samankaltaisuus, on sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä tutkittava kaikki tekijät sen arvioimiseksi, onko tämä samankaltaisuus riittävää synnyttämään kyseisen vaaran. Ks. mm. tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 22–24 kohta), ja tuomio 7.5.2009, Waterford Wedgwood v. Assembled Investments (Proprietary) (C-398/07 P, ei julkaistu, EU:C:2009:288, 34 ja 35 kohta).

62      Tässäkin voidaan tehdä rinnastus kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen väliseen samankaltaisuuteen. Kyseisen samankaltaisuuden toteamisen kannalta merkityksellisiä tekijöitä on arvioitava kuluttajien käsityksen perusteella. Tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia, jos kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevat yritykset vastaavat niiden valmistuksesta tai tarjoamisesta. Ks. mm. tuomio 15.2.2011, YORMA’S (T-213/09, ei julkaistu, EU:T:2011:37, 36 kohta).

63      Ks. tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 23 kohta); tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer (26 kohta), sekä tuomio 12.1.2006, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV (C-361/04 P, EU:C:2006:25, 19 kohta).

64      Ks. vastaavasti tuomio 26.7.2017, Continental Reifen Deutschland v. Compagnie générale des établissements Michelin (C-84/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:596, 70 kohta), ja määräys 22.10.2014, Repsol YPF v. SMHV (C-466/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2331, 48–51 kohta). Tällainen punnitseminen edellyttää olennaisesti tosiseikkojen arviointia, jota unionin tuomioistuimen tehtävänä ei ole kyseenalaistaa valitusasiassa. Unionin yleisellä tuomioistuimella on siis tiettyä harkintavaltaa kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden asteen arvioinnissa.

65      Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 27 kohta.

66      Ks. tämän ratkaisuehdotuksen alaviitteessä 32 mainittu oikeuskäytäntö.

67      Ks. tuomio 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, 47 kohta).

68      Ks. Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., Tritton on Intellectual Property in Europe, 5. painos, Sweet and Maxwell, Lontoo, 2018, s. 378.

69      Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 23 ja 27 kohta.

70      Ks. Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., mt., s. 365–366. Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin ennakoiva luonne merkitsee, että kyseisessä arvioinnissa on otettava huomioon kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen tavanomaiset myyntijärjestelyt eli ne, joita on normaalia odottaa kyseisen tyyppisissä tuotteissa tai palveluissa, eikä aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden erityisiä myyntijärjestelyjä, jotka voivat vaihdella ajan myötä ja kyseisen tavaramerkin haltijan tahdon mukaisesti. Ks. tuomio 15.3.2007, T.I.M.E. ART v. SMHV (C-171/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:171, 59 kohta), ja tuomio 12.1.2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, 103–107 kohta).

71      Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 39 kohta.

72      Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 23 kohta.

73      Tämän tulkinnan vahvistaa julkiasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1998:522, 18 kohta: ”sekaannusvaaraa on arvioitava yleisesti kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen. – – olosuhteista riippuen saattaa olla asianmukaista tarkastella paitsi tavaramerkin ja merkin lausuntatavan samankaltaisuutta myös ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuutta (tai sen puutetta). Mikäli ulkoasun tai merkityssisällön samankaltaisuutta ei ole havaittavissa, on tarpeen tutkia, voisiko lausuntatavan samankaltaisuuden aste sinänsä aiheuttaa sekaannusvaaraa, ottaen samalla huomioon kaikki merkitykselliset seikat, joihin sisältyvät myös tavaroiden laatu ja niiden markkinointiin liittyvät olosuhteet”.)

74      Ks. tuomio 12.1.2006, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV (C-361/04 P, EU:C:2006:25, 27 kohta); tuomio 23.3.2006, Mülhens v. SMHV (C-206/04 P, EU:C:2006:194, 50 kohta); tuomio 15.3.2007, T.I.M.E. ART v. SMHV (C-171/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:171, 49 kohta); tuomio 14.10.2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, 54 kohta), sekä tuomio 12.1.2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, 98 ja 100 kohta). Tämä selittää mielestäni sen, että kyseistä ”teoriaa” ei sovelleta, jos merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet ovat niin vahvat, että niiden merkityssisällön ero uhkaa jäädä kohdeyleisöltä huomaamatta. Ks. määräys 27.10.2010, REWE-Zentral v. SMHV (C-22/10 P, ei julkaistu, EU:C:2010:640, 46 ja 47 kohta).

75      Jos esimerkiksi aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen ja yleisön tarkkaavaisuuden taso on erityisen alhainen, jopa sellaiset ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet, jotka merkityssisällön ero ”kumoaa”, saattavat riittää aiheuttamaan sekaannusvaaran.

76      Ks. tältä osin tuomio 12.1.2006, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV (C-361/04 P, EU:C:2006:25, 23–25 kohta), ja Jaeger-Lenz, A., ”Relative grounds for refusal”, teoksessa Hasselblatt, G. N. (toim.), European Union Trade Mark Regulation – Article-by-Article Commentary, 2. painos, Beck, Hart, Nomos, 2018, s. 246. Muistutan joka tapauksessa, että neutralisoitumisteorian soveltamiseksi unionin yleisen tuomioistuimen on todettava, että vähintään toisella kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön mielessä selkeä ja täsmällinen merkitys (ks. tämän ratkaisuehdotuksen 56 kohta). Vaikka EUIPO ei valituksessaan tuokaan tätä näkökohtaa esille, huomautan, että unionin yleinen tuomioistuin ei valituksenalaisessa tuomiossa tarkistanut, noudatettiinko kyseistä edellytystä.

77      Ks. tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 27 ja 28 kohta), ja tuomio 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, 35 kohta), sekä Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., mt., s. 362 ja 365. Ks. myös Folliard-Monguiral, A., ”TPICE, affaire Quantum: le faible caractère distinctif peut-il jouer contre le risque de confusion?”, Propriété industrielle, nro 4, huhtikuu 2006, comm. 30., jonka mukaan sekaannusvaara on ”ihmiskasvoinen fiktio, jonka tarkoituksena on suojata taloudellisen toimijan kilpailuetuja”.

78      On tosin epätodennäköistä, että esimerkiksi pelkkä merkkien merkityssisällön samankaltaisuus aiheuttaisi käytännössä sekaannusvaaran (ks. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa SABEL (C-251/95, EU:C:1997:221, 61 ja 62 kohta)). Vastapuolelta ei kuitenkaan mielestäni pidä evätä mahdollisuutta sen osoittamiseen.

79      Ks. Humblot, B., ”Droit des marques: de l’influence ou non du risque de confusion sur la similitude et vice-versa – Motifs relatifs de refus: regard sur un arrêt éclairant de la CJUE (Ferrero c/OHMI, 24 mars 2011)”, Lamy, Droit de l’immatériel, nro 72, kesäkuu 2011, s. 85–90.

80      Tuore muistutus tästä ilmeisestä seikasta on tuomiossa 27.6.2019, Sandrone v. EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone) (T-268/18, EU:T:2019:452, 96 kohta).

81      Ks. tältä osin tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta); tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta), sekä tuomio 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, 42 kohta).

82      Lisäksi kyseisten merkkien vertailun yhteydessä on määritettävä niiden erottavat ja hallitsevat osat. Kyseessä olevia tavaroita tai palveluja kuvailevalla osalla on tällöin vähäisempi kyky kiinnittää kuluttajien huomio, joten sille on annettava vähäisempi painoarvo merkkien kokonaisvaikutelmassa. Tästä seuraa, että esimerkiksi tällaisen osan ulkoasun samankaltaisuuksien ei pitäisi merkitä, että merkit todettaisiin ulkoasultaan samankaltaisiksi, vaan niiden perusteella pitäisi enintään todeta vähäinen samankaltaisuus. Ks. tältä osin tuomio 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, 53 kohta); tuomio 5.4.2006, Saiwa v. SMHV – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla) (T-344/03, EU:T:2006:105, 32–38 kohta), sekä tuomio 13.5.2015, easyGroup IP Licensing v. SMHV – Tui (easyAir-tours) (T-608/13, ei julkaistu, EU:T:2015:282, 35–42 kohta).

83      Ks. mm. tuomio 8.12.2005, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T-29/04, EU:T:2005:438, 29 kohta); tuomio 22.3.2007, Terranus (T-322/05, ei julkaistu, EU:T:2007:94, 41 kohta); tuomio 27.2.2014, QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA (T-602/11, ei julkaistu, EU:T:2014:97, 61 kohta), sekä tuomio 4.12.2014, BSH v. SMHV – LG Electronics (compressor technology) (T-595/13, ei julkaistu, EU:T:2014:1023, 28 kohta). Ks. myös unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaavaa suuntausta korostava tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, 63 ja 64 kohta).

84      Ks. mm. Folliard-Monguiral, A., mt.; Monteiro, J., ”Marque communautaire – La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire”, Propriété industrielle, nro 6, kesäkuu 2009, étude 12; Passa, J., ”Le risque de confusion déduit d’éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne: l’angle mort du droit des marques”, Propriétés Intellectuelles, lokakuu 2017, nro 65, s. 32–40, sekä Kur, A. ja Senftleben, M., European Trade Mark Law – A Commentary, Oxford University Press, Yhdistynyt kuningaskunta, 2017, s. 229–231.

85      Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 48 kohta.

86      Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 72 kohta.

87      Kyseinen säännös on toistettu tämän ratkaisuehdotuksen 6 kohdassa.

88      Ks. tuomio 20.11.2014, Intra-Presse v. Golden Balls (C-581/13 P ja C-582/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2387, 74–76 kohta), ja tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV (C-603/14 P, EU:C:2015:807, 47 ja 48 kohta).

89      Ks. tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV (C-552/09 P, EU:C:2011:177, 53 kohta), ja tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV (C-603/14 P, EU:C:2015:807, 39 kohta). Jälkimmäisessä asiassa valituksen kohteena olleessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin oli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkastelun yhteydessä todennut, että kyseisten merkkien merkityssisällössä oli vähäistä samankaltaisuutta, ja oli sen jälkeen päätellyt pääasiassa, että koska merkkien ulkoasussa ja lausuntatavassa ei ollut samankaltaisuutta, ne olivat ”kokonaisuutena erilaisia” (ks. tuomio 15.10.2014, The English Cut (T-515/12, ei julkaistu, EU:T:2014:882, 33 kohta)). Kuitenkin se, että unionin tuomioistuin ei puuttunut tähän päättelyyn, voi selittyä sillä seikalla, että valittaja ei ollut riitauttanut tapaa, jolla unionin yleinen tuomioistuin sovelsi kyseistä säännöstä.

Full & Egal Universal Law Academy