ECLI:DE:BGH:2018:170718BKZR35.17.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS KZR 35/17 vom 17. Juli 2018 in dem Rechtsstreit - 2 - Der Kartellsenat de s Bundesgerichtshofs hat am 17. Juli 2018 durch die Präsidentin des Bundesgerichtshofs Limperg, den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. M eier - Beck und die Rich ter Prof. Dr. Kirchhoff, Sunder und Dr. Deichfuß beschlossen: Das Verfahren über die Re vision gegen das Urteil des 15. Zivil - senats des Oberla ndesgerichts Düsseldorf vom 30. März 2017 wird bis zum Abschluss des Ni chtigkeitsberufungsverfahrens X ZR 35/18 des Bundesgerichtshofs ausgesetzt. Gründe: I. Die Klägerin nimmt die beiden Beklagten wegen Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf sowie auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch. Die Klag e ist gestützt auf Anspruch 17 des mit Wirkung für die Bunde s- republik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 264 504. Das Patent wurde im Einspruchsverfahr en beschränkt aufrechterhalten. Die Beklagten wenden unter anderem ein, die angegriff enen Aus - führungsformen machten nicht von säm tlichen Merkmalen des Anspruchs 17 des Klagepatents Gebrauch, stellen dessen Rechtsbestand in Frage und erh e- ben den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. 1 2 3 - 3 - Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Beruf ung der Beklag - ten hatte teilweise Erfolg. Das Berufungsgericht hat die Verurteilung der Be - klagten auf die Erteilung von Auskunft und Rechnungslegung und auf die Fes t- stellung der Schadensersatzpflicht beschränkt. Im Übrigen hat es die Klage als derzeit un begründet abgewiesen, weil der kartellrechtliche Zwangslizenz - einwand durchgreife. Damit seien die Ansprüche auf Unterlassung und Vernic h- tung derzeit nicht gerichtlich durchsetzbar. Der Anspruch auf Schadensersatz bestehe dem Grunde nach, doch sei er auf d as beschränkt, was sich nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie ergebe. Entsprechend seien auch Auskunfts - und Rechnungslegungsanspruch beschränkt. Die Klägerin hat die zugelassene Revision eingelegt, mit der sie ihre im Berufungsrechtszug zuletzt gestel lten Anträge weiter verfolgt. Mit ihrer An - schlussrevision verfolgen die Beklagten ihren Antrag auf Klageabweisung we i- ter. Das Patentgericht hat auf die von den Beklagten erhobene Nichtig - keitsklage das Klagepatent insgesamt für nichtig erklärt (BPatG, U rteil vom 14. Februar 2018 6 Ni 15/15 (EP), in juris). Die Klägerin hat gegen diese En t- scheidung Berufung eingelegt. Die Beklagten beantragen im Hinblick auf die Nichtigerklärung des Klagepatents, den Rechtsstreit auszusetzen. Die Klägerin tritt diesem A ntrag entgegen. II. Auf den Aussetzungsantrag der Beklagten ist die Entscheidung über die Revision auszusetzen. 4 5 6 7 - 4 - 1. Der Patentverletzungsstreit ist durch die Bindung des Gerichts an das erteilte Patent gekennzeichnet. Selbst nach einem Erfolg der Nich tigkeitsklage in erster Instanz müsste die Entscheidung im Revisionsverfahren deshalb nach Maßgabe der bestehenden Patentlage getroffen werden, solange die Ent - scheidung des Patentgerichts nicht rechtskräftig ist. Erwächst jedoch die Ent - scheidung, mit der das Klagepatent für nichtig erklärt wird, in Rechtskraft, ist eine bisher erfolgreiche Verletzungsklage ohne weiteres abweisungsreif. Ist der Verletzungsrechtsstreit zu diesem Zeitpunkt bereits rechtskräftig abge - schlossen, kann die Restitutionsklage in e ntsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden, dass die Urteilsgrundlage aufgrund der rechts kräftigen Nichtigerklärung im Nichtigkeitsverfahren ent fallen ist (BGH, Urteil vom 10. Januar 2017 X ZR 17/13, BGHZ 213, 238 Rn. 10 mwN Va kuumtransportsystem). Zur Vermeidung widerstreitender Entscheidungen hat das Gericht die Möglichkeit, den Verletzungsrechtsstreit im Hinblick auf ein anhängiges Paten t- nicht igkeitsverfahren auszusetzen (§ 148 ZPO). Eine solche Aussetzung ist auch noch wäh rend des Revisionsrechtszugs zulässig (BGH, Beschluss vom 6. April 2004 X ZR 272/02, BGHZ 158, 372, 374 Druckmaschinen - Temperierungs s ystem I; BGH, Beschluss vom 28. September 2011 X ZR 68/10, GRUR 2012, 93 Rn. 3 - Klimaschrank). Die Entscheidung ü ber eine Aussetzung liegt im Ermessen des Gerichts. Maßgebliche Bedeutung kommt dabei den Erfolgsaussichten des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens zu. Zur Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes ist grundsätzlich die Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der e r- hobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, Beschluss vom 16. September 2014 X ZR 61/13, BGHZ 202, 288 Rn. 4 Kurznachrichten) . 8 9 10 - 5 - Eine Aussetzung ist zwar nicht allein deshalb geboten, weil eine Nichti g- keitsklage anhängig ist. Zu berücksichtigen ist vielmehr auch das gegenläufige Interesse des Verletzungsklägers an einem zeitnahen Abschluss des Verle t- zungsverfahrens, dem umso stärkeres Gewicht zukom mt, je später die Nichti g- keitsklage erhoben wor den ist (BGH, GRUR 2012, 93 Rn. 5 Klimaschrank). Wird aber das Klagepatent durch das erstinstanzlich zur Beurteilung se i- ner Rechtsbeständigkeit berufene Bundespatentgericht für nichtig erklärt, ist grunds ätzlich nicht nur die Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits, sondern auch die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem vorläufig vollstreckbaren Urte il angezeigt (BGHZ 202, 288 Rn. 5 Kurznachrichten). Dies beruht auf der Erwägung, das s aufgrund der Entscheidung des auch mit techn i- schen Richtern besetzten Spruchkörpers eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass das Schutzrecht, auf das sich der Verletzungskläger stützt, keinen Bestand haben wird und damit die Grundlage für e in Verletzungsurteil entfällt. Deshalb überwiegen in dieser Situation grundsätzlic h die Interessen des Beklagten. Eine andere Einschätzung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn sich aus den Gründen der patentgerichtlichen Entscheidung gewichtige A n- h altspunkte dafür ergeben, dass diese einer Überprüfung im Berufungsverfa h- ren aller Voraussicht nach nicht stan dhalten wird (BGHZ 202, 288 Rn. 6 Kurz - nachrichten; Kühnen, Han dbuch der Patentverletzung, 10. Auflage, E 663). 2. Nach diesen Maßgaben übt d er Senat sein Ermessen dahin aus, dass das Revisionsverfahren bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens im Nic h- tigkeitsverfahren ausgesetzt wird. a) Nach der derzeit allein möglichen vorläufigen Beurteilung wird der E r- folg ihres Rechtsmittels, wie auch die Klägerin in ihrer Stellungnahme geltend 11 12 13 14 15 - 6 - macht, im Wesentlichen davon abhängen, ob das Verständnis i nsbesondere der Patentansprüche 1 und 17, das das Patentgericht seiner Entscheidung z u- grunde gelegt hat, zutreffend ist. Das Patentgericht hat diese Ausl egung in au s- führlicher Auseinandersetzung mit dem bereits im ersten Rechtszug von der hiesigen Klägerin eingenommenen abweichenden Standpunkt begründet. Im derzeit erreichten Sach - und Streitstand sieht der Senat den Ausgang des Ber u- fungsverfahrens als off en an. b) Die weiteren von der Klägerin angeführten Gesichtspunkte rechtfert i- gen keine andere Beurteilung. aa) Die Beklagte hat die Nichtigkeitsklage im August 2015 erhoben und damit nur ein knappes Jahr, nachdem die Verletzungsklage rechtshängig wu r- de. Der Verzögerung der Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren, die dadurch herbeigeführt wurde, dass eine schon zuvor erhobene Nichtigkeitsklage wegen unterbliebener Einzahlung der erforderlichen Gerichtsgebühren als nicht erh o- ben galt, kommt danach keine maßgebliche Bedeutung zu. 16 17 - 7 - bb) Der Einwand der Klägerin, selbst bei einer Fortführung des Revis i- onsverfahrens sei nicht mit einem Abschluss des Verletzungsrechtsstreits vor der Entscheidung über die Berufung im Nichtigkeitsverfahren zu rechnen, weil ihr e Revision nur zu einer Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Z u- rückverweisung der Sache an das Berufungsgericht führen werde, greift bereits deshalb nicht durch, weil mit Blick auf die Zweifel hinsichtlich des Rechtsb e- stand s des Klagepatents die Gru ndlage für die Verletzungsprüfung nicht hinre i- chend gesichert ist. Limperg Meier - Beck Kirchhoff Sunder Deichfuß Vorinstanzen: LG Düsseldorf, Entscheidung vom 03.11.2015 - 4a O 144/14 - OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 30.03.2017 - I - 15 U 65/15 - 18
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