BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL KZR 39/06 Verk374ndet am: 6. Mai 2009 Bott Justizhauptsekret344rin als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Orange-Book-Standard EG Art. 82; GWB 247 20 Abs. 1; BGB 247 242 Cd a) Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann gegen374ber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden, dieser miss-brauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem Be-klagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behin-dernden Bedingungen abzuschlie337en. b) Missbr344uchlich handelt der Patentinhaber jedoch nur, wenn der Beklagte ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat, an das er sich gebunden h344lt und das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu versto337en, und wenn der Beklagte, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einh344lt, die der abzuschlie337ende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes kn374pft. c) H344lt der Beklagte die Lizenzforderung des Patentinhabers f374r missbr344uchlich 374berh366ht oder weigert sich der Patentinhaber, die Lizenzgeb374hr zu beziffern, gen374gt dem Erfordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, bei dem der Lizenzgeber die H366he der Lizenzgeb374hr nach billigem Ermessen bestimmt. BGH, Urteil vom 6. Mai 2009 - KZR 39/06 - OLG Karlsruhe LG Mannheim - 2 - Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 10. Februar 2009 durch den Pr344sidenten des Bundesgerichtshofs Prof. Dr. Tolksdorf, den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Dr. Strohn und Dr. Kirchhoff f374r Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesge-richts Karlsruhe vom 13. Dezember 2008 wird auf Kosten der Be-klagten zu 3 bis 8 zur374ckgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Kl344gerin ist Inhaberin des mit Wirkung f374r die Bundesrepublik Deutschland erteilten europ344ischen Patents 325 330 (Klagepatents), das auf einer Anmeldung vom 17. Januar 1989 beruht und im Verlaufe des Revisions-verfahrens durch Zeitablauf erloschen ist. 1 Die mit der Klage geltend gemachten Patentanspr374che 1 und 2 lauten: 2 1. An optically readable record (1) carrier of the inscribable type, comprising a recording layer (6) intended for recording an informa-tion pattern of optically detectable recording marks, which record carrier (1) is provided with a servo track (4) which in an area in-tended for information recording exhibits a periodic track modula-tion which can be distinguished from the information pattern, char-acterized in that the frequency of the track modulation is modu-lated in conformity with a position-information signal comprising - 3 - position-code signals (12) which alternate with position-synchronisation signals (11). 2. An optically readable record carrier as claimed in claim 1, characterized in that the position-code signals (12) are biphase-mark-modulated signals, the position-synchronisation signals (11) having signal waveforms which differ from the biphase-mark-modulated signal. Die Patentnichtigkeitsklage der Beklagten zu 4 hat der Bundesgerichts-hof mit Urteil vom 3. April 2007 (X ZR 36/04) abgewiesen. 3 Die Beklagte zu 4, deren pers366nlich haftende Gesellschafterin die Be-klagte zu 5 ist, deren Gesch344fte wiederum der Beklagte zu 6 f374hrt, vertreibt eu-ropaweit einfach und mehrfach beschreibbare optische Datentr344ger (CD-R und CD-RW). Sie wird unter anderem von der Beklagten zu 7 mit CD-R beliefert; die Beklagten zu 3 und 6 sind Gesch344ftsf374hrer der pers366nlich haftenden Gesell-schafterin der Beklagten zu 7; der Beklagte zu 8 war Gesch344ftsf374hrer der Rechtsvorg344ngerin der Beklagten zu 7. 4 Das Landgericht hat den Beklagten zu 3 bis 8 (im Folgenden auch: Be-klagten) untersagt, CD-R und CD-RW, die nicht mit Zustimmung der Kl344gerin in Verkehr gebracht worden sind, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuf374hren oder zu besitzen. Es hat die Beklagten weiterhin zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung und zur Herausgabe in ihrem Besitz befindlicher CD-R und CD-RW an einen Gerichtsvollzieher zur Vernichtung verurteilt sowie die Verpflichtung der Beklag-ten zum Schadensersatz festgestellt. Die Berufung der Beklagten ist im We-sentlichen erfolglos geblieben (OLG Karlsruhe InstGE 8, 14 = GRUR-RR 2007, 177). Das Berufungsgericht hat die Urteilsformel "zur Klarstellung" dahin ge-fasst, dass die Verurteilung der Beklagten zu 3, 7 und 8 auf CD-R betreffende Handlungen beschr344nkt worden ist. 5 - 4 - Mit der 226 vom Senat zugelassenen 226 Revision verfolgen die Beklagten ih-ren Klageabweisungsantrag weiter. 6 Die Kl344gerin tritt dem Rechtsmittel mit der Ma337gabe entgegen, dass sie anstelle des Unterlassungsantrags die Feststellung begehrt, dass dieser in der Hauptsache erledigt ist. 7 Entscheidungsgr374nde: Die zul344ssige Revision bleibt ohne Erfolg. 8 I. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Be-klagten zu 4 und 7 mit den angegriffenen Handlungen entgegen 247 9 PatG den Gegenstand des Klagepatents benutzen, da es sich bei den von der Beklagten zu 4 vertriebenen, teils von der Beklagten zu 7 bezogenen beschreibbaren CD um (handels374bliche) Datentr344ger handelt, die s344mtliche Merkmale der Patent-anspr374che 1 und 2 des Klagepatents wortsinngem344337 verwirklichen. 9 1. Das Klagepatent betrifft nach den Ausf374hrungen des Berufungsge-richts einen optisch auslesbaren beschreibbaren Datentr344ger, insbesondere eine beschreibbare Compact Disc (CD). Solche Datentr344ger werden ohne Nutz-informationen hergestellt und erst vom Endabnehmer in einem geeigneten Re-korder mittels eines Laserstrahls mit Daten beschrieben. Dazu ist der Aufzeich-nungstr344ger mit einer lichtempfindlichen Schicht versehen, deren Reflektionsei-genschaften durch Bestrahlung mit einem starken geb374ndelten Laserstrahl punktuell ver344ndert werden k366nnen. Auf einer vom Zentrum des Aufzeichnungs-tr344gers nach au337en verlaufenden spiralf366rmigen Spur (Servospur) werden die Informationen als Aufzeichnungsmarken (Pits) in den Aufzeichnungstr344ger ge-schrieben, so dass sich eine Folge von Pits und Lands, n344mlich reflektierenden 10 - 5 - und nicht reflektierenden Fl344chen, ergibt. Die Kodierung der Informationen auf dem Aufzeichnungstr344ger, bei der Datenbitfolgen in Kanalbitfolgen umgewan-delt werden, erfolgt dabei in EFM-Modulation (Eight to Fourteen Modulation, s. dazu n344her BGH, Urt. v. 19.5.2005 - X ZR 188/01, GRUR 2005, 749, 750 226 Aufzeichnungstr344ger). Bei bekannten Datentr344gern weist die Servospur eine Spurmodulation mit konstanter Frequenz auf, aus der ein Taktsignal abgeleitet wird, das zur Steuerung der Aufzeichnung oder des Auslesens benutzt wird. Die Servospur ist in (zur Aufnahme der Nutzinformation dienende) Informationsauf-zeichnungsgebiete und dazwischen liegende Synchronisationsgebiete aufge-teilt. Diese enthalten Positionsinformationen in Form der Adresse des benach-barten Informationsaufzeichnungsgebiets, aus denen beim Abtasten abgeleitet werden kann, welcher Teil des Aufzeichnungstr344gers gelesen wird. Auf diese Weise kann schnell und genau eine bestimmte Stelle der Platte aufgesucht werden. Dem Nachteil der bekannten Aufzeichnungstr344ger, dass die Informati-onsaufzeichnungsgebiete durch die Synchronisationsgebiete unterbrochen werden, was insbesondere f374r die Aufzeichnung EFM-kodierter Informationen, ung374nstig ist, soll durch den erfindungsgem344337en Datentr344ger abgeholfen wer-den, dessen Merkmale in der Ausf374hrungsform nach Patentanspruch 2 das Be-rufungsgericht wie folgt gliedert: 11 1. Optisch auslesbarer Aufzeichnungstr344ger vom beschreibbaren Typ. 2. Der Aufzeichnungstr344ger besitzt eine Aufzeichnungsschicht, die zum Anbringen eines Informationsmusters aus optisch detek-tierbaren Aufzeichnungsmarken dient. 3. Der Aufzeichnungstr344ger besitzt eine Servospur, die in einem zur Informationsaufzeichnung bestimmten Gebiet eine von dem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulati-on aufweist. - 6 - 4. Die Frequenz der Spurmodulation ist entsprechend einem Posi-tionsinformationssignal moduliert. 5. Das Positionsinformationssignal enth344lt abwechselnd Positi-onssynchronisationssignale und Positionscodesignale. 6. Die Positionscodesignale sind biphase-mark-modulierte Signa-le. 7. Die Positionssynchronisationssignale haben in Bezug auf das biphase-mark-modulierte Signal eine abweichende Signalform. Ein solcher Datentr344ger hat den Vorteil, dass die Adressinformation in der Spurmodulation enthalten ist, so dass keine Synchronisationsgebiete ben366-tigt werden, die das Informationsaufzeichnungsgebiet unterbrechen. 12 Die angegriffenen handels374blichen CD-R und CD-RW weisen nach den weiteren Ausf374hrungen des Berufungsgerichts eine Spurmodulation (Spur-schwingung) im Sinne des Merkmals 3 auf. Diese Spurschwingung sei auch in 334bereinstimmung mit einem Positionsinformationssignal frequenzmoduliert (Merkmal 4). Dazu sei erforderlich, dass die Frequenz der Spurschwingung in Abh344ngigkeit vom momentanen Pegel des Positionsinformationssignals variie-re. Die aufzumodulierende Information sei das aus 76 Kanalbits bestehende Positionscodesignal, das durch Biphase-Mark-Modulation eines aus 38 Code-bits bestehenden Positionscodes gebildet werde. Der vom Klagepatent ange-sprochene Durchschnittsfachmann verstehe die bei der Aufmodulierung des Positionsinformationssignals verwendete Frequenzumtastung, bei der nur zwei verschiedene Frequenzen auftreten, je nachdem, ob das modulierende Signal den logischen Zustand Null oder Eins aufweist (23,05 KHz, wenn das Kanalbit Eins ist, 21,05 KHz, wenn das Kanalbit Null ist), als Frequenzmodulation im Sinne des Klagepatents, denn eine solche Frequenzumtastung stelle die Pa-tentschrift in der Beschreibung dar (Sp. 22 Z. 44 ff. = S. 26 Z. 20 ff. der 334ber-setzung) und illustriere sie in Figur 9. 13 - 7 - 2. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg. 14 a) Sie r374gt, das Berufungsgericht habe verkannt, dass den Beklagten al-lenfalls eine mittelbare Patentverletzung vorgeworfen werden k366nne, da die ver-triebenen beschreibbaren CD kein Informationsmuster und somit auch keine von einem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulation aufwiesen, das Informationsmuster vielmehr erst mit dem Beschreiben der CD-R aufgebracht werde. Bei den angegriffenen Erzeugnissen werde zudem keine Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 verwendet. Sie setze voraus, dass an jeder Stelle aus der momentanen Frequenz der Spurschwingung auf den momentanen Logikwert des bin344ren Adresssignals (im Sinne des Positi-onscodes) geschlossen werden k366nne, wie sich daraus ergebe, dass die Kla-gepatentschrift hierin die sachliche Differenz zum Gegenstand der 344lteren euro-p344ischen Patentanmeldung 265 695 sehe (Sp. 2 Z. 37-41); diesen "Disclaimer" habe das Berufungsgericht missachtet. 15 b) Das Berufungsgericht hat das Klagepatent zutreffend ausgelegt. Sei-nem Verst344ndnis der gesch374tzten technischen Lehre, das mit dem Verst344ndnis 374bereinstimmt, das der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs im Patentnichtig-keitsverfahren gewonnen hat (Urt. v. 3.4.2007 226 X ZR 36/04, Tz. 21 ff.), tritt der erkennende Senat bei. 16 Zu Unrecht meint die Revision, bei den von den Beklagten vertriebenen beschreibbaren CD werde Merkmal 3 erst dann verwirklicht, wenn die Platten von ihren Nutzern beschrieben werden. Das Klagepatent sch374tzt nicht (erst) den beschriebenen, sondern (bereits) den beschreibbaren Datentr344ger, d.h. denjenigen Datentr344ger, der mit einer Servospur versehen ist, auf der das In-formationsmuster mittels eines geeigneten Aufzeichnungsger344tes aufgebracht werden kann. Die von dem Informationsmuster unterscheidbare periodische Spurmodulation ist mithin eine solche, die sich ihrer Struktur nach von dem 226 sp344ter aufzubringenden 226 Informationsmuster unterscheidet. Der Patentan- 17 - 8 - spruch bringt dies deutlich zum Ausdruck. Nach Merkmal 2 hat der Aufzeich-nungstr344ger keine Aufzeichnungsschicht mit einem Informationsmuster, son-dern eine Aufzeichnungsschicht, die zur Aufzeichnung eines Informationsmus-ters bestimmt ist ("intended for recording an information pattern"). Die Ser-vospur weist dementsprechend, wie Merkmal 3 zum Ausdruck bringt, auch die Spurmodulation in dem Gebiet auf, das zur Aufzeichnung des Informationsmus-ters bestimmt ist ("area intended for information recording"). Die Spurmodulati-on muss sich folglich von demjenigen Informationsmuster unterscheiden, das nach der von CD-Rekordern verwendeten Konvention beim Beschreiben der CD auf der Aufzeichnungsschicht aufgezeichnet wird. Dass dies bei den ange-griffenen Erzeugnissen der Fall ist, hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei und von der Revision unangegriffen festgestellt. Die Revision zieht auch ohne Erfolg in Zweifel, dass bei der Spurmodula-tion eine Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 verwendet wird. Dass die aufzumodulierende Information das aus 76 Kanalbits bestehende Positions-codesignal sein kann und die bei der Aufmodulierung dieses Positionsinformati-onssignals verwendete Frequenzumtastung eine Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 ist, hat der Bundesgerichtshof in sachlicher 334bereinstimmung mit dem Berufungsgericht bereits im Nichtigkeitsverfahren aus der Beschrei-bung des Klagepatents abgeleitet (BGH aaO Tz. 26). Die Revision bringt nichts vor, was eine andere Beurteilung rechtfertigen k366nnte. Die in den Vordergrund ihrer Argumentation ger374ckte Frage nach der Bedeutung eines "Disclaimers" stellt sich nicht; weder Patentanspruch noch Beschreibung nehmen eine solche Frequenzumtastung vom Gegenstand des Patentanspruchs aus; die Beschrei-bung stellt sie vielmehr ausdr374cklich dar. 18 II. Die Revision wendet sich im Ergebnis auch ohne Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht es den Beklagten versagt hat, dem Unterlassungs-anspruch der Kl344gerin, der nach 247 139 Abs. 1 PatG aus der Verletzung des Kla- 19 - 9 - gepatents folgt, den Einwand entgegenzuhalten, die Kl344gerin sei den Beklagten zu 4 und 7 zur Gew344hrung einer Lizenz am Klagepatent verpflichtet gewesen. 1. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Kl344gerin versto337e nicht gegen das Diskriminierungsverbot nach 247 20 Abs. 1 GWB. Sie sei zwar Norm-adressatin, da nach ihrem eigenen Vorbringen jeder, der handels374bliche CD-R und CD-RW herstelle, den f374r solche Datentr344ger geltenden, sich aus den im sogenannten Orange Book aufgef374hrten Spezifikationen ergebenden Standard einhalten m374sse und damit notwendigerweise auch vom Klagepatent Gebrauch mache; die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent bilde damit sachlich einen eigenen Markt, den die Kl344gerin als einzige Anbieterin beherrsche. Die Lizenz-vergabe stelle auch einen Gesch344ftsverkehr dar, der gleichartigen Unterneh-men 374blicherweise zug344nglich sei, denn die Kl344gerin habe verschiedene Lizen-zen erteilt. Sie behandle jedoch die Beklagten gegen374ber gleichartigen Unter-nehmen nicht ungleich. Die Beklagten h344tten nicht dargetan, dass es Lizenz-nehmer gebe oder gegeben habe, mit denen die Kl344gerin einen Lizenzvertrag abgeschlossen habe, der die Zahlung einer Lizenzgeb374hr in H366he von 3% des Nettoverkaufspreises vorsehe, wie sie die Beklagten f374r angemessen erachte-ten. Die Beklagten tr374gen zwar umfangreich dazu vor, dass die Kl344gerin die Einhaltung der von ihr abgeschlossenen Lizenzvertr344ge nicht hinreichend kon-trolliere, ihre Anspr374che nicht durchsetze, R374ckverg374tungen vornehme und die Meldung zu geringer lizenzpflichtiger Produktions- oder Liefermengen ("under-reporting") dulde, so dass die vereinbarte Mindestlizenzgeb374hr pro verkauftem CD-Rohling letztlich nicht gezahlt werde. Dem Vortrag der Beklagten lasse sich aber nicht entnehmen, dass die tats344chliche und einvernehmliche Handhabung eines zu anderen Bedingungen abgeschlossenen Lizenzvertrags darauf hin-auslaufe, dass nur 3% des Nettoverkaufspreises an die Kl344gerin abgef374hrt w374r-den. 20 - 10 - 2. Die Angriffe der Revision gegen diese Beurteilung bed374rfen keiner Er366rterung, da sich die Beklagten schon aus anderen Gr374nden nicht auf eine Verpflichtung der Kl344gerin zur Einr344umung einer Lizenz am Klagepatent beru-fen k366nnen. 21 a) Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann aller-dings grunds344tzlich dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers den Ein-wand entgegenhalten, der Kl344ger behindere ihn mit der Weigerung, einen Pa-tentlizenzvertrag abzuschlie337en, unbillig in einem gleichartigen Unternehmen 374blicherweise zug344nglichen Gesch344ftsverkehr oder diskriminiere ihn gegen374ber anderen Unternehmen und missbrauche damit seine marktbeherrschende Stel-lung. 22 aa) In seiner Entscheidung "Standard-Spundfass" (BGHZ 160, 67, 81 f.) hat der Senat offengelassen, ob ein Anspruch aus 247 33 Abs. 1 GWB i.V. mit Art. 82 EG oder 247247 19, 20 GWB dem Unterlassungsanspruch aus 247 139 Abs. 1 PatG entgegengehalten werden kann. In der instanzgerichtlichen Rechtspre-chung und der Literatur ist die Frage umstritten. 23 Soweit der "kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand" zugelassen wird (be-f374rwortend LG D374sseldorf WuW/E DE-R 2120, 2121; Heinemann, ZWeR 2005, 198, 200 f.; K374hnen in Festschrift f374r Tilmann, S. 513, 523; Schulte/K374hnen, PatG, 8. Aufl., 247 24 Rdn. 66 f.; Meinberg, Zwangslizenzen im Patent- und Urhe-berrecht als Instrument der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht im deutschen und europ344ischen Recht (2006), S. 196; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., 247 9 Rdn. 73; Wirtz/Holzh344user, WRP 2004, 683, 693 f.), wird er auf die Erw344gung gest374tzt, dass der Lizenzsucher zwar rechtswidrig handele, wenn er das Patent benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung erteilt habe, dass der Patentinhaber ihn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen k366nne, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er sogleich (in Form der Lizenzerteilung) zur374ckzugew344hren habe (dolo petit, qui 24 - 11 - petit quod statim redditurus est), und damit gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (247 242 BGB) versto337e. Nach der Gegenauffassung (OLG D374sseldorf InstGE 2, 168, Tz. 27; OLG Dresden GRUR 2003, 601, 603 f.; Jaecks/D366rmer in Festschrift f374r S344cker, S. 97, 106 ff.; Maa337en, Normung, Standardisierung und Immaterialg374terrechte (2006), S. 257 f.; Graf von Merveldt, WuW 2004, 19 ff.; Rombach in Festschrift f374r G374nter Hirsch, S. 311, 321 f.) soll der Zwangslizenzeinwand im Verlet-zungsprozess nicht durchgreifen, weil die Voraussetzungen eines Selbsthilfe-rechts nach 247 229 BGB nicht vorl344gen und die Einr344umung der Lizenz 226 nicht anders als im Falle des 247 24 PatG 226 nur in die Zukunft wirke; solange der Lizenzsucher seinen Lizenzierungsanspruch nicht im Wege der Klage oder Widerklage durchgesetzt habe, sei er zur Unterlassung verpflichtet. Zudem ver-lange Art. 31 des 334bereinkommens 374ber handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums (TRIPS-334bereinkommens) f374r die Einr344umung einer Zwangslizenz einen hoheitlichen Akt. 25 bb) Im Grundsatz ist der erstgenannten Auffassung zuzustimmen. 26 Diskriminiert ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen ihm angebotenen Patentlizenzvertrag abzuschlie337en, das um die Lizenz nachsuchende Unternehmen in einem gleichartigen Unternehmen 374blicherwei-se zug344nglichen Gesch344ftsverkehr oder behindert es den Lizenzsucher damit unbillig, stellt auch die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsan-spruchs einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar. Denn das marktbeherrschende Unternehmen hindert damit das andere Unternehmen an dem Marktzutritt, den es durch den Abschluss des Lizenzvertrages zu er366ffnen verpflichtet ist. Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ist damit ebenso verboten wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschlie337en, der den Unter-lassungsanspruch erl366schen lie337e. Ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten darf jedoch nicht von den staatlichen Gerichten angeordnet werden. 27 - 12 - Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 31 des TRIPS-334berein-kommens. Denn die Vorschrift l344sst die Zuerkennung eines Rechts zur Benut-zung des Gegenstands eines Patents ohne Zustimmung des Patentinhabers grunds344tzlich zu, sofern die Erlaubnis zu einer solchen Benutzung aufgrund der Umst344nde des Einzelfalles gepr374ft wird. Die weitere Voraussetzung, nach der, wer die Benutzung plant, sich vor der Benutzung erfolglos bem374ht haben muss, die Zustimmung des Rechtsinhabers zu angemessenen gesch344fts374blichen Be-dingungen zu erhalten (Art. 31 lit. b), ist nach Art. 31 lit. k f374r die Vertragsstaa-ten nicht verpflichtend, wenn die Benutzung gestattet ist, um eine in einem Ge-richts- oder Verwaltungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praktik ab-zustellen. Im 334brigen ist sie auch erf374llt, wenn der Verletzer des Klagepatents sich vor der Aufnahme der Benutzung vergeblich um eine Lizenz zu nicht dis-kriminierenden Bedingungen bem374ht hat. Ob das 334bereinkommen von den Ver-tragsstaaten verlangt, dass das kartellrechtlich begr374ndete Nutzungsrecht durch einen hoheitlichen Akt einger344umt wird, wie die Revisionserwiderung unter Be-rufung auf Rombach (aaO S. 322) aus Art. 31 lit. a und i ableiten will, kann da-hinstehen, da hierf374r jedenfalls die gerichtliche Pr374fung im Patentverletzungs-verfahren ausreicht, in dem verbindlich entschieden wird, ob und inwieweit dem Benutzer der Erfindung ein Anspruch auf die Einr344umung einer Lizenz zusteht. 28 b) Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch aus seinem Pa-tent geltend macht, obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf Einr344umung einer Lizenz am Klagepatent zusteht, missbraucht jedoch nur dann seine marktbe-herrschende Stellung und handelt nur dann treuwidrig, wenn zwei Vorausset-zungen erf374llt sind: Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes An-gebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentin-haber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu versto337en, und sich an dieses Angebot gebunden halten. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegen-stand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot ange- 29 - 13 - nommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschlie337ende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes kn374pft. Dies bedeutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag erge-benden Lizenzgeb374hren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss. aa) Dass der Lizenzsucher ein annahmef344higes Angebot zu Vertrags-bedingungen gemacht haben muss, die der Patentinhaber nicht ablehnen kann, ohne den Lizenzsucher damit gegen374ber gleichartigen Unternehmen ohne sachlichen Grund ungleich zu behandeln oder ihn unbillig zu behindern, ist so-weit ersichtlich allgemein anerkannt. Denn auch der marktbeherrschende Pa-tentinhaber ist nicht verpflichtet, selbst die Gestattung der Benutzung der Erfin-dung anzubieten; nur wenn er ein Angebot zum Vertragsabschluss zu nicht be-hindernden oder diskriminierenden Bedingungen ablehnt, missbraucht er seine marktbeherrschende Stellung. Die Benutzung seines Patents durch ein Unter-nehmen, das nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag zu solchen Bedingungen ab-zuschlie337en, muss er nicht dulden. 30 Der Streitfall gibt keine Veranlassung zu n344heren Ausf374hrungen dazu, welche Bedingungen ein solches Lizenzangebot im Einzelnen zu enthalten hat. Macht der Lizenzsucher ein Angebot zu 374blichen Vertragsbedingungen, wird sich der Patentinhaber jedoch nur dann darauf berufen k366nnen, er m374sse ein-zelne Vertragsbedingungen nicht akzeptieren, wenn er insoweit andere Bedin-gungen anbietet, die mit seinen kartellrechtlichen Pflichten vereinbar sind. 31 Aus dem Vorstehenden ergibt sich zugleich, dass ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung nicht in Betracht kommt, wenn der Lizenzsucher lediglich ein bedingtes Lizenzangebot macht, insbesondere den Vertrags-schluss nur unter der Bedingung anbietet, dass das Verletzungsgericht die von ihm geleugnete Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausf374h-rungsform bejaht. Auf ein solches Angebot muss sich der Patentinhaber auch 32 - 14 - sonst nicht einlassen; es kann daher auch seinem Unterlassungsbegehren nicht entgegengehalten werden. bb) Das annahmef344hige unbedingte Vertragsangebot reicht jedoch nicht aus, um den "Zwangslizenzeinwand" gegen374ber dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers durchgreifen zu lassen. Die Einr344umung einer jeden Lizenz wirkt grunds344tzlich nur in die Zukunft (Rombach aaO S. 322). Erst wenn ihm die Lizenz erteilt ist, ist der Lizenznehmer berechtigt, den Gegenstand des Lizenz-vertrages zu benutzen; zugleich entsteht mit jedem Benutzungstatbestand (so-fern und soweit keine benutzungsunabh344ngige Gegenleistung vereinbart ist) der Anspruch des Lizenzgebers auf die vertragliche Gegenleistung, typischer-weise 226 wie auch im Streitfall 226 in Gestalt einer St374ck- oder umsatzbezogenen Lizenzgeb374hr. Der Lizenzsucher, der im Vorgriff auf die ihm zu erteilende Li-zenz die Benutzung des Klagepatents aufnimmt, darf nicht nur seinen vertragli-chen Rechten, sondern muss auch seinen vertraglichen Pflichten "vorgreifen". Er kann dem Unterlassungsbegehren nur dann den dolo-petit-Einwand entge-genhalten, wenn er dem Patentinhaber nicht nur ein Angebot gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, sondern sich auch so verh344lt, als ob der Patentinhaber sein Angebot bereits angenommen h344tte. In diesem Fall w344re er nicht nur berechtigt, den Gegenstand des Patents zu benutzen, sondern insbe-sondere auch verpflichtet, 374ber die Benutzung regelm344337ig abzurechnen und an den Patentinhaber die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgeb374hren zu zahlen. Auf der anderen Seite handelt der Patentinhaber weder missbr344uchlich noch treuwidrig, wenn er Anspr374che aus dem Patent gegen374ber demjenigen geltend macht, der zwar die Benutzungsbefugnis eines Lizenznehmers f374r sich in Anspruch nimmt, aber die Gegenleistung nicht erbringt, die der Lizenznehmer nach einem nicht diskriminierenden oder behindernden Lizenzvertrag zu erbrin-gen verpflichtet w344re. 33 - 15 - Damit wird auch den Bedenken Rechnung getragen, die den Bundesge-richtshof zu der Annahme veranlasst haben, einem urheberrechtlichen Unter-lassungsanspruch k366nne nicht wegen eines bestehenden Anspruchs auf Lizen-zierung mit dem Einwand der unzul344ssigen Rechtsaus374bung begegnet werden. Denn der Bundesgerichtshof hat dies vornehmlich damit begr374ndet, dass dies auf eine gesetzliche Lizenz hinausliefe, die den Urheber schlechter stellte als eine urheberrechtliche Zwangslizenz, da er seinen Verg374tungsanspruch nach erfolgter Nutzung des Werks geltend machen m374sste, statt die Erteilung der Zustimmung von der Zahlung der geschuldeten Verg374tung abh344ngig machen zu k366nnen (BGHZ 148, 221, 231 f. 226 SPIEGEL-CD-ROM, vgl. auch Jaecks/D366rmer aaO S. 108 f.). 34 Gegen das Erfordernis eines "vertragstreuen" Handelns des Lizenzsu-chers l344sst sich nicht einwenden, es liege in der alleinigen Verantwortung des Patentinhabers, der den Vertragsschluss verweigert, dass die Gegenleistung f374r die Lizenz nicht erbracht wird (so K374hnen aaO S. 523, der jedoch auch fordert, dass der Benutzer nicht nur leistungswillig, sondern auch leistungsf344hig sein m374sse). Ebenso wenig wie es dem Lizenzsucher versagt werden kann, sich in erster Linie gegen den Verletzungsvorwurf zu verteidigen mit der Folge, dass die Klage in vollem Umfang abzuweisen ist, wenn sich der Verletzungsvorwurf nicht best344tigt, kann es dem Patentinhaber versagt werden, in erster Linie den Unterlassungsanspruch aus dem Patent geltend zu machen mit der Folge, dass dieser Anspruch zuzusprechen ist, wenn sich der Verletzungsvorwurf best344tigt und das Gericht eine marktbeherrschende Stellung oder einen Missbrauch der-selben verneint. Dann rechtfertigt aber der blo337e Umstand, dass der Patentin-haber den Abschluss des ihm angebotenen Lizenzvertrages verweigert, weil er sich hierzu berechtigt glaubt, es nicht, den Lizenzsucher gegen374ber dem Li-zenznehmer dadurch zu privilegieren, dass jener im Ergebnis von der Beach-tung des Gegenseitigkeitsverh344ltnisses von vertraglicher Leistung und Gegen-leistung dispensiert wird. Ebenso wie sich der Patentinhaber so behandeln las- 35 - 16 - sen muss, als habe er die geschuldete Lizenz erteilt, muss sich auch der Li-zenzsucher so verhalten, als sei ihm die Lizenz einger344umt. Dies bedeutet zum einen, dass der Lizenzsucher zu den Bedingungen eines nicht diskriminierenden Vertrages 374ber den Umfang seiner Benutzungs-handlungen abzurechnen hat, zum anderen, dass er seinen sich aus der Ab-rechnung ergebenden Zahlungspflichten nachkommen muss. Dabei muss der Lizenzsucher allerdings nicht an den Patentinhaber zahlen, sondern kann nach 247 372 Satz 1 BGB die Lizenzgeb374hren unter Verzicht auf das Recht zur R374ck-nahme hinterlegen. Denn die Weigerung des Patentinhabers, den Lizenzvertrag abzuschlie337en, rechtfertigt die entsprechende Heranziehung der Vorschriften 374ber den Gl344ubigerverzug, sei es, weil der Patentinhaber auch die angebotene Zahlung nicht anzunehmen bereit ist (247 293 BGB), sei es, weil er zwar die Zah-lung anzunehmen willens, jedoch nicht bereit ist, die Gegenleistung in Gestalt der Lizenzgew344hrung zu erbringen (247 298 BGB). Der Sache nach wird damit dem Interesse des Lizenzsuchers Rechnung getragen, seinen Anspruch auf R374ckzahlung gezahlter Lizenzgeb374hren f374r den Fall zu sichern, dass die Klage mangels Verletzung abgewiesen wird. 36 c) Der H366he nach ist die Lizenzgeb374hr und damit auch die Leistungs-verpflichtung des Lizenzsuchers auf denjenigen Betrag begrenzt, der sich aus den Bedingungen eines kartellrechtlich unbedenklichen Vertrages ergibt. 37 Dass dieser Betrag auch f374r den Lizenzsucher nicht ohne weiteres fest-stellbar ist, belastet ihn nicht unbillig, denn ihn trifft f374r die Voraussetzungen des Lizenzierungsanspruchs grunds344tzlich ohnehin die Darlegungs- und Beweislast. 38 - 17 - Wenn der Lizenzsucher die Lizenzgeb374hrenforderung des Patentinha-bers f374r missbr344uchlich 374berh366ht h344lt oder der Patentinhaber es ablehnt, die Lizenzgeb374hr zu beziffern, etwa weil er sich f374r berechtigt h344lt, die Lizenzierung des Klagepatents in jedem Fall zu verweigern, ist dem Lizenzsucher allerdings das Recht zuzubilligen, das Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages hin-sichtlich des Entgelts nicht auf die Vereinbarung eines bestimmten Lizenzge-b374hrensatzes, sondern auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgeb374hr zu richten. Andernfalls k366nnte die Hinterlegung ei-nes h366heren als des vom Lizenzsucher selbst f374r angemessen gehaltenen Be-trages seine Verurteilung nicht hindern, wenn sie nicht von einem Lizenzange-bot in gleicher H366he begleitet w344re. Ein "sicherheitshalber" erh366htes Angebot w374rde dem Patentinhaber indessen die M366glichkeit verschaffen, sich durch An-nahme dieses Angebots gegebenenfalls auch eine 374berh366hte Lizenzgeb374hr zu sichern. Dies w344re nicht nur unbillig, sondern belastete den Patentverletzungs-prozess auch in einem vermeidbaren Umfang mit der Aufgabe, die genaue H366-he einer nicht behindernden oder diskriminierenden Lizenzgeb374hr festzustellen. Denn der Lizenzsucher wird eher bereit sein, eine h366here, 374ber dem aus seiner Sicht kartellrechtlich angemessenen Betrag liegende Summe zu hinterlegen, wenn ihm der 226 grunds344tzlich weiterhin zu seiner Darlegungs- und Beweislast stehende 226 Einwand nicht abgeschnitten ist, eine Bestimmung der Lizenzge-b374hr durch den Patentinhaber in dieser H366he sei unbillig. Der Patentinhaber bleibt auf der anderen Seite bei der Bestimmung der Lizenzgeb374hr vollst344ndig frei; seine Bestimmung ist nur dann unbillig, wenn sie sich nicht an die ihm kar-tellrechtlich ohnehin gesetzten Schranken h344lt und den Lizenznehmer unbillig behindert oder gegen374ber anderen Lizenznehmern diskriminiert. 39 Entsprechend der Regelung in 247 11 Abs. 2 UrhWG steht es der Hinterle-gung der Lizenzgeb374hr nicht entgegen, dass die H366he des geschuldeten Betra-ges noch nicht feststeht, d.h. in diesem Fall von der Leistungsbestimmung nach 247 315 BGB abh344ngt. Ist ein jedenfalls ausreichender Betrag hinterlegt, kann 40 - 18 - sich das Verletzungsgericht, wenn auch die 374brigen Voraussetzungen des "Zwangslizenzeinwands" vorliegen, mit der Feststellung begn374gen, dass der Patentinhaber zur Annahme des Lizenzvertragsangebots und zur Bestimmung der Lizenzgeb374hr nach billigem Ermessen verpflichtet ist. d) Danach hat das Berufungsgericht den Beklagten zu Recht den Ein-wand versagt, die Kl344gerin missbrauche ihre marktbeherrschende Stellung durch die Weigerung, einen Lizenzvertrag mit einer Lizenzgeb374hr von 3% zu vereinbaren. Denn das Berufungsgericht hat 226 abgesehen davon, dass es auch zum 374brigen Inhalt des Vertragsangebots der Beklagten keine n344heren Fest-stellungen getroffen hat 226 nicht festgestellt, dass die Beklagten auch nur die nach ihrer Auffassung geschuldeten Lizenzgeb374hren abgerechnet und Betr344ge in dieser H366he hinterlegt haben. 41 III. Auch die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und die Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz haben hiernach Bestand. 42 1. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgef374hrt: Dem Begehren der Kl344-gerin auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten k366nnten die Beklagten den Einwand des Rechtsmissbrauchs schon deshalb nicht mit Erfolg entgegenhalten, weil sich die Beklagten auch dann schadensersatzpflich-tig gemacht h344tten, wenn ihnen ein Anspruch gegen die Kl344gerin auf Erteilung einer Lizenz zugestanden h344tte. Ein entsprechender Anspruch h344tte nichts dar-an ge344ndert, dass die Beklagten von dem Schutzrecht der Kl344gerin ohne ihr Einverst344ndnis Gebrauch gemacht und sie damit rechtswidrig gehandelt h344tten. Da die Beklagten keine Freilizenz beanspruchten, sondern die Einr344umung ei-ner Lizenz gegen Zahlung einer Lizenzgeb374hr in H366he von 3% des Nettover-kaufspreises begehrten, w344re der Kl344gerin jedenfalls ein Schaden in H366he des Betrages entstanden, den sie h344tte beanspruchen k366nnen, wenn sie mit den Beklagten einen entsprechenden Lizenzvertrag abgeschlossen h344tte. Da die Beklagten unstreitig CD-R hergestellt und vertrieben h344tten, stehe auch auf der 43 - 19 - Grundlage des Beklagtenvorbringens fest, dass der Kl344gerin ein Mindestscha-den entstanden sei. Dies gen374ge, um dem Feststellungsbegehren der Kl344gerin zu entsprechen. 2. Es kann dahinstehen, ob diese Begr374ndung der Nachpr374fung in allen Punkten standhielte. Denn da der Kl344gerin nach dem zu II 2 Ausgef374hrten ein durchsetzbarer Unterlassungsanspruch zustand, sind die Beklagten, deren schuldhaftes Handeln das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht hat, nach 247 139 Abs. 2 PatG auch verpflichtet, der Kl344gerin den Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden ist, dass die Beklagten entgegen 247 9 PatG die patentier-te Erfindung benutzt haben. 44 - 20 - IV. Entsprechendes gilt f374r den vom Berufungsgericht gleichfalls zuer-kannten Anspruch nach 247 140a Abs. 1 PatG auf Vernichtung der rechtswidrig hergestellten Datentr344ger. 45 Tolksdorf Bornkamm Meier-Beck Strohn Kirchhoff Vorinstanzen: LG Mannheim, Entscheidung vom 13.09.2002 - 7 O 35/02 - OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 13.12.2006 - 6 U 174/02 -
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