Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 27 gennaio 2004. La Mer Technology Inc. contro Laboratoires Goemar SA. Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division

Ordonnance de la Cour

Causa C-259/02

La Mer Technology Inc.
contro
Laboratoires Goemar SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale dalla High Court of Justice(England & Wales), Chancery Division]

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Artt. 10, n. 1, e 12, n. 1 – Decadenza dei diritti del titolare del marchio – Nozione di uso effettivo del marchio»

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 27 gennaio 2004     

Massime dell'ordinanza

1.. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Motivi di decadenza del marchio – Mancanza di «uso effettivo» del marchio – Nozione
(Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, artt. 10, n. 1, e 12, n. 1)

2.. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Motivi di decadenza del marchio – Mancanza di uso effettivo del marchio – Presa in considerazione di circostanze successive alla presentazione della domanda di decadenza – Ammissibilità – Conclusioni da trarre da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 12, n. 1)

1. Gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva 89/104 in materia di marchi d'impresa devono essere interpretati nel senso che si ha un «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve la sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal detto marchio. Nel verificare l'uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento sul piano commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. Qualora risponda ad una giustificazione commerciale reale, alle condizioni citate, un uso anche minimo del marchio o che coinvolga unicamente un solo importatore nello Stato membro interessato può bastare ad attestare la sussistenza di un uso effettivo ai sensi di tale direttiva. v. punto 27, dispositivo 1

2. La prima direttiva 89/104 in materia di marchi d'impresa, pur subordinando la qualificazione di «uso effettivo» del marchio, ai sensi del suo art. 12, n. 1, alla sola considerazione di circostanze che sopravvengano nel periodo di riferimento e che siano precedenti alla presentazione della domanda di decadenza, non osta a che, se del caso, la valutazione dell'uso effettivo possa tener conto, in relazione al periodo di riferimento, di eventuali circostanze posteriori a tale presentazione. Spetta al giudice nazionale esaminare se simili circostanze confermino che nel corso del periodo di riferimento vi è stato un uso effettivo del marchio ovvero se, al contrario, esse traducano la volontà del titolare di ottenere il rigetto di tale domanda. v. punto 33, dispositivo 2

ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
27 gennaio 2004 (1)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Artt. 10, n. 1, e 12, n. 1 – Decadenza dei diritti del titolare del marchio – Nozione di uso effettivo del marchio»

Nel procedimento C-259/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

La Mer Technology Inc. e Laboratoires Goemar SA,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodriguez, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. J.-P. Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F. Macken,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass informato il giudice del rinvio dell'intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, invitati gli interessi di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito,

sentito l'avvocato generale, ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con ordinanza 19 dicembre 2001, pervenuta alla cancelleria della Corte il 15 luglio 2002, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, sette questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento promosso dalla società di diritto americano La Mer Technology Inc. (in prosieguo: «La Mer Technology») contro la società di diritto francese Laboratoires Goemar SA (in prosieguo: i «Laboratoires Goemar») al fine di ottenere la decadenza dei diritti che questi ultimi detengono sui due marchi denominati «Laboratoires de la mer» di cui hanno ottenuto la registrazione nel Regno Unito per prodotti da essi commercializzati.

Contesto normativo

Diritto comunitario

3 L'art. 10, nn. 1-3, della direttiva così dispone: «1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

a) l'uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato;

b) l'apposizione del marchio di impresa sui prodotti o sul loro condizionamento nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione.

3. Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare l'uso del marchio di impresa col consenso del titolare o l'uso del marchio di impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata ad utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione».

4 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva: «Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso; tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato l'uso effettivo del marchio di impresa; tuttavia se si effettuano preparativi per l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa solo dopo che il titolare abbia saputo che dovrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa entro un termine di tre mesi prima della presentazione della domanda di decadenza, il quale decorre al massimo a partire dalla scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso».

Normativa nazionale

5 Ai sensi dell'art. 46, n. 1, del Trade Marks Act 1994 (legge del 1994 sui marchi di impresa): «La registrazione di un marchio di impresa è suscettibile di decadenza se:

a)entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione il marchio di impresa non ha formato oggetto nel Regno Unito, da parte del titolare o con il suo consenso, di un uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, e non sussiste un motivo legittimo per il mancato uso; ovvero se

b) detto uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, e in assenza di un motivo legittimo per il mancato uso».

Causa principale e questioni pregiudiziali

6 I Laboratoires Goemar hanno sede in St. Malo (Francia) e sono specializzati in prodotti a base di alghe marine. Nel Regno Unito hanno ottenuto la registrazione del marchio Laboratoire de la mer, dapprima nel 1988 per «prodotti farmaceutici, veterinari e igienici, sostanze dietetiche per uso medico; (...) tutti contenenti prodotti marini», rientranti nella classe 5, come definita dall'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l' «Accordo di Nizza»), e in seguito, nel 1989, per «profumi e cosmetici contenenti prodotti marini», rientranti nella classe 3 del detto Accordo.

7 La Mer Technology intende utilizzare il marchio La Mer per commercializzare una gamma di prodotti cosmetici e simili nel Regno Unito. Il 27 marzo 1998, cioè più di cinque anni dopo la data in cui i marchi Laboratoire de la mer sono stati registrati, ha presentato dinanzi al Trade Mark Registry (registro dei marchi) due domande di decadenza di questi ultimi, sostenendo che i Laboratoires Goemar non ne avevano fatto un uso effettivo nel corso dei cinque anni precedenti le dette domande.

8 Il 19 giugno 2001 lo Hearing Officer (funzionario competente del Trade Mark Registry), da un lato, ha accolto le domande di decadenza dei marchi Laboratoire de la mer, ma solamente per i «profumi» rientranti nella classe 3 dell'Accordo di Nizza e per i «prodotti farmaceutici, veterinari e igienici», rientranti nella classe 5 dello stesso. Questa parte della decisione dello Hearing Officer non è stata contestata. Quest'ultimo, dall'altro, ha respinto le restanti domande sottopostegli, relative alla decadenza dei marchi registrati per i «cosmetici contenenti prodotti marini», rientranti nella detta classe 3, e per le «sostanze dietetiche per uso medico», rientranti nella detta classe 5.

9 La Mer Technology ha presentato due ricorsi contro quest'ultima parte della decisione dello Hearing Officer dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. 

10 Il 19 dicembre 2001 la High Court ha accolto le conclusioni dell'appello relativo ai prodotti rientranti nella classe 5 dell'Accordo di Nizza e, di conseguenza, ha dichiarato la decadenza del marchio controverso.

11 Invece, per quanto riguarda il marchio registrato per i «cosmetici contenenti prodotti marini», rientranti nella classe 3 dell'Accordo di Nizza, la High Court ha rilevato che i Laboratoires Goemar, durante i cinque anni precedenti le domande di decadenza, avevano incaricato la società Health Scope Direct Ltd, con sede in Scozia, di commercializzare tali prodotti nel Regno Unito. La High Court ha rilevato che la vendita di quei prodotti nel corso del detto periodo aveva generato solamente un volume d'affari alquanto ridotto, di qualche centinaio di GBP, ma che tale situazione era il riflesso dell'insuccesso commerciale della società titolare del marchio piuttosto che di un uso di quest'ultimo che avrebbe avuto il solo scopo di conservare gli effetti della registrazione. Peraltro, la High Court ha constatato che i Laboratoires Goemar, poco dopo quello stesso periodo, avevano assunto un nuovo intermediario commerciale nel Regno Unito per rilanciare le loro vendite.

12 La High Court ha ritenuto che il punto principale della controversia fosse di stabilire se il marchio Laboratoires de la mer, in quelle circostanze, avesse formato oggetto di un uso effettivo ai sensi del Trade Marks Act 1994. Essa ha fatto presente che tale nozione di uso effettivo aveva la medesima portata di quella enunciata nelle corrispondenti disposizioni della direttiva.

13 Conseguentemente, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Quali fattori debbano essere presi in considerazione nel decidere se un marchio sia stato “oggetto di uso effettivo” in uno Stato membro ai sensi degli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della [direttiva]. In particolare:

2) Se occorra prendere in considerazione la portata dell'uso del marchio rispetto ai prodotti o ai servizi per i quali esso è registrato nello Stato membro.

3) Se sia sufficiente un uso di intensità qualsiasi, per quanto ridotta, qualora esso sia stato realizzato con l'unico scopo di porre in commercio i prodotti o di fornire commercialmente i servizi di cui trattasi.

4) Qualora la precedente questione vada risolta in senso negativo, con quale metodo vada determinato quando un uso sia sufficiente, e in particolare se tale metodo debba prendere in considerazione la natura e la dimensione dell'attività commerciale del titolare del marchio registrato.

5) Se vada ritenuto irrilevante un uso simbolico o fittizio e, in particolare, se vada ritenuto irrilevante un uso il cui unico o principale scopo sia quello di ottenere il rigetto di un'eventuale domanda di decadenza.

6) Quali tipi di uso possano essere presi in considerazione e, in particolare, se sia necessario dimostrare che il marchio è stato usato nell'ambito dell'attività commerciale nello Stato membro interessato e, più specificamente, se sia sufficiente l'importazione in tale Stato membro da parte di un unico cliente.

7) Se occorra considerare irrilevante l'uso realizzato dopo la presentazione formale di una domanda di decadenza anche al fine di dimostrare l'effettività dell'uso durante il periodo rilevante».

Sull'applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura

14 Considerando che la risposta alle prime sei questioni poteva essere chiaramente dedotta dalla sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul (Racc. pag. I-2439), emessa successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio, e che la risposta alla settima questione non lasciava adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, in conformità dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio dell'intenzione di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito.

15 Su tale punto, né la Commissione né il governo francese hanno presentato osservazioni.

16 Invece, con decisione 20 giugno 2003, il giudice del rinvio, pur annunciando di ritirare la quinta questione pregiudiziale, ha dichiarato di mantenere le altre questioni, chiedendo alla Corte di non procedere all'applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura. La Mer Technology, con lettera del 4 luglio 2003, ha fatto presente alla Corte la necessità di un'udienza e ne ha richiesto la celebrazione, sul fondamento dell'art. 104, n. 4, del detto regolamento. Con lettera comune del 17 novembre 2003, sottoscritta dai loro consulenti legali, i Laboratoires Goemar e La Mer Technology hanno dichiarato di condividere l'analisi del giudice del rinvio esposta nella citata sentenza 20 giugno 2003. Con lettera del 24 novembre 2003 il governo del Regno Unito ha espresso la stessa opinione.

Sulla prima, seconda, terza, quarta e sesta questione

17 Le osservazioni di cui al punto precedente non sono atte a rimettere in discussione la decisione della Corte di procedere all'applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura e di non celebrare l'udienza.

18 Mediante tali questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza quali siano i criteri e i tipi di uso di un marchio che consentono di determinare se esso sia stato «oggetto di uso effettivo» in uno Stato membro ai sensi degli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva. Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se un uso, seppur minimo, possa essere considerato effettivo qualora l'unico scopo del titolare sia di commercializzare i prodotti e i servizi protetti dal marchio.

19 La risposta a tali questioni può essere chiaramente desunta dai punti 35-39 della citata sentenza Ansul, nei quali la Corte ha enunciato le seguenti considerazioni: «35 La direttiva, (...) come osserva l'Ansul, precisa al suo ottavo considerando che i marchi devono essere “effettivamente usati a pena di decadenza”. L'“uso effettivo” [“usage sérieux” nella versione francese] consiste quindi in uno sfruttamento reale del marchio. Lo confermano, in particolare, la versione olandese della direttiva che, all'ottavo considerando, adopera l'espressione “werkelijk wordt gebruikt”, ed altre ancora, come le versioni spagnola (“uso efectivo”), italiana (“uso effettivo”) ed inglese (“genuine use”).

36 Così, per “uso effettivo” deve intendersi un uso non simbolico, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio, bensì conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa.

37 Ne discende che, perché il suo uso sia “effettivo”, il marchio dev'essere utilizzato sul mercato delle merci o dei servizi che ne sono contrassegnati e non solamente in seno all'impresa interessata. La tutela del marchio e gli effetti della sua registrazione nei confronti dei terzi verrebbero meno ove il marchio perdesse la sua funzione commerciale, consistente nel trovare o mantenere uno sbocco per le merci ed i servizi cui è apposto rispetto alle merci o ai servizi di altre imprese. L'utilizzazione del marchio deve concernere, così, merci o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente. Un uso siffatto è possibile sia al titolare del marchio sia, come previsto all'art. 10, n. 3, della direttiva, a terzi abilitati ad utilizzarlo.

38 Occorre infine prendere in considerazione, nel verificare l'uso effettivo del marchio, tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio.

39 Così, nel valutare la fattispecie, si potrà tener conto, in particolare, della natura della merce o del servizio in questione, delle caratteristiche del mercato interessato, dell'ampiezza e della frequenza dell'uso del marchio. Perché un uso possa essere ritenuto effettivo, infatti, non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche della merce o del servizio di cui trattasi sul mercato corrispondente».

20 Da tali considerazioni risulta che il mantenimento dei diritti del titolare del marchio presuppone un uso effettivo di quest'ultimo nella vita commerciale, sul mercato dei prodotti o dei servizi per i quali esso è stato registrato nello Stato membro interessato.

21 Peraltro, dal punto 39 della citata sentenza Ansul emerge che, in determinati casi, un uso del marchio, benché quantitativamente non rilevante, può risultare effettivo ai sensi della detta direttiva. Un uso anche minimo può quindi essere sufficiente per essere ritenuto effettivo, purché sia considerato giustificato, nel settore economico interessato, al fine di conservare o creare quote di mercato a favore dei prodotti o dei servizi protetti dal marchio.

22 Il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i detti prodotti o servizi dipende da diversi fattori e da una valutazione caso per caso che spetta al giudice nazionale effettuare. Le caratteristiche di tali prodotti o servizi, la frequenza o la regolarità dell'uso del marchio, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare tutti i prodotti o i servizi identici dell'impresa titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative all'uso del marchio che il titolare è in grado di fornire rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione.

23 Analogamente, come risulta dai succitati punti 35-39 della sentenza Ansul, anche le caratteristiche del mercato interessato, che influiscono direttamente sulla strategia commerciale del titolare del marchio, possono essere prese in considerazione per valutare l'uso effettivo del marchio.

24 Analogamente, l'utilizzo di un marchio da parte di un solo cliente, importatore dei prodotti per i quali questo è stato registrato, può bastare a dimostrare che un tale uso è effettivo, se risulta che l'operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale per il titolare del marchio.

25 Pertanto, non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale misura quantitativa debba essere considerata per stabilire se l'uso sia effettivo o meno. Non può quindi essere fissata una regola «de minimis» che non consentirebbe al giudice nazionale di valutare tutte le circostanze della controversia di cui deve conoscere.

26 Infine, dal punto 36 della citata sentenza Ansul si può chiaramente desumere che un utilizzo del marchio che non abbia essenzialmente lo scopo di mantenere o di trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi da esso contrassegnati deve considerarsi volto in realtà ad ottenere il rigetto di una possibile domanda di decadenza. Un simile uso non può essere qualificato come «effettivo» ai sensi della direttiva.

27 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si deve rispondere alla prima, seconda, terza, quarta e sesta questione dichiarando che gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva devono essere interpretati nel senso che si ha un «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve la sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal detto marchio. Nel verificare l'uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento sul piano commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. Qualora risponda ad una giustificazione commerciale reale, alle condizioni citate, un uso anche minimo del marchio o che coinvolga unicamente un solo importatore nello Stato membro interessato può bastare ad attestare la sussistenza di un uso effettivo ai sensi di tale direttiva.

Sulla settima questione

28 Mediante la settima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la direttiva debba essere interpretata nel senso che essa osta a che venga preso in considerazione un uso del marchio successivo alla presentazione della domanda di decadenza per valutare se nel corso del periodo di riferimento, cioè nei cinque anni precedenti tale presentazione, vi sia stato un uso effettivo.

29 Dalle disposizioni dell'art. 12, n. 1, della direttiva emerge, innanzi tutto, che il mantenimento dei diritti del titolare del marchio presuppone un uso effettivo dello stesso in ogni caso prima della presentazione della domanda di decadenza e, inoltre, che il fatto che sia iniziato o reiniziato l'uso del marchio di impresa, pur se precedentemente alla presentazione della detta domanda, non consente sempre di conservare il diritti del titolare, se risulta che tali operazioni hanno luogo solo dopo che quest'ultimo abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza.

30 Da quanto sopra esposto risulta che la direttiva subordina la qualificazione di «uso effettivo» del marchio alla presa in considerazione delle sole circostanze che sopravvengano nel periodo di riferimento e che siano quindi precedenti la presentazione della domanda di decadenza.

31 Tuttavia, la direttiva non esclude espressamente che la valutazione dell'uso effettivo nel corso del periodo di riferimento possa in taluni casi tener conto di eventuali circostanze posteriori a tale presentazione. Simili circostanze possono consentire di confermare o di apprezzare meglio la portata dell'uso del marchio nel corso del periodo di riferimento, nonché le reali intenzioni del titolare nel corso dello stesso periodo.

32 Spetta al giudice nazionale esaminare se eventuali circostanze posteriori alla presentazione della domanda di decadenza confermino la conclusione secondo cui nel corso del periodo di riferimento vi è stato un uso effettivo del marchio ovvero se, al contrario, esse traducano la volontà del titolare di ottenere il rigetto di tale domanda.

33 La settima questione dev'essere quindi risolta dichiarando che la direttiva, pur subordinando la qualificazione di «uso effettivo» del marchio alla sola considerazione di circostanze che sopravvengano nel periodo di riferimento e che siano precedenti alla presentazione della domanda di decadenza, non osta a che, se del caso, la valutazione dell'uso effettivo possa tener conto, in relazione al periodo di riferimento, di eventuali circostanze posteriori a tale presentazione. Spetta al giudice nazionale esaminare se simili circostanze confermino che nel corso del periodo di riferimento vi è stato un uso effettivo del marchio ovvero se, al contrario, esse traducano la volontà del titolare di ottenere il rigetto di tale domanda.

Sulle spese

34 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division con ordinanza 19 dicembre 2001,

1) Gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che si ha un «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve la sua funzione essenziale che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal detto marchio. Nel verificare l'uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento sul piano commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. Qualora risponda ad una giustificazione commerciale reale, alle condizioni citate, un uso anche minimo del marchio o che coinvolga unicamente un solo importatore nello Stato membro interessato può bastare ad attestare la sussistenza di un uso effettivo ai sensi di tale direttiva.

2) La prima direttiva 89/104, pur subordinando la qualificazione di «uso effettivo» del marchio alla sola considerazione di circostanze che sopravvengano nel periodo di riferimento e che siano precedenti alla presentazione della domanda di decadenza, non osta a che, se del caso, la valutazione dell'uso effettivo possa tener conto, in relazione al periodo di riferimento, di eventuali circostanze posteriori a tale presentazione. Spetta al giudice nazionale esaminare se simili circostanze confermino che nel corso del periodo di riferimento vi è stato un uso effettivo del marchio ovvero se, al contrario, esse traducano la volontà del titolare di ottenere il rigetto di tale domanda.

Lussemburgo, 27 gennaio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris

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