SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
28 giugno 2012 ( *1 )
«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo B. Antonio Basile 1952 — Marchio nazionale denominativo anteriore BASILE — Impedimento relativo alla registrazione — Preclusione per tolleranza — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]»
Nella causa T-133/09,
I Marchi Italiani Srl, con sede a Napoli,
Antonio Basile, residente a Giugliano in Campania,
rappresentati da G. Militerni, L. Militerni e F. Gimmelli, avvocati,
ricorrenti,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da A. Sempio, successivamente da P. Bullock, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:
Osra SA, con sede a Rovereta (San Marino), rappresentata da A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella e G. Petrocchi, avvocati,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 gennaio 2009 (procedimento R 502/2008-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Osra SA e la I Marchi Italiani Srl,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto dai sigg. H. Kanninen (presidente), N. Wahl e S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2009,
visto il controricorso dell’UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2009,
vista la memoria dell’interveniente depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 agosto 2009,
vista la decisione del 14 ottobre 2009, che nega l’autorizzazione al deposito di una replica,
vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,
in seguito all’udienza dell’8 marzo 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 14 gennaio 2000 il sig. Antonio Basile, secondo ricorrente, operante come ditta individuale B. Antonio Basile 1952, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:
3
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 14, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
4
Il marchio comunitario B. Antonio Basile 1952 veniva registrato il 27 aprile 2001 con il numero 1462555.
5
Il 21 aprile 2006 l’Osra SA, interveniente, presentava una domanda di dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 [divenuti articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009], per quanto riguarda i prodotti della classe 25, basata sui marchi seguenti:
—
il marchio denominativo italiano BASILE, registrato il 7 marzo 1995 con il numero 738901 (in prosieguo: il «marchio anteriore»);
—
la registrazione internazionale R413 396 B del marchio denominativo BASILE, del 13 gennaio 1995 (in prosieguo: la «registrazione internazionale anteriore»).
6
I prodotti per i quali il marchio anteriore e la registrazione internazionale anteriore erano stati registrati appartengono alla classe 25 dell’accordo di Nizza e corrispondono alla descrizione seguente: «Abbigliamento da sopra da uomo in tessuto, pelle, maglia od altro, quale ad esempio giacche, pantaloni, compresi i jeans, camicie, camicette, T-shirts, magliette, maglioni, giacconi, soprabiti, impermeabili, cappotti, abiti, costumi da bagno, accappatoi».
7
Il marchio comunitario costituiva oggetto di cessione parziale a favore della prima ricorrente, I Marchi Italiani Srl. A seguito di tale cessione, veniva creata a nome di detta società la registrazione divisionale n. 5 274 121 (in prosieguo: il «marchio contestato») per i seguenti prodotti della classe 25: «Camicie, maglieria, capospalla uomo, donna e bambino, con esclusione di capi in pelle, cravatte, intimo, scarpe, cappelli, calzini, sciarpe uomo, donna e bambino».
8
Il 2 novembre 2006 l’UAMI comunicava all’interveniente che la sua domanda di dichiarazione di nullità era stata estesa alla suddetta registrazione divisionale.
9
Il 21 gennaio 2008 la divisione di annullamento accoglieva la domanda di dichiarazione di nullità; contro tale decisione la prima ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI in data 18 marzo 2008.
10
Con decisione del 9 gennaio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso considerando, in primo luogo, che non era applicabile la preclusione per tolleranza, non essendo trascorso il termine di cinque anni, in secondo luogo, che non era stata dimostrata la coesistenza dei marchi in conflitto in Italia e, in terzo luogo, che sussisteva un rischio di confusione tra il marchio contestato e quello anteriore, giacché, da un lato, i prodotti contraddistinti da detti marchi erano identici o affini e, dall’altro, i marchi in conflitto erano simili a livello visivo, fonetico e concettuale.
Conclusioni delle parti
11
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
dichiarare la validità ed efficacia della registrazione del marchio B. Antonio Basile 1952;
—
condannare l’UAMI alle spese.
12
L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare i ricorrenti alle spese.
13
In udienza, la prima ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suo secondo capo delle conclusioni, del che è stato preso atto nel verbale dell’udienza. Parimenti, il secondo ricorrente, che non era parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ha rinunciato in sede di udienza al ricorso contro la decisione impugnata.
In diritto
Sulla ricevibilità degli argomenti e dei documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale
14
La prima ricorrente sostiene, da un lato, che il cognome Basile è stato oggetto di numerose registrazioni in Italia e, dall’altro, che il marchio contestato gode di una notorietà e di una rinomanza certe e che negarlo sarebbe «contrario (...) alla tolleranza ed alla buona fede, quale clausola generale che dovrebbe informare qualsiasi tipo di relazione commerciale».
15
L’UAMI sostiene che gli argomenti relativi alla registrazione del cognome Basile in Italia, alla rinomanza del marchio contestato e alla violazione del principio di buona fede, non diversamente dai documenti di cui agli allegati al ricorso nn. 7, 13, 14 e 15, sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale e sono, pertanto, irricevibili.
16
Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Nell’ambito della presente controversia, infatti, il Tribunale è chiamato a sindacare la legittimità della decisione della commissione di ricorso. Di conseguenza, il sindacato operato dal Tribunale non può andare oltre l’ambito fattuale e giuridico della controversia nei termini in cui quest’ultima è stata proposta alla commissione di ricorso [sentenza del Tribunale del 22 giugno 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/UAMI — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Racc. pag. II-1765, punto 45]. Parimenti, un ricorrente non ha il potere di modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia, quali risultavano dalle pretese e dalle allegazioni dedotte da esso stesso e dall’interveniente (sentenze della Corte del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C-412/05 P, Racc. pag. I-3569, punto 43, e del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, Racc. pag. I-10053, punto 122).
17
Nella fattispecie, dall’esame degli atti di causa emerge che gli argomenti relativi al fatto che il cognome Basile è stato oggetto di numerose registrazioni come marchio, alla notorietà del marchio contestato ed alla violazione del principio di buona fede non sono stati dedotti dinanzi alla commissione di ricorso. Nondimeno, dall’esame del ricorso risulta che l’argomento vertente sulle numerose registrazioni del cognome Basile è connesso all’argomentazione relativa alla mancanza di carattere distintivo di detto cognome. Orbene, quest’ultima è diretta a contestare la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto ed era stata presentata dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, tale argomento costituisce un’estensione, da considerarsi ricevibile, di un motivo sollevato nel ricorso dinanzi alla commissione di ricorso (v., in tal senso, sentenza Alcon/UAMI, punto 16 supra, punto 40). Gli argomenti relativi alla notorietà del marchio contestato e alla violazione del principio di buona fede non presentano, invece, alcun nesso con i termini della controversia, quali risultavano dalle pretese e dalle allegazioni dedotte dalla prima ricorrente e dall’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso. Occorre dunque considerarli irricevibili.
18
Inoltre, anche ipotizzando che l’argomento della prima ricorrente relativo alla notorietà del marchio contestato possa essere interpretato come volto a dimostrarne il carattere distintivo elevato nell’ambito della valutazione della sussistenza di un rischio di confusione, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo elevato di un segno svolge un ruolo rispetto al marchio anteriore e non rispetto al marchio posteriore (v., per analogia, sentenze della Corte dell’11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Racc. pag. I-6191, punto 24; del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, Racc. pag. I-5507, punto 18, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Racc. pag. I-3819, punto 20). Pertanto, la notorietà del marchio posteriore non fa parte delle questioni di diritto che devono essere necessariamente esaminate per applicare il regolamento n. 40/94 alla luce dei motivi e delle domande presentati dalle parti. Poiché la questione della notorietà del marchio contestato è una questione di diritto che non è stata precedentemente sollevata dinanzi agli organi dell’UAMI e che non è necessario esaminare al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento n. 40/94 alla luce dei motivi e delle domande presentati dalle parti, essa non può quindi incidere sulla legittimità della decisione impugnata, relativa all’applicazione di un impedimento relativo alla registrazione, dal momento che quest’ultimo non rientrerebbe nel contesto giuridico della controversia così come esposto dinanzi alla commissione di ricorso. Di conseguenza, tale argomento dev’essere considerato irricevibile [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2005, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Racc. pag. II-287, punto 22].
19
Quanto agli allegati del ricorso che sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, essi non possono essere presi in considerazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 65 del regolamento n. 207/2009), il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. I documenti summenzionati devono essere quindi stralciati senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Racc. pag. II-4891, punto 19 e giurisprudenza citata].
Sulla domanda di ammissione della prova per testi
20
La prima ricorrente chiede che sia ammessa prova per testi per dimostrare, in particolare, l’assenza di confusione tra i marchi in conflitto, pacificamente coesistenti in Italia, e la conoscenza del marchio contestato in campo nazionale e internazionale.
21
L’UAMI considera detta richiesta ingiustificata, poiché, da un lato, la prima ricorrente non ha formulato argomenti quanto alla coesistenza di detti marchi e all’assenza di rischio di confusione che ne discenderebbe e, dall’altro, non sono state precisate le competenze delle persone chiamate a prestare testimonianza.
22
Nella fattispecie, occorre infatti rilevare che la prima ricorrente non ha esposto, nelle sue memorie, alcun argomento avverso le conclusioni della commissione di ricorso, illustrate al punto 20 della decisione impugnata, relative alla coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato italiano, secondo le quali detta ricorrente non avrebbe dimostrato l’accettazione della coesistenza di tali marchi sul mercato italiano da parte dell’interveniente né, dunque, l’assenza di rischio di confusione presso il pubblico di riferimento come conseguenza dell’educazione di questo, nel corso degli anni, a percepire i marchi come segni distintivi di imprese diverse. Essa si è limitata a domandare, nel ricorso, l’ammissione della prova per testi al fine di dimostrare che non sussisteva rischio di confusione tra i marchi in conflitto e che detti marchi coesistevano pacificamente sul mercato italiano.
23
A tale riguardo, da un lato, occorre rilevare che, non avendo la prima ricorrente dedotto alcun argomento aggiuntivo che permetta di contestare le conclusioni della commissione di ricorso relative alla coesistenza dei marchi in conflitto, la domanda di ammissione della prova per testi al fine di dimostrare detta coesistenza si rivela ingiustificata. Dall’altro, si deve ricordare che essa non può pretendere di integrare, dinanzi al Tribunale, gli elementi di prova prodotti durante il procedimento amministrativo al fine di dimostrare tale coesistenza. Come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 19, il ricorso dinanzi al Tribunale mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 40/94, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. Di conseguenza, occorre respingere la domanda di ammissione della prova per testi presentata dalla prima ricorrente.
24
Quest’ultima chiede, peraltro, l’ammissione della prova per testi al fine di dimostrare, in primo luogo, l’utilizzo in maniera continuativa ed ininterrotta del marchio contestato a livello nazionale e internazionale, in secondo luogo, le attività svolte dall’impresa del secondo ricorrente dal 1970 utilizzando diversi marchi, segnatamente il marchio contestato dal 1998, e, in terzo luogo, la conoscenza sul mercato nazionale e internazionale dei prodotti recanti il marchio contestato.
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In sostanza, sembrerebbe che la domanda di prova per testi abbia lo scopo di dimostrare la rinomanza e la notorietà del marchio contestato. Tuttavia, come risulta dai precedenti punti 17 e 18, tale argomento è irricevibile e occorre, quindi, respingere la suddetta domanda.
26
Anche supponendo che la prima ricorrente abbia inteso, con la sua domanda di prova per testi, provare il fatto che il titolare del marchio anteriore era a conoscenza dell’uso del marchio contestato sul mercato e, quindi, dimostrare la preclusione per tolleranza, occorre respingere tale domanda. Come emerge dal punto 32 infra, l’uso pertinente del marchio contestato sul mercato è quello successivo alla sua registrazione. Dato che sono trascorsi meno di cinque anni tra la data di registrazione e la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, la domanda di prova per testi al fine di dimostrare l’uso del marchio contestato sul mercato non è pertinente.
Nel merito
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La prima ricorrente solleva, in sostanza, due motivi a sostegno del suo ricorso, il primo vertente sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009), il secondo relativo alla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94
28
La prima ricorrente sostiene che la domanda di dichiarazione di nullità è stata presentata dopo la scadenza del termine dei cinque anni, calcolato a far data dalla domanda di registrazione del marchio contestato.
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Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, il titolare di un marchio nazionale anteriore che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore è stato registrato, essendo al corrente di tale uso, non può più domandare la nullità né opporsi all’uso del marchio posteriore, a meno che il suo deposito non sia stato effettuato in malafede.
30
Nella fattispecie, il marchio contestato è stato registrato il 27 aprile 2001 e l’interveniente ha proposto la sua domanda di dichiarazione di nullità il 21 aprile 2006, ossia meno di cinque anni dopo la data di registrazione. Tuttavia, la prima ricorrente sostiene che la data a partire dalla quale va calcolato il termine quinquennale è quella della domanda di registrazione del marchio contestato, vale a dire il 14 gennaio 2000.
31
Secondo la giurisprudenza, per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza in caso di uso di un marchio posteriore identico al marchio anteriore o talmente simile da creare confusione, devono essere soddisfatte quattro condizioni. In primo luogo, il marchio posteriore deve essere registrato; in secondo luogo, il suo deposito da parte del titolare deve essere avvenuto in buona fede; in terzo luogo, esso deve essere utilizzato nello Stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato; infine, in quarto luogo, il titolare del marchio anteriore deve essere al corrente dell’uso di tale marchio dopo la sua registrazione (v., per analogia, sentenza della Corte del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Racc. pag. I-8701, punti 54 e 56-58).
32
Contrariamente a quanto asserito dalla prima ricorrente, il termine di preclusione non inizia a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario posteriore. Anche se tale data costituisce il dies a quo di riferimento per l’applicazione di altre disposizioni del regolamento n. 40/94 — quali l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento [divenuti articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009] — volte a stabilire una priorità temporale tra i marchi in conflitto, essa non è pertinente quando si tratta di determinare il dies a quo del termine di preclusione previsto all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94. Infatti, la finalità dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 è quella di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l’uso di un marchio posteriore per cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, con la perdita delle azioni di nullità e di opposizione nei confronti di detto marchio, che potrà dunque coesistere con il marchio anteriore. È a partire dal momento in cui il titolare del marchio anteriore conosce l’uso del marchio comunitario posteriore che ha la possibilità di non tollerarlo e, dunque, di opporvisi o di domandare la nullità del marchio posteriore. Non si può ritenere che il titolare del marchio anteriore abbia tollerato l’uso del marchio comunitario posteriore una volta venuto a conoscenza del suo utilizzo, se egli non era in condizione né di opporsi al suo uso né di domandarne la nullità (v., per analogia, sentenza Budějovický Budvar, punto 31 supra, punti 44-50).
33
Dall’interpretazione teleologica dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 risulta che la data di riferimento per calcolare il dies a quo del termine di preclusione è quella della conoscenza dell’uso di tale marchio. Questa data non può che essere posteriore a quella della sua registrazione, momento a partire dal quale il diritto sul marchio comunitario è acquisito (v. settimo considerando del regolamento n. 40/94) e tale marchio sarà utilizzato come marchio registrato sul mercato, potendo quindi il suo utilizzo essere conosciuto dai terzi. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla prima ricorrente, il termine di preclusione per tolleranza comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del marchio anteriore ha avuto conoscenza dell’uso del marchio comunitario posteriore, dopo la sua registrazione, e non da quello di presentazione della domanda di marchio comunitario.
34
Nel caso di specie, la prima ricorrente non ha fornito indicazioni che consentano di determinare il momento a partire dal quale l’interveniente ha avuto conoscenza dell’utilizzo del marchio contestato dopo la sua registrazione. Essa si è limitata ad affermare che il marchio contestato era stato utilizzato per più di cinque anni in Italia e che l’interveniente avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale uso. Tuttavia, come rilevato al precedente punto 30, sono trascorsi meno di cinque anni tra la data di registrazione del marchio contestato e la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, dato che l’utilizzo del suddetto marchio antecedente alla data di registrazione non è rilevante, in quanto quest’ultimo non era ancora stato registrato.
35
Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94
36
In sostanza, la prima ricorrente contesta la decisione impugnata per quanto riguarda, da un lato, l’esistenza di una somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale tra il marchio anteriore ed il marchio contestato e, dall’altro, il carattere distintivo del cognome Basile che figura nei due marchi.
37
Secondo quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009], in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
38
Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, sulla scorta della percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Racc. pag. II-2821, punti 30-33 e giurisprudenza citata].
39
Nel caso di specie, la prima ricorrente non contesta né la definizione del pubblico di riferimento né l’identità e l’affinità dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, che devono peraltro essere condivise.
40
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, Racc. pag. I-4529, punto 35 e giurisprudenza citata).
41
Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti, vale a dire gli aspetti visivo, fonetico e concettuale [sentenze del Tribunale del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Racc. pag. II-4335, punto 30, e del 10 settembre 2008, Boston Scientific/UAMI — Terumo (CAPIO), T-325/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 89].
42
La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascuno di tali marchi nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza UAMI/Shaker, punto 40 supra, punto 41 e giurisprudenza citata). Solamente quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze della Corte UAMI/Shaker, punto 40 supra, punto 42, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C-193/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 42). Ciò potrebbe verificarsi segnatamente quando tale componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).
43
Nella fattispecie, al fine di valutare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, occorrerà esaminare, in primo luogo, il carattere distintivo del cognome Basile e, in secondo luogo, la somiglianza tra i marchi medesimi.
– Sul carattere distintivo del cognome Basile
44
La commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 31 della decisione impugnata, che, almeno in Italia, i consumatori attribuivano, in generale, maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome presente nei marchi e ha concluso, al punto 32 della stessa decisione, che il cognome Basile possedeva un carattere distintivo maggiore rispetto al nome Antonio.
45
Secondo la giurisprudenza, infatti, il consumatore italiano attribuisce, in generale, maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome presente nei marchi di cui trattasi [sentenza del Tribunale del 1o marzo 2005, Fusco/UAMI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Racc. pag. II-715, punto 54].
46
Come altresì emerge dalla giurisprudenza, tale regola, dettata dall’esperienza, non può essere applicata automaticamente senza tener conto delle peculiarità del caso di specie [sentenza del Tribunale del 12 luglio 2006, Rossi/UAMI — Marcorossi (MARCOROSSI), T-97/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 45]. A tale riguardo, la Corte ha precisato che occorre prendere in considerazione, in particolare, la circostanza che il cognome di cui trattasi sia raro o, invece, molto comune, perché essa può influire sul suo carattere distintivo, nonché l’eventuale notorietà della persona che chiede che il suo nome e cognome, congiuntamente, siano registrati come marchio (sentenza della Corte del 24 giugno 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, Racc. pag. I-5805, punti 36 e 37).
47
Nella fattispecie, in primo luogo, la commissione di ricorso ha affermato, al punto 24 della decisione impugnata, che, da un lato, non era stato dimostrato che il cognome Basile era molto diffuso in Italia e che, dall’altro, detto cognome non era uno dei più comuni in tale territorio. La prima ricorrente contesta tali affermazioni, senza tuttavia fornire alcun elemento che consenta di dimostrare il contrario. Al fine di rimettere in discussione il carattere distintivo di tale cognome, essa sostiene, inoltre, che quest’ultimo è stato oggetto di numerose registrazioni. Tuttavia, nulla nel fascicolo consente di dimostrare tale circostanza, dato che gli elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale a tale riguardo sono stati considerati irricevibili (v. punto 19 supra). Peraltro, la prima ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso, espressa al punto 32 della decisione impugnata, secondo cui il nome Antonio, che precede il cognome Basile nel marchio contestato, è molto diffuso in Italia.
48
In secondo luogo, malgrado le sue affermazioni, la prima ricorrente non ha neppure indicato elementi che consentano di dimostrare che il nome Antonio e il cognome Basile, congiuntamente, individuano una persona che gode di notorietà, almeno in Italia, e che l’insieme sarà quindi percepito dal consumatore italiano come un marchio composto da un nome e da un cognome che identificano tale persona, e non come un cognome — Basile — al quale sono stati aggiunti taluni elementi, segnatamente il nome Antonio.
49
Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato, al punto 32 della decisione impugnata, che, nel marchio contestato, il cognome Basile era maggiormente distintivo rispetto al nome Antonio.
– Sulla somiglianza tra i marchi in conflitto
50
La commissione di ricorso ha affermato, al punto 30 della decisione impugnata, che i marchi in conflitto, da un lato, presentavano una certa somiglianza sul piano visivo e fonetico e, dall’altro, erano simili sul piano concettuale, in considerazione del loro elemento «basile». A tale riguardo, essa ha tenuto conto del forte carattere distintivo di tale elemento, nonché della circostanza secondo cui, in quanto cognome, esso conservava una posizione distintiva autonoma nel marchio contestato (punti 32 e 33 della decisione impugnata).
51
La prima ricorrente ritiene che la somiglianza tra i marchi in conflitto sia debole, dal momento che, da un lato, l’elemento comune «basile» non possiede carattere distintivo e, dall’altro, la struttura, la lunghezza e gli elementi grafici di tali marchi sono differenti. A tale riguardo, essa fa valere che, nel caso del marchio contestato, il cognome Basile è preceduto dalla lettera maiuscola stilizzata «B», che possiede forte carattere distintivo, nonché dal nome Antonio, ed è seguito dall’elemento «1952», che evoca una data.
52
Occorre rilevare che l’elemento «basile» compare in entrambi i marchi in conflitto, che esso è l’unico elemento del marchio anteriore e che, come emerge dal precedente punto 49, il suo carattere distintivo è più forte di quello dell’elemento «antonio», che lo precede nel marchio contestato.
53
Tuttavia, contrariamente a quanto concluso dalla commissione di ricorso al punto 33 della decisione impugnata, l’elemento «basile» non conserva, in quanto cognome, una posizione distintiva autonoma nel marchio contestato. Infatti, secondo la giurisprudenza, il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come un cognome. La dichiarazione di una siffatta posizione distintiva può fondarsi solo su un esame del complesso dei fattori pertinenti nel caso di specie (sentenza Becker/Harman International Industries, punto 46 supra, punto 38), esame che la commissione di ricorso, nella fattispecie, non ha effettuato.
54
Nondimeno, tale errore di valutazione non può rendere illegittima la decisione impugnata.
55
In tal senso, si deve considerare che i marchi in conflitto presentano una certa somiglianza sul piano visivo e fonetico, risultante dalla presenza dell’elemento «basile», che, come affermato al punto 30 della decisione impugnata, è l’elemento più caratteristico del marchio contestato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla prima ricorrente, le differenze legate alla struttura e alla lunghezza differenti dei marchi in conflitto e all’aggiunta di elementi grafici nel marchio contestato non sono sufficienti per infirmare tale conclusione.
56
Sul piano visivo, infatti, la lettera maiuscola stilizzata «B» seguita da un punto, che corrisponde all’iniziale del cognome Basile ed è collocata sopra al nome Antonio ed al cognome Basile, nonché l’elemento «1952», posto sotto a tale espressione e scritto con caratteri più piccoli, non sono elementi sufficientemente rilevanti per poter escludere ogni somiglianza tra i marchi in conflitto originata dalla coincidenza dell’elemento più caratteristico del marchio contestato e del marchio anteriore [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 maggio 2007, La Perla/UAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 46]. Infatti, anche se la lettera maiuscola stilizzata «B» è di dimensioni maggiori rispetto agli altri elementi del marchio contestato, essa non costituisce un’aggiunta significativa all’elemento «basile», in quanto corrisponde alla sua iniziale o al suo monogramma. Analogamente, tenuto conto della sua posizione nel marchio contestato e delle dimensioni inferiori dei suoi caratteri, l’elemento «1952», che potrebbe essere percepito come un anno, occupa una posizione secondaria nel marchio contestato e non attira l’attenzione dei consumatori nella stessa misura degli altri elementi di detto marchio, il che non significa che esso sia trascurabile.
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Il fatto che l’elemento «basile» sia preceduto dall’elemento «antonio» non può infirmare tale conclusione. A questo proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è pur vero che la parte iniziale dei marchi potrebbe catturare maggiormente l’attenzione del consumatore rispetto alle parti seguenti, tale considerazione non può valere in tutti i casi [sentenza del Tribunale del 16 maggio 2007, Trek Bicycle/UAMI — Audi (ALLTREK), T-158/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 70]. Nella fattispecie, come indicato al punto 47 supra, Antonio è un nome molto diffuso in Italia e possiede dunque un carattere distintivo più debole rispetto al cognome Basile. Pertanto, pur essendo posizionato nella parte iniziale del marchio contestato, l’elemento «antonio» non può catturare maggiormente l’attenzione del consumatore rispetto all’elemento «basile».
58
Sul piano fonetico, anche se il marchio contestato, composto dalle sei sillabe «an», «to», «nio», «ba», «si» e «le», è più lungo del marchio anteriore, composto dalle tre sillabe «ba», «si» e «le», la metà delle sillabe del marchio contestato e tutte quelle del marchio anteriore, vale a dire le sillabe corrispondenti al cognome Basile, sono identiche. Al contrario di quanto sostenuto dalla prima ricorrente, le differenze tra i marchi in conflitto connesse all’aggiunta, nel marchio contestato, della lettera maiuscola «B» e dell’elemento «1952» al nome Antonio e al cognome Basile non rimettono in discussione l’esistenza di una certa somiglianza fonetica, poiché da un lato, in linea di principio, la lettera maiuscola «B», da sola, non sarà pronunciata dai consumatori, che la percepiranno come l’iniziale o il monogramma del suddetto cognome e, dall’altro, come indicato al precedente punto 56, l’elemento «1952» — che potrebbe essere percepito come un anno dal pubblico di riferimento e che occupa una posizione secondaria nel marchio contestato — non è neanch’esso idoneo, in generale, ad essere pronunciato dal pubblico di riferimento dopo l’espressione «antonio basile». Peraltro, come indicato al punto precedente, considerato il suo più debole carattere distintivo, il fatto che l’elemento «antonio» sia posto prima dell’elemento «basile» non è sufficiente a neutralizzare le somiglianze esistenti tra i due marchi.
59
Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente concluso, al punto 30 della decisione impugnata, che i marchi in conflitto presentavano una certa somiglianza sul piano visivo e fonetico.
60
Sul piano concettuale, i due marchi sono composti dal cognome italiano Basile per designare i prodotti interessati, senza che l’aggiunta del nome Antonio nel marchio contestato possa modificare tale conclusione. In entrambi i casi, l’origine commerciale dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto sarà percepita dal consumatore di riferimento come legata ad una persona che porta tale cognome. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato, al punto 30 della decisione impugnata, che i due marchi erano simili dal punto di vista concettuale.
61
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che i marchi in conflitto presentano una certa somiglianza sui piani visivo e fonetico e che essi sono simili sul piano concettuale. Alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 41, occorre quindi concludere che i marchi in conflitto sono simili.
– Sul rischio di confusione
62
La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza Canon, punto 18 supra, punto 17, e sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Racc. pag. II-5409, punto 74].
63
Come indicato al precedente punto 39, l’identità e l’affinità dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto non sono messe in discussione. Inoltre, come emerge dal precedente punto 61, i marchi in conflitto sono simili.
64
Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente considerato, al punto 37 della decisione impugnata, che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
65
Tuttavia, la prima ricorrente ritiene che la commissione di ricorso non abbia esaminato la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, analizzando, in particolare, il carattere distintivo del marchio contestato acquisito attraverso l’uso. Parimenti, essa sembra affermare che la valutazione relativa alla prova dell’uso della registrazione internazionale anteriore non è stata effettuata.
66
Tali argomenti non possono essere accolti. In primo luogo, dai punti 26-38 della decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha esaminato minuziosamente la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, il che ha permesso alla prima ricorrente di contestare la suddetta decisione dinanzi al Tribunale, esponendo gli argomenti sopra esaminati.
67
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo all’analisi dell’acquisizione, da parte del marchio contestato, di un carattere distintivo attraverso l’uso, occorre ricordare che, pur essendo chiamato a svolgere un ruolo nei confronti degli impedimenti assoluti alla registrazione o di una causa assoluta di nullità, tale argomento non è invece pertinente nell’ambito degli impedimenti relativi alla registrazione o di una causa relativa di nullità, come, nella fattispecie, nell’ambito della sussistenza di un rischio di confusione. Anche ipotizzando che, con detto argomento, la prima ricorrente abbia inteso far valere la notorietà o il carattere distintivo accresciuto del marchio contestato nell’ambito della valutazione del rischio di confusione, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo elevato di un segno gioca un ruolo rispetto al marchio anteriore e non rispetto al marchio posteriore (v., per analogia, sentenze SABEL, punto 18 supra, punto 24; Canon, punto 18 supra, punto 18, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 18 supra, punto 20).
68
In terzo luogo, quanto alla valutazione relativa alla prova dell’uso della registrazione internazionale anteriore, dal momento che la sussistenza di un rischio di confusione è stata esaminata alla luce del marchio anteriore, la valutazione relativa alla prova dell’uso della registrazione internazionale anteriore nonché l’esame del rischio di confusione rispetto al segno in questione non sono pertinenti [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 settembre 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/UAMI — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Racc. pag. II-3191, punto 48].
69
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel dichiarare che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Occorre quindi respingere il secondo motivo e, di conseguenza, l’intero ricorso.
Sulle spese
70
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La prima ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere quindi condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI e dell’interveniente.
71
Secondo l’articolo 87, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese. Il secondo ricorrente sopporterà quindi le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Nella causa T-133/09, il nome del secondo ricorrente, Antonio Basile, è cancellato dall’elenco dei ricorrenti.
2)
Il ricorso è respinto.
3)
La I Marchi Italiani Srl è condannata alle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti.
4)
Il sig. Basile sopporterà le proprie spese.
Kanninen
Wahl
Soldevila Fragoso
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 giugno 2012.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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