İstanbul 1. Fikrî Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 2018/558 Esas 2023/99 Karar

T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/558 Esas
KARAR NO: 2023/99
DAVA: Marka ve Endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 14/12/2018
KARAR TARİHİ: 06/04/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka ve endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ..., yerli sermayeli sektöründe oldukça bilinen ve alanında yatırım yapan bir işletme olarak geniş bir alana yayılmış çakmak üretim tesisinin de sahibi olduğunu, TPMK nezdinde; ... sayılı tasarım tescili, ... sayılı I-...+ sekil marka tescili, ... sayılı I ... sekil marka tescili, ... sayılı I-... marka tescili, ... sayılı I-... marka ve tasarım tescillerinin sahibi olduğunu, davalının ise ... marka ve çakmak tasarımına sahip olduğunu, ancak haklarını kötüye kullandığını ve müvekkilinin üretimlerine engel olmak için müvekkili aleyhine bir takım ihlal iddiaları ileri sürdüğünü, çakmakların içine konulduğu kutunun ... ve ... olması üzerinden de tasarımsal hak iddia ettiğini, bu şekilde dizim formunun hakka aykırılık yarattığını bu tarz kullanımların kendisine ait ve huzurdaki davaya konu ... sayılı sekil markası ve ... sayılı tasarımlara /dava konusu olan tescilin tecavüz yarattığını iddia ettiğini, (oysa ürünlerde kullanılan markalar ve ürünlerin kendi formları farklı olmasına rağmen ayrıca ürünlerin teknik tasarımlarının farklı olduğu hususunun ... 4.FSHHM'nin... esas sayılı dosyası ile sabit olduğunu, çakmakların dizim formları ile ilgili olarak ta, ... ya da ... sayıları ile çakmak kutusuna dizilecek çakmak sayısının, ürünlerin özellikle büfelerde, kasa önlerinde durmasını sağlayacak kare formunu yakalamak için teknik bir zorunluluktan kaynaklandığını, Çakmakların zaten taban formları belirgin biçimde farklı olduklarından birbirlerinin kalıp ve kutularına yerleşme imkanları olmadığını, Dava konusu edilen ... sayılı marka ve ... sayılı çoklu tasarımlar için her iki rapor arasındaki teknik çelişkiye ilişkin müvekkilinin ticari faaliyetlerine zarar verme ihtimali gözetilerek davalının haksız tescillerine karşı hükümsüzlük davası açtıklarını, Hükümsüzlük talebine konu ... sayılı marka, ŞEKİL markası olup, marka, çakmak görselinin yer aldığı ve dizi çakmakların olduğu bir ürün kutusunun kendisi olup ve kutu içinde çakmak görseli içeren bu marka tescil kapsamı için ayırt edici olmadığından TPE tarafından ilk inceleme aşamasında reddedildiğini, sonradan itiraz ile ilana çıktığını, Davalı taraf aynı zamanda, somut marka ile neredeyse aynı ... kodlu ŞEKİL marka başvurusunun da sahibi olup, bu marka da yine TPE ilk inceleme aşamasında reddedildiğini, Davalının dava konusu şekil üzerinden WIPO nezdinde yaptığı, ... sayılı, BİRLEŞİK KRALLIK, İRAN ve ÇİN'de tescil alamadığını ve markanın reddedildiğini, Çakmak ürününün, bir kutuya dizildiğini, sadece, ön tarafı yuvarlak olan her çakmağın kutuya bu şekilde dizileceğini, Dolayısıyla bu formun, tek başına bir somut ayırt ediciliği bu anlamda bir marka vasfı bulunmadığını, İlgili marka görselinde, kutu üzerinde yer alan şekil de yine çakmak ürünün kendisi olduğunu, bu ürünün de çakmak emtiası için marka bakımından tek başına bir ayırt ediciliği zaten bulunmadığını, Davacı da tek başına bu görsele (üç boyutlu bu görsel üzerinden şekil markası) tescili alamadığını, çakmak için bu görselin marka olamayacağını, Kare bir kutuya yerleşmiş ve bu form dolayısıyla teknik olan çakmak ürünlerinden oluşan figürün, çakmaklar için, markanın menşeini gösterme, kaynak olma, işletme ile ilişkilendirme bu anlamda diğer çakmaklardan ayırt edicilik sağlama fonksiyonlarını yerine getirme işlevi bulunmadığını, ön tarafı yuvarlak olabilecek tüm çakmakların, satın alınmaları kolaylaştırmak için bir arada bu şekilde bir kutuya dizildiğini ve sunulduğunu, özellikle büfe önlerinde market kasalarına yakın raflarda çakmakların bir arada sunumunun gerçekleştiği arz şekli zaten bu markanın kendisi olduğunu, somut ayırt ediciliği, başvuru anı itibariyle bulunmayan bu markanın hükümsüzlüğünün gerektiğini, Bir işaretin ilişkili olarak kullanıldığı mal ve hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yaramayan işaretlerin, yani herkesin o mal veya hizmet için günlük dilde kullandığı kelime, ibare ve cins, vasıf, kalite değer veya coğrafi işaret belirten ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılan adların tescil edilemeyeceğini, tüketicinin algısı ve marka olarak seçilen sözcüğe gösterdiği reaksiyon ile sadece ilgili tüketicinin, tescili istenen işaretin doğrudan doğruya ve özel bir zihni çabaya gerek duyulmaksızın malın türü veya cinsini tespit edebildiği durumlarda bu seçilen işaretin marka olamayacağını, Ortalama hiçbir tüketici için, somut markayı bir işletme ile ilişkilendirme özelliği bulunmadığı gibi, bu görsel üzerinden marka bakımından bir değerlendirme yapmaları da beklenemeyeceğini, Davalı taraf, çakmak formunun kendisinden kaynaklı yapı farklı olsa da, bu haksız marka hakkına dayalı olarak, müvekkil kullanımları aleyhine hakka aykırılık iddiasında bulunduğunu, ... sayılı Tasarımın HÜKÜMSÜZLÜĞE ilişkin ise; Tasarımların genel görüntüsüne dilekçelerinde yer verdiklerini ve ilgili çoklu tasarımda yer alan tüm görseler için aynı ürüne ilişkin olduğu, Ürün çakmak ürünün sunumu, piyasaya arzı için bir teşhir standı olduğu, Bu dizim formunun 2007 yılında marka konusu yapıldığı ve dizim formu aynı kalmak üzere, ortada bir yenilik varmış gibi, tasarım müracaatında bulunulduğunu, 8x6 dizim içeren bu tasarımın, alt tarafında, üzerine konulacak çakmağın taban şekline göre, o çakmağın düşmeden tabana yerleşmesini sağlayacak derin yuva, doğal olarak bu tabanlığın durmasını sağlayacak tasarımsal bir özelliği olmayan düz taban, ile üst üste konulduklarında birbirilerinin üstünde devrilmeden durmasını sağlayacak, taban ile paralel kapak içeren alelade bir çoklu görsel olduğunu, Teşhir standı olarak anılan bu ürün, çakmak gibi küçük olan ancak toplu satışa sunulan ürünlerin, bir arada muhafazası ve sunumu için oluşturulmuş standart bildik bir kutu olduğundan olağan bir tasarımın öncelikle, tasarımsal hiç bir özellik içermemesi sebebiyle hükümsüz kılınması gerektiğini, Çakmakları bir araya getirerek, bunların karton içinde sunulmasını sağlayan bir kutunun bu şekilde olmasının teknik zorunluluk olduğunu, Başvuru anı itibariyle, bu şekildeki kullanımların yeni olamayacağı, davalı da dahil olmak üzere, piyasada pek çok çakmak üreticileri tarafından öteden beri kullanılmakta olduğu rahatlıkla ispatlanabileceğini, pek çok işletmenin bu dizim şeklindeki çakmak standını, başvuru anı olan 04.05.2011 öncesinde kullandıklarını, Somut davaya konu olan görsellerin, başvuru anları itibariyle, hem davalı tarafın eskiye dayalı kendi kullanımları, hem piyasadan pek çok işletmenin dünyadaki daha eski tarihli kullanımları hem de, bu şekilde bir ambalajlama tarzının, teknik olarak neredeyse zorunlu ve bir kişinin tekeline bırakılacak türden olmaması sebebiyle hükümsüzlüğünün gerektiğini, ... sayılı markanın tescil kapsamında bulunan tüm mallar yönünden 34. sınıfa ilişkin (Lighters For Smokers/sigara tüketicileri için çakmaklar) hükümsüzlüğüne, ... sayılı çoklu Tasarımın Hükümsüzlüğü ile sicilden terkine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
SAVUNMA:Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davalının 1959 tarihinde ... ailesi tarafından İspanya Barselona'da 1970'li yıllardan bu yana üretilmekte olan “..." çakmaklarıyla dünya lideri olduğunu ve aynı yıllarda Türkiye piyasası ile üretim tesisleri kurduğunu, satış ve dağıtım faaliyetleri ile piyasadaki varlığını sürdürdüğünü, üç boyutlu marka olarak 140 ülkede tescil edildiğini, ... tarihli ... sayılı, ... tarihli ... sayılı, ...tarihli... sayılı,... tarihli... sayılı,... ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... marka tescilleri olduğunu, ... sayılı, ... tarihli ... sayılı,... tarihinde ... sayılı, ... tarihli ... sayılı, ... tarihli ... sayılı tasarım tescil belgelerine sahip olduklarını, İspanya Tanınmış Markalar Birliğinin 17 Ekim 2005 tarihli kararıyla "..." markası ve üç boyutlu şekil markaları tanınmış marka statüsü kazandığını , davalı firmanın WIPO ve TPE nezdinde tescillenmiş marka ve tasarımları olduğunu, Müvekkili şirketin 02.07.2007 koruma tarihli ... sayılı 3 boyutlu şekil markasını TPE nezdinde ... Sınıfta bulunan çakmak emtiaları için, Ayrıca ilgili marka WIPO nezdinde ... sayısı ile ... tarihinden itibaren tescilli uluslararası bir marka olduğunu, Müvekkil şirketin 04.05.2011 tarihinde ... sayılı çoklu ETTB TPE nezdinde çakmak sınıfı için tescil ettirdiklerini, Ayrıca ilgili tasarım EUIJPO nezdinde ..., ..., ... sayısı ile 31.03.2011 tarihinden itibaren tescilli uluslararası bir tasarım olduğunu, Müvekkilinin şekil markası, ayırt edici nitelik kriterini sağlamış olduğundan hem WIPO hem TPE nezdinde tescil edildiğini, Zira müvekkiline ait markanın WIPO tarafından yapılan değerlendirmesinde "dikey olarak yerleştirilen, 8x6 dikdörtgen şeklinde, sarı renkli dış yüzeyleri ve piramit gövdeli bir tepside, ürünlerin ayırt edici bir sunumu için görüntü oluşturmakta olduğunu, Tepsinin arka kısmında dikey pozisyonda, sarı bir arka plan ve ortada kırmızı çizgi ile kare bir karton bulunmakta olduğunu, Kartonun üst kısmında, sağ tarafta oldukça silindirik bir gövde ve üst kısmında metal bir plaka olan kırmızı renkte çakmağın figüratif bir görüntüsü bulunmakta ve sol tarafta ek olarak mavi ve sarı renkte bir gaz silindir kartuşu ile aynı çakmağın daha küçük boyutta bir görüntüsünün mevcut olduğunu, ... markası ticari faaliyetine başladığı andan itibaren müşteri nezdinde diğer çakmak ve çakmak standı ürünlerinden sarı renkli ... ibareli marka işareti, sarı renkli teşhir standları, sarı renkli çakmak aksesuarları ve silindirik formdaki çakmak yapılarıyla ayırt edici nitelik kazandığını ve dünya piyasasında bu özellikleriyle tanınır hale geldiğini, Ortalama seviyedeki tüketici, sarı renkli yuvarlak çakmaklı teşhir standını tereddütsüz biçimde ... markasıyla ilişkilendirdiklerini , hem İspanya Tanınmış Markalar Birliği hem TPE nezdinde tanınmış marka statüsüne layık görüldüğünü, Dava konusu marka sarı renkli dış yüzeyi, silindirik formdaki çakmak yuvaları ve silindirik formdaki çakmak figüratifi ite ortalama seviyedeki tüketici nezdinde müvekkili firma ile tereddütsüz bir şekilde ilişkilendirildiğini, tüketicilerin sarı rengi ve yuvarlak çakmak formunu doğrudan ... markasıyla özdeşleştirdiklerini, ... markasının baskın nitelikteki sarı renk kullanımıyla ve silindirik formdaki çakmak yapılarıyla piyasadaki standart uygulama ve tasarımların dışına çıkmış olduğunu, diğer çakmak ürünlerinden ayrılarak özgün bir nitelik ve ayırt edici bir fonksiyon kazanmış olduğunu, Sarı renkte silindirik form unsurlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olan sarı renkli yuvarlak çakmaklı stantlar, özellikle dava konusu 3 boyutlu şekil markası ve çoklu tasarımı, orta düzeydeki tüketici tarafından tereddütsüz bir şekilde tanınmakta olduğunu, Dava konusu stand şekil markasının Türkiye'deki tanıtım ve reklamı için düzenli aralıklarla çıkarılan 2003-2004-2005- 2012 ... ve Genel Kataloglarından sayfa örnekleri dilekçe ekinde sunduklarını, Yuvarlak çakmaklı sarı stand markası ve çoklu tasarımı, çakmak piyasası içindeki yoğun ve uzun süreli kullanımı, reklam ve tanıtımları sonucunda ... markası olarak ayırt edici nitelik kazandığını, dava konusu sarı stand şekil markası ve çoklu tasarımı orta düzeydeki tüketicinin dikkatini ilk görüşte çekebilecek nitelikle ayırt edici bir fonksiyona sahip olduğunu, Dava Konusu Çoklu Tasarım Tasarımcıya Seçenek Özgürlüğü Bırakan Tasarımlar olduğunu, Somut olayda bilgilenmiş kullanıcı, çakmak standları grubuna dâhil olan ürünler hakkında bilgisi olan, bu gruptaki ürünlerden kullanmış, alım/satım yapmış veya bu doğrultuda piyasayı takip etmiş veyahut herhangi bir sebeple bu ürünler hakkında bilgi sahibi olan tecrübeli bir kullanıcı olduğunu, Davacı vekilinin iddia ettiği gibi çakmak stantlarına ilişkin tasarımlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan, belirli biçim ve boyutlarda üretilmesini zorunlu kılan bir görünüm özelliği bulunmadığını, Dava konusu çoklu tasarım; sarı renkli dış yüzeyleri 8x6 dikdörtgen şekli, silindirik formdaki taban boşlukları, üzerindeki figüratif süsleme ile ön yüzün sol tarafında mavi ve sarı renkte bir gaz silindir kartuşu ile kırmızı renkte Cipper çakmağın görüntüsünün yer aldığını,İlk kez müvekkil tarafından kamuya sunulmuş olduğundan "yenilik" kriterini; piyasada bulunan diğer çakmak standı tasarımlarına göre bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim diğerlerinden farklı olduğundan “ayırt edicilik kriterini" sağlamakta olduğunu, müvekkiline ait markanın WIPO tarafından yapılan değerlendirmesinde dikey olarak yerleştirilen, 8x6 dikdörtgen şeklinde, sarı renkli dış yüzeyleri ve piramit gövdeli bir tepside, ürünlerin ayırt edici bir sunumu için görüntü oluşturduğunu, Tepsinin arka kısmında dikey pozisyonda, sarı bir arka plan ve ortada kırmızı çizgi ile kare bir karton bulunduğunu, Kartonun üst kısmında, sağ tarafta oldukça silindirik bir gövde ve üst kısmında metal bir plaka olan kırmızı renkte çakmağın figüratif bir görüntüsü bulunmakta ve sol tarafta ek olarak mavi ve sarı renkte bir gaz silindir kartuşu ile aynı çakmağın daha küçük boyutta bir görüntüsü mevcut olduğunu, Tüketicilerin sarı rengi ve yuvarlak çakmak formunu doğrudan ... markasıyla özdeşleştirmekte olduğunu, Yuvarlak çakmaklı sarı stand markası ve çoklu tasarımı, çakmak piyasası içindeki yoğun ve uzun süreli kullanımı, reklam ve tanıtımları sonucunda ... markası olarak ayırt edici nitelik kazandığını, tüketici zihninde sarı renk ve yuvarlak çakmak formunu tereddütsüz "..." ile özdeşleştirdiği ve bu haliyle, dava konusu sarı stand şekil markası ve çoklu tasarımı orta düzeydeki tüketicinin dikkatini ilk görüşte çekebilecek nitelikle ayırt edicilik taşıdığını, Pazarda çok sayıda farklı paketleme şekillerine sahip çakmaklar bulunsa da "Sarı" ambalajlı paketlemesiyle tanınan tek markanın ... çakmakları olduğunu marka ve tasarımın hükümsüzlüğü taleplerinin reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Dava konusu uyuşmazlık; ... sayılı şekil markasının ...sınıf yönünden (...sınıfa ilişkin lighters for smokers/sigara tüketicileri için çakmaklar) ve ... nolu çoklu 3'lü tasarımın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
Davanın açılmasını müteakip davacının dava, davalının cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, tarafların beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
HMK 266. Madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Bilirkişiler ..., ..., ... 24/07/2020 tarihli bilirkişi raporlarında; Davalı tarafa ait Hükümsüzlük konusu ...nolu “...” Endüstriyel Tasarım Tescilinin teknik inceleme ve değerlendirmesi neticesinde “yenilik ve ayırt edicilik” özelliklerini taşıdığının anlaşılmakta olduğunu, davalının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... tescil numaralı' şekil markasının uzun yıllardır kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması sebebiyle davalı markasının SMK md. 5/1 ve md. 25/1 uyarınca hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı yönünde görüş ve kanaate vardıklarını bildirmişlerdir.
Bilirkişiler ..., ..., ... 08/02/2021 tarihli EK bilirkişi raporlarında; kök rapordaki görüşlerinin muhafaza edildiğini bildirmişlerdir.
Bilirkişiler ..., ..., ...'ın 15/09/2021 tarihli bilirkişi raporlarında özetle; ...-1 numaralı Tasarım tescillerinin başvuru tarihi olan 04.05.2011 tarihi itibarı ile koruma şartı olan yenilik ve ayırt edici nitelik özelliklerine sahip olduğu, ancak ...-2 ve 3 numaralı Tasarım tescillerinin başvuru tarihi olan 04.05.2011 tarihi itibarı ile koruma şartı olan yenilik ve ayırt edici nitelik özelliklerine sahip olmadığını, Davalının ... no'lu şekil markasının SMK m.5/1 ve m.25/1 gereği hükümsüzlük şartlarının mevcut olmadığı görüş ve kanatine vardıklarını bildirmişlerdir.
Raporlar arasında çelişki oluştuğundan ayrıca sunulu uzman görüşlerinin de değerlendirilmesi yönünden tekrar heyet oluşturulmuştur.
Bilirkişiler ..., ... ve ...'ın 11/11/2022 tarihli bilirkişi raporlarında; dosya kapsamında mevcut tüm görsel veriler inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; ...-1 tescil nolu tasarımın başvuru tarihi itibariyle yenilik ve ayırt edicilik özelliğine sahip olmadığı, ... / 2-3 tescil nolu tasarımın yeni lik özelliğine sahip olmadığı, ... nolu ... yazılı marka ibaresi olmaksızın tescilli 3 boyutlu şekil markasının piyasada bulunan benzer marka ve dizaynlar karşısında üzerinde ... ibaresi olmadan tek başına ayırt edicilikten yoksun olduğu ve bu tescil öncesinde bu tasarıma benzer nitelikte, piyasada aynı vasıf ve şekilde pek çok ürün tasarımının bulunduğu gerçeği karşısında, bu markaya ilişkin SMK m.5/1 e m.25/1 gereği hükümsüzlük şartlarının mevcut olduğunu bildirmişlerdir.
... tarafından hazırlanan 23.02.2021 tarihli uzman görüşünde özetle; "davalı markasının ayırd edici niteliği haiz olduğunu, markada yer alan görselin tasviri veya tekniğin zorunlu tuttuğu bir işaretten oluşmadığını, piyasada kullanılan diğer çakmak standlarının da bu duruma işaret ettiğini, tüketiciler nezdinde sarı renkli standın, davalıya ait ... markası ile ilişkilendirilmesinin, davalı markasının ayırd ediciliğini artıran bir etki sağlayacağı, dolayısıyla davacının marka hükümsüzlüğüne ilişkin iddialarının yerinde olmadığını, davalı tasarımının yenilik ve ayırd edicilik taşıyıp taşımadığını, davacı tarafından işaret edilen tasarım külliyatı ve gözetilecek diğer örnekler çerçevesinde genel bir değerlendirme neticesinde mahkemece takdir edileceği, davalı tasarımında teknik fonksiyonun dikte ettiği bir formun bulunmadığı, nitekim farklı çakmak standı örneklerinin de bu tespiti doğruladığı, davalı tasarımında yer alan renk ve görsel unsurların da teknik fonksiyon ifa etmemeleri yanında, tasarımın yenilik ve ayırd ediciliğine katkı sağlayacağı, bu nedenle davalının tasarımının hükümsüzlüğüne ilişkin iddiaların da yerinde olmadığı" yönünde görüş bildirmişlerdir.
... tarafından düzenlenen 4.11.2021 tarihli uzman görüşünde özetle; ... tescil nolu tasarımın başvuru tarihi itibariyle yenilik ve ayırt edicilik özelliğine sahip olduğunu, ... nolu markanın ayırt ediciliğe haiz olduğunu, tescil anında ayırt edici olmadığı varsayılsa dahi uzun yıllardır kullanım ile ayırt edici hale geldiğini, hükümsüzlük şartlarının oluşmadığını bildirmiştir.
... tarafından düzenlenen 24.5.2021 tarihli uzman görüşünde özetle; SMK 25/6'ncı maddesinde yer alan sessiz kalma yoluyla hak kaybı hükmünün, mutlak red nedenleriyle ilgili olmayıp, sadece marka sahibinin, kendi markasına dayanarak hükümsüzlük talep edebileceği hallere, yani sonraki markanın karıştırma ihtimali veya ayırd edilemeyecek kadar benzerlik, ayniyet ya da tanınmışlığa dayalı koruma gibi gerekçelerle yapılacak olan hükümsüzlük talepli davalara (önceki marka - sonraki marka temelli olarak, tescilli bir markaya dayalı hükümsüzlük davalarına) ilişkin olması ve mutlak red nedenlerine dayalı hükümsüzlük davaları için yasada herhangi bir süre öngörülmemiş olması nedeniyle, marka hükümsüzlüğü talebinin süresinde yapılmadığına dair savunmasının yerinde olmadığını, SMK'nun 78/3'ncü maddesi uyarınca tasarım hükümsüzlüğü davası, koruma süresince veya tasarım hakkının sona ermesini izleyen 5 yıl içinde açılabileceğinden, davalı tarafın, tasarım hükümsüzlüğü davasının süresi içinde açılmadığı yönündeki savunmasının da isabetli olmadığını, Davalıya ait ... sayılı marka tesciline konu olan üç boyutlu işaretin, kaynak gösterebilme niteliği taşımadığı ve tescil başvurusu anında SMK'nun 5/1-b maddesi anlamında ayırd edicilikten yoksun olduğu, dosyada mevcut anket, bilirkişi raporu ve diğer delillerin, davalı markasının, tescilden sonra, dava tarihinden önce kullanım yoluyla da ayırd edicilik kazandığını ispata yeterli olmadığını, dolayısıyla dava konusu markanın SMK'nun 5/2 ve 25/4'ncü maddeleri kapsamında ayırd edicilik kazandığından söz edilemeyeceğini, davalıya ait ... no'lu marka tescilinin, ayırd edicilikten yoksun olması nedeniyle, SMK'nun 25/1 maddesi uyarınca hükümsüzlük koşullarının gerçekleştiğini, davalı markasının, SMK'nun 5/1-e maddesi anlamında, malın doğası gereği ortaya çıkan bir şekil olmadığı, malın başka bir özelliğini "münhasıran" içermediği, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu veya mala asli değerini veren ya da başka bir özelliğini "münhasıran" içeren işaretlerden de olmadığını, Davacı tarafın, davalı markasına ilişkin "kötüniyetli tescil" iddiasının, davacı tarafça kanıtlanamadığını, Davalıya ait ... no'lu çoklu tasarım tesciline konu tasarımların tamamının, SMK'nun 56'ncı maddesi anlamında yeni olduğu, bu tasarımların yeniliğini ortadan kaldıracak nitelikte aynılarına yahut sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteren ayniyete yakın benzerlerine dosya içerisinde rastlanmadığı,Tasarım tescil belgesinde yer alan görsellerde dizili çakmakların da tasarımın asli bir unsuru olduğu değerlendirilmekle birlikte, eğer dava konusu tasarımların, Locarno Anlaşmasındaki sınıflandırmaya göre 20.02'nci sınıfta yer alan birer birer "teşhir standı tasarımı" olması nedeniyle, tescil belgesindeki tasarımların, "dizili çakmaklar" unsurlarını kapsamadığı ve değerlendirmenin sadece teşhir standının kendisi esas alınarak yapılması gerektiği kabul edilecek olursa, bu ihtimalde... sıra sayılı tasarımların yeni olmadıkları sonucuna varılabileceği,... no'lu çoklu tasarım tescil belgesindeki, ... tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimlerle, davalının kendisine ait önceki ürün sunumlarına ilişkin görseller ve cevap dilekçesinde görsellerine yer verilen ve dosyada yer alan, ..., ..., ... ve ... firmalarının çakmak teşhir standlarının kamuya sunum tarihlerinin 31 Mart 2011 tarihinden önce olduğunun kabulü durumunda, bu tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktıkları genel izlenimlerin aynı olduğu, davalının bu tasarımlarının, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde "deja vu hissi" meydana getirdiği, böylece bu tasarımların, SMK'nun 56'ncı maddesi anlamında ayırd edici nitelik taşımadığı, bu haliyle davalıya ait ... no'lu çoklu tasarımda yer alan bu tasarımlar yönünden, ayırd edici olmamaları nedeniyle hükümsüzlük koşullarının mevcut olduğu ,Davalı tarafa ait, çakmak teşhir standı tasarımının taban ve yan görünümlerine ilişkin, ... numaralı tasarımlarla aynı genel izlenimi bırakan eski tarihli tasarım örnekleri dosyada yer almadığından, belirtilen bu tasarımların, mevcut dosya kapsamına göre ayırd edici olarak görülebileceği,Buna karşılık, dava konusu tasarım tescil belgesinde yer alan ... sıra sayılı bu tasarımların, SMK'nun 77/1-a e 58/4-b ve c maddeleri anlamında ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı ve belirli biçim ve boyutta olması gereken görünüme ilişkin bulunması nedeniyle hükümsüzlük koşullarını taşıdığı, sonuç ve kanaatine varıldığını bildirmiştir.
Mahkememize 3 uzman görüşü sunulmuş, mahkememizce 3 farklı bilirkişi heyetinden rapor alınmış, marka tescil ve tasarım belgeleri celp edilmiş olup; HMK'nın 282. maddesi uyarınca hakim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir. Bilirkişi raporu takdiri delil niteliğinde olup, mahkemece taraflar arasındaki hukuki ilişki, dosya kapsamındaki tüm belgelerle birlikte dikkate alınıp,sunulu uzman görüşleri de incelenmek suretiyle ihtisas mahkemesi sıfatıyla mahkememizce incelenmiştir.
Toplanan delillere göre, dava konusu uyuşmazlıkda davalı adına tescilli ... no'lu markanın ayırd edici, tanımlayıcı olup olmadığı, markadaki üç boyutlu şeklin, teknik zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, tescilin kötüniyetli olup olmadığı, marka tescilinin hükümsüzlüğü isteminin yerinde olup olmadığı, keza ... no'lu çoklu tasarım tescil belgesine konu tasarımların yenilik ve ayırd edicilik koşullarını taşıyıp taşımadığı ve böylece bu tasarımın hükümsüzlüğünün gerekip gerekmediği , davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğrayıp uğramadığı hususları inceleme konusudur.
MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEBİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İTİRAZININ DEĞERLENDİRMESİ
Davalı vekili, ... sayılı markanın hükümsüzlüğü talebinin 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olduğunu ve tescilden itibaren 7 yıl geçtikten sonra artık markanın hükümsüzlüğünün dinlenemeyeceğini savunmuş olup,... tarafından düzenlenen 4.11.2021 tarihli uzman görüşünde de hükümsüzlük davasının belirli bir tarih geçtikten sonra açılmasının çelişkili davranış oluşturup oluşturmadığı hususunun Mahkemece değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilmiştir.
Öncelikle olarak davalı vekilinin ileri sürdüğü SMK 25/6. maddesi hükmü, mutlak red nedenleriyle açılacak hükümsüzlük talepleri ile ilgili olmayıp, sadece marka sahibinin, kendi markasına dayanarak hükümsüzlük talep edebileceği hallere, yani sonraki markanın karıştırma ihtimali veya ayırd edilemeyecek kadar benzerlik, ayniyet, tanınmışlığa dayalı koruma gibi gerekçelerle yapılacak olan hükümsüzlük hallerine ilişkindir.
Öte yandan mutlak red nedenlerinde kamusal yarar bulunduğuna göre, belli bir sürenin geçmesi ile kamusal yararın ortadan kalktığı kabul edilemez. Dolayısıyla sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin SMK'nun 25/7'ncı madde hükmü, mutlak red nedenlerine dayalı olarak açılacak olan marka hükümsüzlüğü davalarına uygulama alanı bulamaz.
Keza başlangıçta ayırd ediciliği bulunmayan ve ticarette herkesin kullanabileceği bir işaretin, serbest işaret olmaktan çıkıp, bir ticari işletmeye ait işaret olarak algılandığının kabul edilebilmesi için kamuoyu araştırması yapılması durumunda, işaretin ne oranda marka olarak algılanması gerektiği konusunda baştan bir yüzdelik oran belirlenmesi de mümkün değildir. Bu oran, her somut olayda, olayın özelliklerine, ilgili sektördeki rekabet durumu (yani sektörde ne kadar işletme bulunup bulunmadığı), işaretin başlangıçta ne ölçüde tanımlayıcı olduğu, standart ürün formlarına ne ölçüde yakın ya da uzak olduğu gibi kriterlere göre değişecek olmakla birlikte, bu konuda uygulanacak eşik yüksek tutulmalı ve bu oran hiçbir şekilde ilgili toplum kesiminin yarısından az olmamalıdır. Zira başlangıçta ayırd edici olmayan, sıradan bir işaretin, kullanım yoluyla ayırd edici hale gelmesi kolay bir süreç olmayıp, toplumun ilgili kesiminin önemli bir kısmının bu işareti artık, ilgili sektörde tacirler tarafından yaygın olarak kullanılan serbest ve sıradan bir işaret olarak değil, "ticari kaynak gösteren bir işaret”, bir ticari işletmeye ait "marka” olarak algılaması gerekmektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan 2019 tarihli Marka İnceleme Klavuzu'na göre de, tescil başvurusuna konu bir şeklin, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerle ilişkili ya da başvuru kapsamındaki malların kendi şekillerinden oluşması halinde, başvurunun ayırt edici olarak kabul edilebilmesi için, söz konusu şeklin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaşmış bir şekil olması, başvuruya konu şeklin hâlihazırda ilgili sektörde kullanılmakta olan şekillerden önemli ölçüde farklılaşmış olması gerekmektedir. Klavuza göre, tüketicilerin ilgili sektörde kullanılmakta olan bu tarz şekilleri ticari kaynak belirten bir işaret olarak algılama eğiliminde olmadıkları hususu da dikkate alındığında, şeklin tescil edilebilir olması için ilk bakışta normalden önemli ölçüde uzaklaşan bir şekil niteliğinde olması gerekir. Buna göre, tescili talep edilen şekil ilgili sektördeki kullanımlarından bazı unsurları yönünden farklılık arz etse de, ayırt edicilik değerlendirmesinde, şeklin "bir bütün olarak" tüketicilerin zihninde bırakacağı izlenim ve genel görünümün marka olarak algılanabilir nitelikte olup olmadığı dikkate alınır. Bu anlamda, şekillerde meydana getirilmiş ufak farklılaşmaların ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma meydana getirmediği, dolayısıyla işaretin ayırt ediciliğini sağlamak için yeterli olmadığı kabul edilir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de, üç boyutlu şekillerin tescilinin mümkün olduğunu, ancak ürünün kendi biçimini ifade eden üç boyutlu bir şeklin ayırd edici niteliğe sahip olabilmesi için, aynı ya da benzer türden, sıradan ürünlerden farklı ve özgün biçimde özellik arz etmesi gerektiğini içtihat etmektedir. Öte yandan Yargıtay 11. HD, 05.11.2013 tarih ve 2013/1769 E, 2013/19707 k sayılı kararında da istenen mal veya hizmet açısından, ortalama tüketici nezdinde ticari kaynak gösterebilecek niteliğe ulaşması, bu kitlenin önemli bir kesimi tarafından "marka" olarak algılandığının kanıtlanması zorunludur.
... (European Union Intellectual Property Office) Temyiz Kurulu, yan tarafında 5 şerit bulunan bir spor ayakkabısının 3 boyutlu görünümüne ilişkin bir marka başvurusuna ilişkin değerlendirmesinde, başvuru evrakında 3 boyutlu olarak belirtilen şeklin, ayırd edicilikten yoksun olması nedeniyle tescil edilemeyeceği sonucuna varmıştır.
Burada markanın tescil edilmemesindeki temel mantık başvuru konusu şeklin, malların ticari kaynağını gösterme vasfına sahip bulunmaması nedenine dayalıdır.
Ortalama tüketiciler, üç boyutlu işaretleri, kaynak gösteren birer işaret olarak, yani marka olarak algılama alışkanlığına sahip değildir. Bu nedenle de başkaca grafik ya da sözcük unsuru olmadan, bu gibi işaretlerin ayırd edicilik kazandıklarının kanıtlanması, sözcük markalarına nazaran çok daha zordur. Dahası, üç boyutlu işaret, ürünün kendi şekline ne kadar çok benziyorsa ya da üç boyutlu işaret ne kadar sıradansa, böyle bir işaretin ayırd edicilikten yoksun olarak değerlendirilme olasılığı da o derece yüksektir.Somut olayda da hükümsüzlüğü talep edilen şekil markasında sözcük yada kelime bulunmamaktadır. Marka hukukunda, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesinin en temel koşulu, işaretin ticari kaynak gösterebilmesi, kullanıldığı mal veya hizmetin kimden geldiğini tüketiciye bildirebilmesi, yani kaynak gösterme fonksiyonuna sahip olmasıdır. Dolayısıyla ister sözcük markası, ister iki boyutlu bir şekil, ister renk, isterse üç boyutlu bir şekil olsun, marka olarak tescili istenen bir işaretin, her şeyden önce kaynak gösterebilmesi gereklidir.. Bu fonksiyon markanın en önemli fonksiyonudur. Huzurdaki uyuşmazlıkta ise , davalıya ait çakmak teşhir standı markasının, ayırd ediciliği hususu tartışılırken, bu işaretin, en baştan, yani doğuştan marka olamayacak bir işaret olup olmadığı üzerinde de durulmalıdır. Eğer bu soruya olumlu cevap verilemiyorsa o zaman, kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanıp kazanamadığı irdelenmelidir. Aksi halde herkese açık şekillere tekelci haklar verilmesi söz konusu olacaktır. Bu inceleme yapılırken de bu işareti gören ortalama tüketicinin, bunu alalede bir teşhir standı olarak mı yoksa Flamagas firmasına ait bir marka olarak mı algıladığı hususu önem kazanmaktadır. Somut olayda en önemli husus incelemeye baz alınan şekil /resim unsurunun soyut bir resim olduğu, soyut resimde yer alan unsurlar üzerinde ... ibaresinin yer almadığı , tescil edilen resmin içi çakmaklarla dolu ve bir teşhir standı değil, tescil belgesinde yer alan görseldeki resimde olduğu gibi, işaretin sicilde kayıtlı hali olan soyut bir resim olduğu, dolayısı ile tüketicinin bu şekli gördüğünde davalı ile bir bağ kuramayacağı hususu açıktır.
Zira ürün görünümleri esasen ancak şartları varsa tasarım koruması kapsamında korumadan yararlanabilir. Öte yandan marka tek bir öğeden oluşuyorsa ayırd edicilik incelemesinde, bu öğe dikkate alınır. Ancak birden çok öğeden oluşan markalarda ayırd edicilik, markanın asli unsurlarınca sağlanır. Yani bu türden markalarda ayırd ediciliği belirleyen daha ziyade markanın asli unsurlarıdır. Nihai değerlendirmede ise marka bir bütün olarak bıraktığı genel intiba esas alınır.
Tanımlayıcı işaretler, tek başına ayırd edici olmadıklarından, marka olarak tescil edilemezler. Bununla birlikte eğer bu tür birden çok unsur, kaynak gösterebilecek biçimde bir araya getirilmiş ise, kural olarak bu gibi kompozit işaretlerin marka olarak tescili mümkündür.
davalı markası incelendiğinde, bu şeklin, piyasadaki benzerlerinden farklı olmadığı, karton bir arkalık, çakmakların dik olarak konulabildiği bir altlık ya da taban, 6x8 ya da başka sayıda dizilimlerle yan yana ve geriye doğru sıralanmış çok sayıda çakmaktan ibaret bir görünüme sahip olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Bu üç boyutlu şeklin, piyasadaki rakiplerinin teşhir standlarından tek farkı, arka plandaki karton arkalıkta yer alan birtakım şekillerdir. Eğer ayırd ediciliğin, karton arkalıkta yer alan şekiller sayesinde elde edileceği düşünülüyor ise, bunun mümkün olmadığı Uğur Çolak tarafından düzenlenen uzman görüşünde de marka hukukuna uygun olarak isabet ile tespit edilmiştir. Öğretide eğer üç boyutlu bir şekil, kendi başına ayırd edici değilse, üzerine marka vasfına sahip bir işaret uygulanarak, sıradan bir şekil üzerinde ayrı bir tekel hakkı kurulamaz. Böyle bir kombinasyona konu edilen sıradan bir üç boyutlu şekil, tek başına SMK md.7 korumasından yararlanamaz.Nitekim davalı tarafa ait markanın tescil başvurusunun yapıldığı ve tescil edildiği tarihte yürürlükte bulunan 556 sayılı Mülga KHK'nın 5/2'nci maddesinin, "marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili, marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz, inhisari hak sağlamayan bu gibi unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir" biçiminde olduğu da göz önünde tutulmalıdır.
Davalı taraf, ürün ambalajındaki sarı renk nedeniyle de teşhir standının ayırd edici olduğunu, zira müvekkilinin uzun yıllardır ürün ve tanıtımlarında sarı rengi kullandığını ileri sürmüştür.
Sarı renk markasının ayırd ediciliği olmadığına dair Yargıtay 11. HD, 28.11.2018 tarih ve 28.11.2018 tarih ve 2017/1883 E, 2018/7460 K sayılı ilamı da göz önüne alınmalıdır.Mülga 556 sayılı KHK'nın 5/2 son cümle hükmünden de bahisle, bu madde hükmünün, teknik zorunluluk arz eden, herkesin kullanımına açık tutulması gereken veya ayırd edicilik yoksunu olan mal veya ambalajların, üzerlerine konulacak olan markalar gerekçe gösterilerek, dolaylı da olsa, hukuka aykırı bir biçimde tekel hakkına konu edilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını, mülga KHK'nın bu hükmü ile, sıradan ürün ve ambalaj şekilleri üzerinde markaların uygulanması suretiyle, marka olmak için gereken koşulların dolanılmasını engelleme gayesi güdüldüğünü, böylece sadece ayırd edici işaretlere hasredilmesi gereken koruma sınırlarının, yapay bir biçimde (herkesin kullanımına açık tutulması gereken, teknik zorunluluğun bir gereği olan, ilgili pazarda ortak kullanılan veya ayırd edicilik yoksunu olan şekil ve ambalajları da kapsayacak ölçüde genişletilmesinin engellenmek istendiği ifade edilmektedir.
...'nun ... kararında da işaret edildiği üzere, renkler de, konvansiyonel olmayan diğer işaretler gibi teorik olarak aynı koşullara tabi olarak tescil edilebilmekte ise de, nitelikleri ve işin doğası gereği, tek başlarına ayırd edicilik sağlamakta güçlük çekmekte olup, genellikle renk kombinasyonu biçiminde ya da şekil unsuru ile birlikte tescil alabilmektedir. Kontursuz, soyut renkler ise, tek başlarına ayırd edicilikten yoksundur.
Davalı yan çakmak teşhir standında yer alan sarı renk nedeniyle de dava konusu üç boyutlu işaretin ayırd edici olduğunu ileri sürmüştür. Ne var ki, soyut renklerin tek başlarına ayırd edici olmamalarına ilişkin öğretideki yaygın kabul bir yana, çakmak piyasasında sarı renkli teşhir standlarının sadece davalı ... tarafından kullanılmadığı, Fransız ... firmasının da çakmak teşhir standlarında sarı rengi tercih ettiği sunulu deliller kapsamından anlaşılmıştır. Dolayısıyla sarı renkli teşhir standlarının ayırd edici olduğu ve ticari kaynak gösterdiği yönündeki savunma, isabetli değildir.. Dosya kapsamına göre, davalı ...'ın sarı rengin kullanım sonucunda ayırd edicilik kazandığı iddiasıyla, sarı renk markasına ilişkin tescil başvurusunun reddine ilişkin YİDK karar iptali davası sonucunda, ... 4. FSHHM tarafından, "pantone renk kodu sistemine göre bildirilen soyut sarı rengin, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırd etmeye yarayan bir şekil içermediği ve 556 sayılı KHK'nın 7/2 maddesi gereğince kullanım sonucu ayırd edici nitelik kazandığına dair yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, ... 4. FSHHM'nin 16.11.2016 tarih ve ...E, ... K sayılı bu kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun, Bölge Adliye Mahkemesi'nin 08.03.2017 tarih ve 2017/219 E, 2017/208 K sayılı kararıyla esastan reddedilmiş olduğu ve bu karara karşı yapılan temyiz isteminin de, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin, 28.11.2018 tarih ve 2017/1883 E, 2018/7460 K sayılı kararı ile reddedildiği, böylece sarı renk ile ilgili ayırd edicilik iddiasına dayalı davalı tarafın davasının reddine dair kararın onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla sarı rengin davalının bir ayırd edici işareti olduğu ve dava konusu teşhir standında kullanılan sarı renk nedeniyle de dava konusu markanın ayırd edici hale geldiği iddiasının, ... firmasının kullanımı ve anılan Yargıtay kararı karşısında da isabetli olmadığı anlaşılmıştır.
Davalı markasında görselde yer alan bir çakmak resmi nedeniyle de ayırd edici olduğu iddiasında bulunmakta davacı taraf ise , bu markanın SMK 5/1 md anlamında ayırd edici olmadığı ileri sürmektedir. Hükümsüzlüğü talep edilen, ...no'lu marka, Türk Patent ve marka kurumu tarafından renkli görseli ile celp edilmiştir.
Bilindiği üzere 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 4.maddesinde “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” Şeklinde düzenlemiş olup, hükümsüzlüğü istenen şekil markası çakmak satışı için kullanılan bir satışa sunma aracı, yani bir teşhir standı'dır. Bu yönüyle 3 boyutlu bir marka olarak tescil aldığı anlaşılmaktaysa da başlangıçta ayırd edici olmayan bir işaretin her nasılsa tescil aldığı anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici niteliğinin kuvveti, kullanılacağı mal veya hizmetlerin vasıfları ile yakından ilişkili olup işaretin kullanılacağı mal veya hizmetlere olan uzaklığı ne kadar fazla ise o oranda güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedilebilecektir. Aksi durumda ise marka olarak tescili istenen işaretin, kullanılacağı mal veya hizmeti çağrıştırdığı oranda ayırt edici niteliği zayıflayacaktır (Yasaman, Hamdi: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt 1, İstanbul, 2004, s. 62). Bu bağlamda ayırt edici nitelikte olmak koşuluyla tüm işaretlerin, marka olarak tescili mümkün olmakla beraber bu hususta sınır, işaretin marka olarak kullanılacağı mal veya hizmetlerle ilişkili olmaması, onları çağrıştıracak niteliği haiz bulunmamasıdır. Başka bir deyişle işaretin bir mal veya hizmeti somutlaştırması ve ayırt edici kılabilmesi için mümkün olduğunca o mal veya hizmetin kendisini, cinsini ve genel tabiatını çağrıştıran kavramlardan uzaklaşması ve onlardan bağımsızlaşması gerekir. Bu anlamda kullanılacağı mal veya hizmetleri tanımlayan, betimleyen kelimeleri içeren işaretler, ayırt edici niteliği olmadığından marka olarak tescil edilemezler.
Somut olayda hükümsüzlüğü talep edilen ... nolu marka tescil belgesi incelendiğinde sarı zemin üzerinde kırmızı gövdeli bir çakmak, başlığında gri metal görsel ve çakma yeri (basma yeri bulanan ) bir çakmak görseli , alt kısımda ise çakmakların yerleştirildiği önde 8 li yandan 6 lı (8x6) bir stand görselinin bulunduğu, standda yer alan çakmak görselleri(slüetleri) ile sarı zeminde bulanan 1 adet kırmızı görsel çakmağın da birbirleri ile benzer olmayan şekilde /formda dizilmiş oldukları ve sarı zeminin çakmakların bulunduğu standın üst bölümünde yer aldığı, yine sarı zemin üzerinde gaz silindir kartuşu şeklinde bir görselinde yer aldığı, üç boyutlu görselin ayırt edicilikten uzak ve zihinde kolay kalacak şekilde dizayn edilmediği,görsel şekil unsurlarının ilk bakışta karmaşık olduğu gibi sanı zemin üzerinde /yada çakmak görsellerinde her hangi bir marka adının yazmadığı , ayırt edicilik vasfından uzak olduğu anlaşılmıştır.
Marka hukuku bakımından ayırd edicilik unsurunda üç tür işaret söz konusu olabilir. Bunlardan birisi, hiçbir biçimde marka olamayacak olan işaretler, İkincisi, doğuştan ayırd edici olan işaretler, üçüncüsü ise, başlangıçta ayırd edici olmamakla birlikte, sonradan, kullanım yoluyla ayırd edici hale gelmesi mümkün işaretlerdir. Bunlardan ilki olan "hiçbir biçimde marka olamayacak olan işaretler" SMK'nun 5/1-a maddesi göndermesiyle SMK'nun 4'ncü maddesinde düzenlenen ve hiçbir biçimde, yani minimum derecede dahi ayırd etme kapasitesi bulunmayan, hangi sınıf için tescil edilmek istenirse istensin, hangi sınıfta kullanılırsa kullanılsın, kaynak gösterme yeteneğine sahip olmayan işaretlerdir. Bunlar kullanım yoluyla da ayırd edici hale gelemezler. Üçüncü bir kategori ise, "başlangıçta ayırd ediciliğe sahip olmayan ancak sonradan kullanım yoluyla ayırd edici olabilecek işaretlendir. Bu gibi işaretler, zaman içerisinde, kullanım yoluyla ayırd edicilik elde edebilme potansiyeline sahiptir. Bunlar, SMK'nun 5/1'nci maddesinin b,c ve d bentlerinde düzenlenen, “herhangi bir ayırd ediciliğe sahip olmayan işaretler", "ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler" ile "ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlendir. Nitekim SMK'nun 5/2'nci maddesi uyarınca bir marka başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal ve hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırd edici nitelik kazanmışsa, bu markanın tescili, birinci fıkranın b, c ve d bentlerine göre reddedilemez. SMK'nun 25/4 maddesi uyarınca da, bir marka, 5'nci maddenin birinci fıkrasının b, c ve d bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup ta kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırd edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.
Ayırd edicilik kavramı bakımından öğretide, "soyut ayırd edicilik” ve "somut ayırd edicilik” olarak ikili bir ayrım yapılmaktadır. Buna göre soyut ayırd edicilik, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırd edebilme kabiliyetine sahip olma, somut ayırd edicilik ise tescil talep edilen mal ve hizmetleri, diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırd edebilme olarak nitelendirilmektedir. Burada soyut ayırd edicilik kavramı ile anlatılmak istenen, esasen bir işaretin marka olarak tescil edilip edilemeyeceğidir. Eş anlatımla, soyut ayırd edicilikten kasıt, SMK'nun 4., Direktifin 4/1-a maddesindeki marka olabilirliğin ilk ve temel şartıdır. Bir işaret eğer hiçbir şekilde marka olamayacak durumda ise, bu gibi işaretlerin kullanım sonucu ayırd edicilik kazanması da mümkün değildir.
Üç boyutlu işaretlerin ayırd edici olup olmadığı hususu ;
Konvansiyonel markalar, yani sözcükler, harf grupları, harf ve rakam kombinasyonu, şekiller, gibi markalardan başka; renkler, üç boyutlu işaretler, hologramlar gibi işaretlerin de, marka olabilmenin temel koşulu olan ayırd edici olmaları durumunda tescil edilebilmeleri mümkündür. Taraflar arasında uyuşmazlık konusu marka bir üç boyutlu işaret olduğundan, bu türden işaretlerin tescil edilebilir olup olmadığının da kısaca incelenmesi icap eder.
Diğer işaretler gibi, üç boyutlu işaretler de eğer kullanılacağı mal ve/veya hizmet bakımından kaynak gösterebilme yeteneğine sahip ise, marka olarak tescil edilebilmektedir. Teorik olarak, tescil edilebilmek için, diğer marka türleri ile aynı koşullara sahip olmaları gerekmekte ise de, nitelikleri gereği, üç boyutlu işaretlerin tescilleri, konvansiyonel markalara oranla daha zordur. Zira bu türden markalar, doğuştan birtakım handikaplar taşımaktadır. Genellikle ürün veya ambalajın görünümünden ibaret bu gibi işaretler, tek başlarına ayırd edicilik ile somut ayırd edicilik arasındaki en önemli fark, somut ayırd ediciliği olmayan bir işaretin, ticarette kullanım sonucunda bu niteliği kazanması mümkün iken, soyut ayırd ediciliği olmayan bir işaretin kullanım sonucunda da bu niteliği kazanmasının mümkün olmamasıdır.
Tescil edilmeleri durumunda, ürünün şekli için tekel tanınması durumu söz konusu olabilecektir. Bu yolla rakiplerin piyasaya girmeleri engellenebilir ve bu da rekabet hukuku problemlerine yol açabilir. Tasarım patent veya (veya telif hukuku) konusu olabilecek bir fonksiyonel şeklin, marka tescili elde ederek, süresiz koruma sağlaması ve bu yolla rakipleri piyasadan uzak tutmak gibi bir amaca hizmet etmesi de söz konusu olabilir. Dolayısıyla kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanma konusunda değerlendirme yapılırken, tek bir işletmenin ve toplumun menfaatleri arasında bir denge kurulması da icap eder. Nitekim öğretide, kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanmanın, nadiren uygulanması gerektiği, çünkü serbest bir işaretin herkes tarafından kullanılmasındaki menfaatin, bir kişinin kullanmasından çok daha fazla olduğu ifade edilmektedir.
İlgili sektörde yaygın olarak kullanılan, yani sektörde norm ve alışkanlık halini almış bulunan işaretler, ayrd edici olarak kabul edilmeyecek, buna karşılık sektörün norm ve alışkanlıklarından "önemli ölçüde ayrılan" işaretler ayırd edici olarak görülebilecektir.
Dolayısıyla üç boyutlu işaretlerin, marka olarak tescil edilebilmesi için, standarttan farklılaşmış olmaları, ilgili tüketici çevrelerinde söz konusu ürün açısından beklenmedik, alışılmadık bir şekle sahip olmaları, extra birtakım unsurlar içermeleri ve bu sayede piyasadaki diğer ürünlerden ayırd edilerek, tüketicinin zihninde söz konusu ürünlerin ticari kaynağının belli bir üreticiyi, işaret etmesini sağlayacak nitelikte olması gerekmekte ve ancak böylece ayırd edici niteliğe sahip olacakları kabul edilmektedir. Kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanma (acquired distinctiveness through use) Gerek AB hukukunda, gerekse Türk Marka Hukukunda, başlangıçta ayırd edici olmayan bir işaretin, kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanabilmesi mümkündür. Ayırd ediciliğin bu şekilde, sonradan elde edildiğinin kabul edilebilmesi için, kullanımın, tüm Türkiye'yi kapsaması ve "markasal kullanım" niteliğinde olması gereklidir.
Başlangıçta ayırd edici olmayan, yani doğuştan ayırd edicilik (inherent distinctiveness) niteliği taşımayan bir marka, tek başına kullanılmak suretiyle ayırd edicilik sağlayabileceği gibi, ayırd ediciliği yüksek başka bir işaretle birlikte kombine biçimde kullanılmak suretiyle de bu niteliğe kavuşabilir.
Kullanım süresi bakımından önceden bir zaman birimi belirlemenin mümkün olmayacağı ve gerekli kulanım süresinin her somut olayda, olayın özelliklerine göre belirlenmesi gerektiği de özellikle ifade edilmelidir. Öte yandan, kullanım yoluyla ayırd edicilik elde edilebilmesi için, işaretin kullanımın "yoğun", kullanım süresinin ise "yeterince uzun" olması gerektiğinin de altı çizilmelidir. Uzun süreli kullaım, ayırd ediciliği sağlayabilmekte ise de, bu tek başına yeterli değildir. Bir işaret, ne kadar sıradan veya ne kadar tanımlayıcı ise, böyle bir işaretin kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanabilmesi için gereken süre de o ölçüde uzun olacaktır. Ayırd edicilik için gereken süre, işaretin başlangıçta ne kadar tanımlayıcı ya da sıradan olduğu kadar, ortalama tüketici tarafından ne şekilde algılandığı ile de bağlantılıdır. Sözgelimi İngiltere'de görülen "London Taxi" davasında, İngiltere İstinaf mahkemesi, Londra'da çok uzun yıllardan beri kullanılmakta olan siyah renkli ikonik Londra taksilerinin görünümüne ilişkin işaretin, ayırd edici olmadığı ve çok uzun yıllardan beri Londra sokaklarında, caddelerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılmasına karşın, kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanamadığı sonucuna varılmıştır.
Başlangıçta ayırd edici olmayan bir işaretin, sonradan kullanım yoluyla ayırd edici hale geldiğinin kabul edilebilmesi için, ortalama tüketicilerce belli bir ticari kaynağı salt "çağrıştırması" yeterli olmayıp, işaretin sıradan olmaktan çıkıp, kendisini kullanan firmayla özdeşleşmesi, böylece doğrudan kaynak gösterir hale gelmesi gereklidir.
Bununla birlikte davalının çakmak şekline ilişkin marka tescili nedeniyle, bir an için, davalıya ait üç boyutlu işaretin, görselin arka kapağında yer alan yuvarlak çakmak şekli nedeniyle kaynak gösterebileceği düşünülebilirse de, davalı ...'a ait bu ... markalı çakmakların görünümüne ilişkin üç boyutlu markasının, Avrupa Birliği Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş oluşu karşısında, kutu görünümündeki çakmak görselinin de kaynak gösterme fonksiyonun bulunduğu hususunun kabul edilmesi zorlama bir yorum olmaktan öte gitmemektedir.
Avrupa Birliği Mahkemesi'nin (...) yakın tarihli (27 Temmuz 2017) bir kararında, davalının, dosyadaki görünüme sahip yuvarlak kullan at tipi çakmaklarının yaklaşık 45 yıldır kullanımda bulunmasına ve işarette ... yazısına dahi yer verilmiş olmasına rağmen, davalının bu çakmak görünümü ayırd edicilik niteliğini haiz olmadığına ve böyle bir işaretin kaynak gösterme fonksiyonu bulunmadığına hükmetmiş olmasına göre, davalı tarafın, sektörde çok sayıda benzeri bulunan ve bu nedenle de sıradan bir görünüme sahip çakmak teşhir standına ilişkin marka tescilinin de ayırd edicilik kazandığının ispatı son derece güçtür. Davalıya ait markanın, kullanım yoluyla sonradan ayırd edicilik , kazanıp kazanmadığı SMK'nun 5/2 maddesine göre "bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez." SMK'nun 25/4 maddesine göre de "bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz." düzenlemesi mevcuttur.
Kullanım yoluyla ayırd ediciliğin ne şekilde kazanılabileceği, ne yapılırsa, bir işaret hangi süre ile ve ne şekilde kullanılırsa ayırd edici hale gelmiş sayılacağı hususu SMK'nda düzenlenmemektedir. Buna karşılık denilebilir ki, ayırd edici olmayan bir işaretin kullanım yoluyla ayırd edici hale gelebilmesi için her şeyden önce belirli bir süre ve yoğunlukta kullanılmış olması ve bu uzun süreli, yoğun kullanım sonucunda, adeta ilgili olduğu sektördeki mal veya hizmet ile özdeşleşmiş olması gerekmektedir. Bir işaretin kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanabilmesi için gerekli minimum süre belirlenmesi de mümkün değildir. Bu süre, her somut olayda, farklı olabilir. Burada önemli olan, ayırd edici olmayan işaretin, ilgili çevrelerde bu niteliğinin unutulup, bir işletmeye bağlılığının ön plana çıkması,.' yani marka olarak algılanmaya başlaması için gerekli olan süredir. Bir markanın salt uzun süreli kullanımı, ayırd edicilik için yeterli değildir. Bir markanın, bir firmanın ürünlerini çağrıştırması da, kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanma bakımından yeterli görülemez. Uzun süreli ve yoğun kullanım yanında, markanın ilgili olduğu mal veya hizmet ile özdeşleşmesi, piyasada bulunan kimselerin, tüketicilerin bu markayı bir mal veya hizmetin adı, bir coğrafi yerin olarak değil, artık bir işletmenin markası olarak algılar hale gelmiş olması gereklidir.
Yoğun ve uzun süreli kullanım, tanıtım, reklam sonucunda bir işaretin ayırd edici hale gelmesinden maksat, o "işaretin tasviri niteliğinin adeta unutulması” ve piyasada artık "belli bir işletmeyi gösteren işaret, 'bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlaması” dır. Böylece başlangıçta tescili mümkün olmayan bir işaret, ticaret alanında bir firmaya ait olduğu algılamasıyla birlikte ayırd edici hale gelmektedir. Burada “piyasa” kavramından, o malın ya da hizmetin potansiyel alıcıları ile o mal ve/veya hizmetin üreticileri, satıcıları, hizmeti verenler anlaşılmalıdır. Böylece ilgili mal ve/veya hizmetin satıcı ve potansiyel alıcılarının, ayırd edicilik kazandığı iddia edilen işareti artık bir malın ya da hizmetin cins adı olarak değil, adını bilmeseler dahi, bir işletmenin markası olduğunu düşünmeleri, işaret ile işletme arasında bir bağlantı olduğu kanaati taşımaları gereklidir.
Uygulamaya göre bir işaretin, kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanıp kazanmadığı incelenirken, değerlendirme bilgilenmiş ve makul derecede gözlemci bir ortalama tüketici gözüyle ve tescil istenen mal ve hizmet gözetilerek yapılmalı ve "ilgili işaretin kullanıldığı ürünün pazar payı, kullanımın yoğunluğu ve coğrafi olarak yaygınlığı, kullanım süresinin eskiliği, işletme tarafından bu işaretin promosyonu için yapılan parasal yatırım miktarı, işaretin, ürünün belli bir işletmeden geldiği biçiminde algılayan ilgili toplum kesiminin oranı, ticaret ve sanayi odalarının, diğer ticari ve mesleki örgüt ve kuruluşların beyanları ve kamuoyu araştırması (anket) sonuçları” delil olarak dikkate alınmalıdır.(Uğur ÇOLAK, Türk Marka Hukuku, Ohiki Levha Yayınevi,4. Baskı, İstanbul 2018, sh.35, 36)
Ayırd edicilik kazanma iddiasına konu işaretin ne ölçüde tanımlayıcı olduğu, ayırd edicilik kazandığı ileri sürülen işaretin hangi süreden beri ve ne yoğunlukla kullanıldığı, bu ürüne ilişkin pazar payının ne olduğu, bu işaretin marka olarak algılanmaya başlamasına neden olabilecek reklam ve tanıtımların ne yoğunlukta olduğu, ilgili sektörde tacirler tarafından ne kadar yaygın olarak kullanıldığı gibi hususlar her olayda farklı olacaktır. Bir işaretin, ilgili çevrelerde bilinmesi, tanınması da, o işaretin marka olarak algılandığı anlamına gelmemektedir. Üç boyutlu işaretler söz konusu olduğunda ise, işaretin, hem bir işletmenin ürünü hem de markası olarak algılandığının ortaya konulması icap eder. Dolayısıyla anket sonuçlarına göre önceden kesin bir yüzde verilmesi mümkün olmayıp, değerlendirme her davanın somut özelliklerine göre yapılmalıdır. Her olayda kullanılabilecek yegane kriter ise, işaretin, "toplumun ilgili kesiminin önemli bir bölümü” (significant proportion of relevant class of persons) tarafından ticari kaynak gösteren bir işaret, bir "marka" olarak algılanmaya başlanmış olmasıdır.Zira kaynak gösterme fonksiyonu, üç boyutlu markalar da dahil olmak üzere, tüm markaların asli fonksiyonu ve tüm markalarda bulunması gereken en temel gerekliliktir.
Kullanım yoluyla ayırd edicilik kazandığı iddia edilen işaretin ne şekilde kullanıldığı ve potansiyel alıcı kitlesi tarafından ne şekilde algılandığı önemlidir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi uygulamalarına göre başlangıçta ayırd edici olmayan bir işaretin, sonradan kullanım yoluyla ayırd edici hale geldiğinin kabul edilebilmesi için, işaretin, tanımlayıcı anlamından, algısından bağımsızlaşması, farklı bir anlam kazanması gerektiği görüşündedir. Yargıtay kararlarında kullanılan "bağımsızlaşma" kavramı, öğretide ; bir malın veya hizmetin adının, cinsinin, bazı özelliklerinin, miktarının, çeşidinin, işaretin veya coğrafi kaynağının herkes tarafından bilinen, kullanılan, herkesi,n aklına gelen anlamından farklı ve bağımsız bir anlam kazanması ve herkesin aklına mezkur adlandırmalar değil de köken işlevi bağlamından bir işletmeye ait ürünü veya hizmeti getirmesi biçiminde tanımlanmaktadır
Ayırt etmede hareket noktası kavramsal anlamda mallar ve hizmetlerdir. Zira işaret, mal ve hizmetleri ferdileştirmekte ve bunları tüketiciler için piyasada teşhis edilebilir hâle getirmektedir. Bir işaret kavram(mal/hizmet) adına veya tanımına yakın olduğu oranda ayırt etmeyi sağlamaktan uzaklaşır-zayıflar. Ona yabancılaştığı oranda da ayırt edicilik kazanır-güçlenir.Piyasa şeffaflığını sağlama fonksiyonu bağlamında işaret, alıcılar ile işletmeler arasındaki iletişimi de sağlamaktadır. Bu meyanda marka, işletmelerin mallarını kolayca satmalarına; tüketicilerinde malın menşei, vasfı ve imajı hakkında bilgilenmektedirler. Markada Kelimeler kural olarak markanın anılan fonksiyonlarını sağlama işlevini gerçekleştirebildiklerinden ayırt edicilik fonksiyonuna sahiptirler. Dolayısıyla kavramın adına yakın olmayan, tescil olunduğu emtiayı/hizmeti akla getirmeyen, ürünün/hizmetin özelliklerini ön plâna çıkartmayan ve özellikle ürünün/hizmetin cinsine uzak yaratılmış-tasarlanmış olanlar yahut zaten var olanlar ile ticaret alanında herkesin kullanımına açık olmayan işaretler doğuştan ayırt edici nitelik taşırlar.
Bir markanın ayırd edicilik kazandığını göstermek için, tüketicilerin markayı tanıması ve başvuru sahibinin ürünleriyle çağrışım yapması yeterli olmayıp, tüketicilerin bu işareti kaynak gösteren bir işaret, bir marka olarak algılamaları gereklidir. . Markanın yurt dışında tescil elde etmiş olmasının ayırd edicilik kazanmanın ispatı noktasında bir önemi bulunmamaktadır. Bir markanın başka bir ülkede ya da OHIM (EUIPO) nezdinde marka olarak tescil almış olması, aynı markanın Türkiye'de ayırd edicilik kazanmış olduğunu göstermeye yeterli değildir.
Davalı taraf ... markasının tanınmış marka olduğunu da savunmuştur. Sunulu deliller, ... markasının hem İspanya tanınmış markalar birliği nezdinde, hem de TÜRKPATENT nezdinde tanınmış marka olarak kabul edildiği, dolayısıyla tanınmışlığı tespit edilen markaların, ... sözcük markası olduğu tartışmasızdır. Oysa huzurdaki dava konusunun, ... sözcük markası değil, çakmak teşhir standı görseline ilişkin bir şekil markası olduğu dikkate alındığında ve ayırd edicilik /tanınmışlık incelemesinin her marka için ayrı ayrı yapılacak bir inceleme olduğu gözetildiğinde, hükümsüzlüğü talep edilen şekil unsurunun tanınmış marka olmadığı, bunu destekleyen delillerin somut dava ile doğrudan bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Davalının çakmak standı şekil markasının Türkiye'de ayırd edicilik kazandığının ispatı olarak gösterilen anketin yüksek yargı uygulamalarına göre tek başına yeterli olmadığı bilinmektedir.
Bu konuda ikna edici olabilecek kamuoyu araştırmasının ne şekilde yapılacağına dair bir idari düzenleme mevcut olmamakla birlikte, sayı, sorulan sorular, denek sayısı gibi hususlarda yaygın olarak kabul edilen ölçütlere uyulduğunun ispat edilmesi ve sunulu anketin ise başka deliller ile ispat edilmesi gereklidir. Aksi takdirde sunulacak olan anket raporu, güvenilir görülmeyecek, dikkate alınmayacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (...) Marka İnceleme ve Temyiz Kurulu (...) da, ... kararında, Starbucks firması tarafından kullanılan karton bardakların kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanıp kazanmadığına ilişkin yapılan kamuoyu araştırmasını değerlendirirken, araştırmada deneklere gösterilen kontrol örneğinin yanlış seçilmesi, araştırmanın, demografik olarak toplumun tüm kesimlerini kapsamaması, açık uçku soruların kullanılmaması gibi nedenlerle, bu çalışmanın, ... firmasının denizkızı logolu karton bardakların, kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanıp kazanmadığını ölçmeye yeterli olmadığı sonucuna varmaktadır.
Taraflar arasındaki somut uyuşmazlıkta ise davalı tarafça dayanılan ankette katılımcılara gösterilen resmin, dava konusu olan teşhir standından farklı bir stand olduğu ,bilimsel yöntemlere uygun bir istatistik olmadığından markanın ayırd edicilik kazandığını ispata tek başına yeterli olmadığı anlaşılmıştır.
Her ne kadar dosya içindeki 1.ve 2. bilirkişi raporunda ; davalının ... sayılı şekil markasının uzun yıllardır kullanım sonucu ayırd edicilik kazandığı ve bu sebeple hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı görüşü ifade edilmişse de ne şekilde ayırt edici olduğu hususu net bir şekilde gerekçelendirilmediğinden hükme esas alınmamıştır. Zira 24.07.2020 tarihli bu bilirkişi raporunda, hükümsüzlüğü talep edilen ... sayılı marka görseline yer verildikten sonra, marka görseli tanımlanırken, “silindirik şekilde çakmakların bir araya gelmesinden oluştuğu, ayrıca sırt kısmında sarı renkli ... çakmak örneği yer aldığı” ifade edilmiş olup , aynı anda "üründe marka olmadığı" gibi bir ibareye de yer verilmiştir. Oysa marka görselinde, ... sözcük markası mevcut değildir. Raporun devamında, 17'nci sayfada, bu husus, “şekil markasında tescilli tanınmış ... ibaresi kullanılmasa da, söz konusu şekil markasının bütünü itibarıyla bıraktığı etki incelendiğinde, davalının tanınmış ... markaları ile irtibatlı olduğu kanaati uyandırmaktadır" biçiminde açıklanmaktadır. Raporun 16'ncı sayfasında, marka görselinde yer alan çakmağın ... çakmak olduğu belirtilirken, 17'nci sayfada "şekil markasında tescilli tanınmış ... ibaresi kullanılmasa da söz konusu şekil markasının bütünü itibarıyla bıraktığı etki incelendiğinde, davalının tanınmış ... ibareli markaları ile irtibatlı olduğu kanaati uyandırdığı" yazılıdır. Oysa Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin yerleşik uygulamasına göre, kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanmak için, yasada ya da Yargıtay kararlarında kullanılmayan “irtibatlı olduğu kanaati uyanma" durumu değil, işaretin, firma ile özdeşleşmesi, gereklidir. Yani bir işaretin, sadece bir firmayı akla getirmesi, sadece çağrıştırma yapması kesinlikle yeterli olmayıp, o işaretin, ilgili firma ile özdeşleşmesi, bu işareti gören ilgili toplum kesiminin önemli bir kısmının, bu işareti “marka olarak görmesi", “marka olarak algılaması" şarttır.
Davalıya ait ... tescil numaralı ve dava konusu 3 boyutlu çakmak teşhir standı markası ve dosyaya sunulan diğer firmalara ait ürünlerin de, davalının dava konusu teşhir standıyla çok büyük benzerlikler içerdiği yani malin doğal yapısından kaynaklı olduğu net olarak tespit edilebilmektedir. Uğur Çolak tarafından düzenlenen uzman görüşünde yer verilen rakip firmaların çakmak teşhir standları ile davalıya ait olan ve hükümsüzlüğü talep edilen çakmak standı incelendiğinde ve bu standlar karşılaştırıldığında, dava konusu teşhir standının, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan bir işaret niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bilirkişi raporlarında kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanma tespitine dayanak olarak, "davalıya ait markanın, 2007 yılından beri koruma altında olması" ve "tasarımcının seçenek özgürlüğü bulunması" halleri gösterilmekte olup, böyle bir değerlendirmeye dayalı olarak bir işaretin kullanım yoluyla ayırd edici hale geldiği sonucuna varılamaz. Bu şekilde yapılan ve soyut birtakım tespitler dışında, ikna edici bir gerekçeyi de taşımayan bilirkişi değerlendirmesi mahkememizce yerinde görülmemiş, uzman ... tarafından düzenlenen uzman görüşü mahkememizce ayırt edicilik incelemesinde marka hukuku ilkelerine ve direktif ilkelerine ve yüksek yargı uygulamalarına göre hazırlandığından hükme dayanak olarak alınmıştır.
Davacı ayrıca tescillerde davalının Kötüniyetli olduğu iddiasında bulunmuştur.
Tescilin kötüniyetli olup olmadığı, her somut olayda, o olayın özelliklerine ve delillere göre değerlendirilir.
Yargıtay 11.HD’nin 20.11.2018 tarihli ve 2017/1345 E., 2018/7216 K. sayılı ilamı, ,1.03.2021 T. ve 2020/1726 E. - 2021/1838 K.; 03.03.2021 T. ve 2020/1913 E. - 2021/1928 K. Sayılı yerleşik ilamlarına göre; daha ziyade markanın ticari faaliyetlerde ayırt edici işaret olarak kullanılması amacıyla değil, başkalarının ticaretine engel olmak, daha önce verilmiş bir mahkeme kararının etkisini azaltmak ya da veya kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak markayı kendi adına tescil ettirmek, sözleşme hükmüne aykırı olarak markayı adına tescil ettirmek gibi hususlar genel kötü niyet sebepleri olarak görülmektedir. Ayrıca tanınmış markanın aynısını veya benzerini tescil ettirmek dahi tek başına kötü niyetli marka tescili olarak yorumlanmamaktadır. Zira kanun koyucu, tanınmış markanın aynısı veya benzerini tescil ettirmeye mülga KHK'nın 8/4 (6769 s. SMK'nın 6/5 m) maddesinde ayrı bir sonuç bağlamıştır. Kötü niyetin tezahürü değişik şekil ve koşullarda olabilir. Bu anlamda marka tescilini kullanarak başkalarının ticaretine engel olmak, bu amaçla şantaj yapmak ve para koparmak, markayı satmayı teklif etmek gibi eylemler olabilir. Kötü niyetin varlığını ispat bunu iddia eden davacı tarafa aittir.
6769 sayılı “SMK m.6/(9) maddesinde Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu halde gerek yasa hükmü gerek de yerleşik içtihatlar çerçevesinde kötü niyetli olarak tescil ettirilen markaların hükümsüz kılınması gerektiği noktasında herhangi bir duraksama bulunmamakla beraber, hukukumuz çerçevesinde, kural olarak asıl olanın “iyi niyet” olduğu; kötü niyetin ise iddia eden tarafından ispatlanması gerektiği de ifade edilmelidir. Zira Yargıtay aynı tarihli başka bir kararında, dayanak markanın tanınmış marka olduğu kabul edilse dahi, “asıl olan iyi niyetin varlığı olduğu için, tescilin kötü niyetli olduğunun bunu iddia edenin ispatlaması gerektiği, her ne kadar, markanın tanınmış olması ve tacirlerin aynı sektörde iştigal etmeleri ispat kolaylığı sağlamakta ise de, kötü niyetle tescil ettirildiği iddia edilen markanın tanınmış olmasının, kötü niyetin kabulü için tek başına yeterli olmadığı” kabul edilmektedir. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 02.04.2013 Tarih,2012/7350 Esas, 2013/6540 Karar)
Her ne kadar dava konusu teşhir standının, başlangıçta ayırd edici olmadığı kabul edilmekte ise de, başlangıçta ayırd edici olmayan bir işaretin, her ne kadar somut olayda bu ihtimal gerçekleşmemiş ise de) kullanım yoluyla ayırd edici hale gelebilme ihtimali, teorik olarak da olsa söz konusu olduğundan, tescil başvuru anında davalının kötüniyetli olduğu kabul edilemeyecektir. Esasen hukukta iyiniyet asıldır ve tescilli bir marka, aksi sabit oluncaya kadar iyiniyet karinesinden yararlanır. Bu nedenle somut davada, davacı tarafça ileri sürülen kötüniyetli tescil iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
TASARIM HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tasarım tescil belgesi, ... sayılı çoklu tasarım tesciline ilişkin olup, bu belgede ürünlerin farklı açılardan ve farklı durumlardaki görünümlerine ilişkin toplam 18 adet görsel mevcut ise de, esasen bu çoklu tasarım tescil belgesinde "teşhir standı" adında toplam 3 adet (farklı açılardan görünümleriyle toplam 18 adet) tasarım yer almaktadır.
Tasarım hukuku bakımından bir tasarımın tescil edilebilmesi için, gerek mülga 554 sayılı Tasarımların Korunması Hakkında KHK'da, gerekse halen yürürlükte bulunan 6769 sayılı SMK'nda tasarımın yeni ve ayırd edici olması koşulu aranmaktadır.
6769 sayılı SMK hükümlerine göre yeni ve ayırd edici tasarımlar belge verilerek korunur. Bir tasarımın aynısı başvuru ve ya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılıklar gösteriyorlarsa aynı kabul edilir. Bir tasarımın ayırd edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile karşılaştırılacak diğer tasarımın bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır. Ayırd edicilik değerlendirilmesinde ise kıyaslanan tasarımların farklılıklarından çok ortak özelliklerine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu dikkate alınır.
Hükümsüzlük sebepleri;
A) Tasarımın yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması,
B) Teknik fonksiyonun tasarım şekillendirmesi,
C) Tasarımın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olması,
D) Tasarımın gerçek hak sahibinin başkası olması,
E) aynı veya benzer başka bir tasarımın sonradan kamuya açıklanmakla birlikte başvuru tarihinin hükümsüzlüğe konu tasarımdan daha önce olması olarak sayılmıştır.
Bir tasarımın yeni olduğunun kabulü için tasarımın aynısının başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın hiçbir yerinde kamuya sunulmamış olması gerekir . Küçük ayrıntılar ile farklılık gösteren tasarımlar aynı kabul edilir.
Gerek mülga 554 sayılı KHK'da, gerekse yürürlükte bulunan SMK'nda "mutlak yenilik" koşulu aranmaktadır. Mutlak yenilik, tasarımın tescil başvuru veya talep edilmişse rüçhan tarihinden önce sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde kamuya sunulmamış olmasını gerektirir. Dolayısıyla bir tasarımın aynısı ya da küçük ayrıntılarda farklı olan benzeri, tescil başvuru veya talep edilmişse rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmuş ise, o tasarımın yenilik özelliği ortadan kalkmış sayılacağından böyle bir tasarım tescil edilemeyecek, tescil edilmiş ise, dava açılması durumunda SMK'nun 77'nci maddesine göre hükümsüz kılınabilecektir.
Yenilik incelemesinde, önceki tasarımla, sonraki tasarımın aynı olup olmadığına, eğer aynı değilse, aralarındaki farkın, önemsiz bir ayrıntı niteliğinde olup olmadığına bakılması icap eder. Eğer kıyaslanan tasarımlar aynı olmamakla birlikte, aralarındaki fark oldukça önemsiz ve rahatlıkla gözardı edilebilecek nitelikte bir fark ise, farklılık, önemsiz detaylarda ise, bu tasarımlar aynı kabul edilir. Bu anlamda önemsiz detay, tasarımı oluşturan temel ve asli unsurlara karşılık gelmeyen, tasarımı oluşturan fikrin dışında kalan veya bu fikre ancak dışarıdan eklenen tali unsurlardır. Tasarımlar karşılaştırıldığında, algılanabilen her fark, tasarım açısından bir "farklılık"tır.
Davalı tarafından eski yıllarda kamuya açıklanmış stand tasarımlarına ilişkin görseller ile dava konusu sonraki tasarımlar karşılaştırılırken, önceki tasarım görsellerinde ve dava konusu bazı tasarımlarda yer alan sözcük ve şekil markaları ve şekiller de bu gözle değerlendirilmelidir.
Bir tasarımın yeniliğini ortadan kaldıran "kamuya sunma" hali, tasarımın kullanıldığı ürünün piyasaya çıkarılması, satılması, satışa sunulması, sergilenmesi, kataloglarda gösterilmesi, internet sitesine konulması biçiminde olabilir. Yeniliği yok edici nitelikteki bir "kamuya sunma", genellikle üçüncü kişilerce gerçekleştirilen bir eylem ise de, tasarım tescil sahibinin bizzat kendi eylemiyle, kendi tasarımının yenilik özelliğini ortadan kaldırması da mümkündür ve zaman zaman bu gibi durumlara rastlanmaktadır. Dosyada bulunan tescil evrakına göre, dava konusu tasarımın tescil başvuru tarihi, 4 Mayıs 2011 ise de, 31 Mart 2011 itibarıyla rüçhanlı olduğundan, yenilik incelemesi, rüçhan tarihi olan 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecektir. SMK'nun 57/2 maddesi uyarınca, tasarımcının kendisi veya halefi veya bunların izni ile üçüncü kişilerce, bu tarihten önceki 12 ay içinde gerçekleştirilen kamuya sunmalar da hoşgörü süresi olarak kabul edilmek suretiyle, yeniliği yok edici nitelikte görülmeyecek iseler de, davalının kendisi tarafından yayınlanan kataloglar vb yoluyla gerçekleşen kamuya sunumlar, bu tarihlerden çok daha önce olduğundan, somut olayda SMK'nun 57/2 maddesinin uygulama yeri bulunmamaktadır.
Somut davada yenilik incelemesi bakımından kıyaslanabilecek kamuya sunumlar, rüçhan tarihi olan 31 Mart 2011 tarihinden geriye doğru 12 aylık hoşgörü süresi de eklendiğinde, 31 Mart 2010 tarihine kadar davalının kendisi tarafından gerçekleştirilmiş kamuya sunumlar ile 31 Mart 2011 tarihinden önce üçüncü kişilerce kamuya sunulmuş tasarımlar, ürün kullanımlarıdır. Davalının 2010 yılı kataloğunda ay ve gün yer almadığından, bu tasarımın hoşgörü süresinden eski olduğunun ispatı gereklidir. Bu durumda, yenilik incelemesine esas teşkil edecek görseller, üçüncü kişilerin dosyaya sunulu ürünleri ve davalı tarafından hoşgörü süresinden önceki bir tarihi taşıdığı kabul edilebilecek olan sunumlar olabilir. Bu çerçevede, 2010 yılı katalogu, davacı tarafından sunulan ve davalının 2003 yılı kataloğunda yer alan görseller, dosyaya sunulan Youtube videosunda yer alan görseller ve Kadıköy 29.Noterliğinin e-tespit tutanaklarında yer alan görseller ile dosyadaki diğer görseller dikkate alınacaktır.
..., ... ve ...'ın 11/11/2022 tarihli bilirkişi raporları HMK 266 madde kapsamında tasarımın hükümsüzlüğü incelemesi yönünden denetim ve hüküm kurmaya elverişli bulunmuş, tasarım hukuku ilkelerine göre, yenilik ve ayırt edicilik incelemesi yönünden bilimsel olarak hazırlandığından mahkememizce hükme dayanak olarak alınmıştır.
Hükümsüzlüğü istenen, ... tescil içeriğindeki tasarımların, öncelikle; karşılaştırma yapılmaksızın özgünlük değerlendirilmesinin yapılmasını karşılaştırma kriterlerinin belirlenebilmesi adına önemli olduğunu, bu sayede teknik zorunluluklar ile tasarım açısından özgünlük noktalarının ayrıştırılması ile koruma kapsamı açısından bir netlik oluşacağını, Tescil içeriğindeki tasarımlar incelendiğinde teşhir standı oldukları gözükmekte ve teşhir standlarının özellikleri teşhir edilen ürünlerin depolanabileceği alanlara sahip olması ve tüketici tarafından ürünlere kolayca ulaşılabilmesini sağlaması olduğunu, klasik bir çakmak ürününün ebatları düşünüldüğünde dikey konumdaki çakmakların yana ve arkaya doğru sıralı şekilde dizilimlerinin mekân organizasyonu bakımından en basit yöntem olduğunun söylenebildiğini, teşhir edilen ürünler teşhir edilecek mekânda yer kaplayacaklarından uç noktalarda bir sıralama tercihi örneğin 2x10 şeklinde bir sıralama teşhir için verimli bir kullanım sağlamayacağını, ... veya ... şeklinde bir sıralama yine sonuç itibarıyla temel geometrik yapı özelinde kaldığı için genel görünümü değiştirebilecek bir unsur olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, Özel bir duruş ve farklı bir sıralama yöntemi söz konusu olmuş olsaydı o zaman özgün bir tasarım formundan söz edilebileceğini, tescil içeriğindeki tasarımların geleneksel bir sıralamayla oluşan temel geometrik bir yapıya sahip olması, yeni ve ayırt edici bir niteliklere sahip olmadığı hususunu doğurmakta olduğunu, Tescil içeriğinden 1 nolu tasarım ise teşhir edilen çakmağın taban geometrisinin girebileceği yuvayı temsil etmekte olup, Ancak bu durum teknik bir zorunluluk olup, aynı yuvaya girebilecek farklı çakmak tasarımları da söz konusu olabilmekte , raporlarındaki görselde aynı geometrik şekle sahip yuvayı kullanabilecek çakmak formlarının bulunduğu, bu formlar birbirlerine göre yeni ve ayırt edici niteliklere sahip olmalarına rağmen aynı yuva formunu kullanmaları gerektiğinden ,bu durum teknik bir zorunluluk olup koruma kapsamına alınmaması gerektiğini, 2003 ve sonraki yıllara ait davalının sunduğu katalogların heyetlerince incelendiği, ancak sorunun bahse konu tasarım benzerlerine bu tarihlerde de başka firmalarda da rastlandığı, raporlarında bildirdikleri görseller ve davalı tescilinden önceki tarihlerine ilişkin kataloglar , aynı anda başka ülkelerde de tescilli endüstriyel tasarımlar karşısında bahse konu davalının tasarımlarının yenilik ve ayırt edicilik vasfı taşımadığını, ... başvuru nolu ... tasarım ofisi (Çin Patent Kurumu) kaydı davalının kataloglardaki tasarımı ile neredeyse aynı tarihli olup tescilinin de ondan önce olduğunu, rapordaki görselde ... nolu tescil içi dayanak olarak belirtilen benzerlerinin görsellerinin görülmekte olduğunu, Tasarım açısından irdeleme yapıldığında tescil içeriğindeki unsurların hükümsüzlüğe dayanak olarak belirtilen tasarımlardaki unsurlarla benzer olduğu, kamuya sunuluş tarihleri ve tescil tarihi dikkate alındığında tescil içeriğindeki 2 ve 3 nolu tasarımların SMK hükümleri gereğince yeni ve ayırt edici niteliklere sahip olmadığı ,temel geometrik yapıların tescil almaması gerektiği gerek davalı, gerek davacı firmanın tasarımları aynı silindirik geometrik yapıya sahip olup, özgünlüğün olmadığını, ... numaralı tescilde bulunan ... ve... nolu stand tasarımları yeni ve ayırt edici olmadığını, Yine aynı tescildeki 1 nolu tasarım ise teknik zorunluluk olduğu için yine tescilinin iptal edilmesi gerektiğini, Çakmakların durabilmesi için çakmak formunu almış yuvalardan ibaret tasarımların söz konusu olduğunu, bu tasarımlar zaten olmazsa olmaz halde resimlerden görüleceği üzere gerek davacı ve gerekse davalının gerekse diğer firmalarının ürünlerinde olmazsa olmaz tasarımlardan olduğunu, diğer seçenek özgürlüklerine bağlı farklı geometride çakmakların benzer yuvalara ihtiyaç duyabilme ihtimali olmasının kaçınılmaz olduğundan davalının ürününün özgün hiçbir niteliksel tasarımı bulunmadığından tescile konu olmaması gerektiğini ve davalı tasarımlarının hükümsüzlük koşullarının oluştuğunu bildirmişlerdir.
Bilindiği üzere, Tescil tarihinde yürürlükte bulunan mülga 554 sayılı KHK'nın 7'nci maddesine göre, bir tasarımın ayırd edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile kıyaslanan sonraki tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında "belirgin bir farklılık" olması anlamındadır. Madde hükmüne göre, ayırd edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır. Yürürlükte bulunan SMK'nun 57/5'nci maddesi hükmüne göre bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimin, tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, tescilsiz tasarımlar için ise kamuya ilk sunum tarihinden önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı olması durumunda, tasarımın ayırd edici niteliğe sahip olduğu kabul edilecek, eğer önceki tasarımla, incelenecek olan tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktıkları genei izlenimler farklı değil ise, tasarımın ayırd edici olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. Ayırd ediciliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır. Bu değerlendirme sırasında ilke olarak, birbirleriyle kıyaslanan tasarımların farklılıklarından çok, ortak özelliklerinin dikkate alınacağına dair mülga 554 sayılı KHK'nın 7/son maddesi hükmü, SMK'nun 56'ncı maddesine aktarılmamıştır.
Dosya kapsamına göre tasarımın uygulandığı sektörün, çakmak üretim ve satışına ilişkin sektör olduğu açıktır. Somut olayda tasarım konusu ürün, çakmak teşhir standı olup, çakmak satışının da, davacı tarafın iddia ettiği gibi çoğunlukla gazete satışı yapan büfelerde veya marketlerin kasaya yakın kısımlarında, kasa önlerinde yapılması nedeniyle olabildiğince az yer kaplayacak şekilde dizayn edilmesi gereklidir. Dolayısıyla davalıya ait çoklu tasarım tescil belgesinde yer alan ... ve ... no'lu stand tasarımları ile piyasada diğer firmalara ait stand tasarımları karşılaştırıldığında, bıraktıkları genel izlenim bakımından, yasanın aradığı anlamda belirgin bir farklılık bulunduğu söylenemez. Gerçekten de davalının stand tasarımı ile aynı piyasada yer alan ..., ..., ... ve ... firmalarının aynı amaca yönelik çakmak teşhir standlarının görünümleri, küçük ayrıntılar dışında, aynı izlenimi bırakmaktadır.
Davalıya ait çoklu tasarım tescil belgesinde yer alan ... ve ... no'lu stand tasarımları ile piyasada diğer firmalara ait stand tasarımları karşılaştırıldığında, bıraktıkları genel izlenim bakımından, yasanın aradığı anlamda belirgin bir farklılık bulunduğu söylenemez. Gerçekten de davalının stand tasarımı ile aynı piyasada yer alan ..., ..., ... ve ... firmalarının aynı amaca yönelik çakmak teşhir standlarının görünümleri, küçük ayrıntılar dışında, aynı izlenimi bırakmakta ve ... ve ... tarafından kararlarında ifade edildiği gibi, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde deja vu hissi yaratmaktadır. Gerek dava konusu çakmak standı, gerekse, diğerleri yanında, özellikle ... ve ... firmalarının çakmak teşhir standlarının bıraktıkları genel izlenim konusunda belirleyici olan unsurlar, karton arkalık ve çakmakların dik olarak yerleştirilebileceği alt taban ile çakmakların ..., ..., ... ya da buna benzer bir biçimde bir dizilimle onlarca çakmağın önlü-arkalı ve yanlamasına geometrik biçimde sıralanmasıdır. Davalı'nın 2 ve 3 no'lu tasarımlarında, gerçekte kullandığı karton arkalığın yer almaması sonuca etkili değildir. Zira tasarımların bıraktıkları genel izlenim bakımından bu dizilimin de hiçbir önemi yoktur. Zira çakmak satın alan kimse, satın alma kararını verirken, çakmakların kaçar tane sıralandığıyla ilgilenmeyecek, bunların saymayı düşünmeyecektir.
Davalının tasarımında yer alan çakmakların yuvarlak formda olmalarının da bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bırakılan genel izlenim bakımından bir önemi bulunmamaktadır. Zira bilgilenmiş kullanıcının, bu kadar çok ve küçük boyutta çakmak resminin yer aldığı bir görseldeki çakmakların yuvarlak mı, elips mi, kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen formda mı olduğunu seçmesi ve buna dikkat etmesi beklenemez. Tasarımlar arasındaki küçük farklılıklar, bilgilenmiş kullanıcı tarafından "göze çarpan birer tasarım unsuru" olarak algılanmayacaktır. Davalı ... firmasının çakmak teşhir standına ait tasarımlar ile ..., ... ve ... firmalarının çakmak teşhir standları, çakmakların oyuklu taban üzerinde diklemesine yerleştirilmiş oluşu ve çok sayıda çakmağın yanlamasına ve arkaya doğru dizilmiş olması gibi aynı unsurlara sahip olduğundan, bilgilenmiş kullanıcı, bu çakmak standlarını, üzerlerindeki yazılar dışında birbirinin aynısı olarak algılayacak, eğer çakmak standlarının kime ait olduğunu bilme ihtiyacı duyarsa, standlardaki sözcüklere bakarak bunu tespit edecektir. Ayrıca ifade edilmelidir ki, çakmak satın almak isteyen ortalama tüketici, teşhir standı ile değil, çakmakların kendisi ile ilgileneceğinden, stand görsellerindeki markaların sonuca bir etkisi yoktur. Tasarım hukuku, ürünün görünümünü korur. Eğer böyle olmasaydı, kötüniyetli kimseler, başkasının tasarımı üzerine kendi markasını yazarak koruma elde ederlerdi. Dolaysıyla kıyaslanan tasarımlar sonuçta aynı genel izlenimi bıraktığından, bu tasarımların ( ... ve ... nolu) ayırd edicilik niteliği taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Davalı tarafa ait ... no'lu çoklu tasarım tescil belgesinde yer alan tasarımlardan, ... sıra no'lu) tasarımlar bakımından ise Bu tasarım, çakmakların, teşhir standına dik biçimde yerleştirilebilmesi, ürünlerin karton teşhir standında dik biçimde durabilmesi için, standın taban kısmında, çakmakların alt kısımlarıyla uyumlu oyuklara ilişkindir. Bu tasarımlar, standa dik olarak yerleştirilecek olan çakmakların alt kısımlarının girebileceği ebatlarda bir çukurluk içermekte ve bu sayede çakmaklar standa takılabilmekte ve dik durmaktadır. Tasarımda bulunan ve çakmağın dik biçimde durmak üzere takılabileceği şekilde tasarlanan çukurlar, tasarımın yegane asli unsurudur. 1 no'lu tasarımımda yer alan... sıra sayılı tasarım görünümlerindeki çukur kısımların, tasarımdaki çakmakların alt kısımlarından daha dar biçimde tasarlanması yahut çukur kısımların, tasarımlardaki çakmakların takılmalarına imkan verecek çukurlukta ve şekilde olmaması durumunda, çakmakların bu taban üzerinde dik durması mümkün olmayacaktır. Öyle ise bu oyuklu taban tasarımı, zorunlu biçim ve boyutta olmalıdır ki çakmaklar, tabanın üzerine -geçici de olsa- monte edilebilsin. Bu durumda, tasarımdaki zorunlu boyut ve ebatta çukurlar, gene tasarımlardaki çakmakların dik durabilmesi için "olmazsa olmaz özellik" olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla söz konusu tasarımın belli bir teknik fonksiyonu yerine getirebilmesi için bir zorunluluktan kaynaklandığını göstereceğinden, bir başka anlatımla zorunlu biçim ve boyut durumu söz konusu olacağından, dava konusu tasarım tescil belgesinde yer alan ...sıra sayılı tasarımların, SMK'nun 77/1-a e 58/4-b maddeleri anlamında hükümsüzlük koşullarını taşıdığı anlaşılmıştır.
Toplanan deliller,taraf iddia ve savunmaları, marka ve tasarım tescil belgeleri, yüksek yargı uygulamaları , Davalıya ait 2003 yılı katalogunda yer alan ürün görselleri, dosyada görsellerine yer verilen ..., ..., ... ve ... firmalarının çakmak teşhir stand görselleri, ... 29'ncu noterliğinin ... yevmiye sayılı e-tespit tutanakları , sunulu uzman görüşleri, HMK 266 madde kapsamında Yener Altıparmakoğulları, ... ve ...'ın 11/11/2022 tarihli bilirkişi raporları HMK 266 madde kapsamında gerek tasarım hukuku gerek marka hukuku ilkelerine ve yüksek yargı uygulamalarına göre hazırlandığından keza Uğur çolak tarafından hazırlanan uzman görüşü de tasarım hukuku gerek marka hukuku ilkelerine bilimsel olarak hazırlandığından mahkememizce hükme dayanak olarak alınmış olup, toplanan deliller kapsamına göre; somut olayda SMK 25/6'ncı maddesinde yer alan sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunmasının yerinde olmadığı, Davalıya ait ... sayılı marka tesciline konu olan üç boyutlu işaretin, kaynak gösterebilme niteliği taşımadığı ve tescil başvurusu anında SMK'nun 5/1-b maddesi anlamında ayırd edicilikten yoksun olduğu, davalı markasının, tescilden sonra, dava tarihinden önce kullanım yoluyla da ayırd edicilik kazandığı yönünde delil sunulmadığı, dolayısıyla davalıya ait ... no'lu şekil markasının ayırd edicilikten yoksun olması nedeniyle, SMK'nun 25/1 maddesi uyarınca hükümsüzlük kılınmasına, Davalıya ait ... no'lu çoklu tasarım tesciline konu tasarımların tescil belgesinde yer alan ...sıra sayılı bu tasarımların, SMK'nun 77/1-a e 58/4-b ve c maddeleri anlamında ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı ve belirli biçim ve boyutta olması gereken görünüme ilişkin bulunması nedeniyle hükümsüzlük koşullarını taşıdığı,keza 2 ve 3 nolu tasarımların ise ayırd edicilik niteliği taşımadığı gözetilerek hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğinden aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM :
1-Davalı adına ... nolu markanın hükümsüzlüğüne,
2-Davalı adına ... nolu çoklu ETB’nin 1-2-ve 3 tasarımlarının hükümsüzlüğüne,
3-Karar kesinleştiğinde ilamın sicile işlenmesi için kararın TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’na bildirilmesine,
4-179,90TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 144,00 TL harcın davalıdan tahsiline,
5-Markanın hükümsüzlüğü isteminin kabulü nedeniyle avukatlık ücret tarifesi uyarınca 15.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Tasarımın hükümsüzlüğü isteminin kabulü nedeniyle avukatlık ücret tarifesi uyarınca 15.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine
7-Davacı tarafın yargılama giderlerinden olan 35,90 TL başvuru harcı 35,90 TL peşin harç 306 TL tebligat ve müzekkere masrafı, 10.500 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 10.877,8 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talebi halinde iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ NEZDİNDE İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 06/04/2023

Katip ...
¸


Hakim ...
¸

Full & Egal Universal Law Academy