İstanbul 1. Fikrî Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 2020/30 Esas 2022/232 Karar

T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2020/30 Esas
KARAR NO: 2022/232
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 16/02/2007
KARAR TARİHİ: 20/12/2022
İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 17/12/2015 tarih ve 2013/71-2015/260 sayılı karar temyiz edilmesi suretiyle dava dosyası yüksek mahkeme denetimindeyken HSK’nun 02/08/2017 tarihli ve 1071 sayılı kararı uyarınca İstanbul 3 ve 4. FSH Hukuk Mahkemelerinin 08/08/2017 tarihi itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasına, 3. FSH Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan dava, iş ve arşiv dosyalarının 1. FSH Hukuk Mahkemesine devrine karar verildiği ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2016/9794 esas, 2018/2244 karar ve 26.3.2018 tarihli bozma ilamı ile dava dosyası uyap tevzii bürosunca mahkememizin 2020/30 esas numarasına kayıtlanarak ve bozma ilamı usul ve yasaya uygun bulunduğundan yargılamaya mahkememizde devam edilmiştir.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı vekili, davalı şirketin ''... '' ibareli ... nolu markanın sahibi olduğunu, bu markanın müvekkiline ait ''...'' ve ''...'' ibareli tanınmış markaları ile aynı sınıflarda tescilli olup, iltibas yaratacak derecede benzer olduğunu, davalı marka tescilinin müvekkili markalarına tecavüz teşkil ettiğini, haksız kazanç sağlanmasına sebebiyet verdiğini, müvekkiline ait seri markalardan biri olarak algılandığını belirterek iltibas ve haksız rekabetin önlenmesine, davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA:Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davalı ''... Ltd. Şti. olarak gösterilmekle davanın pasif husumet yokluğundan reddi gerektiğini, dava konusu markanın dava açıldıktan sonra dava dışı bir şirkete devredildiğini, davacı markasının gerçek hak sahibinin ABD uyruklu dava dışı ... firması olduğunu, taraf markalarının aynı veya benzer olmadığı gibi, aynı ve benzer ürünler üzerinde de kullanılmadığını, iltibasın söz konusu olmadığını, davacının uzun süre tesciline ses çıkarmadığı dava konusu marka için müvekkilinin büyük miktarda yatırım yaptığını ve markanın eylemli kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığını, tescilli markasını kullanan müvekkilinin haksız rekabetinden söz edilemeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Dava konusu uyuşmazlık; davalı adına ... sayı ile tescilli "...+ Şekil" markasının hükümsüzlüğüne ilişkindir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2016/9794 esas, 2018/2244 karar ve 26.3.2018 tarihli bozma ilamı kapsamına göre:” Mahkeme uyulan Dairemiz bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, “...” ibaresinin takım halinde at üzerinde oynanan oyunu ifade ettiği, tasviri nitelikli olduğu, bu nedenle zayıf marka olarak değerlendirileceği, davalının markasının “...” ibaresinden oluştuğu, bu ibare içerisinde davacının zayıf markası olan “...” ibaresinin mevcut olduğu ancak belirtildiği üzere tasviri nitelikli olan bu kelimenin davalı markası içerisinde doğrudan belirleyici unsur niteliğinde olmadığı, her ne kadar davacı markaları ile davalının markasında 24. sınıfta ortak emtia tescili mevcut ise de, yapılan bütünsel değerlendirmede, tüketicilerin davacı markası ile davalı markası arasında doğrudan irtibat kuramayacakları, karıştırma ihtimalinin bulunmadığı, davalının markasının tescil tarihi ve uzun süreli olan kullanım durumu nazara alındığında markayı kullanım yoluyla ayırt edicilik nitelik kazandırdığı, tescilli sınıftaki mal ve hizmeti alan tüketicilerin davalı markasını gördüklerinde, davacının ... unsurlu markaları dolayısıyla davalı ile davacı arasında ekonomik bir bağ ya da işletmesel ilişki olduğu sonucuna varmayacakları, gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dairemizin 12.06.2012 tarih 3735/10329 sayılı ilamında ve 05.02.2013 tarih 1896/1887 sayılı ilamında da 2 nolu bent olarak açıklandığı üzere davacı markaları ile dava konusu 25927 sayılı markayı oluşturan işaretler arasında benzerlik ve 556 sayılı KHK 8/1-b bendi anlamında ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere iltibas tehlikesi bulunmaktadır.
Bu durumda markaların kapsadıkları mal ve hizmetlerden aynı ve benzer tür olanlar bakımından 556 sayılı KHK 8/1-b ve 42. madde hükümlerinin dikkate alınması, farklı tür mallar bakımından ise davacının tanınmışlık iddiası bulunduğundan aynı KHK'nin 8/4. maddesi kapsamında değerlendirme yapılarak sonuca gidilmesi gerektiği halde işaretler arasında benzerlik bulunmadığına dair yazılı gerekçe ile davanın reddi isabetli değildir.
Ancak, davalı taraf kullanımla ayırt edicilik savunmasında da bulunmuş ve mahkemece markanın kullanımla ayırt edici hale geldiği gerekçesiyle de dava reddedilmiştir. 556 sayılı KHK'nin 7/son fıkrasında düzenlenen kullanımla ayırt edicilik istisnasına ilişkin hükümde 22.06.2004 tarih 5194 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle aynı maddenin (b) bendi yürürlükten kaldırılarak yerine (a) bendi getirilmiş ve 42/son fıkrasındaki (b) bendinde aynı şekilde (a) bendi olarak değiştirilmiştir.
Dairemizin ... tarih ... sayılı (KAYMAKLIM) kararında da açıklandığı üzere, kullanımla ayırt edicilik savunmasının tescilli markanın hükümsüzlüğü için açılan dava tarihine kadar geçecek olan süreyi de kapsayacak şekilde anlaşılması gerekir. Ne varki, somut uyuşmazlıkta 16.02.2007 olan dava tarihinden önce 5194 sayılı Kanun'la 556 sayılı KHK'nin 7/son ve 42/son fıkralarındaki (b) bendine yapılan atıf yürürlükten kaldırılmış olduğundan, somut uyuşmazlık bakımından davalının kullanımla ayırt edicilik kazandırıldığına yönelik savunmanın da ancak 5194 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 22.06.2004 tarihine kadar kanıtlanması gerekir.
Davalı taraf bu husustaki delillerini dosyaya sunmuştur. Bu durumda, 5194 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 22.06.2004 tarihine kadar dava konusu markaya kullanımla ayırt edicilik kazandırılmış olup olmadığı hususunda yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken mahkemece bu konuda eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile hüküm tesisi de doğru görülmemiştir.
O halde, mahkemece öncelikle dava konusu markaya kullanımla ayırt edicilik kazandırılıp kazandırılmadığının tespiti, aksi takdirde ise bu kez uyuşmazlığın yukarıda açıklandığı üzere 556 sayılı KHK 8/1-b ve 8/4. maddeleri gözönüne alınarak yapılacak değerlendirme ile sonuca gidilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi isabetli görülmediğinden kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 26/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.:” Şeklindeki bozma gerekçesi usul ve yasaya uygun bulunmakla bozma sonrasında bozma ilamı doğrultusunda bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Bilirkişiler ..., ..., ..., 11/02/2021 havale tarihli bilirkişi raporlarında; Davacının ... (... sınıfta) no ile tescilli ... ve ... no ile tescilli ... markalarının kelime markası olduğu,... no ile tescilli (... Sınıfta) ... şekil markasının kelime ve şekil markası olduğu, Davalının ... no ile tescilli “...”markasının ... Sınıfa tescilli kelime ve şekil markası olduğu, Türk Patent ve Marka Kurumu belgelerinden; 10/07/1998 tarihinde tescil edilmiş olan ... markası için 2004 yılında ... no ile, 23.06.2005 tarihinde tescilli ... markası için ise 23.06.2005 tarihinde... no ile Türk Patent nezdinde TANINMIŞLIK kararı verildiği, davalının hükümsüzlüğü talep edilen markası için başvuru yapıldığı 10/10/2002 tarihinde henüz davacının tescilli markaları için Türk Patent ve Marka Kurumu Kayıtlarında TANINMIŞLIK kararı verilmemiş olduğu, dosyada başkaca tanınmışlığa dair belge ve bilgi bulunmadığı, Davalının ... no ile tescilli markası için 10/10/2002 tarihinde başvuru yapıldığı ve tescil edildiği, davalının sözkonusu markayı ... Sımıfta ve tescil kapsamı içinde yer alan“Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamül başka sınıflarda yer almayan eşyalar: Çantalar, valizler, cüzdanlar, portföyler, çek defteri kılıfları, kart kılıfları, deriden anahtarlıklar, para çantaları, torbalar, sırt çantaları, evrak çantaları, alışveriş ve okul çantaları. Madeni olmayan kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Kumaştan yapılmış bayraklar, flamalar, etiketler.” Emtialarında özellikle 2003 yılından itibaren yoğun üretim ve yurtdışına satış yapıldığı, bilabare yurtiçi satışlarının yapıldığı, 2006 yılının sonunda davalının söz konusu markasını fiili kullanımı ile şirket unvanının kılavuz unsuru olan ... ile özdeşleştirdiği ve kullanımla da ayırt edicilik kazandırdığı tespit edilmiştir. Ancak sonraki markanın kullanım yoluyla ayrıt edicilik kazanması halinde markanın hükümsüz kılınamamasının, 5194 sayılı Kanun'nun yürürlülük tarihinden önce mutlak ret nedenlerinden iktibas (önceki tescilli marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir işaretin aynı mal veya hizmetler için kullanılması) halinde söz konusu olabileceği, iltibasta ise bu durumun söz konusu olamayacağı; ancak sonraki markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanması halinde tüketici nezdinde ikincil bir anlam kazanacağı için önceki tescilli marka ile karıştırılma ihtimalini ortadan kalkacağı tespit edildiğini, davacının markalarının ... Sınıfta tescil edildiği, genel anlamda iç ve dış giyim eşyalarını kapsadığı, davalının markasının ise ... Sınıftaki “Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamül başka sınıflarda yer almayan eşyalar: Çantalar, valizler, cüzdanlar, portföyler, çocuk taşımak için çantalar (portbebeler, kangurular), deri veya kösele kutular ve sandıklar, çek defteri kılıfları, kart kılıfları, boş tuvalet çantaları, boş alet çamtaları, deriden anahtarlıklar, para çantaları. torbalar, sırt çantaları, evrak çantaları, alişveriş ve okul çantaları. Madeni olmayan kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Kumaştan yapılmış bayraklar, flamalar, etiketler” den olduğu, söz konusu ürünlerin aynı mağazalarda ve reyonlarda, aynı satış kanallarında satıldığı, tüketiciye arz edildiği, birlikte reklam edildiği ve kullanıldığı, birbiriyle ilişkili mallardan olduğu, Davalı markasının görsel, kavramsal, fonetik etkisinin ortalama tüketicide karıştırılma ihtimaline mahal vermeyecek kadar farklı olduğu, orta düzeydeki tüketici nezdinde iltibasa neden olmayacağı görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Bilirkişiler ...,..., ..., 16.8.2021 tarihli ek bilirkişi raporlarında;kök rapordaki görüşlerini muhafaza etmişler ve ayrıca sessiz kalma yoluyla hak kaybı yönünden 5 yıllık sürenin dolmadığını , davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğramadığını bildirmişlerdir.
Bilirkişiler ..., ...,...04/08/2022 havale tarihli bilirkişi raporlarında; Türk Patent ve Marka Kurumunun 20.10.2004 tarihli kararıyla, davacının “...” esas unsurlu markalarının sektörel olarak tanınmış marka olduğunun tespit edilmiş olduğunu, Davacı markalarının tanınırlığının/sektörel bilinirliğinin bu karardan daha önceki bir tarihte başladığına dair yeterli delil sunulmamış olmakla, mevcut durumda davacı markasının sektörel bilinirliğinin 20.10.2004 tarihinde başladığının kabul edilebileceği; Davacının “...” esas unsurlu markalarının 10.10.2002 tarihi itibariyle tanınmış/sektöründe bilinen markalar olduğunu tespit edecek yeterlilikte delil ibraz edilmemiş olmakla, markaların 10.10.2002 tarihi itibariyle tanınmış olduğu yönünde bir tespit yapılamadığı; Dosya kapsamında sunulan deliller incelendiğinde, ... tescil no.lu “...” markasının 22.06.2004 tarihine kadar kullanımla ayırt edicilik kazandığının kabulüne yeterli olmadığı; Davalı markasının 2006 yılı sonunda ayırt edicilik kazandığı kabul edilebileceği; Davacının “...” esas unsurlu markalarının .... sınıfta iç ve dış giysiler dahil olmak üzere muhtelif sınıflarda tescil edilmiş olduğu; Davacı markasının tescilli olduğu iç ve dış giysiler ile davalı markasının tescil listesindeki emtiaların aynı satış kanallarında ve aynı mağazalarda/reyonlarda satışa sunulan emtialar olmakla ortalama tüketici nezdinde markaların karıştırılmasına sebebiyet verebileceği, markaların kaynağının aynı olduğu veya birbiri ile bağlantılı olduğu intibaı yaratabileceğinden, ... tescil no.lu “...+şekil” markasının 556 sayılı MarKHK m. 8/1/b’ye dayalı dayalı hükümsüzlük koşullarının olduğunun kabul edilebileceği; Davalı adına tescilli olan ... tescil no.lu “...” markasının tescil başvurusu (10.10.2002 tarihi) davacı markasının sektörel tanınır olduğuna karar verilen tarihten (2004 yılı) daha önceki bir tarihte yapılmış olmakla 556 sayılı MarKHK m. 8/4’e dayalı hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı bildirilmiştir.
MAHKEMEMİZİN BOZMA SONRASINDAKİ KABULÜ;
Türk Patent ve Marka kurumundan celp edilen celbedilen kayıtlardan, ... sayılı "..." ibareli markanın... sınıflarda 01/09/2003 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle , ... sayı ile "..." ibareli markanın ... sınıflarda 24/06/1980 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın ... sınıflarda ... tarihinden itibaren,... sayılı "...+ şekil" ibareli markanın ...sınıflarda 17/01/2002 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın 15/05/2002 tarihinden itibaren, ... sayılı "...+şekil" ibareli markanın ..., sınıflarda 31/12/2002 tarihinden itibaren, ...sayılı "..." ibareli markanın ... sınıflarda 31/12/2002 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, ...sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, ...sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, ...sayılı "..." ibareli markanın 07/02/2003 tarihinden itibaren, ...sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, ...sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, ... sayılı "..." ibareli markanın 31/12/2002 tarihinden itibaren, 10 yıl müddetle davacı şirket adına tescil olunduğu anlaşılmıştır.
Türk Patent ve Marka kurumunun 26.11.2013 tarihli yazıları ekindeki belge kapsamına göre ...sayılı "...+ Şekil" ibareli markanın ... sınıflarda 10/10/2002 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle davalı ... TİC. LİMİTED ŞTİ.adına tescil edildiği , markanın 9.4.2008 tarihi itibarıyla bu şirkete devir edildiği anlaşılmıştır.
Yargıtay 11.HD’nin 12.06.2012 tarih 3735/10329 sayılı ilamında ve... tarih ... sayılı ilamında da 2 nolu bent olarak açıklandığı üzere davacı markaları ile dava konusu 25927 sayılı markayı oluşturan işaretler arasında benzerlik ve 556 sayılı KHK 8/1-b bendi anlamında ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere iltibas tehlikesi bulunduğu hususu belirtilmiş dolayısıyla bozma ilamına uyulmuş olmakla eylemli olarak iltibas tehlikesi bulunduğu hususu yüksek mahkemece tespit edilmiş olduğundan, somut olayda markaların kapsadıkları mal ve hizmetlerden aynı ve benzer tür olanlar bakımından 556 sayılı KHK 8/1-b ve 42. madde hükümlerinin dikkate alınması, farklı tür mallar bakımından ise davacının tanınmışlık iddiası bulunduğundan aynı KHK'nin 8/4. maddesi kapsamında değerlendirme yapılması gerektiğinden bozma ilamından sonra alınan Bilirkişiler ..., ..., ..., tarafından düzenlenen bilirkişi raporları denetime uygun bulunmamış, bozma ilamı gerekleri ile uyumlu olan Bilirkişiler ..., ..., ... 04/08/2022 havale tarihli bilirkişi raporları HMK 266 madde kapsamında dosyadaki deliller ile uyumlu ayrıca bozma ilamı gereklerine uygun olarak incelenerek hazırlandığından mahkememizce hükme dayanak olarak alınmıştır.
TANINMIŞ MARKA İDDİASINA DAYALI HÜKÜMSÜZLÜK İSTEMİNİN İNCELENMESİ
Taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda ve mülga 556 sayılı KHK’de ve 6769 sayılı yasada da tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus mahkeme içtihatları ve öğreti ile uygulamaya bırakılmıştır. Yargıtay birçok kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" şeklinde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ait olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tesbiti cihetine gidilebileceğini belirtmiştir. Tanınmış marka konusunda uluslararası boyuttaki çalışmalar ise Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (wipo) bünyesinde yürütülmektedir. Bu kuruluş uzmanlar komitesince benimsenen ... nolu tavsiye kararında bir markanın tanınmış olup olmadığının tesbitinde, markanın kullanım süresi, yaygınlığı, kapsamı ve coğrafi alan genişliği, ekonomik değeri, reklam, temsil, promosyon, fuarlara katılım ve fuar düzenleme, kataloglar hazırlama gibi tanıtım faaliyetleri, bu çalışmaların kapsamı, süresi ve mali bütçesi, işletmenin büyüklüğü, cirosu,marka hakkının hangi etkinlikte ve verimlilikte korunduğu, tanınmışlığa yönelik mahkeme ve diğer yetkili makamların kararları gibi olguların göz önünde bulundurulması kararlaştırılmıştır.Yargıtay 11.HD nin 19.4.2002 tarih ve 2001/9903 esas-2002/3699 karar sayılı ilamında bir markanın birden çok ülkede tescilli olmasını tanınmış marka olarak kabul açısından yeterli görmekteyken son uygulamalarda bu hususun markanın tanınmışlığı açısından bir gösterge olabileceği ancak tek başına tanınmış marka olgusu için markanın birçok tescilinin olmasının yeterli olmayacağına işaret edilmiştir. Trips’de ise açıkça tanınmışlığın ilgili sektörde tanınmışlık olarak anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Yine doktrinde Trips deki düzenlemeye benzer görüş Hanife Dirikkan tarafından ileri sürülmüş ve markanın tanınmışlığından söz edebilmek için bir ülkede yaşayanların tamamı tarafından söz konusu markanın bilinmesinin zorunlu olmadığı, marka sahibinin hedef kitlesinin esas alınması gerektiğine işaret edilmiştir.Markanın tacirler yada o malın alıcıları değil, bu mal ile ilgili olmayanlar tarafından da bilinmesi halinde tanınmış markadan bahsedileceği, tanımış markanın maruf marka karşısında daha kapsamlı,ekonomik yönden daha önemli bir kavram olarak karşımıza çıkacağı, bir markanın tanınmış olduğunu söyleyebilmek için markanın konulduğu mamülün birden bire düşünülmeden ve bir hatıranın yardımı ile hatırlanmadan,refleks halinde düşünülmesi gerektiği, genellikle tüketicinin zihninde bir fikir uyandıran markanın tanınmışlık derecesine ulaştığı da doktrinde Hamdi Yasaman tarafından ifade edilmiştir. Gürzumar ise, tanınmış markanın en önemli özelliğinin, tescilli bulundukları mal kategorisinden bağımsızlaşarak ve başlı başına birer kalite sembolü olarak, reklam aracı haline gelen ve geniş kitleler karşısında sahip oldukları etkilerini, tamamen farklı mal kategorileri üzerinde de gösterebileceği markalar olarak tanımlamıştır. Arkan ise tanınmış markadan bahsedebilmek için, reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın, sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde değil bu çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerektiğini belirtmiştir.
Bilindiği üzere Tanınmış marka korunmasında en önemli konunun tanınmışlığın belirlenmesinde izlenilecek yöntem olduğu, her ne kadar hukuki bağlayıcılığı olmasa da WIPO Kriterlerinin baz alınarak tanınmışlık araştırılması yapılması gerektiği bir markanın koruma istenen ülke dışında yabancı ülkelerde tanınmış olmasının, koruma istenen ülkede de tanınmış olduğuna hükmedilmesi için yeterli olmayacağının açık olduğu, her davada tanınmışlık olgusunun o davanın somut özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiği bilinmektedir. Dolayısıyla her somut olayda tarafların dosyaya sunduğu belgeler, beyanlar ve ihtilafın niteliği,ürünün sunulduğu sektör ve çevre gözetilerek bahsi geçen kriterlerin Mahkemece yada atanan bilirkişice o dosyaya özgü sunulan deliller ile tartışılması gereklidir. Somut olayda da sunulu deliller incelendiğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun... tarih ... sayılı kararı ile, davacının... no.lu “...” markasının “sektörel tanınmış marka” olduğuna karar verilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ... tarih ...sayılı kararı ile, davacının... nolu “...” markasının ... sınıfta “...: Can yelekleri, can simitleri, yüzme kollukları, dalgıçlar için solunum cihazları, dalgıç giysileri, dalgıç gözlükleri, emniyet kemerleri, emniyet ağları, koruyucu giysiler, eldivenler, gözlükler ve başlıklar (kasklar), işaret düdükleri ve fenerleri, işaret şamandıraları, gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Ve ... sınıfta Giysilerin bakımı ve tamiri hizmetleri, deri eşyaları (giysiler hariç) bakımı tamiri ve temizlenmesi hizmetleri, çamaşır yıkama hizmetleri, giysi ütüleme hizmetleri, giysi presleme hizmetleri, giysi temizleme hizmetleri, ayakkabı tamiri hizmetleri ... sınıfta; Deri ve kürk işleme hizmetleri; Derinin ve kürklerin boyanması hizmetleri,derinin tabaklanması hizmetleri, güvelerden korunması hizmetleri,yumuşatılması hizmetleri, kürklerin modaya uygun hale getirilmesi hizmetleri, kumaş ilme hizmetleri, çözgücülük hizmetleri, kumaşların güveden korunması hizmetleri, kumaş bitim, kesimi, ağartma, boyama, kalıcı baskı yapılması, yanmaz hale getirilmesi, su geçirmez hale getirilmesi, çekmez hale getirilmesi hizmetleri, kumaşlarda buruşmayı önleyici işlem hizmetleri, yün işleme hizmetleri, terzilik hizmetleri: Giysi dikim hizmetleri (terzilik), giysi kesim hizmetleri, overlokçuluk hizmetleri, giysilerin modellerinin değiştirilmesi hizmetleri, nakış işleme hizmetleri, göblen işleme hizmetleri, saraçlık hizmetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, yorgancılık — hizmetleri, örgü makinelerinin – kiralanması hizmetleri 45. sınıfta Giysi kiralama hizmetleri için “sektörel tanınmış marka” olduğuna karar verilmiştir.
Ancak, davalının ... tescil nolu “...”şekil” markasının tescil başvuru tarihi 10.10.2002'dir. Bu halde, davacı markalarının 10.10.2002 tarihi itibariyle tanınmış/sektöründe bilinen bir marka olup olmadığının tespit edilmesi gereklidir.
Davacı şirket, “...” esas unsurlu markalarının tanınmış marka olduğunu ispat etmek amacıyla: adına tescilli olan markalara ait bilgileri, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ... tarihli kararını (karar ile, ...sayılı “Türk Ürünlerinin Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde şirketlerin uluslararası platformlarda rekabet güçlerini arttıran ve marka değerlerine katkıda bulunan “...” projesi kapsamında, davacının “...” markasıyla destek kapsamına alınmasına yönelik karar ibraz edilmiştir) dosyaya ibraz etmiştir. Bilirkişi heyetince davacının “...” esas unsurlu markalarının 10.10.2002 tarihi itibariyle tanınmış/sektöründe bilinen markalar olduğunu tespit edecek yeterlilikte delil ibraz edilmediğini dolayısıyla davalının başvuru anında yani 10.10.2002 tarihi itibariyle tanınmış olduğu yönünde bir tespit yapılamadığını bildirdikleri anlaşılmaktadır. Netice itibariyle, Türk Patent ve Marka Kurumunun 20.10.2004 tarihli kararıyla, davacının “...” esas unsurlu markalarının sektörel olarak tanınmış marka olduğu tespit edilmiştir. Davacı markalarının tanınırlığının/sektörel bilinirliğinin bu karardan daha önceki bir tarihte başladığına dair yeterli delil sunulmamış olmakla, mevcut durumda davacı markasının sektörel - bilinirliğinin 20.10.2004 - tarihinde başladığı kabul edileceğinden somut olayda davacı yanın tanınmış marka iddiasına dayalı hükümsüzlük isteminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
DAVALI MARKASININ KULLANIM YOLUYLA AYIRT EDİCİLİK KAZANIP KAZANMADIĞININ ve DAVACININ 556 SAYILI KHK 8/1-B MADDESİNE DAYALI HÜKÜMSÜZLÜK İSTEMİNİN İNCELENMESİ
Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir. Markanın kaynak gösterme, reklam ve garanti işlevlerinin yanı sıra ayırt etme işlevi de vardır. Markanın ayırt edici olması, bir girişimin topluma sunduğu mal veya hizmetlerin, diğer teşebbüslerin topluma sunduğu mal veya hizmetlerden ayırt edilebilmesi işlevinin olmasıdır. Markanın tescil edilme koşullarından birisi “ayırt edici olması”dır. Marka olarak kullanılacak işaret tek bir ögeden oluşuyorsa ayırt edicilik değerlendirmesi bu işarete, birden çok ögeden oluşuyorsa markanın bütününün bıraktığı inde ise tescili istenen mal ve hizmetlerin izlenimine bakılarak yapılır. İşaretin ayırt edici niteliği ilgili olduğu toplum kesimi göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Bir işaretin ayırt edici niteliği olmasa da kullanımı neticesinde ayırt edicilik kazanması mümkündür. Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma kavramı, kendiliğinden ayırt edici niteliği bulunmayan, tanımlayıcı olan ve ticaret hayatında herkes tarafından kullanılabilecek işaretlerin, kullanımları sonucu ilgili çevre tarafından marka olarak algılanır hale geldikleri ve belli bir teşebbüsün mal ve hizmetini seçilebilir kılmalarıyla ayırt edicilik işlevi kazandığı durumlar için kullanılmaktadır.
Markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmasında; markanın kullanım süresi, ayırt edicilik kazandığı coğrafi alan, sahip olduğu pazar payı, tanıtım faaliyetleri ve harcamaları vs. dikkate alınan hususlardır. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin değerlendirmede, başvuru kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliği ve hitap ettikleri kesim dikkate alınır. Bir başka deyişle, halkın geneline hitap eden mallar ve hizmetler bakımından ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı değerlendirilirken, mallar ve hizmetler tüm kamuya hitap ettiğinden genel anlamda kamuoyunun bilgisi esas alınır.
Kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma ile ilgili olarak, 5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15. maddesi ile, MarKHK m. 42/son fikrası değiştirilmiştir(“Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz.”) Değişiklik öncesinde, markanın teklik ilkesi ile ilgili tartışmalı hususlardan birisi “bir markanın iki ayrı sahibinin söz konusu olup olamayacağı” ve bu çerçevede “mükerrer tescile izin verilip verilemeyeceği” meseleleriydi. Yargıtay bu hususta tek sahiplik ilkesinin esas olduğunu vurgulamakla birlikte yer yer istisnalardan bahsetmektedir. Bu istisnaların birisi 2004 yılındaki değişiklik öncesine kadar 7/1/b bendine de kapsayan 7. maddenin son fıkrasında yer alan hükümdü. Bu fıkraya göre, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7/1/b bendindeki düzenleme nedeniyle, marka başvurusu reddedilemiyordu (veya marka tescil edilmişse hükümsüzlüğüne karar verilemiyordu). Dolayısıyla söz konusu hükümde 7/1/b'nin bir istisna olmaktan çıkarıldığı tarihe kadar gerçekleşmiş mükerrer tesciller söz konusu olabilmekteydi. 5194 sayılı Kanun ile 556 sayılı MarKHK'da yapılan değişiklik ile artık kullanım ile ayırt edicilik kazanmış olma durumu 7/1-b bendi için bir istisna olmaktan çıkarılmıştır. Bu değişiklik ile, MarkKHK'nın 7. maddesinin son fıkrasından (b) bedine yapılan atıf çıkarılıp yerine (a) bendi istisna olarak getirildi. Yapılan değişiklik ile, mükerrer marka ihtimali de azalmış olup, markanın tek bir sahibi olur ilkesi emredici bir kural haline gelmiştir. Öte yandan davalı yanca ileri sürülen sessiz kalma yoluyla hak kaybının somut olayda gerçekleşmediği, davanın süresi içinde açıldığı anlaşılmıştır.
Davalı yanca sunulu deliller bilirkişi heyetince de incelenmiş olup, Davalının ... tescil nolu “.. “şekil” markası için 10.10.2002 tarihinde tescil başvurusu yapılmış olup 05.12.2003 tarihinde marka tescil edilmiştir. Davalı, markasının tescil başvurusundan önce markasını tescilsiz olarak kullandığını gösterir bir delil dosyaya sunmadığından, marka hakkının 10.10.2002 tarihinden itibaren doğduğu karine olarak kabul edilmiştir. Davalının markasal kullanımına ise 2003 yılında başladığı tespit edilmiştir. Netice itibariyle, dosya kapsamında sunulan deliller incelendiğinde ... tescil no.lu“...”şekil” markasının sunulu deliller ışığında ve son bilirkişi raporu doğrultusunda 22.06.2004 tarihine kadar kullanımla ayırt edicilik kazanmadığı anlaşılmıştır.
Bozma ilamına uyulması ile birlikte Davacının ... ibaresi ile birlikte şekillerin de bulunduğu markaları ile bu ibareye ilave edilen tasviri olmayan kelimelerden oluşan diğer markalarının kuvvetli marka olduğu, Davacı markası ile davalı markaları arasında benzerlik bulunduğu, ortalama tüketicinin iki marka arasında bağlantı kurmasının kaçınılmaz olduğu anlaşıldığından MarKHK m. 8/1/b'ye göre hükümsüzlük isteminin incelenmesi gereklidir. Bu hükme göre markanın hükümsüz kılınabilmesi için önceki bir tarihte tescil edilmiş olan dayanak marka ile aynı veya benzer sınıflarda tescil edimiş olması gerekir. Karıştırma ihtimalinin olup olmadığı mahkemece incelenirken mal ve hizmetlerin aynı veya benzer olup olmadığı incelenmeli; mal veya hizmetler arasında ayniyet veya benzerlik tespit edilirse, markaların aynı veya benzer olup olmadıkları araştırılmalıdır. Marka Hukukumuzda esas sistem olarak “sınıflandırma sistemi” kabul edilmiştir. MarKHK uyarınca tescil edilecek markaların kullanılacağı mal ve hizmetler 1957 tarihli Nice Anlaşması esaslarına göre sınıflandırılır. Türkiye'nin de dahil olduğu bu anlaşma uyarınca, mal ve hizmetler 34'ü mal ve 11'i hizmet olmak üzere 45 sınıfta toplanmaktadır. Her sınıf kendi içerisinde, aynı veya benzer mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde alt gruplara ayrılmıştır. Aynı alt gruplarda yer alan mallar “aynı”; farklı alt gruplarda yer alan mallar “benzer” mal veya hizmet kabul edilmektedir. Bir markanın aynısı veya benzerinin farklı sınıflardaki mal ve hizmetler için tescil edilmesinin kural olarak mümkündür. Tanınmış markalar bir kenara bırakılırsa, MarKHK uyarınca daha önce tescil edilmiş başka bir marka ile ve bu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer nitelikteki markaların tescilinin reddedileceği veya hükümsüzlük sebebi olabileceği düzenlenmiştir. Başvurusuna itirazda ve hükümsüzlük davasında dayanak yapılan markanın kapsamındaki mal veya hizmetler ile başvuru konusu marka veya hükümsüzlüğü talep edilen markanın kapsamındaki mal ve hizmetlerin bire bir örtüşmesi halinde ayniyet mevcuttur. Aynı tür kavramı ise, kural olarak aynı sınıfın aynı alt grubu içinde bulunmayı ifade eder. Ancak, aynı alt grupta yer alıp aynı tür olarak değerlendirilemeyecek mal veya hizmetler söz konusu olabilecekken, farklı alt gruplarda yer alıp aynı tür olarak değerlendirilebilecek mal veya hizmetler de bulunabilir. Bu yönüyle, aynı sınıfta yer alan mal ve/veya hizmetlerin benzer olmayabileceği ve değerlendirmenin daha dar kapsamda yapılabileceği; farklı sınıflarda yer alan mal ve/veya hizmetler arasında dahi benzerlik olabileceği ve değerlendirmenin geniş kapsamda yapılabileceği düzenlenmiştir. Somut olayda taraf markalarını incelendiğinde hükümsüzlüğü talep edilen ... tescil no.lu “...”şekil” markası “Derilerden,deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamül başka sınıflarda yer almayan eşyalar: Çantalar, valizler, cüzdanlar, portföyler, çocuk taşımak için çantalar (portbebeler,kangurular), deri veya kösele kutular ve sandıklar, çek defteri kılıfları, kart kılıfları, boş tuvalet çantaları, boş alet çantaları, deriden anahtarlıklar, para çantaları, torbalar, sırt çantaları, evrak çantaları, alışveriş ve okul çantaları. Madeni olmayan kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Kumaştan yapılmış bayraklar, flamalar, etiketler” için ... Sınıfta tescil edilmiştir. Marka tescil başvurusu 10.10.2002 tarihinde yapılmıştır. Davacının “...” esas unsurlu markaları ise ... sınıfta iç ve dış giysiler dahil olmak üzere muhtelif sınıflarda tescil edilmiştir. Davacı markasının tescilli olduğu iç ve dış giysiler ile davalı markasının tescil listesindeki emtialar aynı satış kanallarında ve aynı mağazalarda/reyonlarda satışa sunulan emtialardır. Bu durum ortalama tüketici nezdinde karışıklığa sebebiyet verebileceği; markaların kaynağının aynı olduğu veya birbiri ile bağlantılı olduğu intibaı yaratabileceğinden,... tescil no.lu “... ” şekil” markasının MarKHK m. 8/1/b'ye dayalı dayalı hükümsüzlük koşullarının oluştuğu anlaşıldığından; Davalı adına ... tescil no.lu“...”şekil” markasının 22.06.2004 tarihine kadar kullanımla ayırt edicilik kazanmadığı, davacı markası ile davalı markası arasında iltibas bulunması nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 8/1/b'ye dayalı hükümsüzlük koşulları oluştuğundan markanın .... Sınıftaki ( “Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamül başka sınıflarda yer almayan eşyalar: Çantalar, valizler, cüzdanlar, portföyler, çocuk taşımak için çantalar (portbebeler, kangurular), deri veya kösele kutular ve sandıklar, çek defteri kılıfları, kart kılıfları, boş tuvalet çantaları, boş alet çamtaları, deriden anahtarlıklar, para çantaları. torbalar, sırt çantaları, evrak çantaları, alişveriş ve okul çantaları. Madeni olmayan kimlik kartları, künyeler,âsömlikler, etiketler. Kumaştan yapılmış bayraklar, flamalar, etiketler”) emtialar yönünden hükümsüzlüğüne , Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesine, haksız rekabete dayalı taleplerin ise reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre;
DAVANIN KISMEN KABULÜNE , KISMEN REDDİNE,
1-Davalı adına ... tescil no.lu“...”şekil” markasının 22.06.2004 tarihine kadar kullanımla ayırt edicilik kazanmadığı, davacı markası ile davalı markası arasında iltibas bulunması nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 8/1/b'ye dayalı hükümsüzlük koşulları oluştuğundan markanın ... Sınıftaki ( “Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamül başka sınıflarda yer almayan eşyalar: Çantalar, valizler, cüzdanlar, portföyler, çocuk taşımak için çantalar (portbebeler, kangurular), deri veya kösele kutular ve sandıklar, çek defteri kılıfları, kart kılıfları, boş tuvalet çantaları, boş alet çamtaları, deriden anahtarlıklar, para çantaları. torbalar, sırt çantaları, evrak çantaları, alişveriş ve okul çantaları. Madeni olmayan kimlik kartları, künyeler,âsömlikler, etiketler. Kumaştan yapılmış bayraklar, flamalar, etiketler”) emtialar yönünden HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE,
2-Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesine,
3-Haksız rekabete dayalı taleplerin Reddine,
4-80,70 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 13,10 TL harcın davalıdan tahsiline,
5-Davanın kısmen kabulü nedeniyle, Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 15.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davanın kısmen reddi nedeniyle, Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 15.000 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
7-Davacı tarafın yargılama giderlerinden olan 13,10 TL peşin harç, 13,10 TL başvuru harcı, bozma öncesi ve sonrası olmak üzere 5.103,50 TL bilirkişi ve tebligat ücreti olmak üzere toplam 5.129,70 TL yargılama giderinin taktiren 2/3 sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Davalı ...ŞTİ.'nin yargılama giderlerinden olan toplam 3.005 TL'nin taktiren 1/3 inin davacıdan alınarak davalıya verilmesin,
9-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talebi halinde iadesine,
Dair karar davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı , gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde YARGITAY NEZDİNDE TEMYİZ YASA yolu açık olmak üzere karar verilip tefhim kılındı, hazır olanlara duruşma zaptından örnek verildi. 20/12/2022

Katip ...
¸e-imzalıdır


Hakim ...
¸e-imzalıdır

Full & Egal Universal Law Academy