T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/169
KARAR NO: 2020/424
DAVA: MARKA HÜKÜMSÜZLĞÜ
DAVA TARİHİ: 14/05/2019
KARAR TARİHİ: 31/12/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: 1890 yılına dayanan geçmişi ile pırlanta sektöründe ... markasının önde gelen bir marka olduğunu, müvekkili şirketin Avrupanın en büyük üretim kapasitesine ve en geniş pırlanta stoğuna sahip olduğunu, son 8 yıldır ihracat lideri olduğunu, Türkiye ve Avrupa’da 80’i aşkın mağazasının bulunduğunu, ... markasının Avrupa, Güney Amerika ve Arap ülkelerinde de halihazırda tescilli ve birçok ülkede de marka tescili başvuru aşamasında bulunduğunu, müvekkilinin yapmış olduğu başarılı reklam kampanyaları sayesinde pazarda önemli ölçüde bir tüketici portföyüne sahip olduğunu, gerek kalite, ve güvenilirlik, gerekse özgün tasarımları ile tüketici memnuniyeti sonucunda kazandığı pazar payından haksız menfaat sağlamak amacıyla ... markasının taklitlerinin piyasaya sürüldüğünü, müvekkili adına kayıtlı ... ibareli 10 adet marka tescilinin bulunduğunu, toplumun bütün kesimleri tarafından yüksek düzeyde tanınmışlığa erişmiş, herhangi bir hatırlatmaya gerek kalmaksızın zihinlerde refleksif olarak belirli bir ürün veya işletme ile çağrışım yapan tescilli tanınmış bir marka olduğunu, ... markasının, davalı ...'in tescilinin bulunduğu 35. sınıfta da tescilinin bulunduğunu, markanın aynı zamanda müvekkilinin ürünleriyle özdeşleştiğini, davalı adına tescilli markanın, müvekkilinin tanınmış tescilli ... markasıyla tüketici tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu, müvekkiline ait ... markasının, pırlanta sektörünün en önde gelen markalarından olduğunu, saat, kravat, kol düğmesi, kalem, cüzdan, kemer, gözlük gibi pırlantalı aksesuarlar ile hem kadın hem erkekler için birçok ürün seçeneği sunduğunu, ayrıca tanınmış marka olmasının yanında 35. sınıfta da tescilli olduğunu, davalı adına tescilli “ ...” markası ile de 35. sınıfta da tescilli bulunmakta olduğunu, davalının yetkilisi olduğu ... Ltd. Şti. tarafından gözlük, güneş gözlüğü gibi ürünlerin satış hizmetlerinde kullanıldığını, her iki markanın da 35. sınıfta tescilli olduğunu, müvekkilinin ... markası ile satışa sunduğu ürünler ile "gözlük, güneş gözlüğü" gibi ürünler kıyaslandığında her iki ürün sınıfının da aksesuar olduğunu, aksesuar olarak kullanmak amacıyla satın alındıklarını, dolayısıyla aynı kullanım amacını paylaştıklarının açık olduğunu, müvekkili şirketin ... markası ile " gözlük, güneş gözlüğü” gibi ürünleri de satışa sunmakta olduğundan her iki markanın da tüketici kitlesinin ortak olduğunu, müvekkilinin tescilli ... markası ile davalıya ait " ..." markasının benzer olduğunu, markalar arasındaki benzerlik incelenirken, markaların bir bütün olarak ele alınması gerekmekteyse de bu husus bileşik markalarda bazı durumlarda tüketici zihninde oluşan bütünsel izlenimde markadaki unsurlardan birinin ya da bir kısmının baskın unsur olması halini ortadan kaldırmayacağını, inceleme yapılırken markalarda eğer tanımlayıcı ve jenerik unsurlar var ise bu unsurların değerlendirme dışı bırakılacağını, davalıya ait “ ... “ markasında yer alan "..." ibaresinin mal ve hizmetleri tanımlayıcı bir unsur olduğunu, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılacağını, davalı markasının esas unsurunun ... ibaresi olduğunu, optik ibaresinin kullanıldığı mal ve hizmetleri tanımladığını, sonrasında gelen davalı isminin yer aldığı “...” ibaresinin ise ünlü bir kişiye ait olmaması nedeniyle markada herhangi bir ayırt edicilik yaratmayacağını dolayısıyla markanın asıl unsurunun “...” ibaresi olduğunu, tüketicinin her iki markayı yan yana koyarak karşılaştıramayacağını aklında kalan kısımları karşılaştırabileceğini, kelime unsurunun her zaman ön planda olduğunu, somut olayda markalar arasında küçük farklılıklar bulunsa da, bu farkın ayırt edici nitelikte de olmadığını, dava konusu markada mal ve hizmetleri tanımlayıcı ibareler ile tali unsurlar değerlendirme dışı bırakıldığında ortaya çıkan “...” ibaresinin ilgili tüketici kitlesi nezdinde müvekil şirkete ait “...” markası ile karıştırılma ihtimalinin bulunduğunın açık olduğunu, davalının davaya konu markanın tescilinde kötü niyetli olduğunu, tanınmış markanın kötü niyete karine teşkil ettiğini, herhangi bir haklı gerekçe olmadığı halde davalının müvekkiline ait tanınmış markayı kendi adına tescil ettirdiğini, davalının daha önce de kötü niyetli reddedilen tescil girişimlerinin olduğunu, 28.04.2008 tarihinde ... başvuru numarası ile “...”, 30.01.2015 tarihinde ... başvuru numarası ile reddedilen ... , 22.01.2016 tarihinde ...başvuru numarası ile reddedilen “... eyewear” şeklindeki tescil girişimleri nedeniyle davalının markadan hebardar olduğunu, tesadüfen markayı tescil ettirmesi ihtimalinin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığını, ... ibaresinin davalıya ait internet sayfası alan adı, şirket ünvanı ve internet sitesinde satışa sunulan ürünlerde de kullandığını, buna ilişkin ... 1. FSHHM’nin ...E. sayılı davası ile marka hakkına tecavüz davası ikame edildiğini, 2018/217586 numaralı soruşturma ile de marka hakkına tecavüz suçuna yönelik ... Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, tüm bu eylemlerin davalının kötü niyetini ortaya koyduğunu, davalıya ait marka ile müvekkiline ait ... markasının tanınmışlığından haksız menfaat elde edildiği, markanın itibarına zarar verilmek ve ayırt ediciliği zedelenmek suretiyle ... markasının sulandırıldığını müvekkiline ait tanınmış ... markasının davalı tarafından kötü niyetli olarak tescil edilmiş “zenoptik ...” markasının aynı mal ve hizmet sınıfında tescilli olmaları, markalar arasındaki yüksek benzerlik sebebiyle karıştırılma ihtimalinin bulunduğu tüketici nezdinde davalı markasının, müvekkili şirketten kaynaklandığı intibaını uyandırdığını bu itibarla davalı adına ... tescil numaralı “zenoptik ...” markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Müvekkilinin “ ...” markası ile davacıya ait “...” markasının aynı veya benzer mal ve hizmetlerde kullanılmadığını, mal veya hizmetler arasında benzerlik varsa markanın aynı ya da benzer olup olmadıklarının araştırılacağını, eğer sınıfsal benzerlik ya da özdeşlik yoksa kural olarak markaların aynı ya da benzer olsa bile karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceğini, müvekkili adına tescilli “ ...” ibareli markanın 35. sınıf içerisinde tescilli olduğunu, “gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları” olarak da mal ve hizmet gurubunun belirtildiğini, müvekkilinin “ gözlük ve güneş gözlüğünü” satışa sunduğunu, davacıya ait tescilli ... markasının 35. sınıfta tescilli olmasının bir öneminin bulunmadığını, zaten davacıya ait ... markasının ... sektöründe öncü marka olduğunu, ... markasını taşıyan “gözlük , güneş gözlüğü” gibi ürünleri satışa sunduğu iddiasının asılsız ve kötü niyetli olduğunu, buna ilişkin bir belge sunamadıklarını, davacı adına tescilli ... markasının, tescilli olduğu sınıfların bazılarında kullanılmıyor oluşunun, ticari hayatta serbest rekabet ortamının kurulması ve sürdürülmesi anlayışına ters olduğunu, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanılıyorsa, diğer mal ve hizmetler bakımından üçüncü kişilerin müdahalelerine açık hale geleceğini, marka hükümsüzlüğü yönünden ilk şart olan aynı veya benzer sınıfta kullanım gerçekleşmediğinden, başka bir deyişle müvekkilinin tescilli markasının kullanımının gözlük emtiasında olmakla, davacının bu mal veya hizmet gurubunda hiçbir şekilde markasını kullanmadığından markaların karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu söylemenin de mümkün olmadığını, davacının iddia ettiği, pırlanta ve gözlük tüketici kitlesinin ortak olduğu iddiasının tamamen gerçeğe ve mantığa da aykırı olduğunu, davacının tabi olduğu sektörün mücevharat olduğunu, ilgili işin herkes tarafından gerçekleştirilebilceğini, alıcı kitlesinin belli bir ekonomik seviyenin üzerinde olan dar bir kesim olduğunu, buna karşın müvekkilinin faaliyet gösterdiği optik sektörünün ise ancak optikçiler tarafından gerçekleştirilebilen bir sektör olduğunu, sağlık hizmeti içerisinde yer aldığından herkese hitap ettiğini, ayrıca güneş gözlüğü yönünden ise hızlı tüketim ürünü olmasa da hemen hemen herkesçe alınabilen hem sağlık hem de aksesuar kullanımı olan emtia niteliğinde olduğunu, müvekkilinin markası ile davacı markası arasında yalnızca “...” ibaresinin ortak olduğunu, davacı markasının tek ve baskılı unsurunun “...” ibaresinin gayet vurgulu olduğunu, büyük harfla yazıldığını, müvekkiline ait markada yer alan "..." ibaresinin bütünün içerisinde vurgulu olmadığını, küçük harflerle yazıldığını ve bütünün bir parçası olduğunu, müvekkilinin markası içerisinde kırmızı punto ile ortalı şekilde yer verilen müvekkilinin adı soyadı olan "..." hiç şüphesiz markanın asıl niteliyici unsuru olduğunu, bir marka yönünden isim soy isimden daha belirleyici bir ifade olamayacağını, davacının dayanak marka ibaresi olan “...” özgün marka olmadığı gibi zayıf bir marka olduğunu, ... ibaresinin dünyada yaygın kullanıma sahip inanç ifade eden bir kelime olduğunu, Türkçede kadın manasına geldiğini, pek çok sektörde kadın ürünlerini ifade etmek için kullanıldığını, kadın ayakkabısına "...” dendiğini, Türk edebiyatında ve özelde tiyatroda kadın oyuncu ve karekterlere ... dendiğini, bir Türk müzik gurubu olduğunu, ... ibaresinin Türkiyedeki kullanımı için google arama motorunda kısa bir araştırma yapıldığında çeşitli sektörlere ait kullanımların olduğunu, davacının dayanak markasını oluşturan ... ibaresinin hem özelde Türk toplumu hem de dünya genelinde yaygın bilinip kullanıldığını, temel kelime ile inançları ifade ettiğini bu yönleri ile özgün ve güçlü bir marka olmadığını aksine ayırt ediciliği zayıf marka olduğunu açıkça gösterdiğini, bu sebeple müvekkilinin markasının içerisindeki toplam 4 kelimeden ilk iki birleşik kelimenin içerisinde geçen ‘‘...” ibaresinden yola çıkılarak ve bu ifadeye tek başına ağırlık verilerek iltibasın varlığının hukuken mümkün olmadığını, davacı ile müvekkilinin aynı piyasayı paylaşmadığını, aynı tüketici kitlesine sahip olmadığını, karıştırılma ihtimali taşıyan benzer ürünlerin özel bir alıcı gurubu/tüketicisi varsa bu tüketicilerin benzer işaretleri karıştırıp karıştırmadıklarının belirlenmesinde, bu özel alıcı gurubunun tercihlerinin göz önünde bulundurmanın gerekli olduğunu, müvekkilinin marka tescilinde kötü niyetli olmadığını, kötü niyetin SMK 6/9 maddesi kapsamında nisbi red nedeni olarak düzenlendiğini, ... kelimesinin çeşitli anlamlara gelecek şekilde kullanıldığını, herkes tarafından kullanılabileceğini, sadece davacının mal ve hizmet sınıfına ilişkin özgün bir anlamının bulunmadığını, bu nedenle davacının kötü niyetle tescil iddiasının asılsız olduğunu, müvekkilinin ... ibareli ürünleri satışa sunduğunu, internet sitesi alan adında marka hakkına tecavüz teşkil edecek şekilde ... ibaresinin kullanıldığı iddialarının da asılsız olduğunu, müvekkilinin ... adlı domainin tek hak sahibi olduğunu, ilgili domain adresinin şirket ünvanı ve kullanım hakkına haiz olduğu TPMK nezdinde ... tescil numaralı markasal hakkı ile uyumlu olduğunu, bu haklar kapsamında hak sahibi sıfatı ile kullandığının açık olduğunu, hükümsüzlük şartlarının var olduğu kabul edilse bile davacının dürüstlük kuralı gereğince sessiz kalma yönünden hak kaybına uğradığını, farklı alanlarda ve uzunca süredir davalının ilgili ibareyi kullanmasının özellikle yıllar önce marka bültenlerinde yayımlanması, internet sitesinin bulunması, ticaret ünvanı olarak kullanılması kapsamında artık davacının davalının markasını bilmediğini ileri süremeyeceğini, kötü niyetli olduğunu, müvekkilinin markasının kullanıldığı ... TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin tescil tarihinin 15.10.2007 tarihi olduğunu, o tarihten bu yana pek çok kez sicil gazetesinde yayına çıktığını ve aktif olarak faaliyetine devam ettiğini, müvekkilinin 12 yılı aşkın bir süredir kullandığı ünvan ve unvana dayalı kullanımına karşı davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığını beyan etmiştir.
TPMK kayıtları istenmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
10/09/2020 tarihli bilirkişi raporu ibraz edilmiştir..
10/09/2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle: Davacı ve davalı markalarının asıl unsurunun “...” ibaresi olduğu, davacı ve davalı tarafın aynı ve benzer sınıflarda tescilli oldukları, davacı markasının davalı markasından önce tescil edildiği, tescil ilkesi gereği davalı markasının davacı markası ile ortalama tüketicide iltibas yaratacak derecede benzer olduğu, davacı markasının tanınmışlığı karşısında; Davalı markasının toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş bir marka olduğunu gösterir delillerin dosya kapsamında mevcut olmadığı, davalının 2007’den beri ticari faailiyetini dava konusu markayı içeren ticaret unvanı ve internet sayfasında reklam, tanıtım ve ticari faaliyet yürütecek şekilde marka olarak kullandığı, dava konusu markanın esas unsuru olan “ ...” ibaresini içeren birçok marka başvurusu yaptığı ve bunların reddedildiği, davalı markasal kullanımının kanunun aradığı şekilde markanın tescil edildiği şekilde kullanılmadığı, bu bağlamda kötü niyetin var olup olmadığı yönündeki takdirin Mahkemeye ait olduğu, 6769 Sayılı SMK kapsamında, dava konusu markanın tesciline engel nisbi ve mutlak red nedenlerinin var olduğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Dava: Davalı adına tescilli ... numaralı "..." ibareli markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine ilişkindir.
6769 sayılı SMK.nun 5. maddesinde marka tescilinde mutlak red sebepleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:
a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.
6769 sayılı SMK.nun 6. maddesinde marka tescilinde nisbi red sebepleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye ’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
6769 sayılı SMK.nun 25. maddesinde “Marka Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi” aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
(1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.
(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.
(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.
(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye ’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
(9) Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir...
Davalıya ait hükümsüzlüğü talep edilen ... numaralı "..." ibareli marka 35. sınıfta gözlük ve güneş gözlüklerinin satışını kapsayan optik sektöründe tescilli iken davacıya ait ... tescil numaralı 19.12.2013 tarihinden itibaren yenilemesi yapılmış "..." ibareli markanın, dava konusu markanın ait olduğu sınıfla benzerlik oluşturacak şekilde gözlük ve güneş gözlüklerinin üretimini kapsayan kullanıma ait 9. sınıfta tescilli olduğu yine ... tescil numaralı "..." ibareli markanın davalı tescili ve kullanımına ait "gözlük ve güneş gözlüklerinin satışı" ile 35. sınıfta tescilli olduğu anlaşılmıştır.
Dava konusu hükümsüzlüğü istenilen markanın "..." şeklinde tescil edildiği "... + şekil" olarak kullanıldığı, davacı markasında bulunan “...” ibaresinin, davalı markası ile ortak olduğu, ... ibaresine eklenen optik kelimesinin, kullanıldığı sektörün ismi olduğu, her iki kelimenin bileşik yazılmasının yeni bir kelime oluşturmadığı gibi ayırt edici özelliğinin de olmadığı, arkasından gelen daha küçük ve kırmızı renkle yazılan “...” ibaresinin ise esas unsur olmasını gerektirir ayırt edici bîr özelliğinin bulunmadığı tescil ilkesi doğrultusunda; Davacı markası ile davalı markasının benzer ve aynı sınıflarda tescilli olduğu, davalı markasında yer alan “...” ibaresinin esas unsur olduğu, farklı bir kelime ya da anlamlı bir bütün oluşturmayan, kullanıldığı sektöre ait optik ifadesinin tali unsur olduğu, sahibinin adı - soyadını daha küçük ve farklı renkle markada yer almasının esas unsurun ayırt ediciliğini ortadan kaldırmadığı, bu itibarla ayırt edici ve yeni bir özelliğinin olmadığı, markalar arasında birçok noktada fark bulunsa bile “umumi intiba” ikisinin karıştırılabileceği yönünde ise iki işaret arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmektedir. Bu itibarla bütünsel olarak bir kelime gurubu ile farklı bir marka yaratılmaya çalışılmış olsa da esas unsur ve tali unsur şeklinde ayrıma gidilmesine olanak veren bir marka oluşumu “ ...” ibaresinde açıkça görüldüğünden, farklı, ayırt edici ve yeni bir marka oluşumunun mevcut olmadığı, markaların tescil edildiği şekilde kullanımı esas olduğu halde, davalının markasal kullanımının "... + şekil" şeklinde olduğu, söz konusu kullanımdan da açıkça görüleceği üzere hükümsüzlüğü istenilen markada esas unsurun “...” ibaresi olduğu, bu nedenle davacının aynı ve benzer sınıflardaki önceki tescilli markaları ile davalı markası arasında benzerlik olduğu ve bu benzerliğin yeni ve ayırt edicilik kriterini ortadan kaldırdığı anlaşılmıştır.
Davacı markası, 02.08.2013 tarihli TPMK kayıtları ile tanınmış marka olarak tespit edilmiştir.
Davacı ve davalı markalarında yer alan "...” ibaresinin her ikisinde de esas unsur olduğu, bu itibarla davacının tanınmış markasının, davalı markası açısından tescil engeli oluşturacağı marka sahiplerinin sadece aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan diğer markaların tescilini engelleyebileceği kuralının istisnasının "toplumda tanınmıştık düzeyine erişmiş" markalardır. Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş tescilli bir markanın aynısını ya da benzerini farklı bir mal ya da hizmette tescil ettirmek isteyen kişinin tescil başvurusu, ancak "tescil ettirmek istediği markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle kendisine haksız bir yarar sağlayabilecek, markanın itibarına bir zarar verebilecek veya ayırt edici karakterini zedeleyebilecek ise engellenebilir.
Davacının markasının tanınmış olduğu hususu ihtilafsızdır. Davalı markasının ise toplumda tanınmışlık düzeyine ulaştığına ilişkin bir veri bulunmamaktadır.
Dava konusu markanın kötü niyetli olarak tescil edildiğine ilişkin talebin değerlendirmesinde; 556 sayılı KHK döneminde, doktrinde görüş birliği halinde ve Yargıtay HGK tarafından da başlı başına bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiş olan kötü niyetli tescil olgusunun hükümsüzlük sebebi olduğu, SMK 6/9 maddesi ve bu hükme atıf yapan aynı kanunun 25/1. maddesi açıkça kanuni düzenlemeye kavuşturulmuştur. Kötü niyet söz konusu olduğunda, dava konusu edilen markanın tescilli olduğu tüm sınıflarda hükümsüzlük kararı verilebilmekte ve hükümsüzlüğün talep edilmesi bakımından da bir süre sınırı bulunmamaktadır.
Dava konusu "..." markasında yer alan "..." ibaresinin markanın asıl unsuru olduğu, davalı kullanımların "... + şekil" şeklinde olduğu, davalının "..." ibaresini içeren ve red olunan marka tescil başvurularının olduğu TPMK kayıtlarında görülmüştür. Davalının dava konusu markayı, 2007’den beri ticaret ünvanı olarak kullandığı ve ... ibareli internet sitesini de 23.10.2007 tarihinde aldığı davalının alan adı olarak kullanığı "..." ibaresinin ticari faaliyetini yürütmek amacıyla markasal bir kullanım olduğu, söz konusu kullanımı 2007 tarihinden beri yürüttüğü ancak tescilsiz olduğu, bu tarihte de davacının tescilli markası olduğu ancak henüz tanınmış olmadığı davacı markasının 02/08/2013 tarihi itibari ile TPMK kayıtlarında tanınmış marka olarak tespit edildiği dikkate alındığında davalının, dava konusu markayı tescilinde kötü niyetli olmadığı kanaatine varılmıştır.
Mahkememizce itibar edilen 10/09/2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere: Davacı ve davalı markalarının asıl unsurunun “...” ibaresi olduğu, aynı ve benzer sınıflarda tescilli oldukları, davacı markasının davalı markasından önce tescil edildiği, tescil ilkesi gereği davalı markasının davacı markası ile ortalama tüketicide iltibas yaratacak derecede benzer olduğu, davacı markasının tanınmışlığı karşısında, davalı markasının toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş bir marka olduğuna dair veri bulunmadığı 6769 sayılı SMK kapsamında, dava konusu markanın tesciline engel nisbi ve mutlak red nedenlerinin var olduğu bu nedenle davalı adına tescilli ... numaralı "..." ibareli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
DAVANIN KABULÜNE,
1-Davalı adına tescilli ... numaralı "..." ibareli markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE ve SİCİLDEN TERKİNİNE,
2-Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere TPMK'na gönderilmesine,
3-54,40 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile eksik 10,00 TL harcın davalıdan tahsiline,
4- Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafın yapmış olduğu 44,40 TL başvuru harcı, 44,40 peşin harç, 172,90 TL tebligat masrafı, 1.000 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1261,70 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 31/12/2020
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır