T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/18 Esas
KARAR NO: 2022/100
DAVA: Markanın Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 02/02/2017
KARAR TARİHİ: 09/06/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan markanın hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:Davacı vekili dava dilekçesinde; Davacı şirketin 1984 yılında kurulduğunu, 35 ülkeye ihracat yaparak yurt dışında dahi birçok tanınmış firmanın tercih ettiği işletme haline geldiklerini, Avrupa'da ofis açıp Amerika ve Ortadoğu'da mümessillikler verdiklerini, 32 yıllık geçmişinin getirdiği tecrübeyi baskı sektöründeki son teknoloji ve kalite ile birleştirerek matbaacılık sektöründe ülkenin gözdesi bir şirket haline geldiklerini, basın sektöründe faaliyet göstererek her türlü çıkartma, takvim, ticari, katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, etiket, insört, garanti belgesi, temizlik rehberi, kumaş bayrak basımı vs işi ile uğraştıklarını, ... nolu ... şekil markasını Türk Patent nezdinde adlarına ..., ... ve ... sınıflarda tescil ettirdiklerini aynı zamanda, ...no ile ... sınıfta tescilli markalarının olduğunu, Şirket kuruluşundan bu yana markalarını fasılasız kullandıklarını, 556 sayılı KHK'nın 7/1 -b ve Sair maddeler uyarınca aynı veya aynı türdeki mal ve hizmet ile ilgili olarak aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan daha önce tescil edilmiş davacıya ait markaların olması nedeniyle Davalı yanın adına tescilli olan
-.... işlem numaraları markanın ..., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden
-... işlem numaralı markanın ..., ..., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden
-... işlem numaralı markanın ..., ..., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünde
-... işlem numaralı markanın ..., ..., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden
-... işlem numaralı markanın ..., ..., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden
-... işlem numaralı markanın ..., ..., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden
-... işlem numaralı markanın ..., .., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden
-... işlem numaralı markanın ..., ..., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden
-... işlem numaralı markanın ..., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden
-... işlem numaralı markanın ..., ..., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden
-...işlem numaralı markanın ..., ..., ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden
-... işlem numaralı markanın ... ve ... sınıftaki emtiaların tamamı yönünden iptaline ve markaların sicilden terkini ne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA:Davalı vekili cevap dilekçesinde; Davalı ... yılında kurulduğunu Türkiye'nin ... şirketleri arasında olup ... medya ve benzeri farklı sektörlerde faaliyetlerini ne olduğunu aynı zamanda pek çok sosyal sorumluluk projeleri ile örnek teşkil ederek ülkede Sanat bilim sağlık alanında gözde olduğunu, davalının aynı zamanda Ticaret ünvanının esas unsurunu oluşturan ... ibaresi ile belirtilen Türk Patent nezdinde pekçok markasının tescilli olduğunu ve ... işlem numarası ile tanınmış marka olarak kabul edildiğini, markalaşma sürecinde çok sayıda marka yarattığı gibi yurtdışında yarattığı ortak olduğu markalar ile Türkiye'ye bütün dünyada temsil ettiğini, Yurtdışında büyük pek çok firma ile ticari ortaklık kurup, ülkemizde otomotiv sektöründe ... , Medya sektöründe ... ..., Turizm sektöründe ... zinciri yeme-içme sektöründe markası altında onlarca farklı ve tanınmış markası ile faaliyet gösterdiğini, 556 sayılı kanun mutlak red nedenleri ne içeren 7/1 b maddesi kapsamında hükümsüzlük için iki koşulun birlikte olması gerektiğini mal veya hizmetlerin aynı/aynı tür olması ile markaların aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olmasının gerektiğini, taraf markaları birlikte incelendiğinde sadece ... ibaresinin ortak olduğunu, bunun dışında markaların gerek logo gerekse de genel görünüm itibariyle 7/1-b bendi uyarınca ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmadığını, markalarda farklı unsurların yer aldığını, bunun yanı sıra davacının söz konusu markalarını kullanmadığını , ... no ile tescilli markanın kullanmaması nedeniyle iptali için ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ... esas sayılı iptal davasının açılmış olduğunu davanın henüz derdest olduğunu, bu nedenlerle haksız ve hukuka aykırı açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Dava konusu uyuşmazlık; davalı adına tescil edilmiş bulunan ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... tescil nolu dava dilekçesinde bildirilen emtia sınıfı ve markalar yönünden KHK.7/1-b maddesi kapsamında (aynı veya aynı türdeki mal ve hizmet ile ilgili olarak aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan daha önce tescil edilmiş davacıya ait markaların olması nedeniyle) markaların hükümsüzlüğüne ilişkin açılmış bir davadır. (Ancak dava tarihi itibarıyla 6769 sayılı SMK yürürlükte olduğundan davacının dava dilekçesindeki KHK 7/1-b maddesi mahkememizce SMK 5./1-ç olarak anlaşılmıştır. )
Davanın açılmasını müteakip davacının dava, davalının cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş,tarafların beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
HMK 266. Madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Bilirkişi ...., ..., ...'ün 10/01/2018 havale tarihli bilirkişi raporunda; Davacı yanın matbaacılık sektöründe tanındığı, davalı yan adına tescilli “...” ibareli markalarının tescilinden sonra gerçekleştiği ve matbaacılık sektöründe "..." ibaresini davacı yanın daha önce kullandığı bu sebeple de öncelik ilkesinden faydalanması gerektiği, davacı yana ait ... numaralı markanın ... sınıfına ait emtiaların ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen karar neticesinde iptal edildiğini, ancak nihai takdirin mahkemede olduğunu, Davacı yanın ... numaralı markasının ... sınıfına ilişkin emtiaların yalnızca “akvaryumlar, vivaryumlar, terreryumlar” olduğu ve konuyla ilgili TPE'ye müzekkere yazılıp yazılmaması hususunda takdirin Mahkemeye ait olduğu, Davalı yanın markasının da tanınmış bir marka olduğu hususu göz önüne alınarak yalnızca davacı yanın tanınmış olduğu matbaacılık sektörü ile ilgili mal ve hizmetler yönünden ilgili markaların hükümsüzlüğünü talep edebileceği, Davalı yanın ... ve ... sınıfta tescilli “...” ibareli markalarının bulunmasının dolaylı iltibasa da sebebiyet verebilecek nitelikte olması sebebiyle, SMK'nin 25 ve 5. Maddeleri gereğince, davalı yanın markalarının raporlarının ..., ..., ..., ... Ve ... Sayfalarında yer verilen tabloda yer verilmiş olan ... ve .... Sınıflarda yer alan mal hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini bildirmişlerdir.
Bilirkişi ..., .., ...'ün 07/11/2019 havale tarihli ek raporunda; Davacı yanın matbaacılık sektöründe tanınmış olduğunu, Davacı yanın matbaacılık sektöründe tanınmış olması nedeniyle yalnızca bu sektör ile bağlantılı mal ve hizmetlerde hükümsüzlük talep edebileceğini, davalı yanın markasının da tanınmış olması nedeniyle davacı yanın tanınmış olmadığı mal ve hizmetler açısından iltibas iddiası ile hükümsüzlük talep edemeyeceğini, davacı yanın ... numaralı markasının, ... sınıfına ilişkin emtiaların yalnızca “akvaryumlar, vivaryumlar, terraryumlar” olduğu ve konuyla ilgili olarak TPE'ye yazılan müzekkerenin henüz gelmemesi nedeniyle heyetçe bir değerlendirme yapılamayacağını bildirmişlerdir.
Bilirkişi Marka hukukunda uzman ..., mali bilirkişi ...ve marka ve reklam uygulamaları konusunda uzman ...'ın 09/04/2021 havale tarihli bilirkişi raporunda; Davalı şirketin 14.04.1975 tarihinde tescil edildiği, bu bakımdan “...” ibaresi üzerinde gerçek hak sahibinin ticaret unvanı tescili nedeniyle davalı şirket olduğu, nitekim SMK m. 25/6 hükmünün, sadece marka tescilleri bakımından değil; ayırt edici işaretlerin hepsi bakımından uygulanması gerektiğini, davalı şirketin tescil tarihi ve tanınmışlığı dikkate alındığında davacı yanın anılan hükümde belirtilen beş yıllık süreyi aştığının tartışma götürmez olduğunu bildirmişlerdir.
Bilirkişi marka vekili ...'ın 09/04/2021 havale tarihli bilirkişi ayrık raporunda; Davalı yanın kullanmama def'i itirazına yönelik olarak incelemeler neticesinde; Davacı yana ait ... kod numaralı markanın tescil tarihinden dava tarihine dek 5 yıllık süre geçmemiş olduğundan ilgili marka bakımından kullanmama def'inde bulunulamayacağı, ...kod mumaralı marka bakımından ise davacı yanın “Akvaryumlar, terraryumlar ve vivaryumlar. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar, Filtre kağıtları, kağıt filtreler, kağıt veya kartondan mamül sarma amaçlı bobinler ve makaralar” emtiaları bakımından kullanımının tespit edilemediği, bu çerçevede kullanmama defi savunması çerçevesinde ilgili emtiaların hükümsüzlük incelemesine esas alınamayacağı, arz edilen değerlendirme çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde; Davalı adına tescilli ... sayılı markanın Davacı adına tescilli ... sayılı marka ile benzerliği nedeniyle 6769 sayılı kanun'un 6/1 hükmü gereğince .... Sınıfta yer alan .... Sınıfta tescilli olan “Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri” emtiaları bakımından hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, Davalı adına tescilli ...sayılı markanın, Davacı adına tescilli... sayılı marka ile benzerliği nedeniyle 6769 sayılı kanun'un 61 hükmü gereğince 40. sınıfta “Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri” emtiaları bakımından hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, Davacı adına tescilli ... sayılı marka ile benzerliği nedeniyle 6769 sayılı kanun'un 6/1 hükmü gereğince 35. Sınıfta yer alan “Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar). Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil). Büro makineleri. Badana ve baya işleri için fırçalar ve rulolar” hizmetleri bakımından ve ... Sınıfta yer alan “karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullarıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar;. Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil), Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.” emtiaları bakımından da hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, Davalı adına tescilli ... sayılı markanın, Davacı adına tescilli ...sayılı marka ile benzerliği nedeniyle 6769 sayılı yasa 6/1 hükmü gereğince ... sınıfta yer alan “Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.” bakımından hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, Davacı adına tescilli ... sayılı markanın ... Sınıf yer alan mal ve hizmetleri ile olan benzerliği nedeniyle 6769 sayılı kanunun 6/1 hükmü gereğince ... Sınıfta yer alan “Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar). Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil). Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar” sınıfları bakımından ve 16. Sınıfta yer alan “karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar). Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil). Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.” Hizmetleri bakımından da hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, Davalı adına tescilli ... sayılı, ... sayılı ve ... sayılı markaların, Davacı adına tescilli ... sayılı marka ile benzerliği nedeniyle 6769 Sayılı Kanun'un 6/1 hükmü gereğince 40. sınıfta yer alan “Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.” bakımından hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, Davacı adına tescili ... sayılı markanın ... Sınıf yer alan mal ve hizmetleri ile olan benzerliği nedeniyle 6769 sayılı yasanın 6/1 hükmü gereğince ... Sınıfta yer alan “Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar). Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil). Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar” hizmetleri bakımından ve ... Sınıfta yer alan “karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar). Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil). Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar." bakımından da hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, davalı adına tescillı ... sayılı,... sayılı marka, ... sayılı marka, ... sayılı markaların, Davacı adına tescilli ... sayılı marka ile benzerliği nedeniyle 6769 Sayılı Kanun'un 8/1 hükmü gereğince ( kullanmama def'i savunması göz önünde bulundurularak ) hükümsüzlükleri koşullarının oluşmadığı, Davacı adına tescilli ... sayılı markanın ... Sınıf yer alan mal ve hizmetleri ile olan benzerliği nedeniyle 6769 sayılı yasanın 6/1 hükmü gereğince 35. Sınıfta yer alan “Kağıt, karton (mukavva)j; kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar). Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil). Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar” hizmetleri bakımından ve 16. Sınıfta yer alan “karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar). Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç; kırtasiye tipi kağıt ürünler ve yapıştırıcılar dahil). Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar,” emtiaları bakımından hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, Davalı adına tescilli ... sayılı markanın Davacı adına tescilli ... sayılı marka ile benzerliği nedeniyle 40. sınıfta yer alan “Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri.” bakımından hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, davalı adına tescilli ...sayılı marka ile davacı adına tescilli ...sayılı marka arasında nihai tüketici nezdinde karışıklığa sebebiyet verecek bir benzerliğin bulunmadığı, bu nedeniyle davalı markasının hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı, davacı yanın dava dilekçesinde tanınmışlık iddiasında bulunmadığı ve davacı markalarının tanınmışlığı ortaya koyacak bir belgenin dosyada mevcut olmadığı bu nedenlerle tanınmışlık değerlendirmesi yapılamayacağı yönündeki görüş ve kanaatine varıldığını bildirmiştir.
Bilirkişi marka hukuku uzmanı ..., marka vekili ...ve mali bilirkişi ...'nın 02/02/2022 havale tarihli bilirkişi raporunda; Davacının ... (.../ ... Alt sınıftaki) tescil nolu... (.../...) tescil nolu ...markalarının Türk Patent nezdinde tescilli hak sahibi olduğu, Davalının ... tescil nolu ...Kulübü, ... tescil nolu ..., ... tescil nolu ..., ...tescil nolu ..., ...tescil nolu ... Faaliyetleri, ... tescil nolu ..., ... tescil nolu ..., ... tescil nolu ...ve .. tescil nolu ..., ... tescil nolu ile ... tescil nolu markalarının Türk Patent nezdinde tescilli hak sahibi olduğu, Davalının ... markasının 12/02/2015 tarihinde ...no ile Türk Patent nezdinde TANINMIŞ MARKA olarak tescil edildiği, Davalının sözkonusu markasının tanınmışlık kararının, davacının davaya dayanak ... ve ... no ile tescilli ...markalarının tescilinden sonra olduğu, davalı markasının TANINMIŞ marka olduğunun tespit edilemediği, davacı tarafından davalı adına tescilli markaların hükümsüzlük sebebi olarak SMK. nun 5/1(ç) (556 Sayılı Mark KHK'nın 7/1 -b maddesi ) maddesi uyarınca açılmış hükümsüzlük davası olduğunun açıkça belirtilmiş ve vurgulanmış olması, aynı vurgunun sonraki cevaba cevap dilekçesinde de aynı şekilde yapılmış olması, Mahkemenin 18/07/2017 tarihli ön inceleme duruşmasında davanın “Dava konusu uyuşmazlığın; dava dilekçesi kapsamına göre davalı adına tescil edilmiş bulunan ...,..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... tescil nolu dilekçede bildirilen emtia sınıfı ve markalar yönünden KHK.7/1-b maddesi kapsamında markaların hükümsüzlüğüne ilişkin açılmış bir dava olduğunun tespitine,” şeklinde belirtildiği gözönüne alınarak hükümsüzlük davasına ilişkin incelemenin bilirkişi heyetlerince SMK. nun 5/1(ç) uyarınca yapılmasının gerektiğini, davacı markalarında ... kelime unsurunun yanında şeklinin yer aldığı, davalı markalarında yer alan ... kelime esas unsurunun yanında “...”, “...”,”...” ibarelerinin yer aldığı, markalarının ise renk, kelime ek unsurları, kompozisyon olarak davacının markaları ile SMK 5/1(ç) maddesi uyarınca aynı veya benzer olmadığı, SMK'nun 6. maddesi 1. fıkrasına dayalı açılan hükümsüzlük davalarında, SMK m. 25/f. 7'de belirtildiği üzere, SMK m.19/f.2 hükmünde düzenlenen markanın kullanılmadığı iddiası def'i olarak kileri sürülebileceği, dava konusu hükümsüzlük davası SMK 6. Maddesi uyarınca açılmış bir hükümsüzlük davası olmadığından bahisle 6769 Sayılı SMK.nun 19. Maddesi uyarınca, davacı şirket tarafından, davaya dayanak tescilli markalarını ciddi biçimde kullanma yükümlülüğünün yerine getirmediği iddiası ve itirazının incelenmesi koşulları sözkonusu olmayacağı, Davalı ... AŞ nın şirketin 14/04/1975 tarihinde ... sicil no ile tescil ve ilan edildiği, .... Şekil markasının 12.02.2015 tarihinde ... no ile TANINMIŞ MARKA olarak tescil edildiği, davacı şirketin tacir olduğu ve bu nedenle BASİRETLİ davranma yükümlülüğünün olduğu, davalı şirketin varlığından, tescilli marka ve kullanımlarından haberdar olacağı, olabilecek durumda olduğu, dolayısıyla uzun zamandır davalının ... ve ... esas unsurlu marka ve faaliyetlerinden haberdar olduğu, bu nedenle de davacının huzurdaki hükümsüzlük davasını açma hakkını kaybettiği yönünde beyanda bulunmuşlardır.
Türk Patent ve marka kurumundan davacı ve davalıya ait marka tescil belgeleri celp edilmiştir.
Davalının “...” şekil” markasının ... no ile 12.02.2015 tarihinde TANINMIŞ MARKA olarak tescil ve ilan edilmiş olduğu görülmüştür.
Davalı ... AŞ nın şirketin 14/04/1975 tarihinde ... sicil no ile ticari sicile tescil ve ilan edildiği anlaşılmıştır.
Hükümsüzlüğü talep edilen davalı markalarının :
-... no lu markanın(...) ibaresi ile 19.12.2014 tarihinden itibaren tescil edildiği,
- ... no lu markanın(...ŞEKİL) ibaresi ile 13.10.2014 ibaresi ile 19.12.2014 tarihinden itibaren tescil edildiği,
-... no lu markanın (...) ibaresi ile 13.10.2014 tarihinden itibaren tescil edildiği,
-...no lu markanın (...) ibaresi ile 12.6.2013 tarihinden itibaren tescil edildiği,
-... no lu markanın (...) ibaresi ile 12.6.2013 tarihinden itibaren tescil edildiği,
-... no lu markanın (... ) ibaresi ile 12.6.2013 tarihinden itibaren tescil edildiği,
-... no lu markanın (...) ibaresi ile 19.4.2013 tarihinden itibaren tescil edildiği,
-... no lu markanın (...) ibaresi ile 19.4..2013 tarihinden itibaren tescil edildiği,
-... no lu markanın (...) ibaresi ile 19.4.2013 tarihinden itibaren tescil edildiği,
-... no lu markanın (...) ibaresi ile 19.4.2013 tarihinden itibaren tescil edildiği,
-... no lu markanın (...) ibaresi ile 19.4.2013 tarihinden itibaren tescil edildiği,
-... no lu markanın (... ) ibaresi ile 9.3.2006 tarihinden itibaren tescil edildiği, anlaşılmıştır.
Davacıya ait markaların ise;
... nolu markanın (... ) ibaresi ile 15.5.2002 tarihinden itibaren tescil edildiği, anlaşılmıştır.( Kurum tarafından gönderilen yazı kapsamına göre ... 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin ...esas-... karar sayılı ilamının 6.11.2017 tarihinde kesinleştiği ve 16.bınıfın bir kısım emtiaları yönünden markanın hükümsüzlüğüne karar verildiği anlaşılmıştır.)
... nolu markanın (...) ibaresi ile 2.2.2011 tarihinden itibaren tescil edildiği, anlaşılmıştır.
Toplanan tüm deliller bilirkişi raporları ile birlikte mahkememizce incelendiğinde,
6769 Sayılı SMK.nun 5. maddesinde marka tescilinde mutlak red sebepleri düzenlenmiştir.
6769 sayılı SMK’nın 5/1-ç bendi “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.” tescil edilemeyeceği hükmünü amirdir. Bu düzenleme marka hukukuna hakim olan öncelik ve bir markanın tek bir sahibi olması ilkelerini ifade eder. Böylece daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış bir markanın aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzerinin, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetler için bir başkası adına mükerrer tesciline engel olunması amaçlanmıştır. Yasal düzenleme ile bir markanın birden fazla kişi tarafından kullanılmasına ve halkın yanıltılmasına neden olmaması amaçlanmaktadır.
Tescile konu markanın (işaretin) daha önce tescil edilmiş (veya başvurusu yapılmış) marka ile aynı olması, karşılaştırılan markaların (işaretlerin) özdeş, farksız, tıpa tıp taklit, aynen veya bire bir kopya olmalarını ifade eder. Aralarında küçük de olsa farlılık bulunan markalar ise aynı sayılamazlar. Ancak markaların farklı büyüklükte olması veya sözcük markalarının yazı karakterinin veya yazı tipinin farklılaştırılması aynı olma durumunu etkilemez.
Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik ise, karşılaştırılan markalar aynı olmamakla birlikte, orta düzeydeki alıcıda bıraktığı genel izlenimlerinin hemen hemen aynı olmasıdır. Bir başka deyişle, markalar arasındaki farklılık o kadar önemsizdir ki, müşteri kitlesi nezdinde markalar yazılış, okunuş, görsel veya işitsel olarak aynı imiş gibi algılanırlar.
Ancak 6769 sayılı SMK'nın 5/1-ç maddesindeki tescil engelinin varlığı için sadece başvuru ile önceki markaların aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması yeterli değildir. Aynı zamanda başvuru ve önceki markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin de aynı yada aynı tür olması zorunludur. Bu iki koşulun birlikte gerçekleşmesi durumunda karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul etmiştir.
6769 Sayılı SMK.nun 25. Maddesinde “Markanın hükümsüzlük halleri düzenlenmiştir.
(1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.
(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fikrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. Şeklinde düzenlenmiştir.
Yargıtay yerleşik uygulamasında gerçek hak sahipliği kuralını benimsemiş ve markayı ilk defa kullanıp ona ayırt edicilik kazandıranı gerçek hak sahibi olarak adlandırmıştır. Ancak bir kimsenin bir markayı sadece ilk defa kullanmaya başlaması ile o marka üzerinde önceye dayalı hak sahibi olduğu kabul edilemez.
Davalı yanın, “...” ibaresinin ticaret unvanında yer aldığı ve dava konusu markalarının da, ticaret unvanında yer alan bu unsurdan dolayı korumaya değer olduğu ve unvan tescilinin davacıdan önce olduğu tartışmasızdır. Markanın hükümsüzlüğünü gerektiren sebepler SMK m. 25 hükmünde sayılmaktadır. Buna göre SMK m. 5 ve 6 hükümlerine aykırı olan hallerde marka tescillerinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekmektedir. Somut olayda davacı yan her ne kadar ... ve ... no'lu markalarına dayanarak, davalı yan adına tescilli dava konusu markaların, mezkür markalarıyla benzerlik teşkil ettiğini ve bu itibarla hükümsüz kılınması gerektiğini iddia etmekteyse de, davalı yanda cevap dilekçesinde ticari unvanının esas unsurunu doğuş olarak ilk ihdas eden ve kullanan tüzel kişiliğin davalı olduğunu ileri sürmesi nedeniyle mahkememizce gerçek sahipliğinin de tartışılması gereklidir.
SMK m. 6/6 hükmü uyarınca “tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait ticaret unvanını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.” Hükmünü amirdir.
Davalı şirketin ticaret unvanının 14.04.1975 tarihinde tescil edildiği ve davalının ticaret unvanının esaslı unsurunun da “...” ibaresi olduğu anlaşılmaktadır. Davalı “...” ibaresinin gerçek hak sahibi yani “...” markasını ilk olarak ticaret unvanında da kullanmak suretiyle öncelikli ve gerçek hak sahibi haline gelmiştir. Davacı ise ancak 1984 tarihinde ticari sicile kayıt olmuş olup, yani davalıdan 9 sene sonra ticari sicile kayıt olmuştur. Öte yandan davacı yanın markalarında yer alan ibare salt bir yazı ibaresi olmayıp şekil unsurunu da içermektedir. Bu “şekil”' unsuru (siyah bir kare içinde pembe olarak kıvrılmış bir Y harfi görüntüsünde olduğu, bir diğer şekil markasında da yine pembe kare içinde beyaz zemin içinde pembe olarak kıvrılmış bir Y harfi görüntüsünde olduğu) ile oluşturulmuş bir marka olup, davalının hükümsüzlüğünün talep edildiği hiçbir markasında davacının şekil ibaresinin yer almadığı, davalının kendine has markalar yarattığı, dolayısıyla markaların tıpatıp birbirinin aynı olmadığı açıktır.
Dolayısıyla davacı şirketin markasında yer alan şekil unsurunun karakteristik özelliği nedeniyle davalı markalarının birbirlerinden uzaklaştırdığı, markaların bu hali ile aynı veya ayırt edilmeyecek derecede benzer olmadıkları, Markalardaki ortak “doğuş ” ibaresi hariç diğer unsurlardan ve bu unsurların bir araya geliş biçimlerinden kaynaklanan farklılıklar karşısında, markalar genel görünüş bakımından 6769 s. MK m. 5/1-(ç) kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.
Yargıtay’ın son içtihatlarında güçlü benzerliğin olup olmadığına bakılması gerektiği (iltibasa yol açıp açmadığı hususunun ayrıca inceleme yapılmasını gereksiz kılacak derecede ayırt edilemezlik arandığı) hüküm altına alınmaktadır. (11. Hukuk Dairesi, 08.10.2018 tarih, 2017/318E ve 2018/6092K sayılı ilamı, 11. Hukuk Dairesi, 01.10.2018 tarih, 2017/534E ve 2018/5868K sayılı ilamları.
Markaların kelime unsurları aynı, markaların en az birisinde yer alan şekil unsuru farklı ise markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik incelemesine geçilir.Aynı yönde (Yargıtay 11.HD 2015/5821 E. No; 2015/13282 K. No, 2015/4681E., 2015/12081 K , 2016/7756E, 2018/987 K , 2015/4676 E., 2015/11434 K sayılı kararında ) markayı oluşturan esas unsurlar aynı olmasına rağmen markalarda yer alan tali nitelikteki şekilsel unsurların veya ek sözcüklerin varlığını, işaretleri SMK 5/1( ç) maddesi uyarınca aynı/ayırt edilemeyecek kadar benzer olmaktan çıkardığı tespiti bilirkişi heyetince yapılmıştır. Bu nedenle son bilirkişi raporundaki görüş denetime uygun olduğundan mahkememizce de marka hukukuna uygun olarak şekil unsuru dikkate alındığında marka bütünsel olarak incelendiğinde karıştırma ihtimalinin bulunmadığı kabul edilmiştir.
Öte yandan davacı yan huzurdaki davada uzun süre sessiz kalarak huzurdaki davayı açtığından sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığı yönündeki bilirkişi heyetlerinin görüşleri de mahkememizce yerinde görülmüştür.
Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, önceki hak sahibinin, hakka konu ticari ad ve işareti iyi niyetli bir şekilde kullanan kişiye karşı dava açma hakkını uzun süre kullanmaması ve ihlallere sessiz kalarak ticari ad ve işareti koruma hakkını yitirmesi demektir. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin temeli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 2. maddesine dayanmaktadır. Anılan madde; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmünü haizdir. Buna göre, anılan madde ile hukuk düzeninin kişilere tanıdığı bütün hakların kullanılmasında göz önünde tutulması ve uyulması gereken iki temel ilkeye yer verilmiş olup, öncelikle hakların dürüstlük kuralına uygun kullanılması gerektiği ifade edilmiş, ardından hakların açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağı belirtilmiştir.
Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi marka hükümsüzlük davalarında da mahkemelerce res’en incelenmektedir. Gerçekten aynı veya benzer bir ticari ad ve işaretin (markanın) başka bir kişi tarafından ticaret unvanında kullanılması hâlinde önceki hak sahibinin dava açarak bu unvanın terkinini veya değiştirilmesini talep etmesi mümkündür. Ancak bu hakkın kullanılması imkânının önceki hak sahibine sınırlandırılmaksızın tanınması bazı hâllerde haksız sonuçlar doğurabilmektedir. Zira iyi niyetli olarak ticaret unvanını tescil ettirmiş ve kullanmaya başlamış olan tacirin, para ve emek sarf ederek bu unvan altında yatırımlar yapması, ancak önceki hak sahibinin bu durumdan haberdar olmasına rağmen uzun süre sessiz kaldıktan sonra dava açması “dava hakkının kötüye kullanılması” olarak nitelendirilmelidir. Keza sonraki ticaret unvanının bilinmesi veya devam eden tecavüze karşı uzun süre sessiz kalındıktan sonra dava açılması, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilecektir.
Ticari ad ve işaretin sahibi, haklı bir sebep olmaksızın hakkını uzun süre kullanmayarak bundan sonra da kullanmayacağı yönünde bir kanaat oluşturmuşsa artık bu hakkını kullanamaması gerekir. Bu nedenle önceki hak sahibinin, TMK’nin 2. maddesi gereğince belli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sonucu, ticaret unvanını daha sonra iyi niyetli olarak tescil ettiren kişiye karşı dava açma hakkını veya devam eden eylemli kullanımını men etme hakkını kaybettiği kabul edilmelidir (Yasaman, Hamdi/ Yusufoğlu, Fülürya: Marka Hukuku, İstanbul, 2004, s. 856).
Sessiz kalma yoluyla hak kaybında, hak genel olarak sona ermemekte, sadece bu haktan eylemine sessiz kalınan kişi ya da kişilerin yararlanmasına katlanılmaktadır. Zira tacirin, bir hakkını bilerek isteyerek belli bir süre kullanmaması sebebiyle marka tescilinden doğan hakkı kaybolmamakta, sadece uzun süredir var olan kullanıma/tescile sessiz kalmış olması sebebiyle bu duruma zımnen icazet verildiği kabul edilmelidir.
Sessiz kalma yoluyla hak kaybından bahsedilebilmesi için, önceki hak sahibinin ticari ad ve işaretin aynısının veya benzerinin ticaret unvanı olarak tescil ettirildiğini veya başkaları tarafından kullanıldığını bilmesi ve buna rağmen sessiz kalmış olması gereklidir. Buna karşın ticaret unvanlarının ticaret siciline tescil edilmek zorunda olmaları ve tescilin olumlu etkisi nedeniyle tescil ve ilan edilmiş ticaret unvanının bilinmediği ileri sürülemeyecektir. Bununla birlikte önceki hak sahibinin uzun süre sessiz kalması mücbir sebep ya da objektif imkânsızlık gibi haklı bir nedene dayanıyorsa ve bunun ispatlanması hâlinde sessiz kalma yoluyla hak kaybı söz konusu olmayacaktır. Sessiz kalma yoluyla hak kaybından bahsedilebilmesi için her şeyden önce ticaret unvanını sonradan tescil ettiren kişinin iyi niyetli olması gerekir. Zira ticaret unvanını sonradan tescil ettiren kişi kötü niyetli ise sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilemeyecek önceki hak sahibi ticaret unvanının yada markanın terkinini süre gözetilmeksizin her zaman talep edebilecektir. Önceki hak sahibi, ticari ad ve işaretin bir başkası tarafından ticaret unvanı olarak tescil edilmesine veya kullanılmasına sessiz kalmayarak dava yoluna başvurursa artık sessiz kalma sebebiyle hak kaybı söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte önceki hak sahibi dava yoluna başvurmadan önce ihtarname göndermesi de sessiz kalmadığı anlamına gelmelidir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, uzun süre boyunca, belirli aralıklarla sadece ihtarname gönderen, fakat dava açmayan ve ihtarname dışında unvanın kullanılmaması için herhangi bir girişimde de bulunmayan önceki hak sahibinin sessiz kalmadığını ileri sürmesi, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir. O hâlde kullanımın daha fazla devamını istemeyen önceki hak sahibi, bu arzusunu açıklayan bir ihtarname göndermiş ise de makul bir süre içinde bu iradesini dava yoluyla da göstermelidir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile ilk defa marka hukukunda hükümsüzlük davaları yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. SMK’nin 26/6. maddesi; “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez” hükmünü haizdir. Buna göre marka hükümsüzlük davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin uygulanabilmesi için beş yıllık sürenin geçmiş olması gerekmektedir. Hemen belirtilmelidir ki; sessiz kalma nedeniyle dava açılamayacağı yönündeki savunma bir def’î olmayıp itirazdır. Zira sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin dayanağı TMK’nın 2. maddesi olduğuna göre, dava açılması açıkça hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve bu durum dava dosyasından ortaya konulabiliyorsa, sessiz kalma yoluyla hak kaybı bir itiraz olarak kabul edilip hâkim tarafından re'sen dikkate alınmalıdır. Keza TMK’nin 2/2. maddesi gereğince bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.
Bu ilke ile işlem güvenliğinin de sağlandığını söylemek gerekir. Bunun sebebi markayı haksız kullanan kişiye karşı dava açılmaması ve onda bir güven oluşturulmasıdır. Böylesine güvenli bir ortam oluşturan hak sahibi, genel hükümler çerçevesinde de (Medeni Kanunun 2. maddesi) koruma bulamaz.Markasının izinsiz kullanıldığını öğrenmesine rağmen susan kişinin, aynı zamanda bu susmaya icazet gösterdiği ve dolayısıyla sessiz kalan hak sahibinin hakkını kaybetmesine yol açacağı kabul edilmelidir.
Somut olayda davalı ... AŞ nın şirketin 14/04/1975 tarihinde ...sicil no ile tescil ve ilan edildiği, edildiği, .. Şekil markasının 12.02.2015 tarihinde ... no ile TANINMIŞ MARKA olarak tescil edildiği, davalının ayrıca ... tescil nolu markasının bulunduğu, Davacı şirketin tacir olduğu ve bu nedenle BASİRETLİ davranma yükümlülüğünün olduğu, davalı şirketin varlığından, tescili marka ve kullanımlarından haberdar olacağı, olabilecek durumda olduğu, dolayısıyla uzun zamandır davalının ... ve ... esas unsurlu marka ve faaliyetlerinden haberdar olduğu, davalının tescil anında kötüniyetli olduğunun da ispat edilmediği, dolayısıyla kayden davanın 2.2.2017 tarihinde açılmış olması nedeniyle davacının huzurdaki hükümsüzlük davasını açma yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığı sabit kabul edildiğinden davanın reddine karar verilmesi gerekmiştir.
Bilirkişi ..., ..., ...'ün raporları ile bilirkişi ...’ın ayrık raporu marka hukuku ilkelerine uygun olmadığından mahkememizce dikkate alınmamıştır.
HMK 266 madde kapsamında dosyadaki deliller ve marka hukuku ilkelerine göre hazırlanmış Bilirkişi ...,...ve ...'nın 02/02/2022 havale tarihli bilirkişi raporu mahkememizce hükme dayanak yapılmış, ..., mali bilirkişi ... ve marka ve reklam uygulamaları konusunda uzman ...'ın 09/04/2021 havale tarihli bilirkişi raporunun da son rapor ile paralel görüşler içermesi, her iki heyetinde konusunda uzman akademisyenler tarafından incelendiği ve marka hukuku ilkelerine göre hazırlandığı anlaşıldığından ve her iki rapordaki tespitler ışığında davalının unvan tescilinin davacıdan önce 1975 yılında olduğu, davalının markasını tescilsiz olarak da kullandığı ve markasal olarak ise ilk 2006 yılında tescil ettirdiği, davalının yıllar içinde seri markalar oluşturduğu, davacının markasının ise şekil markası ile oluşturulmuş olması nedeniyle davalı markası ile SMK 5/1-ç maddesi kapsamında benzerliğinin bulunmadığı , davacının bu sebeple açtığı dava yönünden davanın reddi gerektiği gibi ayrıca davacının uzun süre sessiz kalarak hak kaybına uğradığı gözetilerek davanın bu yönüyle de reddine karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM:Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre,
1-Davanın reddine,
2-80,70 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 49,30 TL harcın davacıdan tahsiline,
3-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 7.375 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davalı tarafın yapmış olduğu 4.000 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
6-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talebi halinde iadesine,
Dair karar davacı vekilinin yokluğunda davalı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 14/06/2022
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır