T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/395
KARAR NO: 2020/417
DAVA: MARKA DEVRİ veya HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
DAVA TARİHİ: 27/08/2016
KARAR TARİHİ: 28/12/2020
HSK’nun 02/08/2017 tarih ve 1071 sayılı kararı gereğince İstanbul 3. ve 4. FSHH Mahkemelerinin 08/08/2017 tarihi itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasına, 3. FSHH Mahkemesinde görülmekte olan dava, iş ve arşiv dosyalarının Mahkememize devrine karar verildiğinden, kapatılan İstanbul 3. FSHHM'nin 2016/164 E. sayılı davası Mahkememize tevzi edilerek 2017/395E. sırasına kaydı yapılmakla, Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Devri veya Hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle: Davacılardan ... A.Ş''nin 1973 yılından beri aşındırıcı ürünler ve kimya sektöründe faaliyet gösterdiğini, ürettiği ve sattığı ürünler alanında tanınmış bir üretici olduğunu, bu şirketin markanın gerçek hak sahibi olan ...'nun distribütörü olup, bu şirket adına sınai mülkiyet haklarının korunması hususunda gereken davaların açılması için lisans sözleşmesi ile yetkili kılındığını, ...'nun 1963 yılında kurulduğunu ve davaya konu "..." ve "..." markaları ile dünya çapında faaliyet gösterdiğini, Dava konusu ... numaralı "..." ve ... numaralı "..." markasının dava dışı ...Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru neticesinde tescil edildiğini, ancak söz konusu markaları ilk defa ihdas eden yurt dışında pek çok ülkede tescil ettiren Türkiye dahil pek çok ülkede marka ve ticaret unvanında fiilen kullanan, markanın gerçek ve öncelikli hak sahibinin ... olduğunu, bu markaların tanınmış marka olduğunu, dava dışı şirket tarafından yapılan başvuruların kötü niyetli başvuru olup, bilahare davalı tarafa devredildiğini, dava dışı şirketin 2003-2014 yılları arasında müvekkili ...'nun Türkiye distribütörü olarak faaliyet gösterdiğini ve müvekkilinin izni olmaksızın markaları kendi adına tescil ettirdiğini bu nedenle söz konusu markaların 556 Sayılı KHK. nın 17. maddesi uyarınca müvekkili ..., LTD.'ye devrini bu taleplerinin kabul edilmediği takdirde söz konusu markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Davacının tüm iddialarının dava dışı ... Ltd. Şti. ile ilgili olduğunu, müvekkilinin kötü niyeti olmaksızın marka sicil kaydını kontrol ederek ve bedeli ödenmek sureti ile markaları devraldığını, markaların doğrudan veya lisans sözleşmesi ile kullanıldığını, söz konusu markaların uluslararası tescilinin olmadığı ve ilk defa Türkiye de tescilinin yapıldığını, yasal dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
TPMK kayıtları istenmiş, HMK 266. madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
07/05/2019 tarihli bilirkişi kurulu raporu ibraz edilmiştir.
07/05/2019 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle: Davacı şirketin "...+şekil", "..." ve "...+şekil" markalarının 03.sınıfta yer alan"...." için gerçek hak sahibi olduğunun tespit edildiği, marka tescil belgeleri, ... ile ...Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan 01.01.2003 tarihli "umumi acente" sözleşmesi, davacı tarafça ...'e yapılan 2006-2014 yılları arasında düzenlenmiş faturaların sunulduğu, faturalarda ... ibaresinin ticaret unvanı olarak ve markasal olarak kullanıldığı, ancak faturalarda açıklamalarda markanın yer almadığı, "..., .." olarak ürün cinsi şeklinde yer aldığı, "...+şekil" markasının 03. sınıfda 19/02/1998 tarihinden itibaren ... da tescil edildiği, "...+şekil" markasının 03. sınıfda 20/12/2002 tarihinden itibaren, OHİM nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescil edildiği ve sonrasında tescilin yaygınlaştığı, "...+şekil" ibaresinin ilk olarak 03. sınıfda 23/02/1999 tarihinden itibaren Hindistan da tescil edildiği, "..." markasının 03. sınıfda 27/02/2006 tarihinden itiraben Kore de tescil edildiği, 2008 tarihinden sonra tescilin yaygınlaştığı ve "...+şekil" markasının 03. sınıfda 18/02/2009 tarihinden itibaren, OHİM nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescil edildiği, davalının markaların tescili için başvuru yaptığı tarih olan yani 09/02/2007 ve 02/02/2007 tarihlerinde "..." ve "...+şekil" markalarının tanınmış marka olmadığının tespit edildiği, Dava dışı ve davaya konu markaları ilk olarak TPMK nezdinde tescil ettirmiş olan ...Tic. Ltd. Şti'nin, 01/01/2003 tarihli umumi acente sözleşmesi uyarınca, davacı şirketin ticari temsilcisi konumunda olduğu, dava dışı ...Tic. Ltd. Şti tarafından tescil talebinde bulunulmuş olan davaya konu ... numara ile 03. sınıfta yer alan emtialar için "..." ile ... numara ile 03-06-07-35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için "..." markalarının, davacının gerçek hak sahibi olduğu "..." ve "..." markaları ile görsel ve fonetik olarak ayırdedilemeyecek kadar benzer olduğu, dava dışı ...Tic. Ltd. Şti tarafından tescil talebinde bulunulmuş olan davaya konu ... numara ile tescil edilmiş olan "..." markasının 03. sınıfta tescilli olduğu "... ( ..., ..., ..., ... dahil). Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap v.b.için), "... numara ile tescil edilmiş olan "..." markasının tescilli olduğu; 03.sınıfta"...( Zımpara bezleri, zımpara kağıtları, pomza taşlan, pastalar dahil). Parlatma ve bakım ürünleri (deri, vinil, metal, ahşap v.b.için )", 06. sınıfta "Hırdavatçı (nalburiye) eşyası"), 07, sınıfta "Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli zımbalama makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı İşleve sahip robotlar" Emtiaları için tescili ve kullanılmasının, halkın iki işaret arasında herhangi bir sebeple bağlantı kurduğu hâllerde "karıştırılma ihtimali" ne neden olabileceği, dava dışı ... Ltd Şti.nin tüketici nezdinde iltibas yaratmak amacını hem de kötü niyetini gösterdiğinin tespit edildiği, 556 sayılı KHK.nın 17. maddesi uyarınca ticari temsilci konumunda olan ...Tic. Ltd. Şti nin, TPMK nezdinde davalı adına tescilli olan "..." ve "..." markalarının kötü niyetli tescil nedeni ile devir ve/veya hükümsüzlük şartlarının da oluştuğunun tespit edildiği, Marka hukukunda hak sahibi olmayan bir kişiden hak iktisap eden iyi niyetli üçüncü kişinin korunması kabul edilmemiş olduğundan, geçerli bir devir sözleşmesinden de bahsetmenin mümkün olmadığı, bu nedenle kötüniyetli başvuru yaparak tescil hakkı elde etmiş olan ... Ltd. Şti adına TPMK nezdinde ... numara ile tescilli "..." ve ... numara ile tescilli "..." numaralı markaların ... Şti.'ne devri için imzalanmış olan ... 3. Noterliğinin ... yevmiye sayılı Marka Devir Sözleşmesi ve TPMK kayıtlarında yapılan devir işleminin geçerli bir devir işlemi olmadığı, markaların davacı adına devir ve hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, dosya içinde mevcut davacı ... Ltd tarafından tanzim edilmiş olan faturalar ve mal gönderim belgeleri incelendiğinde; Davacı ... LTD. tarafından, dava dışı ... Tic. Ltd. Şti adına 2006,2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında mal satıldığı, bu iki şirket arasındaki ticari ilişkinin 2006-2011 yılları arasında yoğun olarak devam ettiği, fatura muhteviyatının "Kaplanmış aşındırıcı zımpara, aşındırıcı kağıt, aşındırıcı film, aşındırıcı disk (Fiber taban)" olduğu, faturalarda ... ibaresinin ticaret ünvanı olarak ve ... olarak kullanıldığı, ancak fatura içerikleri incelendiğinde ürün markası olarak "..." veya "..." ibarelerinin yer almadığı, davacı tarafın herhangi bir tazminat talebi olmadığı için ayrıca tarafların ticari defterlerinin incelenmesine gerek olmadığı bildirilmiştir.
14/01/2020 tarihli bilirkişi kurulu ek raporunda özetle: Tarafların itirazlarının incelendiği, inceleme neticesinde kök rapordaki görüş ve tespitlerde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir.
DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ :
Dava: Davalı adına tescilli ... numaralı "..." ve ... numaralı "..." ibareli markaların 556 sayılı KHK'nın 17.maddeye göre davacıya devri bu talep kabul edilmezse markaların hükümsüzlüğüne ilişkindir.
Davanın açıldığı tarihte 556 sayılı KHK hükümleri yürürlükte olup 6769 sayılı SMK’nun 10/01/2017 tarihinde yürürlüğe girdiği anlaşılmış ise de, davanın 556 sayılı KHK hükümlerine göre görülüp sonuçlandırılması gerekmiştir.
... FSHHM'nin ...E. ... K. sayılı dava dosyası istenmiş, incelendiğinde: Davacıların ..., LTD. ... A.Ş, davalının ... davanın Marka Hükümsüzlüğü olup 03/07/2018 tarihinde davanın kabulü ile davalı adına tescilli davaya konu markaların hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine karar verildiği, kararın 12/10/2018 tarihinde kesinleştiği görülmüştür.
.. FSHHM'nin ... E. ... K. Ve 03/07/2018 tarihli kararında belirtildiği üzere: Davacı ... TİC A.Ş'nin 06/06/1994 tarihinde "..." iştigal alanı ile tescil edildiği davacı ..., LTD.'nin önceki ünvanının ..., LTD. olduğu 23/04/1963 tarihinde "aşındırıcı maddelerin imalatı, metalik olmayan öğütülmüş mineraller" iştigal alanı ile tescil edildiği şirket ünvanının daha sonra değiştirildiği davacı ... TİC A.Ş'ne 01/07/2016 tarihli lisans sözleşmesi ile Türkiye distribütörlüğü yetki ve görevinin verildiği sözleşmede "..." markası ve ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ürün kodlarının Türkiye'de kullanma ve yasal işlemler için başvuruda bulunmak ve hukuki süreçleri yürütme yetkisinin verildiği görülmüştür.
Davacı ..., LTD'nin, 556 sayılı KHK'nın 8/3-a ve b maddeleri gereğince gerçek hak sahipliği iddiasında bulunduğu, dava dışı ...Tic. Ltd. Şti'nin dava konusu ... numaralı "..." ve ... numaralı "..." ibareli markaları tescil ettirdiğini ancak söz konusu markaları, ilk defa ihdas edip yurtdışında pek çok ülkede tescil ettirdiği, Türkiye dahil pek çok ülkede marka ve ticaret ünvanında fiilen kullandığını 556 sayılı KHK'nın 17.maddesine göre dava konusu markaların kendisine devrini, bu talep kabul edilmediği takdirde söz konusu markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkememizce itibar edilen bilirkişi kurulu raporunda da belirtildiği üzere: Davacı ... LTD'nin 23/04/1963 tarihinde kurulduğu, "aşındırıcı maddelerin imalatı, metalik olmayan öğütülmüş mineraller" işi ile iştigal ettiği, önceki unvanının "... Ltd." olduğu, "...+şekil", "..." ve "...+şekil" markalarını kullandığı ve tescil ettirdiğinin tespit edildiği,
"..." markasının 03. sınıfta 27/02/2006 tarihinden itiraben ...'de,
"... + şekil" markasının O3.sınıfta 29/03/2004 tarihinden itibaren ...'de
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 29/03/2004 tarihinden itibaren ...'de,
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 20/12/2002 tarihînden itibaren OHİM nezdinde Avrupa Birliği markası olarak
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 16/02/2005 tarihinden İtibaren ...'da,
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 28/05/2004 tarihinden itibaren ...'de,
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 19/02/1998 tarihinden İtibaren ..'da,
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 19/02/2008 tarihinden itibaren ...'de (ilk kullanım 19/03/2002)
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 19/03/2002 tarihinden itibaren ...'da,
"..." markasının 03. sınıfta 08/03/2007 de başvuru yapıldıktan sonra 04/02/2008 tarihinden itibaren, OHİM nezdinde Avrupa Birliği markası olarak
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 18/02/2009 tarihinde yapılan başvuru 31/08/2009 tarihinde, OHİM nezdinde Avrupa Birliği markası olarak
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 14/10/2010 tarihinden itibaren ...'de,
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 23/02/1999 tarihinden itibaren ...'da,
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 08/03/2007 tarihinden itibaren ...'da,
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 23/04/2008 tarihinden itibaren ...'da,
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 26/11/2007 tarihinden itibaren ...'da,
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 03/06/2007 tarihinden itibaren ...'da,
"...+şekil" markasının 03. sınıfta 23/04/2008 tarihinden itibaren ...'da, tescil edildiği tescil ve yenileme belgelerinden anlaşılmıştır.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK.nın 7/l (b) maddesinde Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markaların kesinlikle tescil edilemeyeceği belirtilmiştir.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK.nın 8/1 maddesinde marka tescilinde nisbi red sebepleri sayılmıştır: "Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.
Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir. Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.
a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,
b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.
Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir”
556 sayılı KHK.nın 42. maddesinde hangi hallerde markanın hükümsüzlüğüne karar verilebileceği düzenlenmiştir. “Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:
a) 7 nci maddede sayılan haller. (Ancak 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın " tescil tarihinden itibaren " 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir.)
b) 8 inci maddede sayılan haller. (Ancak, 8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz.) 'şeklinde belirtilmiştir.
556 sayılı KHK.nın 16. maddesinde "markanın devri" düzenlenmiştir."Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.
Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden doğan yükümlülük halinde uygulanır.
İkinci fıkra hükmü hariç olmak üzere, bir markanın devri, mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Aksine sözleşmeler hükümsüzdür.
Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde, devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz.
Devir, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayınlanır.
Devir, sicile kayıt edilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez.”
556 Sayılı KHK.nın 17. maddesinde TİCARİ VEKİL VEYA TEMSİLCİ ADINA TESCİLLİ MARKANIN DEVRİ düzenlenmiştir.“Marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil edilmesi halinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa, marka sahibinin söz konusu tescilin kendi lehine devredilmesini isteme yetkisi vardır. ”
556 sayılı KHK ile marka hukukumuzda tescil ilkesi kabul edilmiştir. Ancak tescil ilkesi kabul edilmesine rağmen sistemimiz getirilen istisnalar nedeniyle kullanma sistemine daha yakındır. Yargıtay'da yerleşik uygulamasında gerçek hak sahipliği kuralını benimsemiş ve markayı ilk defa kullanıp ona ayırt edicilik kazandıranı gerçek hak sahibi olarak adlandırmıştır. Ancak bir kimsenin bir markayı sadece ilk defa kullanmaya başlaması ile o marka üzerinde önceye dayalı hak sahibi olduğu kabul edilemez.
Tescil edilmemiş markaya KHK ile koruma sağlanmasının sebebi sadece tescilsiz marka sahibinin markayı ilk kez kullanmaya başlaması değildir. Aksine markanın kullanımını haklı kılacak daha temel ve önemli bir sebep bulunmalıdır. Bu da markanın belli bir yer, bölge ve piyasada bilinir hale gelmesidir.
Doktrinde marufiyet kuralı olarak isimlendirilen bu şart hem TPMK uygulamasında hem de Yargıtay içtihatlarında kabul edilmiş ve tescilsiz marka sahibinin kendisinden sonra yapılan tescilleri engelleyebilmesi veya hükümsüzlük davası açarak haksız yapılmış tescilleri ortadan kaldırabilmesi için tescilsiz markanın yoğun kullanımının kanıtlanması gerektiği belirtilmiştir.
Markayı tescil ettirmeden ilk defa kullanan ve maruf hale getiren kişinin "gerçek hak sahipliğine" dayalı olarak 556 Sayılı KHK'nın 8/2 (b) maddesi hükmünden yararlanması ve aynı markanın aynı tür mal ve hizmet için bir başka kişi adına tesciline itiraz edebilmesi veya hükümsüzlük davası açabilmesi için;
1. Davacıya ait markanın ayırt edicilik kazanmış olması,
2. Markanın, itiraz eden veya dava açan tarafından diğer haksız başvuru/tescil yaptığı iddia edilen kişinin başvurusundan önceki bir tarihten beri kullanılmakta olması,
3. İtiraz sahibinin veya hükümsüzlük davası açanın üzerinde önceden kullanmaya dayalı hak sahibi olduğunu iddia ettiği ibare ile tescil başvurusu yapılan veya hükümsüzlüğü talep edilen markanın aynı veya benzer olması gerekmektedir.
Sunulan Marka tescil belgeleri, dava dışı ... Tic. Ltd. Şti. ile ... Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan 01.01.2003 tarihli umumi acente sözleşmesi, davacı tarafça ...'e yapılan 2006-2014 yılları arasında düzenlenmiş faturaların sunulduğu, faturalarda ... ibaresinin ticaret ünvanı olarak ve ... olarak kullanıldığı, ancak faturalarda açıklamalarda markanın yer almadığı, "..., ..." olarak ürün cinsi şeklinde yer aldığı, "...+şekil" markasının 03. Sınıfta 19/02/1998 tarihinden itibaren ...'da tescil edildiği, "...+şekil" markasının 3. sınıfta 20/12/2002 tarihinden itibaren, OHİM nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescil edildiği ve sonrasında tescilin yaygınlaştığı, "...+şekil" ve ... ibaresinin ilk olarak 03. Sınıfta 23/02/1999 tarihinden itibaren ... da tescil edildiği, "..." markasının 03. sınıfta 27/02/2006 tarihinden itiraben ...'de tescil edildiği, 2008 tarihinden sonra tescilin yaygınlaştığı ve'...+şekil" markasının 03. Sınıfta 18/02/2009 tarihinden itibaren OHİM nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescil edildiği, ... ve ... markalarının gerçek hak sahibinin davacı ..., LTD. olduğu tespit edilmiştir.
Bir markanın hangi tarihte tanınmış marka statüsü aldığı önemlidir çünkü, tanınmış marka statüsü kazandıktan sonraki marka tescillerine veya tescil başvurularına karşı dava açma hakkı doğuracak, bu tarihten önceki tarihlerde tescilli marka sahipleri bakımından ise tanınmışlığa dayalı hükümsüzlük isteme hakkını vermeyecektir.
Tanınmış marka kavramına ilişkin mevzuatımızdaki düzenlemelerin temelini teşkil eden uluslararası antlaşmaların (Paris Konvansiyonu ve TRIPS), mülga KHK'nın hükümlerinde genel nitelikli bir tanım yapılmadığı, örnekler verilmediği ve kavramın ayırt edici unsurlarının da gösterilmediği görülmektedir. Yargıtay içtihatlarında "Tanınmış marka; Bir kişi ya da teşebbüse sıkı şekilde bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren müşteri ve diğer subjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmaksızın coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir yüksek çağrışımdır. Tanınmış markanın yöneldiği mal veya hizmet açısından arz ettiği kalite özelliği ve tüketiciler nezdindeki bilinirliğinin yaygınlığı, bu tür markaların bilinirliğini diğerlerinden ayırmaktadır." şeklinde belirtilmektedir.
Doktrinde konuyla ilgili yapılan bir başka tanıma göre ise; "Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar" tanınmış markalardır (Bkz. Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 411).
"Türkiye'de ulaştığı tanınmıştık düzeyi" ibaresi kavramına açıklık getirebilmek adına, düzenlemeye temel teşkil eden uluslararası anlaşma hükümlerine de bakıldığında netice itibariyle, Paris Konvansiyonu ve TRIPS bağlamında tanınmış markanın tek olduğu görülmektedir. TRIPS düzenlemesiyle tanınmış markanın herkesçe bilinirlik ölçütünü tüm toplum olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda markanın ticarete konu yapıldığı ilgili sektörde bilinir olması tanınmış marka olarak kabul görmesinde yeterli olacaktır. İlgili sektörün tespitinde ise markanın kapsadığı ürünlerin hitap ettiği müşteriler yanında, rakip ürün müşterileri, alıcıları, satıcıları ve sektör içindeki ilgili kişiler nezdindeki bilinirlik dikkate alınacaktır ( Paslı, 433-440).
Tanınmış markanın tespitinde; Paris/WIPO tavsiye kararı m.2/l-(b)'de altı bent şeklinde sıralanan ve sınırlı sayıda olmayan WIPO kriterleri gerek yerli gerek yabancı doktrinde ve Yargıtayın da yerleşik içtihatlarında tanınmışlık tespitinde başvurulan esaslı ölçütler olarak genel kabul görmüş durumdadır. Buna göre bir markanın tanınmışlığının tespitinde aşağıda belirtilen kriterler esas olarak dikkate alınacaktır:
a ) Markanın toplumun ilgili sektöründeki bilinirlik veya tanımdık derecesi,
b) Markanın kullanıldığı süre, kapsam ve coğrafi alan,
c) Marka promosyonlarının süresi, kapsamı ve coğrafi alanı,
d ) Markanın tescillerinin ve/veya başvurularının süresi ve coğrafi alanı,
e) Markanın tanınmışlığına ilişkin yetkili makam kabulleri,
f) Markanın ekonomik değeri.
Bu kriterlerin dışında markanın lisans veya franchise sözleşmesi benzeri hukuki ilişkilere konu olma sıklığı, bu yolla üçüncü kişilerin marka sahibinin izni ile markayı kullanma sıklığı ve bunu takiben markalı malın/hizmetin satışının, sunumunun yapıldığı şube sayısı, markaya ilişkin internet sitesinin ortalama ziyaretçi sayısı, markanın "Google, yandex vb." arama motorlarındaki aranma oranı, marka ile sunulan hizmetin kalitesi gibi kriterler de göz önüne alınabilmektedir ( Paslı, s.443 vd.).
Sunulan Marka tescil belgeleri, dava dışı ... Ltd. Şti. ile ... Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan 01.01.2003 tarihli "umumi acente" sözleşmesi, dosyada davacı tarafça ...'e yapılan 2006-2014 yıllan arasında düzenlenmiş faturaların sunulduğu, faturalarda ... ibaresinin ticaret ünvanı olarak ve ... olarak kullanıldığı, ancak faturalarda açıklamalarda marka yer almadığı, "zımpara kağıdı, zımpara film" olarak ürün cinsi şeklinde yer aldığı, ...+şekil" markasının 03. Sınıf da 19/02/1998 tarihinden itibaren ... da tescil edildiği, "...+şekil" markasının 03. Sınıf da 20/12/2002 tarihinden itibaren, OHİM nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescil edildiği ve sonrasında tescilin yaygınlaştığı,
"...+şekil" ibaresinin ilk olarak 03. sınıfta 23/02/1999 tarihinden itibaren Hindistan da tescil edildiği, "..." markasının 03. sınıfta 27/02/2006 tarihinden itiraben ... de tescil edildiği, 2008 tarihinden sonra tescilin yaygınlaştığı ve "...+şekil" markasının 03. sınıfta 18/02/2009 tarihinden itibaren, OHİM nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescil edildiği, davalının markaların tescili için başvuru yaptığı tarih olan yani 09/02/2007 ve 02/02/2007 tarihlerinde ... ve ...+şekil markalarının tanınmış marka olmadığı tespit edilmiştir.
Sunulan Marka tescil belgeleri, dava dışı ...Tic. Ltd. Şti ile ... Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan 01.01.2003 tarihli umumi acente sözleşmesi, bilahare ... Ltd Şti unvanının ... LTD olarak değişmiş olduğu, davacı tarafça ... Tic. Ltd. Ştİ.ne yapılan 2006-2011 yılları arasında düzenlenmiş faturaların sunulduğu, faturalarda ... ibaresinin ticaret ünvanı olarak ve ... olarak kullanıldığı, ancak fatura içerikleri incelendiğinde ürün markası olarak ... veya ... ibarelerinin yer almadığı tespit edilmiştir.
556 Sayılı KHK.nın 17. maddesinde TİCARİ VEKİL VEYA TEMSİLCİ ADINA TESCİLLİ MARKANIN DEVRİ aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
“Marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil edilmesi halinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa, marka sahibinin söz konusu tescilin kendi lehine devredilmesini isteme yetkisi vardır."
Dava dışı ve davaya konu markaları ilk olarak TPMK nezdinde tescil ettirmiş olan ... Ltd. Şti nın, 01/01/2003 tarihli umumi acente sözleşmesi uyarınca, davacı şirketin ticari temsilcisi konumunda olduğu tespit edilmiştir.
Dava dışı ...Tic. Ltd. Şti, davacı şirketin aynı ticaret ünvanına sahip olduğu "...+şekil", "..." ve "...+şekil" markalarını, bu markaları menşei ülkede tescil ettirdiği ve dünyada geniş bir pazara sahip olduğunu, bu malların satıcısı olarak bilmekte olduğu, bu bilgilere sahip olarak 03. sınıfta yer alan emtialar için ... ve ... markalarını tescil ettirmek için gerçek hak sahibinin Davacı şirket olduğunu bilerek başvuruda bulunmuştur.
...Tic. Ltd. Şti tarafından, TPMK nezdinde 03. sınıf için tescil ettirilmiş olan ... ile 03-06-07-35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için ... markası İle davacı şirket tarafından menşei ofiste ve yurt dışında tescilli olduğu, yıllardır kullandığı "...+şekil" ve "...+şekil" markaları ile benzerdir.
Davacıya ait marka tescil belgelerinde ... ibaresi tek başına veya ... şekli ile birlikte kullanılmıştır. Yine ... ibaresi tek başına ve ... ile birlikte kullanılmıştır. Yani davacı markaları hem kelime markası hem de şekil unsurunu ihtiva eden kelime markası iken davalıya ait hükümsüzlüğü talep edilen markalar kelime markası olarak tescil edilmiştir. ... markasında kullanılan renk, şekil ve kompozisyon aynıdır. ... ibaresi siyah, ... ibaresi aynı şekilde yeşil renkte kullanılmıştır. Markaların okunuşu, fonetik etkisi, görsel etkisi aynı olup ayırd edilemeyecek kadar benzerdir.
Tescilli marka ile kullanılan İşaret arasında görsel ve fonetik yönden benzerlik bulunmasa, hatta genel görünüş ( umumi intiba ) açısından ayniyet veya benzerlik bulunmasa dahi, halk bunlar arasında herhangi bir şekilde bir bağlantı kuruyorsa karıştırılma ihtimalinin mevcudiyeti kabul olunacaktır. Böylece görsel, biçimsel, fonetik benzerlik olmasa bile halkın iki işaret arasında herhangi bir sebeple bağlantı kurduğu hâllerde "karıştırılma ihtimali" bulunabilmektedir (Tekinalp s. 434-437).
Bu durum hem dava dışı ... Tic. Ltd. Şti'nin tüketici nezdinde iltibas yaratmak amacını hem de kötü niyetini açıkça göstermektedir.
TPMK nezdinde davalı adına tescilli olan ... ve ... markalarının kötü niyetli tescil nedeni devir ve/veya hükümsüzlük şartlarının da oluştuğu kanaatine varılmıştır.
Tescil, marka hakkı bakımından kurucu etkiye sahiptir. Tescil ilkesi uyarınca, herhangi bir markayı ilk defa tescil ettiren kişi marka hakkına sahip olur. Ancak, tescil ilkesi çok katı bir biçimde benimsenmemiş, gerçek hak sahipliğine de belirli bir koruma sağlanmıştır.
Tescil ile birlikte marka hakkı sahibi, marka üzerinde mutlak hakka sahip olur. Marka sahibi; Markasının başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesini talep edebilir, işaretin ticaret alanında kullanılması yasaklanabilir, marka hakkına tecavüz edildiği takdirde zararının tazmini dâhil çeşitli taleplerde bulunabilir. Marka sahibinin hakları tescil ile birlikte doğsa da, haklar üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayımı tarihiyle hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller için, başvuru sahibi tazminat davası açabilir. Bu durumda mahkeme, tescilin yayımlanmasından önce karar veremez .
Marka sahibine tescille sağlanan koruma, çeşitli sebeplerle sona erebilir. Bu sebepler arasında markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline karar verilmesi halleri de yer almaktadır. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede markanın geçersiz kılınması için yalnızca hükümsüzlük hâllerine yer verilmiş olup. Mahkeme tarafından verilen hükümsüzlük kararı kural olarak geçmişe etkilidir, kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış kabul edilir.
Hukukumuzda kötüniyetli marka tescilinin tanımı yapılmamıştır veya kötüniyetli marka tesciline örnek oluşturabilecek durumlar gösterilmemiştir. Bu durumda, kötü niyetli marka tescilinin neyi ifade ettiğini belirlemek öğreti ve yargı organlarına bırakılmıştır. Kötüniyet kavramı, dürüstlük kuralı ile yakın ilişki içerisindedir. Dürüstlük kuralı uyarınca bir kimseden davranışlarında dürüst, namuslu ve makul olması beklenir. Dürüstlük kuralı ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi gereğince 'Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır” Dürüstlük kuralına aykırı davranış ise hakkın kötüye kullanılmasını teşkil eder. Kötüniyetli marka tescili durumunda dürüst, namuslu olmayan bir davranış, bir işaretin marka olarak tescil ettirilmesi hakkının kötüye kullanımı mevcuttur. Marka sahibi, esasında kendisine tanınmış tescil İmkânını ve sağlanan korumayı amaca aykırı kullanmış olmaktadır. Bir hakkın amaca aykırı kullanılması, hakkın kötüye kullanıldığını gösterir. Marka tescili ile kişilere tescilsiz markalardan daha avantajlı, tekelci haklar içeren koruma sağlanır. Sağlanan koruma ise tescille doğmaktadır. Ancak, yalnızca tescil şartına bağlı olarak koruma sağlamak doğru değildir. Temel bir hukuk ilkesi olan dürüst davranma, markanın tescil edilmesinde de genel bir sınır teşkil etmektedir. Bu doğrultuda da; hukuki düzenlemelerde kötüniyetli tescil başvurusu itiraz nedeni, kötüniyetli tescil ise hükümsüzlük nedeni olarak yer almaktadır.
Yapılan açıklamalar çerçevesinde kötüniyetli marka tescilinin, markayı tescil ettirirken dürüstlük kuralına aykırı davranmak olduğu söylenebilir. Kötüniyetli marka tescillerine örnek olarak bir kimsenin tescil engellerini bilmesine rağmen bir markayı tescil ettirmesi, başkasının tescilsiz olarak kullandığı bilinen işareti marka olarak tescil ettirmek, aslında marka olarak kullanılması düşünülmeyen işaretin marka ticareti yapmak veya ileride bu işareti kullanan kişilere karşı markadan doğan hakkı kullanmak gibi durumlar gösterilebilir.
556 sayılı KHK 42. maddesinde hükümsüzlük halleri sayılmaktadır. Sayılan haller arasında ise kötü niyetli tescil bir hükümsüzlük sebebi olarak yer almamaktadır. u düzenleme gerçekte KHK'nin ruhuna aykırıdır. Zira Türk hukuk sisteminde dürüstlük esastır (MK 2. Madde) amaç hukukun her alanında hakkaniyetin ve adaletin sağlanması olduğuna göre kötü niyetin korunmaması icap eder. Bu nedenle kötü niyetli tescil halinin aynı zamanda bir hükümsüzlük sebebi olarak da kabul edilmesi KHK'nin düzenlenme tarzı, ruhu ve kötü niyete hiçbir halde yaşam hakkı tanımama bakımından son derece gereklidir. Nitekim Avrupa Birliği Marka Yönergesi'nin 3. maddesinde mutlak red nedenlerini düzenlemektedir. Yönerge m. 3 f. 2 (d) hükmüne göre, marka tescil talebinin kötü niyetli yapılması kesin bir tescil engeli olarak mutlak red ve/veya hükümsüzlük nedenidir.
Avrupa Birliği Marka Tüzüğü m. 51 f. 1 (a)'da ise tescil başvurusunda başvuru sahibinin kötü niyetli olması bir kesin hükümsüzlük nedenidir. Alman Markalar Kanunu 8/2, 10, 50/1-3 hükümlerine göre ise kötü niyetli marka tescili hem mutlak red hem de bir hükümsüzlük nedenidir. Şu halde marka tescil talebinin kötü niyetli bir şekilde yapılması ne Avrupa Birliği hukukunda genel anlamda ne de üye ülkelerde örneğin Alman marka hukukunda korunmuştur. Kötü niyetli tescil en azından mutlak hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir.
Gerek 556 sayılı KHK, gerekse 6769 sayılı SMK'daki düzenlemelerde kendisine yer bulmuştur. Kanun'un 27. maddesinde; markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde, bu kararın marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan korumanın hiç doğmamış sayılacağı düzenlenmiştir (aynı yönde 556 sayılı KHK, m.44/1). Hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisi istisnai durumlarda uygulanmaz. Bu durumlar arasında, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kararın kesinleşmiş ve uygulanmış olması da yer almaktadır (6769 sayılı Kanun m.27/3-a, 556 sayılı KHK m.44/2-a). Kötüniyetli marka tescilinden doğan zararların, açılan tecavüz davası sonucunda verilen kararlardan doğması mümkündür. Yine de bu durum, markanın hükümsüzlüğü kararının geriye etkili olduğunun istisnası arasında yer alamayacaktır. Kanunda, bu istisnai durumun istisnasına da yer verilmiştir. Marka sahibinin kötüniyetli hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin talepleri saklı tutulmuştur (6769 sayılı Kanun m.27/3, 556 sayılı KHK m.44/2).
Ticari vekil veya temsilci adına tescil olunan markanın iyi niyetli üçüncü kişiye devredilmesi marka sahibinin hükümsüzlük davası açmasına engel olmayacaktır. Marka hukukunda hak sahibi olmayan bir kişiden hak iktisap eden iyi niyetli üçüncü kişinin korunması kabul edilmemiş olup bu nedenle geçerli bir devir sözleşmesinden de bahsetmek mümkün olmayacaktır.
Kötüniyetli başvuru yaparak tescil hakkı elde etmiş olan ...Tic. Ltd. Şti adına TPMK nezdinde ... numara ile tescilli "..." ve ... numara ile tescilli "..." markaların davalı ... Limited'ine devri için imzalanmış olan ... 3. Noterliği'nde ... yevmiye sayılı Marka Devir Sözleşmesi ve TPMK kayıtlarında yapılan devir işleminin geçerli bir devir işlemi olmadığı kanaatine varılmıştır.
556 sayılı KHK hükümleri, bilirkişi kurulu raporu ve bütün dosya kapsamından: TPMK nezdinde dava dışı ... Ltd. Şti. adına ... numara ile tescilli "..." ve ... numara ile tescilli "..." markaların, marka devir sözleşmesi ile davalı ... Limited' Şti'ne devredildiği, markaların gerçek hak sahibinin davacı ..., LTD. olduğu, marka hukukunda hak sahibi olmayan bir kişiden hak iktisap eden iyi niyetli üçüncü kişinin korunmasının kabul edilemeyeceği, bu nedenle geçerli bir devir sözleşmesinden bahsetmenin mümkün olamayacağı kanaatine varıldığından, markaların devirlerine ilişkin işlemlerin iptaline ve 556 sayılı KHK' nın 11. ve 17. maddelerindeki düzenleme nedeni ile davaya konu markaların davacı ..., LTD. adına devrine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:
DAVANIN KABULÜNE,
1-... numaralı "..." ve ... numaralı "..." ibareli markaların DEVİRLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN İPTALİNE, TPMK daki devir tescilinin TERKİNİNE,
2-... numaralı "..." ve ... numaralı "..." ibareli markaların davacı ..., LTD.'ne DEVRİNE,
3-54,40 TL ilam harcından, peşin harcın mahsubu ile eksik 25,40 TL harcın davalıdan tahsiline,
4-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 5.910,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
5-Davacı tarafın yaptığı 29,00 TL başvuru harcı, 29,00 peşin harç, 214 TL tebligat ve müzekkere masrafı, 3.000 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 3.272,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
6-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde iadesine,
Dair davacılar vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 28/12/2020
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır