T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2016/174 Esas
KARAR NO: 2020/49
DAVA:Marka Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 06/09/2016
KARAR TARİHİ: 04/02/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA: Davacı vekilinin dava dilekçesinde; Müvekkil şirketin ... nolu "..." markasının sahibi olduğunu, sözkonusu markanın 2004 yılında 05.sınıfta tescil edildiğini, davalı şirket tarafından "...” ibareli marka başvurusunun 05.sınıfı kapsadığını, ... ve ... ibarelerinin görsel ve işitsel açıdan ayırt edilemeyecek kadar aynı olduğu için müvekkil şirket ile davalı şirketin markasının 05.sınıf yönünden birbirinden ayrılamayacak derece de iltibas halinde olduğunu davalı adına tescilli bulunan ... nolu ... ibareli markanın devrinin ve kullanımının engellenmesi amacı ile öncelikle ihtiyatı tedbir kararı verilmesini ve dava konusu ... markasının 05.sınıf yönünden hükümsüzlüğüne kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA: Davalı vekilinin cevap dilekçesinde:... markası için TPMK nezdinde başvuru işlemleri devam ederken davacı tarafın, kendi adına tescilli olan ... markası ile iltibasa neden olacağı gerekçesiyle TPE nezdinde itirazda bulunduğu, bu itirazın Markalar Dairesi Başkanlığının 02.02.2016 tarihli kararı ile markalar arasında iltibas oluşturacak düzeyde benzerlik olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, bunun üzerine davalı tarafın (YİDK) başvurduğunu ve YİDK tarafından yapılan inceleme neticesinde itiraza konu edilen markaların görsel, işitsel ve anlamsal düzeyde ilişkilendirme ihtimali de olmak üzere karıştırmaya yol açabilecek düzeyde ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılmaya yol açabilecek derecede benzer bulunmadığı gerekçesiyle bu başvurunun da reddedildiğini ve davalıya ait markanın tescil edildiğini, o somut olaya konu markalarm aynı olmadığının açık olduğu ve benzerlik değerlendirmesi yapılırken karşılaştırılan markaların bir bütün olarak ele alınması, bunların görsel, işitsel, anlamsal ve yazılış bakımından irdelenmesi gerektiğini, bütün olarak ele almanın işaretlerin parçalara ayrılmaksızın, bir bütün şeklinde değerlendirilmesi anlamına geldiğini, bir bütün olarak ele alınan işaretlerin aynı anda hem görsel, hem işitsel, hem anlamsal, hem de yazılış olarak iltibas tehlikesine yol açacak derecede benzerlik göstermesi gerektiğini ve dava konusu markalar bu çerçevede ele alındığında anlamsal ve yazılış açısından herhangi hir benzerlik taşımadığını, o her iki markanın da bütün olarak bir kelime anlamı karşılığı olmadığını,davalının ilaç konusundaki uzmanlığına olduğu kadar piyasaya sürmeyi planladığı ürünlerin iyi edici gücüne de vurgu yapmakta olduğunu ve davalının ticaret unvanım temsil eden harflerin büyük yazılarak baskın hale getirildiğini, o gerek Yargıtay gerekse de öğreti tarafından kabul gören esaslar doğrultusunda görsel işitsel anlamsal ve yazımsal benzeşimlerin hep birlikte bulunması gerektiğini, dava dilekçesinde her iki markanın aynı büyüklükte ve tamamen aynı yazı karakteri ile yazıldığını, oysa tescil belgelerinin de ortaya koyduğu üzere herhangi bir benzerliğin olmadığımı, 05.sınıf alt kategorileri incelendiğinde sınıf dahilinde olan malların çok çeşitli ürün yelpazesini kapsadığını, bu bağlamda sırf aynı smıfa dahil olduklarından hareketle dava konusu markaların aynı mal ve hizmetlere yönelik olduğu sonucuna varılamayacağını, sınıflandırmanın yalnızca teknik bir durum olduğu ve hukuki ve fiili durum bakımından bir hüküm doğurmayacağını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Dava konusu uyuşmazlığın; dava dilekçesi kapsamına göre davalı adına tescilli ... numaralı "..." ibareli markanın iltibas oluşturması nedeniyle hükümsüzlüğüne ilişkindir.
Türk patent ve marka kurumundan marka tescil belgesi celp edilmiştir.
Davanın açılmasını müteakip davacı ve davalının dava, cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, beyanlarında geçen deliller toplanmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsanında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
HMK 266. madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Bilirkişiler ..., ..., ... 7.7.2017 tarihli raporlarında; markanın 7/1-b maddesi kapsamında aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığı,, 8/1-b kapsamında benzer olmadığı ve bilgilenmiş tüketiciler nezdinde karıştırılma veya ilişkilendirme ihtimali olmadığını bildirmişlerdir.
Bilirkişiler Dr ..., ..., ..., 23.10.2019 tarihli raporlarında; taraf’ markalarının işaretsel anlamda ayniyet teşkil etmediği, ancak ayırt edilemeyecek kadar benzer olduklarını, tescilli oldukları sınıflar ve alt gruplar (ürünler) dikkate alındığında bu markaların aynı/aynı tür ürünlerde tescilli oldukları, MarkKHK m. 7/1-(b) kapsamında aranılan bir şart olmamakla birlikte, dava konusu markaların kullanıldığı sağlık/hijyen ürünlerinin yöneldiği kişilerden, olağan algı düzeyine sahip olan doktor, eczacı, veteriner gibi uzmanlarda dahi, işaretsel ve sınıfsal benzerliğin boyutu dikkate alındığında iltibasa sebebiyet verme potansiyelinin/ihtimalinin bulunduğu, bu bakımdan dava konusu markalar arasında da ilişki bulunduğu zannı uyanacağı,davaya konu markaların kullanıldığı ilaçların reçetesiz olarak satılması hâlinde ise uzmanlığı haiz olmayan kişilerin algı düzeyinin dikkate alınması gerektiği, bu durumda İse iltibasın varlığının evleviyetle kabul edilmesi gerekeceğini bildirdikleri anlaşılmıştır.
İlk ve ikinci rapor çeliştiği için 3. bir heyet oluşturulmuştur.
Üçüncü bilirkişi heyeti Bilirkişiler Doç Dr. ..., Dr.... ve ... (ayrık rapor sunmuştur) dan oluşturulmuş olup, bilirkişiler Doç. Dr. ... ve Dr. ... 21.10.2019 tarihli raporlarında; Davacının ... no. lu "..." markasının 05, 16, 21, 39.sınıflarda tescilli olduğunu, Hükümsüzlüğü talep edilen ... no.lu “...” markasının 05.sınıfta davalı adına tescilli olduğunu, Taraf markalarının kavramsal bir karşılığı olmadığı; ilaç yapımında kullanılan etkin bir maddeden türetilen ibareler olmadığı tespit edilmekle, davacı markasının ayırt edici gücünün kuvvetli olduğu; Nice 05. sınıfa dair bazı ürünlerin reçetesiz olarak da satın alınıp kullanılabilme ve ayrı reçeteye her iki firmaya ait ürünlerin de yazılabilme ya da kullanıcının elinde her iki firmaya ait farklı ürünlerin bulunuyor olma ihtimalleri bulunduğundan yalnızca sağlık profesyonellerinin değil ortalama düzeydeki tüketicilerin nezdinde de karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığı yönünde değerlendirme yapılması gerektiği, .Dava konusu ... noJu "...” markasının davacı markası ile aynı olmasa da görsel ve işitsel olarak karışıklığa sebebiyet verecek derecede benzer olduğu; dava konusu markanın tescil edildiği 05. sınıf emtialar yönünden MarKHK m.8/1/b’ye dayalı hükümsüzlük şartlarının mevcut olduğunu bildirmişlerdir.
Ayrık rapor sunan marka vekili ... ise ; davacı yan adına tescilli markanın 5. sınıfta tescilli olmakla birlikte gıda takviyesi emtia sınıfında tescili olmaması, ilaç sektöründeki ambalajlamada firma isimlerinin kullanım teamülü, firmalar arasında bağlantı kurma ihtimalini ortadan kaldırdığını,hitap ettikleri tüketici kitlesi nezdinde karışıklığa mahal vermeyeceğinden davalı yan adına tescilli ... ibaresinin hükümsüz kılınamayacağını bildirmiştir.
Mahkememizce ikinci bilirkişi heyetinin marka hukuku konusunda uzman Dr. ..., Eczacı ..., Tıp doktoru ...’nca hazırlanan raporun denetim ve hüküm kurmaya elverişli olduğu nitekim alanında uzman olan kişinin dahi karıştırma ihtimali bulunmasının markanın hükümsüzlüğü için yeterli olacağı, Dava konusu olan ... markasının 05.sınıf yönünden davacının "..." markası ile iltibas halinde olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu markaların kullanıldığı sağlık/hijyen ürünlerinin yöneldiği kişilerden, olağan algı düzeyine sahip olan doktor, eczacı, veteriner gibi uzmanlarda dahi, işaretsel ve sınıfsal benzerliğin boyutu dikkate alındığında iltibasa sebebiyet verme potansiyelinin/ihtimalinin bulunduğu, Davaya konu markaların kullanıldığı ilaçların reçetesiz olarak satılması halinde ise uzmanlığı haiz olmayan kişilerin algı düzeyinin dikkate alınması gerektiği, bu durumda ise iltibasın varlığının evleviyetle kabul edilmesi gerekeceği de yine bu raporu teyit eden alanında uzman olan üçünçü bilirkişi heyetinin( bilirkişiler Doç DR. ... ve DR. ...’un) raporları kapsamından anlaşıldığından bu rapor içerikleri hükme esas alınmıştır. İlk rapor ve son ayrık rapor ise marka hukuku ilkelerine aykırı olduğundan mahkememizce hükme esas alınmamıştır.
Hükme esas alınan ikirci ve üçüncü çoğunluk bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, markalar arasında bir iltibas veya en azırndan iltibas tehlikesi yaratacağının kuvvetle muhtemel olduğundan 5.sınıf yönünden hükümsüzlük koşullarının oluştuğu anlaşılmıştır.
Davacının tescilli markası ... nolu “...” markası olup, 5,16,21,ve 39.sınıf için 24.2.2004 tarihinde tescil edilmiş olup, davalının markası”...” markası olup 05.sınıf için 20.4.2015 tarihinde tescil edilmiştir.
Görüleceği üzere her İki marka da beyaz Tonda, siyah harflerle yazılı sözcük markalarıdır. Ayırt edilemeyecek kadar benzerlik değerlendirmesi yapılırken markaların kapsadığı mal veya hizmetin orta düzeydeki alıcı kitlesi üzerinde oluşturduğu etki dikkate alınmaktadır. Davaya dayanak ve konu markalar arasında dikkati çeken ilk husus olarak, işitsel anlamda ayniyete yakın benzerlik bulunduğu söylenebilir. Bu hususta davacı markanın okunuşu yazıldığı gibi “...” şeklinde, davalı markanın okunuşu ise “...” şeklindedir ve bu durum özellikle orta düzeydeki alıcı kitlesi üzerinde İki marka arasında ayırt edilemeyecek düzeyde bir fark olmadığı yönünde bir izlenim uyanmasına sebebiyet verebilecektir. Her iki markanın ilk iki harfi olan “...” İbareleridir, Şekli anlamda bakıldığında ibarenin davacı markasında küçük harflerle, davalı markasında ise ilk iki harf büyük harflerle yazıldığı görülmektedir. Bu hususun ilk bakışta bir farklılık yarattığı düşünülecekse de, ibareler (“...”) işitsel bir ayniyet içindedir. Dolayısıyla ilk iki harfin farklı puntolarla yazılması hususunun ayırt edilemeyecek derecede benzerlik durumuna bir etkisi olmadığı anlaşılmaktadır. Zira bu husus esas itibarıyla şeklin ön planda olduğu markaların ayırt ediciliği noktasında önem arz etmektedir. Davalı markanın devamında yer alan “...” ibaresi her ne kadar İngilizcede “iyi, güzel” gibi anlamlar ifade etse de, bu durum markalar arasındaki fonetik benzeriği ortadan kaldırmamaktadır.
İşaretsel karşılaştırma açısından markaların üçüncü harfleri olan ”...” ve harflerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Öncelikle anılan iki harf, açık olduğu üzere, yazılış bakımından farklılık ihtiva etmekte olup farklı harflerdir, “...” harfi İngilizcede tek başına “...” şeklinde telaffuz edilmektedir, ancak bir kelimenin içinde kullanıldığında okunuşu farklılaşmaktadır. Örneğin, “...” kelimesi “...” şeklinde telaffuz edilmekte, dolayısıyla “...” harfinin okunuşu “...” İle ayniyet teşkil etmekledir. Her ne kadar yazılış bakımından farklılık teşkil etse bile, her iki markanın da ayırt edici, aslı unsuru başlı başına mezkûr markaları oluşturan sözcüklerin kendisidir. İlk iki hecenin okunuşları da birebir aynıdır ve bu hususun ortalama tüketici kitlesinde markaların aynı olduğu yönünde izlenim uyandırabilektir.
Davacının markasının 5 harften, davalının markasının ise 6 harften oluşmaktadır. Ancak Her iki kelimenin sonunda yer alan “...” ve “..." harfleri ise markaları oluşturan sözcüklerin tamamı dikkate alındığında ise telaffuz yönünden benzerliğe ve takiben iltibasa sebebiyet verebilecek derecede olup karıştırmaya engel değildir.
İkinci ve üçüncü bilirkişi raporunda da isabetle belirtildiği gibi her İki markanın işaretsel anlamda ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Dosyaya sunulu TPE kayıtları İncelendiğinde, her iki markanın da 5. sınıfta tescilli olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, her iki markanın da 5. sınıfın raporda belirtilen mal ve hizmetlerde ortak olarak tescilli olduğu görülmektedir. Bunlar "İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve ... amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi mamaları, Tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler, Diş hekimliği için ürünler' (aletler/cihazlar hariç) : diş dolgu maddeleri, diş kalıbı alma maddeleri, protez ve yapay diş yapıştırma ve tamir maddeleri. Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kâğıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri. Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler. İnsan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular. Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbı amaçlı deterjanlar. ” olup Bunların dışında, davacı yana ait dayanak “...” markasının 5, sınıfta yer alan ve raporda belirtilen mal ve hizmetlerde, davalı markadan farklı olarak tescilli olduğu tespit edilmiştir:tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler; bitki karışımları ve konsantreleri; şifalı bitki çayları, zayıflatıcı çaylar, ginseng çayı,.. " dolayısıyla her iki markanın da tescilli olduğu sınıf aynı olup, ortak olarak tescilli oldukları mal ve hizmetlerin de, genel olarak hijyen ve sağlıkla İlgili ürünler olduğu yönünde şüphe bulunmamaktadır. Şu hâlde taraf markaları aynı ve aynı tür ürünlerde tescillidir.
İltibas, yani karıştırılma tehlikesi kavramı, iki ayrı marka karşısında bulunan kişilerin, bu markaların benzerliği sebebiyle, sunulan mal veya hizmetlerin aynı markaya ya da işletmeye veya ekonomik olarak bağlantı içerisinde bulunan İşletmelere ait olduğunu düşünmeleri veya düşünme ihtimalleri şeklinde tanımlanabilir (..., Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara, 2013, s. 67), Bu bağlamda MarkKHK m, 8/l-(b) kapsamında iltibas, sadece markaların karıştırılmasını değil; markaların ayrı olduğunun bilinmesine rağmen İlişkilendirilmesi ihtimalini de kapsamaktadır. Ayrıca belirtilmelidir ki, işaretsel/sımfsal benzerliklerin derecesi iltibasın güçlenmesine de sebebiyet verecektir. İltibasın varlığına ilişkin Yargıtay 11. HD’nin 15.02.2008 tarih ve 2007-18555/3360 K. sayılı kararında aynı hususlara işaret edilmektedir.
Dolayısıyla dava konusu markalarının aynı sınıfta ve genel anlamda sağlık ve hijyen alanında yer alan, aynı ürünlerde tescilli olduğu açıktır. Yine dava konusu markaların işaretsel anlamda da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu hükme dayanak alınan bilirkişi raporlarında belirlenmiş olup, Şu hâlde, sınıfsal yönden de işaretsel yönden de ayırt edilemeyecek kadar benzer olan dava konusu markaların iltibas ihtimalinin bulunduğu da sabit görülmüştür.
Davaya konu markaların ilaç/hijyen ürünlerinde tescilli olması ve bu durumda özellikle ilgili ürünlerin göre verilen bilirkişilerin alanında uzlan olan doktor, eczacı gibi uzman kişilerden seçilmiş olması bu bilirkişiyerin dahi markalar arasında iltibas bulunduğunu bildirmiş olmaları karşısında sıradan tüketicinin aldanmasının evleviyetle olduğu kabul edilmelidir. Sektör bilirkişilerinin de değerlendirmesi sonucunda; gerek markaların esaslı unsuru olan sözcüklerin kendisinin okunuşundaki ayniyete yakın benzerlik, gerek de markaların yazılışındaki küçük farklılıklar dışındaki benzerlikler doktor, eczacı, veteriner gibi uzmanların dahi algı düzeylerinde iltibasa sebebiyet verebilecek niteliktedir. Kaldı ki, bu benzerlikler de dava konusu markalar arasında ilişki bulunduğu zannını uyandıracak, dolayısıyla marka hukuku anlamında iltibasa yol açacak düzeydedir.Ürünün yöneldiği kitlenin algı düzeyi bağlamında son olarak taraf markalarının kullanıldığı ilaçların/ürünlerin reçeteli olup olmadığı hususunun da raporlarda isabetle değerlendirilmiş ve ilacın reçetesiz satılması ihtimalinde, iltibas değerlendirmesinde sadece doktor ya da eczacılar dikkate alınmayacaktır. Zira bu gibi ilaçlar olağan bir tüketici kitlesi tarafından ismi söylenilmek suretiyle kolaylıkla alınabilecektir ve bu noktada da ikinci raporda detaylıca açıklandığı üzere, ilacın ismi başlı başına ayırt edici nitelikle olacak ve markalar arasında ayniyete yakın olan fonetik benzerlik tartışmaya yer bırakmayacak bir şekilde iltibasa sebebiyet verecektir. Ancak ilaç reçete İle satılıyor ise; doktor ya da eczacıların algısının da ayrıca değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bu hususa ilişkin, Yargıtay 11. HD'nin 16.05.2011 tarih ve 2009/ 13331/5967 sayılı kararınında dikkate alınması gereklidir.
Toplanan deliller, taraf iddia ve savumaları, mahkememizce ikinci bilirkişi heyetinin (Dr ..., eczacı ..., tıp doktoru ...’nca düzenlenen) ve üçüncü bilirkişi heyetinin çoğunluk görüşü denetim ve hüküm kurmaya elverişli olduğundan keza bilimsel olarak marka hukuku ilkelerine göre hazırlandığından hükme esas alınmış ve Dava konusu olan ... markasının 05. sınıf yönünden davacının "..." markası ile iltibas halinde olduğu markaların kullanıldığı sağlık/hijyen ürünlerinin yöneldiği kişilerden, olağan algı düzeyine sahip olan doktor, eczacı, veteriner gibi uzmanlarda dahi, işaretsel ve sınıfsal benzerliğin boyutu dikkate alındığında iltibasa sebebiyet verme potansiyelinin/ihtimalinin bulunduğu, iltibasın varlığının evleviyetle kabul edilmesi gerekeceği gözetilerek 5. sınıf yönünden hükümsüzlüğünü karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulması gerekmiştir.
HÜKÜM:
1-Davalı adına tescili ... nolu markanın 05 nolu emtia yönünden HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE,
2-Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesine,
3-54,40 TL ilam harcının peşin harçtan mahsusu ile eksik kalan 25,20 TL harcın davalıdan tahsiline,
4-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 4.910 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafın yargılama giderlerinden olan 29,20 TL peşin harç, 29,20 TL başvuru harcı, 5.750 TL bilirkişi ücreti, 393 TL tebligat masrafı olmak üzere toplam 6.201,40 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talebi halinde taraflara iadesine,
Dair karar davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı , gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere karar verilip tefhim kılındı. 04/02/2020
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır