T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/421
KARAR NO: 2020/429
DAVA: MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ, MEN'İ, REF'İ VE TAZMİNAT
DAVA TARİHİ:03/10/2018
KARAR TARİHİ:31/12/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan Markaya Tecavüzün Tespiti, Men'i, Ref'i ve Tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle:"..." markasının TPMK nezdinde, ... numarasıyla 41. sınıfta, ... numarasıyla ...sınıflarda müvekkili şirket adına kayıtlı olduğunu, 14 Mayıs 2018 tarihli internette yer alan tanıtım ve videodan müvekkiline ait "...” markasının hukuka aykırı ve kaçak olarak davalılar tarafından kullandığını öğrendiklerini, davalıların “...” markasını defaten ve hak sahibi olmaksızın yarışma organizasyonlarında kullandıklarını ve yayın yaptıklarını ikrar ettiklerini, davalıların sponsor elde etmek gayesiyle "..." markasının üzerine ... harfini koyarak markayı kendi adlarına tescilliymiş gibi gösterdiklerini, Yargıtay tarafından müvekkili şirkete ait “...” markasını kullanmamasına rağmen kullanmak için teşebbüs eden ...’in tazminat ödemesine hükmedilmiş olduğunu, davalıların hukuka aykırı, tecavüz içeren eylemleri nedeniyle müvekkili şirketin telafisi zor ve ağır zararlara uğradığını, 2018 yılı ortalarında "..." organizasyonu yapmak için girişimler, masraflar yapılmasına karşın davalıların bundan evvel "..." markasıyla organizasyon yaptıklarını belirterek menfi cevap verdiklerini ve "..." organizasyonun yapılmasını kabul etmediklerini, davalıların devamlı olarak ve kötü niyetle gerçekleştirdikleri bu tecavüzlerin, yargı yoluyla durdurulmadığı takdirde müvekkili şirketin adına tescil ettirdiği "..." markasının hiçbir anlam ifade etmeyeceği gibi ödenecek tazminatın da zararlarını karşılamaktan uzak olduğunu, davalıların bu organizasyonu yapmaktan vazgeçtikleri beyanlarıyla birlikte, müvekkili şirket markası veya benzer isimlerle değişik organizasyonlar yapılmamasını, durdurulmasını ve önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini, davalıların eyleminin müvekkilinin markasına tecavüz teşkil ettiğinin tespitini, devamlı aynı suçu işlemeleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını, müvekkili şirketi lehine 10.000.TL manevi tazminata hükmedilmesinin yanı sıra maddi olarak müvekkili şirketin zararlarının 556 sayılı KHK.nın 66. c. fıkrası göz önüne alınarak tecavüz sonucu aynı değerde olan "..." markası için ödenen meblağın "..." için ödenmesini, davalılar adına tanzim edilmiş "..." markasına ilişkin her türlü evrak ve tanıtım malzemeleri ile "..." ibaresini içeren işyeri tabelasının bulunduğu yerlerin tamamından kaldırılmasını ve "..." ibaresinin, davalılara ait tüm internet, sanal, görsel yazılı yayınlar ile web sayfası içeriğinden çıkartılmasına , gideri davalılardan alınmak üzere kararın kesinleşmesini müteakip "..." markasının 38. ve 41. sınıfta müvekkili adına kayıtlı olduğuna ilişkin kararın gerekçe kısmı ile hüküm bölümünün yüksek tirajlı iki gazetenin Türkiye ve yurt dışı baskılarında birer hafta ara ile ikişer kez ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle: “...” markasının davacı adına kayıtlı olmayıp diğer davalı ... adına kayıtlı olduğunu, davacının kötü niyetli ve haksız olarak davayı açtığını, davacının tazminat ve ihtiyati tedbir taleplerinin reddini, müvekkilinin iyi niyetli olduğunu, davalı ... ile birlikte düzenlenmesi planlanan yarışmanın tanıtım organizasyonuna diğer davalı ...A.Ş'ye ait ... planlanan tanıtımla başlamış olduğunu, bu yarışma tanıtımında da davacının iddialarının aksine “...” markasının kullanılmadığını, kaldı ki “...” markasının ... adına kayıtlı olması nedeni ile kullanılmasında da bir sakınca olmadığını, öncelikle yetki itirazının kabulü ile dosyanın yetkili ... Fikri Ve Sinai Haklar Mahkemesi'ne gönderilmesini, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddini talep etmiştir.
Davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle: Davacının “marka boşluklarından çıkar sağlama” eylemi içinde olduğunu ancak müvekkilinin markası yönünden böyle bir boşluk bulunmadığını, davacının bazen ... A.Ş olarak görünmekte olduğunu, dava kaybetmeye ve tazminat ödemeye yaklaştığında ise muvazaalı bir marka devir işlemiyle bir anda tüzel kişilik değiştirerek Orta Amerika ülkelerinden olan, vergi cenneti ve ... şirketleriyle bilinen ... orijinli ... ismiyle tüzel kişiliği haiz olup olmadığı bile şüpheli olan paravan bir şirkete dönüştüğünü ve uluslararası tebligat yapmanın güçlüğünden fayda umduğunu, tüzel kişilik perdesinin arkasında bu çeşit dava ve ihtarlar yoluyla müvekkili markası üzerindeki mutlak hakkını tehdit edenin... olduğunu, davacının Türk Patent ve Marka Kurumunda tescil edilmiş "..." isimli bir markası ya da bu marka ile ilgili herhangi bir kullanma hakkı, lisans sözleşmesi olmadığı gibi fiili kullanımının da mevcut olmadığını, davacının bu nedenle aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını, "..." markasının tüm haklarının davalıya ait olduğunu dolayısıyla "marka sahibinin tekliği ilkesi" gereği münhasıran davalıya ait mutlak bir hak olması nedenleriyle davanın ve maddi menfaat elde etme gayesiyle ileri sürülen ihtiyati tedbir talebinin reddinin karar verilmesini talep edilmiştir.
Davalı ... A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle: Davacının davayı takip yetkisi bulunmadığından davanın dava şartı yokluğundan reddinin gerektiğini, nitekim davacının sunmuş olduğu evrakların 2002 yılına ait olduğunu, böyle bir davayı ancak marka hakkına sahip kişilerin ikame edebileceğini, bununla birlikte her kim davacı olursa olsun davanın müvekkili şirket için husumet yönünden reddinin gerektiğini, müvekkilinin sahibi olduğu otel tarafından markanın hiçbir şekilde kullanılmamış olduğunu, suça yönelik bir eylem olmadıkça sözleşme serbestisi gereği otel misafirlerinin kiraladıkları odaları ve davet salonunu diledikleri gibi kullanmakta özgür olduğunu, bu hususta bir ihlal varsa marka hakkını kim kullanmışsa ve kim yayınlamışsa ancak onların sorumlu olduğunu ayrıca yenilenmeyen markaların hükümsüz sayılması sebebiyle davacının huzurdaki davayı açma hakkının mevcut olmadığını, davanın reddini talep etmiştir.
... CBS ... numaralı soruşturma dosyası istenmiş, incelendiğinde: Müştekilerin ..., ..., şüphelilerin ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., suçun Başkasına Ait Marka Hakkına İktibas Veya İltibas Suretiyle Satışa Arz Etmek Veya Satmak, suç tarihinin 26/09/2018 olup 08/03/2019 tarihinde şüpheliler hakkında "Kovuşturmaya Yer Olmadığına" dair karar verildiği görülmüştür.
TPMK kayıtları istenmiş, HMK 266. madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
14/08/2020 tarihli bilirkişi kurulu raporu sunulmuştur.
14/08/2020 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle: Davacının hak iddialarını dayandırdığı ... başvuru ve ... tescil numaralı “...” markasının yenileme yapılmaması sebebiyle dava tarihi itibariyle hükümsüz olduğu, davacının ... başvuru numaralı “...” markasının ise geçerli olduğu ve tescil korumasının devam ettiği ancak markanın tescillendiği sınıflar 03 ve 16 olup tescile konu emtialar arasında yarışma düzenlenmesi veya eğlence hizmetlerinin yer almadığı ve markanın tanınmış marka olarak tanımlanamayacağı, ibraz olunan deliller ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde mevcut kayıtlar ışığında davacının marka üzerindeki hak sahipliği ve tecavüz iddiasının tespit olunamadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Dava: Davalıların eylemlerinin, davacının tescilli markalarından kaynaklı haklara tecavüz teşkil ettiğinin tespiti, men'i, ref'i, tazminat ve hükmün ilanına ilişkindir.
Davanın açılmasını müteakip davacı ve davalıların dava, cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, beyanlarında geçen deliller toplanmış, taraflara ait mali kayıtlar celp edilmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
Davanın açıldığı tarih itibarıyla 6769 sayılı SINAİ MÜLKİYET KANUNU uygulanacaktar.
Madde 7 - (Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları)
"(1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:
a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.
(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.
(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:
a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
c)Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması."
Madde 29 - (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
Madde 149/1 de sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi mahkemeden;
"Tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması, kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini , Araçlara elkonulması, Elkonulan araçlarda kendisine mülkiyet hakkının tanınması, araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya imhası, kararın ilanı " şeklinde talepte bulunabilir.
6769 sayılı SMK'nun 151.maddesine göre; "(1) Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar. (2) Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden biri ile hesaplanır:
a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir.
b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli.
(3) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur.
(4) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, ikinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birinin seçilmiş olması hâlinde, mahkeme ürüne ilişkin talebin oluşmasında sınai mülkiyet hakkının belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, kazancın hesaplanmasında hakkaniyete uygun bir payın daha eklenmesine karar verir. (5) Mahkeme, patent haklarına tecavüz hâlinde, patent sahibinin bu Kanunda öngörülen patenti kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatine varırsa yoksun kalınan kazanç, ikinci fıkranın (c) bendine göre hesaplanır.
(6) Coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına tecavüz hâlinde bu madde hükmü uygulanmaz." hükmü amirdir.
Marka:Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye sağlar, markalar işletmelerin üretmiş olduğu emtia veya sunmuş oldukları hizmetlerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır.
Karıştırılma ihtimali: Bir tescilsiz işaretin veya tescil edilmiş bir markanın daha önce tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vs. sebeple ya aynı ya da benzer olduğu için önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırması tehlikesidir. Karıştırılma (iltibas) ihtimalinin araştırılmasına ilk önce markalar arasında ayniyet ya da benzerlik bulunup bulunmadığından başlanması gerekmektedir. Markaların esas unsurlarının ve vurgu sözcüklerinin aynı veya benzer olması, markanın genel görünümüne etkisi az olan diğer unsurlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabilir. Sözcük markalarında, sözcüklerin başlangıç ve kökleri bütünsel benzerliğin tayininde önemlidir. İki marka arasındaki iltibasın varlığının saptanmasında, markaların yan yana konularak karşılaştırma yapılmaması gereklidir. İltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığının saptanmasında ilgili mal ya da hizmetin orta yetenekteki alıcılarının dikkat ve özeni esas tutulur. Bu alıcıların markaları, aynı anda göz önünde bulunduramayacakları da dikkate alınarak ayrıntılara ilişkin farklar ve bütüne ilişkin benzerlikler üzerinde durulur.
Davacının markasının tanınmış marka olup olmadığı: 6769 Sayılı SMK’nun 6/4 maddesinde “Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar"dan, 6/5 ve 7/2-c maddelerinde “bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi"nden bahsedilmektedir. Ancak 6769 Sayılı Kanunda tanınmış markalar ile ilgili herhangi bir tanım bulunmamaktadır. Tanınmış markalar ilk kez 6769 Sayılı Kanunun da atıf yaptığı, Paris Sözleşmesi’nde düzenlenmiş, daha sonra diğer uluslararası metinlerde de kabul edilmiştir. Tanınmış markalarla ilgili diğer önemli uluslararası metin TRİPS anlaşmasının 16. maddesidir. Bu maddenin 2. ve 3. fıkralarında Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine atıf bullunmaktadır.
Bir markanın tanınmış marka olup olmadığı incelenirken WIPO kriterlerinin yegane kriterler olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun yanında kriterlerin tamamının somut olayda olumlu olarak gerçekleşmesi de gerekli değildir. Bazı hallerde bunlardan sadece birisi bile bir markanın tanınmış marka olarak kabulü bakımından yeterli olabileceği gibi bunlardan birkaçının gerçekleşmesine rağmen tanınmışlık için yeterli görülmeyebilir.
TPMK KAYITLARI İNCELENDİĞİNDE: Davacıya ait ... başvuru ve ... tescil numaralı “mister mr şekil” markası için 20/02/2007 tarihinde yenileme başvurusunda bulunularak ilk talebinin süresi içinde yapıldığı ve böylece markanın koruma süresinin 10 yıl süre ile uzatılmış olduğu ancak ikinci yenileme talebinin, yenileme talebi için geçerli olan son tarihten veya yenilemenin ek bir ücret ödenerek talep edilebileceği geç başvurunun son tarihinden önce ileri sürülmemiş olması dolayısıyla markanın koruma süresinin dolması nedeniyle 30/11/2017 tarihinden itibaren hükümsüz olduğu anlaşılmıştır.
Davacıya ait ... numaralı “...” markasının halen geçerli olup 03 ve 16. sınıflarda tescilli olduğu, tescile konu emtialar arasında yarışma düzenlenmesi veya eğlence hizmetlerinin yer almadığı ve markanın tanınmış marka olduğuna dair kayıt bulunmadığı anlaşılmıştır.
... başvuru numaralı "..." ibareli markanın ... adına tescilli için 18/09/2017 tarihinde başvuruda bulunulmuş, 29/08/2018 tarihinde markanın 41.sınıfta tescilline karar verilmiş ancak marka başvurusunun tescil edilmesi için gerekli evrak ve ücretlerin ödendiğine dair belgenin gönderilmesi gerektiğine dair TPMK tarafından yazı gönderilmiş olmasına rağmen süresi içerisinde eksiklikler giderilmediğinden başvuru işlemden kaldırılmıştır.
TPMK nezdinde ... başvuru numaralı "..." ibareli markanın 41.sınıfta davalı ... adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.
Mevzuat, TPMK kayıtları, kanun maddeleri ve Mahkememizce itibar edilen bilirkişi kurulu raporunda da belirtildiği üzere: Davacının hak iddialarını dayandırdığı TPMK nezdinde ... başvuru ve ... tescil numaralı “...” markasının yenileme yapılmaması sebebiyle dava tarihi itibariyle hükümsüz olduğu, davacının ... başvuru numaralı “...” markasının ise geçerli olduğu, tescil korumasının devam ettiği ancak markanın tescillendiği sınıfların 03 ve 16 olup tescile konu emtialar arasında yarışma düzenlenmesi veya eğlence hizmetlerinin yer almadığı, davacı tarafça markasının tanınmış marka olduğunun iddia edildiği ancak TPMK nezdinde markanın tanınmış marka olarak kayıtlı olmadığı ve markanın tanınmış marka olduğuna ilişkin delil sunulmadığı görülmekle davacı markasının tanınmış marka olarak tanımlanamayacağı, mevcut deliller ve TPMK kayıtlarından davacının marka üzerindeki hak sahipliği ve tecavüz iddiasının kanıtlanamadığı kanaatine varıldığından davanın reddine karar verilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
1-DAVANIN REDDİNE,
2-54,40 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile eksik 18,50 TL harcın davacıdan tahsiline,
3-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 5.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,
4-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde iadesine,
Dair davalı ... vekilinin yüzüne karşı, davacı vekili ve diğer davalılar vekillerinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 31/12/2020
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır