T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2016/112 Esas
KARAR NO: 2020/322
DAVA:Marka hakkına tecavüzün önlenmesi, Haksız rekabetin önlenmesi,markanın hükümsüzlüğü, tazminat
DAVA TARİHİ: 17/05/2016
KARAR TARİHİ: 03/11/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka hakkına tecavüzün önlenmesi, Haksız rekabetin önlenmesi, markanın hükümsüzlüğü, tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA Davacı vekili dava dilekçesinde; “Davalının ... sayı ile tescilli “...“ yani ¸ ibareli markasını, “inşaat ürünleri ve hizmetleri” içeren 19, 37 ve 42. sınıf kapsamındaki tescil dışı mal ve hizmetler üzerinde kullanımının durdurulmasına ve müvekkil şirketin marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılması amacıyla, üzerinde "...", “..." ve/veya ¸ ibaresinin bulunduğu tescil kapsamı dışındaki ürün, iş evrakı, katalog, ve araçlara el koyularak imhası yönünde İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ” “... sayı ile tescilli “...”, ... sayı ile tescilli “....” ve ... sayı ile tescilli “..." markalarının 3. kişilere devrinin önlenmesi için teminatsız İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ, markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesini, Davalının ticari faaliyetlerinin ve kazançlarının en esaslı kısmını, davalının 03.04.2014 tarihinden sonra üzerinde "..." ve/veya “..." ve/veya ¸ ibaresini kullandığı tescil dışı mal ve hizmetlerin satışı teşkil etmekte olduğundan, davalının 2004, 2005, 2006 yıllarına ait her türlü ithalat, ihracat, imalat, ardiye, depolama, nakliye, fatura ve ticari kayıtlarının bir sureti dosyada muhafaza edilip iade edilmek üzere TEDBİREN EL KONULMASINI, 10.000 TL maddi 10.000 TL manevi 10.000 TL itibarın zarara uğratılması yönünden tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA: Davalı vekili cevap dilekçesinde; konusu aynı olan ve yıne davacı yan tarafından müvekkili aleyhine ikame edilen ... 4. fıkrı ve sınaı haklar hukuk mahkemesı’nın ... e. sayılı dava dosyası derdest olduğundan huzurdakı davanın usulden reddı gerektiğini, davacının açmış olduğu huzurdaki davadaki talepleri zamanaşımına uğramış olup, davanın uzun süre sessiz kalma müessesi uyarınca reddi gerektiği, müvekkilinin 11 senedir “...” ve “...” esas unsurlu markalarını ve ticaret unvanını nizasız ve fasılasız olarak kullanmış, markasını tanınır ve bilinir hale getirilmesinde ciddi çalışmalar ve yoğun reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmuş, mersin ve istanbul şubeleri ile de çalışmalarını geniş bir coğrafyaya yayarak ticari faaliyetlerini günden güne artırarak, sektörde tanınan ve bilinen bir firma olarak yer edindiği, müvekkil firma 2005 yılından beri ‘’ ... ‘’ ve ‘’ ... ‘’ esas unsurlu markaları ve ticaret ünvanı ile faaliyetlerine devam etmekte olup 2011 yılından itibaren de markalarını tpe nezdinde tescil ettirdiği, dolayısıyla haksız rekabet ve marka hakkına tecavüzden söz edilmesi mümkün olmadığı, “...” ve “...” ibareleri elyaf ve lif anlamlarında olup, ... ve ... beton, taraf şirketlerinin iştigal alanı olan elyap takviyeli beton üretiminin genel adı olduğu, dolayısıyla “...” ve “...” ibarelerinin hiç bir şirketin tekeline bırakılamayacağı gibi, tek başına marka olarak kullanılması, 556 sayılı khk’ nın 7. maddesinin c bendi uyarınca mümkün olmadığı, davacının tanınmış marka olduğunu iddia ettiği “...” ve “...” ibaresi sıradan ve herhangi bir ayırt ediciliği bulunmayan zayıf bir marka olduğu, zayıf markaların ise 3. kişiler tarafından kullanımı engellenmesi imkân dâhilinde olmayıp, davacının tanınmışlık iddiaları da yerinde olmadığı, müvekkili şirketin > ve > esas unsurlu markaları seri marka oluşturduğunu, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun tedbir talebinin reddini, müvekkili aleyhine haksız ve hukuka aykırı suretle ikame edilen davanın reddini, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davacı yana yükletilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Dava konusu uyuşmazlık ; “... sayı ile tescilli “...”, ... sayı ile tescilli “...” ve ... sayı ile tescilli “..." markalarının hükümsüzlüğü, sicilden terkini, markaların devrinin önlenmesine yönelik tedbir, maddi tazminat olarak 10.000 TL kazancın hesaplanmasında makul bir payın eklenmesine yönelik itibar tazminatı olarak 10.000 TL, manevi zararlara yönelik 10.000 TL olmak üzere marka hakkından-haksız rekabetten (tescil dışı) kaynaklı maddi ve manevi tazminat davasına ilişkindir.
Davacı vekili 20.10.2020 tarihli ıslah harç makbuzu ile maddi tazminat istemini 249.000 TL olarak ve makul pay talebini 75.000 TL olarak belirli hale getirmiştir.
Türk patent ve marka kurumundan marka tescil belgeleri celp edilmiştir.
Davanın açılmasını müteakip davacı ve davalının dava, cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, beyanlarında geçen deliller toplanmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsanında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
Davalı yan huzurdaki dava ile 2.FSHHM’nin ... E. sayılı dava dosyasında davacının aynı taleplerle tecavüzün önlenmesini talep ettiğini derdestliğin söz konusu olduğunu bildirmişse de ilgili dosyanın Google adworks sisteminden kaynaklı tecavüz davası, alan adının terkini, unvan terkini kapsamında açıldığı, huzurdaki davadaki taleplerin farklı talepler olduğu anlaşıldığından derdestlik itirazının yerinde olmadığı anlaşılmıştır
Davacı yan yine savunmasında ... ibaresinin cins isim olarak kullanılmakta olduğunu, ... betonun bir beton çeşidi (ürün cinsi) olduğunu , üçüncü kişiler tarafından işbu ibarenin kullanılmasının marka sahibi tarafından kullanılmasını engellenemeyeceğini ileri sürmüş olup, davalının bu savunmasının da yerinde olmadığı toplanan deliller kapsamından anlaşılmıştır.
UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER
Marka hakkı tecavüze uğrayanların başvuracağı hukuki çareler mülga KHK’nin 62.vd. maddelerinde belirlenmiştir. 556 sayılı KHK’nın 61. Maddesinde ise hangi eylemlerin marka hakkına tecavüz teşkil ettiği belirlenmiştir. Buna göre, maddenin (a) bendi uyarınca “marka sahibinin izni olmaksızın markayı 9.madde de belirtilen biçimlerde kullanmak” (b) bendi uyarınca, “Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek”, fiilleri marka hakkına tecavüz sayılır. Anılan maddenin “a” bendi ile atıf yapılan KHK’nın 9. maddesi marka tescilinden doğan hakların kapsamını düzenlemektedir. Bu hükme göre, tescilli bir markanın sahibi, izni alınmadan markanın aynı olan bir işaretin tescil kapsamındaki aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisine sahiptir (KHK 9/1-a). Yine marka ile ‘aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması' marka sahibinin iznine bağlıdır (KHK9/l-b).
KHK’nin 9. maddesinin ikinci fıkrası, ilk fıkra uyarınca markadan doğan hakkın kapsamında bulunan bir işaretin marka sahibi tarafından yasaklanabilecek kullanım şekillerini belirler. Buna göre, marka sahibi, işaretin mal veya ambalajı üzerine konulmasını, işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesini veya bu amaçla stoklanmasını, teslim edilebileceğinin teklif edilmesini veya o işaret altında hizmetlerin sunulmasını veya sağlanmasını, işareti taşıyan malın ithalini/ihracını ve işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılmasını, internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimde kullanılmasını yasaklayabilir.
Yukarıda irdelenen hükümler çerçevesinde marka hakkı tecavüze uğradığı saptanan marka sahibinin talep edebileceği hususlar, KHK’nin 62.vd. maddelerinde belirlenmiştir. Buna göre, marka sahibi mahkemeden, marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulmasını, ihlal oluşturan eşya ve üretimde kullanılan araçlara el konulmasını, bunlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasını, maddi ve manevi zararının tazminini, tecavüz teşkil eden işaretin el konulan ürünler veya araçlar üzerinden silinmesini, mümkün olmadığı takdirde imhasını ve hükmün ilanını isteyebilir.
Haksız rekabet ise, genel anlamda, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nın 56. maddesinde “aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suiistimalidir” şeklinde tanımlanmıştır. Yasanın 57. maddede ise, haksız rekabet halleri sınırlı örnekler ile sayılmıştır. Maddenin 5. bendine göre, “başkalarının emtiası, iş mahsulleri…hususi ile başkasının haklı olarak kullandığı ad, ünvan, marka, işaret gibi tanıtım vasıtaları ile iltibasa meydan verebilecek surette ad, ünvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak” haksız rekabet teşkil etmektedir. Eylem bu hallerden birini oluşturmadığı takdirde 56. madde uyarınca genel anlamda haksız rekabet koşullarının var olup olmadığına bakılmalıdır. TTK’nun 56 ncı maddesine göre haksız rekabetin gerçekleşmesi iki koşula tabidir. Bunlar iktisadi rekabet çerçevesi içinde bir eylemin meydana gelmesi ve bu eylemin aldatıcı olması veya dürüstlük kurallarını ihlal etmesidir.
Başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticari işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak veya buna müsait bulunan tedbirlere başvurmak, özellikle başkasının haklı olarak kullandığı, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak veyahut iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak haksız rekabettir.
Bir kimsenin iltibas olgusuna dayanarak, yani başka bir kimsenin kendisine ait ad, unvan ya da herhangi bir tanıtma aracı ile karıştırılma tehlikesi yarattığını ileri sürerek dava açılabilmesi, onun kendi tanıtma aracını haklı olarak kullanıyor olmasına bağlıdır. Yanıltıcı duruma yol açma fiilinin haksız rekabet sayılabilmesi için, kusur unsuruna ihtiyaç olmadığı gibi, aynı sektörde veya piyasada rekabet eder durumda olmaları da gerekmez. Kusur unsuru yalnızca eski TTK. m 64 ve 6102 sayılı yeni ticaret kanunu 62. madde bakımından önem taşır. Zira bu maddeler, kusurun bir türü olan kasıt altında işlenen yanıltıcı duruma yol açma fiillerini suç saymıştır. O halde yanıltıcı duruma(karışıklığa) yol açma fiili için objektif olarak iltibasın(benzerliğin veya karışıklığın) mevcudiyeti veya böyle bir tehlikenin bulunması gerekli ve yeterlidir. Görüldüğü gibi, karışıklığa yol açma bakımından, iltibasın meydana gelmiş olması; yani müşterinin zihninde o malın aynı firma(üretici) tarafından üretildiği düşüncesinin doğmuş olması dahi gerekmeyip, iki malın(tanıtma vasıtası) arasında karışıklık ihtimali( tehlikesi) bulunması haksız rekabet için yeterli görülmektedir. Nitekim madde metninde geçen,”…iltibasa sebebiyet verecek… “ ifadesi de bu düşünceyi doğrulamaktadır. Ayrıca zararın meydana gelmesi de şart olmayıp, zarar doğma ihtimalinin bulunması haksız rekabet teşkil etmesi bakımından yeterlidir. Yine bu çerçevede haksız rekabetten söz edebilmek için, failin iltibas teşkil eden fiilden fayda sağlamış olması da aranmaz.
HMK 266. Madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Bilirkişiler ..., ..., ...'ın sunmuş olduğu 24/01/2018 tarihli bilirkişi raporunda; Davacının ... esas unsurlu pekçok seri markalarının bulunduğu, ... markasının SEKTÖREL TANINMIŞ MARKA OLDUĞU, Davacıya ait ... markaları, ... no ile tescilli ... şekil markası ile ile davalıya ait TPMK nezdinde ... no ile tescilli ...+şekil karşılaştırıldığında davacı markalarının esas unsuru ..., ile davalı markasının esas unsuru ... ibarelerinin benzer olduğu, bunun yanısıra ... ile ... ibarelerinin de bir bütün olarak benzer olduğu, PANEL ibarelerin markaların tali unsurları olduğu, tescil kapsamlarının aynı olduğu, davacının markasının SEKTÖREL TANINMIŞ MARKA OLDUĞU, Bu nedenle tarafların markalarının benzer olduğu, ve davalının bu markayı tescil kapsamı dahilinde kullanması halinde yani hitap ettiği müşteri kitlesi nezdinde iltibasa neden olabileceği, Davacıya ait ... markası ile davalıya ait TPMK nezdinde ... NO İLE tescilli unsurlarının ... İle ... olduğu, davalıya ait markada ... ibaresinin önüne getirilmiş olan ... ibaresinin davalı markasına yeterince ayırdedicilik katmadığı, fonetik olarak iltibas tehlikesini ortadan kaldırmayacağını, davacının markasının SEKTÖREL TANINMIŞ MARKA OLDUĞU, Bu nedenle tarafların markalarının benzer olduğu, ve davalının bu markayı tescil kapsamı dahilinde kullanması halinde yani hitap ettiği müşteri kitlesi nezdinde İltibasa neden olabileceği , ayrıca davalının web sitesindeki kullanımının sözkonusu markanın şekli unsurlarıyla birlikte aynı olmadığı, bu markayı taşıyan ürünün işletmesel kökeninde karışıklığa neden olabileceği, Davacıya ait ... ve ... esas unsurlu seri markalar ile davalıya ait TPMK nezdinde ... no ile tescilli "..." markası karşılaştırıldığında davacı markalarının esas unsuru ... ila davalı markasının esas unsuru ... ibarelerinin benzer olduğu, bunun yanısıra ... ile ... ibarelerinin de bir bütün olarak benzer olduğu, davacının markasının SEKTÖREL TANINMIŞ MARKA OLDUĞU, farklı mal ve hizmetlerde tescil edilmiş olsa bile davalının markasının 37 ve 42. sınıflarda yer alan hizmetlerde kullanımı halinde tüketici yani hitap ettiği müşteri kitlesi nezdinde İltibasa neden olabileceği, markanın ve bu markayı taşıyan ürünün Işletmesel kökeninde karışıklığa neden olabileceği , Davalıya ait www.....com.tr alan adlı web sitesinde ... ve ... İbarelerinin sadece ticaret ünvanı olarak değil, tek başına göze çarpar mahiyette ve baskın unsur olarak MARKASAL olarak kullanıldığı tespit edildiği, Davalının ... numara ile tescilli "... şekil"..."markası 37 sınıfta yer alan "Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri. Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu). Deniz araçlarının bakımı re tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri. Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri. Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri. Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri. Saat tamiri hizmetleri. Madencilik, maden çıkarma hizmetleri. Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri ile 42.sımfta ver alan "sanat eserleri orjinallik onay hizmetleri" İçin tescil edilmiş ise de, davalı şirket tarafından sözkonusu marka tescil kapsamı dışında 17 ve 19. sınıfta yer alan " Isı yalıtımlı duvar kaplama panelleri. Çelik karkash cephe plakaları. Doku yüzeyli kaplama plakları" mallan için kullanıldığı, davalıya ait www.....com.tr alan adlı web sitesinde, tüm yazılı ve basılı evraklarında, faturalarında ... ibaresinin sadece ticaret ünvanı olarak değil, tek başına göze çarpar mahiyette ve baskın unsur olarak MARKASAL olarak kullanıldığı, Davacının Maddi Tazminat talebi 66/b (Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanası yoluyla elde ettiği kazanca göre) maddesine dayanmakta olup, maddi tazminat hesabı, davalı taraf yasal defter ve belgeleri üzerinde yine davacının talep ettiği 03.04.2014 tarihinden itibaren yapılacak İnceleme neticesinde yapılabileceğini bildirmişlerdir.
Talimat mahkemesinden alınan 05/07/2018 tarihli bilirkişi raporunda; Davalı şirketin, ... ticaret sicil numarası ile 24,08.2005 Tarihinde kurulduğu ve unvanının ... ve ... Ltd Şti olduğu, ... Faaliyet kodunda çalıştığı, 2014,2015 ve 2016 yıllarında sermayesinin 2,000.000,00 TL olduğu, kuruluşundan itibaren prekast ürünlerin üretim ve satışı İle iştigal ettiği, Mersin’ de yapılan mamul Üretiminin ekseriyetle davacının markalarının kapsamındaki ürünlerden olduğu, başka ürün üretmediği ancak başka arızi gelirlerin olduğu, Davacının tazminat talebinin 556 sayılı KHK 66 madde b fıkrası (Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre) kapsamında olduğunun anlaşıldığı, Davalı şirketin prekast satışlarında (davacının markası dahilinde), 2014 yılında 107.000,00 TL zarar, 2015 yılında 440.000,00 TL Kar ve 2016 yılında 28.000,00 TL zarar olmak üzere 3 yılda toplam 305.000,00 TL kar elde ettiği, davalının bu üretim ve satışları yapmaması halinde davacının bu satışları yapacağının kabulü halinde davacının uğradığı gelir kaybının 305.000,00 TL olacağı Ancak davalının sahip olduğu imkan ve kabiliyetler dikkate alındığında elde edilen bu karın tamamının davacının kaybı olarak hesaplanmasının hakkaniyetli olmayacağı davacının satış yaptığı bölgeler ile davalının satış yaptığı bölgeler ve şartlar dikkate alındığında ayrıca sadece marka nedeniyle bu satışların yapıldığının varsayılamayacağı dikkate alındığında %30 hakkaniyet indiriminin dikkate alınması halinde 91.000,TL indirim tutan düşülmesi ile 214.000,00 TL gelir kaybının olduğunu ancak takdirin Mahkemeye ait olduğunu bildirmişlerdir.
Talimat Yoluyla Alınan 30.3.2019 Tarihli Raporda; Davalı şirketin inceleme yılları itibariyle "...+şekil" markası ile Prekast satışlarınından 03/04/2014 - 31/12/2014 arası 2014 yılında 166.637,99 TL zarar ettiği, 2015 yılında prekast satışlarınından 249.322,15 TL kar elde ettiği, 2016 yılı 4,5 ay olarak (01.01-17/05/2016) 40.021,53 TL zarar ettiği, davalı şirket 25 ay içinde prekast satışlarından zarar mahsubundan sonra fark olarak 42.622,63 TL kar elde ettiği bildirilmiştir.
DAVALININ SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI İDDİASININ İNCELENMESİ
Davalı vekili, davalı ... firmasının, ‘...’ ibareli ticaret unvanının 24.08.2005 tarihi itibariyle ... Ticaret Odasına tescil edilmesinden bahisle sessiz kalmanın davacı yönünden hak kaybına neden olduğunu ileri sürmektedir. Ancak bilindiği üzere ticaret unvanının tescili ve kullanımı ile markasal kullanım netice itibarıyla farklı hukuki sonuçlar doğuran olgular olup, davalı firma 2005 yılından beri ... Ticaret Odası‘na kayıtlı olduğunu ileri sürmekte olup, davacı yanca sunulan deliller kapsamına göre . Davalının “...” (Cam Elyaf Takviyeli Beton) ürettiğine dair tanıtımları 2010 yılından sonra başladığı, Davalı firmanın ... başvuru sayılı ... ibareli marka başvurusunu 04.03.2011 yılında yaptığı, 2014 yılında Kapatılan 4. FSHHM nezdindeki ... E. sayılı dosyanın ... 2. FSHHM ... Esas sayılı numarasını aldığı ve bu dava dosyasında da davacının davalıya karşı Google adworks uygulamaları nedeniyle davalı eyleminin davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti, durdurulması,unvan terkini, alan adının iptali,, maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açılmış olduğu, davanın derdest olduğu anlaşılmıştır.
Davalı firmanın her ne kadar ... ibaresini 2005 yılından beri kullandığını belirtmiş olsa da, internet sitesi, davalının reklam ve tanıtımlarının geçmişinin 21.06.2010 yılından önceye ait olduğu yönünde delil bulunmadığı, davacının davalı ile olan birçok davaya konu derdest ve sonuçlanmış kesinleşmiş davalarının da bulunduğu, davalı adına kayıtlı ... başvuru numaralı ilk “...” marka başvurusuna davacının kurum nezdinde itiraz ettiği, Google Adwords uygulamasından ... ibaresini reklam sözcüğü olarak kullanıldığını öğrendiklerinde davalı tarafa ... 38.Noterliği aracılığı ile ... Yevmiye No ile 05.09.2012 tarihli ihtarnamenin gönderildiği, 2005 yılında ... Ticaret Odasına yapılan davalı unvan kaydından davacının farklı ilde faaliyet nedeniyle bu tarihte haberdar olduğunun düşünülemeyeceği, şayet davacının haberdar olduğu yönünde bir delil varsa bunu sessiz kalmayı ileri süren davalı yanca delillendirilmesi gerektiği, davalının ... ibareli marka tescil başvurusu yaptığı ve bu başvurudan itibaren davacı yanca sunulu delillere göre tarafların devamlı surette ihtilaf içinde bulundukları, Davalının iltibas yaratan çok benzer marka başvurularında bulunduğu, davacı yanca kurum nezdinde bu marka başvurularına itiraz edildiği, buna ilişkin delillerin dosyaya sunulduğu,.. 2. FSHHM’nin ...Esas sayılı kararında Davalı firmaya ait ... başvuru numaralı “...” ibareli marka başvurusuna TÜRKPATENT nezdinde yapmış olduğu itirazın davacının tescilli markalarla bağlantılı mal/hizmetler kapsamında kabul edildiği, Davalı firma tarafından kararının iptali için ... 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 26.10.2015 tarihinde ...E. sayılı dava açtığı, davanın red edildiği, Yargıtay tarafından BAM kararının onanmasına karar verildiği, ... 2.FSHHM’nin ... Esas sayılı dosyasında Davalı firmaya ait ... başvuru numaralı “ ...” ibareli marka başvurusuna kurum nezdinde davacının yapmış olduğu itirazın davacı şirkete ait tescilli markalarla bağlantılı mal/hizmetler kapsamında kabul edildiği, Davalı firma tarafından kurum kararının iptali için açılan davanın 10.05.2017 tarihinde reddedildiği, Yargıtay tarafından BAM kararının onanmasına karar verildiği ve dosyanın 18.11.2019 tarihinde kesinleştiği, .Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından onanarak kesinleşen ... 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin ... Esas sayılı kararında; Davalı firmaya ait ... başvuru numaralı “ ...” ibareli marka başvurusuna kurum nezdinde davacı yanca yapılan itirazın davacı şirkete ait tescilli markalarla bağlantılı mal/hizmetler kapsamında kabul edildiği, davalı yanca kararın iptali için açılan davada dava dosyasına alınan bilirkişi raporunda davacı şirkete ait ... markasının inşaat sektöründe tanınmış marka olduğu ve tanınmışlığın iltibas ihtimalini arttırdığı yönünde rapor düzenlendiği, 26.11.2019 tarihli duruşma esnasında davanın reddine karar verildiği ilamın henüz kesinleşmediği, incelenen ilam içerikleri, kurum kararları dikkate alındığında davalının kötüniyetli olarak davacının sektördeki tanınmışlığından faydalanmak amacıyla hareket ettiği, kötüniyetin ise sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunması olarak ileri sürülmesinin MK 2. Maddesine aykırı olduğu gibi, sunulan delillere göre de ayrıca davacının sessiz kalmasının söz konusu olmadığı anlaşılmış olup, davanın esasının incelenmesine karar verilmiştir.
HÜKÜMSÜZLÜK TALEBİNİN İNCELENMESİ:
Davalı adına ... şekil markasının ... no ile 35,37 ve 42.sınıflar için 11.2.2016 tarihinde tescil edildiği, bültende 30.7.2017 tarihinde yayınlandığı anlaşılmıştır.
Davalı adına ... şekil markasının ... no ile 19,35,37,42.sıınflar için 27.12.2013 tarihinde tescil edildiği, bültende 30.11.2014 tarihinde yayınlandığı anlaşılmıştır.
Davalı adına ... şekil markasının ... no ile 19,35,37,42.sıınflar için 27.12.2013 tarihinde tescil edildiği, bültende 30.11.2014 tarihinde yayınlandığı anlaşılmıştır
Davalı adına ... markasının ... no ile ,37,42.sıınflar için 17.4.2014 tarihinde tescil edildiği , bültende 31.5.2016 tarihinde yayınlandığı anlaşılmıştır.
Davacının ise ... ve ... ibareli markalarının ... ibareli 19.sınıf ürünleri içeren ...; ... ibareli 19.sınıf ürünleri içeren ...; ... ibareli 17 ve 19.sınıf ürünleri içeren ...; ... ibareli 17 ve 19.sınıf ürünleri içeren ...; ... ibareli 17, 19, 37 ve 42.sınıf ürün ve hizmetleri içeren ... sayılı markaların sahibi olduğu anlaşılmıştır.
Davalının tescil aldığı ve faaliyette bulunduğu ürün ve hizmetlerin davacı ile ilişkili ve aynı hizmet alanında bulunduğu,bu ürün ve hizmetlerin aynı dağıtım kanallarından geçme, birbirleri yerine ikamet edilme, tamamlama ve rekabet etme olanaklarının bulunduğu. bir kısım alıcıların/yararlanıcıların iki farklı marka karşısında bulunduğunu algılayabilse dahi marka ve işaretin birbirleriyle idarî ve ekonomik olarak bağlantılı şirketlere ait olduğu yönünde algılamada bulunulmalarının kaçınılmaz olduğu, zira dava konusu işaretin, davacının markasının yeni düzenlenmiş bir versiyonu gibi algılanmasının kaçınılmaz olduğu. tescil önceliğinin markasal olarak davacıda olduğu, davacı markasının inşaat alanında tanınmış olduğu,bu hususun kesinleşen ilam içerikleri kapsamıyla keza davacı yanca sunulu deliller kapsamından da anlaşıldığı, davalı markalarının bu haliyle kullanımına izin verilmesi halinde tescilinin davacı aleyhine haksız rekabet yaratmasının kaçınılmaz olduğu bu durumun ise hakkaniyete aykırı olduğu anlaşılmıştır.
Bilirkişilerce düzenlenen raporun dosyadaki deliller ile uyumlu, marka hukuku ilkelerine göre hazırlandığı anlaşıldığından mahkememizce kabul edilmiştir.
Rapor kapsamında da isabetle belirtildiği üzere; Davacının ... esas unsurlu pekçok seri markalarının bulunduğu, davacı markasının SEKTÖREL TANINMIŞ MARKA OLDUĞU, Davacıya ait .... markaları, ... no ile tescilli ...şekil markası ile ile davalıya ait TPMK nezdinde ... no ile tescilli ...+şekil karşılaştırıldığında davacı markalarının esas unsuru ..., ile davalı markasının esas unsuru ... ibarelerinin benzer olduğu, bunun yanısıra ... ile ... ibarelerinin de bir bütün olarak benzer olduğu, ... ibarelerin markaların tali unsurları olduğu, tescil kapsamlarının aynı olduğu, davacının markasının SEKTÖREL TANINMIŞ MARKA OLDUĞU, Bu nedenle tarafların markalarının benzer olduğu, ve davalının bu markayı tescil kapsamı dahilinde kullanması halinde yani hitap ettiği müşteri kitlesi nezdinde iltibasa neden olabileceği, Davacıya ait ... markası ile davalıya ait TPMK nezdinde ... NO İLE tescilli unsurlarının ... İle ... olduğu, davalıya ait markada ... ibaresinin önüne getirilmiş olan ... ibaresinin davalı markasına yeterince ayırdedicilik katmadığı, fonetik olarak iltibas tehlikesini ortadan kaldırmayacağını, davacının markasının SEKTÖREL TANINMIŞ MARKA OLDUĞU, Bu nedenle tarafların markalarının benzer olduğu, ve davalının bu markayı tescil kapsamı dahilinde kullanması halinde yani hitap ettiği müşteri kitlesi nezdinde İltibasa neden olabileceği , ayrıca davalının web sitesindeki kullanımının sözkonusu markanın şekli unsurlarıyla birlikte aynı olmadığı, bu markayı taşıyan ürünün işletmesel kökeninde karışıklığa neden olabileceği, Davacıya ait ... ve ... esas unsurlu seri markalar ile davalıya ait TPMK nezdinde ... no ile tescilli "..." markası karşılaştırıldığında davacı markalarının esas unsuru ... ila davalı markasının esas unsuru ... ibarelerinin benzer olduğu, bunun yanısıra ... ile ... ibarelerinin de bir bütün olarak benzer olduğu, davacının markasının SEKTÖREL TANINMIŞ MARKA OLDUĞU, farklı mal ve hizmetlerde tescil edilmiş olsa bile davalının markasının 37 ve 42. sınıflarda yer alan hizmetlerde kullanımı halinde tüketici yani hitap ettiği müşteri kitlesi nezdinde İltibasa neden olabileceği, markanın ve bu markayı taşıyan ürünün Işletmesel kökeninde karışıklığa neden olabileceği , Davalıya ait www.....com.tr alan adlı web sitesinde ... ve ... İbarelerinin sadece ticaret ünvanı olarak değil, tek başına göze çarpar mahiyette ve baskın unsur olarak MARKASAL olarak kullanıldığı tespit edildiği, Davalının ... numara ile tescilli "... şekil"..."markası 37 sınıfta yer alan "Temizlik hizmetleri; dezenfeksiyon hizmetleri; haşere ilaçlama hizmetleri; temizlik araçları ve makinelerinin kiralanması hizmetleri. Kara araçları servis istasyonu hizmetleri (bakım, tamir ve akaryakıt dolumu). Deniz araçlarının bakımı re tamiri hizmetleri; gemi inşaatı hizmetleri. Hava taşıtlarının bakım ve tamiri hizmetleri. Mobilyalara ilişkin döşeme, tamir, restorasyon hizmetleri Giysilerin temizliği, bakımı ve tamiri hizmetleri. Asansör tamiri ve bakımı hizmetleri. Saat tamiri hizmetleri. Madencilik, maden çıkarma hizmetleri. Ayakkabı, çanta, kemer tamiri hizmetleri ile 42.sımfta ver alan "sanat eserleri orjinallik onay hizmetleri" İçin tescil edilmiş ise de, davalı şirket tarafından sözkonusu marka tescil kapsamı dışında 17 ve 19. sınıfta yer alan " Isı yalıtımlı duvar kaplama panelleri. Çelik karkash cephe plakaları. Doku yüzeyli kaplama plakları" mallan için kullanıldığı, davalıya ait ... adlı web sitesinde, tüm yazılı ve basılı evraklarında, faturalarında ... ibaresinin sadece ticaret ünvanı olarak değil, tek başına göze çarpar mahiyette ve baskın unsur olarak MARKASAL olarak kullanıldığı, davalı kullanımlarının mahkememizce kötüniyetli kullanım olması nedeniyle davalı adına tescilli davaya konu ... nolu “...” şekil ,...nolu“...” şekil ,... Nolu“...” şekil, İbareli markaların HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE karar verilmesi gerekmiştir.
TAZMİNAT İSTEMLERİNİN İNCELENMESİ:
Davacı tazminat istemini 66/2-b kapsamında marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre hesaplanmasını talep etmiştir.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK md.66’da marka hakkına tecavüz durumunda marka hakkı sahibinin tecavüzden doğan zararının sadece fiili zarar ile sınırlı olmadığı, tecavüz nedeni ile yoksun kaldığı kazancının da bu zarar kapsamında ele alınacağı düzenlenmiştir. Marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazanç, marka sahibinin, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti nedeniyle elde edemediği olası kazanç anlamına gelmektedir. Yoksun kalınan kazanç olarak ele alınacak bu zarar kalemi, marka sahibinin malvarlığındaki aktiflerin artışının veya pasiflerinin azalmasının engellenmesi şeklinde gerçekleşebilir.
Marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilen fiil ile hak sahibinin bu saldırıdan doğan zararı arasında haksız fiil sorumluluğunu doğuracak şekilde bir nedensellik bağı oluştuğu takdirde, hak sahibi, yoksun kalınan kazancı tecavüzü gerçekleştiren kişiden maddi tazminat içinde talep edebilecektir. Uygun nedensellik bağının varlığı açısından genel hayat deneyimlerine ve olayların olağan akışına göre, bir zarar, belirli bir fiilin uygun ve normal bir sonucu gibi karşılanıyorsa zarar ile fiil arasındaki hukuki bir nedensellik bağı kurulmuş olacaktır. Somut olayda da davalı davacının tanınmış olduğu inşaat sektöründe davacı markası ile iltibas yaratacak şekilde kullanımda bulunduğundan kusurludur.
Davalının davacının tanınmış markasını kullandığı hususu ihtilafsız olup, inşaat sektöründeki karlılık oranlarının diğer sektörlere göre daha daha yüksek olduğu da bilenen bir olgudur, davalının dava konusu markayı kullanarak 2015 yılında prekast satışlarından 249.322.15 TL kar elde ettiği 30.3.2019 tarihli talimat raporundan anlaşılmıştır. Davalının 2014 yılında zarar etmesi markayı kullandığı gerçeğini değiştirmediğinden gerek BK hükümlerine göre gerekse mali verelere göre ,markanın satışa katkısının davacı markasının tannımış marka olması nedeniyle kaçırılmaz olduğu, dolayısıyla talimat yoluyla alınan son rapor denetim ve hüküm kurmaya elverişli bulunduğundan davacının ıslah ile talep ettiği 249.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekmiştir.
... 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin ...T. ...E., ...K ,yine ...E., ...K ,... 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk mahkemesi’nin ...E. sayılı dosyasında alınan, marka/patent vekili, inşaat mühendisi ve pazarlama öğretim üyesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ,kapıtılan ... Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ... E. sayılı dosyaya sunulu Dr.... tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, bu dosyaya ait gerekçeli karar ,Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından verilen 2010/16030 E. ve 2012/6815 K. sayılı ilam içerikleri, davacı ve davalıya ait marka tescil belgesi, mali raporları, talimat mahkemesince alınan son bilirkişi raporu, inşaat sektörünün niteliği gereği bu alanda çalışan firmaların tanınmış ve güçlü firmalar ile çalışması halinde tüketiciye ürünün daha kolay pazarlandığının bilinen bir gerçeklik olduğu, davacı markasının da sektörde tanınmış marka olduğu, davalı eylemlerinin kötüniyetli olduğu bu kapsamda ; Davalının 3.4.2014 tarihinden sonra tescilsiz olarak davacı markasını tescil kapsamı dışında inşaat ürünleri ve hizmetleri kapsamında kullandığı ve bu kullanımdan dolayı net olarak elde ettiği kazanç 556 Sayılı KHK'nin 66/b maddesi kapsamında 249.000 TL olarak tespit edilmiş olmakla dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, Davalının inşaat ürünleri ve hizmetleri kapsamında davacı markasını kullanarak satış yaptığı hususu gözetilerek 556 sayılı KHK'nın 67. maddesine göre davacı markasının tanınmışlığının satışlara etkisi de kaçınılmaz olduğundan, tarafların mali kayıtları da dikkate alınarak takdiren 50.000 -TL maddi tazminatın makul pay olarak yoksun kalınan kazanca eklenmesine, davacı tüzel kişiliğinin davalı eylemleri nedeniyle olumsuz etkilenmesi , dosyada davalının kötüniyetli davranışlarını sistematik olarak devam ettirmesi hususu gözetilerek 10.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, Mahkememizce verilen 19.7.2019 tarihli tedbir kararın devamına, BAM 16.Hukuk Dairesinin 2020/153 Esas 2020/298 Karar sayılı ve 07/02/2020 tarihli ihtiyati tedbire itirazın reddi kararının kaldırılması kapsamında ihtiyati tedbire itiraz talepleri duruşmalı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki geri çevirme talepleri kapsamında celse arasında tarafların keza sözlü yargılama oturumunda tarafların beyanlarının alındığı gözetilerek mahkememizce verilen 31/07/2019 tarihli ihtiyati tedbire itirazın reddine, tedbir kararının devamına, yine HMK 389. madde kapsamında davanın etkinliğinin temin edilmesi bakımından davacının ek tedbir talebinin kabulü ile;davalının "...", "...", " ..." ve/veya herhangi başka bir ek kelime ve/veya şekil unsuru içeren davacının tescilli ... ibareli markası ile çağrışım yapacak şekilde "inşaat ürünleri ve hizmetleri" içeren 19, 37 ve 42. sınıf kapsamındaki tescil dışı mal ve hizmetler üzerinde her türlü kullanımının HMK 389 vd maddeleri kapsamına göre tedbiren engellenmesine, davacı yan daha önce teminat yatırdığından yeniden teminat yatırmasına yer olmadığına, karar kesinleştiğinde yatırılan taminatın davacı yana iadesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulması gerekmiştir.
HÜKÜM:Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre;
1-Davalışirkete ait ... nolu “...” şekil ,...nolu“...” şekil ,... Nolu“...” şekil, İbareli markaların HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna Enstitüsüne gönderilmesine,
2- Davalının markasını tescili dışında kullandığı ,davalı eyleminin bu kullanımlarının davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, durdurulmasına, önlenmesine,
3-Davalının 3.4.2014 tarihinden sonra tescilsiz olarak davacı markasını tescil kapsamı dışında inşaat ürünleri ve hizmetleri kapsamında kullandığı ve bu kullanımdan dolayı net olarak elde ettiği kazanç 556 Sayılı KHK'nin66/bmaddasi kapsamında 249.000 TL olarak tespit edilmiş olmakla dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,
4-Davalınıninşaat ürünleri ve hizmetleri kapsamındadavacı markasını kullanarak satış yaptığı hususu gözetilerek 556 sayılı KHK'nın 67. maddesine göreayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere davacı markasının tanınmışlığının satışlara etkisi de gözetilerek takdiren 50.000 -TL maddi tazminatın makul pay olarak yoksun kalınan kazanca eklenmesine,
5-10.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,
6-İtibar kaybına dayalı tazminat kaleminin reddine,
7-Davalının ticari evraklarına el konulması isteminin ticari hayattaki güven ilkesi gereği 3. kişilerin haklarının korunması adına reddine,
8- Mahkememizce verilen 19.7.2019 tarihli tedbir kararın devamına, BAM 16.Hukuk Dairesinin 2020/153 Esas 2020/298 Karar sayılı ve 07/02/2020 tarihli ihtiyati tedbire itirazın reddi kararının kaldırılması kapsamında ihtiyati tedbire itiraz talepleri duruşmalı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki geri çevirme talepleri kapsamında celse arasında tarafların keza sözlü yargılama oturumunda tarafların beyanlarının alındığı gözetilerek mahkememizce verilen 31/07/2019 tarihli ihtiyati tedbire itirazın reddine, tedbir kararının devamına, yine HMK 389. madde kapsamında davacının ek tedbir talebinin kabulü ile;davalının "...", "...", " ..." ve/veya herhangi başka bir ek kelime ve/veya şekil unsuru içeren davacının tescilli ... ibareli markası ile çağrışım yapacak şekilde "inşaat ürünleri ve hizmetleri" içeren 19, 37 ve 42. sınıf kapsamındaki tescil dışı mal ve hizmetler üzerinde her türlükullanımının HMK 389 vd maddeleri kapsamına göre tedbiren engellenmesine, davacı yan daha önce teminat yatırdığından yeniden teminat yatırmasına yer olmadığına, karar kesinleştiğinde yatırılan taminatın davacı yana iadesine,
9-21.107,79 TL ilam harcının peşin ve ıslah ve tamamlama harçtan mahsubu ile eksik kalan 12.432,42 TL harcın davalıdan tahsiline,
10-Hükümsüzlük talebinin kabulü yönünden, Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 4.910 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
11-Kabul edilen maddi tazminat talebi yönünden, Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 25.880.TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
12-Kabul edilen manevi tazminat talebi yönünden, Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 4.910 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
13-Kısmen kabul edilen makul payın eklenmesi talebinin kabulü yönünden 7300-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
14-marka hakkına tevazün önlenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi talebinin kabulü yönünden ,Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 4910- TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
15-Makul payın eklenmesine dayalı tazminat talebinin kısmen reddi nedeniyle ıslah dilekçesinde belirli hale getirilen kısım kapsamında red edilen 25.000 TL üzerinden hesaplanan Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 4910-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
16-İtibar tazminatı talebinin reddine nedeniyle 4910-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
17-512,33 TL peşin harç, 4.081,52 TL ıslah harcı, 4.081,52 TL tamamlama harcı, 29,20 TL başvuru harcı, 5.050 TL bilirkişi ücreti 464 TL tebligat ve müzekkere masrafı olmak üzere toplam 14.218,57 TL'nin taktiren 4/5'ünün davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
18-Davalı tarafın yapmış olduğu toplam 1.145 TL yargılama giderinin taktiren 1/5 inin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
19-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talebi halinde iadesine,
Dair karar davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren2 HAFTA içerisinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ NEZDİNDE İSTİNAFYASA yoluaçık olmak üzerekarar verilip tefhim kılındı, hazır olanlara duruşma zaptından örnek verildi. 03/11/2020
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır