T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/459
KARAR NO: 2021/298
DAVA: 556 SAYILI KHK- MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
DAVA TARİHİ: 30/12/2016
KARAR TARİHİ: 28/06/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan 556 Sayılı KHK- Markanın Hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkilinin 50 yıldan bu yana tüketiciye sunmuş oldukları “...” ürününün doktor, eczacı ve hastalar tarafından tanınmış bir marka olduğunu, bu ilacın şirketleri ile anıldığı ve tanındığını, davalı ... Ticaret Limited Şirketine ait ... numaralı ..., ... numaralı ..., ... numaralı ... markalarının müvekkili şirketin markaları ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu, dava konusu markalardan ...numaralı ... markasının ve ... numaralı “...” markasının gerek tescil edildiği şekli (görünümü) ve gerekse tescil edildiği emtialar üzerinde kullanılmadığı, ... numaralı "...", .... numaralı "..." ve ... numaralı "..." markalarının 556 Sayılı KHK’nun 7/b(b), 8/L(b), 8/4, 35. maddeleri uyarınca hükümsüz kılınarak sicilden terkinine, ...numaralı ... ve ... numaralı ... markalarının 556 sayılı KHK’nun 14. maddesi kapsamında iptali ile sicilden terkinine, dava konusu ...numaralı ... markasının, ...numaralı ...markasının, ... numaralı ... markasının yargılama süresince üçüncü kişilere devrinin önlenmesi hususunda ihtiyati tedbire karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Müvekkilinin 1996 yılında yüzde yüz Türk Sermayeli olarak kurulduğunu, uzun yıllar besin takviyeleri ve tamamlayıcı gıdalar alanında faaliyet gösterdiğini, ...ve ... patentlerinin gerçek hak sahibi olduklarını, bu ürünlerin tanıtım ve satışının dava dışı üçüncü bir firma olan 2007 yılında kurulan ... Şti. tarafından yapıldığını, davacının iddialarının mesnetsiz olduğunu, haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
TPMK kayıtları istenmiş, HMK 266. maddesi kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
12/06/2018 havale tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle: Davacı şirkete ait "..." markasının tanınmış marka olduğu, Türk patent ve marka kurulunun sicil kaydında ... tescil no ile ilk defa 25.10.1995 tarihinde tescil edildiği, 556 sayılı markaların korunması haklarında kanun hükmünde kararnamenin 40. Maddesi gereğince 25.10.2015 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle yenilendiğinin görüldüğü, markanın halen mevcut sicil kaydıyla geçerliliğini koruduğu, Türkiye'de Türk Patent Kurumunun tescilli koruması altında olan "..." markasının sedatif (yatıştırıcı) etkili tıbbi ürünler arasında bilinirlik düzeyi açısından tanınmış marka olduğu, tıbbi reçetelendirildiği, eczanelerden hekim reçeteleri ile ve veyahut elden satış suretiyle hekim, eczacı ve sağlık hizmeti alan hasta veya sağlıklı insanlar açısından bilinirlik düzeyinin belidi bir seviyede olduğu, ... bitkisinin (... ) sedatif olarak kullanıldığında ... etkisinin ... (...) sistemi üzerinden olduğu,... temelinde etki eden ve hekim kontrollü reçete edilen ve hastalık tedavisinde kullanılan diğer başka ilaçlar gibi klinik çalışmalarda etkilerinin, yan etkilerinin, güvenirliliğinin tanımlanma gereği olduğu, aynı durumun çarkıfelek bitkisi içinde geçerli olduğu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sorumluluk alannında olan takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlemesi ve piyasaya arzına ilişkin yönetmeliğin ise "takviye edici gıda’ tanımınış" normal beslenmeyi takviye etme amacıyla vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici ve fizyolojik etkileri bulunan bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, bioaktif maddeler gıda takviyesi şeklinde isimlendirilir diye belirtildiği, bu isimlendirmeye rağmen bitki listesinde tıbbi literatürden olan ... bitkisinde yer aldığı, özetle çarkıfelek bitkisi gibi aynı etken maddeye sahip bazı ürünlerin (ilaç/geleneksel tıbbi ürünler/ara ürün) geleneksel besin takviyesine geçiş aşamasında olan ürün veya gıda takviyesi ve ilaç /geleneksel bitki ürün aynı tüketici kesim üzerine hitap edebildiği, aynı kanallar ile satılabildiği, aynı amaç için tüketilebildiği, ... bitkisinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bitki listesinde yer aldığı, diğer taraftan, "..." incamata bitkisi (... bitkisi) Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumuna ait listede de tıbbi bitki listesi kapsamında yer aldığı, latince ... türkçe çarkıfelek adındaki bitkiyle ilgili güvenirlilik uyarılarında 12 yaş altında çocuklarda, hamile ve emziren annelerde güvenirlilik ile ilgili yeterli bilgi bulunmadığı için kullanılmaması gerektiği konusunda uyarının mevcut olduğu, yine benzodiazepinler gibi sedatiflerle birlikte kullanımının önerilmediği, araç ve makine kullanımını olumsuz yönde etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır denildiği, nadiren bulantı, kusma, baş dönmesi, ventriküter aritmi gibi durumlarla karşılaşılabileceğinin bildirildiği, tıbbi reçetelendirme, eczacı tarafında satışı, hekim tarafından hastanın takibi iyi hekimlik değerlerinin insan sağlığının korunmasında kanıta dayalı tıbbı esas atması mutlak bir zorunlulu olduğu, özellikle emtia ve tescil olduğu sınıflar dikkate alındığında somut olayda eski marka tescili 1995 yılında ...'a ait "..." markası olup yine somut olayda ... ait "..." ibaresinin aynen tekrar edildiği sadece ... numaralı tescilde bu ibareye natüral time ifadesi eklendiğinin görüldüğü, ...'a ait tıbbı ilaç ürünü ile ...'e ait dava kapsamında yer alan besin takviyesi ürünün aynı tüketici kesimine, aynı kanallardan satılabilme, aynı amaç için tüketilebilme, benzer paket ve kapsül şeklinde kullanıldığında yatıştırıcı etkisi özelinde karıştırılabilme ve aynı olarak değerlendirilip kullanılabilme ihtimalinin öne çıktığı, tıbbi ürünlerin hekim ve eczacı ile hastaya ulaşması ve tedavi sürecinin takip edilmesinin önemli olduğu, her iki üründe aynı zamanda reçetesiz satılabilen ürünler olduğu, bu nedenle karıştırabiİme ihtimallerinin bu somut olayda daha da belirginleştiği, çağrıştırma ve benzetme yoluyla tıbbi müstahzar isimlerinin hastalar açısından tıbbi, olası riskler içerebilme ihtimalini taşır davalının ürününün ruhsatının besin takviyesi olduğu, eğer istenilirse eczane dışında değişik perakende noktalarında satışı yapılabilecek bir ürün olması sebebiyle market veya başka satış noktalarından direkt tüketiciye ulaşabilecek bir ürün olduğu, davacının ürününün ruhsatlı ara ürün olması sebebi ile sadece eczanelerde satılabilen bir ürün olduğu, davacı ürününün sadece eczanelerde satılan ruhsatlı bir ürün olarak doktor - eczacı kontrolü altında şatışının yapılmakta olduğu, davalı ürününün ise reçetesiz olarak doktor - eczacı kontrolü dışında normal yollarla direkt halka, hastaya satışı yapılabilecek ürün olması, kutusundaki benzerlik ve isim benzerliği sebebiyle halk - hasta tarafından karıştırılmasının muhtemel olduğu, belirtilen türdeki ilaçların doktor reçetesi olmadan temin edilebilir/kullanılabilir olmasının, taraf markalan arasındaki benzerliğin ortalama tüketici nezdinde karışıklığa sebebiyet verebileceğinden, davacının KHK 8/1/b maddesine dayalı hükümsüzlük talebinin şartlarının mevcut olduğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
24/07/2019 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle: Davaya konu ilaçların adlarını, Türkiye’de çarkıfelek olarak bilinen ... aldığı, Davacıya ait ... barkodlu ... 'un TC. Sağlık Bakanlığı nezdinde Jenerik Yerli ilaç olarak ruhsatlı olduğu ve dozaj olarak da her 5 ml’de 694,44 mg ... ekstresİ içerdiği; ... Şurup isimli ilacın uzun yıllardan bu yana gerek halk arasında gerek doktorlar ve eczacılar sakinleştirici ve uyku verici şurup olarak anıldığı; ... barkod numarası ile piyasada olan ... rün ise her kapsülde ...(... kuru ekstresı ... ihtiva eden 20 kapsüllük paketler ile yurt dışından ithal edildiği, davalıya ait ... barkod numarası ile T,C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nm ... İçeren Takviye Edici Gıda üretim izninin... onay numarası ile "Gıda Üretim İzni Belgesi"ne istinaden,...’un Takviye Edici Gıda olarak üretip piyasaya sunulduğu, 180 ml Şurup şişesi ve kutusu içinde piyasaya verilen ...’un içeriğinin 5 mL içerisinde ... içerdiği, ... barkod numarası ile her kapsülde ... ekstresi içeren 12 kapsüllük kutular ile üretip Gıra Takviyesi olarak satışa sunulduğu, ... barkod numaralı ürünün ise her kapsülde ... içeren 26 kapsüllük kutular ile üretilip Gıda Takviyesi olarak satışa sunulduğu, davalıya ait ...'ün ... barkod numarası ile her kapsülde ... bulunan 60 kapsüllük kutular ile üretildiği ve Gıda Takviyesi olarak satışa sunulduğu, ilgili firma tarafından kayıtlarda en son 17.01.2008 tarihinde üretildiği günümüzde üretiminin olmadığı, huzurdaki uyuşmazlığa 556 sayılı Marka KHK hükümlerinin uygulanacağı, davacının ... sayılı "..." markasının sahibi olduğu, işbu markanın 25.20.1995 tarihinden itibaren 5. sınıfta "tıbbi ilaç" emtiasında korunduğu ve yenilenmek suretiyle marka korumasının devam ettiği, davalının; 5. sınıfta "tıbbi amaçlı olmayan beain takviyeleri" ürünler için tescilli ... numaralı "..., 5. sınıfta "Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil)" ürünler için tescilli... numaralı "..." ve 5. sınıfta "Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil) ürünler için tescilli ...numaralı ... markalarının sahibi olduğu, davacıya ait "..." markasının, davalının markalarını tescil ettirmeye başladığı 2007 yılında halı hazırda tanınmış marka niteliğini haiz olduğu, davalı tarafa ait... numaralı "..." ...numaralı "..." ve ... numaralı ... markalarının, davacı markaları ile aynı ve benzer işaretlerden müteşekkil olduğu, aynı tür mal ve hizmetlere yöneldiği ve markalar arasında karıştırılma tehlikesi bulunduğu dikkate alındığında, bu markaların hükümsüzlüğüne karar verilebileceği, MarkKHK 14. madde hükmünün Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiği, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla kullanma külfetinin de ortadan kalktığı düşünülebilir ise de Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 14.06.2019 tarih ve ...sayılı kararı çerçevesinde bu öngörülemez boşluğun kanun koyucunun asli iradesi çerçevesinde doldurulması ve hükmün geçmişe etkili MarkKHK 14. madde hükmünün iptali ile yaratılan boşluğun doldurulması halinde, yapılan inceleme çerçevesinde davalının ... numaralı ... ve ... numaralı "..." markalarını kullandığı tespit edildiği için bu markaların iptal koşullarının oluşmadığı, kötüniyetli olarak markalarını tescil ettiren davalının, kendisine karşı açılan hükümsüzlük davasında, sessiz kalma suretiyle hak kaybı savunmasını ileri süremeyeceği kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
18/01/2021 tarihli bilirkişi kurulu ek raporunda özetle: Davacıya ait “..." markasının, davalı tarafa ait markaların tescil edilmeye başlandığı 2007 yılında da hali hazırda tanınmış marka niteliğini haiz olduğu, davalı tarafa ait... numaralı '...", ... numaralı "..." ve ... numaralı "..." markalarının, davacı markaları ile aynı ve benzer işaretlerden müteşekkil olduğu, aynı tür mal ve hizmetlere yöneldiği ve markalar arasında karıştırılma tehlikesi bulunduğu dikkate alındığında bu markaların hükümsüzlüğüne karar verilebileceği, davalının "... şimdi kapsül" şeklindeki tanıtım faaliyetlerinin davacının markasından haksız yararlanma teşkil edeceği, mübrez dava kapsamında davalının iyiniyetli olmadığı, sonradan iyiniyetli hale geldiğini de ortaya koyamadığı, bu bağlamda sessiz kalma suretiyle hak kaybının bulunmadığı, hak düşürücü sürenin geçtiğine yönelik savunmanın yerinde olmadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Mahkememizce 18/01/2021 tarihli bilirkişi kurulu raporuna itibar edilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Dava: Davalı adına tescilli ...numaralı "...", ... numaralı "..." ve ...numaralı "..." markalarının KHK 7/1-b, 8/1-b, 8/4, 35. maddeler kapsamında hükümsüzlüğü ayrıca ... numaralı "..." ve ... numaralı "..." markalarının KHK. 14. madde kapsamında kullanmama nedeni ile hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine ilişkindir.
Davanın açılmasını müteakip dava dilekçesi davalı yana tebliğ olunmuş, davalının cevap dilekçesi ile tarafların karşılıklı olarak sundukları beyanlar ile dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, beyanlarında geçen deliller toplanmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsanında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
Davanın açıldığı tarihte 556 sayılı KHK hükümleri yürürlükte olup 6769 sayılı SMK’nun 10/01/2017 tarihinde yürürlüğe girdiği anlaşılmış ise de, davanın 556 sayılı KHK hükümlerine göre görülüp sonuçlandırılması gerekmiştir.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK.nın 7/l (b) maddesinde Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markaların kesinlikle tescil edilemeyeceği belirtilmiştir.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK.nın 8/1 maddesinde marka tescilinde nisbi red sebepleri sayılmıştır: "Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.
Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir. Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.
a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,
b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.
Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir”
556 sayılı KHK.nın 42. maddesinde hangi hallerde markanın hükümsüzlüğüne karar verilebileceği düzenlenmiştir. “Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:
a) 7 nci maddede sayılan haller. (Ancak 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın " tescil tarihinden itibaren " 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir.)
b) 8 inci maddede sayılan haller. (Ancak, 8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz.) 'şeklinde belirtilmiştir.
556 sayılı KHK hükümleri, mevzuat, Mahkememizce itibar edilen 18/01/2021 tarihli bilirkişi kurulu raporu ve bütün dosya kapsamından: Davacı şirkete ait “..." markasının, davalı tarafa ait markaların tescil edilmeye başlandığı 2007 yılında hali hazırda tanınmış marka niteliğini haiz olduğu, davalı adına tescilli ... numaralı "...", ... numaralı "..." ve ... numaralı "..." markaların, davacı markaları ile aynı ve benzer işaretlerden müteşekkil olduğu, aynı tür mal ve hizmetlere yöneldiği ve markalar arasında karıştırılma tehlikesinin bulunduğu bu nedenle hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, davalının "... şimdi kapsül" şeklindeki tanıtım faaliyetlerinin davacının markasından haksız yararlanma teşkil edeceği, davalının iyiniyetli olmadığı, sonradan iyiniyetli hale geldiğini kanıtlayamadığı, bu bağlamda sessiz kalma suretiyle hak kaybının bulunmadığı ve hak düşürücü sürenin geçmediği kanaatine varıldığından, davalı adına TPMK nezdinde tescilli ... numaralı "..." , ... numaralı "..." ve ...numaralı "..." ibareli markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere TPMK'na gönderilmesine, diğer taleplerin reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere
1-Davalı adına TPMK nezdinde tescilli ... numaralı "..." , ... numaralı "..." ve ... numaralı "..." ibareli markaların HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE VE SİCİLDEN TERKİNİNE,
2-Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere TPMK'na gönderilmesine,
3-Diğer taleplerin reddine,
4-59,30 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile eksik kalan 30,10 TL harcın davalıdan tahsiline,
5-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafın yaptığı 29,20 TL başvuru harcı 29,20 TL peşin harç, 4.068,80 TL tebligat ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 4.127,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
8-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 28/06/2021
Katip
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır