T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/587
KARAR NO: 2021/208
DAVA: MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ, ÖNLENMESİ, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
DAVA TARİHİ: 27/12/2018
KARAR TARİHİ: 29/04/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Markaya Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi, Maddi ve Manevi Tazminat talepli davasının yapılan açık yargılamasının sonunda
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkilinin ... tanınmış markasının davalı tarafından "..." internet sitesi alan adı ve internet sitesinde sunulan hizmetlerde haksız ve izinsiz olarak kullanıldığını, davalının 31.12.2014 tarihinde ... markasının tescili için TPMK'na yaptığı başvurunun reddedildiğini, buna rağmen ... ibaresinin davalı tarafından haksız ve izinsiz olarak internet sitesinde sunulan hizmetlerde ve internet sitesi alan adında kullanılmaya devam edildiğini, davalı şirket yetkilisinin 35.sınıfta "zenoptik yavuz pirim" şeklinde marka tescili bulunmasına rağmen, davalının tescil edilmiş biçimde değil, markanın kompozisyonu tamamen değiştirilmek ve diğer tüm unsurları çıkarılmak suretiyle, "..." ibaresi tek başına ön planda olacak biçimde dava konusu şekilde kullandığını, çeşitli fuarlarda ... ibaresi ile ürünlerini teşhir ettiği stantlarda müvekkiline ait markayla iltibas yaratan ibare kullandığını, müvekkilinin 1980 yılına dayanan geçmişi ile Türkiye ve dünyanın önde gelen pırlanta markalarından birisi olduğunu, TPMK nezdinde on adet müvekkili adına tescilli marka olduğunu, 35. Sınıfta da tescilinin olduğunu, davalının tescil başvurusu reddedilen ibareyi sunmuş olduğu hizmetlerde ve internet sitesi alan adında, müvekkilinin markası ile iltibas yaratacak şekilde haksız ve izinsiz olarak kullanmak suretiyle marka hakkına tecavüz fiilini gerçekleştirdiğini, davalının ... ibaresinin tescili için 30.01.2015 tarihinde TPMK ya yaptığı başvurunun reddedildiğini ancak davalının, müvekkilinin ... markasının ayırt edici işaretlerini aynen ihtiva eden ... ibaresini internet sitesi ve hizmetlerinde kullandığını, marka hakkına tecavüz fiili gerçekleştirdiğini, müvekkilli adına tanınmış ... markasının davalı tarafından alan adı ve sunduğu hizmetlerde haksız olarak kullanıldığını, SMK 7/2-c maddesi uyarınca tecavüzün gerçekleştiğini, davalı şirketin yetkilisi adına "..." markasının müvekkiline ait markanın da tescilli bulunduğu 35. sınıfta marka tescilinin bulunduğu ancak dava konusu hizmetlerde bu markanın değil ... ibaresinin kullanıldığını, bu kullanımın markanın tanınırlığından haksız menfaat elde etme amacıyla kötü niyetli bir kullanım olduğunu, internet sitesi alan adında da tescilli ibarenin kullanılmadığını, tescili reddedilen iltibas yaratan “...” ibaresinin kullanıldığını, müvekkilinin tanınmış tescili ... ve ... markalarının itibarından haksız menfaat elde ederek ve markanın itibarına zarar verecek şekilde markayı kullandığını, davalının tescilli markasını tescil edildiği şekil ve ibareden farklı biçimde, haksız menfaat elde etmek amacıyla müvekkiline ait marka ile iltibas yaratacak şekilde kötüniyetli olarak kullandığını, markanın "..." şeklinde tescil edilmiş olmasına rağmen ... şeklinde kullanılarak markanın tescil edilmiş hali olan "...” biçiminde değil, markanın kompozisyonu tamamen değiştirilmek ve diğer tüm unsurlar çıkanlmak suretiyle, "...” ibaresi tek başına ön planda olacak şekilde kullanıldığım, bu kullanımın müvekkilin markasının tanınmışlığından haksız menfaat elde etme amacı güttüğünü, müvekkilinin maddi ve manevi zarara uğradığını, müvekkilinin marka hakkına tecavüz teşkil eden alan adının kullanıldığı "..." internet sitesine ve içeriğine tecavüz fiilînin önlenmesi ve müvekkilinin muhtemel zararlarının önüne geçilmesi adına erişimin engellenmesi gerektiğini, rekabetin ve tecavüzün tespitini, önlenmesini, marka hakkına tecavüz teşkil eden alan adının kullanıldığı "...” internet sitesine erişimin engellenmesine, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile şimdilik 1.000 TL maddi, 1.000 TL manevi tazminat ve “...” internet sitesi alan adının kullanımının yasaklanmasına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Müvekkilinin 31.12.2014 tarihinde TPE nezdinde ...başvuru numaralı tescil talebi ile 35. Sınıfta ... şeklini tescil etmek için başvurduğu ve başvurunun ret olduğunu, tescilsiz ... ibaresinin müvekkili tarafından hiç kullanılmadığını, davacının iddia ettiği şekilde bir kullanımı olduğuna ilişkin yaptığı veya resmi kurumlarca yaptırdığı hiçbir tespit bulunmadığını, ilgili görsellerin her zaman hazırlanabilecek nitelikte belgeler olmakla delil olarak da kabulünün mümkün olmadığını, müvekkilinin ilgili tescilsiz kullanımları kullandığının tespit edilmesi halinde bunların ne kadar zamandır kullandığının tespit edilmesi ve susma sebebi ile hak kaybının şartlanma somut uyuşmazlık yönünden değerlendirilmesi gerektiğini, müvekkili şirketin 15.10.2007 tarihinde kurulduğu ve tescil edildiğini, sektörde aktif olarak çalıştığını, 23.10.2007 tarihinden bu yana ... alan adının sahibi olduğunu, bu internet sitesini de ilgili tarihten beri aktif olarak kullandığını, davacının zaten hali hazırda müvekkilin 2014 yılında yaptığı tescil başvurusundan haberdar olduğu nazara alındığında davacının 5 yıldan daha fazla süredir buna sessiz kalmış olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu, bilirkişinin tespitinin aksine müvekkili tarafından ... ibaresinin internet sitesinde kullanılmadığı gibi bilirkişi tarafından da bu yönde yapılmış bir tespit olmadığını, müvekkil şirketin internet sitesinde "... " veya "..." şeklinde kullanım olduğunu, bilirkişi değerlendirmesinin hatalı olduğunu, bilirkişi raporunda: "Davalı yanca 35. Sınıf için yapılan ... şekil ibareli marka başvurusu reddedilmiş olmasına rağmen davalı yan İnternet sitesi üzerinde ... ibaresi kullanılarak online satış yapılmakta olduğu, davalı yan adına tescilli olan markalarının, markaların tescil edildiği şekli ile kullanım zorunluluğu olması ilkesinden dolayı davalı yana "... " şeklinde kullanım hakkı vermediği" kanaatine varıldığını, ancak bilirkişinin tamamen hukuki dayanaktan yoksun değerlendirmelerde bulduğunu, müvekkilinin hiç bir zaman (davacının da bu yönde bir iddiasının bulunmadığı) "... " şeklinde bir kullanımı olmadığı gibi markanın sadece tescil dışı kullanılması, başkasının markası ile iltibas yarattığı ve marka hakkına tecavüz fiilinin gerçekleştiği sonucunu doğurmadığını, tescil dışı kullanımının iltibas yaratıp yaratmadığı hususunun tespit edilmesi gerektiğini, bilirkişi tarafından ise bu hususa ilişkin bütünlük ve dürüstlük ilkesi esas alınmak suretiyle ayrıntılı değerlendirme yapılmadığını, müvekkilinin intenet sitesi ve diğer üçüncü mecralarda TPE nezdinde ... tescil no'lu müvekkil şirketin yetkilisi ve hissedarı olan ... adına tescilli kendi tescilli markasını kullandığını, yalnızca alt kısımda yer alan "..." ibaresi biraz daha sağa yaslı şekilde kullanıldığını, SMK 9/2-a maddesi uyarınca "Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılmasının" markasal kullanım olarak kabul edildiğini, somut uyuşmazlıkta davacı tarafa ait tescilli markalar ile müvekkilin kullanım hakkı bulunan TPE nezdinde ... tescil no.lu markası ya da internet sitesindeki kullanımı arasında iltibas bulunmasının mümkün olmadığını, İki kullanım arasında yalnızca başlangıçtaki "..." ibaresinin ortaksa da özellikle davacının markasının tek ve baskılı unsuru ... ibaresinin ise gayet vurgulu ve büyük harfler ile yazılı, müvekkilinin markalan içerisinde geçen "..." ibaresinin ise bütün içerisinde vurgulu olmadığı gibi küçük harflerle yazılı ve bütünün bir parçası niteliğinde yer aldığını, müvekkilinin belli zamanlarda internet sitesinde sayfasının üst kısmında "... Şirketi" ibaresini kullansa da bu hususun marka hakkına tecavüz oluşturacak bir fiil teşkil etmediğini, ayrıca 29.03.2019 tarihinde ...başvuru numarası ile (... limited şirketi) markasının 35. Sınıfta marka başvurusunun devam ettiğini, davacının "... + şekil" ve "... + şekil" kullanımının marka hakkına tecavüz ettiği için bu davayı açtığını, davalının tescilli ve başvuru halindeki markalarına ilişkin dava açılmadığını, davacının 12 yılı aşkın süredir müvekkilinin kullandığı unvan ve unvana dayalı kullanıma karşı sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığını, müvekkilinin ticari etki yaratacak şekilde haksız ve izinsiz internet sitesi alan adı olarak kullanıldığı iddiasının kötüniyetli olduğunu, müvekkilinin "..." adlı domainin tek sahibi olduğunu, kullanımının tescilli markaları ile uyumlu olduğunu, müvekkilinin davacının doğrudan hitap ettiği iş ile iştigal etmediğini, ... ve ... markaları arasında bütünlük ilkesi ve dürüstlük ilkesi gereği SMK. uyarınca herhangi bir iltibas mevcut olmadığını, ... domain adresi yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığını, müvekkilinin ... internet alan adını 23.10.2007 tarihinde almış ve bu tarihten itibaren aktif olarak kullandığını, 12 yıl sonra dava açılmasının dürüstlük kuralına aykırı olduğunu, davanın reddine karar verilmesini beyan etmiştir.
HMK'nun 266. maddesi kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
22/04/2019 tarihli bilirkişi raporunda özetle: Whois kaydına göre; alan adı sahibi belli olmamakla birlikte, alan adı sahibinin adresi kısmında ... Şti ... şeklinde belirtildiği, belirtilen şirket unvanı ile huzurdaki davanın davalısının birbiri ile birebir aynı olduğu, davalı yanca 35.sınıf için yapılan "... + şekil" ibareli marka başvurusu reddedilmiş olmasına rağmen davalı yan internet sitesi üzerinde ... ibaresi kullanılarak online satış yapılmakta olduğu, davalı yan adına tescilli olan içinde ... ibaresi geçen ... ve ... markalarının, markaların tescil edildiği şekli ile kullanım zorunluluğu olması ilkesinden dolayı davalı yana ... şeklinde kullanım hakkı vermediği kanaatinde olmakla birlikte takdirin mahkemeye ait olduğu, davalı şirketin yetkili olduğu iddia edilen ... adına tescilli markanın "... " şeklinde olduğu, firmanın yetkilisi olan kişi adına tescilli bir markanın firma tarafından kullanılıyor olmasındaki hukuki ilişki vs. hususların değerlendirilmesinin ayrı bir konu olması bir yana markanın tescil edildiği şekli ile kullanılma zorunluluğu ilkesi uyarınca söz konusu markanın 35.sınıfta tescilli olmasının davalı yana ... ibaresini internet sitesinde kullanma hakkı vermeyeceği kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
17/07/2019 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle: ... alan adı whois (sahibi/yetkilisi) bilgileri kontrol edilmiş olduğu, bu bilgilere göre alan adı sahibi/yetkilisi ... Tic. Ltd. Şti. olduğu, alan adının 23 Ekim 2007 tarihinde alındığı, 22 Haziran 2019 tarihinde kontrol edilen ... alan adı içerisinde bulunan web sitesi ekran görüntüleri incelendiğinde "... " ibaresinin olduğunun görüldüğü, ... sistemi üzerinden kontrol edilen ... alan adının geçmiş tarihlerde yedeği alınan tarihlerden bazılarının 14 Kasım 2013, 27 Haziran 2014, 04 Ocak 2015, 19 Temmuz 2016, 02 Nisan 2016 tarihli yedeklerde “..." ibaresinin kullanıldığı, 28 Nisan 2018 tarihli yedekte ise (406 - Not Acceptable hatası) hatasının olduğu görülmekte olup ekran görüntülerinin sunulduğu, davalının ... numara ile 35. Sınıfta “... + şekil" ibareli marka başvurusunun reddedildiği, davacının ...numaralı ... markasının tanınmışlığına TPMK nın 04.07.2014 tarihli yazılı ile karar verildiği, davalının 31/12/2014 tarihinde yapmış olduğu "... " ibareli marka başvurusu sırasında davacının ... markasının TPMK nun tanınmış markalar sicilinde tanınmış marka olarak kayıtlı olduğu, davalı tarafından ... sektöründe kullanılan ..., ... ibareli markalarının davacının tescilli tanınmış ... markası ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, bu sebeple iltibas yarattığı, 6769 sayılı SMK kapsamında düzenlenen marka hakkına tecavüz hükümlerine aykırı bir fiil işlenmiş olduğu bildirilmiştir.
13/07/2020 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle: Davacı tarafın davalı kullanımlarına 5 yılı aşkın süredir itiraz etmediği dikkate alındığında somut olayın sessiz kalma suretiyle hak kaybı kapsamında değerlendirilebileceği, davacı markasının tanınmış marka statüsünde olması ve davalının markasal kullanımlarının davacının markasını tescil ettirdiği mal ve hizmetler ile benzer/aynı nitelikte bulunması sebebiyle 17/07/2019 tarihli bilirkişi raporundaki değerlendirmelere katılarak, davalı kullanımlarının davacının marka hakkına tecavüz ettiği, Mahkemenin 16/01/2019 tarihli ara kararının 6.maddesi gereğince, davalının iş yerinde dava tarihinden geriye iki yıllık ticari defter ve satış faturalarının tetkikinde dava tarihinden geriye iki yıllık toplam cirosunun 13.228.305,87-TL olarak tespit edildiği ve takdiri Mahkemeye ait olmak üzere davalının tecavüze konu markadan elde ettiği cirosunun 2.645.661,17-TL olarak belirlendiği, dosyada emsal lisans sözleşmesi bulunmadığı, İTO'nun genel kabul görmüş görüşüne göre emsal lisans bedeli oranı her ne kadar markaya yönelik satışların %15'i olduğu yönünde olsa da, davalının cirosu, satış kapasitesi, elde ettiği gelir, tecavüze konu markaya dair cirosu, farklı sektörde faaliyet göstermesi ve sektörel değerlendirmeler dikkate alınarak takdiri Mahkemeye ait olmak üzere %5 i oranında emsal lisans bedeli oranı uygulanmak suretiyle 6769 sayılı SMK nun 151/2-c maddesi uyarınca davacının davalıdan talep edebileceği maddi tazminatın miktarının 132.283,06-TL olarak hesaplandığı, manevi tazminatın takdirinin Mahkemeye ait olduğu bildirilmiştir.
Mahkememize 13/07/2020 tarihli bilirkişi kurulu raporuna itibar edilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Dava: Davalının eyleminin davacının marka tescilinden doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespiti, önlenmesi, "..." internet sitesine erişimin engellenmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile şimdilik 1.000TL maddi ve 1.000TL manevi tazminat ile marka hakkına tecavüz teşkil eden alan adının kullanıldığı, ... internet sitesi alan adının kullanılmasının yasaklanmasına ilişkindir.
Davacı vekili 07/08/2020 tarihli ıslah dilekçesi ile 132.283,06 TL maddi tazminat talep ettiklerini beyan etmiş, gerekli harcı yatırmıştır.
Davanın açılmasını müteakip davacı ve davalının dava, cevap ve karşı dava dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
Davanın açıldığı tarih itibarıyla 6769 sayılı SINAİ MÜLKİYET KANUNU uygulanacaktar.
Madde 7 (Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları)
"(1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:
a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.
(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.
(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:
a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
c)Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması."
Madde 29 - (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
Madde 149/1 Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi mahkemeden;
"Tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması, kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini , Araçlara elkonulması, Elkonulan araçlarda kendisine mülkiyet hakkının tanınması, araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya imhası, kararın ilanı " şeklinde talepte bulunabilir.
6769 sayılı SMK'nun 151.maddesine göre; "(1) Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar. (2) Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden biri ile hesaplanır:
a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir.
b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli.
(3) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur.
(4) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, ikinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birinin seçilmiş olması hâlinde, mahkeme ürüne ilişkin talebin oluşmasında sınai mülkiyet hakkının belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, kazancın hesaplanmasında hakkaniyete uygun bir payın daha eklenmesine karar verir. (5) Mahkeme, patent haklarına tecavüz hâlinde, patent sahibinin bu Kanunda öngörülen patenti kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatine varırsa yoksun kalınan kazanç, ikinci fıkranın (c) bendine göre hesaplanır.
(6) Coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına tecavüz hâlinde bu madde hükmü uygulanmaz." hükmü amirdir.
Marka:Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye sağlar, markalar işletmelerin üretmiş olduğu emtia veya sunmuş oldukları hizmetlerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır.
Karıştırılma ihtimali: Bir tescilsiz işaretin veya tescil edilmiş bir markanın daha önce tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vs. sebeple ya aynı ya da benzer olduğu için önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırması tehlikesidir. Karıştırılma (iltibas) ihtimalinin araştırılmasına ilk önce markalar arasında ayniyet ya da benzerlik bulunup bulunmadığından başlanması gerekmektedir. Markaların esas unsurlarının ve vurgu sözcüklerinin aynı veya benzer olması, markanın genel görünümüne etkisi az olan diğer unsurlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabilir. Sözcük markalarında, sözcüklerin başlangıç ve kökleri bütünsel benzerliğin tayininde önemlidir. İki marka arasındaki iltibasın varlığının saptanmasında, markaların yan yana konularak karşılaştırma yapılmaması gereklidir. İltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığının saptanmasında ilgili mal ya da hizmetin orta yetenekteki alıcılarının dikkat ve özeni esas tutulur. Bu alıcıların markaları, aynı anda göz önünde bulunduramayacakları da dikkate alınarak ayrıntılara ilişkin farklar ve bütüne ilişkin benzerlikler üzerinde durulur.
Hakkın kötüye kullanılması yasağı çerçevesinde bir markanın kullanıldığını bildiği halde uzun süredir bu duruma ses çıkarmayan gerçek hak sahibinin aynı markayı kullanmasına engel olamayacağı öğreti ve yüksek mahkeme içtihatları ile istikrar kazanmıştır. Hakkın kötüye kullanılma yasağının hukuki temelini dürüstlük kuralı oluşturmaktadır. Hak, o hakkın tanınmasındaki amaca aykırı olarak kullanırsa ve bu kullanmada kullanan bakımından menfaat yoksa veya çok küçük bir menfaat varsa, bu takdirde o hakkın kullanılmasından değil, hakkın kötüye kullanılmasından bahsedilir ( AKYOL, Şener, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılma Yasağı, İstanbul, 2006, s.24; UYAR, Tahir, "Yargıtay Kararlarında Dürüstlük (Objektif iyiniyet) Kuralı(MK.2/l) ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı (MK.2/II)", Prof. Dr. Seyfullah Edis'e Armağan, İzmir, 2000, s.442.). Şöyle ki marka sahibi tarafından kullanıma sessiz kalınarak, karşı tarafta hakkın kullanılmayacağı yönünde bir güven uyandırılmıştır, hatta bu durum dürüstlük kuralı gereğince örtülü bir feragat sayılabilir. (AKYOL, yaptığı ayırımda; önceki davranışı ile çelişen kişi, hakkını kullanırken objektif dürüstlük kuralına aykırı davrandı ise MK 2/1. Md ihlal edilmiştir. Eğer karşı tarafta uyandırdığı güveni ihlal etmiş ise davranışı hakkın kötüye kullanılmasıdır. AKYOL, Dürüstlük Kuralı, s. 63.).
Sessiz kalınarak karşı tarafta güven uyandırdıktan sonra, tamamen farklı bir davranışta bulunarak, karşı tarafı hukuken elverişsiz duruma sokmayı hukuk düzeni korumayacaktır (Bu kurala "çelişkili davranma yasağı (venirecontrafactumproprium)" denir.
Önceki davranış ile sonraki davranış arasında çelişki varsa ve karşı tarafın korunmaya değer bir güveni oluştu ise, güvenin temeli hak sahibinin davranışı ise hak sahibinin davranışı korunmayacaktır (AKYOL, Dürüstlük Kuralı, s.57 vd.)
Kötü niyetin varlığı halinde sessiz kalma suretiyle hak kaybının ileri sürülemeyeceği doktrin ve içtihatlar nezdinde kabul edilmektedir. Yargıtay 11 HD 05/07/2011 tarih, 2009/8200 E., 2011/8270 K. kararında tanınmış markaların aynı sektörde faaliyet gösteren kimseler tarafından herhangi bir makul gerekçe yok iken tescil ettirilmesini, açık bir şekilde kötü niyet karinesi olarak kabul etmiştir.
Ancak bazı istisnai hallerde karşı tarafın kötü niyetli olması durumunda, marka sahibinin sessiz kalması ile dava hakkının sona erip ermeyeceği tartışmalıdır. Markayı haksız olarak kullanan ve kullanımının haksız olduğunu bilen kişi, geçen sürede marka üzerine önemli yatırımlarda bulunmuş ise yine çelişkili davranma yasağı gereğince korunması gerektiği düşünülmektedir. Önceki hak sahibinin uzun süre sessiz kalması sonraki marka sahibi kötü niyetli olsa dahi artık gerçekleştirdiği eylemin hukuka aykırı olmadığını düşünmeye başlamasına sebep olabilir. Böylece başlangıçtaki kötü niyet önceki hak sahibinin sessiz kalması ve bu sessiz kalmanın sonraki marka hakkı sahibini hukuka aykırı davranışta bulunmadığı düşüncesine sevk etmesiyle iyi niyete dönüşebilir (İşık Egemen, Marka Hukukunda Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı, 12 Levha Yayıncılık, Aralık 2017, sy. 182, Cengiz Dilek, Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İstanbul 1995, sy. 181, Battal Ahmet, Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu 18, 22.06.2001, Ankara, 2001, sy. 48). Önceki hak sahibinin sessiz kalması, sonraki marka hakkı sahibi korunmaya değer önemli bir menfaat elde etmesine sebep olmuşsa, kötü niyetli olmasına rağmen somut olayın özelliklerine göre zarar karşılaştırılması yapılmalı hangi tarafın daha çok korunması gerektiği değerlendirilmelidir (Işık sy.l83,Uzunallı sy. 558). Tabii buradaki sessiz kalma süresi bakımından iyi niyetli kullanım İle kötü niyetli kullanım arasında fark olacaktır.
Yargıtay'ın bu konudaki kararlarının istikrarlı olmadığı, bazı kararlarında sessiz kalma sonucunda başlangıçtaki kötü niyetin iyi niyete dönüştüğünü ya da kötü niyete rağmen uzun süre geçtikten sonra dava açılmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu kabul ettiği (Yargıtay 11 HD 03.06.2010 T., 2008/11619 E., 2010/6339 K., Yargıtay 11 HD 14,06.2012 T., 2010/8788 E., 2012/10516 K), bazılarında ise uzun süre sessiz kalma sürelerine rağmen kötü niyet durumunda sessiz kalma suretiyle hak kaybının söz konusu olmayacağını (Yargıtay 11 HD, 30.09.2010 T., 2008/13602 E., 2010/9466 K.) kabul ettiği de belirtilmelidir (Çolak Uğur, Türk Marka Hukuku, Eylül 2018, sy.882).
Sessiz kalmanın kaç yıl sonra hak kaybına yol açacağı ile ilgili kesin bir süre vermek mümkün değildir. Bir başka deyişle ne kadar süre sessiz kalmanın o hakkın artık ileri sürülememesine yol açacağı ile ilgili olarak kesin bir süre vermek mümkün değildir. AT'nın 89/104 sayılı Yönergesi m. 9 ve Aim. MarkK. §21'de 5 yılın geçmiş olması şartı aranmakta ise de, Türk hukukunda somut olayın özellikleri dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmakta, daha uzun veya daha kısa sürede hakkın yitirildiği sonucuna varılabilmektedir (TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s.455-456; TEOMAN, Ömer; Yaşayan Ticaret Hukuku C.l: Hukuki Mütalaalar Kitap.5 (1992), İstanbul 1995, s.47; KAYA, Arslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006, s.343; KARAHAN, Sami/ SULUK, Cahit/ SARAÇ, Tahir/ NAL, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2012, s.19; ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C.L, Ankara 1998, s.161.).
Nitekim, bazı durumlarda sürenin kısa olarak belirlenmesi gerekir (örneğin, İlk marka sahibinin tacir olması, ikinci marka sahibinin korunmaya değer malvarlığının oluşması gibi, aynı sektörde faaliyet gösterme); bazı durumlarda ise sürenin uzun olarak belirlenmesi hakkaniyete daha uygun olacaktır (örneğin, İkinci marka sahibinin tacir olması, farklı sektörlerde faaliyet göstermeleri, farklı tanıtma işaretleri bakımından uyuşmazlık çıkması gibi). Bir olayda Yargıtay, somut olayın özelliğine bağlı olarak on aylık sessiz kalma süresini yeterli bularak tecavüz davasını reddetmiştir. Bkz. Yargıtay 11 HD, 21.11.2000, 2000/9012 E., 2000/9189 K. (Suluk Cahit/ Karasu Rauf/ Nal Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncellenmiş 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018, sy.19)
Ayrıca, marka sahibinin bu kullanımı bilmesi ve dava hakkını kullanmamış olması gerekmektedir. Önemle üzerinde durulması gereken, marka sahibinin durumu bilmesi, bilebilecek durumda olması ve hatta basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğü ile bilmesi gerekmesi konularıdır. Bir eylemin bilinip bilinmediğini ispat daha kolayken, tacirin bilmesi gerektiği konuların belirlenmesinde işin gerekleri, teamüller, örf ve adetler devreye girecektir. Marka sahibinin, hukuka aykırı kullanımı bilmediği, bilmesi gerekmediği, bilebilecek durumda olmadığı ve karşı tarafın da kötü niyetli olduğu durumlarda, marka sahibinin sessiz kaldığından bahsedilemeyecektir.
Sonuç olarak, yasal düzenlemelerde sessiz kalma süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak sessiz kalma suretiyle hak kaybı süresi her somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gereken hukuki bir olgudur.
SMK hükümleri, mevzuat, Mahkememizce itibar edilen 13/07/2020 tarihli bilirkişi kurulu raporu ve bütün dosya kapsamından: TPMK nezdinde ... numaralı "...", ... numaralı "...", ... numaralı "..." markalarının davacı adına tescilli olduğu ve ... numaralı "..." markasının 04/07/2014 tarihinde tanınmış marka olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.
Davalı tarafın ...numara ile 35. sınıfta "... + şekil" ibareli marka başvurusunun reddedildiği anlaşılmıştır.
Sessiz kalma yolu ile hak kaybı: Kişinin uzunca süre hakkını kullanmaması durumunda bundan sonra kullanmaya kalkması halinde zarar görecek iyi niyetli üçüncü kişileri ve onların mevcut durumunu korumak amacıyla kabul edilmiştir. Hak sahibinin hakkını, haklı bir sebep olmadıkça uzun bir süre kullanmamış ve kullanmayacağına dair karşı tarafta bir kanaat oluşturmuş ise artık bu hakkı kullanamaz. Bu hakkın kullanılmayacağı kanaati ile iyi niyetli kişinin yapmış olduğu yatırımlar ve vermiş olduğu emekler hukuk tarafından korunmaktadır.
Sessiz kalmak sureti ile hak kaybı ilkesinin temelinde Medeni Kanunun 2. Maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralı yer almaktadır. Özellikle markanın aynısının veya benzerinin bir başkası adına tescil edilmesi veya kullanılmasına rağmen marka sahibinin bu duruma belirli bir süre sessiz kaldıktan sonra dava açmasının işlem güvenliğine aykırı olacağı gerekçesi ile bu ilke uygulama bulmaktadır. Bu şekilde markayı sonradan iyi niyetle tescil ettiren veya kullananın marka için yaptığı yatırımlar korunmuş olmaktadır.
556 sayılı KHK da "sessiz kalma yoluyla hak kaybı" net bir şekilde düzenlenmemiş ancak Yargıtay kararlarında somut olaya göre değerlendirilmek üzere genel itibari ile 5 yıl olarak uygulanmakta idi. 10/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı SMK nun 25/6. maddesinde markanın hükümsüzlüğü taleplerinde 5 yıl boyunca sessiz kalma hususunun düzenlendiği bilinmektedir. Sessiz kalma yolu ile hak kaybının, markanın kötü niyetle tescil edilmesi durumunda dava açma süresiz iken kötü niyetli olmama durumunda hükümsüzlük davası önceki marka sahibine öğrenilmeden itibaren 5 yıllık süre vermektedir.
SMK konuyu sadece hükümsüzlük davası açmaya engel olarak ele almış, kullanıma karşı çıkamama konusunda bir düzenleme getirmemiştir. Bu düzenleme sadece hükümsüzlük davalarına ilişkin olup marka hakkına tecavüz eylemleri bakımından sessiz kalma sureti ile hak kaybı konusunda SMK da düzenleme bulunmamaktadır.
Yargıtay içtihatlarına göre; Markanın başkası tarafından kullanımına uzun süre sessiz kalan kimse, zımni olarak bu kullanıma - tescile icazet vermekte, rıza göstermektedir. Bu süre içerisinde markayı iyi niyetli olarak kullanıp yatırım yapan kişinin zarara uğramaması sağlanarak, marka hakkının ihlaline sessiz kalan marka hakkı sahibinin bu hakkı sınırlandırılmaktadır.
Sessiz kalma sureti ile hak kaybından söz edebilmek için öncelikle marka sahibinin, markasının başkası tarafından kullanıldığından haberdar olması gerekmektedir. Aynı şehirde faaliyet gösteren firmaların birbirinden haberdar oldukları kabul edilmektedir. Aynı şekilde marka sahibi ile markayı izinsiz kullanan kişi arasında bir ticari ilişkinin bulunması durumunda da marka sahibinin mevcut kullanımdan haberdar olduğu ya da olması gerektiği kabul edilmektedir. Sessiz kalmak sureti ile hak kaybının söz konusu olabilmesi için markayı kullanan kişinin iyi niyetli olması gerekmektedir.
Somut olayda: Davalı şirketin ... ayırt edici unsurunu kullanarak ticaret ünvanını oluşturduğu ve sicile 15/10/2007 tarihinde tescil ettirdiği, 23/10/2007 tarihinden itibaren ise ... adlı internet sitesinde faaliyetini sürdürdüğü, 17/07/2019 tarihli bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere davalı tarafın sahip olduğu tescilli markaları kapsamı dışında ... ibaresini tek başına ayırt edici unsur olarak ticari faaliyetlerinde kullandığı, bu kullanımların 14/11/2013 tarihli ... internet sitesi görsellerinde yer aldığı davanın ise 27/12/2018 tarihinde yani 5 yıllık süre geçtikten sonra açıldığı anlaşılmıştır.
Davacı ve davalı şirketin İstanbul ilinde olduğu, davacı tarafın davalı kullanımlarına karşı 5 yılı aşkın süredir itiraz etmediği, ayrıca davalının kötü niyetli olduğunun kanıtlanamadığı böylece sessiz kalmak sureti ile hak kaybına uğranıldığı kanaatine varıldığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
DAVANIN REDDİNE,
1-59,30 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile eksik 23,90 TL harcın davacıdan tahsiline,
2-Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi talepleri yönünden Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 5.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
3-Reddedilen maddi tazminat yönünden Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 5.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Reddedilen manevi tazminat yönünden Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Davalı tarafın yaptığı 2.000,00-TL bilirkişi ücreti ve 318,00-TL tebligat ve müzekkere masrafı olmak üzere 2.318,50-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,
Dair taraf vekillerinin ve davalı şirket yetkilisinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 29/04/2021
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır