T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/257
KARAR NO: 2021/177
DAVA: MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ, ÖNLENMESİ
DAVA TARİHİ: 31/07/2019
KARAR TARİHİ: 08/04/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Markaya Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Davalı tarafından müvekkili şirket adına tescilli "..." markasını taklit eder nitelikteki "... " ibaresinin satışa sunulan ürünlerde, tabela, reklam, tanıtımlarda ve ‘’...’’internet sitesinde kullanıldığını, davalının 30. sınıfta "... + şekil " marka tescili bulunmasına rağmen markanın kompozisyonunun tamamen değiştirilerek ve diğer unsurlar çıkarılmak suretiyle müvekkiline ait tescilli, tanınmış "..." markasının aynı şekilde ön planda olacak şekilde kullanıldığını, ... ibaresinin müvekkili adına tescilli ... markası ile iltibas yaratacak şekilde satışa sunulan ürünlerde, tabela, reklam, tanıtımlarında, internet sitesinde haksız, izinsiz ve kötü niyetli olarak kullanarak marka hakkına tecavüz ettiği, müvekkilinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... ibareli ve aynı şekilde 10 adet markasının bulunduğunu, ... yalnızca hedef kitlesi tarafından değil aynı zamanda toplumun tüm kesimleri tarafından yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip ibare olduğunu, marka olarak tescil edildiği ibare ve şekil olarak bu büyük ticari organizasyonu ayırt eden tek ibare olduğu, müvekkil şirketin ürünleriyle özdeşleşmiş olduğunu, davalının her ne kadar markasını "..." ve "..." ibarelerini ekleyerek kullansa da bunların mal ve hizmet tanımlayıcı ve ayırt edicilik kazandırmayan yan nitelikteki ibareler olduğunu, markadaki baskın unsurun ... ile birlikte kullanılan yan nitelikteki işaret ve kelimelerin varlığının marka tecavüzünü ortadan kaldırmayacağını, davalının fiilinin SMK uyarınca marka hakkına tecavüz teşkil ettiğinin tespitini, ... ve "... adresli internet sitelerine erişimin engellenmesini, tecavüz teşkil eden ibarelerin kullanıldığı ürün, ekipman, tabela, reklam ve tanıtım vasıtalarına el konularak tecavüzün önlenilmesini, davalının adresi olan "..." ve "..." adresleri ile diğer adreslerde tecavüz teşkil eden ibarelerin kullanıldığı ürünlere ve bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara, tabela, reklam, tanıtma vasıtalarının bulunduğu yerde el konularak dava sonuna kadar satışının ve kullanımının tedbiren durdurulmasını, el konulan tüm bu ekipmanlarda tecavüz teşkil eden ibarelerin silinmesini, bu mümkün değil ise imha yoluyla tasfiyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Müvekkilinin TPMK nezdinde ... numara ile tescilli ... markası üzerinde hak sahibi olduğunu, ... numaralı tasarımın tescilinin müvekkiline ait olduğunu, müvekkilinin markasının, markanın esaslı ve ayırt edici vasıfları değiştirilmeden kullandığını, TPMK internet sitesinde ... ibaresiyle arama yapıldığında bu ibareyi taşıyan binlerce marka olduğunu, ... ibaresinin ayırt edici vasfının zayıf, harcı alem bir kelime olduğunu ve münhasıran bir kişinin tekelinde olamayacağını, ... ibareli markanın 30 emtia sınıfında sadece çay ve pekmez markası olarak müvekkili adına tescil edildiğini, nihai tüketici nazara alındığında ... pırlanta ile ... tea'nin iltibas ihtimali bulunmadığını, markanın filli kullanımının ancak esinlenme kavramıyla izah edilebileceğini, müvekkilinin ... markasının, markanın esaslı unsurlarını değiştirmeden farklı kompozisyonlarla kullanmakta beis görmediğini, davacı tarafın iddia ettiği gibi bir durum söz konusu olsa idi çay sektöründe en esaslı aktör olması gerektiğini, ama ... markalı çay satışının yok denecek kadar az olduğunu, müvekkilinin davacı adına tescilli ... markasının tanınmışlığından haksız yere yararlanmadığını, markayı sulandırmadığını ve marka hakkına tecavüz etmediğini, müvekkilinin sanal ortamda, araçlarda ve ambalajlarından kendi markasını kullandığını, davanın reddini talep etmiştir.
TPMK kayıtları istenmiş, HMK'nun 266. madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Talimat yolu ile alınan 18/11/2019 tarihli bilirkişi raporunda özetle: 08/11/2019 tarihinde davalının adreslerinde faaliyet gösteren işyerlerine gidildiği, gidilen ikinci adresin kapalı olduğu, ilk adreste ve internet sitesinde yapılan incelemelerde davacı ... Ltd Şti firmasına ait ... başvuru numaralı tescilli ... marka, ... başvuru numaralı ... marka, ... başvuru numaralı tescilli ... marka, ... başvuru numaralı tescilli ... marka, ... başvuru numaralı tescilli ... marka, ... başvuru numaralı tescilli ... marka, ... başvuru numaralı tescilli ... marka, ... başvuru numaralı tescilli ... marka, ...başvuru numaralı tescilli ... diamond ... marka, ... başvuru numaralı tescilli ... pırlanta markanın tescilli olduğu ayrıca ... markasının içerisinde davacı tarafından sunulan ekler incelendiğinde TPMK'nun 24/07/2019 tarihli kararında tanınmış marka olarak kabul edildiği, davalı ...' a ait TPMK nezdinde ... numaralı ... ibaresinin 30.sınıfta (Çaylar, buzlu çaylar, pekmez) tescillenmiş olduğu, ancak mahallinde yapılan tespitte ilk gidilen adres olan... adresinde yapılan incelemede vergi levhasının ... Ltd Şti adına kayıtlı olduğu, içerisinde paketlenmiş şekilde ... ibareli çayların bulunduğu, davacı ... Tic Ltd Şti adına ... başvuru numaralı ... markası ile ilgili olarak marka hukuku açısınan belirlenmiş kriter olan ortalama seviyedeki bilgilenmiş kullanıcı gözüyle görsel işitsel anlamsal olarak bütünsel algılamada belirgin benzerlik gözlemi yapıldığında davalı tarafın çay paketleri üzerinde kullandığı ibareyi TPMK nezdinde kendi adına tescilli ...numaralı "... + şekil" gerek harflerin kaligrafisi, kullanılan renkler, ibare, şekillerin yeri ve dizilişi açısından uygun kullanmadığı, çay paketleri üzerinde kullanılan ... yazısındaki "..." harfinin kaligrafisi ve "... " ibaresinin üzerinde kullanılan pırlanta şekli açısından her ne kadar ayrı sınıflarda tescilli olsalar bile, davacı firmaya ait ... başvuru numaralı tescilli ... markasının tanınmış bir marka olması nedeniyle davalı tarafından kullanımların iltibas yaratabileceği bildirilmiştir.
16/10/2020 havale tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle: Davacı ve davalı markaları aynı sınıfta örtüşmese de davacı markası tanınmış marka olduğundan, davalının marka kullanımlarının tanınmış marka olan davacı markası ile iltibas tehlikesi oluşturduğu bildirilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Dava: Davalının eyleminin, davacının marka tescillinden doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespiti, ... ve "... internet sitelerine erişimin engellenmesi, tecavüz teşkil eden ibarelerin kullanıldığı ürün, ekipman, tabela, reklam ve tanıtım vasıtalarına el konularak tecavüzün önlenmesi, davalının adreslerinde ve diğer adreslerde tecavüz teşkil eden ibarelerin kullanıldığı ürünlere ve bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalara, tabela, reklam, tanıtma vasıtalarının bulunduğu yerde el konularak dava sonuna kadar satışının ve kullanımının tedbiren durdurulması, el konulan tüm ekipmanlarda tecavüz teşkil eden ibarelerin silinmesi, bu mümkün değil ise imha yoluyla tasfiyesine karar verilmesine ilişkindir.
Davanın açılmasını müteakip davacı ve davalının dava, cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, beyanlarında geçen deliller toplanmış, taraflara ait mali kayıtlar celp edilmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
Davanın açıldığı tarih itibarıyla 6769 sayılı SINAİ MÜLKİYET KANUNU uygulanacaktar.
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunuıaı 6/1 maddesinde: "Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir."
Madde 7 - (Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları)
"(1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:
a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.
(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.
(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:
a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
c)Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması."
Madde 29 - (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
Madde 149/1 de sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi mahkemeden;
"Tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması, kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini , Araçlara elkonulması, Elkonulan araçlarda kendisine mülkiyet hakkının tanınması, araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya imhası, kararın ilanı " şeklinde talepte bulunabilir.
Marka:Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye sağlar, markalar işletmelerin üretmiş olduğu emtia veya sunmuş oldukları hizmetlerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır.
Karıştırılma ihtimali: Bir tescilsiz işaretin veya tescil edilmiş bir markanın daha önce tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vs. sebeple ya aynı ya da benzer olduğu için önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırması tehlikesidir. Karıştırılma (iltibas) ihtimalinin araştırılmasına ilk önce markalar arasında ayniyet ya da benzerlik bulunup bulunmadığından başlanması gerekmektedir. Markaların esas unsurlarının ve vurgu sözcüklerinin aynı veya benzer olması, markanın genel görünümüne etkisi az olan diğer unsurlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabilir. Sözcük markalarında, sözcüklerin başlangıç ve kökleri bütünsel benzerliğin tayininde önemlidir. İki marka arasındaki iltibasın varlığının saptanmasında, markaların yan yana konularak karşılaştırma yapılmaması gereklidir. İltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığının saptanmasında ilgili mal ya da hizmetin orta yetenekteki alıcılarının dikkat ve özeni esas tutulur. Bu alıcıların markaları, aynı anda göz önünde bulunduramayacakları da dikkate alınarak ayrıntılara ilişkin farklar ve bütüne ilişkin benzerlikler üzerinde durulur.
Davacının markasının tanınmış marka olup olmadığı: 6769 Sayılı SMK’nun 6/4 maddesinde "Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar"dan, 6/5 ve 7/2-c maddelerinde "bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi"nden bahsedilmektedir. Ancak 6769 Sayılı Kanunda tanınmış markalar ile ilgili herhangi bir tanım bulunmamaktadır. Tanınmış markalar ilk kez 6769 Sayılı Kanunun da atıf yaptığı, Paris Sözleşmesi’nde düzenlenmiş, daha sonra diğer uluslararası metinlerde de kabul edilmiştir. Tanınmış markalarla ilgili diğer önemli uluslararası metin TRİPS anlaşmasının 16. maddesidir. Bu maddenin 2. ve 3. fıkralarında Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine atıf bulunmaktadır.
Bir markanın tanınmış marka olup olmadığı incelenirken WIPO kriterlerinin yegane kriterler olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun yanında kriterlerin tamamının somut olayda olumlu olarak gerçekleşmesi de gerekli değildir. Bazı hallerde bunlardan sadece birisi bile bir markanın tanınmış marka olarak kabulü bakımından yeterli olabileceği gibi bunlardan birkaçının gerçekleşmesine rağmen tanınmışlık için yeterli görülmeyebilir.
TPMK KAYITLARI İNCELENDİĞİNDE: ... numaralı ... ibareli markanın ...sınıflarda, ... numaralı ... ibareli markanın ...sınıflarda, ... numaralı ... ibareli markanın ... ve ...sınıflarda davacı adına tescilli olduğu, ... markasının TPMK'nun 04/07/2014 tarih ve ... sayılı kararı ile tanınmış marka olarak kabul edildiği, ...numaralı " ... + şekil " ibareli markanın 30.sınıfta davalı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.
SMK hükümleri, mevzuat, bilirkişi raporları ve bütün dosya kapsamından: Davacı ve davalı markalarının aynı sınıfta örtüşmese de davacı markasının tanınmış marka olduğu, davalının marka kullanımlarının tanınmış marka olan davacı markası ile iltibas tehlikesi oluşturduğu bu nedenle davalının eyleminin davacının marka tescilinden doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine, önlenmesine, ... ve ..." internet sitelerine erişimin engellenmesine, karar kesinleştiğinde Erişim Sağlayıcıları Birliğine müzekkere yazılmasına, davalıya ait "..." ibaresini taşıyan ürün, ekipman, tabela, reklam ve tanıtım vasıtalarına el konulmasına, el konulan ürünlerden masrafı davalıdan alınmak sureti ile "..." ibaresinin silinmesine, silinemedikleri takdirde imhasına, Mahkememizin 21/02/2020 tarihli ihtiyati tedbir kararının karar kesinleşinceye kadar devamına karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
DAVANIN KABULÜNE,
1-Davalının eyleminin, davacının marka hakkına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine, önlenmesine,
2-... ve ..." internet sitelerine erişimin engellenmesine, karar kesinleştiğinde Erişim Sağlayıcıları Birliğine müzekkere yazılmasına,
3-Davalıya ait "..." ibaresini taşıyan ürün, ekipman, tabela, reklam ve tanıtım vasıtalarına el konulmasına, el konulan ürünlerden masrafı davalıdan alınmak sureti ile "..." ibaresinin silinmesine, silinemedikleri takdirde imhasına,
4-Mahkememizin 21/02/2020 tarihli ihtiyati tedbir kararının, karar kesinleşinceye kadar devamına,
5-59,30 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile eksik 14,90 TL harcın davalıdan tahsiline,
6-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7-Davacı tarafın yaptığı 44,40 TL başvuru harcı, 44,40 peşin harç, 162 TL tebligat ve müzekkere masrafı, 3.000 TL bilirkişi ücreti, talimat dosyasında yapılan 314,00-TL keşif harcı, 1000,00-TL bilirkişi ücreti olmak genel toplam 4.564,80-TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Davacı tarafından fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 08/04/2021
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır